11001-03-24-000-2009-00475-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00475-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-12-16

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Grupo Cbc S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, no se contesta con el signo cuestionado, pues si bien es cierto que dicha marca sugiere una forma de cocción de los alimentos, también lo es que no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros, en tanto emplea la palabra “SUPER”, pero no señala a que otro adjetivo se refiere ese valor superlativo. Ello, por cuanto según la página de internet www.rae.es, “SUPER”, “[…] se usa con mucha frecuencia para añadir valor superlativo a los adjetivos o adverbios a los que se une […]”. Además, conforme se puso de presente anteriormente, los términos “SUPER” y “BRASA”, son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “SUPER BRASA” (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro. Dichos vocablos pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus servicios en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión. Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando un monopolio sobre dichas palabras, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado. La debilidad del signo “SUPER BRASA” puede ser constatada, teniendo en cuenta que el mismo resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que tal como está estructurado y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere indirectamente a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase. […] En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger. Además, no puede perderse de vista que la referida marca contiene una gráfica que refuerza el hecho de no ser exclusivamente descriptiva. Por lo tanto, el signo objeto de controversia, “SUPER BRASA”, si bien es una marca débil por estar conformada por partículas de uso común, lo cierto es que resulta registrable, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otros signos en el mercado, por lo que al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo mixto SUPER BRASA / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD – Concepto / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SUPER y BRASA en la clase 43 / MARCA DÉBIL – Lo es SUPER BRASA / SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / MARCAS EVOCATIVAS – Registrabilidad / MARCAS DESCRIPTIVAS - Características; objeto de la prohibición de irregistrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto SUPER BRASA en la clase 43 al poseer la suficiente distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, no se contesta con el signo cuestionado, pues si bien es cierto que dicha marca sugiere una forma de cocción de los alimentos, también lo es que no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros, en tanto emplea la palabra “SUPER”, pero no señala a que otro adjetivo se refiere ese valor superlativo.

Ello, por cuanto según la página de internet www.rae.es, “SUPER”, “[…] se usa con mucha frecuencia para añadir valor superlativo a los adjetivos o adverbios a los que se une […]”. Además, conforme se puso de presente anteriormente, los términos “SUPER” y “BRASA”, son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “SUPER BRASA” (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Dichos vocablos pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus servicios en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión. Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando un monopolio sobre dichas palabras, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado.

La debilidad del signo “SUPER BRASA” puede ser constatada, teniendo en cuenta que el mismo resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que tal como está estructurado y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere indirectamente a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase. […] En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, puede tenerse como suficientemente distintiva.

Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger. Además, no puede perderse de vista que la referida marca contiene una gráfica que refuerza el hecho de no ser exclusivamente descriptiva.

Por lo tanto, el signo objeto de controversia, “SUPER BRASA”, si bien es una marca débil por estar conformada por partículas de uso común, lo cierto es que resulta registrable, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otros signos en el mercado, por lo que al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00475-00 Actor: GRUPO CBC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “SUPER BRASA”, SÍ PUEDE SER REGISTRABLE, PUES TIENE SUFICIENTE FUERZA DISTINTIVA Y SE TRATA DE UN CONJUNTO EVOCATIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad GRUPO CBC S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 50092 de 28 de noviembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 02400 de 27 de enero de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[2]; y 13833 de 27 de marzo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 1o de marzo de 2007, el señor JOSÉ GONZALO FORERO TORRES presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SUPER BRASA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43[3] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.[4] 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que el signo era eminentemente descriptivo respecto de los servicios que pretendía identificar. 3°: Manifestó que mediante Resolución núm. 50092 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “SUPER BRASA”, en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor JOSÉ GONZALO FORERO TORRES. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 02400 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo, mediante Resolución núm. 13833 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que el signo mixto “SUPER BRASA”, está compuesto por dos términos descriptivos; y que la expresión conformada por ellos es informativa, razón por la que carece de distintividad.

Indicó que conceder el registro de la marca mixta “SUPER BRASA”, en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, le generaría un derecho exclusivo a una persona para utilizar una expresión descriptiva, afectando con ello a empresarios del sector alimenticio para indicar la forma de preparar sus alimentos a la brasa, por cuanto los términos que hacen parte de dicha expresión tienen directa relación con los servicios que se pretende amparar.

Sostuvo que no comparte el argumento planteado por la SIC en los actos administrativos acusados, según el cual “[…] el signo solicitado en registro como marca mixta SUPER BRASA + gráfica, no es exclusivamente un signo descriptivo ni genérico de los servicios que busca distinguir, aun cuando esté compuesto por diversos elementos que de forma individual sean genéricos o descriptivos, su distintividad está dada por la combinación particular y disposición de tales elementos, resultantes en un signo que en su conjunto, esto es considerado en forma integral todos sus elementos gráficos y denominativos constitutivos, es apto para identificar en el mercado los servicios a los que se pretende aplicar […]”, toda vez que iría en contravía de la jurisprudencia marcaria establecida por el Consejo de Estado.

Para apoyar dicha afirmación, trajo a colación la sentencia de 8 de octubre de 2004[5], proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual se consideró que no era registrable la marca “TACOS Y BAR BQ” para distinguir establecimientos de comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas y bebidas que pertenecen a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la palabra “TACOS” designa o señala una especie de comida típica mexicana y porque la expresión “BAR BQ” es conocida en el medio como una forma de preparación de comida.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al conceder el registro del signo mixto “SUPER BRASA” al señor JOSÉ GONZALO FORERO TORRES, se le otorgó un monopolio sobre un término que requieren los empresarios del sector alimenticio para distinguir sus productos o servicios.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, para lo cual señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que del simple análisis de la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, es posible determinar que se trata de una expresión evocativa en relación con los servicios de restauración en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue en el mercado, sin que pueda definirse que se trate de un signo descriptivo y/o genérico de las características de tales servicios.

Adujo que el signo solicitado se encuentra conformado por la expresión “SUPER BRASA” en un estilo especial de letras, la cual se encuentra acompañada al extremo izquierdo por dos circunferencias que contienen en su interior la figura de una gallina. Agregó que no desconoce que el signo está compuesto en su aspecto nominativo por términos descriptivos o de uso común de los servicios, tales como “SUPER” y “BRASA”; sin embargo, debe tenerse en cuenta que nada obsta para que expresiones de esa índole puedan ser combinados de manera que resulte una marca que considerada en su conjunto, sea distintiva y registrable, pues la exclusividad recae únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada, como lo insinúa la actora.

Que, por lo anterior, el signo mixto cuestionado, “SUPER BRASA”, no es exclusivamente descriptivo ni genérico de los servicios que distingue, aún cuando esté compuesto por elementos que aisladamente en efecto lo sean, pues su distintividad está dada por la combinación y disposición original de tales elementos en su conjunto, esto es, considerando de forma integral todos sus componentes gráficos y denominativos constitutivos.

II.2.- El señor CARLOS AUGUSTO HURTADO MOLINA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el signo cuestionado, “SUPER BRASA” (mixto), fue concedido en debida forma y de acuerdo con la normativa legal aplicable. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora, insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que el signo cuestionado es descriptivo respecto de los servicios que distingue en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que el público consumidor al observar el término “SUPER BRASA”, en relación con los servicios de restaurantes, se forma claramente una idea en su mente de que los alimentos se elaboran a la brasa con un proceso superior a los demás que también siguen este procedimiento.

IV.2- En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[6]: “[…] 1.

Signos conformados por denominaciones descriptivas. 1.1.Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que el signo SUPER BRASA (mixto), es presuntamente descriptivo respecto de los servicios contenidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 1.2.

Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o servicios que buscan identificar. 1.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 1.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no pueden impedir la utilización del elemento descriptivo, y por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 1.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendrá un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 1.6 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 50092 de 28 de noviembre de 2008 concedió el registro de la marca “SUPER BRASA” (mixta), al titular JOSÉ GONZALO FORERO TORRES, para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios de restauración (alimentación)[…]”.

Al respecto, la demandante alegó que dicha expresión es meramente descriptiva y carece del requisitito de distintividad para que proceda su registro. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literal e), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no se llevará a cabo la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca. […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”.

En atención a lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta la marca mixta en conflicto, así: [pic] (MARCA MIXTA CUESTIONADA)[7] Ahora, el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

La Sala observa que en la marca mixta registrada, el elemento predominante es el nominativo, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “SUPER”, de la siguiente manera[8]: “[…]1. elem. compos.

Significa 'encima de'. Superestructura. 2. elem. compos. Significa 'preeminencia' o 'excelencia'. Superintendente, superhombre. 3. elem. compos. Significa 'en grado sumo'. Superfino. 4. elem. compos. Significa 'exceso'. Superproducción. […]”. Por su parte, la palabra “BRASA”, significa[9]: “[…] 1. f. Leña o carbón encendidos, rojos, por total incandescencia. […]”.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, es descriptiva respecto de los servicios que identifica o si, por el contrario, resulta evocativa, de conformidad con lo alegado por la parte demandada. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 2008[11], en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200).

Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala).

Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva. Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara.

Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad. Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione.

Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto. De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable. […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” Posteriormente, en sentencia de 22 de julio de 2010[12], esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico[13], entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva[14], entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

También resulta pertinente traer a colación la sentencia de 14 de mayo de 2020[15], en la que con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, se hizo énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.

Al efecto, la Sala expresó: “[…] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva [ ]” (Destacado fuera de texto).

Por ello, para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

En virtud de lo anterior, a la Sala le corresponde analizar si la expresión controvertida es descriptiva de los servicios que ampara, sin hacerse algún fraccionamiento de la misma, para lo cual se debe tener en cuenta que el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, no se contesta con el signo cuestionado, pues si bien es cierto que dicha marca sugiere una forma de cocción de los alimentos[16], también lo es que no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros, en tanto emplea la palabra “SUPER”, pero no señala a que otro adjetivo se refiere ese valor superlativo.

Ello, por cuanto según la página de internet www.rae.es[17], “SUPER”, “[…] se usa con mucha frecuencia para añadir valor superlativo a los adjetivos o adverbios a los que se une […]”. Además, conforme se puso de presente anteriormente, los términos “SUPER” y “BRASA”, son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “SUPER BRASA” (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

Dichos vocablos pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus servicios en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión. Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando un monopolio sobre dichas palabras, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado.

La debilidad del signo “SUPER BRASA” puede ser constatada, teniendo en cuenta que el mismo resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que tal como está estructurado y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere indirectamente a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase.

Sobre el particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 8 de marzo de 2018[18], en la que la Sala, en un escenario similar en el que se analizó la registrabilidad de la marca mixta “BRASSA VIVA”, que ahora se prohíja, concluyó que el mismo en su conjunto y sin fraccionarlo, correspondía a un signo evocativo. Al efecto, sostuvo: “[…] II.3.7.- En el presente caso, la marca solicitada, de acuerdo con la imagen que reposa en las bases de datos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, es la siguiente: [pic] II.3.8.- Para Sala, un detenido análisis del signo permite evidenciar que el elemento denominativo es el preponderante, pues es el que causa mayor impacto en la mente del consumidor.

Ahora bien, para precisar si el signo «BRASSA VIVA» (Mixta), carece de distintividad por ser descriptivo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición, es menester referirnos a la interpretación prejudicial rendida en este proceso, que en relación con los signos descriptivos, explicó: «[…] C. SIGNOS DESCRIPTIVOS.

LAS PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE LOS SIGNOS MARCARIOS. La demandante manifestó que la totalidad del término BRASSA VIVA describe una forma de preparación de los alimentos mediante fuego. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumentó que la palabra BRASSA no es descriptiva de los servicios que pretende amparar el signo solicitado para registro.

En este marco, es apropiado referirse a los signos descriptivos y a las palabras descriptivas y de uso común en la conformación de los signos marcarios. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Por otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que tanto los signos de uso común como los descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o descriptivas, las palabras o partículas de uso común o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto BRASSA VIVA es descriptivo para los servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. También deberá determinar si las palabras BRASSA y VIVA son de uso común y/o descriptivas para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene […]».

II.3.9.- En el presente asunto deberá formularse la pregunta ¿Cómo es? el servicio de restauración (alimentación) y hospedaje temporal que se pretende identificar con la marca «BRASSA VIVA» (Mixta). Contrario a lo expuesto por el demandante, si bien el signo distintivo sugiere una forma de cocción de algunos alimentos, no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc., esto es, a la pregunta formulada no se contesta con el signo cuya solicitud se registra.

II.3.10.- Debe mencionarse que el signo distintivo «BRASSA VIVA» (Mixta), se compone de 2 palabras: «BRASSA» y «VIVA». La palabra «BRASA» (la adición de una letra en nada cambia la palabra) significa, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, «[…] 1.f. Leña o carbón encendidos, rojos, por total incandescencia […]» y la palabra «VIVA», significa, de acuerdo con dicho diccionario y en el contexto en que está empleado, «[…] 2. adj.

Dicho del fuego, de la llama, etc.: Avivado o ardiente. La brasa viva […]». Cabe mencionar que la palabra «VIVA», tiene los siguientes significados: «[…] 1. adj. Que tiene vida. Apl. a pers., u. t. c. s. Los vivos y los muertos. 2. adj. Dicho del fuego, de la llama, etc.: Avivado o ardiente. La brasa viva. 3. adj. Intenso, fuerte. 4. adj.

Que está en actual ejercicio de un empleo. U. m. en la milicia. 5. adj. Sutil, ingenioso. 6. adj. Listo, que aprovecha las circunstancias y sabe actuar en beneficio propio. 7. adj. Demasiado audaz, o poco considerado, en las expresiones o acciones. 8. adj. Que dura y subsiste en toda su fuerza y vigor. La escritura, la ley está viva. 9. adj.

Perseverante, durable en la memoria. 10. adj. Diligente, pronto y ágil. 11. adj. Muy expresivo o persuasivo. 12. adj. Arq. Dicho de una arista o de un ángulo: Agudo y bien determinado. 13. m. Borde, canto u orilla de alguna cosa. 14. m. Filete, cordoncillo o trencilla que se pone por adorno en los bordes o en las costuras de las prendas de vestir. 15. m. Lo más sensible y doloroso de un afecto o asunto.

Dar, llegar, herir, tocaren LO vivo o a LO vivo. 16. m. Veter. Enfermedad, especie de usagre, que padecen algunos animales, particularmente los perros. 17. m. Veter. ardínculo. […]». II.3.11.- La palabra «BRASA» resulta ser un término de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza puesto existen las siguientes marcas registradas en dicha clase, que contienen dicha palabra, así: (1).- Marca «BRASSA MARIO», Certificado de Registro 384.430;

(2).- Marca «LA BRASA ROJA», Certificado de Registro 390.105; (3).- Marca «SUPER BRASA», Certificado de Registro 390.105; (4).- Marca «PARRILLISIMO BRASA», Certificado de Registro 410.852; (5).- Marca «BRASA BRASIL», Certificado de Registro 428.699 y (6).- Marca «BRASA & BARRIL», Certificado de Registro 428.699. II.3.12.- Lo mismo ocurre con la palabra «VIVA», esto es, es un término de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza puesto existen las siguientes marcas registradas en dicha clase, que contienen dicha palabra, así: (1).- Marca «VIVA BRAZIL RODIZIO», Certificado de Registro 349.032;

(2).- Marca «VIVA HOTELES», Certificado de Registro 303.083; (3).- Marca «COMFAMA GENTE VIVA», Certificado de Registro 382.268; (4).- Marca «VIVA LA PIZZA», Certificado de Registro 446.530; (4).- Marca «¡Q'VIVA!», Certificado de Registro 452.063; (5).- Marca «TIERRA VIVA HOTELES», Certificado de Registro 382.268. No obstante, cabe mencionar que ninguna de las marcas anteriormente mencionadas, emplea la palabra «VIVA», en su acepción de «[…] 2. adj.

Dicho del fuego, de la llama, etc.: Avivado o ardiente. La brasa viva […]». II.3.13.- Es así como las palabras «BRASSA» y «VIVA», son palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca «BRASSA VIVA» (Mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro.

II.3.14.- La debilidad del signo «BRASSA VIVA» (Mixta) puede ser constatada en tanto que resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación con las marcas evocativas, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló: «[…] Como quiera que el signo solicitado para registro pudiera ser evocativo en relación con los servicios que ampara, el Tribunal considera pertinente referirse a los signos evocativos, teniendo en cuenta el papel que juegan en dichos signos su carácter de fantasía. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.

Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema. A continuación se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

(…) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )" […]». II.3.15.- el signo «BRASSA VIVA» (Mixta) resulta ser decididamente evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que da la idea en el consumidor sobre la forma en que son preparados los alimentos que harán parte de los servicios de alimentación que se prestarán al amparo del signo distintivo, esto es, bajo la técnica de la brasa ardiente (viva) consistente en: «[…] Es un método o técnica de cocción que consiste en asar sobre una rejilla metálica puesta sobre carbón caliente […] Al asar los alimentos a la brasa, gracias al humo, éstos adquieren un peculiar y delicioso aroma […] Esta técnica se utiliza para preparar diferentes tipos de comida.

Puede tratarse de carne de res o de cerdo, embutidos, aves, hortalizas, entre otros […]» II.3.16.- Lo anteriormente expuesto evidencia que el signo «BRASSA VIVA» (Mixta), no es una marca descriptiva de los productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual los argumentos del actor no tienen vocación de prosperidad, por lo que los actos administrativos demandados no violaron los literales a), b) y g) del artículo 134; ni el literal a) de la Decisión 486 de 2000; ni mucho menos se trasgredió el artículo 61 de la Constitución Política. […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger. Además, no puede perderse de vista que la referida marca contiene una gráfica que refuerza el hecho de no ser exclusivamente descriptiva.

Por lo tanto, el signo objeto de controversia, “SUPER BRASA”, si bien es una marca débil por estar conformada por partículas de uso común, lo cierto es que resulta registrable, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otros signos en el mercado, por lo que al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Finalmente, la Sala estima, en lo atinente al argumento de que se deben tener como elemento de juicio el pronunciamiento del Consejo de Estado, traído a colación por la actora, que no se puede aplicar el criterio utilizado en el citado caso porque esta Corporación debe estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, respecto a los productos o servicios para los cuales requiere su protección, además de que los supuestos fácticos y jurídicos son diferentes a los planteados en este proceso.

Y en lo tocante al argumento de la demandante, concerniente a que se violó el artículos 61 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la Superintendencia demandada concedió el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. En virtud de lo anterior, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al tratarse de un conjunto evocativo, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro como marca del signo mixto “SUPER BRASA” para amparar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de diciembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante SIC. [3] La marca fue solicitada para distinguir: “[…] Servicios de restauración (alimentación) […]”. [4] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [5] No identificó el número del expediente. [6] Proceso 286-IP-2019. [7] Folio 36 del cuaderno principal. [8] https://dle.rae.es/super-?m=form Consultado el 9 de diciembre de 2020. [9] https://dle.rae.es/brasa?m=form Consultado el 9 de diciembre de 2020. [10] https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 9 de diciembre de 2020 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2002- 00279-01. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005- 00378-00. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de mayo de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00012-00.

C.P Nubia Margoth Peña Garzón. [16] “[…] Es un método o técnica de cocción que consiste en asar sobre una rejilla metálica puesta sobre carbón caliente […] Al asar los alimentos a la brasa, gracias al humo, éstos adquieren un peculiar y delicioso aroma […] Esta técnica se utiliza para preparar diferentes tipos de comida. Puede tratarse de carne de res o de cerdo, embutidos, aves, hortalizas, entre otros […]” (https://www.guiadelacocina.com/tecnicas/a/a-la-brasa.html.

Consultado el día 9 de diciembre de 2020). [17] Consultada el 9 de diciembre de 2020. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00410-00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.