11001-03-24-000-2011-00090-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2011-00090-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-12-16

Ponente: Oswaldo Giraldo López

Actor: Colombina S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: La Sala debe determinar si es nula la resolución que concedió el registro de la marca mixta SPLENDA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser confundible con las marcas nominativas y mixtas SPLENDID, registradas en favor de la parte actora, para identificar productos de la misma clasificación. [...] Al respecto y para resolver, la Sala estima procedente prohijar las consideraciones expuestas en la sentencia de 1º de junio de 2020, en la cual se analizó la nulidad de la Resolución número 26987 de 29 de mayo de 2009, que concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta), a la sociedad McNeil PPC INC. para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […]”, no sin antes precisar que en el presente caso se están enfrentando productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Si bien en la sentencia de 1º de junio de 2020 la marca cuestionada amparó los mismos endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar, lo cierto es que en ese caso eran productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación. [...] En este sentido, la Sala reitera que la marca solicitada, SPLENDA, posee la condición de “distintividad” necesaria y no ofrece al consumidor posibilidad alguna de confusión o error de signos, razón suficiente para: i) afirmar que no se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, ni se desconoció derecho alguno de la actora, como titular de la marcas previamente registradas, SPLENDID; y ii) mantener incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa[C]onsiderando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta SPLENDA; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca SPLENDID, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Formulada con sustento en que la corporación no es competente para declarar fundada o infundada la oposición presentada ante la autoridad en sede administrativa / COMPETENCIA DE CONSEJO DE ESTADO - Para emitir pronunciamiento o consideración en relación con las oposiciones cuando sean objeto de litigio / EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - No probadaEl tercero interesado en el resultado del proceso propuso la excepción de falta de competencia, al considerar que el Consejo de Estado no es competente para conocer de las pretensiones solicitadas por la parte demandante a título de restablecimiento. Explicó que el Consejo de Estado no tiene competencia para conocer la pretensión consistente en declarar fundada o infundada la oposición presentada, teniendo en cuenta que ninguno de los artículos de la Decisión 486 hace una remisión al Consejo de Estado, como autoridad competente para pronunciarse sobre el tema. [...] Al respecto, la Sala considera que, en virtud del artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, es competente para conocer del presente asunto. El hecho de que la parte demandante pretenda que se declare fundada la oposición presentada al interior del procedimiento adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para lograr la negativa del registro de la marca SPLENDA, no le resta competencia a la Sala para decidir la demanda de la referencia, comoquiera que se encuentra dada por las disposiciones referidas que, de ninguna manera riñen con la Decisión 486, la cual, si bien contempla que la “oficina nacional competente” adelanta el trámite y define las oposiciones, lo cierto es que no impide que la Sección Primera del Consejo de Estado emita pronunciamiento o consideración alguna en relación con las mismas cuando sean objeto de litigio. Lo anterior basta para descartar la configuración de la excepción de falta de competencia propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso.EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES - No probada porque los hechos expuestos resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados[C]on respecto a la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC. [...] [E]s menester precisar que el artículo 137 del CCA, [...] señala que los hechos de la demanda deberán ser enunciados de determinada manera, conforme lo alegó el tercero interesado en las resultas del proceso. [...] [L]a Sala estima que, si bien la citada norma no exige una forma para enunciar los hechos, lo cierto es que los hechos expuestos en la demanda resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados, como se observa en el acápite “III. Hechos” de la demanda, en el cual se determinaron, clasificaron y numeraron los mismos del 1 al 9. Por consiguiente, se declarará no probada dicha excepción.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de junio de 2020, Radicación 11001 - 03-24-000-2011-00088-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre la marca mixta SPLENDA y las marcas nominativa y mixta SPLENDID previamente registradas en la clase 30 / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto SPLENDA para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza por poseer la condición de distintividad necesaria y no ofrecer al consumidor posibilidad alguna de confusión o error con las marcas SPLENDID / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala debe determinar si es nula la resolución que concedió el registro de la marca mixta SPLENDA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser confundible con las marcas nominativas y mixtas SPLENDID, registradas en favor de la parte actora, para identificar productos de la misma clasificación. [ ] Al respecto y para resolver, la Sala estima procedente prohijar las consideraciones expuestas en la sentencia de 1º de junio de 2020, en la cual se analizó la nulidad de la Resolución número 26987 de 29 de mayo de 2009, que concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta), a la sociedad McNeil PPC INC. para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […]”, no sin antes precisar que en el presente caso se están enfrentando productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si bien en la sentencia de 1º de junio de 2020 la marca cuestionada amparó los mismos endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar, lo cierto es que en ese caso eran productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación. [ ] En este sentido, la Sala reitera que la marca solicitada, SPLENDA, posee la condición de “distintividad” necesaria y no ofrece al consumidor posibilidad alguna de confusión o error de signos, razón suficiente para: i) afirmar que no se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, ni se desconoció derecho alguno de la actora, como titular de la marcas previamente registradas, SPLENDID; y ii) mantener incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa [C]onsiderando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta SPLENDA; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca SPLENDID, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO – Formulada con sustento en que la corporación no es competente para declarar fundada o infundada la oposición presentada ante la autoridad en sede administrativa / COMPETENCIA DE CONSEJO DE ESTADO – Para emitir pronunciamiento o consideración en relación con las oposiciones cuando sean objeto de litigio / EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - No probada El tercero interesado en el resultado del proceso propuso la excepción de falta de competencia, al considerar que el Consejo de Estado no es competente para conocer de las pretensiones solicitadas por la parte demandante a título de restablecimiento.

Explicó que el Consejo de Estado no tiene competencia para conocer la pretensión consistente en declarar fundada o infundada la oposición presentada, teniendo en cuenta que ninguno de los artículos de la Decisión 486 hace una remisión al Consejo de Estado, como autoridad competente para pronunciarse sobre el tema. [ ] Al respecto, la Sala considera que, en virtud del artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, es competente para conocer del presente asunto.

El hecho de que la parte demandante pretenda que se declare fundada la oposición presentada al interior del procedimiento adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para lograr la negativa del registro de la marca SPLENDA, no le resta competencia a la Sala para decidir la demanda de la referencia, comoquiera que se encuentra dada por las disposiciones referidas que, de ninguna manera riñen con la Decisión 486, la cual, si bien contempla que la “oficina nacional competente” adelanta el trámite y define las oposiciones, lo cierto es que no impide que la Sección Primera del Consejo de Estado emita pronunciamiento o consideración alguna en relación con las mismas cuando sean objeto de litigio.

Lo anterior basta para descartar la configuración de la excepción de falta de competencia propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso. EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES – No probada porque los hechos expuestos resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados [C]on respecto a la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC. [ ] [E]s menester precisar que el artículo 137 del CCA, [ ] señala que los hechos de la demanda deberán ser enunciados de determinada manera, conforme lo alegó el tercero interesado en las resultas del proceso. [ ] [L]a Sala estima que, si bien la citada norma no exige una forma para enunciar los hechos, lo cierto es que los hechos expuestos en la demanda resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados, como se observa en el acápite “III.

Hechos” de la demanda, en el cual se determinaron, clasificaron y numeraron los mismos del 1 al 9. Por consiguiente, se declarará no probada dicha excepción. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 1 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00088-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 97 NUMERAL 7 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 128 NUMERAL 7 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 137 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00090-00 Actor: COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Marcas Registradas: SPLENDID (nominativas y mixtas) Solicitada: SPLENDA (mixta) Entre la marca solicitada y las marcas registradas existen semejanzas significativas pero no relación o conexidad entre los productos que distinguen.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso COLOMBINA S.A. (en adelante la parte demandante) en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones núms. 27105 de 29 de mayo de 2009, 09395 de 19 de febrero de 2010 y 50652 de 24 de septiembre de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), mediante las cuales, respectivamente, i) se declaró fundada la oposición presentada por la parte demandante y se negó el registro de la marca SPLENDA (mixta) solicitada por McNeil – PPC Inc.; ii) se revocó la anterior decisión, se negó la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro de la marca referida; y, iii) se resolvió un recurso de apelación contra la última decisión, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La parte demandante, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 27105 de 29 de mayo de 2009 y notificada el 24 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 08-118.658, mediante la cual se rechazó el registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 30 internacional a favor de McNeil PPC Inc. y se declaró fundada la oposición presentada por Colombina S.A. […] 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 09395 de 19 de febrero de 2010 y notificada el 15 de marzo de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 08-118.658 […] que concedio el registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 30 internacional a favor de McNeil PPC Inc. y se declaró infundada la oposición presentada por Colombina S.A. 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 50652 de 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio […] confirmando la concesión […] 4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: 4.1 Se declare fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. […] 4.2 Se niegue el registro de la marca SPLENDA (mixta) […] 4.3 Se cancele la inscripción del registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 30 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. en la base de datos de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 5.

Que se ordene […] publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial.[…]”[1]. 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se aducen los siguientes: El 6 de noviembre de 2008 la sociedad McNeil PPC Inc. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca mixta SPLENDA para distinguir “[…] azúcar, endulzadores de azúcar baja en calorías o substitutos del azúcar, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, hielo, miel, melado, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) y especias […]”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro del término legal, la parte demandante presentó oposición alegando que la marca solicitada reprodujo seis de las letras que conforman su marca, SPLENDID, lo cual, desde los aspectos ortográfico, conceptual y fonético, generaba, a su juicio, confundibilidad. Por medio de la Resolución número 27105 de 29 de mayo de 2009 la SIC declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca SPLENDA argumentando que: i) el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto la concesión podría generar riesgo de asociación o confusión con la marca opositora; ii) existía conexión competitiva entre los productos ofrecidos por las marcas; y, iii) no resultaba procedente reconocer notoriedad a la marca SPLENDID, teniendo en cuenta que las pruebas aportadas no acreditaban el cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para darle el status de marca notoria.

La solicitante interpuso los recursos de legales procedentes en contra del anterior acto, al tiempo que presentó modificación a la solicitud en trámite, limitando la cobertura de la marca a “[…] azúcar, endulzadores de azúcar baja en calorías o substitutos del azúcar […]”. La parte demandante ejerció el recurso de reposición y de forma subsidiaria el de apelación. Mediante Resolución núm. 09395 de 19 de febrero de 2010 la SIC revocó la decisión recurrida, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para ello señaló: “[…] Observados los signos en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, esta Dirección considera que entre ellos se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que la marca solicitada reproduce la mayoría de composición ortográfica de las marcas registradas, modificando únicamente la ID por A, lo cual no es suficiente para superar la similitud entre los signos. Ahora bien, es importante advertir que la conclusión del párrafo precedente no es presupuesto suficiente para establecer la confundibilidad de las marcas en el mercado, pues tal como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite”.

Así pues, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. En este sentido, los signos en conflicto identifican: | |Marca |Clase |Productos | |Marca |SPLENDA |30 |AZÚCAR, ENDULZANTES | |solicitada| | |BAJOS EN CALORÍAS O | | | | |SUBSTITUTOS DEL | | | | |AZÚCAR. | |Marca |SPLENDID |30 |Luego de resueltas | |registrada| | |las acciones de | | | | |cancelación | | | | |interpuestas por la | | | | |sociedad McNeil PPC | | | | |Inc. | | | | | | | | | |PREPARADOS CON | | | | |HARINAS Y CEREALES | | | | |COMO PAN, BIZCOCHOS, | | | | |TORTAS, PASTELERÍA, | | | | |CONFITERÍA Y | | | | |GALLETERÍA. | De lo anterior se colige que entre los productos identificados con las marcas confrontadas no existe relación ni conexión competitiva, en efecto se trata de productos de naturaleza y finalidad diferente, mientras la marca solicitada pretende identificar azúcares y sustitutos de ésta así como endulzantes bajos en calorías, que está dirigido a satisfacer una necesidad específica esto es a endulzar diversos productos alimenticios y a sustituir el azúcar de manera que se pueda endulzar con bajo contenido calórico, las marcas registradas identifican productos de alto contenido calórico y divergentes de los productos a identificar con el signo que se pretende registrar, pues se trata de productos listos para el consumo como tortas, panes, bizcochos, que son perfectamente diferenciables y que tienen canales de comercialización específicos y se encuentran en lugares concretos en las tiendas por departamentos diferentes de aquellos en los que se encuentran los productos a distinguir con la marca que se pretende registrar.

En el caso de las harinas, éstas son productos dirigidos a la preparación de alimentos, como ingrediente […]”. A través de la Resolución número 50652 de 24 de septiembre de 2010 la SIC confirmó la Resolución núm. 09395 de 19 de febrero de 2010. En síntesis, estimó que: i) el signo solicitado se presentó como una palabra de fantasía sin significado aparente, mientras que la denominación de los signos opositores se presentó como una palabra sajona de contenido laudatorio, que en castellano significaba espléndido; ii) la estructura gráfica del signo solicitado se caracterizaba por un diseño especial de letra donde resaltaba la caligrafía y tamaño de su inicial S, así como la presencia de una línea curva subrayando el elemento nominativo del signo; y iii) pese a que los dos signos se encontraban en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, no existían factores de conexión competitiva o relaciones de intercambialidad, comoquiera que la presentación de los productos identificados por los signos opositores determinan que el consumidor los aprecie como artículos finales, elaborados para consumo directo, en tanto que un endulzante, como el del signo solicitado, es apreciado por el consumidor como un producto destinado para complementar o adicionar otro producto, por ejemplo, una bebida. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos demandados eran violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 136 (literal a), 154 y 155 (literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Explicó que la marca SPLENDA (mixta) no era registrable en la Clase 30 de la Clasificación Internacional en razón a que: i) presentaba conexidad competitiva con la marca SPLENDID; ii) la marca SPLENDID gozaba de “[…] larga trayectoria y presencia en el mercado Colombiano con suficiente reconocimiento y distintividad […]”; y iii) constituía un obstáculo al derecho de COLOMBINA S.A. como empresa de ampliar el marco de sus negocios, toda vez que no le permitía usar la marca SPLENDID para explotar su objeto social.

En primer lugar, precisó que “[…] la marca SPLENDID se encuentra registrada en Colombia desde el año de 1993, por lo cual es evidente que frente a la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) goza de un mejor derecho y prioridad de protección del registro marcario y los derechos que derivan del mismo […]”. En segundo lugar, indicó que “[…] en razón a la complementariedad, misma finalidad y mismos canales de comercialización que presentan los productos “azúcar, endulzantes bajos en calorías o sustitutos del azúcar” y “galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería, confitería, bizcochos entre otros”, es que se puede predicar la conexidad competitiva entre los mismos […]”.

En tercer lugar y último lugar, subrayó que, “[…] en consideración a que la marca SPLENDID fue cancelada parcialmente excluyendo principalmente de su cobertura al “azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar”, la marca SPLENDA ha sido concedida […] lo cual representa ahora un obstáculo para el registro de SPLENDID para productos conexos […]”.

De forma paralela, la parte demandante solicitó que se valorara: i) un estudio de mercado que en el mes de julio de 2009 adelantó la empresa YANHAAS con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas SPLENDA y SPLENDID, según el cual “[…] el 81.0% de los encuestados respondieron afirmativamente […]” entre otras, a la pregunta: “[…] ¿Creería usted que bajo la marca SPLENDID se podría vender endulzantes / azúcares dietéticos o bajos en calorías? […]”; y ii) la publicidad tomada de la página web www.splendaenespañol.com, en la que se muestra como se pueden preparar recetas de “[…] ponqués, panes y galletas […]” con productos endulzantes bajos en calorías, como es el caso de SPLENDA, información se complementa con los comerciales televisivos de SPLENDA, en los cuales se hace clara referencia a su uso para la preparación, finalización y complementariedad de productos de confitería, pastelería y galletería. Finalmente, trajo a colación el antecedente peruano, caso núm. 320655-2007, mediante el cual McNeil PPC INC. Solicitó el registro de la marca SPLENDA (mixta), en la Clase 30 Internacional en Perú, la cual fue negada por el Tribunal de dicho Estado, por los aspectos fonéticos y a causa de la conexidad competitiva.

Asimismo, trajo a colación las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010 (Expediente núm. 09-06.2319), 16624 de 31 de marzo de 2009 (Expediente núm. 08-081.931), 26987 de 29 mayo de 2009 (Expediente núm. 04-042.274), 28583 de 30 de diciembre de 1996 (Expediente núm. 92-239185), expedidas por la SIC, mediante las cuales la mencionada entidad declaró la confundibilidad entre las citadas marcas cotejadas. 2.

Contestación de la demanda e intervención de tercero con interés directo en el resultado del proceso 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que, a pesar de que las marcas cotejadas tienen similitud fonética, no son similarmente confundibles, porque la marca cuestionada SPLENDA (mixta) cuenta con una especial disposición (sic) gráfica nominativa que la hace diferente y diferenciable frente a las marcas SPLENDID de la sociedad actora. Indicó que las marcas cotejadas amparan productos que no guardan conexidad suficiente.

Afirmó que el consumidor, al encontrar en el mercado las marcas en disputa, tendrá a su disposición los elementos básicos y necesarios para distinguirlas y diferenciarlas y, en ese sentido, decidir cuál de las dos desea adquirir y cuál de las dos pertenece a una u otra empresa. Sostuvo que la marca SPLENDA tiene un tipo de grafía especial, de donde sobresale su letra “S” inicial y una cola al final de la expresión, que asemeja a un pedazo de ovalo horizontal.

Adujo que dicha marca cuestionada no tiene un significado conceptual definido, por lo cual se trata de una marca de fantasía, que implica en el consumidor un ejercicio adicional para la recordación, que propende por su distintividad. Manifestó que la marca SPLENDID de la sociedad actora alude al concepto de “esplendido”, emplea un tipo de letra especial y diferente al utilizado en la marca cuestionada, además que cuenta con elementos propios gráficos también diferenciables.

Alegó que los productos que identifica la marca SPLENDID son “[…] ya preparados y listos para el consumo […]” y están dirigidos a todo tipo de consumidores y, por lo general, se ubican en lugares diferentes de donde se ubican los productos dietéticos que ampara la marca SPLENDA en los establecimientos. Mencionó que el hecho de que, en efecto, los productos SPLENDID puedan llegar a tener un contenido dietético, no incide de forma directa en la confundibilidad entre una y otra marca.

Anotó que las decisiones citadas por la actora no vienen al caso, en la medida en que las mismas obedecen a circunstancias particulares y concretas que se ventilaron en cada una de las actuaciones administrativas. Circunstancias que obedecen a las partes y a las pruebas obrantes en cada proceso. 2.2. La sociedad McNeil PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.

Propuso la excepción de falta de competencia, al considerar que el Consejo de Estado no es competente para conocer de todas las pretensiones solicitadas por la actora, a título de restablecimiento. Explicó que el Consejo de Estado no tiene competencia para conocer la pretensión consistente en declarar fundada o infundada la oposición presentada por la actora, teniendo en cuenta que ninguno de los artículos de la Decisión 486 hace una remisión al Consejo de Estado, como autoridad competente para pronunciarse sobre el tema.

Señaló que esta Corporación tampoco es competente para conocer las pretensiones de decidir sobre la cancelación del registro de una marca, ni acerca de la conexidad de los productos, en tanto que los actos acusados no contienen en su parte resolutiva la declaración de conexidad entre los productos identificados por las marcas cotejadas. Afirmó que el Consejo de Estado, al dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda del presente proceso, se debe pronunciar sobre la legalidad de los actos administrativos acusados y, por lo tanto, debe ceñirse al contenido de los mismos.

Indicó que, como los actos acusados no contienen en su parte resolutiva la declaración de conexidad entre los productos señalados, no es viable que determine acerca de ello. También propuso la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de hechos, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda; no los presentó como lo exige la ley, esto es, debidamente determinados, clasificados y numerados; y los confundió con los fundamentos de derecho e hizo una mezcla de éstos con consideraciones de derecho, que formuló de manera general y abstracta.

Respecto del fondo señaló que, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486, se cancelaron parcialmente los certificados de registro núms. 128090 y 192280, de la marca SPLENDID, de los cuales se excluyó el azúcar; y que, posteriormente, la sociedad McNeil PPC INC solicitó el registro como marca del signo SPLENDA (mixta), para distinguir “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o sustitutos de azúcar […]”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expresó que el caso de la marca SPLENDA, decidido en Perú, no es relevante para el caso colombiano, debido a que la SIC parte de un estudio individual, conforme al principio de autonomía e independencia de las oficinas de registro marcario. Explicó que, dentro de las atribuciones que se le delegaron a la Comunidad Andina, no se delegó la posibilidad para que las decisiones emitidas por la oficina competente de un Estado miembro tuvieran injerencia en la toma de decisiones en la oficina de otro Estado miembro.

Alegó que el registro de la marca SPLENDA no constituye “[…] un ilegítimo obstáculo al derecho que tiene COLOMBINA S.A. […]”, porque dicha marca fue concedida por medio de resoluciones que gozan de presunción de legalidad y fueron expedidas de acuerdo con la ley. Adujo que COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre azúcar, productos para endulzar y similares, en cuanto esos productos no se encuentran dentro de los que fueron registrados o porque fueron excluidos del respectivo registro marcario por falta de uso, en providencias expedidas por la SIC, como Oficina Nacional Competente.

Anotó que la marca SPLENDID distingue una gama especial de productos que no se aproximan ni tan siquiera a los productos que puedan ser considerados como endulzadores bajos en calorías y sustitutos del azúcar. Sostuvo que la marca cuestionada es procedente y perfectamente viable, en tanto que la presencia en el mercado de productos, como por ejemplo, galletas, tortas, confites, preparaciones hechas de cereales y endulzadores de azúcar baja en calorías, sustitutos del azúcar, no afecta los derechos de la actora, así como los derechos de los consumidores.

Indicó que los productos identificados con las marcas cotejadas no guardan complementariedad, porque unos no necesitan de los otros, “[…] no se ve que haya motivos para que un consumidor al observar la presentación de un edulcolorante de bajas calorías y sustituto de azúcar crea que se trata de un chupete, un bizcocho o una galleta […]”. Manifestó que a la sociedad actora no se le está mermando su capacidad productiva, debido a que, desde la constitución de la sociedad, esto es, 1932, hasta la fecha, no se ha conocido que entre su actividad económica haya habido fabricación y comercialización de “[…] productos endulzadores de bajo calorías derivadas del azúcar o sustitutos del azúcar […]”.

Mencionó que la actora no puede pretender mantener el derecho a alegar conexidad competitiva basada en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o cuando le fue negado el registro de SPLENDID como marca para productos en los cuales había perdido o no tenía derechos, o porque le fueron cancelados los productos por falta de uso.

Señaló, con respecto al estudio adelantado por la empresa YANHAAS, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, que no se puede predicar objetividad del mismo, por cuanto, para conseguir imparcialidad en una encuesta, es recomendable hacer preguntas relevantes, concretas y breves, evitar palabras o frases sesgadas, obviar preguntas capciosas que contengan más de una idea, lo que no ocurrió con el cuestionario presentado por dicha empresa.

Expresó que los resultados del estudio presentado no demuestran los supuestos de similitud que exige el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para concluir que las marcas objeto de conflicto presentan similitud. Lo único relevante que arrojó el mismo es que la marca SPLENDA es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías.

Adujo que las recetas para hacer en casa, que aparecen en la página web de la marca SPLENDA, no indican la supuesta conexidad alegada por la actora, porque dicha marca no produce ni comercializa productos similares o idénticos a los amparados con la marca SPLENDID. Explicó que el consumidor puede hacer el correspondiente raciocinio mental y concluir que el producto SPLENDA puede endulzar toda clase de productos, como el café, té, salsas, entre otras, pero que no es posible endulzar un tinto con una galleta, o que va a utilizar el citado producto para endulzar unas galletas ni va a llegar a la conclusión que ese producto final es SPLENDID o que fue endulzado con el mismo.

Agregó que la marca cuestionada es notoria, debido a que está registrada y es usada en diferentes Estados del mundo; en el portal notoriamente conocido aol.com se encuentran aproximadamente 568.000 resultados que hacen referencia a la marca SPLENDA; y a nivel mundial existen numerosas páginas web que hacen referencia a esta marca. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público En esta etapa procesal las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos previamente expuestos.

El Ministerio Público no emitió concepto. 4. La interpretación prejudicial El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 277-IP-2014 de 20 de mayo de 2015[2], en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a juicio de dicha Corporación, resultaban aplicables al caso particular.

Puntualmente, el Tribunal concluyó: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá indentificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del cosnumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señálados en los puntos precedentes. […] 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión previa. Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa Del texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca mixta SPLENDA, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden, la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide al juez analizar y resolver el conflicto planteado.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta SPLENDA; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca SPLENDID, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. 2.1.

Actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones núms. 27105 de 29 de mayo de 2009, 09395 de 19 de febrero de 2010 y 50652 de 24 de septiembre de 2010, expedidas por la SIC, mediante las cuales, respectivamente, i) se declaró fundada la oposición presentada por la parte demandante y se negó el registro de la marca SPLENDA (mixta) solicitada por McNeil – PPC Inc.; ii) se revocó la anterior decisión, se negó la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro de la marca referida; y, iii) se resolvió un recurso de apelación contra la última decisión, confirmándola.

La Sala advierte que, en atención a que la Resolución núm. 27105 de 29 de mayo de 2009 fue revocada, no será objeto de estudio, y, en consecuencia, se inhibirá para emitir pronunciamiento alguno en lo que a ella concierne. 2.2. Excepciones propuestas por McNeil PPC INC. De la falta de competencia El tercero interesado en el resultado del proceso propuso la excepción de falta de competencia, al considerar que el Consejo de Estado no es competente para conocer de las pretensiones solicitadas por la parte demandante a título de restablecimiento.

Explicó que el Consejo de Estado no tiene competencia para conocer la pretensión consistente en declarar fundada o infundada la oposición presentada, teniendo en cuenta que ninguno de los artículos de la Decisión 486 hace una remisión al Consejo de Estado, como autoridad competente para pronunciarse sobre el tema. Afirmó que el Consejo de Estado, al dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda del presente proceso, se debe pronunciar sobre la legalidad de los actos administrativos acusados y, por lo tanto, debe ceñirse al contenido de los mismos.

Al respecto, la Sala considera que, en virtud del artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo[3], sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, y del artículo 13[4] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[5], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, es competente para conocer del presente asunto.

Lo anterior basta para descartar la configuración de la excepción de falta de competencia propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso. De la inepta demanda Y con respecto a la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC.

En segundo lugar, es menester precisar que el artículo 137 del CCA, que se refiere al contenido de la demanda, establece, en su numeral 3.º, lo siguiente: “[…] Artículo 137.- Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: […] 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción […]”.

Sin embargo, dicha disposición en manera alguna señala que los hechos de la demanda deberán ser enunciados de determinada manera, conforme lo alegó el tercero interesado en las resultas del proceso. En tercer lugar, la Sala estima que, si bien la citada norma no exige una forma para enunciar los hechos, lo cierto es que los hechos expuestos en la demanda resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados, como se observa en el acápite “III.

Hechos” de la demanda, en el cual se determinaron, clasificaron y numeraron los mismos del 1 al 9. Por consiguiente, se declarará no probada dicha excepción. 2.3 Problema jurídico a resolver La Sala debe determinar si es nula la resolución que concedió el registro de la marca mixta SPLENDA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser confundible con las marcas nominativas y mixtas SPLENDID, registradas en favor de la parte actora, para identificar productos de la misma clasificación. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no el artículo 136, literal a, de la Decisión 486. 2.4.

Análisis del asunto La SIC, mediante la Resolución núm. 09395 de 19 de febrero de 2010, concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta), a la sociedad McNeil PPC INC. para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar [ ]”.

La parte demandante alegó que dicha marca es similar a sus marcas previamente registradas, SPLENDID (nominativas y mixtas), que identifican productos de la Clase 30 de la citada Clasificación y tienen conexidad competitiva. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 y sobre las demás normas indicó: “[…] no procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486, pues no es un hecho controvertido los requisitos de un signo para ser considerado como marca, tampoco procede la interpretación del artículo 154 de la Decisión 486 debido a que la controversia se centra en determinar si existe similitud y/o riesgo de confusión entre los signos en conflicto, más no sobre la obligatoriedad del registro de una marca para su uso exclusivo.

Del mismo modo, tampoco procede la interpretación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 pues no se discute el derecho que tiene el titular de una marca de impedir el uso en el mercado de un signo similar a su marca [ ]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que, si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…]) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Al respecto y para resolver, la Sala estima procedente prohijar las consideraciones expuestas en la sentencia de 1.º de junio de 2020[6], en la cual se analizó la nulidad de la Resolución núm. 26987 de 29 de mayo de 2009, que concedió el registro de la marca SPLENDA (mixta), a la sociedad McNeil PPC INC. para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […]”, no sin antes precisar que en el presente caso se están enfrentando productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si bien en la sentencia de 1.º de junio de 2020 la marca cuestionada amparó los mismos endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar, lo cierto es que en ese caso eran productos de la Clase 5ª de la citada Clasificación. Las consideraciones que se prohijan son las siguientes: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es la letra “A”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “ID” de la marca previamente registrada, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID- SPLENDA- SPLENDID En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es.

En conclusión, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que existe similitud desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual entre las marcas cotejadas. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “SPLENDA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar [ ]”.

Las marcas previamente registradas “SPLENDID” (nominativas), registradas con los certificados núms. 182582 y 195063, distinguen los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería […]”. La marca previamente registrada “SPLENDID” (nominativa), registrada con el certificado núm. 128090, distingue los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] toda clase de confitería y dulcería […]”.

Y la marca previamente registrada SPLENDID” (mixta), registrada con el certificado núm. 192208, distingue los siguientes productos de la citada Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería […]” Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas Clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por el signo cuestionado, y los productos de la Clase 30 de la citada Clasificación, que distingue la marca previamente registrada de la actora, van dirigidos a consumidores diferentes, habida cuenta que los productos del signo cuestionado “SPLENDA” tienen como destinatarios, específicamente, a personas que comen o toman bebidas con azúcar de bajas calorías o que utilizan substitutos de azúcar, mientras que los productos que ofrece la marca de la actora están destinados a grupos de consumidores distintos, esto es, a consumidores interesados en panadería, pastelería, galletería, confitería, dulcería, que sí pueden comer con azúcar de alto valor calórico y que no requieren de susbstitutos del azúcar.

Al respecto, cabe precisar, conforme se puso de presente en la sentencia antes citada, de 26 de noviembre de 2008, en la cual se trajeron a colación los criterios expuestos por el Tribunal sobre la conexión competitiva, que “[…] si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]”.

Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada “SPLENDA” tienen como fin controlar el peso y enfermedades diabéticas, ya que tienen azúcar de bajo valor calórico, mientras que los de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que no tienen azúcar de bajas calorías.

Tampoco son complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada “SPLENDA”, como por ejemplo, el interesado en adquirir un producto de azúcar de bajas calorías, difícilmente podría decidir en sustituir dicho producto por dulcería, confitería (que no tienen azúcar de bajas calorías ni substitutos de azúcar), que ofrece la marca cuestionada.

Ni son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de confitería, bizcochos, pastelería, dulcería, ya que los productos amparados por la marca cuestionada se relacionan con azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar y los productos de las marcas previamente registradas con productos de consumo humano, que no tienen restricción de valor caloríco de azúcar.

Por lo tanto, la Sala observa que entre los productos identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

En este contexto, la marca cuestionadoa “SPLENDA”, cuyo registro se concedió para distinguir “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar [ ]”, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para identificar tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. […] Ahora, en lo concerniente al argumento de que se debe tener como elemento de juicio el antecedente peruano, caso núm. 320655-2007, así como las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010 (Expediente núm. 09-06.2319), 16624 de 31 de marzo de 2009 (Expediente núm. 08- 081.931), 26987 de 29 mayo de 2009 (Expediente núm. 04-042.274), 28583 de 30 de diciembre de 1996 (Expediente núm. 92-239185), expedidas por la SIC, traídas a colación por la actora, la Sala estima que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas.

Aunado a lo anterior, la Sala debe señalar que si bien es cierto que en el expediente obra un estudio de mercado, titulado ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID, realizado por la YANHAAS, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, lo cierto es que a esta Sala le corresponde realizar el examen de la registrabilidad de las marcas cotejadas, atendiendo a los criterios que se esbozan en la interpretación prejudicial, rendida por el Tribunal en este proceso, la cual es vinculante, de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”.

En este sentido, la Sala reitera que la marca solicitada, SPLENDA, posee la condición de “distintividad” necesaria y no ofrece al consumidor posibilidad alguna de confusión o error de signos, razón suficiente para: i) afirmar que no se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, ni se desconoció derecho alguno de la actora, como titular de la marcas previamente registradas, SPLENDID; y ii) mantener incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 2.5. Conclusión. En el anterior contexto, al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala denegará las súplicas de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INHIBIRSE para emitir pronunciamiento alguno en relación con la Resolución núm. 27105 de 29 de mayo de 2009, en atención a que fue revocada.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de falta de competencia e ineptitud de la demanda, propuestas por la sociedad McNeil PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

CUARTO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 156 y siguientes del expediente. [2] Folios 428 a 457 del expediente. [3] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [4] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [5] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.º de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00088-00.