PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo denominativo SPONGE TOWELS / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / SIGNO EN IDIOMA EXTRANJERO – Eventos en que procede su registro / SIGNO GENÉRICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / IDIOMA INGLÉS – No es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría de la población colombiana / SIGNO DE FANTASÍA EN IDIOMA EXTRANJERO – Lo es SPONGE TOWELS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la expresión SPONGE TOWELS porque no es genérica de los productos amparados en la clase 16 y tiene fuerza distintiva / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [C]orresponde a la Sala establecer […] si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. […] [S]e tiene que, conforme a la jurisprudencia de esta sección, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. […] [E]l requisito de distintividad, es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. […] Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
En el caso sub examine, los productos que distingue el signo «Sponge Towels» (nominativa) son de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y teniendo en cuenta que la expresión se encuentra en un idioma extranjero se hace necesario determinar si la misma es de uso común en Colombia para con ello definir su genericidad y descriptividad. […] En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. […] [E]s claro para la Sala que el idioma ingles no es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría población colombiana y bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de uno de los productos que identifica, ni de las características de los productos que pretende identificar, máxime cuando el signo negado no se expresa en un idioma que sirve de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada.
Por lo tanto, la genericidad de la misma no se configura y al no ser de común entendimiento en la mayoría de la población colombiana, se constituye como un signo de fantasía en idioma extranjero. Por lo anterior, la expresión «Sponge Towels» se constituye como una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí. En consecuencia, la Sala advierte que la expresión «Sponge Towels» no es genérica de los productos amparados en la clase 16, porque si bien su traducción al español significa «Toalla/ Esponja» no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y por lo tanto el signo no se constituye como descriptivo para los productos que la marca ampara.
Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto en el asunto no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literal b) y f) de la Decisión 486 del 2000. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá proceder a registrar la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Papeles Nacionales S.A. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Es autónomo / DERECHO A LA IGUALDAD – No vulneración [C]orresponde a la Sala establecer si los actos administrativos acusados vulneraron el derecho a la igualdad del actor […]La Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia citada, los exámenes de registrabilidad son autónomos, y en atención a ello, el registro de una marca igual o similar no es condición para proceder a registrar otra, en tanto, como ya se precisó, cada análisis obedece a unas condiciones fácticas y jurídicas independientes que permiten determinar la procedencia del registro conforme a la normatividad aplicable […] Para la Sala es evidente que la entidad demandada, en ejercicio de su autonomía, adelanta de manera independiente los respectivos exámenes de registrabilidad de una marca, por lo que no es dable concluir que la entidad esté en la obligación de conceder un registro sustentada en que ya existe el registro de una marca con signos u expresiones similares a la solicitada.
Por lo tanto, no tratándose de casos o situaciones idénticas que permitan aducir violación del principio de igualdad, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 3 INCISO 6 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00304-00 Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO MARCARIO.
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por medio de apoderado judicial, la Sociedad Papeles Nacionales S.A., interpuso en contra de la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010 y núm. 011511 de 28 de febrero de 2011, por las que confirmó la Resolución 45651 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
ANTECEDENTES La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Sociedad Papeles Nacionales S.A. presentó demanda[1] en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 45651 del 30 de agosto del 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 005 867 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró fundada la demanda de oposición presentada por la Sociedad Productos Familia S.A. y que a su vez NEGO el Registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) clase 16, solicitada por la sociedad Papeles Nacionales S.A., domiciliada en la ciudad de Pereira. 3.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 52512 del 28 de septiembre de 2010, por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 45651 del 30 de agosto de 2010, confirmándola en todas sus partes. 3.3.- Que se declare la nulidad de la resolución 11511 del 28 de febrero de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 45651 del 30 de agosto de 2010, confirmándola en todas sus partes. 3.4.- Que como consecuencia de las declaraciones 3.1., 3.2., y 3.3., y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, CONCEDER el registro por el periodo de diez (10) años de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a la Sociedad Papeles Nacionales S.A. 3.5.- Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y expedir copia de la Sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.» A continuación, se transcriben los actos administrativos acusados: RESOLUCIÓN NÚM. 45651 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO” LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 3523 DE 2009, CONSIDERANDO Primero: Que, mediante Formulario Único de Registro radicado el 21 de enero de 2010, PAPELES NACIONALES S.A., solicitó el registro como marca nominativa del signo SPONGE TOWELS, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza.
Segundo: Que, una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario mencionada en el numeral anterior, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos, PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, con fundamento en los siguientes argumentos: “(…) la marca solicitada SPONGE TOWELS resulta genérica ya que esta hace referencia directa a una toalla o pañuelo de esponja o esponjoso.
Son expresiones del idioma ingles cuyo significado es ampliamente conocido por el público consumidor colombiano y particularmente por el sector de consumidores al que se dirige. En efecto “SPONGE” traduce esponja y “TOWEL” toalla. Por las razones que se han expuesto, el consumidor al percibir el signo que pretende registrarse como marca, entenderá de manera directa que se trata de un papel con características de esponja y, más concretamente, un pañuelo o toalla de papel esponjoso, y por esta razón las expresiones no podrán distinguir un origen empresarial especifico.
Es claro por tanto que el signo solicitado carece de aptitud para ser registrado como marca (…)” […] La marca solicitada en registro pretende distinguir “toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases”, productos de la clase 16 internacional.
En principio se considera que las palabras en idioma extranjero no son conocidas por todos, pudiéndose pensar que no tienen ningún significado, y por lo tanto se podrían considerar como de fantasía. Y aunque, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma, es un hecho que existen palabras extranjeras que por su uso común son fácilmente comprensibles para el consumidor medio de la Subregión Andina, pudiendo llegar a ser irregistrables como marcas.
En el caso en estudio, se ha podido constatar que la expresión “SPONGE TOWELS” es una expresión que se traduce al español como “toalla de esponja”, lo cual conlleva a relacionarla de manera inmediata, con el tipo de producto que se pretende identificar, esto es, toallas, lo cual deja claro el grado de genericidad de la expresión solicitada, pues indica uno de los productos y la finalidad de los mismos y ante la ausencia de elementos que le impriman distintividad al signo, no puede ser apropiada exclusivamente por el solicitante, ya que se estaría privando a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
RESUELVE
Artículo primero: Declara fundada la oposición presentada por Productos Familia S.A. Artículo segundo: Negar el registro como marca nominativa del signo SPONGE TOWELS, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza Artículo tercero: “[…] advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]” RESOLUCIÒN NÙM. 52512 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES CONSIDERANDO Primero: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, el Doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, actuando como apoderado de la sociedad Papeles Nacionales S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo SPONGE TOWELS, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
El recurso se fundamenta de la siguiente manera: “(…) Según lo enunciado, dejo demostrado que la marca “SPONGE TOWELS” para productos de la clase 16 internacional, no es genérica ya que en nuestro medio no tiene transparencia conceptual, ya que la mayoría de las personas no logran desentrañar el significado de los términos extranjeros citados y por lo tanto la marca solicitada es suficientemente distintiva, debido a que permite distinguir los productos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. de otros de la competencia, donde sobre la distintividad, solicitó a su Despacho tener en cuenta para el presente caso lo dicho por el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 116-IP-2008 (…)” “[…] 2.
Estudio de registrabilidad Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal f) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita, SPONGE TOWELS, consiste en una expresión con al que se designa de manera directa el producto al que se refiere la solicitud de registro. […]
RESUELVE
Artículo primero: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos. Artículo segundo: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]” RESOLUCIÓN NÚM. 011511 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN” EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 11 NUMERAL 7 DEL DECRETO 3523 DE 2009, CONSIDERANDO Primero: Que mediante Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, al Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Productos Familia S.A. y negó el registro de la marca nominativa SPONGE TOWELS solicitado por la sociedad Papeles Nacionales S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Segundo: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, actuando en calidad de apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución indicada en el considerando anterior […] Tercero: Que mediante Resolución núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.
“[…] Así las cosas, resulta claro para este Despacho que la expresión que se pretende registrar se entiende conocida por un amplio sector de consumidores, teniendo en cuenta que la palabra en inglés “SPONGE” guarda con esponja semejanzas gramaticales al provenir de la misma raíz latina “SPONGIA”, mientras que la expresión “TOWELS” es reconocida por un amplio sector de consumidores en nuestro medio.
Ahora bien, si se observa los productos comprendidos en la clase 16 Internacional anteriormente transcritos, se tienen que la denominación solicitada no está cumpliendo con una de las funciones principales de las marcas como es “su distinción e individualización”. Lo anterior, por cuanto la misma define los productos objeto de registro y por lo tanto, es una expresión que es inapropiada al ser requerida por los empresarios del sector y además, son expresiones que son usuales para designar los productos que se enmarcan dentro de la precitada clase internacional.
De acuerdo a lo anterior, la marca solicitada “SPONGE TOWELS” sin ningún otro elemento adicional no es capaz de identificar un origen empresarial determinado, más aún si se tiene en cuenta que dicha denominación se relaciona con los productos que se pretenden proteger, vale decir “toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé” entre otras.
Por lo tanto, no siendo capaz la expresión “SPONGE TOWELS” de individualizar y diferenciar los productos pretendidos, característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, por las razones anotadas, no es viable conceder el registro solicitado. […]
RESUELVE
Artículo primero: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, proferida por la división de signos distintivos […]” 1.2. Los Fundamentos de Derecho y el Concepto de Violación 1.2.1. Fundamentos de Derecho La parte actora manifestó que el 21 de enero de 2010, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., solicitó el registro como marca del signo «Sponge Towels» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Sostuvo que la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.614 del 19 de marzo de 2010; la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que la marca era insuficientemente distintiva, genérica y descriptiva. Agregó que, mediante la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por PRODUCTOS FAMILIA S.A., y, en consecuencia, negó el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa), para distinguir productos de la citada Clase 16 Internacional[2], a la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sustentando la solicitud de revocatoria de la decisión desfavorable con argumentos conducentes a demostrar que la expresión «Sponge Towels» clase 16, no constituía una expresión insuficientemente distintiva y mucho menos genérica.
Los recursos citados fueron resueltos de manera desfavorable a través de dos actos administrativos: el recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 11511 del 28 de febrero de 2011 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
Los dos actos administrativos confirmaron la Resolución 45651. 1.2.2. El Concepto de Violación La parte actora manifestó que con las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio se vulneró el artículo 13 incisos 1 y 2 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3, inciso 6 del Código Contencioso Administrativo.
Indicó que con la decisión asumida se vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que concedió a otros titulares marcas que tienen en su conformación palabras del idioma ingles que hacen relación a las características de un producto mismo[3], las cuales tienen la misma o similar conformación arbitraria o de fantasía que tiene la marca «Sponge Towels».
Adujo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia ha sostenido que cuando las expresiones en otro idioma no tienen la suficiente transparencia conceptual, como sucede en el caso de la expresión «Sponge Towels», la misma debe considerarse caprichosa o de fantasía.[4] Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 135, literales b) y f) de la Decisión 486.
Afirmó que, tal como lo ha sostenido la doctrina[5], para que una expresión extranjera compuesta por términos genéricos sea genérica, es necesario que la gran mayoría del público consumidor a quien van dirigidos los productos a que está destinada la marca, comprenda el significado de la misma y por lo tanto relacione la marca con un producto específico;
Sin embargo, debido a que en Colombia la mayoría de las personas no hablan inglés, la expresión «Sponge Towels» debe tomarse para su análisis de registrabilidad con relación a productos de la clase 16 como término caprichoso o de fantasía. Explicó que el apoderado de PRODUCTOS FAMILIA S.A., con su fundamento simplista, no logró demostrar que la expresión «Sponge Towels» para productos de la clase 16 Internacional fuera genérica en nuestro medio y por lo tanto insuficientemente distintiva, lo que hace que carezca de todo fundamento legal lo expresado en la citada demanda, en virtud de lo expresado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que expresa que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Alegó que quedó demostrado que la expresión «Sponge Towels» no es genérica por carecer de transparencia conceptual, en el entendido que la mayoría de las personas no logran desentrañar el significado de los términos extranjeros citados, y por lo tanto la marca solicitada es suficientemente distintiva, debido a que permite distinguir los productos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Manifestó que, en el medio, para que un término sea genérico, debe ser requerido tanto por los empresarios del sector como por las personas en general para identificar un producto específico, de tal forma que la expresión genérica sería «Toalla/ Esponja» mas no «Sponge Towels» con relación a productos de la clase 16 internacional, porque precisamente las personas en Colombia al referirse o demandar el producto enunciado, se refieren a él como «Toalla/ Esponja» y no como «Sponge Towels» Por último, señaló que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[6] ha sostenido que un signo es insuficientemente distintivo cuando se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o con sus características; por lo tanto, el término «Sponge Towels» es registrable para productos clase 16 internacional por ser distintivo, ya que, como se demostró, las personas en el medio no identifican la expresión con su definición, por lo que la misma se identifica como caprichosa o de fantasía. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio[7] El apoderado judicial de la SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que el demandante alegó que existen marcas en ingles que han sido registradas con anterioridad y que a su parecer hacen referencia a características de los productos que se pretendían amparar o al producto mismo y no fueron consideradas por la Entidad como “insuficientemente distintivas o genéricas o descriptivas”, informando que cada caso es estudiado de forma única, teniendo en cuenta las particularidades de la marca que se pretende registrar, la clasificación internacional a la que obedece el producto, así como el contexto del momento en que se solicita el registro, sin significar que el estudio de registrabilidad de la marca «Sponge Towels» no se haya efectuado conforme al principio de igualdad por él alegado.
Indicó que la acusación elevada por el apoderado de la sociedad Papeles Nacionales S.A. dista en todo sentido de la realidad, pues del estudio del expediente 10-00587, la demandante pudo defender sus intereses en las oportunidades procesales destinadas para tal fin, máxime cuando en el expediente administrativo obran las actuaciones ejercidas; entiéndase por éstas, el traslado presentado frente al escrito de oposición y el recurso de reposición con subsidio de apelación, memoriales que fueron atendidos con la observancia del debido proceso, resueltos conforme a la normatividad actual pertinente a la materia y analizados con la congruencia propia del caso.
Manifestó que las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican, por lo que no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios.
Alegó que no era procedente otorgar la exclusividad de una palabra genérica puesto que, si bien son de libre utilización, su registro se convertiría en monopolio que excluiría a los demás competidores de su uso; por lo tanto, lo que buscó la disposición de la SIC es que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que solo acontece con marcas distintivas.
Sostuvo que el argumento del demandante en cuanto al conocimiento común del significado de las palabras en inglés es de recibo, pues el signo se encuentra compuesto por dos palabras en inglés que, al parecer del actor, deberían entenderse como de fantasía; considerando por el contrario la entidad que los términos que conforman el signo sí se han hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor, habiéndose generalizado su uso y encontrándose éstos dentro de los vocablos genéricos o descriptivos, por lo que fue procedente negar su registro.
Precisó que, conforme lo manifestado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quedó desvirtuado lo señalado por el demandante al pretender que la marca que se solicita en registro deba considerarse como aquellas de fantasía por estar compuesta por dos palabras en inglés, pues si bien Colombia es un país cuya primera lengua es el español, las palabras que conforman la marca solicitada obedecen a términos conocidos o comprensibles por el consumidor promedio de nuestra región. Informó que, en atención a lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los requisitos necesarios que debe reunir una marca para ser registrable son: a) la perceptibilidad, b) la suficiente distintividad, y c) la susceptibilidad de representación gráfica; por lo tanto, para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado.
Concluyó argumentando que el signo «Sponge Towels» es genérico, descriptivo, de uso común y carece de distintividad. 2.2. Sociedad Productos Familia S.A. A través de Auto de 13 de octubre de 2011, se admitió la demanda y se ordenó la notificación personal a las partes interesadas, dentro de estos al señor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de representante legal o apoderado de la sociedad Productos Familia S.A, quien se notificó el 21 de febrero de 2012.
Empero, no obra en el expediente contestación de la demanda, ni participación dentro del proceso por parte del tercero interesado, sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 272-IP-2014 de fecha 24 de junio de 2015[8] en la que se expusieron los antecedentes del proceso incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación. A juicio de dicha Corporación, resulta pertinente la interpretación solicitada de los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, y además concluye que se interpretaría el artículo 135 literal e) de la referida codificación. Concretamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó: «[…] 1. 1.
La distintividad como requisito para el registro de un signo. 2. Signos en idioma extranjero. Signos genéricos, descriptivos y de uso común. 3. Signos de fantasía en idioma extranjero». Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo «Sponge Towels» (denominativo) es distintivo para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.
SEGUNDO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo «Sponge Towels» (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras adicionales que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
Los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos adicionales que le proporcionen la suficiente distintividad.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo «Sponge Towels» (denominativo) está conformado por expresiones descriptivas o está dotado de otros elementos adicionales que lo hagan distintivo. Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
El Juez consultante debe determinar si el signo «Sponge Towels» (denominativo) es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.
TERCERO: El juez consultante deberá determinar si el signo «Sponge Towels» (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables ( )»
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 29 de septiembre de 2015[9], se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días, término durante el que las partes presentaron alegatos. 4.1. Sociedad Papeles Nacionales S.A.[10]: Refirió que la expresión «Sponge Towels» no es genérica, en el entendido que, si algunas personas que conocen el idioma inglés logran asociar la expresión con su significado, ello se presenta en un muy reducido sector de la población, ya que la mayoría de personas en Colombia no conocen ni entienden el idioma inglés, por lo que, si se observa que la expresión demandada es un producto de la clase 16 internacional, no se asocia dicho término con un significado específico.
Sostuvo que la expresión es registrable como marca, en el entendido que los signos formados por palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común (usando el lenguaje común), dado su carácter de caprichoso o de fantasía, no representa para los consumidores un producto específico de la clase 16 internacional, lo que hace que dicho término sea suficientemente distintivo, ya que permite diferenciar los productos producidos por Papeles Nacionales S.A. de los de la competencia; por lo tanto, el término «Sponge Towels» es registrable como marca. 4.2.
La Superintendencia de Industria y Comercio[11]: Con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda, afirmó que en el caso bajo estudio, dentro de los requisitos indispensables para la constitución de la marca, se encuentra, la distintividad, afirmando que en diferentes oportunidades el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que esta “es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar, y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”. [12] Afirmó que, para abordar el tema de la genericidad del término “«Sponge Towels», es necesario señalar los productos que se desean proteger, encontrando que el objeto del mismo es distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Sostuvo que, si se observan los productos comprendidos en la clase 16 internacional, se tiene que la denominación solicitada no cumplió con una de las funciones principales de las marcas, como es “su distinción e individualización”. Lo anterior, por cuanto la misma define los productos objeto de registro y, por lo tanto, es una expresión inapropiable al ser requerida por empresarios del sector, y, además, son expresiones que son usuales para designar los productos que se enmarcan dentro de la clase 16 internacional.
Finalizó manifestando que la expresión «Sponge Towels» no es capaz de individualizar y diferenciar los productos pretendidos, característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; así entonces, teniendo en cuenta las razones ya mencionadas, no es procedente el registro de la referida marca. 4.3. El Agente del Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si son nulas la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «Sponge Towels» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16[13] de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Papeles Nacionales S.A.; y las núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010 y núm. 011511 de 28 de febrero de 2011 que confirmaron la núm. 45651 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
De acuerdo con los actos administrativos acusados se negó el registro del signo solicitado por considerar que el mismo carece de distintividad, puesto que se trata de una expresión genérica, descriptiva y de uso común, de manera que la marca solicitada obedece a términos conocidos o comprensibles por el consumidor promedio de la región. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se negó cumple el requisito de distintividad y por lo tanto no es genérica, descriptiva o de uso común, y en el entendido que la expresión está conformada por dos palabras en el idioma inglés «Sponge Towels» y que en Colombia la mayoría de las personas no habla dicha lengua, se constituye como un término de fantasía, razón por la cual es registrable.
En ese orden de ideas, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice, como señala el demandante, lo dispuesto en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 13 incisos 1 y 2 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo. 5.2.
Normativa aplicable 5.2.1. Artículo 13 incisos 1 y 2 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3, inciso 6 del Código Contencioso Administrativo. Las normas en cita señalan: «Artículo 13 Constitucional. - Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados […]» «Artículo 3 Código Contencioso Administrativo. - Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo en los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y en general conforme a las normas de esta parte primera;
(…) Inciso 6: En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento respetando en orden en que actúen ante ellos […]» 5.2.2.
Acorde con las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se sigue que en el presente caso el estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados se centrará en la presunta trasgresión del artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal estimó que, además, era aplicable el estudio del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
La norma en cita dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […]» 5.3. El análisis de fondo del asunto Contenido: 5.3.1. El concepto de marca. - 5.3.2. La distintividad como requisito para el registro de un signo. - 5.3.3.- Signos en idioma extranjero, signos de fantasía en idioma extranjero.- 5.3.4.-Signos genéricos.- 5.3.5.- signos descriptivos.- 5.3.6.- signos de uso común. 5.3.1.
El concepto de marca De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., susceptibles de representación gráfica, individual o conjuntamente estructurados, que sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Al respecto, los requisitos exigidos expresamente en el artículo 134 de la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. 5.3.2. La distintividad como requisito para el registro de un signo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la característica de distintividad alude a la capacidad del signo para identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los seleccione. [14] De conformidad con la Interpretación Prejudicial del caso en estudio, la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
De acuerdo con lo anterior, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.[15] 5.3.3.
Signos en idioma extranjero En atención a los dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso, los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Por lo tanto, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. [16] En ese sentido, cuando un signo está conformado por palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público, es decir, es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. [17] Ahora bien, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, siempre y cuando, el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos de fantasía en idioma extranjero A este respecto ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.[18] Por su parte, los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.[19] Por el contrario, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca. [20] 5.3.4.
Signos conformados por denominaciones genéricas En lo relacionado a las expresiones genéricas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, en atención a lo dispuesto por el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que: (…) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”; por lo tanto, la denominación genérica determina el género del objeto que identifica y, por ende, no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.[21] En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo.[22] 5.3.5.
Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial propia del proceso en estudio, los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente las características y propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
En ese entendido, el signo descriptivo carece de fuerza distintiva, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. En ese sentido, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto (…) suficientemente distintivo.[23] Por lo tanto, se identifica la denominación descriptiva cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 5.3.6.
Signos conformados por denominaciones comunes A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común; empero, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. [24] En ese sentido, el titular de una marca con un elemento de uso común tiene que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro, en el entendido que no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, en el entendido que se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.[25] 5.4.
Caso concreto En el presente asunto, en los actos acusados la entidad demandada denegó la solicitud de registro elevada por la sociedad Papeles Nacionales S.A., tras advertir que la expresión «Sponge Towels» es genérica, pues indica uno de los productos y la finalidad de los mismos, y ante la ausencia de elementos que le impriman distintividad al signo, no puede ser apropiada exclusivamente por el solicitante, ya que se estaría privando a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado; concluyendo, en consecuencia, que el signo solicitado es genérico respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional.
Por su parte, la sociedad demandante reprocha dicha decisión con fundamento en que, a su juicio, el signo «Sponge Towels» debe considerarse como caprichoso o de fantasía, en el entendido que el mismo está conformado en un idioma extranjero y no es de conocimiento de la mayoría del público consumidor. Por consiguiente, corresponde a la Sala establecer si los actos administrativos acusados vulneraron el derecho a la igualdad del actor y si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.1.
Es pertinente abordar en primer orden el estudio de la presunta violación al derecho de igualdad en concordancia con el artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo [26]por parte de la SIC; al respecto, la parte demandante consideró que los actos administrativos acusados le vulneraron su derecho a la igualdad y al principio de imparcialidad que debe revestir cada una de las actuaciones de las autoridades, argumentando que en otros casos se “[…] concedió a otros titulares marcas que tienen en su conformación palabras de idioma ingles que hacen relación a características de un producto o al producto mismo o que al mismo tiempo se refieren al producto y una característica del mismo, marcas que tienen la misma o similar conformación arbitraria o de fantasía que tiene la marca «Sponge Towels».[27] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia [28]ha sostenido sobre este punto lo siguiente: “[…] El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes características: a) Es autónomo.
Sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. El examen de registrabilidad debe realizarse analizando cada caso en concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para el registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independientemente del análisis ya efectuado respecto a signos idénticos o similares. […] En consecuencia, se deberá tomar en consideración, que cada examen de registrabilidad que realice la oficina nacional competente es autónomo -independiente de análisis anteriormente realizados por otras oficinas o por la misma oficina nacional-, de oficio -en virtud de lo cual podría integrar signos adicionales al cotejo- integral y motivado […]” La Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia citada, los exámenes de registrabilidad son autónomos, y en atención a ello, el registro de una marca igual o similar no es condición para proceder a registrar otra, en tanto, como ya se precisó, cada análisis obedece a unas condiciones fácticas y jurídicas independientes que permiten determinar la procedencia del registro conforme a la normatividad aplicable. [29] Aunado a ello, la Sala recuerda que: “[…] el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares […]”.[30] Para la Sala es evidente que la entidad demandada, en ejercicio de su autonomía, adelanta de manera independiente los respectivos exámenes de registrabilidad de una marca, por lo que no es dable concluir que la entidad esté en la obligación de conceder un registro sustentada en que ya existe el registro de una marca con signos u expresiones similares a la solicitada.
Por lo tanto, no tratándose de casos o situaciones idénticas que permitan aducir violación del principio de igualdad, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad. 5.4.2. Ahora bien, en lo correspondiente a la vulneración de la Decisión 486, se tiene que, conforme a la jurisprudencia de esta sección, [31]un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.
El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad, es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
De acuerdo con la interpretación prejudicial obrante en el proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo que la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la actora, se considera necesario analizar si el citado signo «Sponge Towels» (nominativa) es genérica y/o descriptiva, respecto de los productos de la clase 16, que identifica. Sobre el particular, es del caso traer a colación la posición de la jurisprudencia de esta Sección en relación con los conceptos de signo genérico y descriptivo, así: “[…] signo genérico, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […][32] La marca descriptiva[33], entendida como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo. […]” Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
En el caso sub examine, los productos que distingue el signo «Sponge Towels» (nominativa) son de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza[34], y teniendo en cuenta que la expresión se encuentra en un idioma extranjero se hace necesario determinar si la misma es de uso común en Colombia para con ello definir su genericidad y descriptividad.
En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial dictada en este proceso que, a efectos de determinar si la frase puede ser considerada un signo de fantasía, o si por el contrario corresponde a unos vocablos de uso común, “se deberá determinar si el signo «Sponge Towels» (nominativa) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en inglés”.
En ese sentido, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección,[35] se presume que el significado de los signos compuestos por expresiones en otro idioma, no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: «[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro” (Proceso 16-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).
(…) Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98). […]» En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata.
Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés no es comprensible por parte del consumidor promedio de los productos respecto de los cuales se solicitó el registro, a saber, “Toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, toallas de cocina; papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales, pañales desechables, papel, cartón, y articulo de estos materiales no comprendidos en otras clases”, [36]comprendidos en la Clase 16 Internacional de la Clasificación de Niza.
Sobre el particular se trae a colación el estudio publicado por el periódico El Tiempo el 22 de noviembre de 2020[37], denominado EF English Proficiency Index (EPI) y realizado por la firma Education First a 100 naciones cuya lengua nativa no es el inglés, en el cual Colombia ocupó el puesto 77 con una puntuación de 448 sobre 1000, clasificándose así en el nivel muy bajo.
En dicho estudió además, se analizaron 19 departamentos de los cuales los mejor punteados fueron, Atlántico, Antioquia, Santander, Quindío y Caldas, en ese orden y los peor calificados fueron Nariño, Tolima, Córdoba, Huila y Cauca, respecto de las ciudades las mejores fueron Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá; no obstante, en todos los niveles el dominio de la lengua inglesa se clasificó en los niveles bajo y muy bajo.
Así las cosas, es claro para la Sala que el idioma ingles no es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría población colombiana y bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de uno de los productos que identifica, ni de las características de los productos que pretende identificar, máxime cuando el signo negado no se expresa en un idioma que sirve de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada.
Por lo tanto, la genericidad de la misma no se configura y al no ser de común entendimiento en la mayoría de la población colombiana, se constituye como un signo de fantasía en idioma extranjero. Por lo anterior, la expresión «Sponge Towels» se constituye como una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí. En consecuencia, la Sala advierte que la expresión «Sponge Towels» no es genérica de los productos amparados en la clase 16, porque si bien su traducción al español significa «Toalla/ Esponja» no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y por lo tanto el signo no se constituye como descriptivo para los productos que la marca ampara.
Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto en el asunto no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literal b). y f) de la Decisión 486 del 2000. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá proceder a registrar la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Papeles Nacionales S.A. 5.5.
Conclusión En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada «Sponge Towels» la «distintividad» necesaria, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b), e) y f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resoluciones núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, la núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010 y la núm. 011511 de 28 de febrero de 2011, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la SIC conceder el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.
TERCERO: ORDENASE a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 12 a 33 [2] La clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina. [3] Folios 17 y 18 del Cuaderno principal, escrito de demanda: “1.
RESISPONGE Clase 16- Certificado de Registro No. 370.347 con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2018 y cuyo titular es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., 2. ULTRASPONGE Clase 16- Certificado de Registro No. 264.466 con vigencia hasta el 15 de mayo de 2012 y cuyo titular es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., 3. FIBRASPONGE Clase 16- Certificado de Registro No. 333.116 con vigencia hasta el 3 de mayo de 2017 y cuyo titular es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., 4.
ABSORSPONGE Clase 16- Certificado de Registro No. 263.566 con vigencia hasta el 15 de mayo de 2012 y cuyo titular es la Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 5. KIMTOWELS Clase 16- Certificado de Registro No. 118.034 con vigencia hasta el 24 de agosto de 2012 y cuyo titular es la sociedad KIMBERLY- CLARK WOLDWIDE, INC.
6. LIQUID PAPER Clase 16- Certificado de Registro No. 249.516 con vigencia hasta el 21 de marzo de 2012 y cuyo titular es la sociedad THE GILLETTE COMPANY.
7. CARTTON BOX (mixta) clase 16- Certificado de registro No. 313.900 CON VIGENCIA HASYA EL 19 de abril de 2016 y cuyo titular es el señor CRISANTO ARIAS GALINDO.
8. MINI CLEAN (mixta) 395.736 con vigencia hasta el 25 de enero de 2020 y cuyo titular es la sociedad ABISAAD JANNA Y CIA LIMITADA. 9. CLEANLINE (mixta) clase 16- Certificado de Registro No. 296.406 con vigencia hasta el 25 de abril de 2015 y cuyo titular es la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG. [4] Folio 19 del Cuaderno Principal.
Proceso 85-IP-2004 “LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de estas no sea del conocimiento común, por lo tanto, correspondía considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.
El tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “… cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de generosidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. [5] Folio 22, Martínez Medrano Soucasse, Derecho de Marcas, ediciones la Roca, Buenos Aires- Argentina 2000, pagina 66: “ Si la palabra que se solicita como marca es genérica es una lengua extranjera, para determinar si es aplicable la prohibición de registro se deberá estar al conocimiento del idioma o del término especifico por el consumidor argentino, según lo resolvió la jurisprudencia: “ para la gran mayoría de los consumidores el idioma extranjero y, por ende, esa especial locución, es de difusión relativa en nuestro país; de allí que las marcas que recojan vocablos extraños a nuestra lengua deban considerarse, en principio, denominaciones de fantasía, no evocativas de idea alguna, y por ello, como tiene dicho la Sala, no susceptibles de provocar equívocos en el terreno ideológico”. [6] Folio 28, Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. No. 585 del 20 de julio de 2000, marca Los Alpes.
“El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga esas características carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es de distinguir unos productos de otros.” [7] Folios 66 A 72 [8] Folios 156 a 168 [9] Folio 170 [10] Folios 171 a 175 [11] Folios 176 a 178 [12] Proceso 15- IP-2011.
Demandante: Compañía de Galletas Noel S.A., Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. [13] Folio 177, escrito de Alegatos de Conclusión demandando, “Toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, toallas de cocina, papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales, pañales desechables, papel, cartón, y artículos de esos materiales, no comprendidos en otras clases”. [14] Folio 160, Interpretación Prejudicial, Proceso 272-IP2014. [15] Folio 160, Interpretación prejudicial del proceso de la referencia, PROCESO 272-IP-2014 [16] Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta [17] Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta. [18] Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC Makro Computo S.A. (mixta). [19] Proceso 146-IP-2013. [20] Proceso 146-IP-2013. [21] Proceso 50-IP-2011.
Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011, marca: Ron limón palo viejo (mixta). [22] Proceso 70-IP-2013 [23]Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: Heladería Americana mixta. [24] Folio 164, Proceso 272-IP-2014 [25] Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA [26] «Artículo 3 Código Contencioso Administrativo. - Principios orientadores.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo en los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y en general conforme a las normas de ésta parte primera; Inciso 6: En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento respetando en orden en que actúen ante ellos […]» [27] Folio 17 del expediente. [28] Interpretación Prejudicial 674-IP-2015 de 5 de septiembre de 2015. [29] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admirativo, Sección Primera, sentencia de 25 de septiembre de 1997, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, número único de radicación: 3611; sentencia de 26 de julio 2012, C.P.María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00001- 00;
C.P.María Claudia Rojas Lasso, sentencia de 10 de mayo de 2007, número único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00216-01. [30] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 20 de noviembre de 2014, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00133-00. [31] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2012-00091-00. [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. [33] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; número único de Radicación 2001-00175. [34] Clasificación de Niza (9.a edición), Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. [35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de julio de dos mil 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00354-00. [36] Folio 1 cuaderno de anexos, Formulario Único de Registro. [37] https://www.eltiempo.com/vida/educacion/colombia-con-uno-de-los- niveles-de-ingles-mas-bajos-del-mundo-550360