PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / NUEVOS COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER – Carece de novedad al derivarse del estado de la técnica / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega la denominada DERIVADOS DE α(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β-AMILOIDEO por falta de novedad y de nivel inventivo Mediante las Resoluciones No. 58021 de 17 de noviembre de 2009 y 63157 de 17 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención denominada por considerar que la invención no es nueva y tampoco tiene nivel inventivo. […] [S]iendo que algunas estructuras de la reivindicación no son nuevas, esta Sala puede establecer que, como lo aduce la entidad demandada, la reivindicación en sí tampoco lo es. [E]s preciso resaltar que el Tribunal Andino advirtió en el sub lite que si bien el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, ese documento por sí solo no tiene carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario y solo es avalado por ese Tribunal cuando es incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares.

Desde ese punto de vista, se puede concluir que carece de asidero el argumento de nulidad sustentado en que, a la luz de lo dispuesto por el Manual Andino de Patentes, la invención es nueva si al menos un elemento del compuesto es diferente de lo revelado por el estado de la técnica. Toda que el referido fue el único argumento planteado por la actora para demostrar que los compuestos de la solicitud en estudio sí cumplen con el requisito de novedad exigido en el artículo 14 de la Decisión 486, la Sala considera que no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos en cuanto que señalaron que la novedad se encuentra afectada por D1 (WO0050391). […] [S]e observa que el documento WO0050391 (D1), definido como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio como el estado de la técnica más cercano en el asunto subxamine, corresponde a sulfonamidas generales que inhiben la gamma-secretasa y son útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. […] Las características esenciales de los compuestos de la solicitud son los sustituyentes del N de la sulfonamida, que son: una AMIDA no sustituida y un radical R2 que incluye un alquileno (–CH2–)n. Asimismo, en los antecedentes se observa que, como lo aduce la entidad demandada, los ejemplos citados en el Documento WO 005391 (D1) no cumplen con dichas características. […] [C]omo bien lo evidenció la SIC, en la solicitud no sólo se reivindican compuestos con alta actividad, sino también compuestos con baja actividad y, considerando que la mayor parte de los compuestos reivindicados tiene más baja actividad que sus homólogos de D1, determinó que no tiene nivel inventivo.

En ese orden de ideas, se concluye que D1 sugería, en la fórmula general y en los ejemplos, compuestos en los cuales la acetamida no está sustituida y en los cuales la sustitución sobre el N de la sulfonamida está precedida por alquileno (–CH2–)n que son altamente activos para inhibir la producción del péptido B-amiloide y prevenir de esta manera la acumulación de depósitos de proteína amiloide en el cerebro con el fin de tratar la enfermedad de Alzheimer y, en consecuencia, el experto en la materia, elegiría compuestos con la acetamida no sustituida y con la sustitución sobre el N de la sulfonamida precedida por alquileno (–CH2–), según indica D1, para inhibir la producción del péptido β -amiloide para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, razón por la cual se consideran obvios.

De conformidad con lo anterior, la solicitud de patente de invención titulada: «DERIVADOS DE α(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β-AMILOIDEO no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 14, 16 y 18 la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que se trata de un componente farmacéutico que carece novedad y de nivel inventivo, en la medida en que, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica resultaría obvio al derivarse de manera evidente del estado de la técnica.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 16 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 18 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00183-00 Actor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega el privilegio de patente de invención por cuanto no se acreditó el requisito de novedad y de nivel inventivo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (CCA), y a través de apoderado judicial, instauró la sociedad Bristol-Myers Squibb Company, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 58021 de 17 de noviembre de 2009 y 63157 de 17 de noviembre de 2010, por las cuales se negó el privilegio de patente a la invención denominada «Derivados de alfa-(n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta-amilodeo», actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1. La socieda d Bristol -Myers Squibb Company, a través de apodera do, y en ejercic io de la acción de nulidad y restabl ecimien to del derecho previs ta en el artícul o 85 del Código Contenc ioso Adminis trativo, en adelant e C.C.A., presen tó demanda [1] con el fin de obtener las siguien tes declara ciones y condena s: 1.

Que es nula la Resolución núm. 58.021 del 17 de noviembre de 2009, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual negó la patente para la invención titulada: «Derivados de alfa-(n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta- amilodeo»; 2. Que es nula la Resolución núm. 63.157 del 17 de noviembre de 2010, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. Núm. 58.021 del 17 de noviembre de 2009 y la confirmó en todas sus partes; 3.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a nombre de Bristol-Myers Squibb Company la patente para la invención denominada: «Derivados de alfa- (n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta- amilodeo», para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 23) contenidas en su último capítulo reivindicatorio; 4.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso; y, 5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

I.1.1.- Los hechos 2. Los hechos más relevan tes que sustent an la demanda son los siguien tes: 3. El 3 de julio de 2003, bajo publica ción interna tional WO 03/0539 12 A1, se publicó la solicit ud interna cional de patente PCT/US 02/4060 5, corresp ondient e a la invenci ón titulad a «Deriva dos de alfa- (n- sulfona mido) acetami da como inhibid ores del péptido beta- amilode o», present ada el 20 de diciemb re de 2002 por la socieda d Bristol -Myers Squibb Company en fase interna cional, bajo el Tratado de Coopera ción en Materia de Patente s (PCT), con fundame nto en la solicit ud de patente número 60/344.322 present ada en los Estados Unidos de América. 4.

Dentro del término establ ecido en el artícul o 22.1 del Tratado antes mencion ado, incorpo rado al ordenam iento colombi ano mediant e la Ley 463 de 1998, el 7 de mayo de 2003 la socieda d actora, por conduct o de apodera do, inició ante la Divisió n de Nuevas Creacio nes de la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o la fase naciona l en Colombi a de la solicit ud de patente para la invenci ón titulad a «Deriva dos de alfa- (n- sulfona mido) acetami da como inhibid ores del péptido beta- amilode o», en cuyo capítul o reivind icatori o reclama ba 25 reivind icacion es. 5.

La solicit ud fue publica da en la Gaceta de la Propied ad Industr ial número 559 de 20 de diciemb re de 2005, sin que se hubiere n formula do oposici ones contra la misma, y el 30 de mayo de 2008 fue fijado en lista el oficio mediant e el cual la Jefe de la Divisió n de Nuevas Creacio nes de la Superin tendenc ia realizó observ aciones sobre la novedad y el nivel inventi vo de la invenci ón. 6.

La socieda d solicit ó prórrog a para dar respues ta a dicho oficio, y en escrito allega do el 6 de octubre de 2008, present ó un capítul o reivind icatori o modific ado con 23 reivind icacion es, dando así cumplim iento a las observa ciones plantea das por la entidad. 7. Mediante Resolu ción No. 58021 de 17 de noviemb re de 2009, el superin tendent e de Industr ia y Comerci o decidió negar el privile gio de patente solici tada, argumen tando que la invenci ón carece de novedad y nivel inventi vo, debido a las enseñan zas conteni das en el documen to WO00503 91 (D1) «novel sulfona mide and uses thereof » de 31 de agosto de 2000. 8.

Dentro de la oportun idad estable cida para el efecto, la solicit ante interpu so recurso de reposic ión, el cual fue resuelt o mediant e Resoluc ión No. 3157 de 17 de noviemb re de 2010, en el sentido de confirm ar la decisió n recurri da. I.1.2.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 9.

El apodera do de la socieda d demanda nte manifes tó que, al expedir los actos adminis trativo s acusado s, la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o vulneró, por interpr etación erróne a, los artícul os 14, 16 y 18 de la Decisió n 486 de la Comisió n de la Comunid ad Andina, y, por falta de aplicac ión, los artícul os 29 y 61 de la Constit ución Polític a y el artícul o 3º del Código Contenc ioso Adminis trativo, toda vez que el compues to de α -(N- sulfona mido) acetami da sí cumple con los requisi tos de patenta bilidad, en tanto es novedos o, tiene nivel inventi vo y aplicac ión industr ial. 10.

En sustent o del cargo de violaci ón, señaló que la entidad demand ada dio un alcance erróne o al concept o de novedad y, por lo mismo, realizó un análisi s contrad ictorio, pues en los actos acusado s afirma que la solicit ud en estudio carece de novedad, cuando en su análisi s expresa que existen difere ncias entre la técnica anteri or y la solicit ud de patente, lo cual implica que reconoc e la novedad de la solicit ud. 11.

Adujo que según lo dispues to en el Manual Andino de Patente s en relació n con el análisi s de novedad dentro del examen de solicit udes de patente s de invenci ón, si al efectua rse la compara ción element o por element o al menos un element o es diferen te de lo revelad o por el estado de la técnica la invenci ón se conside ra novedos a. 12.

Añadió que el análisi s de la novedad exige que la anterio ridad, por sí sola, revele las caracte rística s de la solicit ud y adujo que, bajo ese criteri o, la invenci ón reivind icada sí es novedos a frente al documen to WO/5039 1 (D1), situaci ón que se demuest ra en tres hechos princip ales, a saber: (i) D1, por sí solo, no describ e las caracte rística s del grupo de compues tos al que refiere la invenci ón, ya que únicame nte realiza una descrip ción general de una familia genera l de sulfona midas;

(ii) la invenci ón solicit ada describ e derivad os de α-(N- sulfona mido) acetami da, lo cual implica una posició n específ ica de la amida frente al grupo sulfona, que no fue señalad a ni enseñad a en D1; (iii) los ejemplo s citados en el documen to D1 tienen una estruct ura química con un sustitu yente arilo en el nitróge no adyacen te a la sulfona, mientra s que los compues tos reclama dos en la invenci ón, de acuerdo con la definic ión de R2, no permite n la sustitu ción fenicia direct a a este Nitróge no. 13.

En relació n con el nivel inventi vo, aseguró que de las enseñan zas divulga das por D1 (WO0050 391) un experto en la materia no hubiera selecc ionado el grupo específ ico que se reclama en la solicit ud, el cual, requier e de una amida no sustitu ida y que el nitróge no adyacen te a la sulfona no se encuent re sustitu ido por un fenilo, razón por la cual los compues tos de la invenci ón present an un resulta do inesper ado que le otorga nivel inventi vo con respect o al arte previo o D1. 14.

Por lo demás, advirti ó que el análisi s de nivel inventi vo efectua do por la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o parte de presupu estos falsos e ignora el arte previo relevan te para llegar a conclus iones contrar ias a la obvieda d de la invenci ón, toda vez que realizó un análisi s ex post facto, es decir, sin tener en cuenta la informa ción existen te al momento en que la invenci ón no era conocid a, como lo exige el artícul o 18 de la Decisió n 486. 15.

Argument ó que lo expuest o deja en evidenc ia, además, la vulnera ción del artícul o 14 de la Decisió n 486, pues al demostr arse que los requisi tos de novedad y nivel inventi vo se cumplía n, también se demuest ra que la entidad negó el privile gio de patente a una invenci ón que cumplía con los requisi tos exigido s por ese precept o. I.2.- Contestación de la demanda 16.

La Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o, por conduct o de apodera da judicia l, contest ó oportun amente la demanda [2], aducien do que las pretens iones de la parte actora carecen de apoyo jurídic o y de sustent o para su procede ncia. 17. Se refirió a los requisi tos de patenta bilidad de que tratan los artícul os 14, 16 y 18 de la Decisió n 486 de la Comunid ad Andina, así como las disposi ciones de la misma normati va que regulan el procedi miento que se adelant a para atender las solicit udes de patente de invenci ón y aseveró que los actos adminis trativo s demanda dos fueron expedid os con fundame nto en esos precept os. 18.

En sustent o de tal asevera ción, señaló que en la actuaci ón adminis trativa se determi nó que la invenci ón no tiene novedad por tratars e de materia antici pada, toda vez que algunas modali dades de la reivind icación 1 y sus dependi entes 2 a 22 de la solicit ud corresp onden a modalid ades mencion adas en la anterio ridad WO00503 91 (D1) y que, igualme nte, la reivind icación 23, referen te a una composi ción farmacé utica que compren de un compues to cualqui era de la reivind icación 1 de fórmula (1), contien e algunos compue stos que no son novedos os. 19.

Al respect o explicó que, en la medida en que algunas estruc turas o compues tos de la reivind icación se solapan con estruct uras del estado de la técnica y, por tanto, no son nuevas, la reivind icación indepe ndiente tampoc o lo es. 20. Asimismo, adujo que, previo examen de patenta bilidad y requeri miento a la socieda d demanda nte, dentro de la actuaci ón adminis trativa PCT04- 057663, adelan tada de conform idad con el Manual Andino de Patente s, se determi nó que no existe evidenc ia de que todos los compues tos del tipo reivind icado present en un efecto inesper ado y que, por lo tanto, se conside ra que todo el conjunt o del compues to de la fórmula Markus h [fórmul a (I)] no tiene nivel inventi vo. 21.

Aseguró que el análisi s de nivel inventi vo de la invenci ón no fue realiza do en forma retrosp ectiva, toda vez que se efectuó con base en los conocim ientos que tenía el técnico de nivel medio en la materia para la época de present ación de la solicit ud priorit aria y partien do del conocim iento divulga do en los documen tos previam ente publica dos. 22.

Concluyó que, en ese orden de ideas, la invenci ón no es el resulta do de una activid ad creativ a del hombre que constit uya un avance de la técnica existe nte, razón suficie nte para que la SIC negara el privile gio solicit ado, de conform idad con lo estable cido en la Decisió n 486. I.3.- Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 23.

Mediante provid encia de 18 de septiem bre de 2015[3], el Despach o sustanc iador concedi ó a las partes el término común de diez (10) días para present ar alegato s de conclus ión, y al agente del Ministe rio Público delega do ante la Sección Primer a para que rindier a concept o. 24. Vencido el plazo, la apodera da de la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o[4] allegó escrito de alegato s de conclus ión en el cual, en esencia, reiteró los argumen tos de defensa plante ados en la contest ación de la demanda y de su reforma. 25.

La socieda d actora y el agente del Ministe rio Público no intervi nieron en esta oportun idad procesa l. II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1.- Competencia 26. De conform idad con el artícul o 128, numeral 7º del Código Contenc ioso Adminis trativo [5] y el artícul o 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, expedid o por la Sala Plena del Consejo de Estado, median te el cual se realiza la distrib ución interna de asuntos, esta Sección es compete nte para conocer en única instanc ia del present e proceso.

II.2.- Los actos administrativos demandados 27. Los actos adminis trativo s cuya nulidad solici ta la actora son los que se relacio nan a continu ación: 1. Resolución 58021 de 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió «[n]egar el privilegio de patente de invención a la creación denominada DERIVADOS DE α(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β- AMILOIDEO». 2.

Resolución 63157 de 17 de noviembre de 2010, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió «CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 58021 del 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE ALFA-(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO BETA-AMILOIDEO”».

II.3.- Problema jurídico 28. Correspo nde a la Sala determi nar si las Resoluc iones No. 58021 de 17 de noviemb re de 2009 y No. 40585 de 17 de noviemb re de 2010, expedid as por el Superin tendent e de Industr ia y Comerci o, vulnera n las normas sobre propied ad industr ial en que debiero n fundars e, para lo cual debe determi narse si la novedad y el nivel inventi vo de la creació n denomin ada «DERIVA DOS DE α(N- SULFONA MIDO) ACETAMI DA COMO INHIBID ORES DEL PEPTIDO β- AMILOID EO» están o no afectad as por las enseñan zas conteni das en el documen to WO00503 91 (D1) «Novel sulfona mide and uses thereof » de 31 de agosto de 2000.

II.4- Interpretación Prejudicial 258-IP-2014[6] 29. El Tribuna l de Justici a de la Comunid ad Andina, en la interpr etación prejud icial que rindió dentro del present e proceso, recordó que para que una invenci ón sea novedos a se requier e que no esté compren dida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de present ación de la solicit ud de patente o de la priorid ad reconoc ida, tanto la innovac ión como los conocim ientos técnico s que de ella se despren den no hayan sido accesib les al público, por cualqui er medio, entendi endo que la difusió n debe contene r informa ción suficie nte sobre la invenci ón para que una persona versad a en la materia pueda utiliza rla para diseñar el invento. 30.

Precisó que, de acuerdo a criteri os de las Cámaras de Recurso s de la Oficina Europe a de Patente s (OEP), la falta de novedad de una invenci ón se configu rará si su objeto deriva clara, precisa y directa mente del estado de la técnica, y si en este son conocid as todas las caracte rística s de aquélla. 31.

Añadió que las Cámaras han desarro llado los siguien tes princip ios en lo que concier ne a la interpr etación del estado de la técnica: (i) reglas general es de interpr etación; (ii) combina ciones en un documen to anterio r, (iii) aprecia ción de caracte rística s implíci tas, (iv) aprecia ción de caracte rística s intríns ecas, (v) aprecia ción de lo equival ente, (vi) aprecia ción de dibujos, (vii) aprecia ción de ejemplo s, (viii) aprecia ción de usos anterio res, (ix) grandes reivin dicacio nes, (x) divulga ción defectu osa, (xi) divulga ción fortuit a y (xii) posibil idad de puesta en práctic a. 32.

Explicó que, en cuanto al princip io relativ o a las «combin aciones en un documen to anterio r», las Cámaras han precisa do que cuando un documen to compren dido en el estado de la técnica hace referen cia a una manera habitua l de prepara r un product o, estará permiti do consult ar documen tos de referen cia tales como manuale s, enciclo pedias o diccion arios, a fin de determi nar lo que el experto en la materia hubies e compren dido a la fecha de present ación de la solicit ud de patente o de la priorid ad reconoc ida. 33.

Refirió que el Manual Andino de Patente s contien e los siguien tes criteri os sobre el análisi s de novedad en relació n con los compues tos químico s: […] Química Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo.

Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación. En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que (sic) carece de novedad.

Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad.

Si un compuesto tiene varios isómeros o esteroisómeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de este documento.

En este caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físico-químicas) no es suficiente para definir sin ambigüedad el producto. Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nuevo.

Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte del estado de la técnica y que no aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento. […]. 34.

Seguidam ente, el Tribuna l Andino de Justici a destacó que el requisi to del nivel inventi vo ofrece al examina dor la posibil idad de determi nar si con los conocim ientos técnico s que existía n al momento de la invenci ón se hubiese podido llegar de manera evident e a la misma, o si el resulta do hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalm ente versada en el asunto técnico corres pondien te. 35.

En ese sentido, apuntó que, para los efectos del artícul o 18 de la Decisió n 486, lo obvio es lo que se encuent ra o pone delante de los ojos de manera muy clara o que no tiene dificul tad, mientra s que lo evident e consist e en la certeza clara y manifie sta de la que no se puede dudar, de lo cual se deduce que algo que resulte obvio no necesar iamente es evident e, empero lo que es evident e es también obvio. 36.

En este orden de ideas, comentó, se puede conclui r que una invenci ón goza de nivel inventi vo cuando, a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesit a algo más que la simple aplicac ión de los conocim ientos técnico s en la materia para llegar a ella, es decir, que de conform idad con el estado de la técnica el invento no es consecu encia clara y directa de dicho estado. 37.

Transcri bió apartes del Manual para el Examen de Solicit udes de Patente s de Invenci ón en las Oficina s de Propied ad Industr ial de los países de la Comunid ad Andina en lo atinent e a ciertos criter ios para determi nar el nivel inventi vo y se refirió, además, al papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocim ientos normale s o corrien tes en el asunto tratado, así como a los presupu estos para un adecuad o análisi s del nivel inventi vo. 38.

Finalmen te, conside rando que en el sub lite se invoca el referid o Manual Andino de Patente s, el Tribuna l estimó oportun o referir se al valor jurídic o de dicho documen to, reitera ndo lo expresa do en la Interpr etación Prejud icial de 13 de mayo de 2014, expedid a en el proceso 09-IP- 20148, en la cual sostuvo que constit uye una fuente de consult a y sustent o para el examina do que, por lo tanto, no es de carácte r obligat orio ni vincula nte para el funcion ario. 39.

Tras las anterio res conside racione s, el Tribuna l de Justici a de la Comunid ad Andina emitió el siguien te pronunc iamient o: […]

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en este son conocidas todas las características de aquélla.

Adoptando los parámetros establecidos en el Manual Andino de Patentes en relación con el análisis de la novedad para los compuestos químicos, resaltamos que: “Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo.

Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación”. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

La corte consultante deberá determinar si el documento D1 (WO0050391), citado como anterioridad por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIÓ, afecta los requisitos de novedad y nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: EI Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

TERCERO: EI Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador; por lo que no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí sólo. II.5- El caso concreto 40.

La socieda d Bristol -Myers Squibb Company, mediant e escrito radica do el 18 de junio de 2004 bajo el radicad o PCT/04- 057563, solici tó ante la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o el privile gio de patente a la invenci ón titulad a: «DERIVA DOS DE α(N- SULFONA MIDO) ACETAMI DA COMO INHIBID ORES DEL PEPTIDO β- AMILOID EO», que corresp onde a la solicit ud interna cional PCT/US0 2/40605 de 20 de diciemb re de 2002. 41.

La reivind icación 1 y sus dependi entes 2-22 se refiere n a compues tos derivad os de alfa- (N- sulfona mido) acetami da, represe ntados por la fórmula genera l (I), y la reivind icación 23 se refiere a una composi ción que contien e un compues to de formula (I). El problem a que pretend er resolve r la solicit ud consist e en la necesid ad de proporc ionar compues tos útiles para inhibir la producc ión del péptido β amiloid eo (β- AP), y para resolve rlo la solicit ud proporc iona compues tos derivad os de alfa- (N- sulfona mido) acetami da como inhibid ores del péptido beta- amiloid eo en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er, represe ntados por la fórmula genera l (I). 42.

Mediante las Resoluc iones No. 58021 de 17 de noviemb re de 2009 y 63157 de 17 de noviemb re de 2010, la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o negó el privile gio de patente a la invenci ón denomin ada por conside rar que la invenci ón no es nueva y tampoco tiene nivel inventi vo. 43.

La socieda d Bristol -Myers Squibb Company discut e la legalid ad de los referid os actos adminis trativo s demanda dos, argumen tando que la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o descono ció lo dispues to en los artícul os 14, 16 y 18 de la Decisió n 486 de la Comisió n de la Comunid ad Andina, toda vez que los compues tos novedos os de α-(N- sulfona mido) acetami da sí cumplen con los requisi tos de patenta bilidad, ya que son novedos os y tienen nivel inventi vo. 44.

A continu ación, la Sala procede a analiza r el conteni do de los actos adminis trativo s demanda dos y los argumen tos de las partes con el fin de estable cer, a partir de los mismos, si la invenci ón reivind icada es o no novedos a y si se hubiese deriva do de manera evident e del estado de la técnica.

Análisis en relación con el requisito de novedad: 45. En la Resoluc ión No. 58021 de 17 de noviemb re de 2009, la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o puso de present e que la fecha determi nante para el análisi s compara tivo es el 20 de diciemb re de 2001, que corresp onde a la fecha de la priorid ad reclama da respect o de la solicit ud interna cional US60/34 4,322 y adujo que el documen to que se relacio na a continu ación determi na el estado de la técnica a esa fecha: |No. |Documento |Título |Fecha de | | | | |publicación | |D1 |WO0050391 |Novel sulfonamide compounds |Agosto 31 de | | | |and uses thereof |2000 | D1 (Folios 636-643, 671.672) 55.

A partir de la referida anterioridad señaló que la invención no tiene novedad por tratarse de materia anticipada previamente, considerando que la reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 22 se refieren a compuestos derivados de alfa-(N-sulfonamido) acetamida, representados por la fórmula general (I): [pic] 46. Expuso que de la compara ción entre la solicit ud y el documen to D1 se observa que algunas modali dades reivind icadas corresp onden a las mencion adas en la anterio ridad D1, de manera que no son novedos as, pues ya se conocía n en el estado de la técnica. 47.

Agregó que la reivind icación 23, referid a a una composi ción farmacé utica que compren de un compues to cualqui era de la reivind icación 1 de formula (I), igualme nte carece de novedad tenien do en cuenta que algunos de los compues tos que la contien en no son novedos os. 48. En la demanda que ahora se resuelv e, la socieda d demanda nte adujo que la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o le dio un alcance erróne o al concept o de novedad y realizó un análisi s contrad ictorio, toda vez que en la Resoluc ión 58021 reconoc ió que D1 y la solicit ud bajo estudio se diferen cian en la presenc ia de otros signifi cados para los distint os R: R1;

R2; R3 pero, sin embargo, concluy ó que la solicit ud carece de novedad. 49. Destacó, en ese sentido, que el examina dor encontr ó que solo algunas y, por tanto, no la totalid ad de las modalid ades reivind icadas corresp onden a las mencion adas en la anterio ridad y reconoc e que hay diferen cias en los sustitu yentes descrit os entre cada solicit ud. 50.

Aseveró que, según lo estable ce el Manual Andino para el Examen de Solicit udes de Patente s de Invenci ón, si al efectua rse la compara ción element o por element o al menos uno es diferen te de lo revelad o por el estado de la técnica, la invenci ón se conside ra novedos a, y añadió que el análisi s de la novedad exige que la anterio ridad, por sí sola, revele las caracte rística s de la solicit ud, lo cual no ocurrió en el sub lite, ya que D1 no revela por sí solo el grupo de compues tos de la solicit ud. 51.

Por lo demás, present ó una compara ción entre la solicit ud denegad a y la anterio ridad D1, exponie ndo que los ejemplo s de la anterio ridad D1 tienen un sustitu yente en el nitróge no de la amida, mientra s que la totalid ad de los compues tos reivind icados no están sustitu idos en el nitróge no de dicha amida. 52.

La Sala observa que los anterio res argumen tos fueron analiza dos por la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o tanto en la referid a Resoluc ión 58021 de 2009 como en la Resoluc ión 63157 de17 de noviemb re de 2010, a través de la cual resolvi ó el de reposic ión interpu esto por la actora contra aquella.

Al respect o, la entidad determ inó que cuando R1 represe nta halógen o o alcoxi; R, hidróge no; R2, heteroc iclo y R3, piridil o se obtiene n compues tos que fueron anticip ados por D1 cuando en su estruct ura D es halógen o, alcoxi; E, Hidróge no; G, amida; J, heteroc iclo con uno o más dobles enlaces, de lo cual se despren de que dentro del alcance de la reivind icación 1 hay compues tos que no son nuevos, tal como se evidenc ia en el siguien te cuadro compara tivo: [pic] 53.

Asimismo, sostuvo que D1 muestra sustit uciones alquil o sustitu ido o no y cicloal quil sustitu ido o no, lo que incluye molécu las conteni das en el alcance de las definic iones de los radical es aportad as por el solicit ante; señaló que en la anterio ridad D1, G puede ser una amida no sustitu ida y, que, adicion almente, D1 define al término «amida » como radical es de la forma CONRR', donde R y R' pueden ser hidróge nos, de manera que sí revelab a que la amida no estuvie ra sustitu ida, por lo que, en efecto, las modalid ades que la contien en sí afectan a los compues tos reclama dos. 54.

En el mismo sentido, al contest ar la demanda la entidad resalt ó que durante la etapa adminis trativa y con motivo del examen de patenta bilidad se comunic ó a la socieda d solicit ante que hay estruct uras de la reivind icación que se solapan con estruct uras del estado de la técnica y, por tanto, no son nuevas, lo cual la llevó a la conclus ión de la reivind icación indepe ndiente no es nueva. 55.

Afirmó, además, que la solicit ante tuvo la posibil idad de restrin gir la solicit ud a las reivind icacion es nuevas con el fin de que se examina ra su nivel inventi vo y expuso que, a pesar que de dicha restric ción no fue present ada por la solicit ante, en los requeri mientos de fondo efectua dos en virtud del artícul o 45 de la Decisió n 486 se expusie ron los argumen tos que conduje ron a determi nar que los compues tos que eventua lmente eran nuevos no tenían nivel inventi vo. 56.

De acuerdo con lo anterio r, la sala encuent ra que, en efecto, como lo aduce la parte actora, la entidad demand ada admitió que algunos compue stos de la materia reivin dicada no se encuent ran en D1 y que, de hecho, procedi ó a realiza r el análisi s del nivel inventi vo en relació n con esas modalid ades no incluid as en D1.

Sin embargo, concluy ó que todo el conjunt o de compues tos de la fórmula Markus h [fórmul a (I)] no tiene nivel inventi vo. 57. En este punto es conveni ente recorda r que, de conform idad con el artícul o 16 de la Decisió n 486 de la Comunid ad Andina, la novedad de la invenci ón consist e en que la creació n no esté compren dida en el estado de la técnica, el cual, a su vez, compren de todo lo que haya sido accesib le al público por descrip ción escrita u oral, o por cualqui er otro medio que divulgu e el invento antes de la fecha de present ación de la solicit ud o de la priorid ad reconoc ida. 58.

Ahora bien, como ya se mencion ó en esta provide ncia, en la interpr etación prejud icial rendida dentro del present e proceso el Tribuna l de Justici a de la Comunid ad Andina destacó que el Manual Andino de Patente s contien e algunos criter ios sobre el análisi s de novedad en relació n con los compues tos químico s, uno de los cuales indica que si tanto la reivind icación como el documen to del estado de la técnica están definid os por fórmula s Markush que se solapan, es decir, si hay un subgrup o de compues tos comunes a los dos pero el estado de la técnica no describ e ningún compues to concret o en este subgrup o, convien e alegar falta de novedad aducie ndo que los compues tos reivind icados se encuent ran en parte del estado de la técnica y que no aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapam iento. 59.

En ese orden de ideas, siendo que algunas estruc turas de la reivind icación no son nuevas, esta Sala puede estable cer que, como lo aduce la entidad demand ada, la reivind icación en sí tampoco lo es. 60. Por lo demás, es preciso resalt ar que el Tribuna l Andino advirti ó en el sub lite que si bien el Manual para el Examen de Solicit udes de Patente s de Invenci ón constit uye una fuente de consult a y sustent o para el examina dor, ese documen to por sí solo no tiene carácte r obligat orio ni vincula nte para el funcion ario y solo es avalado por ese Tribuna l cuando es incorpo rado dentro de las interpr etacion es prejudi ciales en asuntos partic ulares. 61.

Desde ese punto de vista, se puede conclui r que carece de asidero el argumen to de nulidad susten tado en que, a la luz de lo dispues to por el Manual Andino de Patente s, la invenci ón es nueva si al menos un element o del compues to es diferen te de lo revelad o por el estado de la técnica. 62.

Toda que el referid o fue el único argumen to plantea do por la actora para demostr ar que los compues tos de la solicit ud en estudio sí cumplen con el requisi to de novedad exigid o en el artícul o 14 de la Decisió n 486, la Sala conside ra que no desvirt uó la legalid ad de los actos adminis trativo s en cuanto que señalar on que la novedad se encuent ra afectad a por D1 (WO0050 391).

Análisis en relación con el requisito de nivel inventivo 63. En las Resoluc iones No. 58021 de 17 de noviemb re de 2009 y No. 63157de 2010, la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o sostuvo que al analiza r el nivel inventi vo efectua do sobre las modalid ades de la solicit ud que no están incluid as en D1 encontr ó que este documen to enseña compues tos útiles como inhibid ores del péptido beta- amiloid eo para inhibir la producc ión del péptido β- amiloid eo (β -AP) en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er, represe ntados por la fórmula genera l (I): [pic] 64.

Aludió que la diferen cia entre D1 y la solicit ud bajo estudio es la presenc ia de otros signifi cados para los distint os R; R1; R2; R3 y concluy ó que no hay evidenc ia de un efecto técnico sorpre ndente logrado por esa diferen cia, ya que los compues tos reivind icados conserv an la misma activid ad para inhibir la producc ión del péptido β- amiloid eo (β- AP) en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er frente a los divulga dos en D1. 65.

Frente al problem a técnico objeti vo plantea do en las reivind icacion es reclama das, consist ente en obtener otros compues tos derivad os de la formula (I), alterna tivos, útiles para inhibir la producc ión del péptido β- amiloid eo(β- AP) en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er, sostuvo que para un técnico medio en la materia era obvio realiza r las sustitu ciones sugerid as por el solicit ante para obtener los compues tos reivind icados en la cláusul a 1 a partir de D1, motivad o por la obtenci ón de compues tos útiles como inhibid ores del péptido beta- amiloid eo en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er. 66.

Apuntó que en la descrip ción se allegan ensayo s basados en la inhibic ión de la formaci ón de Aβ para compues tos de formula (I), en los cuales se obtuvie ron valores de IC50 entre ≤ 50 y ≤ de 10000 nM, pero esta informa ción no permite eviden ciar que los compues tos reclama dos sean mejores que los divulga dos en D1, ya que las tablas de los folios 641- 643 muestra n la activid ad de los compues tos 1- 87 (+++++) con IC50 ≤ 25 nM, como se mencion a en el folio 640, razón por la cual con los resulta dos de los ensayos realiz ados no se observa el paso inventi vo de los compues tos reivind icados por el solicit ante. 67.

Determin ó que, en ese orden de ideas, los compues tos o modalid ades restant es de las reivind icacion es 1 a 22, al igual que la composi ción que los contien e, reclama da en la reivind icación 23, no cumplen con el requisi to de nivel inventi vo, requeri do para otorgar el privile gio solicit ado. 68.

Por su parte, la socieda d demanda nte alegó que de las enseñan zas divulga das por D1 (WO0050 391) un experto en la materia no hubiera selecc ionado el grupo específ ico que se reclama en la solicit ud, el cual requier e de una amida no sustitu ida y que el nitróge no adyacen te a la sulfona no se encuent re sustitu ido por un fenilo, razón por la cual los compues tos de la invenci ón present an un resulta do inesper ado que le otorga nivel inventi vo con respect o al arte previo o D1. 69.

Igualmen te, advirti ó que para realiza r el juicio sobre el nivel inventi vo el examina dor se debe retrotr aer al estado de la técnica existe nte al momento en que se realiza la invenci ón y analiza r desde esa óptica si verdade ramente para ese instant e hubiera sido realmen te posible llegar de manera obvia o evident e al objeto que se reivind ica. 70.

En ese context o, aseveró que la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o interpr etó la descrip ción de la invenci ón de manera equivoc ada e inadecu ada, puesto que realizó un análisi s ex- post facto o hindsig ht, al basar su análisi s en la invenci ón final, que como es obvio no era conocid a por el invento r cuando inició la investi gación, devolv iéndose en el análisi s de la invenci ón para llegar a los documen tos del estado de la técnica. 71.

Afirmó que, de acuerdo con el artícul o 18 de la Decisió n 486 de la Comunid ad Andina, el análisi s debe realiza rse con base en el estado de la técnica vigent e al momento de la investi gación, el cual, como es lógico, no involuc raba la invenci ón misma. 72. Hizo énfasis en que la invenci ón solo se concret ó al final del proceso de investi gación y que, por lo tanto, no se puede seguir el análisi s partien do de los compues tos novedos os encontr ados por la misma y afirmar que era obvio encontr ar que dichos derivad os de alfa- (n- sulfona mido) acetami da mostrar an mejores result ados a partir de D1.

El esfuerz o de la invenci ón, subrayó, lo constit uye la explora ción de las diferen tes familia s de sustanc ias que no existen en la anterio ridad, en la cual se trata solamen te de posibil idades plantea das. 73. Con el fin de desvirt uar el concept o técnico efectu ado dentro de la actuaci ón adminis trativa, y que constit uye el fundame nto de la decisió n de la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o, la actora aportó con la reforma de la demanda un cuestio nario resuelt o por Augusto Rivera Umaña[7], quien aseveró que, desde su punto de vista, «sí existe nivel inventi vo en el invento al que se refiere la solicit ud colombi ana No. 04.057. 563 frente a las enseñan zas de D1, toda vez que de ninguna manera result a obvio para una persona median amente versada en la materia prever que si evita usar arilos como sustitu yentes en E y usa una amida no sustitu ida en G obtendr á compues tos con al menos la misma activid ad de los descrit os en D1». 74.

Sin embargo, una vez efectua da la revisió n del mismo, la Sala encuent ra que en el cuestio nario el experto no sustent ó tal afirmac ión, es decir, no explicó el motivo por el cual con los conocim ientos medios y procedi mientos divulg ados una persona del oficio normalm ente versada en la materia técnic a no se habría podido obtener el resulta do que se pretend e patenta r. 75.

De conform idad con el artícul o 18 la de Decisió n 486 de la Comisió n de la Comunid ad Andina, «una invenci ón tiene nivel inventi vo, si para una persona del oficio normalm ente versada en la materia técnic a corresp ondient e, esa invenci ón no hubiese result ado obvia ni se hubiese deriva do de manera evident e del estado de la técnica ». 76.

En este punto es importa nte recorda r que en la interpr etación prejud icial emitida en el present e proceso, el Tribuna l de Justici a de la Comunid ad Andina resaltó el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocim ientos normale s o corrien tes en el asunto tratado, y advirti ó que ello presupo ne que el análisi s del nivel inventi vo no debe partir de la activid ad que tendría un genio o un persona je con un conocim iento e instruc ción más allá de la «media normal» en la materia que se trate, pues se está buscand o que no exista «obvied ad», lo cual sólo se logra si se parte de conocim ientos estánda res para una persona del oficio en el campo técnico respec tivo. 77.

En la Interpr etación Prejud icial No. 12- IP-98, traída a colació n por la socieda d actora en la demanda, el TJCA, con sustent o en la doctrin a[8], se señaló que «… la propia norma comunit aria utiliza un standar d jurídic o: una persona del oficio, normal mente versada en la materia técnic a corresp ondient e, que puede llegar a la Invenci ón en el curso corrien te de sus activid ades.

“El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocim ientos suficie ntes en el respect ivo campo: un zapater o si la invenci ón se refiere a zapatos, un químico si la invenci ón concier ne al campo de la química, etc.». 78. Al respect o, la demanda nte aseguró que «frente a la solicit ud de patente que aquí se analiza, la persona expert a en la técnica en cuestió n es un químico farmac éutico, normal mente versado en la materia técnic a corresp ondient e»[9]. 79.

Siendo así, en el asunto sub examine no puede entende rse que la falta de obvieda d que alude el profesi onal en mención haya sido determi nada a partir de conocim ientos estánda res para una persona del oficio en el campo de la química farmac éutica. Esto conside rando que, como lo informó en el cuestio nario, el experto tiene un posgrad o en ciencia s química s a nivel de doctora do y cuenta con experie ncia en la docenci a univers itaria a nivel de pregrad o y posgrad o, así como en la investi gación científ ica, lo cual lleva a la Sala a conside rar que la prueba no desvirt úa los actos acusado s en cuanto determi nan que el objeto reivind icado por la demanda nte se deriva de manera evident e para la persona del oficio y no tiene un efecto técnico sorpre ndente e inesper ado en relació n con la informa ción que enseña el arte previo. 80.

Por otro lado, el Tribuna l Andino recordó que el análisi s del nivel inventi vo en relació n con la figura del técnico medio en la materia impone al examina dor la ficción de ubicars e en el estado de la técnica que existía al momento de la solicit ud de la patente de invenci ón o de la fecha de priorid ad, lo que resulta de suma importa ncia, ya que se debe generar un mecanis mo idóneo para que esto se logre. 81.

En ese sentido, explicó, para evitar que se realice un examen subjeti vo o con element os que no se encontr aban al momento de la invenci ón, se debe evitar exámene s mediado s por conocim ientos retrosp ectivos obteni dos de la propia invenci ón o del estado actual de la técnica (a posteri ori, ex post facto o de tipo hindsig ht). 82.

Ahora bien, tal y como se ha expuest o en la present e provide ncia, la invenci ón titulad a «DERIVA DOS DE α(N- SULFONA MIDO) ACETAMI DA COMO INHIBID ORES DEL PEPTIDO β- AMILOID EO» corresp onde a la solicit ud interna cional PCT/US0 2/40605 de 20 de diciemb re de 2002 y el análisi s de patenta bilidad se efectuó a partir de las enseñan zas del documen to WO 005391 (D1), denomin ado Novel sulfona mide compoun ds and uses thereof, publica do el 31 de agosto de 2000. 83.

Así, esta Sala adviert e que el examina dor de la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o efectuó el análisi s del nivel inventi vo de conform idad con el estado de la técnica que existía al momento de la solicit ud de patente de invenci ón, es decir, realizó un análisi s retrotr aído y no a posteri ori o a partir de conocim ientos obtenid os de la propia invenci ón, como lo aduce la actora. 84.

Sin perjuic io de lo anterio r, analiza dos los anteced entes de la actuaci ón adminis trativa y el conteni do de los actos objeto de demanda la Sala encuent ra que estos se encuent ran debidam ente sustent ados. 85. En ese sentido se observa que el documen to WO00503 91 (D1), definid o como anterio ridad por la Superin tendenc ia de Industr ia y Comerci o como el estado de la técnica más cercano en el asunto subxami ne, corresp onde a sulfona midas general es que inhiben la gamma- secreta sa y son útiles en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er. 86.

Por su parte la invenci ón «DERIVA DOS DE α(N- SULFONA MIDO) ACETAMI DA COMO INHIBID ORES DEL PEPTIDO β- AMILOID EO», según su descrip ción,[10] propor ciona compues tos novedos os de α-(N- sulfona mido) acetami da que tienen propied ades de fármaco y bio- afectac ión, sus composi ciones farmacé uticas y un método de uso.

En particu lar, la invenci ón está relacio nada con las α- (N- arilsul fonamid o) acetami das, compues tos que poseen la inhibic ión de la producc ión del péptido β -amiloi deo (β- AP). 87. En la siguien te gráfica se observa n las fórmula s general es de los compues tos de la anterio ridad WO 005391 (derech a) y de la reivind icación (izqui erda). [pic] 88.

Las caracte rística s esencia les de los compues tos de la solicit ud son los sustitu yentes del N de la sulfona mida, que son: una AMIDA no sustitu ida y un radical R2 que incluye un alquile no (–CH2–) n. 89. Asimismo, en los anteced entes se observa que, como lo aduce la entidad demand ada, los ejemplo s citados en el Documen to WO 005391 (D1) no cumplen con dichas caracte rística s. Sin embargo, el documen to en sí mismo sí sugiere que la amida no sustitu ida como sustitu yente G tiene tantas ventaja s como otros grupos, dado que los compues tos conserv an su activid ad para inhibir la producc ión del péptido β- amiloid eo (β- AP) en el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er frente a los divulga dos en D1. 90.

Igualmen te, en el trámite admini strativ o se evidenc ió que el sustitu yente princip al de R2 de los compues tos de la solicit ud reivind icada no está unido de forma directa al N de la sulfona mida, sino que está precedi do por alquile no. No obstant e, la fórmula y los ejemplo s de D1 enseñab a C, que es metilen o (–CH2–) n, lo cual indica que el sustitu yente del N incluye un alquile no (–CH2–), una de las caracte rística de los compues tos reivind icados. 91.

De esa forma, la sustitu ción sobre el N de la sulfona mida precedi da por alquile no (–CH2–) n estaba sugerid a en la fórmula genera l y en los ejemplo s del Documen to WO 005391. 92. Se verific a también que el Documen to WO 005391 present a algunos compue stos que no tienen fenil unido directa mente al N y tienen alta activid ad, como, el compues to número 210, cuyo metil precede al fenil, razón por la cual se le llama «benzyl » y tiene alta activid ad (++++), lo que motiva al experto en la materia a ensayar compue stos que no tienen fenil unido directa mente al N, tal como los compues tos de la solicit ud estudia da. 93.

Por lo demás, como bien lo evidenc ió la SIC, en la solicit ud no sólo se reivind ican compues tos con alta activid ad, sino también compue stos con baja activid ad y, conside rando que la mayor parte de los compues tos reivind icados tiene más baja activid ad que sus homólog os de D1, determi nó que no tiene nivel inventi vo. 94.

En ese orden de ideas, se concluy e que D1 sugería, en la fórmula genera l y en los ejemplo s, compues tos en los cuales la acetami da no está sustitu ida y en los cuales la sustitu ción sobre el N de la sulfona mida está precedi da por alquile no (–CH2–) n que son altamen te activos para inhibir la producc ión del péptido B- amiloid e y preveni r de esta manera la acumula ción de depósit os de proteín a amiloid e en el cerebro con el fin de tratar la enferme dad de Alzheim er y, en consecu encia, el experto en la materia, elegirí a compues tos con la acetami da no sustitu ida y con la sustitu ción sobre el N de la sulfona mida precedi da por alquile no (–CH2–), según indica D1, para inhibir la producc ión del péptido β -amiloi de para el tratami ento de la enferme dad de Alzheim er, razón por la cual se conside ran obvios. 95.

En otras palabra s, la Sala no encuent ra un efecto técnico sorpre ndente logrado por la diferen cia encontr ada entre D1 y la solicit ud en estudio, ni se evidenc ia un salto inventi vo de los compues tos reivind icados. 96. De conform idad con lo anterio r, la solicit ud de patente de invenci ón titulad a: «DERIVA DOS DE α(N- SULFONA MIDO) ACETAMI DA COMO INHIBID ORES DEL PEPTIDO β- AMILOID EO no cumple con los requisi tos de patenta bilidad previs tos en los artícul os 14, 16 y 18 la Decisió n 486 de la Comunid ad Andina, toda vez que se trata de un compone nte farmacé utico que carece novedad y de nivel inventi vo, en la medida en que, para una persona del oficio normalm ente versada en la materia técnic a resulta ría obvio al derivar se de manera evident e del estado de la técnica. 126.

Las consideraciones que se dejan expuestas resultan suficientes para concluir que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, lo cual conlleva a negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la doctora Doris Elena Polo Córdoba, de conformidad con el poder y los documentos visibles en los folios 180 a 182 del expediente.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado P: 9 ----------------------- [1] Folios 27 a 45 y folios 65 85 (reforma de la demanda). [2] Folios 86 a 94 y 110 a 124. [3] Folio 228. [4] Folios 171 a 178. [5] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia. […]. 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. [6] Folios 147 a 168. [7] Folios 790 a 799 del cuaderno de antecedentes administrativos. la prueba fue incorporada al proceso mediante auto de 23 de agosto de 2013 (folio 134). [8]El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, (página 62). [9] Folio 79 (reforma de la demanda). [10] Folios 133 y siguientes del cuaderno de antecedentes administrativos.