11001-03-24-000-2009-00588-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00588-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-11-26

Ponente: Oswaldo Giraldo López

Actor: Transportadora Comercial Colombia S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Similitudes Ortográficas: […] Observa la Sala que al respecto existe una similitud, en el entendido que las marcas confrontadas presentan semejanza en su extensión al estar integradas por tres (3) letras idénticas a la de la marca registrada solo que su ubicación está en un orden diferente y cuentan con una terminación igual. Una vez, comparadas las marcas en conflicto la Sala considera que las marcas «CTC» y «TCC» son semejantes, en cuanto ambas están formadas por tres letras iguales, y, aunque, se encuentran en diferente disposición, ortográficamente son similares y en consecuencia, su coexistencia en el mercado pudiera llevar al público consumidor a error, dado que no cuentan con la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora «TCC». Lo anterior significa que el vocablo «CTC», no cuenta con distintividad, puesto que la longitud de los signos, la coincidencia en sus terminaciones y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos no son diferentes, derivándose de ello un riesgo de confusión para el consumidor medio. Similitudes Fonéticas […] A este respecto, observa la Sala que entre los signos cotejados existe similitud fonética, en el entendido que son dos marcas cuya única diferencia es el orden de las letras. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a que en ambas marcas su acento prosódico se marque en la vocal E, la cual, si bien no hace parte del aspecto ortográfico, en lo relacionado con el efecto sonoro o auditivo, en el oyente la expresión compuesta que se produce es CETECE y TECECE, incluyendo necesariamente en su pronunciación y escucha la vocal referida. En igual sentido, es dable concluir que entre las marcas cotejadas, existe coincidencia en la terminación CE, lo cual, conforme a lo dicho por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial propia del proceso analizado, la coincidencia en las terminaciones de las marcas, así como en la recordación que una y otra deja en el consumidor da espacio a la confusión. Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los servicios de la clase 39 que distinguen. Aunado a ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica y fonética, al ser muy semejantes, indiquen que se considere que generan riesgo de confusión. […] Análisis de competitividad de los servicios […] En el caso sub examine, se tiene que las marcas amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor. Adicionalmente, se tiene que las marcas confrontadas distinguen el mismo género de servicio, con finalidades análogas, así como que comparten similares canales de comercialización, coincidiendo en las páginas web y las sucursales físicas donde se ofrecen y adquieren los servicios. Ahora bien, en lo relacionado a los medios de publicidad, ambas marcas emplean similares estrategias comerciales para publicitar los servicios especializados que prestan, destacándose principalmente las que se realizan en sus páginas web de manera directa, y en redes sociales como Facebook. En este orden de ideas, al no poseer la condición de distintividad necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los servicios de la marca « CTC » con los del signo « TCC » beneficiándose por tanto la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CTC y el nombre comercial Transportadora Comercial Colombia TCC / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba / NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO - Lo es Transportadora Comercial Colombia TCC / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto CTC en la clase 39 por tener similitud con las siglas TCC que identifican el nombre comercial Transportadora Comercial Colombia y generarse riesgo de confusión[A] juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (3 de septiembre de 2008), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial «Transportadora Comercial Colombia- TCC». Por su parte, los certificados expedidos por las sociedades en los cuales se deja constancia de la relación comercial sostenida con la sociedad actora, demuestran la actividad comercial relacionada con la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, además reflejan el conocimiento que tienen los distintos empresarios de la presencia en el mercado de la sociedad actora y de su intención de posicionarse en el mercado. En suma, de la valoración en conjunto de los elementos probatorios allegados al plenario, la Sala advierte que la sociedad «Transportadora Comercial Colombia- TCC» cuenta con numerosos clientes en el mercado que conocen su nombre comercial y la actividad que desarrollada, además demuestran el nivel de ventas representado en los valores certificados y, por supuesto, la permanencia y continuidad en su operación. De esta manera, es claro que se trata de un nombre comercial “protegido” que, en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, podría impedir el registro de una marca, siempre que esta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación. Así las cosas, la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, desde el punto de vista fonético respecto de las letras «CTC» en cuanto a la marca y las siglas del nombre comercial las contienen en forma similar, dada la circunstancia de que coinciden en las tres letras que las conforman, solo que como ya se ha afirmado, en un orden diferente respecto de la primera y la segunda de las letras, lo cual hace que fonéticamente se pronuncien de forma similar. En atención a que el cotejo debe realizarse en torno a las semejanzas y que el nombre comercial se conforma de unas siglas registradas y se encontró demostrado su uso, es claro que el objeto social tanto de la empresa propietaria del nombre, como de la marca debatida es el transporte comercial por pertenecer a la misma clasificación internacional, es decir la clase 39. Lo anterior, permite a la Sala concluir que la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, desde el punto de vista ortográfico y fonético, arroja similitudes en las siglas que identifican el nombre comercial de la parte actora y, por ende, son confundibles. En efecto, se tiene que la marca cuestionada reproduce en su totalidad con diferencia del orden de las letras, pero con la misma terminación el nombre comercial de la demandante, esto es, las siglas «TCC» que integran el nombre comercial de la marca opositora. En este contexto, la Sala considera que entre los signos en conflicto pueden generarse riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante utiliza el nombre comercial « Transportadora Comercial Colombia TCC» para distinguir los servicios de la clase 39 de la clasificación internacional de Niza “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CTC y la marca mixta TCC / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son CTC y TCC / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CTC en la clase 39 por no poseer la condición de distintividad necesaria, tener similitud con la marca TCC previamente registrada en la misma clase y existir conexión competitiva de los servicios que distinguen Similitudes Ortográficas: […] Observa la Sala que al respecto existe una similitud, en el entendido que las marcas confrontadas presentan semejanza en su extensión al estar integradas por tres (3) letras idénticas a la de la marca registrada solo que su ubicación está en un orden diferente y cuentan con una terminación igual.

Una vez, comparadas las marcas en conflicto la Sala considera que las marcas «CTC» y «TCC» son semejantes, en cuanto ambas están formadas por tres letras iguales, y, aunque, se encuentran en diferente disposición, ortográficamente son similares y en consecuencia, su coexistencia en el mercado pudiera llevar al público consumidor a error, dado que no cuentan con la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora «TCC».

Lo anterior significa que el vocablo «CTC», no cuenta con distintividad, puesto que la longitud de los signos, la coincidencia en sus terminaciones y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos no son diferentes, derivándose de ello un riesgo de confusión para el consumidor medio. Similitudes Fonéticas […] A este respecto, observa la Sala que entre los signos cotejados existe similitud fonética, en el entendido que son dos marcas cuya única diferencia es el orden de las letras.

Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a que en ambas marcas su acento prosódico se marque en la vocal E, la cual, si bien no hace parte del aspecto ortográfico, en lo relacionado con el efecto sonoro o auditivo, en el oyente la expresión compuesta que se produce es CETECE y TECECE, incluyendo necesariamente en su pronunciación y escucha la vocal referida.

En igual sentido, es dable concluir que entre las marcas cotejadas, existe coincidencia en la terminación CE, lo cual, conforme a lo dicho por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial propia del proceso analizado, la coincidencia en las terminaciones de las marcas, así como en la recordación que una y otra deja en el consumidor da espacio a la confusión. Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los servicios de la clase 39 que distinguen.

Aunado a ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica y fonética, al ser muy semejantes, indiquen que se considere que generan riesgo de confusión. […] Análisis de competitividad de los servicios […] En el caso sub examine, se tiene que las marcas amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Adicionalmente, se tiene que las marcas confrontadas distinguen el mismo género de servicio, con finalidades análogas, así como que comparten similares canales de comercialización, coincidiendo en las páginas web y las sucursales físicas donde se ofrecen y adquieren los servicios. Ahora bien, en lo relacionado a los medios de publicidad, ambas marcas emplean similares estrategias comerciales para publicitar los servicios especializados que prestan, destacándose principalmente las que se realizan en sus páginas web de manera directa, y en redes sociales como Facebook.

En este orden de ideas, al no poseer la condición de distintividad necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los servicios de la marca « CTC » con los del signo « TCC » beneficiándose por tanto la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CTC y el nombre comercial Transportadora Comercial Colombia TCC / USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba / NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO – Lo es Transportadora Comercial Colombia TCC / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CTC en la clase 39 por tener similitud con las siglas TCC que identifican el nombre comercial Transportadora Comercial Colombia y generarse riesgo de confusión [A] juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (3 de septiembre de 2008), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial «Transportadora Comercial Colombia- TCC».

Por su parte, los certificados expedidos por las sociedades en los cuales se deja constancia de la relación comercial sostenida con la sociedad actora, demuestran la actividad comercial relacionada con la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, además reflejan el conocimiento que tienen los distintos empresarios de la presencia en el mercado de la sociedad actora y de su intención de posicionarse en el mercado.

En suma, de la valoración en conjunto de los elementos probatorios allegados al plenario, la Sala advierte que la sociedad «Transportadora Comercial Colombia- TCC» cuenta con numerosos clientes en el mercado que conocen su nombre comercial y la actividad que desarrollada, además demuestran el nivel de ventas representado en los valores certificados y, por supuesto, la permanencia y continuidad en su operación. De esta manera, es claro que se trata de un nombre comercial “protegido” que, en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, podría impedir el registro de una marca, siempre que esta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación. Así las cosas, la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, desde el punto de vista fonético respecto de las letras «CTC» en cuanto a la marca y las siglas del nombre comercial las contienen en forma similar, dada la circunstancia de que coinciden en las tres letras que las conforman, solo que como ya se ha afirmado, en un orden diferente respecto de la primera y la segunda de las letras, lo cual hace que fonéticamente se pronuncien de forma similar.

En atención a que el cotejo debe realizarse en torno a las semejanzas y que el nombre comercial se conforma de unas siglas registradas y se encontró demostrado su uso, es claro que el objeto social tanto de la empresa propietaria del nombre, como de la marca debatida es el transporte comercial por pertenecer a la misma clasificación internacional, es decir la clase 39.

Lo anterior, permite a la Sala concluir que la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, desde el punto de vista ortográfico y fonético, arroja similitudes en las siglas que identifican el nombre comercial de la parte actora y, por ende, son confundibles. En efecto, se tiene que la marca cuestionada reproduce en su totalidad con diferencia del orden de las letras, pero con la misma terminación el nombre comercial de la demandante, esto es, las siglas «TCC» que integran el nombre comercial de la marca opositora.

En este contexto, la Sala considera que entre los signos en conflicto pueden generarse riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante utiliza el nombre comercial « Transportadora Comercial Colombia TCC» para distinguir los servicios de la clase 39 de la clasificación internacional de Niza “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 603 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 607 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 610 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00588-00 Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario - Examen de Registrabilidad - Confundibilidad Marcaria.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho[1] por medio de apoderado judicial, la Sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A. interpuso en contra de la Resolución núm. 16843 de 31 de marzo de 2009, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «CTC»[2](mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 28045 de 29 de mayo de 2009 y núm. 39016 de 31 de julio de 2009, por las que confirmó la 16843 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

ANTECEDENTES La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Transportadora Comercial Colombia S.A. (en adelante TCC), presentó demanda[3] en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta en ejercicio de la nulidad relativa, prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486[5] en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «Primera- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 16843 de fecha 31 de marzo de 2009, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente No. 08 092209, la cual, concedió el registro de la marca mixta CTC a favor de la sociedad CONTRANSCOPETROL S.A.S. Segunda.- Que se declare la nulidad de la Resolución 28045 de fecha 29 de mayo de 2009 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la Resolución No. 16843 de 2009..

Tercera.- Que se declare la nulidad de la resolución 39016 de fecha 31 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 16843 de 2009. Cuarta: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.» 1.2.

Los Fundamentos de Hecho y el Concepto de Violación 1.2.1. Fundamentos de Hecho La parte actora manifestó que la sociedad Cotranscopetrol S.A.S. solicitó el registro de la marca «CTC» (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Sostuvo que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A. (TCC) formuló demanda de oposición, en virtud de ser titular, entre otras, de la marca «TCC» en la clase 39 y del nombre comercial [6]Transportadora Comercial Colombia con sus siglas «TCC».

Señaló que contra la Resolución núm. 16843 de 2009, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Refirió que, mediante Resolución núm. 28045 de 2009, en sede de reposición, se confirmó el registro de la marca y que, mediante la núm. 39016 de 2009, se resolvió el recurso de apelación, acto administrativo en el que se mantuvo la decisión inicial. 1.2.2.

El Concepto de Violación La parte actora manifestó que, con la expedición de los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en el artículo 136 literal b) ibídem, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio.

Afirmó que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación, en el entendido que la marca «CTC» registrada, no cumple con uno de los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Sostuvo que la distintividad hace referencia a la capacidad de la marca para identificar servicios en el mercado.

Por lo que la marca goza de distintividad, cuando es novedosa en relación con determinados servicios, y cuando en relación con los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo. Señaló que, debido a la similitud entre la marca «CTC» y la marca «TCC» y el nombre comercial «TCC», se puede concluir que la marca solicitada en el expediente administrativo núm. 08-092209, no es suficientemente distintiva para identificar servicios de la clase 39.

Consideró que se violó el artículo 136 literal a) de la norma comunitaria, por cuanto la marca «CTC» es confundiblemente similar a la marca «TCC», de propiedad de la sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A., la cual se encuentra debidamente registrada para identificar servicios de las clases 35, 38 y 39 de la clasificación internacional de marcas, de conformidad con los siguientes certificados de registro: |MARCA |CLASE |CERTIFICADO |VIGENCIA | |TCC |39 |122859 |06-10-2013 | |TCC |38 |210183 |22-07-2018 | |TCC |35 |212969 |28-09-2018 | |TCC |39 |122857 |07-12-2013 | |TCC |38 |183155 |22-01-2016 | |TCC |36 |183154 |22-01-2016 | |TCC MENSAJERIA |38 |331898 |14-05-2017 | |WWW.TCC.COM.CO |38 |250008 |31-01-2012 | |WWW.TCC.COM.CO |39 |249960 |31-01-2012 | |WWW.TCC.COM.CO |35 |252823 |06-06-2012 | Expresó que, de acuerdo con la norma citada, con la jurisprudencia y la doctrina en la materia, para que se configure esta causal de irregistrabilidad deben coincidir dos factores: a. En primer lugar debe existir identidad o similitud, entre los signos capaz de inducir a confusión al público consumidor. b. En segundo lugar debe existir identidad o similitud de los servicios identificados con las marcas.

Sostuvo que entre los signos en disputa existe similitud e identidad capaz de inducir a confusión al público consumidor, por cuanto la longitud de las marcas y las letras que las conforman, son idénticas a la marca «TCC». Manifestó que la sociedad «TCC» fue constituida en 1968, con el objeto social de “establecer, organizar y explotar comercialmente una empresa de transporte público terrestre automotor de carga y actividades afines, para la movilización de cosas, mercancías en general, paquetes, encomiendas, documentos u otros efectos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias que regulan dicho servicio público”, y que se encuentra directamente relacionado con los servicios de “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes”, servicios para los cuales se solicitó la marca «CTC».

Afirmó que la sociedad «TCC» tiene derecho exclusivo sobre su nombre comercial en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, enseña o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad. Concluyó precisando que al efectuar el análisis de confundibilidad entre la marca «CTC» y el nombre comercial «Transportadora Comercial Colombia S.A., TCC», se encontró que la marca «CTC» es prácticamente idéntica a la sigla «TCC».

En consecuencia, se cumplen las condiciones contempladas en la Decisión 486 para que opere la causal de irregistrabilidad por similitud con un nombre comercial previamente usado.

1. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio[7] El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Sostuvo que las resoluciones acusadas, expedidas por la entidad demandada, no incurrieron en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Afirmó que a la marca «CTC» (Mixta), solicitada por la sociedad Contranscopetrol Ltda, se le concedió su registro por no estar incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el entendido que cuenta con la suficiente distintividad.

Destacó que, pese a que se trata de signos que utilizan las mismas letras, solo que, en un orden diferente, tal coincidencia no es capaz de inducir a confusión, pues después del primer impacto general no se observa la similitud que alega el demandante. En cuanto al nombre comercial, señaló que entre «TCC» y «CTC» (Mixta), no existe similitud desde el aspecto visual ni fonético, por lo que no era dable concluir que existiera identidad entre ellos, así como que no genera confusión en el consumidor.

Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. 2. Intervención de la sociedad Cotranscopetrol S.A.S[8] Manifestó que el artículo 134 invocado por el actor para sustentar la falta de distintividad fue mal empleado, puesto que el mismo se refiere a los signos que pueden ser o no marcas en estricto sentido por ser susceptibles de representación gráfica.

Afirmó que por parte de la SIC no se incurrió en ninguna falta, por cuanto aplicó en debida forma la normatividad, realizó un estudio juicioso y por ende su resultado fue legítimo. Sostuvo que el demandante, de manera consciente, olvida comparar las marcas mixtas, y solo se limita a comparar las marcas como si ambas fueran nominativas, olvidando que cuando los signos son débiles, termina siendo la gráfica lo que logra la distinción. Concluyó indicando que, en lo relacionado con el nombre comercial, «TCC» y «CTC» no se evidencia ningún tipo de confundibilidad.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 255-IP-2014 de fecha 31 de marzo de 2015[9] en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación. A juicio de dicha Corporación, resulta pertinente la interpretación como se solicitó del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concretamente, el Tribunal interpretó: « […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, Indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. La protección del nombre comercial 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos». Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

En el presente caso, el Juez consultante deberá analizar si el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC alegado por la demandante ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado colombiano con anterioridad a la solicitud de registro presentada por COTRANSCOPETROL S.A.S.

TERCERO: Al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. Al comparar signos mixtos se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Por lo tanto, el juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. »

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio. Guardo silencio. 4.2. Transportadora Comercial Colombia S.A.[10] En esta etapa procesal, la parte demandante reiteró los argumentos esbozados en el escrito de demanda. 4.3. Sociedad Cotranspetrol S.A.S. En esta etapa procesal, la parte demandada reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda. 4.4.

El Agente del Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si son nulas la Resolución núm. 16843 de 31 de marzo de 2009, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «CTC» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 28045 de 29 de mayo de 2009 y núm. 39016 de 31 de julio de 2009, por las que confirmó la 16843 en sede de reposición y apelación. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple los requisitos de distintividad y por lo tanto, existe riesgo de confusión con la oponente, decisión con la que la entidad demandada desconoció lo dispuesto en el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.

Normativa aplicable 5.2.1. Corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, a saber, los artículos 134 y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el artículo 136 literal b) ibídem, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio cuyo texto es del siguiente tenor: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]» «Código de Comercio:

ARTÍCULO 603. - <ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL - CERTIFICADO DE DEPÓSITO>. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

ARTÍCULO 607. <PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRES COMERCIALES YA UTILIZADOS EN EL MISMO RAMO DE NEGOCIO>. Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse.

ARTÍCULO 610. <EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL>. El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad […]» 5.3. El análisis de fondo del asunto 5.3.1. El artículo 134 define a la marca como « […] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[11] ha precisado: «[…] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”) […]» Por lo tanto, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad;

(2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[12] manifestó que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, resaltando que es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, la calidad del servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Agregando que: « […] el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. […]».Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: (“FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 5.3.2.

De la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de confusión directa y de asociación En relación con este tópico, expresó el Tribunal: «[…] El literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El literal b del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.» Ahora bien, en lo relacionado con el riesgo de confusión directa y de asociación, manifestó: « […] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Según la normatividad comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva.

De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de los productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica: Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética: Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la silaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre los signos que evocan una idea idéntica o semejante.» 5.3.3. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[13] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: « […] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuento su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. 3. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe en riesgo de confusión o de asociación. 4. Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar como el productor o servicios es captado por el público consumidor.» 5.3.4.

La protección del nombre comercial De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000 “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica a una empresa o a un establecimiento mercantil”. Así las cosas, el nombre comercial puede consistir en la denominación social de la empresa, en su razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial propia del proceso de la referencia, a este respecto sostuvo: « […] El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. […] El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores […] de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia […] las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 23-IP-2011, marca CONCHITA, publicado en la Gaceta Oficial 1964 de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP- 98, marca: IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial 581 de 12 de julio de 2000).» 5.4.

Examen de registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la jurisprudencia del Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial 21- IP-2009, a efectos de determinar el riesgo de confusión, hizo énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: « […] 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. » En igual sentido, la normativa comunitaria ha sostenido que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Sobre la confusión en materia marcaria, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: « […] La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo[14][…]” Con base en la anterior precisión sobre el entendido de la confusión en el escenario marcario, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido dos clases de confusión: a) La directa, que se caracteriza por el nexo entre los servicios, es decir, que «el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro[15] […]» y, b) La indirecta, que se presenta cuando el vínculo de identidad o semejanza hace que el consumidor atribuya un origen empresarial común a dos servicios que se le ofrecen y dicha atribución no corresponde a la realidad de los hechos.

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y la otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los servicios distinguidos por ellos.

En ese orden de ideas, la Sala es del criterio de que para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación se requiere determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, entre si o en relación con los servicios distinguidos por ellos, y, ii) si esa identidad o semejanza vicia el criterio del consumidor al momento adquirir el servicio.

Conforme a lo anterior, y de manera previa al análisis del caso en concreto, la Sala se referirá a la comparación de marcas denominativas y mixtas y a las reglas de cotejo marcario. 5.5.1. Comparación de Marcas Denominativas y Marcas Mixtas 5.5.1.1. Marcas Denominativas En la interpretación prejudicial, el Tribunal definió los signos nominativos como (folio 384): « […] aquellos formados por uno o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable dotado o no de significado conceptual […]» 5.5.1.2.

Marcas Mixtas La autoridad judicial andina ha definido la marca mixta como (folio 385): « […] una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.» El Tribunal ha efectuado precisiones en torno a la marca mixta, señalando que, « […] hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores»[16] Ahora bien, es necesario resaltar que, cuando se pretende registrar una marca mixta formada por un signo denominativo compuesto, es necesario examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que la integran para determinar si existe el riesgo de confusión con una marca previamente registrada.

De lo anterior se colige que se podrán registrar aquellos signos que están dotados de suficiente carga semántica que permitan identificar el origen empresarial y evitar que el consumidor caiga en error. Lo dicho fuerza a concluir que, antes de hacer el cotejo de un signo mixto que se compone de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: el denominativo o el gráfico.

Si es el elemento denominativo, se debe establecer si la combinación de los elementos que lo componen, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Por otra parte, si resulta que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio no existirá riesgo de confusión, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.5.2.

Reglas de cotejo marcario Es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino:[17] i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos; iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación; y iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor.

La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Siguiendo la jurisprudencia con antelación citada, se colige que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos en disputa, se deben ponderar aspectos de orden visual, fonético y conceptual para analizar la marca en su conjunto. 5.6.

El caso concreto Se presentan las marcas en conflicto: MARCA SOLICITADA (MIXTA) TCC MARCA (DENOMINATIVA Y MIXTA ) PREVIAMENTE REGISTRADAS Para el análisis del caso concreto se precisa que el registro marcario que identifica la marca mixta «TCC» es el certificado de registro número 249960 con vigencia hasta el 31 de enero de 2022. Ahora bien, es necesario determinar cuál de los elementos de la marca «CTC» (mixta) es el que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: el denominativo o el gráfico, toda vez que: « […] “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” […][18] Lo anterior por cuanto: « […] si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial […]»[19] A este respecto, ha reiterado la jurisprudencia de esta Sección[20] que si la marca cuyo registro se cuestiona es de carácter mixto, debe efectuarse un cotejo con la marca registrada para identificar si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor; sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es denominativa y mixta, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la Interpretación Prejudicial 21- IP-2009: “[…] Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. […] Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. […] El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores[…]” En el caso sub examine, la Sala considera que la marca «CTC» está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico, siendo el primero el predominante ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor.

De una parte, porque, como se anotó, en la clase de servicios que ella ampara, el consumidor la identifica por el nombre, y no por el signo gráfico que hace parte de su composición y, de otra, porque el denominativo es el elemento que visualmente resalta. En efecto, la expresión «CTC» es la que produce la mayor impresión, impacto y recordación en los consumidores.

Por lo tanto, para efectos del cotejo se hará el estudio sobre el elemento denominativo de la marca. 5.6.1. Comparación de los signos Determinado el elemento que predomina en la marca mixta, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para establecer si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas «CTC» y «TCC».

En el cuadro se muestra la composición gramatical de cada una de las marcas: |MARCA |PALABRAS |LETRAS |CONSONANTES |VOCALES | |CTC |1 |3 |3 |0 | |TCC |1 |3 |3 |0 | 5.6.2. Similitudes Ortográficas, Fonéticas y Conceptuales 5.6.2.1 Similitudes Ortográficas: En la interpretación prejudicial propia del proceso, se estableció que “se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar la confusión»[21] Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/ TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC/TCC/CTC Observa la Sala que al respecto existe una similitud, en el entendido que las marcas confrontadas presentan semejanza en su extensión al estar integradas por tres (3) letras idénticas a la de la marca registrada solo que su ubicación está en un orden diferente y cuentan con una terminación igual.

Lo anterior significa que el vocablo «CTC», no cuenta con distintividad, puesto que la longitud de los signos, la coincidencia en sus terminaciones y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos no son diferentes, derivándose de ello un riesgo de confusión para el consumidor medio. 5.6.2.2. Similitudes Fonéticas Ha sostenido en Tribunal de Justicia Andino que esta similitud se gesta cuando hay coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir”.

A este respecto, observa la Sala que entre los signos cotejados existe similitud fonética, en el entendido que son dos marcas cuya única diferencia es el orden de las letras. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a que en ambas marcas su acento prosódico se marque en la vocal E, la cual, si bien no hace parte del aspecto ortográfico, en lo relacionado con el efecto sonoro o auditivo, en el oyente la expresión compuesta que se produce es CETECE y TECECE, incluyendo necesariamente en su pronunciación y escucha la vocal referida.

Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los servicios de la clase 39 que distinguen. Aunado a ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna.

Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica y fonética, al ser muy semejantes, indiquen que se considere que generan riesgo de confusión. Ahora bien, otra de las censuras endilgadas al acto acusado es el riesgo de confusión que existe entre la marca cuyo registro se solicita sea anulado y el nombre comercial de la actora, causal de irregistrabilidad a que alude el artículo 136, literal b) de la Decisión 486. 5.7.

Análisis de competitividad de los servicios Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios.”[22] En el caso sub examine, se tiene que las marcas amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Por otra parte, antes de proceder al cotejo entre la marca cuyo registro fue otorgado mediante la Resolución acusada y el nombre comercial con fundamento en el cual solicita la demandante la cancelación de dicho registro, la Sala considera necesario determinar si el nombre comercial ha venido siendo usado en forma permanente y continua por el demandante, pues a la luz del artículo 603 del Código de Comercio[24] los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso, sin necesidad de registro o depósito. 5.8.

Análisis probatorio Dentro de las pruebas allegadas al expediente por la parte actora para demostrar el uso del nombre comercial «Transportadora Comercial Colombia S.A. TCC» se encuentran las siguientes que se estiman relevantes: 1. Certificado de existencia y representación legal, donde consta que a través de escritura pública No.2775, del 7 de mayo de 1968, de la Notaria 6ª de Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín- Antioquia.

( fls. 4-10) 2. Factura de venta núm. 33874575 de 09 de enero de 2009, por servicios de flete por valor total de treinta y cinco millones seiscientos un mil ciento ochenta y cinco pesos ($35. 601.185) (fl.31) 3. Factura de venta núm. 33655505 de 12 de diciembre de 2008, por servicios de flete por valor total de quinientos veintiocho mil cuatrocientos veintiún pesos ($528.421) (fl.32) 4.

Factura Cambiaria de Transporte núm. 31462585 de julio 19 de 2007, por servicios de flete por valor de un millón doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y ocho pesos ($1.247.538). (fl.33) 5. Factura Cambiaria de Transporte núm. 29737919 de enero 24 de 2006, por servicios de flete por valor de treinta y seis mil setecientos sesenta y dos pesos ($ 36.762) (fl.34) 6.

Factura Cambiaria de Transporte núm. 27735599 de febrero 06 de 2005, por servicios de flete por valor de ciento treinta y siete mil doscientos diez pesos ($137.210) (fl.35) 7. Factura Cambiaria de Transporte núm. 27299389 de octubre 12 de 2004, por servicios de flete por valor de treinta y tres mil doscientos pesos ($ 33.200) (fl.36) 8.

Factura Cambiaria de Transporte núm. 24746276 de mayo 31 de 2003 por servicios de flete por valor de ciento setenta y dos cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($172.449) (fl.37) 9. Factura Cambiaria de Transporte núm. 24747245 de junio 24 de 2003, por servicios de flete por valor de quinientos noventa y dos mil seiscientos setenta pesos ($592.670) (fl.37) 10.

Factura Cambiaria de Transporte núm. 24062469 de septiembre 30 de 2002, por servicios de flete por valor de ciento ochenta y tres mil pesos ($183.000) (fl.38) 11. Factura Cambiaria de Transporte núm. 49526 de enero 24 de 2000, por servicios de flete por valor de seis mil ochocientos cincuenta pesos ($ 6.850) (fl.39) 12. Factura Cambiaria de Transporte núm. 228883077 de octubre 24 de 2001, por servicios de flete por valor de sesenta y un mil cuatrocientos pesos ($61.400) (fl.40) 13.

Factura Cambiaria de Transporte núm. 00258965 de septiembre 22 de 1999, por servicios de flete por valor de ciento sesenta y un mil trescientos ochenta y tres mil pesos ($161.383) (fl.41) 14. Factura Cambiaria de Transporte núm. 154033 de septiembre 07 de 1999, por servicios de flete por valor de un millón doscientos catorce mil setecientos ochenta y seis pesos ( $1.214.786) (fl.41) 15.

Factura Cambiaria de Transporte núm. 446962 de enero 19 de 1999, por servicios de flete por valor de treinta y dos mil quinientos siete mil pesos ($ 32.507) (fl.42) 16. Factura Cambiaria de Transporte núm. 366021 de noviembre 18 de 1998 por servicios de flete por valor de veinte un mil cuatrocientos noventa pesos ($21.490) (fl.42) 17.

Certificación de la relación comercial entre las sociedades TBWA/COLOMBIA y TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC de fecha 12 de agosto de 2009, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido desde el año 1998. (fl.43) 18. Certificación de la relación comercial entre las sociedades CARACOL S.A. y TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC de fecha 10 de agosto de 2009, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido desde años antes.

(fl.44) 19. Certificación de la relación comercial entre las sociedades ORGANIZACIÒN RADIAL OLIMPICA y TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA «TCC» de fecha 11 de agosto de 2009, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido desde el año 1994. (fl.45) 20. Certificación de la relación comercial entre las sociedades RCN RADIO y TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA «TCC» de fecha 06 de agosto de 2009, y en la cual se deja constancia que dicha relación se ha tenido por más de 15 años.

(fl.46) 21. Certificación del Revisor Fiscal de la Sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A. con Nit. 860.016.640-4 de 28 de julio de 2009, donde se precisó que del 1 de octubre de 1999 hasta el 30 de abril de 2009 el total de ventas a nivel nacional ascendió a la suma de $ 1.295.533.812.699. (fls.47-51) 22. Revista Poder, edición de marzo de 2009, donde se encuentra publicidad de la sociedad «TCC» (fl.54) 23.

Revista Credencial, edición de junio de 2009, donde se encuentra publicidad de la sociedad «TCC» (fl.78) 24. Revista Semana edición de marzo de 2009, donde se encuentra publicidad de la sociedad «TCC».(fl.170) 25. Periódico Centropolis edición de septiembre de 2008, donde se encuentra publicidad de la sociedad «TCC» (fl. 177) Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (3 de septiembre de 2008), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial «Transportadora Comercial Colombia- TCC».

Conclusión De conformidad con lo expuesto la Sala concluye que, al no poseer la marca cuestionada «CTC» la «distintividad» necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que pueden inducir a confusión al consumidor, en el presente caso se configuran las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Andina de Naciones, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 16843 de 31 de marzo de 2009, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «CTC» (mixta) a la sociedad Cotranscopetrol S.A.S, para distinguir servicos comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 28045 de 29 de mayo de 2009 y, núm. 39016 de 31 de julio de 2009, por las que confirmó la Resolución 16843 en sede de reposición y apelación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar el registro de la marca «CTC» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.

TERCERO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto ----------------------- [1] Ver folio 6, punto 5.1 de esta providencia. [2] Expediente administrativo núm. 08092209, con certificado de registro núm. 384704, descripción de los servicios que presta: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes. [3] Folios 198 a 227 [4] “[…] Artículo 172. […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 […]” [5] “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]” [6] Decisión 486 del 2000 Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. [7] Folios 326 a 333 [8] Folios 309 a 322 [9] Folios 379 a387 [10] Folios 390 a 394 [11] Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012. [12] Interpretación prejudicial Proceso 148-IP-2012. [13] Ibídem. [14] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 914, de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] Ibídem [17] IP 016-IP-2012. [18] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso16-IP-2013. Actor: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta).

Expediente Interno 11001-03-24-000-2010-00023-00. [19] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 2 de agosto de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00023-00. [20] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001-03-24-000- 2003-00111-01. [21] Folio 382 [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación, 2006-00373-00. [23] http://ctcsas.com/ link para ingresar a la página web de la marca CTC [24]

ARTÍCULO 603. <ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL - CERTIFICADO DE DEPÓSITO>. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.