PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo nominativo SUITE NIGHT SPRING y la marca nominativa SPRING previamente registrada en la clase 24 / SIGNO COMPUESTO / SIGNOS DE FANTASÍA – Los formados por palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SUITE y NIGHT y por ello se excluyen del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo nominativo SUITE NIGHT SPRIN en la clase 24 al ser idéntica con la marca SPRING previamente registrada en la misma clase y tener conexión competitiva [L]a marca cuyo registro pretende la sociedad aquí demandante es idéntica desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual a la marca «SPRING», previamente registrada a favor de la sociedad Modanova S.A. Siendo ello así, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ponerse de presente que los signos en conflicto coinciden en los productos que pretenden distinguir, de manera que es evidente su conexión competitiva.

En efecto, con el signo solicitado en registro se pretenden amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, fundas para colchones, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (cobertores rellenos de plumas), fundas de protección para muebles, juegos de cama, revestimientos de materias textiles, sábanas, sacos de dormir (fundas que sustituyen a las tela con dibujo (labrada), toallas de materias textiles, toallitas de tocador (de materias textiles)”.

Por su parte, la marca opositora «SPRING» se concedió respecto de los siguientes productos de la misma Clase 24: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto existe identidad que genera riesgo de confusión en los consumidores.

Por lo anterior, la Sala concluye que no prospera el cargo por desconocimiento de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí incurre en la causal de irregistrabilidad invocada en los actos acusados. COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre signo nominativo SUITE NIGHT SPRING y la marca nominativa SPRING previamente registrada en la clase 24 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – En el examen para su determinación es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo son SUITE y NIGHT en la clase 24 para la fecha de expedición del acto acusado / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT en las marcas de los servicios de la clase 35, que son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT en las clases 24 y 35 por la relación de conexidad de los productos y servicios / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se excluyen del cotejo marcario / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a jurisprudencia de esta Sección ha precisado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas.

Así entonces, si bien es cierto que la indagación sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva.

Por ende, en la evaluación de si el signo es o no de uso común es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva. […] [C]orresponde entonces evaluar si alguna de las expresiones que integran el signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado son de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 24, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. De ser así, habrá lugar a aplicar la regla que impone excluir dichas expresiones al momento de efectuar el cotejo marcario.

A este respecto resultan igualmente pertinentes los fundamentos de la sentencia de 7 de diciembre de 2017 (demandante: Centur Marcas S.A), en la que, como se dijo, se determinó que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ del signo solicitado constituyen elementos de uso común en las marcas de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y justamente se concluyó que tales servicios son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 internacional. […] En esa medida, en aplicación de la regla antes explicada, la Sala tendrá en cuenta que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ son de uso común para la Clase 35 y que existe una relación de conexidad competitiva entre los productos de la clase 24 y los servicios de la 35.

Por ende, se concluye que en el asunto bajo examen las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’, que son comunes en la clase 35, también lo son para la Clase 24, razón por la que esas palabras serán excluidas del cotejo marcario. COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO – No genera derechos en relación con el registro de una marca / COEXISTENCIA PACÍFICA DE LAS MARCAS – Prueba / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La demandante resaltó que desde hace varios años ha usado de forma pública, regular, continua y ostensible el signo distintivo «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos en las clases 20 y 24, sin que la sociedad Modanova S.A. haya formulado ninguna reclamación por ese hecho en contra de la accionante.

A su juicio, ello demuestra la ausencia de confusión en el consumidor, pone de presente la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado con la marca opositora, y representa una autorización tácita de la opositora para que haga uso del signo solicitado. A lo anterior agregó que el signo «SUITE NIGHT SPRING» goza de distintividad adquirida, en virtud de la notoriedad de la marca «SPRING», registrada en las Clases 10, 20 y 37 a favor de Centur Marcas S.A., y en consideración a que la sociedad ha hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado gracias a la diversidad de actividades y a la expansión de sus negocios.

Para la Sala los anteriores argumentos tampoco están llamados a prosperar, por cuanto, en primer lugar, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la “[…] “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”, ni tiene entidad suficiente para hacer inaplicable el estudio sobre la configuración de las causales de irregistrabilidad.

Además, tal como lo precisó esta Sala en sentencia de 11 de mayo de 2020, quien alega la coexistencia pacífica de las marcas cotejadas debe probarla a partir de “elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”.

Así, el alegato sobre la coexistencia pacífica de los signos debe ser confrontado con los medios de prueba y, para que prospere, debe existir la convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos cotejados. Sin embargo, en el asunto bajo examen, la accionante no aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva o canales de distribución sin que haya presentado el riesgo de confusión, de manera que no se encuentra demostrada la tesis que propuso.

DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA – No se probó el uso público, personal y continuo del signo SUITE NIGHT SPRING [E]n cuanto a la distintividad adquirida, se debe precisar que dicha figura se deriva del párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. En atención a dicho fenómeno, un signo que en principio no sea distintivo, puede convertirse en registrable teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro le sea concedida.

El uso constante, real y efectivo en el mercado del signo debe estar debidamente acreditado, en los términos del artículo 166 de la Decisión 486, conforme al cual se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

En el presente asunto, no obstante, la parte actora tampoco allegó prueba alguna que permita acreditar que haya hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado en los términos antes mencionados, de suerte que carece de sustento probatorio la alegada distintividad adquirida del mismo, sin que pueda considerarse como demostrativa de tal figura la supuesta notoriedad de un signo diferente, como lo es «SPRING» en las otras clases en que lo tiene registrado la demandante.

MARCA – Concepto / SIGNO – Requisitos para su registro CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO – Efectos En sus alegatos de conclusión, la accionante puso de presente que, mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010, confirmada por las Resoluciones 67782 de 30 de noviembre de 2010 y 24415 de 25 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca nominativa «SPRING», hasta entonces registrada para identificar productos en la clase 24 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad Modanova S.A. Según la demandante, la referida cancelación desvirtuó el fundamento de la Resolución acusada porque la decisión de negar el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» únicamente obedeció a que el signo representaba un riesgo de confusión respecto de la marca «SPRING», por lo que no se configura la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

La Sala advierte que no es de recibo la tesis planteada por la demandante, pues debe tenerse en cuenta que, al momento de la expedición de los actos acusados, el registro de la marca nominativa «SPRING» se encontraba vigente, por lo que constituía un factor a considerar en el análisis de registrabilidad del signo solicitado por la demandante.

En efecto, como se explicó, la marca previamente registrada «SPRING», solo fue cancelada hasta el 6 de agosto de 2010, es decir, con posterioridad a la expedición del acto acusado de fecha 24 de febrero de 2009. Por consiguiente, tal como lo ha señalado esta Sala en oportunidades anteriores, la cancelación por no uso de la marca opositora en ninguna forma incidiría en la legalidad de los actos demandado, teniendo en cuenta que dicha cancelación solo tiene efectos hacia el futuro.

Así las cosas, el examen sobre los fundamentos de legalidad del acto acusado en el presente asunto debe abordarse en consideración a las circunstancias existentes al momento de la evaluación sobre la procedencia del registro solicitado en el trámite administrativo. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA – Negada respecto del signo SUITE NIGHT SPRING / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Características / DERECHO A LA IGUALDAD – No vulneración [L]a Sala destaca que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional Competente al abordar la procedencia de una solicitud de registro marcario se caracteriza por ser un examen de oficio, integral, motivado y autónomo, “tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con la decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”.En consecuencia, tal como lo ha precisado en esta Sección anteriormente, es claro que el hecho de que la Superintendencia haya concedido el registro de signos que, a juicio de la demandante, son similares a la marca «SPRING» para distinguir productos de la misma clase 24, no implica que la entidad este indefinidamente obligada a conceder las solicitudes de registro de signos iguales o similares, pues el deber de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marca.

En esa medida, no se verifica un trato diferenciado injustificado si, luego de realizar el examen en los términos referidos, la Superintendencia arriba a una conclusión diferente a la adoptada respecto de solicitudes previas. En este orden, no prospera el cargo por violación del artículo 13, parcial, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-0324-000-2009-00426-00 Actor: CENTUR MARCAS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Registro marca nominativa SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Centur Marcas S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, contra la Resolución número 07874 de 24 de febrero de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 53277 de 2008, en el sentido de revocar sus artículos primero y tercero, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Modanova S.A. y negar el registro como marca nominativa del signo «SUITE NIGHT SPRING», solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad Centur Marcas S.A., a través de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “4.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 07874 del 24 de febrero de 2009, que declara fundada la oposición promovida por la sociedad MODANOVA S.A, y niega el registro de la marca SUITE NIGHT SPRING (nominativa), en la clase 24, en los siguientes términos así: “ARTICULO PRIMERO.- Revocar el artículo primero y tercero de la decisión contenida en la Resolución no. 53277 de 18 de diciembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro como marca mixta (sic) del signo SUITE NIGHT SPRING, para distinguir productos comprendidos en la clase 24ª Internacional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Confirmar en sus demás partes la resolución No. 53277 del 18 de diciembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. 4.2. Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución 53277 del 18 de diciembre de 2008, que declara infundada la oposición promovida por la sociedad MODANOVA S.A., y concede el registro de la marca comercial SUITE NIGHT SPRING (nominativa), en la clase 24. 4.3.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el art. 2do literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957. 4.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”[1]. 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 10 de julio de 2006 la sociedad Industrias Spring S.A. solicitó el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente núm. 06-66467). El 30 de noviembre de 2006 se publicó dicha solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial número 570.

Dentro del término legal, la sociedad Modanova S.A. se opuso al registro de la marca con fundamento en las marcas «SPRING» y «SPRING MAID», registradas para amparar productos de las clases 24 y 23, 24, 25 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. Asimismo, en el referido término la sociedad Industria Americana de Colchones S.A. presentó oposición fundamentada en la marca mixta «AMERICAN NIGHT», registrada a su favor para distinguir productos de la clase 20 internacional.

Mediante contrato de cesión celebrado el 1 de agosto de 2007 la sociedad Industrias Spring S.A. cedió a favor de la sociedad Centur Marcas S.A. los derechos de propiedad industrial derivados de la solicitud del registro como marca del signo «SUITE NIGHT SPRING». La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 53277 de 18 de diciembre de 2008, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca nominativa «SUITE NIGHT SPRING» a favor de la sociedad Industrias Spring S.A., para distinguir “tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, fundas para colchones, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas edredones (cobertores rellenos de plumas).

Fundas de protección para muebles, juegos de cama, revestimientos de materias textiles, toallitas de tocador (de materias textiles)”, comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional. La sociedad Modanova S.A. interpuso recurso de reposición y apelación en contra de la anterior Resolución. El primero de ellos se resolvió a través de la Resolución número 03612 de 29 de enero de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 07874 de 24 de febrero de 2009. En dicho acto, se revocaron los artículos primero y tercero de la Resolución 53277 de 18 de diciembre de 2008 para, en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Modanova S.A. y negar el registro como marca nominativa del signo «SUITE NIGHT SPRING». 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima, en primer lugar, que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 13, parcial, de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, adujo que el acto acusado desconoció los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.1.

En primer lugar, la demandante afirmó que existen varias marcas registradas a favor de diferentes titulares, que distinguen productos de la clase 24 internacional, y se componen de expresiones muy similares a la marca que fundamentó la decisión de denegar el registro del signo solicitado. En esa medida, teniendo en cuenta que en el pasado la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que era posible la coexistencia de la marca «SPRING», con marcas como «SPRIT», «SPRITE», «SPRINTER», «ECOPRINT» y «SEDEPRINTER», en aplicación del principio de igualdad, no había razón para negar el registro del signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado por la accionante.

En el mismo sentido, llamó la atención sobre el hecho de que la Superintendencia ha concedido el registro como marca de signos compuestos, en los cuales una de sus denominaciones corresponde a una marca registrada o a un elemento denominativo de otra marca compuesta prioritaria[2]. A su juicio, dicha circunstancia demuestra que es posible la coexistencia pacífica de marcas compuestas que comparten expresiones similares.

Por lo anterior, adujo que la demandada vulneró su derecho a la igualdad al haberle negado el registro que solicitó, pues anteriormente ha concedido a otros solicitantes el registro de marcas similares a la marca «SPRING» para distinguir productos de la misma clase y ha otorgado el registro de signos compuestos por elementos denominativos que a su vez integran otras marcas registradas en la misma clase. 1.3.2.

En segundo lugar, señaló que en el acto acusado se desconoció el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que, al negar el registro solicitado, la demandada desconoció que el signo «SUITE NIGHT SPRING» es intrínseca y extrínsecamente distintivo, ya que ni el conjunto marcario ni sus elementos son “confundiblemente semejantes”[3]. Al respecto indicó que el signo tiene la suficiente capacidad para individualizar los productos para los cuales se solicitó el registro y que no genera confusión respecto de la marca «SPRING».

Por ende, al adoptar la decisión acusada, la Superintendencia dejó de aplicar el artículo 134, norma que establece el principio general de registrabilidad de las marcas, y en su lugar, aplicó equivocadamente las normas excepcionales y prohibitivas del registro. En ese sentido, reprochó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se limitó a afirmar, en forma confusa y generalizada, que existían riesgo de confusión y asociación entre los signos «SPRING» y «SUITE NIGHT SPRING» a partir en tres consideraciones, a saber: la confusión de los signos distintivos en conflicto, la reproducción de la marca opositora en el signo solicitado y la conexión competitiva de los productos distinguidos con los signos en conflicto.

Para la demandante, dichos fundamentos son errados, por cuanto, en primer lugar, la marca que fundamentó la negación se compone de una sola expresión, a diferencia del signo solicitado que está compuesto por tres expresiones que se pronuncian como una unidad fonética y le otorgan suficiente distintividad. Además, la fuerza distintiva del signo viene dada a partir de las expresiones ‘SUITE NIGHT’, las cuales se resaltan por su tamaño y proporción respecto de los demás elementos denominativos que integran el signo solicitado; a su juicio, “por estar ubicado igualmente en la parte superior y central de la etiqueta, este elemento suficientemente destacado, relevante y llamativo en el conjunto marcario, permite la designación verbal del productos hasta llegar al punto de prescindir de la expresión SPRING”[4].

Por lo mismo, manifestó que no es cierto que el signo solicitado sea una reproducción de la marca «SPRING». Por otra parte, aseveró que las marcas son diferentes ortográfica y visualmente, ya que los vocablos añadidos a los coincidentes con la marca opositora están dotados de la suficiente carga semántica que permite identificar su origen empresarial y evitan la confusión en el consumidor.

Así, la extensión de los signos confrontados es diferente, ya que, mientras el opositor consta de 6 letras en una sola palabra, el signo «SUITE NIGHT SPRING» está integrado por 16 letras que conforman 3 palabras diferentes, con 3 golpes de voz, lo cual realza las diferencias fonéticas entre uno y otro. En consecuencia, a pesar de que los signos coinciden en una expresión, las dos primeras palabras del solicitado diluyen la semejanza, “máxime si la marca SUITE NIGHT SPRING, tiene elementos gráficos y combinación de colores que enfatizan las diferencias entre las marcas confrontadas”[5].

En ese orden, aseveró que es equivocado el planteamiento de que los signos confrontados son confundibles porque distinguen productos comprendidos en la misma Clase y emplean idénticos canales de comercialización, pues esos factores, por si solos, no determinan el riesgo de confusión entre los signos, como quiera que no existe similitud desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual.

Señaló que la Resolución 07874 de 2009 desconoció los presupuestos necesarios para la comparación conceptual de los signos confrontados, pues éstos evocan ideas totalmente distintas. Al respecto destacó que, a pesar de que los signos están conformados por expresiones que no pertenecen a la lengua castellana, lo cierto es que el idioma inglés ha sido incorporado en la vida cotidiana de forma importante, por lo que no resulta extraña la evocación de ciertas expresiones.

Así, en el signo solicitado, las palabras evocan la idea de “confortable noche primaveral” o “confortable noche de primavera” o “dormitorio de noche primaveral”, mientras que la marca opositora solo evoca el concepto de “primavera”, siendo estas ideas o conceptos totalmente distintos. En consecuencia, señaló que es claro que el signo pretendido es suficientemente distintivo.

Asimismo, adujo que la decisión adoptada desconoció las características visuales del conjunto marcario «SUITE NIGHT SPRING» que, analizado desde su impresión global, tiene novedad, originalidad y distintividad respecto de la marca que fundamentó la negación. Además, reprochó que, al abordar el análisis de la solicitud, en la Resolución se descompuso su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales del signo, además que se desconocieron “[…] los elementos figurativos gráficos y los colores que hacen parte del conjunto, ignorando por consiguiente la relevancia que estos tienen dentro del conjunto […]”[6]. 1.3.3.

En tercer lugar, la demandante afirmó que en los actos acusados se aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 del Decisión 486. Al respecto manifestó que las normas que prohíben el registro de una marca constituyen excepciones a la regla general, las cuales por ende son de aplicación restringida, y recordó que en caso de duda en su interpretación ésta debe resolverse a favor de la libertad de uso y registro de signos distintivos.

Igualmente, expuso algunos criterios doctrinales sobre los conceptos de riesgo de asociación y riesgo de confusión a los que alude la referida norma. En consideración a lo anterior, la demandante manifestó que “la marca SUITE NIGHT SPRING (nominativa), en la clase 24, de Centur Marcas, se caracteriza por ser absolutamente mixta, compleja, compuesta de tres expresiones en lengua inglesa o en idioma inglés, con una significación o evocación conceptual propia y precisa”[7], de manera que, a pesar de que contiene la marca «SPRING», no representa un riesgo de confusión ni asociación “en virtud de la ausencia de identidad” y de similitudes ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales.

Adicionalmente, afirmó que, de conformidad con el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, cuando los signos distintivos no son idénticos y tampoco lo son los productos que identifican, debe probarse la existencia del riesgo de confusión. Sin embargo, en el presente asunto la sociedad Modanova S.A. no aportó pruebas que demostraran el riesgo de confusión que fundamentó su oposición. 1.3.4.

De otra parte, la demandante resaltó que la sociedad Industrias Spring S.A. desde hace varios años ha usado de forma pública, regular, continua y ostensible el signo distintivo «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos en las clases 20 y 24, y como enseña comercial para identificar al empresario dedicado a la comercialización de dichos productos.

Sin embargo, la sociedad Modanova S.A. no ha formulado ninguna reclamación por ese hecho en contra de la accionante, lo que demuestra la ausencia de confusión en el consumidor, pone de presente la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado con la marca opositora, y representa una autorización tácita de la opositora para que el usuario extrarregistral continúe utilizando su marca.

En esa medida, destacó que, si no ha existido una confusión real en el mercado al coexistir las marcas «SPRING» y «SUITE NIGHT SPRING», la negación de la solicitud no cumple el objetivo que se persigue con la norma que fundamentó dicha decisión. Por el contrario, el uso permanente de los dos signos ha logrado que con el trascurrir del tiempo el signo usado haya alcanzado una distintividad extrínseca, pues los propios consumidores, luego de conocer por varios años las dos marcas, habrán reconocido en cada una de ellas una diferente fuente empresarial, por lo que la marca ha cumplido con su función diferenciadora. 1.3.5.

Finalmente, la accionante manifestó que el signo «SUITE NIGHT SPRING» goza de distintividad adquirida por lo siguiente: “En virtud a la notoriedad de la marca comercial SPRING de la sociedad CENTUR MARCAS S.A. En virtud de los efectos extensivos de los derechos adquiridos sobre la marca comercial SPRING de la sociedad CENTUR MARCAS S.A., a clases distintas en las cuales no se encuentra registrada la marca SPRING, en consideración no solo al hecho de la existencia de conexidad entre los productos de clases distintas (clases 10, 20, 24 y 35); sino también en virtud de la tendencia generalizada de dicho sector de la economía, a la diversificación de actividades, la cual también obedece a la capacidad financiera y tecnológica de la sociedad CENTUR MARCAS S.A., a la diversidad de actividades y a la expansión de negocios.

En virtud del uso público, personal, continuo, ostensible del signo distintivo SUITE NIGHT SPRING, para distinguir actividades relacionadas con las clases 20, 24, y 35 de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, ya sea directamente o a través de terceros legalmente autorizados para tales efectos.”[8] 2. Contestación de la demanda 2.1.

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda[9]. Al respecto, señaló que la comparación de los signos «SUITE NIGHT SPRING» y «SPRING» evidencia, de un lado, que éstos contienen dentro de sus conjuntos gramaticales una palabra idéntica, integrada por las mismas vocales en igual orden dentro de su estructura, y de otro, que la pronunciación de las silabas tónicas de cada conjunto es semejante, por lo que existe identidad entre ellos.

Adicionalmente, la comparación entre los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada y aquellos que identifica la marca registrada demuestra la existencia clara de conexión competitiva, pues el signo «SUITE NIGHT SPRING» pretende distinguir los mismos productos que se fabrican, distribuyen y comercializan con la marca «SPRING», de manera que se utilizarían los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

Dicha circunstancia es susceptible de generar confusión en el consumidor, quien podría entender que las marcas enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial, de manera que no es posible que coexistan en el mercado. Ahora bien, en cuanto al argumento sobre la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado, resaltó la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina según la cual “le corresponde al juez nacional consultante verificar si la coexistencia de las marcas en el mercado es, en la práctica, efectiva, teniendo en cuenta que no resulta suficiente la coexistencia de ambas solamente a nivel del registro de los mismos sino que se requiere además que haya habido una coexistencia real y efectiva en el mercado respecto de las marcas confrontadas, sin que se corra el riesgo de confusión”[10].

A partir de ello, señaló que, luego de revisado el proceso administrativo, es claro que el demandante no logró probar la coexistencia real y efectiva en el mercado de las marcas en conflicto y que los registros que señala no son suficientes para demostrar su tesis. De otra parte, manifestó que tampoco comparte el argumento sobre el desconocimiento de los artículos 13 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que en el proceso 06-66467 se garantizó la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos, la igualdad y defensa.

Con todo, resaltó que cada solicitud de registro de marcas es independiente de los otros procesos que se hubieren adelantado por parte de la entidad, de manera que la Superintendencia no está obligada a adoptar la misma decisión en todos los casos. Finalmente, propuso la excepción de caducidad de la acción aduciendo que la Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009 quedó ejecutoriada el 18 de marzo de 2009, de manera que la demanda debió presentarse hasta el 19 de julio de 2009.

No obstante, la demandante la radicó unos días después, por lo que la formulación de la acción es extemporánea. Al respecto citó la providencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 29 de mayo de 2008, en el proceso 44001-23-31-000-2003-00152-01. 2.2. Las sociedades Modanova S.A. y Americana de Colchones S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, no presentaron escrito de contestación de la demanda. 3.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante[11] reiteró los cargos de nulidad que expuso en la demanda. De otra parte, manifestó que, luego de la presentación de la demanda, mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010, confirmada por las Resoluciones 67782 de 30 de noviembre de 2010 y 24415 de 25 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca nominativa «SPRING», registrada hasta entonces en la clase 24, a favor de Modanova S.A. En consideración a dicha circunstancia, afirmó que desapareció el único antecedente marcario que fundamentó la negativa del registro como marca del signo «SUITE NIGHT SPRING», razón por la que se desvirtuó la causal de irregistrabilidad que se invocó en la Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009, esto es, la prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

De otra parte, manifestó que, con posterioridad a la presentación de la demanda, la sociedad CENTUR MARCAS S.A. obtuvo el registro de las siguientes marcas para distinguir productos pertenecientes a la clase 24: ‘SUITE NIGHT SPRING’ (nominativa) y ‘SUITE NIGHT SPRING’ (mixta). En consecuencia, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que en la actualidad es inaplicable la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 3.2.

Ni la parte demandada ni el Ministerio Público intervinieron en esta etapa del proceso, así como tampoco lo hicieron las sociedades Modanova S.A. y Americana de Colchones S.A. 4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 290-IP-2014[12], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen población en general.

El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar el riesgo de confusión. En los países andinos la penetración de ciertos idiomas extranjeros es evidente y palpable para algunos sectores. Por tal motivo, el juez consultante debe determinar el grado de recepción del signo en idioma extranjero, teniendo en cuenta sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara.

Por ejemplo, en ciertos sectores socioeconómicos se suelen utilizar palabras extranjeras de manera cotidiana y bajo los mismos parámetros conceptuales: brunch, shot, run, break, coffee break, entre otros. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor en estos escenarios aprehende y comunica las marcas por las ideas que evocan en el idioma extranjero.

De conformidad con lo anterior, es imprescindible que la oficina de registro de marcas tenga en cuenta lo mencionado al establecer la confundibilidad ideológica. En este sentido, para determinar si los signos en conflicto son confundibles, deberá determinar de qué manera el público consumidor los percibiría conceptualmente, teniendo en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING y la marca denominativa SPRING, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

TERCERO: Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el "riesgo de confusión" en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado "LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO", consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

CUARTO: De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto coinciden en algunos productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.” II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. El acto acusado Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución número 07874 de 24 de febrero de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó los artículos primero y tercero de la Resolución núm. 53277 de 18 de diciembre de 2008 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Modanova S.A. y negó el registro como marca nominativa de la expresión «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos en la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Cuestión previa: oportunidad de presentación de la demanda En el escrito de contestación de la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio propuso la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto adujo que la Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009 fue notificada a la demandante mediante edicto desfijado el 18 de marzo de 2009, razón por la que “la demanda debió presentarse hasta el 19 de julio de 2009, no obstante, la sociedad demandante impetra la acción administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho unos días posteriores a la caducidad de la misma”[13].

Al respecto la Sala destaca que, mediante auto de 31 de marzo de 2009, la Sección Primera de esta Corporación se pronunció sobre el asunto relativo a la oportunidad de la presentación de la demanda que aquí se estudia, al resolver el recurso de súplica interpuesto en contra del auto de 26 de octubre de 2010, que inicialmente la había rechazado.

En la referida providencia, se revocó el auto suplicado tras advertirse que, en efecto, la Resolución acusada fue notificada a la demandante mediante edicto desfijado el 18 de marzo de 2009[14], por lo que el término de caducidad de cuatro (4) meses que trata numeral 2 del artículo 136 del CCA vencía el 19 de julio de 2009. Sin embargo, esa fecha correspondió a un día domingo y, a su vez, el lunes 20 de julio fue un día feriado, de manera que el plazo para la interposición oportuna de la demanda se extendió hasta el día 21 de julio de 2009.

En esa medida, como la sociedad actora radicó la demanda en esta última fecha[15], se concluyó que la acción no se encontraba caducada. En consecuencia, es claro que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se declarará no probada la excepción propuesta por la demandada.

En ese sentido, la Sala procederá con el análisis de los cargos formulados. 2.3. Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si es nula la Resolución administrativa que negó el registro de la marca nominativa «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional, tras concluir que dicho signo es confundible con la marca nominativa «SPRING», registrada para identificar productos comprendidos en la misma clase.

Sin embargo, en atención al planteamiento expuesto por la demandante en los alegatos de conclusión, de manera previa deberá determinarse si la cancelación por no uso de la marca «SPRING», fundamento de la oposición presentada por la sociedad Modanova S.A., desvirtúa la legalidad del acto acusado. De no encontrarse demostrado lo anterior, se deberá examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como los artículos 13 (incisos 1 y 2) de la Constitución Política y 3 (inciso 1 y 6) del Código Contencioso Administrativo, que la parte actora invocó como desconocidos, y cuyo texto es del siguiente tenor: “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [ ]”.

“Constitución Política de Colombia “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. […]” Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo “Artículo 3. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. […] En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos. […]” 2.4.

El análisis de fondo del asunto 2.4.1. El concepto de marca y los requisitos para que un signo sea registrado como tal. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos.

En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 290-IP-2014, dictada en este proceso: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, lo cual se incrementa por la sucesión de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, raíces o terminaciones iguales; fonético, que se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir; e ideológica, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea.

En cuanto a este último aspecto, se deben determinar los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Tratándose de signos en idioma extranjero, debe analizarse el grado de recepción de la expresión teniendo en cuenta el sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara.

Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el consumidor en esos escenarios aprehende y comunica las marcas por las ideas que evocan en el idioma extranjero. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en tratándose del análisis de registrabilidad de signos denominativos compuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación judicial emitida para este asunto, precisó que se debe determinar la relevancia y distintividad de los elementos que los conforman.

A este respecto señaló: “[…] 35. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: […] Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”[16].

(Negrilla y Subrayas fuera del texto original) Finalmente, en cuanto al fenómeno relativo a la “coexistencia de marcas de hecho”, que alude a los eventos en que signos en disputa identifican productos similares y pese a ello han estado presentes simultáneamente en el mercado, debe recordarse que tal coexistencia no genera derechos en relación con el registro de la marca, ni es prueba irrefutable de la inexistencia de los riesgos de confusión. 2.4.2.

Caso concreto 2.4.2.1. Efectos de la cancelación por no uso de la marca opositora «SPRING» sobre la legalidad de la Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009 En sus alegatos de conclusión, la accionante puso de presente que, mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010, confirmada por las Resoluciones 67782 de 30 de noviembre de 2010 y 24415 de 25 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca nominativa «SPRING», hasta entonces registrada para identificar productos en la clase 24 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad Modanova S.A. Según la demandante, la referida cancelación desvirtuó el fundamento de la Resolución acusada porque la decisión de negar el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» únicamente obedeció a que el signo representaba un riesgo de confusión respecto de la marca «SPRING», por lo que no se configura la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

La Sala advierte que no es de recibo la tesis planteada por la demandante, pues debe tenerse en cuenta que, al momento de la expedición de los actos acusados, el registro de la marca nominativa «SPRING» se encontraba vigente, por lo que constituía un factor a considerar en el análisis de registrabilidad del signo solicitado por la demandante.

En efecto, como se explicó, la marca previamente registrada «SPRING», solo fue cancelada hasta el 6 de agosto de 2010, es decir, con posterioridad a la expedición del acto acusado de fecha 24 de febrero de 2009. Por consiguiente, tal como lo ha señalado esta Sala en oportunidades anteriores[17], la cancelación por no uso de la marca opositora en ninguna forma incidiría en la legalidad de los actos demandado, teniendo en cuenta que dicha cancelación solo tiene efectos hacia el futuro[18].

Así las cosas, el examen sobre los fundamentos de legalidad del acto acusado en el presente asunto debe abordarse en consideración a las circunstancias existentes al momento de la evaluación sobre la procedencia del registro solicitado en el trámite administrativo. En consecuencia, la Sala procederá con el análisis de los cargos formulados en la demanda.

Para el efecto, resulta pertinente analizar la naturaleza de los signos enfrentados conforme se expone a continuación: | |Signo solicitado en registro |Marca registrada a favor de la| | | |sociedad Modanova S.A | | | | | |Signo |SUITE NIGHT SPRING |SPRING | |distintivo| | | | |(nominativa) |(nominativa) | |Clase |24 |24 | |Productos |“Tejidos de algodón, cabezales |“Tejidos y productos textiles | | |de almohadas, cobijas, dubets, |no comprendidos en otras | | |fundas de almohadas, colchas de |clases; ropa de cama y de | | |cama, colchas de cama de papel, |mesa” | | |manta de cama, ropa de cama, | | | |cobertores, fundas para cojines,| | | |fundas para colchones, tela para| | | |colchones, cortinas para | | | |materias textiles o de materias | | | |plásticas cubrecamas edredones | | | |(cobertores rellenos de plumas).| | | |Fundas de protección para | | | |muebles, juegos de cama, | | | |revestimientos de materias | | | |textiles, sábanas, sacos de | | | |dormir (fundas que sustituyen a | | | |las telas con dibujo (labrada), | | | |toallas de materias textiles, | | | |toallitas de tocador (de | | | |materias textiles)” | | 2.4.2.2.

Violación del artículo 13, parcial, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo La accionante aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró su derecho fundamental a la igualdad al negarle el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional, pues en otras ocasiones la entidad ha concedido a otros solicitantes el registro de marcas similares a la marca «SPRING» para distinguir productos de la misma clase[19], y ha otorgado el registro de signos compuestos por elementos denominativos que a su vez integran otras marcas registradas en la misma clase[20].

En este punto la Sala destaca que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional Competente al abordar la procedencia de una solicitud de registro marcario se caracteriza por ser un examen de oficio, integral, motivado y autónomo, “tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con la decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […][21]”.

En consecuencia, tal como lo ha precisado en esta Sección anteriormente[22], es claro que el hecho de que la Superintendencia haya concedido el registro de signos que, a juicio de la demandante, son similares a la marca «SPRING» para distinguir productos de la misma clase 24, no implica que la entidad este indefinidamente obligada a conceder las solicitudes de registro de signos iguales o similares, pues el deber de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marca.

En esa medida, no se verifica un trato diferenciado injustificado si, luego de realizar el examen en los términos referidos, la Superintendencia arriba a una conclusión diferente a la adoptada respecto de solicitudes previas. En este orden, no prospera el cargo por violación del artículo 13, parcial, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. 2.4.2.3.

Violación de los artículos 134, 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina La demandante reprocha que la Superintendencia, al negar el registro solicitado, dejó de aplicar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y en su lugar aplicó equivocadamente las normas excepcionales y prohibitivas del registro que se establecen en el literal a) del artículo 136 de dicha normativa, pues, a su juicio, el signo «SUITE NIGHT SPRING» es intrínseca y extrínsecamente distintivo, ya que, ni el conjunto marcario, ni sus elementos, son “confundiblemente semejantes”[23].

En ese sentido, adujo que no existe el señalado riesgo de confusión y/o asociación, ya que los signos confrontados difieren en los aspectos ortográfico y fonético, pues la marca que fundamentó la negación se compone de una sola expresión, a diferencia del signo solicitado que está compuesto por tres expresiones que le otorgan suficiente distintividad.

En consecuencia, a pesar de que los signos coinciden en una expresión, las dos primeras palabras del solicitado diluyen la semejanza, “máxime si la marca SUITE NIGHT SPRING, tiene elementos gráficos y combinación de colores que enfatizan las diferencias entre las marcas confrontadas”[24]. Además, afirmó que los signos difieren igualmente en el aspecto ideológico o conceptual, en tanto que el solicitado evoca la idea de “confortable noche primaveral” o “confortable noche de primavera” o “dormitorio de noche primaveral”, mientras que la marca opositora solo evoca el concepto de “primavera”.

Al respecto se advierte, que tanto en el signo solicitado como la marca opositora son nominativos, dado que ambos están compuestos exclusivamente por palabras en idioma extranjero, sin contener elementos gráficos. En esa medida, no resultan pertinentes los argumentos invocados por la parte demandante quien, para justificar la fuerza distintiva del signo solicitado, alude a que éste está integrado por elementos gráficos y colores que establecen una diferencia respecto de la marca opositora.

Ahora bien, con relación a la estructura de los signos es preciso señalar que el solicitado «SUITE NIGHT SPRING» es compuesto, al estar integrado por tres expresiones, siendo que una de ellas corresponde precisamente a la palabra que conforma la marca simple previamente registrada («SPRING»). Así mismo, se tiene que las marcas cotejadas están conformadas por palabras en idioma extranjero.

I-. A efectos del análisis que corresponde efectuar en este asunto, es preciso señalar que esta Sala, en sentencia de 7 de diciembre de 2017[25], tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la demanda promovida por la sociedad Centur Marcas S.A., aquí demandante, en contra del acto administrativo por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «SUITE NIGHT SPRING» (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en que el signo solicitado era confundible con la marca nominativa «SPRING», previamente registrada a favor de la sociedad Modanova S.A., para distinguir productos de la Clase 24 Internacional.

Tras concluir que el elemento denominativo de la marca mixta solicitada era el predominante, la Sala realizó el cotejo entre el signo solicitado y el previamente registrado siguiendo las reglas para la comparación entre signos denominativos, por lo que, en definitiva, el examen de registrabilidad se sustentó en la evaluación de los mismos signos distintivos que ahora corresponde analizar a la Sala.

Así, en la citada sentencia se advirtió que el signo solicitado es compuesto, por lo que, en primer lugar, aplicando la regla en virtud de la cual en el análisis de registrabilidad de estos signos corresponde identificar el vocablo preponderante del conjunto marcario, la Sala concluyó que en la marca «SUITE NIGHT SPRING» la fuerza distintiva recae en la expresión ‘SPRING’, ya que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ no tienen suficiente relevancia ni distintividad, pues, a pesar de que son denominaciones en inglés, son conocidas en nuestro medio.

En ese sentido, en segundo lugar, la Sala recordó que los signos formados por palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados de fantasía, por lo que es procedente su registro como marcas, y que, contrario sensu, cuando el significado de las palabras que integran el signo es conocido por la mayoría del público consumidor, o cuando se trata de vocablos de uso común en relación con los productos que se pretende identificar, el signo no es registrable.

De conformidad con lo anterior, en la citada sentencia se concluyó que las expresiones `SUITE´ y `NIGHT´ del signo solicitado son de uso común en muchas marcas que distinguen los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que no pueden ser apropiadas únicamente por un titular marcario. En ese orden, se precisó que las referidas expresiones, por ser vocablos de uso común, pueden ser utilizadas por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los servicios de la Clase 35 de la referida Clasificación y, en consecuencia, que las mismas debían ser excluidas al realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada.

A este respecto, en la sentencia de 7 de diciembre de 2017 se precisó: “[…] En el caso en estudio se observa que las partículas “SUITE” y “NIGHT” de la marca cuestionada no le dan la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada, que contribuya a diferenciarla de esta, sin causar riesgo de confusión o asociación. En efecto, la marca cuestionada tiene antepuesto los vocablos en inglés “SUITE”, el cual significa “conjunto de dos o más habitaciones de un hotel que, comunicadas entre sí, forman una unidad para alojarse”, y “NIGHT”, que traduce “noche”, conforme a lo constado en www.google.com, los cuales son conocidos en nuestro medio y comunes en muchas marcas que distinguen los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clase Internacional de Niza, razón por la cual dichos términos de la denominación de esta marca no pueden considerarse de “fantasía”.

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la palabra “SUITE”, tal y como lo demuestra el listado. |SIGNO |TITULAR | |AR HOTEL SUITE& SPA (enseña) |AR S.A.S. | |ROADNET TRANSPORTATION SUITE |ROADNET TECNHNOLOGIES, INC. | |(mixta) | | |MILLENNIUM SUITES AND APARTMENTS |MILLENNIUM & RAPTHORNE | |(mixta) |INTERNATIONAL LIMITED | |THE SUITE CARD (mixta) |BARACELO DESTINATION SERVICES, | | |S.L. | |SUITE BLANCO (mixta) |FAR EAST FASHION TRADING LIMITED | |HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM (mixta)|U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC. AND | | |WYNDHAM HOTELS AND RESORTS, LLC. | |MILKA SUITES (mixta) |LA TROCHA LTDA. | |MICROTEL INN& SUITES (nominativa) |U.S. FRANCHISE SERVICES, INC. | Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo “NIGHT”: |SIGNO |TITULAR | |TWO NIGHT (mixta) |FELIZ EDUARDO GAMBOA RUBIANO | |STARNIGHTS (mixta) |PREFERRED GUEST, INC. | |SWITCH ON THE NIGHT (nominativa) |PERNOD RICHARD MEXICO SA.

DE C.V. | |SPARKLING NIGHTS (nominativa) |PDC VINOS Y LICORES LTDA. | |NIGHTCLUBBER (nominativa) |JACOBO VILLAS Y GARCIA | |BOCATTO NIGHT CLOTHES (mixta) |CO2 FASHION SAS. | |CONTRACTUBEX OVERNIGHT INTENSIVE |MERZ PHARMA GmbH AND CO. KGaA | |PATCH (mixta) | | |JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR |KANDOR GRAPHICS S.L. | |(mixta) | | Conforme a lo anterior, las expresiones “SUITE” y “NIGHT” son de uso común, las cuales no pueden ser apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en el registro de sus marcas.

Así las cosas, la marca “SUITE NIGHT SPRING” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “SPRING” de la parte actora, para distinguir los productos de la Clase 24, resulta idéntica, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que los vocablos “SUITE” y “NIGHT", por tratarse de partículas de uso común, no podrían tenerse en cuenta en el análisis, ya que pueden ser utilizadas por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los servicios de la Clase 35 de la referida Clasificación. […]”[26].

(Negrillas originales y subrayas agregadas por la Sala) II-. Acogiendo el criterio jurisprudencial antes citado, en el presente asunto corresponde a la Sala determinar si las expresiones que conforman el signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado son o no de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de delimitar los elementos que deberán tenerse en cuenta para realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada.

II.1. A partir de la consulta en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala advierte que no es posible calificar a las expresiones ‘SUITE’ o ‘NIGHT’ como de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 24 de la Clasificación Internacional. En efecto, para la fecha en que se expidió el acto acusado figuraban en el registro marcario apenas dos marcas que contenían la primera expresión, correspondiente a las marcas mixtas LaSuite, a nombre de Colnotex S.A.; y no aparecía vigente ninguna marca que estuviera conformada con la segunda expresión. Ahora, si bien actualmente figuran registradas cuatro marcas para la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’, se trata de las marcas nominativas y mixtas cuyo registro obtuvo la sociedad demandante con posterioridad a la expedición de la Resolución que aquí se acusa y que luego trasfirió a favor de la sociedad Marcentur S.A.S. II.2.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas. Así entonces, si bien es cierto que la indagación sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva.

Por ende, en la evaluación de si el signo es o no de uso común es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con conexidad competitiva. Sobre el particular, en sentencia de 13 de agosto de 2020[27] se dijo: “[…] 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. 57.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. 58.

Así lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras, en las Interpretaciones Prejudiciales 38-IP-2013, 321-IP- 2015, 403-IP-2015, 193-IP-2015 y 20-IP-2019 en las cuales se consideró: “[…] Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]” (Destacado fuera del texto) 59.

En igual sentido, esta Sección, en sentencia de 28 de junio de 2019, consideró: “[…] La característica de ser una designación usual o común debe determinarse respecto de una clase determinada y/o de productos o servicios específicos. Asimismo, es relevante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva por lo que, para evaluar si el signo es o no de uso común, resulta necesario tener en cuenta no solo los productos identificados sino aquellos con conexidad competitiva.

Esto evita que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]” (Destacado fuera del texto) 62. En este orden de ideas, la Sala acoge como regla la posibilidad que expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la Clasificación Internacional de Niza también pueden serlo para otra, como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases.

En este sentido, será necesario analizar las circunstancias de cada caso particular para determinar si el estatus de uso común o el de genérico de una expresión para una clase, también puede serlo para otra debido a la existencia de una relación o conexidad competitiva entre los productos o servicios de cada una y, de esa manera, aplicar la regla general de exclusión al momento de efectuar el cotejo marcario. […]”.

(Negrillas y subrayas fuera del texto original). De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si alguna de las expresiones que integran el signo «SUITE NIGHT SPRING» solicitado son de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 24, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. De ser así, habrá lugar a aplicar la regla que impone excluir dichas expresiones al momento de efectuar el cotejo marcario.

A este respecto resultan igualmente pertinentes los fundamentos de la sentencia de 7 de diciembre de 2017 (demandante: Centur Marcas S.A), en la que, como se dijo, se determinó que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ del signo solicitado constituyen elementos de uso común en las marcas de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y justamente se concluyó que tales servicios son conexos competitivamente con los productos de la Clase 24 internacional.

La anterior conclusión obedeció al análisis que se expone a continuación: “[…] De otra parte, para considerar que la identidad entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. En el presente caso, la marca cuestionada “SUITE NIGHT SPRING” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “distribución, exportación, importación, comercialización, ventas, promoción de ventas, ventas para terceros de almohadas de aire para uso médico, cojines de aire para uso médico, colchones de aire para uso médico, almohadas contra insomnio, almohadas para evitar la formación de escaras, almohadillas térmicas para primeros auxilios, camas construidas para cuidados médicos, […], guarniciones de camas no metálicas, ruedecitas de camas no metálicas, somieres de camas, camas de hospital, canapés (divanes), colchones sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con exclusión de la ropa, mesas de masaje, tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, […]”, entre otros productos.

Por su parte, la marca previamente registrada “SPRING” del tercero interesado ampara los siguientes productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”. Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las Clases 24 y 35 existe una relación, especialmente, en lo que concierne a los tejidos y ropa de cama, además de que los productos del signo previamente registrado requieren o pueden requerir de las actividades que realiza la actora para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-, e implican un uso complementario.

Por lo tanto, la Sala colige que existe conexión competitva. Por lo tanto, al existir entre los signos confrontados una identidad y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues podrían generan riesgo de confusión o de asociación, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro. […]”[28] (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

En esa medida, en aplicación de la regla antes explicada, la Sala tendrá en cuenta que las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’ son de uso común para la Clase 35 y que existe una relación de conexidad competitiva entre los productos de la clase 24 y los servicios de la 35. Por ende, se concluye que en el asunto bajo examen las expresiones ‘SUITE’ y ‘NIGHT’, que son comunes en la clase 35, también lo son para la Clase 24, razón por la que esas palabras serán excluidas del cotejo marcario.

III. Teniendo en cuenta lo anterior, en el asunto bajo examen, el cotejo marcario que corresponde realizar es el siguiente: S |P |R |I |N |G | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | Signo solicitado en registro S |P |R |I |N |G | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | Marca registrada a favor de la sociedad Modanova S.A. De lo anterior se desprende que la marca cuyo registro pretende la sociedad aquí demandante es idéntica desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual a la marca «SPRING», previamente registrada a favor de la sociedad Modanova S.A. Siendo ello así, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ponerse de presente que los signos en conflicto coinciden en los productos que pretenden distinguir, de manera que es evidente su conexión competitiva.

En efecto, con el signo solicitado en registro se pretenden amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos de algodón, cabezales de almohadas, cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, fundas para colchones, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (cobertores rellenos de plumas), fundas de protección para muebles, juegos de cama, revestimientos de materias textiles, sábanas, sacos de dormir (fundas que sustituyen a las tela con dibujo (labrada), toallas de materias textiles, toallitas de tocador (de materias textiles)”.

Por su parte, la marca opositora «SPRING» se concedió respecto de los siguientes productos de la misma Clase 24: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”. Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto existe identidad que genera riesgo de confusión en los consumidores.

Por lo anterior, la Sala concluye que no prospera el cargo por desconocimiento de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí incurre en la causal de irregistrabilidad invocada en los actos acusados. 2.4.4. Sobre la coexistencia de marcas de hecho y la distintividad adquirida La demandante resaltó que desde hace varios años ha usado de forma pública, regular, continua y ostensible el signo distintivo «SUITE NIGHT SPRING» para distinguir productos en las clases 20 y 24, sin que la sociedad Modanova S.A. haya formulado ninguna reclamación por ese hecho en contra de la accionante.

A su juicio, ello demuestra la ausencia de confusión en el consumidor, pone de presente la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado con la marca opositora, y representa una autorización tácita de la opositora para que haga uso del signo solicitado. A lo anterior agregó que el signo «SUITE NIGHT SPRING» goza de distintividad adquirida, en virtud de la notoriedad de la marca «SPRING», registrada en las Clases 10, 20 y 37 a favor de Centur Marcas S.A., y en consideración a que la sociedad ha hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado gracias a la diversidad de actividades y a la expansión de sus negocios.

Para la Sala los anteriores argumentos tampoco están llamados a prosperar, por cuanto, en primer lugar, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la “[…] “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”[29], ni tiene entidad suficiente para hacer inaplicable el estudio sobre la configuración de las causales de irregistrabilidad.

Además, tal como lo precisó esta Sala en sentencia de 11 de mayo de 2020, quien alega la coexistencia pacífica de las marcas cotejadas debe probarla a partir de “elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”[30].

Así, el alegato sobre la coexistencia pacífica de los signos debe ser confrontado con los medios de prueba y, para que prospere, debe existir la convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos cotejados. Sin embargo, en el asunto bajo examen, la accionante no aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva o canales de distribución sin que haya presentado el riesgo de confusión, de manera que no se encuentra demostrada la tesis que propuso.

De otro lado, en cuanto a la distintividad adquirida, se debe precisar que dicha figura se deriva del párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000[31]. En atención a dicho fenómeno, un signo que en principio no sea distintivo, puede convertirse en registrable teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[32] ha precisado que si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro le sea concedida.

El uso constante, real y efectivo en el mercado del signo debe estar debidamente acreditado, en los términos del artículo 166 de la Decisión 486, conforme al cual se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

En el presente asunto, no obstante, la parte actora tampoco allegó prueba alguna que permita acreditar que haya hecho uso público, personal y continuo del signo solicitado en los términos antes mencionados, de suerte que carece de sustento probatorio la alegada distintividad adquirida del mismo, sin que pueda considerarse como demostrativa de tal figura la supuesta notoriedad de un signo diferente, como lo es «SPRING» en las otras clases en que lo tiene registrado la demandante. 2.5.

Conclusión. Al no encontrarse configurada la violación de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ni de los artículos 13 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo, la Sala denegará las pretensiones de la demanda al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad del acto acusado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. CUARTA: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 98 y 99 del expediente. [2] Para ejemplificar su planteamiento la demandante hizo alusión a las siguientes marcas compuestas por dos expresiones, en las que una de ellas se encuentra registrada a favor de un tercero y destacó que se encuentran registradas a favor de titulares diferentes en una misma categoría, a pesar de que se componen por expresiones ‘Secret Platinium Protection’, ‘Secret Noir’, ‘Secret D’Rose’, ‘Secret De Vichy’, ‘Secreto de Juventud’, ‘Popsi’, ‘Pop’Ables’, ‘Pop Loca’, ‘Popco’, ‘Pop Box’, ‘Pop Rocks’, ‘Pop Ice’, ‘Ladu Mc Gregor’, Lady Adams’, ‘Lady Stork’, ‘Lady Ady’, ‘Lady Marcel’, ‘Sueño Rosa’, ‘Rosal’, ‘Rosabon’, ‘Rosabel’, ‘Rosa Venus’, ‘Polo’, ‘Polo Club’, ‘Polo Jeans’, ‘Apolo’, ‘Esprit’, ‘Sprite’. [3] Folio 120 del expediente. [4] Folio 132 del expediente. [5] Ibídem. [6] Folio 123 del expediente. [7] Folio 131 del expediente. [8] Folio 108 del expediente. [9] Folio 217 a 227 del expediente. [10] Folio 226 del expediente. [11] Folios 286 a 291 del expediente. [12] Folios 333 a 349 del expediente. [13] Folio 227 del expediente. [14] Folio 109 del anexo. [15] Folio 140 del expediente. [16] Interpretación prejudicial 290-IP-2014. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de mayo de 2020, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00296-00. [18] En ese sentido, en sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00547-00, la Sección afirmó: “[…] Al respecto, la Sala evidencia que el trámite invocado de cancelación por no uso de la marca PORTOBELLINI concluyó con la expedición de la Resolución núm. 27568 de 29 de mayo de 2009[19], “por la cual se decide la cancelación de un uso del registro de una marca”, fue expedida con posterioridad a la fecha en la cual quedaron en firme los actos administrativos demandados, esto es, el 27 de mayo de 2009, como consta en la certificación expedida por la parte demandada[20], por lo tanto, la Sala advierte que no es procedente entrar a examinar la incidencia que tenga o no en el caso sub lite, por cuanto, la referida resolución de cancelación solo tiene efectos jurídicos hacia el futuro […]” [21] Al respecto refirió que la Superintendencia concedió el registro de los signos <<SPRIT>>, <<SPRITE>>, <<SPRINTER>>, <<ECOPRINT>> y <<SEDEPRINTER>>. [22] Para ejemplificar su planteamiento la demandante hizo alusión a las siguientes marcas compuestas por dos expresiones, en las que una de ellas se encuentra registrada a favor de un tercero y destacó que se encuentran registradas a favor de titulares diferentes en una misma categoría, ‘Secret Platinium Protection’, ‘Secret Noir’, ‘Secret D’Rose’, ‘Secret De Vichy’, ‘Secreto de Juventud’, ‘Popsi’, ‘Pop’Ables’, ‘Pop Loca’, ‘Popco’, ‘Pop Box’, ‘Pop Rocks’, ‘Pop Ice’, ‘Ladu Mc Gregor’, Lady Adams’, ‘Lady Stork’, ‘Lady Ady’, ‘Lady Marcel’, ‘Sueño Rosa’, ‘Rosal’, ‘Rosabon’, ‘Rosabel’, ‘Rosa Venus’, ‘Polo’, ‘Polo Club’, ‘Polo Jeans’, ‘Apolo’, ‘Esprit’, ‘Sprite’. [23] Interpretación Prejudicial 290-IP-2014. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), radicado: 11001-03-24-000-2010-00372-00, C.P.: María Elizabeth García González. [25] Folio 120 del expediente. [26] Ibídem. [27] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado: 11001-03-24-000- 2009-00425-00, actora: Centur Marcas S.A., C.P.: María Elizabeth García González. [28] Ibídem. [29] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), radicado: 11001-03-24-000-2015-00348-00, demandante: Cocinas Integrales Alco S.A.S., C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. [30] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado: 11001-03-24-000- 2009-00425-00, actora: Centur Marcas S.A., C.P.: María Elizabeth García González. [31] 290-IP-2014. [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de mayo de 2020, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00296-00. [33] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […].

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” [34] Proceso 60-IP-2018.