PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA – Presupuestos. Literal F del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / SIGNO FIGURATIVO – Para poder ser registrado como marca se requiere que sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas / MARCA FIGURATIVA O GRÁFICA Y MARCA TRIDIMENSIONAL – Diferencias / MARCA TRIDIMENSIONAL – Aplicación del Literal f del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / CATEGORÍA DE MARCAS GRÁFICAS – Puramente gráfica y figurativa / MARCA FIGURATIVA - Aplicación del Literal b del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / SIGNO GRÁFICO FIGURATIVO – Lo es el que comporta un concepto de suela / MARCA FIGURATIVA – No le es aplicable el literal f del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 [L]a Sala observa, atendiendo a los argumentos de las partes y del tercero con interés directo en el resultado del proceso y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias presuntamente infringidas, que para que prospere el cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, es necesario que se acrediten los siguientes presupuestos: i) que el signo figurativo sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas; y ii) que el signo figurativo no esté incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la Decisión 486.

Que el signo figurativo sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas […] De conformidad con lo expuesto supra, esta Sala encuentra, por un lado, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina separa los conceptos de marca figurativa o gráfica y la marca tridimensional; y, por el otro, que el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 que se refiere a la forma de los productos sus envases o envolturas, corresponde a las marcas tridimensionales y no a las figurativas.

Esta Sala observa que el literal b) del artículo 134 de la Decisión 486 establece específicamente una disposición referente a las marcas figurativas o gráficas, pues este incluye “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. Frente a este literal el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] El artículo 134 literal b) de la Decisión 486 permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como marcas las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas […]”.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que dentro de la categoría de marcas gráficas “[…] se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización[…]” Ahora bien, la Sala considera que el signo solicitado como marca consiste en un signo gráfico figurativo –en tanto comporta un concepto de suela– y no corresponde a un signo tridimensional, por cuanto el signo se plasma en un plano bidimensional y no permite la idea de volumen.

Asimismo, la Sala encuentra que, en el formato de solicitud de registro del signo como marca, la parte demandante señaló en la casilla del tipo de signo que la solicitud correspondía a una solicitud de marca figurativa. En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados no vulneró la norma mencionada supra, porque el signo solicitado no corresponde a la forma de los productos, envases o envolturas; y, en ese sentido, el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, invocado por la parte demandante, no resulta aplicable al caso sub examine, en la medida en que aplica únicamente a signos de tipo tridimensional y no figurativo.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA – Presupuestos. Literal F del Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 / SIGNO FIGURATIVO – Para poder ser registrado como marca se requiere que cumpla con el requisito de distintividad / REGISTRO DE SIGNO FIGURATIVO – No procede el que comporta un concepto de suela en la Clase 25 por carecer de distintividad intrínseca Atendiendo a que: i) la parte demandante en sus argumentos indicó que el signo solicitado si cumplía con el requisito de distintividad; y ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre dicho supuesto en la Interpretación Prejudicial, la Sala procede a analizar este requisito. […]Ahora bien, esta Sala observa que esta Sección ya se ha pronunciado frente a la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 86, pronunciamiento en el que manifestó que “[…] en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione […]”.

Esta Sala considera que el signo figurativo solicitado no es intrínsecamente distintivo, toda vez que éste pretende distinguir zapatos, botas y sandalias, productos que tienen suelas que generalmente comportan varios tipos de figuras geométricas. El signo figurativo solicitado, no obstante tener particularidades tales como los 14 círculos en la punta y el talón, ciertamente generará en la mente del consumidor una idea genérica de una suela de zapato y no le brindará información sobre el origen empresarial del producto, ya que las particularidades adicionales del signo –las cuales fueron ampliamente reiteradas por la parte demandante a lo largo de trámite administrativo y del presente proceso– no le brindan carácter distintivo.

Los elementos que se resaltan en el signo solicitado no son lo suficientemente contundentes para concluir que el signo generaría una identidad única y lo haría diferente de las formas usuales de los zapatos. Es importante resaltar que, tal como lo señaló el tercero con interés directo en el resultado del proceso, uno de los propósitos de política pública del derecho marcario es la reducción de costos de búsqueda de los consumidores y claramente un consumidor que haya tenido una buena experiencia con el producto de la parte demandante no podría identificar y seleccionar el producto por el signo FIGURATIVO solicitado, pues este generaría en su mente la imagen de una suela de zapato cualquiera.

En este orden de ideas, la Sala considera que las particularidades resaltadas por la parte demandante en el escrito de demanda no son lo suficientemente arbitrarias y relevantes como para poder brindarle al signo el carácter distintivo requerido, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 2 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2004-00013-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (e); de 25 de enero de 2019, Radicación 11001-03-24-000- 2012-00309-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Corte Constitucional, sentencia C-197/99, Expediente D-2172, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 42 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 80 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 INCISO FINAL / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00243-00 Actor: K-SWISS INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Diferencias marca figurativa y marca tridimensional.

Causales absolutas de irregistrabilidad. Distintividad intrínseca y extrínseca. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por K-Swiss Inc., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núm. 62291 de 25 de octubre de 2013 y 73280 de 4 de diciembre de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES La demanda K-Swiss Inc., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” [6], expedida por la Directora de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 73280 de 4 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 62291 de 25 de octubre de 2013, que se adjunta como ANEXO 3, mediante la cual la SIC –Dirección de Signos Distintivos– decidió negar la solicitud de registro de la marca [pic] (figurativa) consistente en un patrón especial con un contorno en forma de suela de zapato, para identificar ‘ZAPATOS, BOTAS Y SANDALIAS’, productos comprendidos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud radicada bajo el expediente No. 13-119554. 2.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 73280 de 4 de octubre [sic] de 2014, que se adjunta como ANEXO 4 mediante la cual la SIC –Delegatura para la Propiedad Industrial– decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 62291 de 25 de octubre de 2013, confirmando en su integridad la negación de la marca [pic] (figurativa) consistente en un patrón especial con un contorno en forma de suela de zapato, tramitada bajo el expediente No. 13-119554, agotando así la vía gubernativa. 2.3.

Que como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, y dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, proferir una resolución en la que se conceda el registro de la marca [pic] (figurativa) para identificar ‘ZAPATOS, BOTAS y SANDALIAS’, productos comprendidos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud radicada bajo el expediente 13-119554 […]”.

Presupuestos fácticos La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: Solicitó, el 15 de mayo de 2013[8], el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó el 17 de junio de 2013 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 669, la cual fue objeto de oposición por parte de Stanton S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en los literales b), d) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo FIGURATIVO para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 73280 de 4 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013. Normas violadas La parte demandante indicó la vulneración del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[9], en adelante Decisión 486, y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437.

Concepto de la violación La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 6. Señaló que “[…] el signo [pic] es susceptible de representación gráfica y es distintivo para poderse registrar como marca, toda vez que no configura, contrario a lo que menciona la SIC, una forma usual de la suela de zapatos, sino que es un patrón muy específico cuyo contorno es una forma de suela de zapato que le imprime distintividad necesaria para poder establecer un origen empresarial y diferenciarlo de otros patrones cuyos contornos están en forma de suela de zapatos […]”[10]. 2.

Manifestó que “[…] la sic en las Resoluciones aquí recurridas se equivoca al considerar simplemente que la marca aquí solicitada corresponde a la forma usual de una suela de zapato y, en tal sentido, afirmar que por esa sola situación la misma carece de distintividad siendo un signo descriptivo respecto de los productos reivindicados de la Clase 25 […]”[11]. 3.

Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] la marca figurativa solicitada no corresponde exclusivamente a la forma usual de una suela de zapato. Por el contrario, la particularidad de la estructura figurativa que compone el signo solicitado como marca consiste en un patrón específico cuyo contorno es una forma de suela de zapato, con características gráficas particulares y con detalles tales como […] 7 círculos en el empeine y 7 en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos específicos que acompañan la grafía interna de la marca […], los cuales no constituyen, en su conjunto e integridad, en elementos exclusivamente descriptivos de formas de productos tales como ‘zapatos, botas y sandalias’ […]”[12]. 4.

Adujo que “[…] según el literal f) del artículo 134 anteriormente citado, la forma de los productos es registrable, mientras cumplan los presupuestos del mismo artículo 134 de la Decisión 486, es decir, que sean distintivas y susceptibles de representación gráfica. En ese sentido, no tiene cabida considerar que todo registro de una marca figurativa que involucre la forma de un producto, por ejemplo el contorno de una suela de zapato, para identificar productos tales como ‘zapatos, botas y sandalias’ es, per se, no distintiva inherentemente.

En el presente caso, el patrón específico incorporado dentro del contorno de una forma de suela de zapatos no es exclusivamente descriptivo, genérico o usual, dado que el mismo patrón es lo que permite la distintividad de la marca […][13]. (Subrayado en el original) 5. Reiteró que los méritos distintivos del signo pretendido como marca son “[…] 7 círculos en el empeine y 7 en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos específicos que acompañan la grafía interna de la marca figurativa […]”[14]. 6.

Concluyó, frente a los argumentos de la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso durante el procedimiento administrativo, que “[…] es absolutamente falso, no solo porque el literal f) del artículo 134 establece la posibilidad de registrar formas de productos, mientras sean distintivas, sino porque para denegar una marca por ser intrínsecamente descriptiva o genérica o usual, se debe demostrar que dicha marca es EXCLUSIVAMENTE descriptiva o genérica o usual, lo cual no hace la SIC […]”[15].

(Destacado y subrayado en el original) Segundo cargo: Violación del artículo 42 de la Ley 1437 7. Sostuvo que “[…] la violación se configura por la falta de valoración de las pruebas aportadas para resolver todas las peticiones elevadas tanto en la contestación a la oposición como en el Recurso de Apelación presentado dentro del expediente núm. 13-119554, al sustentar y motivar los actos administrativos impugnados, lo que directamente repercute en la errada interpretación y aplicación de los supuestos que impone la norma previamente mencionada […]”[16]. 8.

Manifestó, luego de citar dos expedientes de marcas figurativas, que “[…] el capital informativo recordado le permite a la Honorable Sala Considerar, interpretativamente, que la aplicación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 al caso en concreto fue errónea, pues observamos que no tiene cabida considerar que todo registro de una marca figurativa que involucre la forma de una suela de zapato para identificar productos tales como ‘Zapatos, botas y sandalias’ es, per se, no distintiva inherentemente […]”[17]. 9.

Agregó que “[…] la SIC omitió en las Resoluciones impugnadas, responder la petición expresa de trato igualitario como sujetos de administración [sic]. Esto es, no conceder la marca solicitada porque hay casos similares en los que se conceden, si no concederla teniendo en cuenta argumentos y motivaciones que estén en línea con sus anteriores pronunciamientos […]”[18]. 10.

Adujo que “[…] omite la SIC, en nuestro sentir de manera arbitraria, pronunciarse sobre casos resueltos por ella, con supuestos de hecho similares, amparándose bajo la autonomía administrativa y la función de tomar decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto, prescindiendo del análisis hecho en los casos mencionados por considerarlos ‘posiblemente no análogos’, pero sin argumentar el por qué de su apreciación […]”[19]. 11.

Por último, concluyó que “[…] la inclusión particular de 14 círculos ubicados dentro de la estructura figurativa de la siguiente forma: 7 círculos en el empeine y 7 en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos específicos que acompañan la grafía interna de la marca figurativa aquí pretendida, no impide que, otros competidores resulten perjudicados con ocasión del entorpecimiento de la competencia generado por la limitación del rango de alternativas adecuadas de diseños para identificar los mismo productos de la Clase 25. […] la obtención de derechos marcarios sobre el signo figurativo aquí reivindicado no impide que los demás competidores dupliquen el uso básico de la forma de las suelas de un zapato, inclusive con diseños en sus suelas, para efectos de crear diseños alternativos que, siendo visualmente perceptibles, sirvan para identificar el origen empresarial de sus productos en clase 25 […]”[20].

Tercer cargo: Violación del artículo 80 de la Ley 1437 12. Manifestó que “[…] la violación se configura por la falta de motivación en la Resolución que resuelve el Recurso de Apelación así como de los argumentos que deben sustentar los actos administrativos impugnados, lo que directamente repercute en la errada interpretación y aplicación de los supuestos que impone la norma previamente mencionada […]”[21].

(Subrayado en el original) 13. Señaló que la parte demandada “[…] omitió argumentar su decisión de negar la marca [pic] (Figurativa) en Clase 25 solicitada, por considerarla poco distintiva, sustentándolo sobre la base de que en su sentir, la figura de la marca solicitada corresponde a una suela usual de cualquier zapato […]”[22]. (Subrayado en el original) 14.

Indicó que “[…] la simple utilización de un contorno en forma de suela de zapato para efectos de integrarla como parte de un todo dentro de una configuración distintiva en particular no genera, inmediatamente, una reducción de aquellas formas usuales y de libre disposición utilizadas para identificar o evocar el origen comercial de productos tales como ‘Zapatos, botas y sandalias’ comprendidos en la Clase 25 […]”[23]. 15.

Sostuvo que el hecho de que el signo “[…] se encuentre conformada por el contorno en forma y/o figura de una suela de zapato, con varias características y patrones especiales, como lo son las anteriormente anotadas, no la hace por sí misma una forma exclusivamente descriptiva de los productos reivindicados de la Clase 25, toda vez que de un estudio general y de un análisis en conjunto del signo aquí solicitado, se puede observar que el mismo adquiere una caracterización especial que le otorga la distintividad requerida para ser registrable, sin que pueda afirmarse que mi representada tendrá con el registro la exclusividad sobre el contorno en forma de suela de zapato, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo solicitado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerados de forma aislada […]”[24]. 16.

Indicó que “[…] la SIC se limita a negar que la marca [pic] (Figurativa) en Clase 25 tenga la distintividad suficiente para ser registrada, sin explicar el fundamente de esta negación dando pruebas que lo sustenten […] observamos con preocupación que la SIC haya proferido las Resoluciones aquí impugnadas motivándolas aparentemente con el argumento de que el signo coincide con la forma usual de un zapato, pero sin bases que soporten dicha afirmación, trasladando inmediatamente la carga de la prueba a mi representada como solicitante, y quebrantando nuevamente el principio de igualdad que inspira nuestro ordenamiento jurídico.

Así, la SIC debió aportar elementos probatorios que sustentaran una supuesta falta de distintividad, como por ejemplo muestras de patrones para identificar zapatos que permitieran establecer que el patrón particular de la marca es ‘usual’ o ‘común’. Esto no lo hizo la SIC, faltando al requisito básico de motivación (argumentada) y basando sus decisiones aquí impugnadas en meras conjeturas sin fundamento legal […]”[25].

(Subrayado en el original) Contestación de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada[26] contestó la demanda[27] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 7.1. Sostuvo que la solicitud de registro marcario “[…] corresponde a una marca figurativa, tal y como se indicó en el formulario de solicitud de registro que obra en el expediente a folio 3, mas no corresponde a una marca tridimensional en los términos del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuya violación por parte de esta entidad alega el accionante […]”[28]. 2.

Señaló que “[…] incluso si en el presente caso se tratara de la solicitud de registro de una marca tridimensional, la misma no sería registrable, pues tal y como se explicó claramente en las resoluciones demandadas, el signo cuyo registro fue denegado carece de la distintividad requerida por la norma comunitaria andina […]”[29]. (Subrayado en el original) 3.

Adujo que “[…] la falta de distintividad del signo solicitado a registro se encuentra erigida como una causal absoluta de irregistrabilidad de la marca, de acuerdo al literal b) del artículo 135 de la Decisión 286 de 2000 […]”[30]. 4. Manifestó que “[…] la marca solicitada se compone exclusivamente de la figura de una suela de zapato, o de lo que en otra perspectiva podría verse como la figura de un zapato desde la parte inferior del mismo, la cual pretendía identificar en el mercado productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente ‘zapatos, botas y sandalias’.

Es decir, el signo denegado se componía exclusivamente de una parte esencial del producto que pretendía identificar en el mercado –esto es la suela del mismo–, o desde el punto de vista de que el signo corresponde a la vista inferior de un zapato, el signo denegado se compone exclusivamente del producto que pretendía distinguir. En otras palabras, puede afirmarse que existe identidad entre el producto a identificar y el signo mismo, lo que provoca que el signo no cuente con la distintividad intrínseca requerida […]”[31].

(Destacado en el original) 5. Enfatizó que “[…] el signo denegado no podía ser objeto de registro, pues el consumidor que se encontrare frente a dicho signo no podría de manera alguna identificar el origen empresarial del producto. La marca denegada podría corresponder a cualquier empresario del gremio de calzado que represente figurativamente los productos que comercializa en el mercado, es decir, el consumidor al encontrarse frente al signo no podría individualizar el origen del producto, pues es el signo se confunde con el producto a distinguir en el mercado, o mejor (dependiendo de como sea percibido el signo) resulta idéntico a una parte esencial del producto a comercializar en el mercado bajo dicho signo […]”[32].

(Subrayado en el original) 6. Señaló, respecto de características del signo alegadas por la parte demandante, que “[…] el consumidor que se encuentre frente al signo denegado, no se percatará de la posición dentro de la suela de lo que la accionante llama círculos –que en realidad corresponden a puntos–, es decir, no identificará al empresario por el hecho de que 7 círculos se encuentren en el empeine y de que 7 círculos se encuentren en el talón, sumado al hecho de que es común gran variedad de suelas de zapatos cuenten con lo que la demandante denomina ‘círculos’ y ‘ranuras de diferentes trazados geométricos’ […]”[33]. 7.

Indicó que un consumidor promedio no especializado no le reputará un origen empresarial específico al signo, por cuanto “[…] los círculos y ranuras con trazados geométricos que la accionante alega como distintivos, corresponden únicamente a una variación común de las formas geométricas que son empleadas normalmente en las suelas de zapatos, por lo que no puede afirmarse que las mismas, o la ubicación dentro de la suela de alguna de ellas, otorguen distintividad al producto de manera que el consumidor identifique el origen del producto, sino que por el contrario aquel o [sic] asociará a la composición corriente de una suela de zapato […]”[34]. 8.

Citó un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el que se señala que “[…] ‘la falta de carácter distintivo tampoco puede ser puesta en cuestión porque la Sala de Recurso no proporciona ejemplos concretos de pastillas detergentes utilizadas en el comercio. En efecto, esta conclusión puede fundamentarse legalmente en hechos notorios que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, sin que sea necesario proporcionar ejemplos concretos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de papillote), T-402/02, Rec.

P. II-3849, apartado 58]’ […]”[35]. (Destacado fuera del texto) 9. Argumentó que “[…] no obstante el hecho de que la experiencia en el mercado del consumidor promedio se deduce que los círculos y las formas geométricas corresponden normalmente a composiciones utilizadas en las suelas de los zapatos, no puede dejarse de lado el escrito de oposición presentado por la sociedad STANTON S.A.S. durante el trámite administrativo, mediante el cual allegó una muestra física de un zapato comercializado por dicha sociedad, en el cual pueden apreciarse en la suela del mismo –como resulta común en el mercado– círculos y formas geométricas de la clase que la accionante reivindicaba en el signo denegado […]”[36]. 10.

Añadió que “[…] la inclusión en la suela de zapato de diversas formas geométricas separadas entre sí no corresponde a un capricho de los productores de zapatos, sino que las mismas permiten una mayor fricción y por tal motivo un menor riesgo de caída, por lo que resulta común que los empresarios se vean motivados a introducir en aquellas figuras geométricas que sobresalen de la superficie raza de la suela.

Lo anterior, se permite aclarar esta defensa, no insinúa de manera alguna que la marca cuyo registro fue denegado contenga elementos que den una ventaja funcional o técnica a producto en los términos del literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 […]”[37]. 11. Concluyó que “[…] la marca figurativa solicitada a registro por la accionante carece de la distintividad requerida por la norma comunitaria andina, encontrándose de esta manera incursa en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 […]”[38] Respecto de los cargos de violación de los artículos 42 y 80 de la ley 1437 12.

Indicó que “[…] Los argumentos de la accionante en relación con dichos cargos de violación pueden resumirse en la supuesta falta de apreciación por parte de la Superintendencia de las Resoluciones proferidas por esta misma Entidad respecto de la concesión de marcas figurativas relacionadas con zapatos y/o suelas de zapatos, lo que en criterio de la accionante hubiese permitido a la accionante obtener registro de su marca figurativa bajo el postulado de trato igualitario por parte de la administración […]”[39]. 13.

Señaló que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio, contrario a lo afirmado por la accionante, si se pronunció en relación con las pruebas allegadas por la solicitante durante el trámite administrativo […]”[40]. 14. Aclaró que “[…] cada uno de los trámites de registro de marca adelantados ante la Superintendencia de Industria y Comercio es independiente de otros de su clase y, por lo tanto, la Entidad procede en cada caso a adelantar un examen de registrabilidad específico […]”[41]. 15.

Concluyó que “[…] tanto la Directora de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […] denegaron el registro del signo solicitado, motivando en debida forma su decisión y teniendo en cuenta tanto las particularidades del caso como lo exigido por la norma comunitaria andina […]”[42]. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 7.

El tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso[43] contestó la demanda[44] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 8.1. Argumentó que “[…] el diseño de la marca FIGURATIVA solicitada por la demandante contiene diferencias secundarias frente a la forma usual de las suelas de calzado, razón por la que es claro que dicha marca se encuentra incursa dentro de la causal prevista en el artículo 135 literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”.[45] 2.

Señaló que “[…] al analizar la marca FIGURATIVA (consistente en la suela de zapatos), encontramos que no posee elementos que le permitan diferenciar los productos que pretende identificar, pues no es posible individualizar los productos ni evocar el fabricante, por lo que contrario a lo manifestado por la Demandante, el signo negado dentro de las resoluciones atacadas es de uso común en el comercio y carece del poder distintivo que debe revestir toda marca […]”[46]. 3.

Sostuvo que “[…] la marca negada dentro de las resoluciones acusadas dentro del trámite de la referencia, se encuentra inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad prevista dentro del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues si se analiza con detenimiento la marca solicitada, encontramos que la misma consiste en la forma usual de la suela de un zapato (de uso común para cualquier tipo de calzado) limitándose la marca FIGURATIVA simplemente a la forma de la suela de zapatos, sin ningún otro elemento que le permita adquirir distintividad […]”[47]. 4.

Expresó que “[…] el elemento gráfico contenido en la marca solicitada tan solo posee diferencias secundarias a la forma usual de las suelas de zapatos […]”[48]. 5. Concluyó que “[…] la marca FIGURATIVA pretendida por la demandante no contiene ningún elemento arbitrario ni de especial relevancia que le permita superar la configuración de las citadas causales de irregistrabilidad, pues tan solo presenta diferencias secundarias con las formas usuales de las suelas de calzado […]”[49].

Solicitud de interpretación prejudicial 8. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 8 de julio de 2016[50], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 623-IP-2016 de 26 de junio de 2017[51], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…]La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de la norma solicitada limitándose la misma al literal f) de la dicha disposición. De oficio se interpretará el Artículo 135 literales b) y d) de la Decisión 486 para analizar la distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad de un signo y la irregistrabilidad de dignos que den ventaja técnica al producto[…] ”[52], y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que le son aplicables. 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de agosto de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 25 de noviembre de 2019, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[53], llevó a cabo la audiencia inicial, el 2 de diciembre de 2019[54], en donde se surtieron las siguientes actuaciones: 1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma presentada por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de diciembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de diciembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. I. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 623-IP-2016 de 26 de junio de 2017; vii) el marco normativo sobre el registro como marcas de la forma de los productos, sus envases o envolturas; viii) el marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[55] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[56] de 12 de marzo de 2019[57], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[58] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013[59], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca FIGURATIVA, en la que se indicó: “[…] 1.1. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones “el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores’ […] 1.3.

Literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 […] El fin de la mencionada norma comunitaria es el de limitar la concesión de un derecho marcario a los signos que son susceptibles de registro y diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una patente de modelo de utilidad o una de invención. En este sentido el Tribunal ha señalado que ‘La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad’.

Si la forma consiste en una ventaja funcional o técnica, su protección debe regirse al amparo de una de las dos instituciones señaladas, y por lo tanto una vez que transcurra su tiempo de protección, pasan al dominio público. No resulta congruente dar protección a una forma que cumpla con estas características a través del registro como marca, el cual es prorrogable indefinidamente en el tiempo, pues existe el riego de impedir a otros la exploración y mejoramiento de esta ventaja de manera permanente.

Cabe resaltar que esta norma sólo se aplica si el signo consiste exclusivamente en esas formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio correspondiente. En consecuencia, si la forma se compone de una parte funcional, y otra parte no funcional que cumpla con los requisitos de distintividad y registrabilidad, entonces será procedente al registro. […] 1.5.

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 […] El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger.

El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así. vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta "¿cómo es?’’. No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "/a inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [ ] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado"'. 2.

Análisis del signo solicitado frente a las causales de irregistrabilidad en estudio Al hacer estudio del signo solicitado, esta Dirección encuentra que el signo carece de la distintividad necesaria debido a que es un elemento constitutivo de cualquier tipo de calzado y por ende describe los productos que pretende amparar, puesto que los zapatos, ya sean botas, botines, tennis, entre otros se caracterizan porque tienen una suela la cual es la '"Parte del calzado que toca al suelo, hecha regularmente de cuero fuerte y adobado"’ cuya función es proteger el pie y evitar las caídas al caminar, y que al contacto con el suelo deja una huella característica, pese a que no presenta una ventaja técnica pues en el dibujo no se evidencia rasgos que garanticen que se mejora la función que las suelas desempeñan, sí es descriptivo para los objetos que pretende ofrecer ya que representa una parte esencial de los productos que identifica dado que se trata de una de las partes esenciales de los zapatos son sus suelas.

Por lo que de esta manera, el signo mencionado guarda una relación directa con las propiedades del producto que identifica y por ende el mismo no cumple con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes de productos ofrecidos en el mercado. Igualmente, este Despacho considera que el signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial sino que se generará una idea genérica en su mente.

Así las cosas, se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, que le puedan permitir al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el signo solicitado constituye una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, los cuales se verían privados de la posibilidad de utilizar la imagen de una suela de zapatos necesaria para ofrecer sus productos o servicios en el mercado. […] 4.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mas no lo está frente a la causal d) y e) ibídem. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por STANTON S.A.S.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro de la marca figurativa^^ para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 2. La Resolución núm. 73280 de 4 de diciembre de 2014[60], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62291 de 25 de octubre de 2013, en la que se indicó: “[…] Una vez revisadas todas y cada una de las actuaciones surtidas, así como los antecedentes que reposan en la base de datos de la entidad, esta Delegatura dando plena observancia a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual dentro del presente trámite deben resolverse todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas, así como las que surjan con motivo del recurso interpuesto, concluye que los argumentos del recurrente expuestos en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido. […]se puede evidenciar que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, que le permitan al público identificar el producto con un origen empresarial determinado, pues se trata de una figura conformada por una serie de trazos que resultan excesivamente complejos para ser recordados, y analizada de forma conjunta, no deja de ser una huella para el consumidor.

Independencia de las actuaciones Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables. Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: ‘No es regla de aceptación marcada que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca.

Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace’. Por lo tanto, esta Delegatura considera que el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad señalada por el artículo 135 literal b) por las razones expuestas en la parte motiva de ésta resolución. Finalmente es de notar que, no existen nuevos supuestos de hecho ni otras razones de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya analizadas. […]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 62291 del 25 de Octubre de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]”. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núm. 62291 de 25 de octubre de 2013 y 73280 de 4 de diciembre de 2014, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por Stanton S.A.S., y negó el registro de la marca figurativa para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 y en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo FIGURATIVO cumple con el requisito de distintividad y, en segundo lugar, si los actos administrativos acusados están incursos en la causal de falta de motivación. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal f) del artículo 134 y, de oficio, los literales b), c) y d) del artículo 135 ibídem. 22.

No obstante lo indicado, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el estudio del literal d), que fue interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el signo solicitado: 1. En primer lugar, porque la parte demandante no invocó dichas normas como violadas y en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento el análisis debe centrarse en las normas violadas y su concepto de violación con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa de la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, así como el principio de justicia rogada. 2.

En segundo lugar, la parte demandada en los actos administrativos acusados no concluyó que el signo solicitado estuviera incurso en la casuales de irregistrabilidad a que se refieren dichos literales, por lo que no procede analizar si la parte demandada aplicó correctamente esas causales cuando negó el registro marcario. 3. En tercer lugar, la discusión no radica en establecer si el signo consiste exclusivamente en la forma usual de los productos, sino en determinar si los elementos adicionales permiten el registro del signo. 4.

Y, en cuarto lugar, cuando la parte demandada hace referencia en la contestación de la demanda al literal d) mencionado, precisa que “[…] no insinúa de manera alguna que la marca cuyo registro fue denegado contenga elementos que den una ventaja funcional o técnica a producto en los términos del literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 23.

La Sala considera igualmente que, en el caso sub examine, no procede tampoco el estudio del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que fue mencionado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuando en su contestación de la demanda afirmó que: “[…] la marca negada dentro de las resoluciones acusadas dentro del trámite de la referencia, se encuentra inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad prevista dentro del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[61] porque: en primer lugar, la parte demandante no lo invocó como violado; y, en segundo lugar, la marca no fue negada por la parte demandada con fundamento en dicha causal. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[62], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[63] de la Comisión de la Comunidad Andina[64].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[65] 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[66] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 623-IP-2016 de 26 de junio de 2017 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[67]: “[…] 1.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad […] 1.2. El registro contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 1.3. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.4.

La aptitud distintiva es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por lo tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.5. Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.6.

La distintividad tiene un doble aspecto; 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir produdctos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.7. De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta en el Artículo 135 b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. 1.8.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal b) de la referida Decisión. 2. Irregistrabilidad de signos que constituyan una ventaja funcional 2.1.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO) solicitado y específicamente la representación gráfica BIDIMENSIONAL de una SUELA de zapato, constituye o no una ventaja funcional. 2. El literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que ‘consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican’. 3.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan. 4. Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura. 5.

Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficiosos, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. 6. La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. 7.

La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad. 8. En el caso en análisis, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto si el signo FIGURATIVO (suela de zapato) le confiere o no una ventaja funcional. 3.

Irregistrabilidad de signos que constituyan una forma usual de los productos o que consistan en la forma impuesa por la naturaleza o función del producto 3.1. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO solicitado y específicamente la representación BIDIMENSIONAL de una SUELA de zapato, constituye o no la forma usual de un producto. 3.2.

Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. ‘En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo persiguen’. […] 3.6.

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 3.7.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) Una forma usual de sus envases, c) Una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. 3.8. La conjunción disyuntiva ‘o’, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. 3.9.Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. 3.10.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: ‘La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente. […] 4.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones […] 4.7. Sobre la base del principio de autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega. […]”.

(Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el registro como marcas de la forma de los productos, sus envases o envolturas 34. Visto el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 podrá constituir una marca la forma de los productos, sus envases o envolturas, siempre que sea apto para distinguir productos o servicios y que sea susceptible de representación gráfica.

Marco normativo de la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 35. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Análisis del caso concreto 36. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el registro como marcas de la forma de los productos, sus envases o envolturas; y atendiendo a los argumentos de la parte demandante, la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37.

La Sala precisa que la marca figurativa solicitada es como se muestra a continuación: | | |MARCA FIGURATIVA DENEGADA[68] | | | | | | | | | | | | | | | |Solicitante: | |K-Swiss Inc. | |Clase 25: “Zapatos, botas y sandalias”.[69] | 38. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el registro como marca de la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como de las causales de irregistrabilidad absoluta contempladas en los literales b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486.

Del cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 39. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, el cual debe ser susceptible de representación gráfica. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, consideró que adicionalmente el signo debe ser perceptible. 40.

El artículo 134 contiene una lista de carácter enunciativo de signos que pueden constituir marca, entre los que se incluye en el literal f) la forma de los productos, sus envases o envolturas. 41. La registrabilidad de un signo como marca, aunado a lo expuesto, requiere que cumpla con el requisito de distintividad, la cual, está prevista en el literal b) del artículo 135 y en el artículo 136, diferenciando la primera como distintividad intrínseca, que corresponde a una causal absoluta de irregistrabilidad del signo, y la segunda, como distintividad extrínseca, que comprende las causales relativas de irregistrabilidad y se refiere a la falta de distintividad por generar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[70].

(Destacado en el texto original) 43. El artículo 135 de la Decisión 486[71] establece una lista de causales absolutas de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la señalada en el literal b), fundamento de la negación del signo figurativo. 44. Así las cosas, la Sala observa, atendiendo a los argumentos de las partes y del tercero con interés directo en el resultado del proceso y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias presuntamente infringidas, que para que prospere el cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, es necesario que se acrediten los siguientes presupuestos: i) que el signo figurativo sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas; y ii) que el signo figurativo no esté incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la Decisión 486.

Que el signo figurativo sea susceptible de representación gráfica, sea perceptible y consista en la forma de los productos, sus envases o envolturas 45. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] la doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como son los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión […]”[72]. 46. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que “[…] el literal f) del artículo 134 cuando señala que ‘La forma de los productos, sus envases o envolturas’ son signos que podrán constituir marca.

Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional […]”[73].

(Destacado fuera del texto) 47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló expresamente que “[…] En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener licores) podría considerarse una especie de la marca figurativa […]”[74]. (Destacado fuera del texto) 48. De conformidad con lo expuesto supra, esta Sala encuentra, por un lado, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina separa los conceptos de marca figurativa o gráfica y la marca tridimensional; y, por el otro, que el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 que se refiere a la forma de los productos sus envases o envolturas, corresponde a las marcas tridimensionales y no a las figurativas. 49.

Esta Sala observa que el literal b) del artículo 134 de la Decisión 486 establece específicamente una disposición referente a las marcas figurativas o gráficas, pues este incluye “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. Frente a este literal el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] El artículo 134 literal b) de la Decisión 486 permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como marcas las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas […]”[75].

(Destacado fuera del texto) 50. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que dentro de la categoría de marcas gráficas “[…] se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización[…]” [76] (Destacado fuera del texto). 51.

Ahora bien, la Sala considera que el signo solicitado como marca consiste en un signo gráfico figurativo –en tanto comporta un concepto de suela– y no corresponde a un signo tridimensional, por cuanto el signo se plasma en un plano bidimensional y no permite la idea de volumen. 52. Asimismo, la Sala encuentra que, en el formato de solicitud de registro del signo como marca[77], la parte demandante señaló en la casilla del tipo de signo que la solicitud correspondía a una solicitud de marca figurativa. 53.

En este orden de ideas, la Sala considera que la parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados no vulneró la norma mencionada supra, porque el signo solicitado no corresponde a la forma de los productos, envases o envolturas; y, en ese sentido, el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, invocado por la parte demandante, no resulta aplicable al caso sub examine, en la medida en que aplica únicamente a signos de tipo tridimensional y no figurativo. 54.

Así las cosas, y atendiendo a que la parte demandante no se refirió a ningún literal que regule los signos figurativos, como es el caso del literal b) del artículo 134 de la Decisión 486, esta Sala, considerando que la nulidad de los actos administrativos atiende a los postulados de la justicia rogada, no puede entrar a estudiar de oficio si la parte demandada vulneró o no algún supuesto normativo, máxime cuando el proceso de la referencia se inició en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 55.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado al respecto que “[…] La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador, dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y explicarse el concepto de la violación […]”.[78] Distintividad de los signos 56.

Atendiendo a que: i) la parte demandante en sus argumentos indicó que el signo solicitado si cumplía con el requisito de distintividad; y ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre dicho supuesto en la Interpretación Prejudicial, la Sala procede a analizar este requisito. 57. La Sala observa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación que la falta de distintividad está “[…] consagrada de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta en el artículo 135 literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo […]”[79].

Asimismo, observa que la parte demandada señaló en los actos administrativos acusados que el signo solicitado carecía de distintividad conforme al literal bajo estudio, por cuanto “[…] carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, no identificaría un producto o servicio específico ni lo asociaría con un determinado origen empresarial sino que se generará una idea genérica en su mente […]”[80]. 58.

Ahora bien, esta Sala observa que esta Sección ya se ha pronunciado frente a la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 86, pronunciamiento en el que manifestó que “[…] en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione […]”[81].

(Destacado en el texto original) 59. Esta Sala considera que el signo figurativo solicitado no es intrínsecamente distintivo, toda vez que éste pretende distinguir zapatos, botas y sandalias, productos que tienen suelas que generalmente comportan varios tipos de figuras geométricas. 60. El signo figurativo solicitado, no obstante tener particularidades tales como los 14 círculos en la punta y el talón, ciertamente generará en la mente del consumidor una idea genérica de una suela de zapato y no le brindará información sobre el origen empresarial del producto, ya que las particularidades adicionales del signo –las cuales fueron ampliamente reiteradas por la parte demandante a lo largo de trámite administrativo y del presente proceso– no le brindan carácter distintivo.

Los elementos que se resaltan en el signo solicitado no son lo suficientemente contundentes para concluir que el signo generaría una identidad única y lo haría diferente de las formas usuales de los zapatos. 61. Es importante resaltar que, tal como lo señaló el tercero con interés directo en el resultado del proceso, uno de los propósitos de política pública del derecho marcario es la reducción de costos de búsqueda de los consumidores y claramente un consumidor que haya tenido una buena experiencia con el producto de la parte demandante no podría identificar y seleccionar el producto por el signo FIGURATIVO solicitado, pues este generaría en su mente la imagen de una suela de zapato cualquiera. 62.

En este orden de ideas, la Sala considera que las particularidades resaltadas por la parte demandante en el escrito de demanda no son lo suficientemente arbitrarias y relevantes como para poder brindarle al signo el carácter distintivo requerido, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. 63.

En conclusión, frente al cargo de violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, esta Sala concluye que: i) el signo FIGURATIVO constituye, valga la redundancia, un signo figurativo y, por consiguiente, no se subsume dentro de los presupuestos fácticos del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486; y ii) el signo FIGURATIVO es un signo que carece de distintividad intrínseca y, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal absoluta de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Del cargo de violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 64. Considerando que la parte demandante manifestó en su concepto de violación que la parte demandada violó los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, la Sala procederá a estudiar dichos argumentos. 65. El artículo 42 de la Ley 1437 establece: “[…] Artículo 42.- Contenido de la Decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos. […]”. 66. El artículo 80 de la Ley 1437 establece: “[…] Artículo 80.- Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. […]”. 67. Sostiene la parte demandante que la parte demandada violó los artículos citados supra esencialmente por dos razones. La primera, por cuanto la parte demandada no se pronunció sobre los argumentos y pruebas aducidas en el trámite administrativo; y, la segunda, que la parte demandada no presentó pruebas frente a su afirmación de que el signo FIGURATIVO solicitado carece de distintividad. 68.

Revisado el expediente administrativo y los actos administrativos acusados, la Sala considera que la parte demandada se pronunció de manera expresa en la Resolución núm. 3280 de 4 de diciembre de 2014 sobre los expedientes citados por la parte demandante en su recurso de reposición. Al respecto, señaló que “[…] respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias […]”[82].

(Destacado fuera del texto). 69. En cuanto a si la parte demandada se encontraba obligada a demostrar con pruebas o ejemplos concretos que el signo solicitado consistía en una forma usual, esta Sala considera que la manifestación de que el signo FIGURATIVO consiste en una forma o elemento usual de zapatos, botas y sandalias es un hecho notorio para cualquier consumidor medio, por lo que, de conformidad con el inciso final del artículo 167[83] de la ley 1564 de 2012[84], no requiere de prueba. 70.

Conforme lo anterior, la Sala estima que la parte demandada llevó a cabo el procedimiento administrativo respetando las garantías procesales y resolviendo los puntos planteados en el recurso interpuesto en el trámite administrativo. Adicionalmente, la Sala reitera la jurisprudencia de esta Sección establecida mediante sentencia de 25 de enero de 2019, en la que se sostuvo que la parte demandada no estaba obligada a aplicar el criterio utilizado en otro proceso administrativo, por cuanto su competencia se contrae a estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[85].

En este orden de ideas, la parte demandada no estaba en la obligación de explicar su decisión frente a consideraciones tomadas en otros casos, análogos o no, por lo que la manifestación hecha de no remitirse a trámites diferentes decididos con anterioridad es motivación suficiente para resolver la solicitud que la parte demandante hizo en el trámite administrativo. 71.

Así las cosas, la Sala concluye que la parte demandada no violó los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, al decidir un procedimiento administrativo de forma distinta a otro, en el cual los supuestos fácticos son disímiles, así como tampoco faltó a la obligación de motivar los actos administrativos al concluir la falta de distintividad del signo, puesto que el hecho de la falta de distintividad por ser una forma usual es un hecho notorio.

Conclusión 72. La Sala concluye que en el caso sub examine los actos administrativos acusados no desconocieron la normativa aplicable, por cuanto: 73.1. El signo FIGURATIVO no se encuentra dentro de los supuestos fácticos del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que dicho literal refiere a marcas tridimensionales y no a signos figurativos como el que es objeto de análisis. 73.2.

El signo FIGURATIVO es un signo que se encuentra incurso en los supuestos fácticos del literal b) del artículo 135, toda vez que no cumple con el requisito de distintividad intrínseca, porque, en primer lugar, corresponde a la forma o elemento usual de los productos zapatos, botas y sandalias; y, en segundo lugar, los elementos adicionales que contiene no le brindan distintividad suficiente para diferenciarlo en el mercado. 73.3.

Los actos administrativos demandados no vulneraron los artículos 42 y 80 de la Ley 1437: en primer lugar, porque la parte demandada sí se pronunció sobre las pruebas aportadas durante el trámite administrativo, pronunciamiento que consistió en desestimar su estudio por cuanto hacían parte de procedimientos administrativos distintos; y, en segundo lugar, porque no estaba en la obligación de presentar pruebas de que el signo FIGURATIVO consistía en la forma usual de zapatos, botas y sandalias, toda vez que dicho hecho es de carácter notorio y, por consiguiente, no requiere prueba. 73.4.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones 62291 de 25 de octubre de 2013 y 73280 de 4 de diciembre de 2014 y, en consecuencia, la Sala[86] habrá de negar las pretensiones de la demanda. Condena en costas 73.

Visto el artículo 365 numeral 8 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[87], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, II.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 a 50 [3] Cfr. Folios 94 a 119 [4] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [6] Esta resolución declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro como marca del signo figurativo [pic]para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Cfr. Folio 96. [8] Según consta en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Expediente núm. 13-119554 [9] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [10] Cfr. Folio 98. [11] Cfr. Folio 99 [12] Ibídem [13] Cfr. Folio 101 [14] Cfr. Folio 101 [15] Cfr. Folio 103 [16] Ibídem [17] Cfr. Folio 107 [18] Cfr. Folio 110 [19] Ibídem. [20] Cfr. Folio 111 [21] Cfr. Folio 112 [22] Ibídem [23] Ibídem [24] Cfr. Folio 113 [25] Cfr. Folio 114 [26] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 214 a 217 [27] Cfr. Folios 199 a 213 [28] Cfr. Folio 203 [29] Cfr. Folio 204 [30] Ibídem. [31] Cfr. Folio 206 [32] Ibídem [33] Cfr. Folios 206 a 207 [34] Cfr. Folio 207 [35] Cfr. Folio 208 [36] Cfr. Folio 208 [37] Cfr. Folios 208 a 209 [38] Cfr. Folio 209 [39] Cfr. Folio 210 [40] Ibídem. [41] Cfr. Folio 211 [42] Cfr. Folio 212 [43] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 189 a 197 [44] Cfr. Folios 173 a 188 [45] Cfr. Folio 175 [46] Cfr. Folio 176 [47] Cfr. Folio 177 [48] Ibídem [49] Cfr. Folio 180 [50] Cfr. Folio 247 [51] Cfr. Folios 258 a 269 [52] Cfr. Folio 258 [53] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [54] Cfr. Folios 233 a 247 [55] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [56] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [57] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [58] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [59] Cfr. Folios 52 a 62 [60] Cfr. Folios 63 a 66 [61] Cfr. Folio 177 [62] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [63] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [64] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [65] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [66] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [67] Cfr. Folios 257 a 269 [68] La marca figurativa denegada por el acto administrativo acusado. [69] Cfr. Folio 52 [70] Cfr. Folio 263 [71] “[…]Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. [72] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 122-IP-2012, de 16 de julio de 2013, pág. 7 [73] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 133-IP-2015, de 20 de julio de 2015, pág. 7 [74] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 194-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005, pág. 18 [75] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 161-IP-2015, de 27 de octubre de 2015, pág. 10 [76] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 78-IP-2012, de 4 de julio de 2012, pág. 6 [77] Cfr. Folio 3 del cuaderno anexo 1. [78] Corte Constitucional; Sentencia C-197/99, M.P. Antonio Barrera Carbonell, Expediente D-2172. [79] Cfr. Folio 264 [80] Cfr. Folio 65 [81] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (e); número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00013-01 [82] Cfr. Folio 65 [83] “[…] Artículo 167.- Carga de la prueba. […] Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba […]” [84] “[…] por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]” [85] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2012-00309-00. [86] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [87] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.