PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA - Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede totalmente respecto de la marca BASS que identifica productos de la Clase 25, al no demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante En el caso sub examine, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso el 18 de mayo de 2010; y la marca había sido concedida el 9 de octubre de 1997 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. [ ] En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. [ ] [L]a Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BASS hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante, en el Estado donde se encuentra el registro o dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. [ ] Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BASS en el mercado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que la parte demandante, a través de la marca BASS, haya ofrecido y/o comercializado los productos referidos, durante el periodo de tiempo relevante. [ ] La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, comoquiera que la parte demandante no probó el uso real y efectivo en el mercado de la marca nominativa BASS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, en la medida en que no acreditó que se comercializaron los productos ni que estuvieron disponibles en el mercado de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; en este sentido, procedía la cancelación total del registro marcario núm. 204593 por no uso.

MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA - No lo es la BASS por falta de prueba [L]a Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca nominativa BASS ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. [ ] Asimismo, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 229 de la Decisión 486, comoquiera que no se encontró que las pruebas allegadas por la parte demandante demostraran la notoriedad de la marca nominativa BASS en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, ni en el extranjero.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO - Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 211 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 230 / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00200-00 Actor: PVH CORP.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por PVH Corp. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 29562 de 31 de mayo de 2011 y 68195 de 14 de noviembre de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. PVH Corp., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 204593 de la marca nominativa BASS que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza y que declare la notoriedad de la misma.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 29562, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de mayo de 2011, por medio de la cual se canceló por no uso la marca mixta BASS No. 204593, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 68195 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 14 de noviembre de 2012, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 27468 del 30 de abril de 2012, la cual a su vez revocó la Resolución No. 29562 del 31 de mayo de 2012 y negó la cancelación por no uso de la marca BASS No. 204593. b) Se confirmó la decisión de cancelar la marca BASS No. 204593, contenida en la Resolución No. 29562 del 31 de mayo de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 3.

Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad PVH Corp., se ordene: a) Que se niegue la cancelación por no uso interpuesta por la sociedad STANTON S.A.S., contra el certificado de registro No. 204593 perteneciente a la marca BASS en clase 25; b) Se mantenga vigente el certificado de registro No. 204593 perteneciente a la marca BASS en clase 25, para identificar “calzado en general”, vigente hasta el 9 de octubre de 2017. c) Se declare la notoriedad de la marca BASS No. 204593 para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente productos consistentes en “calzado en general” […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Stanton S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 18 de mayo de 2010, la cancelación total por no uso de la marca nominativa BASS, cuyo titular es la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud fue admitida el 4 de junio de 2010, mediante oficio núm. 7212, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011, canceló totalmente el registro de la marca nominativa BASS. 4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011. 5.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011 y, en su lugar, dispuso cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa BASS, en el sentido de excluir los productos “vestuario y sombrerería” y limitar la marca a identificar “calzado en general”. 6.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012. 7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012 y, en su lugar, dispuso confirmar la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011 y cancelar totalmente el registro de la marca nominativa BASS.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165[7], 166[8] y 229[9] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[10], en adelante Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 1.

Indicó, respecto al uso de la marca cuestionada, que “[…] mediante los documentos allegados al expediente por la sociedad PVH Corp. al momento de dar contestación a la acción de cancelación el día 30 de septiembre de 2010, se logró acreditar el uso de la marca BASS No. 204593 en la Comunidad Andina, para identificar “calzado en general”. […] Al haber demostrado el titular de la marca BASS No. 204593, el uso de dicha marca para distinguir “calzado en general”, la limitación de su registro se ha debido mantener de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 27468 del 30 de abril de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición presentado por PVH Corp., tal y como se establece en la norma en mención […].

En efecto la Administración violó las normas en comento al cancelar totalmente el registro de la marca BASS No. 204593, pues se demostró el uso de la marca BASS No. 204593 principalmente en Perú, país miembro de la Comunidad Andina, para identificar productos consistentes en “calzado en general” […]”[11]. 2. Destacó, en relación con una de las pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca nominativa BASS, que “[…] Desde que se convirtió en una licenciataria de la marca BASS, Harbor Wholesale Ltda., ha gastado enormes recursos, tiempo y esfuerzo en la venta, publicidad y comercialización del calzado marca BASS.

A manera de ejemplo, se adjuntan como Anexo 4, múltiples artículos y avisos publicitarios de todo el mundo que muestran el calzado marca BASS. Estos artículos y avisos publicitarios han aparecido entre los años 2008 y 2010 en los principales periódicos, revistas y páginas web tales como: urbanoutfitters.com; realsimple.com; la revista GQ, la revista alemana GQ y gq.com; la revista Esquire; la revista Vogue y vogue.com; […]”[12]. 3.

Agregó que “[…] como Anexo 4D, encontramos documentos que muestran las ventas al por mayor de Harbor Wholesale Ltd. de calzado Bass entre el 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010. Estos documentos muestran ventas en los EE.UU., de más de USD $7.2 millones, y ventas internacionales adicionales de USD $1,7 millones en países tales como El Salvador, Guatemala y Perú. […]”[13].

(Destacado en el original) 4. Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] En resumen, las ventas al por mayor de Harbor Wholesale Ltd., de calzado Bass entre el 1 de febrero de 2007 y el 1 de mayo de 2010 totalizaron más de USD $26 millones. Adicionalmente, se advierte en este testimonio que las ventas de productos BASS en países andinos durante los años 2007 a 2010, han sido significativas.

En Perú las ventas minoristas en el año 2007 totalizaron USD $9,324, y en Guatemala las ventas minoristas en los años 2007 – 2008 totalizaron USD $159,100 […]”[14]. (Destacado en el original) 5. Señaló, en relación con la publicidad de la marca, que “[…] Por su parte, adjunto como Anexo 4G, documentos que muestran los gastos de marketing en los que incurrió Harbor Wholesale Ltd. entre los años 2007 y 2009 para respaldar el calzado marca BASS […].

En este Anexo 4G, podemos ver claramente como los principales rubros de promoción y publicidad de la marca BASS en los que ha invertido Harbor Wholesale Ltd., son los siguientes: Impresos (Periódicos, revistas, etc), Catálogos, Televisión, Radio, Publicidad al aire libre (vallas), Regalos con compra/compra con compra, Señalización de los establecimientos, fijaciones, Co- publicidad, eventos especiales, Ferias comerciales/exhibiciones comerciales y otros […]”[15].

(Destacado en el original) 6. Manifestó que “[…]se adjunta como Anexo 4H a la presente declaración extrajudicial, una certificación del revisor fiscal independiente, la cual certifica la exactitud de las ventas anteriormente nombradas hechas por Harbor Wholesale Ltd, para los años fiscales que terminaron el 31 de enero de los años 2008, 2009 y 2010. […]”[16]. 7.

Sostuvo, respecto al uso de la marca en los Países Miembros de la Comunidad Andina, que “[…] Vale la pena advertir que la página web basshoes.com ha sido desde hace muchos años constantemente visitada por usuarios domiciliados en Colombia y Bolivia, países miembros de la Comunidad Andina, incluyendo los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Como prueba de ello me permito adjuntar como Anexo 4J, impresiones de “Google Analytics” quien ha determinado que en solo el año 2009, hubo 857 visitas a basshoes.com por parte de personas en nueve diferentes ciudades en Colombia […]”[17]. (Destacado en el original) 8. Agregó que “[…] Así las cosas, vemos como la marca BASS en efecto fue utilizada dentro de al menos uno de los países de la Comunidad Andina, a saber, Perú, durante el año 2009, para identificar productos de la clase 25, particularmente “calzado en general” […]”[18]. 9.

Indicó, respecto al uso de la marca en Colombia, que “[…] En Colombia en el año 2006, las ventas de calzado marca BASS al por menor totalizaron otros USD $77,196 […]”[19]. 10. Afirmó que la parte demandada hizo una apreciación errada de las pruebas aportadas en el trámite administrativo, comoquiera que “[…] en relación con la cifra de ventas en Perú para los años 2007 a 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial erróneamente llegó a la conclusión de que las ventas en este país de los productos identificado con la marca BASS en la clase 25, tan solo ascendían a la suma de $9.324. […]”[20].

Y manifestó que “[…] por otro lado, es necesario advertir que de conformidad con el mismo raciocinio aplicado por esa Superintendencia en casos anteriores, no incumbe a esa entidad determinar el grado de éxito de una marca […] no es competencia de esa entidad determinar si las cifras de ventas en Perú de los productos identificados con la marca BASS son reflejo de un producto exitoso o no, sino que por el contrario, debe limitarse a apreciar estas cifras de cara a un análisis serio que determine si las mismas reflejan un uso serio, real y responsable de la marca BASS No. 324593; y las ventas de USD $166,595 sin duda alguna lo reflejan […]”[21]. 11.

Añadió, también en relación con la apreciación probatoria de la parte demandada, que “[…] no se entiende con qué fundamente afirma la Superintendencia que no es posible saber si el material publicitario allegado al expediente fue efecto puesto en circulación en la Comunidad Andina. Este argumento esgrimido por la Superintendencia carece de sentido pues bajo este orden de ideas nunca sería posible creer que un material publicitario estuvo en circulación en un tiempo pasado y la única forma de saber sobre su efectiva circulación sería saliendo a buscarlo al mercado en ese mismo momento.

Los testimonios de una persona se utilizan precisamente para dar fe de esas afirmaciones y la persona que las suscribe declara bajo la gravedad de juramento que todo lo que manifieste en su testimonio es verdadero; en este sentido, el argumento de ese Despacho en cuanto la publicidad en comento contraría el sentido mismo de los testimonios, cuya veracidad en este caso no ha sido refutada en ningún momento […]”[22]. 12.

Señaló que “[…] La marca BASS es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, incluyendo la Comunidad Andina, para identificar productos de la clase 25. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio omitió por completo siquiera hacer un análisis de las pruebas radicadas con el fin de determinar la notoriedad de la marca BASS.

Si bien desde el momento de la contestación se manifestó la notoriedad de la marca BASS, en ninguna de las resoluciones demandadas se procedió con dicho análisis el cual debe ser realizado previo el análisis del uso de la marca, pues en el caso de marcas notorias, las mismas no pueden ser canceladas conforme ha sido manifestado con anterioridad […]”[23].

Segundo cargo: Violación del artículo 229 de la Decisión 486 13. Sostuvo, frente a la notoriedad de la marca, que “[…] De acuerdo con la declaración extrajudicial adjunta a este memorial como Anexo 5 expedida por Scott H. Orenstein, Presidente del grupo BASS Retail Group de Phillips-Van Heusen Corporation, la marca BASS es una marca notoria, si tenemos en cuenta lo siguiente: […] En al año fiscal 2009, aproximadamente 67% de esta ventas se llevaron a cabo en los EE.UU. y 33% en todo el mundo, en más de 48 países extranjeros, incluyendo todas Colombia, Perú, Ecuador […] Como puede evidenciarse en el Anexo 1A de esta declaración, el cual hace parte del Reporte Anual de PVH para el año 2009 (páginas 22 y 23), las ventas a nivel internacional de PVH fueron del 33 %.

Entre estas ventas, encontramos las ventas de los productos identificados con la marca BASS, los cuales fueron vendidos en durante el 2009 en múltiples países, incluido Perú […]”[24]. 14. Concluyó que “[…] Igualmente, es pertinente anotar que la permisión de la cancelación total de la marca BASS No. 204593 derivaría en un efectivo aprovechamiento de la reputación de PVH Corp. por parte de STANTON S.A.S. Lo anterior, por cuanto dicha cancelación total daría un derecho de preferencia a esta última sociedad para registrar la marca BASS en la clase 25, situación que facilita a STANTON S.A.S. el aprovechamiento de la reputación que PVH Corp. ha creado durante décadas a cada nivel mundial […]”[25].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[26] contestó la demanda[27] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición a los cargos de violación de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 1. Señaló, en relación con los actos administrativos acusados, que “[…] en el contenido de la resolución proferida por la dirección de signos Distintivos censurada, confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no incurre en interpretación indebida de la normativa en comento y por ende, menos en violación alguna de la previsiones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión andina de Naciones, […] Agregó que “[…] la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales de manera legítima y conforme a derecho, cancelar por no uso el registro de la marca nominativa BASS, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 92-270392 de la dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia […]”[28]. 2.

Sostuvo, en cuanto a la valoración de las pruebas, que “[…] atendiendo al material probatorio aportado por el titular del registro es claro que aunque efectivamente la marca solicitada se encontraba vigente, no se logró demostrar el uso de la misma en el mercado para identificar los productos relativos a la clase 25, respecto de la cual se erigió la solicitud de cancelación […]”[29]. 3.

Indicó, en relación con lo anterior, que “[…] la prueba correspondiente a la declaración del señor James McCormick, según la cual la marca BASS hizo presencia en el mercado peruano en el año 2007 con ventas que ascendieron a un total de USD $9.324 (y no de $159.100 como erradamente se señaló en el acto administrativo recurrido) no deja de ser una simple declaración que no cuenta con ningún soporte de sus afirmaciones, por lo que no puede constituirse en una prueba idónea para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino […]”[30]. 4.

Adujo que “[…] En lo que respecta a los estados financieros, las copias parciales del reporte anual de la sociedad Phillips Van Heusen Corporation y la declaración rendida por el señor Scott H. Orenstein, en la que indica un listado de marcas comercializadas por la sociedad Phillips Van Heusen Corporation, si bien permite entrever la comercialización internacional de la marca BASS, ciertamente en ellos no se precisa que parte de dicha comercialización se realizó en el área andina, por lo que no resultaban útiles para este trámite […]”[31]. 5.

Señaló que “[…] Finalmente el material publicitario impreso y el contenido de las diferentes páginas web, si bien permiten inferir el uso publicitario de la marca BASS, no permiten establecer la realización de verdaderos actos de comercio de los cuales se haya recibido una contraprestación pecuniaria por la venta de un producto, sin olvidar que no hay forma de determinar que dicho material haya circulado dentro de los territorios de la Comunidad Andina de Naciones. […] no existía remedio diferente a concluir que las pruebas obrantes en el expediente resultan claramente insuficientes para demostrar el uso de la marca nominativa BASS para la identificación de los productos de la clase 25 Niza Internacional, situación por la que la cancelación dispuesta no puede ser objeto de declaratoria de nulidad alguna […]”[32]. 6.

Concluyó, respecto a la notoriedad da la marca, que “[…] de las pruebas aportadas no era posible colegir el carácter notorio del signo en mención en algún país andino, ya que deben acompañarse de otros factores que permitan determinar tal carácter, como el grado de conocimiento, la extensión geográfica de su utilización, la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, entre otros. […] Así mismo, aunque el material probatorio relacionado demuestra la existencia de algunas piezas publicitarias de la marca BASS, no resultan ser una prueba suficiente que permita establecer la existencia de una intensa promoción y campañas publicitarias que deriven en une extendido conocimiento de la marca entre los consumidores […]”[33].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[34] contestó la demanda[35] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición a los cargos de violación de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] Las pruebas aportadas por la aquí demandante durante la etapa administrativa del trámite de cancelación por no uso de la marca BASS (Nominativa) Clase 25, se salen del rango temporal establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, esto es, de “Los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se iniciar la acción de cancelación” […]”[36]. 2.

Añadió que “[…] En tal sentido, todos los documentos allegados como facturas e informes de los años 2004, 2005 y 2006 a la Superintendencia de Industria y Comercio, fueron rechazados in limine por no encontrarse relacionados con el objeto de la demanda de cancelación por no uso de la marca BASS dentro del periodo comprendido entre el 18 de Mayo de 2007 y el 18 de Mayo de 2010 […]”[37].

(Destacado en el original) 3. Indicó que “[…] Las pruebas allegadas durante el trámite no demuestran el uso en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, razón por la que las pruebas aportadas que versan sobre territorios diferentes a ese, son impertinentes e inútiles pues NO versan sobre los hechos materia de la controversia y son inútiles para llevar al convencimiento el uso de la marca BASS en el territorio de la Comunidad Andina […]”[38]. 4.

Señaló que “[…] en el caso concreto es claro que a la demandante le correspondía la carga de la prueba de uso de la marca BASS objeto de cancelación. Sin embargo, NO allegó elementos probatorios suficientes que permitieran acreditar el uso de la marca BASS Nominativa Clase 25 Internacional, lo que permitió inferir a la Superintendencia de Industria y Comercio que dicho signo no es ni era usado, y por ende, debía ser cancelado del registro de marcas […]”[39]. 5.

Adujo que “[…] las afirmaciones dadas en las declaraciones extra juicio de los señores Scott H. Orenstein, James McCormick, Kenneth L. Wyse, Kristin Kohler Burrows, Mark D. Fisher, son vagas, en ellas que no se precisa el periodo de tiempo en que se realizaron las ventas alegadas, ni el territorio donde las mismas se realizaron, ni un target definido, pero ante todo, las mismas se encuentran desprovistas de facturas, contabilidad, o soporte que demuestren las ventas las relacionadas con BASS y sin los números globales obtenidos por la sociedad PVH CORP.

Más aún los datos dados muestran ventas que bajo ningún parámetro podrían mostrar la alegada notoriedad de BASS […]”[40]. 6. Concluyó que “[…] las cifras de inversión en publicidad a nivel mundial no demuestran representatividad de la marca dentro del territorio colombiano, ni en la comunidad andina, situación que aunada a los registros de ventas no demuestra la especial recordación y preferencia de los consumidores de la Comunidad Andina por los productos identificados con la marca BASS, es decir, que al no especificarse el monto de ventas para la Comunidad Andina de Naciones no se establece en estricto sentido la presencia preponderante dentro del mercado de los países miembro y por ello, la recordación de la marca por parte de los consumidores […]”[41].

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 2014, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 99-IP-2016 de 22 de septiembre de 2016[42], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada […]”. Asimismo, indicó que “[…] de oficio se interpretarán los artículos 136 literal h) y 224 de la Decisión 486 para analizar la figura de la marca notoria […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 12 de abril de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[43], llevó a cabo la audiencia inicial, el 29 de abril de 2019[44], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 99-IP-2016 de 22 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco jurídico de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; ix) el marco normativo sobre régimen probatorio; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[45] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[46] de 12 de marzo de 2019[47], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[48] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011[49], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos decidió cancelar por no uso el registro de la marca mixta BASS; en la cual se indicó: “[…] V. PROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN POR NO USO FRENTE A LA MARCA NOTORIA En el sistema andino de propiedad industrial vigente, el registro de una marca confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo, pudiendo impedir que terceros ejecuten sin su consentimiento todos los actos mencionados en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]. […] excepcionalmente, una marca puede cumplir la función antes mencionada sin que los productos o servicios que ella identifica se encuentren disponibles o sean comercializados en la forma establecida en el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, una marca que ostenta la calidad de notoria en un país miembro de la Comunidad Andina, cuyos productos o servicios no son comercializados en dicho lugar, cumplirá sus funciones como marca, pues si es ampliamente conocida por el sector pertinente en ese mercado significa que los consumidores reconocen que ella identifica determinados productos o servicios (para los cuales es notoria), cumpliendo a cabalidad su función distintiva, así como la publicitaria y la de reputación. Así, la improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria solo se da si el registro que se ataca por no uso comprende los productos o servicios para los cuales la marca es notoria en un país miembro, pues es respecto de estos que el signo cumple sus funciones como marca y no respecto de otros. […] VALORACIÓN: Con relación a los documentos suscritos por Scott H. Orenstein, Presidente del Grupo BASS Retail Group de Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), James McCormick, empleado del Harbor Wholesale Ltd., sociedad licenciataria exclusiva de los productos BASS y Kennel L. Wyse en calidad de presidente de Licenciamiento Global y Relaciones Públicas de Phillips-Van Heusen Corporation, cabe aclarar que se trata de declaraciones rendidas por representantes de la sociedad que ostenta el título de la marca, y que por tal calidad esta llamada a demostrar su uso.

Dicha circunstancia se proyecta en sus declaraciones, las cuales están conformadas por afirmaciones que procuran demostrar hechos que incidan a su favor, para el caso, que las ventas de productos BASS se han realizado en grandes cantidades en todo el mundo, incluyendo Colombia. En este sentido, las aserciones de los declarantes constituyen lo que la doctrina denomina “prueba creada” y su valor probatorio repercute únicamente si están sustentadas con otro material conexo que soporte dichas afirmaciones. […] Así, dicha declaración hace referencia a que las ventas de productos marca BAS efectuadas por parte de Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) y a través de sus licenciatarias en los Estados Unidos, ascendieron a un monto de USD$1.80 billones de dólares; entre el periodo comprendido entre el año 204 al 2009.

Dicha comercialización también se ha extendido a diferentes países como Colombia, Perú, Guatemala, Canadá, Inglaterra, Venezuela, Japón, Francia, Alemania, España, entre otros; no obstante lo anterior, no se cuenta con facturas de venta, soportes contables o certificaciones de auditoría que corroboren tales cifras y que permitan determinar que la marca BASS ha sido utilizada real y continuamente en alguno de dichos países, así como tampoco es posible colegir el conocimiento que de ella tiene el público consumidor.

Ahora bien, la declaración rendida por James McCormick, menciona la comercialización de productos marca BASS que a nivel mundial ha efectuado Harbor Wholesale Ltd., en calidad de licenciataria de la marca, allí refiere importantes ventas y significativas sumas invertidas en promoción y publicidad de la marca BASS, sin embargo, de dichas afirmaciones no es posible inferir la efectiva presencia de la marca BASS en el mercado para identificar vestuario, calzado y sombrería, ya que no se observan facturas de exportación o importación, certificaciones de clientes o proveedores, entre otras pruebas que evidencien la comercialización de la marca BASS.

Y finalmente, la declaración relacionada en el numeral 3, menciona principalmente las ventas efectuadas en Colombia de productos identificados con la marca BASS, que para los años 2004 y 2005 ascendieron a un total de USD$221.337 dólares y para el año 2006 a un total de USD$77.196 dólares. De otro lado refiere ventas en otros países como Ecuador, Perú, Venezuela y Guatemala, no obstante, dicha prueba por si sola no es indicativa del uso de la marca en el país; ni demuestra que dichas cantidades se recibieron por concepto de venta de productos identificados con la marca BASS, lo anterior aunado a que no se adjuntaron documentos adicionales que acreditaran el uso real de la misma y adicionalmente, las declaraciones tampoco se acompañaron de otras pruebas que corroboren tales afirmaciones. […] VALORACION: en relación con los documentos referidos es preciso señalar que si bien las páginas Web y los diferentes medios de difusión que ha empleado Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) para promocionar la marca BASS a nivel mundial consistentes en publicaciones en internet, avisos publicitarios, artículos de revistas entre otros, demuestran el ejercicio publicitario del comerciante y el interés del titular en promocionar de sus productos, no constituyen prueba de que en realidad existan en el comercio productos de la clase 25 identificados con la marca BASS en algún país de la Comunidad Andina, que permitan deducir un uso real y efectivo de la marca. […].

Valoración conjunta de las pruebas Del análisis conjunto del material probatorio referido puede concluirse que en el presente caso no se logró acreditar el uso de la marca BASS en algún país de la Comunidad Andina, pues de la información aportada no puede inferirse de manera real el uso del signo en el mercado, el volumen en ventas, la inversión en publicidad, ni su conocimiento por parte del consumidor respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada, esto es, vestuario, calzado y sombrerería, pues los documentos aportados por sí solos no son indicativos del uso de la marca; […] Ahora bien, en lo que respecta a la supuesta notoriedad de la marca BASS que aduce el titular, se observa que de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, de las pruebas aportadas no es posible colegir el carácter notorio del signo en mención en algún país andino, ya que deben acompañarse de otros factores que permitan determinar tal carácter, como el grado de conocimiento, la extensión geográfica de su utilización, la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, entre otros.

Así mismo, aunque el material probatorio relacionado demuestra la existencia de algunas piezas publicitarias de la marca BASS, no resultan ser una prueba suficiente que permita establecer la existencia de una intensa promoción y campañas publicitarias que deriven en une extendido conocimiento de la marca entre los consumidores. En conclusión, en el presente caso, no concurren factores que permitan establecer la notoriedad de la marca BASS, pues no se demostró una amplia utilización del signo, ni un alto grado de promoción, así como tampoco se acreditó el grado de conocimiento dentro de los consumidores de esta clase de productos. […] En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar por no uso la marca mixta BASS, certificado No. 204593, registrada a nombre de la sociedad PHILLIPS VAN HEUSEN CORPORATION, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. […]”. (Resaltado fuera del texto) 2. La Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012[50] mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012, y confirmar la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011, en la cual se indicó: “[…] 4.

El caso concreto Atendiendo al material probatorio aportado por el titular del registro, esta Delegatura manifiesta que efectivamente la marca solicitada se encuentra vigente, más sin embargo no se logra demostrar el uso de la misma en el mercado para identificar los productos señalados anteriormente. En efecto, la prueba principal que dio sustento a la decisión adoptada por la dirección de Signos Distintivos contenida en la Resolución N° 27468 de 30 de abril de 2012, correspondiente a la declaración del señor el señor (sic) James McCormick, según la cual la marca BASS hizo presencia en el mercado peruano en el año 2007 con ventas que ascendieron a un total de USD $9.324 (y no de $159.100 como erradamente se señaló en el acto administrativo recurrido), no deja de ser una simple declaración que o cuenta con ningún soporte de sus afirmaciones, por lo que no puede constituirse en una prueba idónea para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino. […] Así las cosas, la declaración del señor James McCormick, en calidad de empleado de la titular de la marca, por si misma no puede dar fe de la realización de actos de comercio en lo que haya intervenido la marca BASS para la identificación de un producto o servicio determinado, y por ende no es una plena prueba de uso de la marca, simplemente constituye un indicio que no se encuentra soportado por otras pruebas.

En efecto, los demás medios probatorios que obran en el expediente, como son los cuadros informativos en los cuales el señor James McCormick pretendía sustentar su afirmación de que la marca en cuestión venía usándose en el mercado andino, no cuentan con un soporte financiero, por lo cual no dejan de ser simple declaraciones sin sustento.

En lo que respecta a los estados financieros, las copias parciales del reporte anual de la sociedad Phillips Van Heusen Corporation y la declaración rendida por el señor Scott H. Orenstein, en la que indica el listado de marcas comercializadas por la sociedad Phillips Van Heusen Corporation, si bien permiten entrever la comercialización internacional de la marca BASS, ciertamente en ellos no se precisa que parte de dicha comercialización se realizó en el área andina, por lo que no resultan útiles para este trámite. […] Finalmente, el material publicitario impreso y el contenido de las diferentes páginas web, si bien permiten inferir el uso publicitario de la marca BASS, no permiten establecer la realización de verdaderos actos de comercio de los cuales se haya recibido una contraprestación pecuniaria por la venta de un producto, sin olvidar que no hay forma de determinar que dicho material haya circulado dentro de los territorios de la Comunidad Andina de Naciones.

Por lo anterior, es necesario concluir que las pruebas obrantes en el expediente resultan claramente insuficientes para demostrar el uso de la marca nominativa BASS, para la identificación de los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, se procederá a revocar la Resolución No. 27468 de 30 de abril de 2012, mediante la cual se negó la cancelación del registro de la marca estudiada, con certificado No. 204593.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 27468 de 30 de abril de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar la decisión de cancelar la marca BASS con Certificado de Registro No. 204593, clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, contenida en la resolución No. 29562 de 31 de mayo de 2011, proferido por la Dirección de Signos Distintivos. […]”. (Resaltado fuera del texto) El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las Resoluciones núms. 29562 de 31 de mayo de 2011 y 68195 de 14 de noviembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló totalmente por no uso la marca nominativa BASS, que identificaba “vestuario, calzado y sombrerería”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es la parte demandante, vulneran los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si procede la cancelación total por no uso del registro de la marca mixta BASS, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para lo cual se estudiará, en primer lugar, si dentro del trámite administrativo se acreditó el uso real, efectivo, normal e inequívoco de la marca para los productos correspondientes, dentro del periodo relevante comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por no uso, y tres años previos, es decir, desde el 18 de mayo de 2007 hasta el 18 de mayo de 2010. 3.

Y, en segundo lugar, si la parte demandante demostró o no la notoriedad de la marca mencionada. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal h) del artículo 136 y el artículo 224 ibídem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[51], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[52] de la Comisión de la Comunidad Andina[53].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[54] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[55] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 99-IP-2016 de 22 de septiembre de 2016 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[56]: “[…] 1.

De la cancelación de un registro de marca por falta de uso […] 1.6. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.7. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. […] 1.9. Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca BASS (denominativa) fue usado en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. 2.

De la prueba de uso de la marca 2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios. […] 2.3.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo. 3.

Cancelación de una marca notoria […] 3.2. La figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 486 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor. 3.3.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. […] 3.10. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 3.11. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que, aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 3.13. […] a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario, establecer que en relación con la marca notoria que ampara vario productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos. a) No es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no solo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y reconocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos. […] c) En el caso de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notorio por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor. […] e) Así las cosas, se deberá en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use. […] 4.

Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos notoriamente conocidos […] 4.3. La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que, en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar, debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado. […] 4.5.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. […] 5. La marca notoria extracomunitaria […] 5.3.

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse en forma sistemática con el Artículo 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 5.4.

No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios si puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial. a) La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. b) La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 5.5. El hecho de no encontrarse registrada una marca en uno de los países miembro, no obsta para que no se reconozca dicha calidad conforme lo determina el Artículo 229 literal a) de la Decisión 486 sin embargo, de lo cual, quien alegue está en la obligación de probar su aseveración y demostrar que su marca es notoria […]”.

(Destacado fuera del texto) Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 32. Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 33.

Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 34.

Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 35. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Marco jurídico de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 1. Visto el literal h) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas los artículos 224 a 229 de la Decisión 486 conforman el conjunto normativo comunitario andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 2.

Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 3.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 4. Visto el artículo 225 ibídem el signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la normatividad Andina que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Estado Miembro. 5.

Visto el artículo 226 ibídem, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Asimismo, constituirá uso no autorizado si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 6.

Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i)su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 7.

Visto el artículo 229 ibídem, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Estado Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Estado Miembro; o c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. 8.

Y, vistos el artículo 230 ibídem, para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los siguientes sectores: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Marco normativo sobre régimen probatorio 36. Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de julio de 2012[57], en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo 212 ibídem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 37.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 38.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 39. Visto el artículo 176 ibídem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 9. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra de los marcos normativos de la cancelación del registro marcario por no uso y de la protección del signo distintivo notoriamente conocido, y sobre el régimen probatorio; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 10.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: |MARCA NOMINATIVA BASS | |BASS | |Titular: PVH Corp. | |Certificado núm. 204593 | |Clase 25: “Vestuario, calzado y | |sombrerería” | 11. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca, la cancelación de su registro por no uso y la prueba de notoriedad.

Del cargo de violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 12. En el caso sub examine, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso el 18 de mayo de 2010; y la marca había sido concedida el 9 de octubre de 1997 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. 13.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo de tiempo relevante, esto es, entre el 18 de mayo de 2007 y el 18 de mayo de 2010, que corresponde a los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación; la marca nominativa BASS con certificado de registro núm. 204.593 fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; y ii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso Uso real y efectivo de la marca 14. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida para este caso, señaló lo siguiente respecto de la prueba del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en los artículos 165 a 170 de la Decisión 486: “[…] 1.7.

Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 1.8.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, contiene los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.8.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.8.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que se amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc. […]”[58] (Destacado fuera del texto) 15.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa[59]. 16. En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 17.

De conformidad con los artículos 211 y 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa BASS, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante. 18.

Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos de los actos administrativos acusados, la Sala observa que las pruebas presentadas por la parte demandante en el procedimiento administrativo ante la parte demandada en el trámite de la acción de cancelación por no uso, y que fueron remitidos nuevamente con la demanda, fueron las siguientes: 1.

Declaración extrajudicial presentada por James McCormick, empleado de Harbor Wholesale Ltd., sociedad licenciataria exclusiva de los productos BASS, ante notario público, el 15 de septiembre de 2010, con su correspondiente traducción oficial al español[60]. 2. Artículos y avisos publicitarios revistas: Lucky, Real Simple, Nylon, GQ, Vogue, TimeOut New York, Harper´s Bazaar, Esquire, Seventeen, Audrey, WWD Monday, Marie France, Madame, Fashion Daily, Elle, Cosmopolitan, Teen Vogue, Marie Claire, Valet, 5280, WSJ, Footwear News, WSA Today, J. Crew[61]. 3.

Documentos consistentes en reportes de regalías de Harbor Wholesale Ltd. y documentos que indican detalles de ventas de calzado BASS entre febrero de 2007 y 31 de 2008, y gastos de marketing, en Estados Unidos[62]. 4. Documentos consistentes en reportes de ventas por cliente de productos BASS (en particular calzado) efectuadas por Harbor Wholesale Ltd., desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 31 de enero de 2009[63]. 5.

Documentos consistentes en reportes de ventas de calzado BASS efectuadas por Harbor Wholesale entre el 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010[64]. 6. Documentos consistentes en reportes de ventas domésticas al por mayor efectuadas por Harbor Wholesale Ltd. de calzado BASS entre el 1 de febrero de 2010 hasta el 1 de mayo de 2010[65]. 7.

Documentos consistentes en reportes de ventas internacionales, al por mayor y al detal, de calzado BASS, en 2007 y 2008[66]. 8. Documentos consistentes en reportes de gastos de marketing efectuados por Harbor Wholesale Ltd., en Estados Unidos, para la promoción de la marca BASS, en 2007, 2008, 2009[67]. 9. Certificado Weiser LLP / Certificado Público Contable, suscrito por Glen Podhorzer el 27 de agosto de 2010, en el que indica: “[…] De acuerdo a la licencia de uso de fecha 01 de diciembre de 2006, entre Phillips-Van Heusen Corp (PVH) y Harbor Wholesale, Ltd.

(Harbor), hemos revisado la declaración de derechos y la documentación de apoyo preparada y/o presentada a PVH por Harbor para los periodos de cierre de contrato en Enero 31 para los años 2008, 2009 y 2010. Hemos verificado y certificado que la Declaración de Derechos y la documentación por los periodos arriba mencionados son exactos […]”[68]. 10.

Impresiones de la página de internet www.bassshoes.com[69]. 11. Impresiones de Google Analytics. Muestran las visitas a la página de internet www.bassshoes.com desde Colombia para el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2009, y desde Bolivia para los periodos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero a 18 de agosto de 2010[70]. 12.

Declaración extrajudicial presentada por Scott H. Orenstein, presidente del grupo BASS Retail Group de Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), ante notario público, el 17 de septiembre de 2010[71]. 13. Copias parciales del Reporte Anual de PVH Corp. para el año 2009[72]. 14. Documento informe de la adquisición de Tommy Hilfiger B.V. por parte de PVH Corp.[73] 15.

Copia artículos de FN Footwear News.[74] 16. Copias impresiones de páginas de internet www.ebay.com, www.amazon.com, www.shoes.com, www.preciomania.com[75]. 17. Cuadro que señala los registros marcarios de la marca BASS a nombre de PVH a nivel mundial[76]. Incluye registros en Colombia, Ecuador y Perú. 18. Declaración extrajudicial presentada por Kenneth L. Wyse, Presidente de Licenciamiento Global y Relaciones Públicas de Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), ante notario público, el 15 de septiembre de 2010[77].

Declara sobre las ventas efectuadas por el licenciatario Brown Shoe Company de calzado marca BASS en los años 2004 a 2006 en Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala y Honduras. 19. Cuadro reporte de ventas productos marca BASS, nacionales e internacionales, efectuadas por Brown Shoe Company, Inc. para los años 2004, 2005 y 2006[78]. 20.

Cuadros reporte de ventas por cliente de productos BASS, particularmente calzado, efectuadas por Brown Shoe Company, Inc., para el año 2006[79]. 21. Cuadro reporte ventas domésticas e internacionales de productos BASS, efectuadas por Brown Shoe Company, Inc., durante los años 2004, 2005 y 2006[80]. 19. La Sala precisa que, al momento de su registro, la marca nominativa BASS fue concedida para distinguir los productos “vestuario, calzado y sombrerería”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, a partir de la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012[81], dicho signo fue cancelado parcialmente y limitado identificar únicamente productos de “calzado en general”. 20. En primer lugar, en relación con la declaración extrajudicial presentada por James McCormick, la Sala observa que la misma se refiere a la comercialización de productos bajo la marca BASS a nivel mundial por parte de Harbor Wholesale Ltd., en calidad de licenciataria de la parte demandante, y las sumas de dinero invertidas por esta en promoción y publicidad de la marca BASS.

Adicionalmente, para soportar su declaración, el señor James McCormick aporta los documentos señalados en los numerales 58.2 a 58.9, consistentes en artículos publicitarios, reportes de ventas efectuados por Harbor Wholesale Ltd., reportes de gastos de marketing efectuados por Harbor Wholesale Ltd., un certificado público contable de la empresa Weiser LLP, impresiones de la página de internet www.bassshoes.com, e impresiones de Google Analytics que reflejan las visitas a la página de internet www.bassshoes.com desde Colombia y Bolivia. 21.

La Sala considera que la declaración extrajudicial presentada por James McCormick, consiste en un documento que, por sí solo, no constituye una prueba idónea para demostrar lo afirmado en ella, es decir, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de licencia entre la parte demandante y Harbor Wholesale Ltd., ni la comercialización que esta última hizo de la marca BASS en el periodo relevante, de manera que requiere de pruebas adicionales que soporten las afirmaciones contenidas en la declaración. Sin embargo, si bien el señor James McCormick aportó una serie de documentos con el fin de soportar lo afirmado en su declaración, la Sala considera que los mismos no son suficientes para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino. 22.

Lo anterior comoquiera que, en lo que respecta a los documentos señalados en los numerales 58.3. a 58.8., corresponden a meros reportes o informes elaborados por la misma sociedad de la cual es empleado el declarante, sobre las ventas efectuadas y los gastos de marketing en los que incurrió Harbor Wholesale Ltd., documentos que no se encuentran firmados ni certificados por un contador o revisor fiscal de la empresa, ni están respaldados por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza sobre la información consignada en dichos reportes, específicamente, ventas e inversión en publicidad y promoción de la marca BASS.

Por lo tanto, tampoco constituyen plena prueba que otorgue certeza sobre la comercialización y uso de la marca BASS en el mercado. 23. En este sentido, la Sala encuentra que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó, en la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, que la declaración extrajudicial rendida por James McCormick y los documentos aportados con ella, constituyen indicios que no están soportados por otras pruebas: “[…] la declaración del señor James McCormick […] por si misma, no puede dar fe de la realización de actos de comercio en lo que haya intervenido la marca BASS para la identificación de un producto o servicio determinado y por ende no es plena prueba del uso de la marca, simplemente constituye un indicio que no se encuentra soportado por otras pruebas.

En efecto, los demás medio probatorios que obran en el expediente, como son los cuadros informativos en los cuales el señor James McCormick pretendía sustentar su afirmación de que la marca en cuestión venía usándose en el mercado andino, no cuentan con un soporte financiero, por lo cual no dejan de ser simple declaraciones sin sustento […]”. 24.

En relación con los artículos y avisos publicitarios en revistas aportados también con la declaración de James McCormick, es pertinente señalar que los mismos se encontraban en inglés y en francés, de manera que, en virtud del artículo 251 de la Ley 1564, no pueden ser apreciados como prueba. Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena señalar que, aún si se hubieran aportado debidamente traducidos por intérprete oficial como lo indica la norma, los mismos únicamente demuestran que los productos bajo la marca BASS fueron promocionados en los lugares en donde circulan las revistas citadas en el numeral 58.2., tales como Estados Unidos y Francia, lo que no incluye ninguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Por lo anterior, dichos artículos y avisos publicitarios, no prueban que la marca BASS haya sido usada y que los productos que identifica fueron puestos en el mercado en Colombia ni en ningún otro de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, dentro del periodo relevante. 25. En relación con el certificado suscrito por Weiser LLP, la Sala observa que la misma se refiere o fue proferida a partir de los documentos referidos anteriormente, y no fue elaborada conforme a la realidad contable de la parte demandante ni de Harbor Wholesale Ltd. como licenciataria de esta.

Tampoco se encuentra acompañada por documentos contables o soportes financieros de ninguna de las dos sociedades ni documentación que evidencie de manera certera la venta o comercialización de productos bajo la marca BASS. En este sentido, la certificación en comento no es prueba suficiente para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado y, particularmente, en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. 26.

Por último, en relación con las impresiones de la página de internet www.bassshoes.com y las impresiones de Google Analytics, la Sala considera que las mismas no son prueba de la comercialización de la marca BASS en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la medida en que no informan sobre las ventas de los productos bajo la marca BASS.

Tampoco constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los productos bajo la marca en esta región, comoquiera que la existencia de una página de internet y las visitas que el público haga a la misma no implica un ejercicio activo de publicidad en cabeza del productor o empresario que promociona el producto al consumidor, sino del consumidor que se visita la página desde cualquier parte del mundo.

En este sentido, la página de internet y las visitas a la misma no son prueba del uso de la marca BASS por parte de su titular, específicamente, en algún Estado Miembro de la Comunidad Andina. 27. En segundo lugar, sobre la declaración extrajudicial presentada por Scott H. Orenstein, la Sala observa que la misma relata la historia de la parte demandante como una empresa que comercializa ropa y calzado, y que es titular de varias marcas de moda.

Asimismo, presenta información sobre los ingresos que, según indica el declarante, recibió la parte demandante por la comercialización de productos bajo distintas marcas a nivel internacional, para el año 2009, dentro de las que se encuentra la marca nominativa BASS. Por último, hace un recuento de la marca BASS y la adquisición de la misma por la parte demandante, y las ventas e inversión en publicidad efectuadas por la sociedad licenciataria Brown Shoe Company Inc. para los años 2004 a 2009. 28.

En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala observa que se trata de una declaración hecha por un empleado de la parte demandante, específicamente, el presidente de BASS Retail Group, una división de la parte demandante. En este sentido, ocurre lo mismo que con la declaración de James McCormick, comoquiera que la declaración de Scott H. Orenstein consiste en afirmaciones que por sí solas no constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por material probatorio adicional. 29.

Ahora bien, en relación con los documentos que se aportan con la declaración extrajudicial de Scott H. Orenstein, descritos en los numerales 57.13 a 57.17, la Sala considera que no constituyen documentos idóneos que sirvan para probar las afirmaciones contenidas en la declaración extrajudicial y tampoco demuestran el uso de la marca BASS, en la medida que: 1.

El documento citado como copia parcial del Reporte Anual de la parte demandante para el año 2009, consiste en un informe general de todas las marcas de las cuales es titular la parte demandante y las ganancias reportadas por la sociedad en comparación al año anterior. No obstante, dicho documento no se encuentra firmado ni certificado, no hay certeza sobre quién lo elaboró, y no cuenta con documentos contables ni financieros adicionales que respalden los datos presentados en el mismo.

Sumado a lo anterior, el documento no hace una referencia en particular sobre las ventas de productos bajo la marca BASS, específicamente en la Comunidad Andina. En este sentido, este documento no prueba el uso de la marca BASS, ni la comercialización de productos bajo la misma en algún Estado Miembro de la Comunidad Andina. 2. El documento señalado en el numeral 57.14. consiste en un informe relativo a la adquisición de Tommy Hilfiger B.V., en 2010 y los beneficios que dicha operación reportó a la parte demandante.

No obstante, no hace referencia alguna a la marca BASS, de manera que no constituye una prueba conducente ni útil para probar el uso de la marca BASS. 3. En relación a las copias de los artículos de FN Footwear News, al igual que los avisos publicitarios y copias de artículos de revistas relacionados en el numeral 57.2., son documentos que se encuentran en inglés y fueron presentados sin traducción, de manera que, en virtud del artículo 251 de la Ley 1564, no pueden ser apreciados como prueba. 4.

Con respecto a las impresiones de las páginas de internet www.ebay.com, www.shoes.com, www.preciomania.com y www.amazon.com, la Sala considera que la sola impresión de las páginas web con los productos identificados bajo la marca BASS no demuestran la comercialización de los mismos en la Comunidad Andina, comoquiera que no prueban las ventas de los productos en la región y tampoco que hayan sido puestos a disposición del mercado dentro de la misma.

En el mismo sentido, así sea viable que un comprador en la Comunidad Andina acceda a estas páginas y efectivamente compre uno de los productos identificados con la marca nominativa BASS, dicha circunstancia no se encuentra demostrada en el proceso. 5. Sobre el listado donde se relacionan los certificados marcarios de la marca BASS a nivel mundial de las cuales es titular la parte demandante, este únicamente demuestra la existencia del registro de la marca en cada país, pero no demuestra que haya productos que estén siendo comercializados o puestos en el mercado bajo la marca nominativa BASS, particularmente en la Comunidad Andina. 6.

Por último, de los documentos aportados con su declaración, la Sala no encontró prueba o documentación adicional alguna que soportara las afirmaciones contenidas en la declaración de Scott H. Orenstein relativas a la comercialización de productos bajo la marca BASS a través de la empresa Brown Shoe Company Inc. en calidad de licenciataria, y las ventas e inversión efectuadas por esta, ni que las mismas se hubieran realizado en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. 7.

En suma, las afirmaciones contenidas en la declaración de Scott H. Orenstein y los documentos aportados con esta, no conducen a probar el uso real y efectivo de la marca nominativa BASS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 30. Y, en tercer lugar, se encuentra la declaración extrajudicial presentada por Kenneth L. Wyse, quien es el Presidente de Licenciamiento Global y Relaciones Públicas de la parte demandante, que consiste en afirmaciones relativas a la licencia otorgada a la empresa Brown Shoe Company Inc. para la distribución al por mayor de calzado marca BASS a nivel mundial, para los años 2004, 2005 y 2006, y las ventas efectuadas por dicho licenciatario en Estados Miembros de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, se anexaron a la declaración documentos consistentes en cuadros de reporte de ventas de productos bajo la marca BASS para los años 2004, 2005 y 2006. 31. Sobre la declaración citada supra y los documentos aportados por la misma, la Sala observa que hacen referencia a información y datos que se encuentran por fuera del periodo de tiempo relevante para probar el uso de la marca BASS en el presente proceso.

Lo anterior, comoquiera que el periodo relevante para este caso es entre el 18 de mayo de 2007 y el 18 de mayo de 2010, y las declaraciones y documentos aportados datan de los años 2004, 2005 y 2006. En este sentido, esta declaración y los documentos anexos a la misma no serán valoradas para efectos de determinar el uso de la marca nominativa BASS por corresponder a hechos anteriores al periodo de tiempo relevante. 32.

Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BASS hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante, en el Estado donde se encuentra el registro o dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. 33.

En este sentido, le asistió razón a la Directora de Signos Distintivos cuando indicó, en la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011 en relación a la valoración conjunta de las pruebas, que “[…] Del análisis conjunto del material probatorio referido puede concluirse que en el presente caso no se logró acreditar el uso de la marca BASS en algún país de la Comunidad Andina, pues de la información aportada no puede inferirse de manera real el uso del signo en el mercado, el volumen en ventas, la inversión en publicidad, ni su conocimiento por parte del consumidor respecto de los productos para los cuales se encuentra registrada, esto es, vestuario, calzado y sombrerería, pues los documentos aportados por si solos no son indicativos del uso de la marca; lo anterior aunado a que no se acompañaron pruebas adicionales que acreditaran el uso real y efectivo de la marca […]”[82]. 34.

Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BASS en el mercado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que la parte demandante, a través de la marca BASS, haya ofrecido y/o comercializado los productos referidos, durante el periodo de tiempo relevante.

En consecuencia, la Sala considera que la parte demandada no vulneró los artículos 165 y 166, de la Decisión 486 al ordenar la cancelación total del registro de la marca nominativa BASS. Del cargo de violación del artículo 229 de la Decisión 486 y el argumento sobre la notoriedad de la marca nominativa BASS 35. La Sala considera que el artículo 229 invocado por la parte demandante, y el literal h) del artículo 136, y los artículos 224 a 228 de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, y son las disposiciones que resultan aplicables al presente caso. 36.

En el caso sub examine, la parte demandante sostuvo en la demanda, que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, había vulnerado el artículo 229 de la Decisión 486, en la medida en que desconoció que las pruebas presentadas durante el trámite administrativo demostraron que la marca nominativa BASS es una marca notoria comoquiera que “[…] cumple con los requisitos señalados por el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 por lo que resulta clara su notoriedad, ya que estos servicios gozan de total reconocimiento y posicionamiento en el mercado […]”. 37.

La Sala recuerda que en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que, en virtud del literal b) del artículo 229 de la Decisión 486, no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios en un Estado Miembro de la Comunidad Andina.

En este sentido, se manifestó en los siguientes términos: “[…] la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 299, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro […]”[83]. 38.

Ahora, si bien en este proceso ya se estableció que la parte demandante no probó el uso real y efectivo de la marca nominativa BASS en el mercado, según lo expuesto, esto no implica que no se debe analizar si se probó dentro del proceso la notoriedad de la marca y, eventualmente, estudiar si la cancelación de la misma por no uso y la consecuente aplicación del derecho de preferencia, implicaría un aprovechamiento del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo Estado Miembro, continua siendo notoria en otros Estados. 39.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define como notoria aquella marca que reúne la calidad de ser reconocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo[84].

En este entendido, la Sala advierte que la prueba de la notoriedad de la marca deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486, es decir, que la parte que alega la notoriedad de la marca de la cual es titular, deberá probar su aseveración y demostrar que su marca es notoria. 40. En este sentido, la Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca nominativa BASS ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. 41.

Aunado a lo anterior, como ya se expuso en el apartado anterior, las pruebas aportadas por la parte demandante tampoco son idóneas para demostrar la notoriedad de la marca nominativa BASS, en la medida en que se componen de declaraciones que no cuentan con soporte documental adicional que aporten certeza sobre el conocimiento de la marca entre el público consumidor dentro de la Comunidad Andina, más allá de su comercialización. Adicionalmente, como lo estableció en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no se protegerá a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 42.

Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca nominativa BASS como fundamento para oponerse a la cancelación del registro de la citada marca, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde. En este sentido, la Sala concluye que la parte demandada no vulneró el artículo 229 de la Decisión 486.

Conclusión 40. La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, comoquiera que la parte demandante no probó el uso real y efectivo en el mercado de la marca nominativa BASS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, en la medida en que no acreditó que se comercializaron los productos ni que estuvieron disponibles en el mercado de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; en este sentido, procedía la cancelación total del registro marcario núm. 204593 por no uso. 41.

Asimismo, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 229 de la Decisión 486, comoquiera que no se encontró que las pruebas allegadas por la parte demandante demostraran la notoriedad de la marca nominativa BASS en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, ni en el extranjero. 42. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala[85] negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.

Condena en costas 43. Visto el artículo 365 numeral 8[86] de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 3 a 4 [3] Cfr. Folios 607 a 650 [4] [& ] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho./ Toda per manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [5] Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 3 a 4 [6] Cfr. Folios 607 a 650 [7] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [8] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [9] Cfr. Folio 607 a 608 [10] “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. [11] “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” [12] “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. [13] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [14] Cfr. Folio 611 [15] Cfr. Folio 612 [16] Cfr. Folio 614 [17] Cfr. Folio 616 [18] Cfr. Folio 617 [19] Cfr. Folio 618 [20] Cfr. Folio 622 [21] Cfr. Folio 624 [22] Cfr. Folio 628 [23] Cfr. Folio 632 [24] Cfr. Folio 632 a 633 [25] Cfr. Folio 633 [26] Cfr. Folio 634 [27] Cfr. Folio 636 [28] Cfr. Folio 644 [29] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 703 [30] Cfr. Folios 689 a 707 [31] Cfr. Folio 692 [32] Cfr. Folio 698 [33] Ibidem [34] Cfr. Folio 699 [35] Ibídem [36] Cfr. Folio 700 [37] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 681 a 682 [38] Cfr. Folios 666 a 682 [39] Cfr. Folio 672 [40] Cfr. Folio 673 [41] Ibídem [42] Cfr. Folio 675 [43] Cfr. Folio 677 [44] Ibídem. [45] Cfr. Folios 746 a 762 [46] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [47] Cfr. Folios 795 a 809 [48] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [49] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [50] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [51] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [52] Cfr. Folios 14 a 19 [53] Cfr. Folios 25 a 30 [54] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [55] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [56] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [57] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [58] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [59] Cfr. Folios 746 a 762 [60] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [61] Cfr. Folios 752 y 753.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 99-IP-2016 de 22 de septiembre de 2016, págs. 7 y 8 [62] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [63] Cfr. Folios 63 a 68 [64] Cfr. Folios 91 a 215. Documentos en inglés y francés, no traducidos al español. [65] Cfr. Folios 220 a 287 [66] Cfr. Folios 292 a 307 [67] Cfr. Folios 312 a 326 [68] Cfr. Folios 331 a 339 [69] Cfr. Folios 344 y 345 [70] Cfr. Folios 350 a 357 [71] Cfr. Folios 362 a 364 [72] Cfr. Folios 370 a 392 [73] Cfr. Folios 397 a 403 [74] Cfr. Folios 406 a 413 [75] Cfr. Folios 426 a 431 [76] Cfr. Folios 436 a 441 [77] Cfr. Folios 446 a 450 (Documentos en inglés sin traducción al español) [78] Cfr. Folios 456 a 557 (Documentos en inglés sin traducción al español, excepto www.preciomania.com que está en español). [79] Cfr. Folios 562 a 576 [80] Cfr. Folios 579 a 582 [81] Cfr. Folio 587 [82] Cfr. Folios 592 a 599 [83] Cfr. Folios 604 y 605 [84] “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

Esta resolución fue revocada por la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió cancelar totalmente el registro de la marca nominativa BASS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [85] Cfr. Folio 18 [86] Cfr. Folio 755.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 99-IP-2016 de 22 de septiembre de 2016, pág. 10 [87] Cfr. Folio 754. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 99-IP-2016 de 22 de septiembre de 2016, pág. 9 [88] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [89] “[…]

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.