PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo nominativo PORCELANITE / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / SIGNO GENÉRICO – concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / MARCA EVOCATIVA – Concepto / MARCA EVOCATIVA – Lo es PORCELANITE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PORCELANITE en la clase 19 al poseer la suficiente distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a SIC, mediante la Resolución núm. 73116 de 2010, denegó a la actora el registro de la marca nominativa solicitada, “PORCELANITE”, […] por estimar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por cuanto indicaba las propiedades de los productos a identificar. […] [P]ara fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir la marca “PORCELANITE” son de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, materiales para la construcción no metálicos, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales productos, pues no existe en dicha Clase algún elemento cuya denominación genérica sea “PORCELANITE”.
Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.
En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca. En ese orden de ideas, la Sala considera que la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa, porque se refiere indirectamente a las características o cualidades de los productos de la referida Clase, en la medida en que la partícula “PORCELAN” despierta o suscita la idea de “PORCELANA” en quien la lee.
Además, al estar la mencionada partícula, “PROCELAN”, unida al vocablo “ITE”, la idea de “PORCELANA” no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. […] [L]a marca “PORCELANITE” (nominativa) resulta suficientemente distintiva, pues se trata de una marca evocativa, debido a que transmite indirectamente a la mente del consumidor las cualidades o características del producto que se pretende proteger.
Así las cosas, la palabra “PORCELANITE” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.
Y al ser distintiva el referido signo, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Por lo precedente, para la Sala no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, señalada por la SIC en los actos acusados.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO MARCARIO – Puede registrarse un signo si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica / DISTINTIVIDAD – Concepto De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. […] [L]a distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
DECISIÓN DE EXCEPCIONES – De la denominada inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES – Si el acto fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA – La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – No probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [El] tercero con interés directo en las resultas del proceso […] propuso la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones”, por cuanto la actora acumuló en una sola pretensión la solicitud de declaratoria de nulidad de todas las resoluciones que le fueron desfavorable a sus intereses, cuando ha debido hacerlo en pretensiones independientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 138 del CCA.
Al respecto, la Sala considera que tal argumento no es de recibo, por cuanto como bien lo indica la referida disposición “[…] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen […]”, lo cual fue lo que, precisamente, hizo la actora en el numeral primero del acápite de pretensiones de la demanda, al solicitar la declaratoria de nulidad de manera conjunta de los actos administrativos expedidos por la SIC, esto es, el que denegó el registro marcario solicitado y los que posteriormente resolvieron la vía gubernativa de manera confirmatoria.
Lo anterior, significa que si bien es cierto que la actora solicitó la declaratoria de nulidad de los actos acusados en una sola pretensión, también lo es que los individualizó de manera clara y precisa, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 138 del CCA, que dispone: “[…] Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión […]”.
Además, en este caso no era necesario separar las pretensiones, dado que los actos acusados no se excluyen entre sí, ni se pretenden de estas declaraciones y/o condenas diferentes […]. En consecuencia, debe declararse no probada la excepción de ineptitud de la demanda, pues como quedó visto lo que se pretende en la presente acción es la nulidad de toda la actuación surtida por la SIC que llevó a denegar la concesión del signo solicitado por la actora, lo cual se indicó en una misma pretensión, y a título de restablecimiento del derecho, como bien se indica en otro numeral, se conceda su registro.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Secciones Primera y cuarta, de 8 de mayo de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2001-00175-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 20 de mayo de 2010, Radicación 11001-03- 24-000-2003-00456-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 16 de septiembre de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00264-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 29 de octubre de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2008-00140-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); y 27 de octubre de 2011, Radicación 76001-23-31-000-2001-05579-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 138 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00003-00 Actor: GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “PORCELANITE” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 73116 de 27 de diciembre de 2010 y 21419 de 27 de abril de 2011, proferidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y la 40796 de 28 de junio de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca “PORCELANITE”. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 23 de junio de 2010, solicitó el registro como marca del signo nominativo "PORCELANITE", para amparar productos comprendidos en la Clase 19[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, las sociedades COLCERAMICA S.A. y OBIPROSA COLOMBIA S.A. presentaron oposición contra el registro solicitado.
La primera, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca “PORCELANATO”, registrada a su favor en la misma Clase; y la segunda, debido a que dicha expresión estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, esto es, por cuanto indicaba las propiedades de los productos a identificar. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 73116 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposición interpuesta por la sociedad OBIPROSA COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo "PORCELANITE", en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.
El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 21419 de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 040796 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 135, literales b), e) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[3] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto la expresión solicitada es totalmente registrable; y que, además, al encontrarse el signo “PORCELANITE” en el mercado en diferentes países desde 1959, logra con ello la distintividad necesaria para ser plenamente identificable en el mercado.
Adujo que la referida expresión es de aquellas que encuadran dentro del concepto de marca evocativa, por cuanto no indica de forma directa y clara ninguno de los productos que pretende identificar. Anotó que la definición que utilizó la SIC para denegar el registro solicitado hace alusión a una roca dura y densa, similar en apariencia a la porcelana esmaltada, siendo una variedad impura de perdernal que contiene arcilla y material calcáreo, la cual no hace referencia al producto como tal, sino que evoca en el consumidor de lo que eventualmente puede estar hecho un producto.
Aseguró que el signo “PORCELANITE” no es descriptivo, es decir, no indica de manera alguna ninguna característica propia del producto, ni tampoco es genérico, puesto que no identifica de forma clara y directa el producto que se pretende representar. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.
Adujo que en el campo especializado el término “PORCELANITE” se entiende como una roca dura y densa, similar a la porcelana, siendo una variedad impura de pedernal que contiene arcilla y material calcáreo, concepto que puede leerse en algunas páginas web, por lo que al utilizarse se comunica al consumidor una característica importante y determinante de algunos de los productos que ampara la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que el signo solicitado carece de distintividad, por cuanto no tiene la cualidad suficiente de distinguir el origen empresarial de determinados productos en el mercado y hace una evocación directa a la denominación del bien ofrecido. Sostuvo que los signos genéricos, al no ser suficientemente distintivos, no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio que pretendan identificar, situación que claramente no ocurrió con el signo “PORCELANITE”, el cual sólo se encuentra acompañado por la palabra que lo compone, sin elementos adicionales que le otorguen distintividad alguna.
II.-2. La sociedad OBIPROSA COLOMBIA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que la expresión “PORCELANITE” encuadra en la definición de signo descriptivo, por cuanto permite conocer de manera clara y precisa las características del producto que pretende identificar.
Aseguró que en el caso sub examine, es evidente que la actora solamente se encuentra inconforme con las decisiones adoptadas por la SIC, sin que exista ilegalidad alguna en ellas, amén de que no indicó de manera clara las razones por las que estima vulnerado el ordenamiento jurídico. Por último, propuso la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones”, por cuanto, a su juicio, la actora acumuló en una sola pretensión la solicitud de declaratoria de nulidad de todas las resoluciones que le fueron desfavorable a sus intereses, cuando ha debido hacerlo en pretensiones independientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 138 del Código de lo Contencioso Administrativo -CCA-.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó acceder a las pretensiones de la misma.
Insistió en que la expresión "PORCELANITE” es evocativa, por cuanto no indica de forma directa ninguno de los productos que pretende identificar. Aseguró que el mencionado signo no es descriptivo, puesto que no indica de manera alguna ninguna característica propia del producto, ni tampoco es genérico, ya que no identifica de forma clara y directa el elemento que se pretende representar.
IV.-3. La SIC, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[4], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1.
La demandante alude que el registro del signo PORCELANITE (denominativo) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 1.6. El análisis de este tipo de distintividad –intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
En este sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distinta en abstracto. 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. 2.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que el signo PORCELANITE (denominativo) es presuntamente genérico, descriptivo y de uso común respecto de los productos contenidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 2.5.
Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. […] 2.9. De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 2.10.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 2.11. No obstante si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2.12.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.
Marcas evocativas 3.1 Como en el proceso interno, la sociedad GRUPO LAMOSA, S.A.B DE C.V, señaló que la expresión contenida en el signo PORCELANITE (denominativo) es evocativa, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuere proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. 3.5.
En este sentido se deberá establecer el grado evocativo de la denominación PORCELANITE y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la sociedad OBIPROSA COLOMBIA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso.
La referida sociedad propuso la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones”, por cuanto la actora acumuló en una sola pretensión la solicitud de declaratoria de nulidad de todas las resoluciones que le fueron desfavorable a sus intereses[6], cuando ha debido hacerlo en pretensiones independientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 138[7] del CCA.
Al respecto, la Sala considera que tal argumento no es de recibo, por cuanto como bien lo indica la referida disposición “[…] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen […]”, lo cual fue lo que, precisamente, hizo la actora en el numeral primero del acápite de pretensiones de la demanda, al solicitar la declaratoria de nulidad de manera conjunta de los actos administrativos expedidos por la SIC, esto es, el que denegó el registro marcario solicitado y los que posteriormente resolvieron la vía gubernativa de manera confirmatoria[8].
Lo anterior, significa que si bien es cierto que la actora solicitó la declaratoria de nulidad de los actos acusados en una sola pretensión, también lo es que los individualizó de manera clara y precisa, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 138 del CCA, que dispone: “[…] Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión […]”.
Además, en este caso no era necesario separar las pretensiones, dado que los actos acusados no se excluyen entre sí, ni se pretenden de estas declaraciones y/o condenas diferentes, situación ésta que sí daría lugar a que fueran relacionadas separadamente en la demanda, como lo exige la referida normativa “[…] Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda […]”.
En consecuencia, debe declararse no probada la excepción de ineptitud de la demanda, pues como quedó visto lo que se pretende en la presente acción es la nulidad de toda la actuación surtida por la SIC que llevó a denegar la concesión del signo solicitado por la actora, lo cual se indicó en una misma pretensión, y a título de restablecimiento del derecho, como bien se indica en otro numeral, se conceda su registro.
Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 73116 de 2010, denegó a la actora el registro de la marca nominativa solicitada, “PORCELANITE”, para distinguir los siguientes productos: “[…] Materiales de construcción no metálicos, principalmente mosaicos y azulejos, revestimientos para pisos y muros, revestimientos cerámicos para pisos y muros, formas de cerámicos para uso en refractarios de hornos, revestimientos de cerámica para techos, construcciones transportables no metálicas, gacebos que no sea eminentemente metálicos, silos modulares y monumentos de piedra no metálicos, de concreto o de mármol […]”, comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por cuanto indicaba las propiedades de los productos a identificar.
Al respecto, la actora alegó que la expresión solicitada es totalmente registrable; y que, además, al encontrarse la expresión “PORCELANITE” en el mercado en diferentes países desde 1959, logra con ello la distintividad necesaria para ser plenamente identificable en el mercado. Adujo que la referida expresión es de aquellas que encuadran dentro del concepto de marca evocativa, por cuanto no indica de forma directa y clara ninguno de los productos que pretende identificar.
Anotó que la definición que utilizó la SIC para denegar el registro solicitado hace alusión a una roca dura y densa, similar en apariencia a la porcelana, siendo una variedad impura de pedernal que contiene arcilla y material calcáreo, la cual no hace referencia al producto como tal, sino que evoca en el consumidor de lo que eventualmente puede estar hecho un producto.
Aseguró que el signo “PORCELANITE” no es descriptivo, pues no indica de manera alguna las características propias del producto, ni tampoco es genérico, debido a que no identifica de forma clara y directa el producto que se pretende representar. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literales b), e) y f) de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.
Adicionalmente, interpretó de oficio el artículo 135, literal g), de la Decisión 486 “[…] con el fin de tratar lo referente a la conformación de signos por partículas de uso común […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: “Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado signo nominativo “PORCELANITE” es evocativo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, resulta descriptivo o genérico, de conformidad con lo alegado por la parte demandada. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 2010[9], en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: “[…] signo genérico[10], entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva[11], entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]” Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir la marca “PORCELANITE” son de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, materiales para la construcción no metálicos, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales productos, pues no existe en dicha Clase algún elemento cuya denominación genérica sea “PORCELANITE”.
Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.
En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca. En ese orden de ideas, la Sala considera que la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa, porque se refiere indirectamente a las características o cualidades de los productos de la referida Clase, en la medida en que la partícula “PORCELAN” despierta o suscita la idea de “PORCELANA” en quien la lee.
Además, al estar la mencionada partícula, “PROCELAN”, unida al vocablo “ITE”, la idea de “PORCELANA” no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. Respecto de las marcas evocativas y su registrabilidad, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 16 de septiembre de 2010[12], en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Esa última expresión tiene una connotación evocativa, como se ha dicho, en la medida en que la partícula CALCI despierta o suscita la idea de calcio en quien la lea, mientras que DENT es fácilmente relacionada con la idea de diente, de suerte que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre calcio y diente, que a su vez se puede percibir como referida a CREST.
Sin embargo, esa asociación no es precisa o unívoca en algún sentido, sino que es genérica y abstracta, de suerte que ni a ambas partículas ni a su relación con la partícula CREST se les puede atribuir o pueden implicar un significado específico; v. gr., no se puede deducir de toda la frase ni de sus partículas CALCI-DENT que se esté diciendo que el producto ofrecido contiene calcio, o que aporte calcio a los dientes de quien lo use, o que ayuda al calcio de los dientes.
Si bien todas esas pueden ser interpretaciones factibles, de llegar a darse no serían directas, es decir, resultado de la literalidad del texto, sino como resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, el cual usualmente no hace el consumidor medio en la escogencia de productos de consumo masivo, como los del sub lite, respecto de las marcas que los distingue.
Por el contrario, cuando actúa con criterio selectivo, se detiene en detalles que van más allá del sólo signo marcario, sobre todo cuando se está ante productos o marcas nuevas, que no son de conocimiento popular. […] En los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traídas a este proceso, en cuanto precisa que “En este sentido, los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.” Seguidamente reitera que “El Tribunal ha manifestado que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). […]” (Destacado fuera de texto). Posteriormente, en sentencia de 29 de octubre de 2018[13], la Sala señaló: “[…] De acuerdo con lo anterior y al analizar en su conjunto la expresión “FRESCADENT”, la Sala considera que no es una marca descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene significado en el idioma español.
Sin embargo, la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa porque se refiere indirectamente a las características o cualidades o efectos de los productos de la referida clase, en la medida en que la partícula “FRESCA” despierta o suscita la idea de frescura en quien la lea, mientras que “DENT” es fácilmente relacionada con la idea de diente, de manera que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre frescura y diente.
Por lo tanto, la marca “FRESCADENT” (nominativa) que resulta de la combinación de los términos “FRESCA” y “DENT”, la cual debe ser analizada en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger.
Así las cosas, la denominación “FRESCADENT” sí resulta registrable como marca, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. […]” (Destacado fuera de texto).
Teniendo en cuenta lo anterior, la marca “PORCELANITE” (nominativa) resulta suficientemente distintiva, pues se trata de una marca evocativa, debido a que transmite indirectamente a la mente del consumidor las cualidades o características del producto que se pretende proteger. Así las cosas, la palabra “PORCELANITE” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.
Y al ser distintiva el referido signo, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Por lo precedente, para la Sala no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, señalada por la SIC en los actos acusados, por lo que no asistió razón en el análisis que efectuó y que determinó la negativa de la concesión del registro marcario, razón por la cual habrá de accederse a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de ineptitud de demanda, propuesta por la sociedad OBIPROSA COLOMBIA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados.
TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca nominativa “PORCELANITE”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.
CUARTO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de diciembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Este signo fue solicitado para amparar los siguientes productos: “[…] materiales de construcción no metálicos; principalmente mosaicos y azulejos, revestimientos para pisos y muros, revestimientos cerámicos para pisos y muros, formas de cerámicos para uso en refractarios de hornos, revestimientos de cerámica para techos, construcciones transportables no metálicas, gacebos que no sean eminentemente metálicos, silos modulares y monumentos de piedra no metálicos, de concreto o de mármol […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [4] En adelante el Tribunal. [5] Proceso 613-IP-2018. [6] “[…] 1.
Que se declare la nulidad y se ordene el restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos contenidos en las resoluciones número 73116 de 27 de diciembre de 2010, 21419 de 27 de abril de 2011, proferidas por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 40796 de 28 de junio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro para la marca “PORCELANITE”, a favor de Lamosa S.A de C.V. 2.
Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que son nulas las Resoluciones núm. 73116 de 27 de diciembre de 2010, 21419 de 27 de abril de 2011, proferidas por la Directora de Signos Distintivos y la Resolución 40796 de 28 de julio de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.
Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención y a título de restablecimiento del derecho se proceda a conceder la marca Porcelanite, de mi representada […]”. (Resaltado fuera de texto). [7] “ARTÍCULO 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren”. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente identificado con el número único de radicación 2001-05579-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas, sostuvo: “[…] Ahora bien, el artículo 138 del C.C.A. dispone que cuando se demande la nulidad del acto, se le debe individualizar con toda precisión. También precisa que cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.
En cuanto a las pretensiones referidas a la nulidad de los actos, también precisa la norma aludida que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”. En ese contexto, la Sala procede a analizar si se acumularon o no de manera indebida las pretensiones propuestas en la demanda.
Conforme con el artículo 138 del C.C.A., los actos administrativos demandados fueron individualizados con toda precisión y, además, como los actos definitivos, esto es, las liquidaciones de aforo, fueron objeto de recursos en la vía gubernativa, la parte actora demandó las decisiones que confirmaron dichas liquidaciones […]”. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005- 00378-00. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00456-00.
C.P Marco Antonio Velilla Moreno. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00264-01. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), expediente identificado con el número único de radicación 2008-00140- 00.