11001-03-24-000-2011-00179-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2011-00179-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-11-12

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Colombiana De Comercio S.A. Siglas Corbeta S.A. Y/O Alkosto S. A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala observa que el signo PPC no es descriptivo respecto de los productos que identifica comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, está acompañado de una figura compuesta por una línea horizontal interceptada por dos líneas diagonales opuestas y una línea perpendicular, todas ellas con bordes redondeados, figura que no es usual para representar o definir cuáles son los productos ofrecidos, por cuanto no es inherente o propio de los productos de la clase que identifica. Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la marca mixta PPC, es susceptible de representación gráfica al estar conformado en letras y un gráfico; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este. Asimismo, cumple con el requisito de la distintividad intrínseca, por cuanto tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto PPC y la marca mixta PCK previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es PC en la clase 9 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo no se excluye del análisis PC / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA - Lo son PCC y PCK / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto PPC para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca PCK previamente registradaLa Sala concluye, […], que la partícula PC es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. No obstante lo anterior, esta Sección ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca mixta concedida PPC es igual o semejante a la marca mixta previamente registrada PCK, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. […] Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de letras, la similitud desaparece por el cambio de la última consonante de la letra C por la K; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. […] Comparación Fonética […] La Sala considera que la coincidencia consonántica no genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta posición de las consonantes P y C y la terminación de cada signo hace que se escuchen de forma diferente. […] En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al tener las consonantes P y C en diferente posición y cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, PCC y PCK, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. […] A juicio de la Sala las marcas enfrentadas, no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica, motivo por el cual la marca mixta PCC no está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RIESGO DE CONFUSIÓN - Noción / RIESGO DE CONFUSIÓN - Directo o indirecto / RIESGO DE ASOCIACIÓN - Noción / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAEsta Sección, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. [L]a Sala procederá a determinar si la marca mixta PPC, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO - Marco normativoRIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativoNOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 11 de abril de 2019, Radicación 11001 - 03-24-000-2014-00370-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO DE UNA MARCA – Requisitos / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / MARCAS COMPUESTAS POR LETRAS / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD – Se cumple y resulta registrable / ACRONIMO / SIGNO PPC – No es descriptivo de los productos que identifica / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto PPC por ser distintivo y susceptible de representación gráfica para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a Sala observa que el signo PPC no es descriptivo respecto de los productos que identifica comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, está acompañado de una figura compuesta por una línea horizontal interceptada por dos líneas diagonales opuestas y una línea perpendicular, todas ellas con bordes redondeados, figura que no es usual para representar o definir cuáles son los productos ofrecidos, por cuanto no es inherente o propio de los productos de la clase que identifica.

Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la marca mixta PPC, es susceptible de representación gráfica al estar conformado en letras y un gráfico; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este. Asimismo, cumple con el requisito de la distintividad intrínseca, por cuanto tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PPC y la marca mixta PCK previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PC en la clase 9 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluye del análisis PC / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA – Lo son PCC y PCK / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto PPC para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca PCK previamente registrada La Sala concluye, […], que la partícula PC es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo.

No obstante lo anterior, esta Sección ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca mixta concedida PPC es igual o semejante a la marca mixta previamente registrada PCK, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. […] Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de letras, la similitud desaparece por el cambio de la última consonante de la letra C por la K; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. […] Comparación Fonética […] La Sala considera que la coincidencia consonántica no genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta posición de las consonantes P y C y la terminación de cada signo hace que se escuchen de forma diferente. […] En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al tener las consonantes P y C en diferente posición y cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica […] La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, PCC y PCK, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. […] A juicio de la Sala las marcas enfrentadas, no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica, motivo por el cual la marca mixta PCC no está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RIESGO DE CONFUSIÓN – Noción / RIESGO DE CONFUSIÓN – Directo o indirecto / RIESGO DE ASOCIACIÓN – Noción / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Esta Sección, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. [L]a Sala procederá a determinar si la marca mixta PPC, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO – Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 11 de abril de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00179-00 Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S. A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Temas: Comparación entre marcas mixtas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombiana de Comercio S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5253 de 29 de enero de 2010, 20122 de 20 de abril de 2010 y 28627 de 31 de mayo de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Colombiana de Comercio S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5253 de 29 de enero de 2010[7], “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 20122 de 20 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 28627 de 31 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta PPC que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es PPC, Editorial y Distribuidora S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 5253 de 29 de Enero de 2010, mediante la cual, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que concedió el registro de la marca "PPC" (Mixta) Clase 9 (Expediente 09-042.886) a la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A., para distinguir "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.", productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 20122 de 20 de Abril de 2010, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 5253 de 29 de Enero de 2010, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declaré la Nulidad de la Resolución No. 28627 del 31 de Mayo de 2010, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 5253 del 29 de Enero de 2010, confirmándola en todas sus partes. 2.4.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y por lo tanto cancelar el certificado de registro No. 405.565 correspondiente a la marca "PPC" (Mixta) clase 9, que fue registrada a favor de la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA S.A., para distinguir: "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores." 2.5.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[9]: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 28 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto PPC para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 31 de agosto de 2009, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 607, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta PCK, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto PPC para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 20122 de 20 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010 y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 28627 de 31 de mayo de 2010, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[10], los literales a) y b) del artículo 135[11], el literal a)[12] del artículo 136 de la Decisión 486, y el artículo 61[13] de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Señaló que “[…] el signo "PPC" (Mixto) es perceptible por el sentido de la vista […]”; “[…] puede ser representado por un elemento nominativo y otro gráfico, lo cual permite a los consumidores que se formen una clara idea del signo representado […]” y que “[…] en lo que hace relación a la distintividad entendida esta como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto, sobre este punto podemos observar que la marca registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se denominada "PPC" (Mixta) no cumple con este requisito […]”[14]. 2.

Indicó, sobre el particular, que “[…] Si bien es cierto que el signo registrado apreciado en su conjunto como marca denominado "PPC" (Mixto) cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado […] lo cierto es que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares […]”[15]. 3.

Resaltó que se aprecia que “[…] la marca registrada por la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A. denominado "PPC" (Mixta) Clase 9 NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca, no sólo, y lo cual se analizará el punto siguiente porque presenta las suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético o auditivo y visual o gráfico con la marca "PCK" (Mixta) Clase 9 en lo que al elemento predominante de confundibilidad que destaca entre los signos enunciados "PCK" vs "PPC" lo cual las hace confundibles, sino también por el hecho de que los signos enunciados presentan conexión competitiva con relación a los productos que amparan de la clase 9 internacional, lo que necesariamente hace que sean relacionados por el público consumidor como provenientes de un mismo fabricante […]”[16].

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 4. Expresó que “[…] las marcas en conflicto tienen un núcleo central formado por las letras "PC", no es de recibo el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio de que los signos en conflicto no son confundibles, debido a que la primera letra de la marca solicitada constituida por una "P" se repite en la segunda letra de la misma, lo que hace que las personas establezcan en su cerebro más similitudes que diferencias entre las marcas en conflicto, ya que en su núcleo central de todas formas destacan las letras "PC" […]”[17]. 5.

Agregó que “[…] el hecho de que las marcas en conflicto tienen una misma extensión y una secuencia semejante en las letras de que están compuestas, lo que repercute en una pronunciación similar, lo anterior necesariamente también hace que se presente relación entre dos marcas que tienen secuencias de letras muy similares debido al núcleo central enunciado, lo que determina que la letra "K" que hace parte de la marca oponente no establezca las suficientes diferencias entre los signos comparados que permitan llegar a la conclusión de que los mismos no son confundibles […]”[18]. 6.

Adujo que “[…] para que dos marcas sean confundibles, no se requiere que sean idénticas sino muy similares […]”[19], así resaltó que “[…] existe un factor que influye sobre la confundibilidad de las marcas "PCK" (Mixta) Clase 9 y "PPC" (Mixta) Clase 9 y consiste en el hecho de que, por la estructura gráfica que tiene la marca "PPC" donde la letra "C" es muy similar en su estructura gráfica a la letra "K", lo anterior puede dar lugar a que se presente confusión directa en los consumidores entre dos marcas similares con relación a productos idénticos de la clase 9 internacional o confusión por asociación entre marcas similares con relación a productos similares, en cuanto que los consumidores al observar productos similares de la clase 9 internacional que identifican marcas similares, pueden suponer que provienen del mismo titular o fabricante […]”[20]. 7.

Concluyó que “[…] para determinar si dos marcas son confundibles o no, deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas comparadas, donde para el caso que nos ocupa, dado que los productos de la clase 9 se venden en la misma clase de mercados y establecimientos, lo anterior puede dar lugar a que se presenten las confundibilidades ya aludidas en la presente demanda (confusión directa y confusión indirecta o por asociación), o el riesgo de confusión entre los productos de la clase 9 a que se refieren dos marcas similares como son PCK (Mixta) Clase 9 y "PPC" (Mixta) Clase 9, dada la naturaleza de los productos que amparan las marcas enunciadas […]”[21].

Tercer cargo: Violación artículo 61 de la Constitución Política de Colombia 8. Señaló que con la expedición de los actos administrativos acusados se violó el artículo 61 de la Constitución Política Colombiana “[…] debido a que declaró INFUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. Y CONCEDIÓ a la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A. el registro de la marca "PPC" (Mixta) para amparar productos de la Clase 9; y asimismo la Administración resolvió en forma desfavorable los recursos interpuestos por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. contra la Resolución que declaró INFUNDADA su observación y CONCEDIÓ el registro de la marca ya enunciada, desconociéndose con ello la obligación constitucional que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio que consiste en proteger la Propiedad Industrial derivada del signo distintivo de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., consistente en la marca "PCK" (Mixta) Clase 9 (Certificado No. 289.953) con vigencia hasta el 27 de Mayo de 2014; donde es necesario aclarar que la violación el Artículo 61 de la Constitución Nacional se da por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma al otorgar la marca "PPC" (Mixta) Clase 9 a la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A., que es confundible con la marca "PCK" (Mixta) Clase 9, con ello permite la coexistencia de marcas confundibles que pertenecen a diferentes titulares, lo cual no solo viola la Ley de marcas, sino el Artículo 61 de la Constitución Nacional, ya que no se debe olvidar que una de las especies de la Propiedad Intelectual es la Propiedad Industrial […]”[22]. 7.

La parte demandante no explicó el concepto de violación del artículo 134 de la Decisión 486. Contestación de la demanda La parte demandada 8. La parte demandada[23] contestó la demanda[24] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y el artículo 61 de la Constitución Política 1.

Indicó que “[…] La oficina nacional competente llevó a cabo el análisis de confundibilidad entre las marcas "PPC" (solicitada) por la Sociedad PPC Editorial Distribuidora S.A clase 9 y "PCK" (MIXTA) clase 9 registrada anteriormente a favor de la Sociedad Alkosto S.A; para el efecto efectuó el análisis de confundibilidad del signo solicitado PPC, de la clase 9, se realizó conforme los criterios jurisprudenciales, principios y reglas que la doctrina ha sugerido para este análisis, su estudio en cada caso se realizó de manera sucesiva y no simultánea […]”[25]. 2.

Señaló que “[…] en los actos administrativos acusados, se tiene que si bien el signo solicitado y la marca opositora comparten el uso de la letra "P" eso no es determinante para concluir en la confundibilidad de los signos, pues adicionalmente letra permite una clara diferenciación fonética; siendo estas diferencias ortográficas la que le confieren a cada signo considerado en su conjunto PPC y PCK una pronunciación suficientemente distintiva.

Sin que se genere riesgo de confusión o de asociación […]”[26]. 3. Resaltó que “[…] el signo solicitado “PPC" goza de suficiente distintividad frente a las marcas opositoras y no son semejantes e idénticas que induzcan al consumidor en error que puedan presentar confusión en el mercado […]”[27]. 4. Concluyó que “[…] los actos administrativos acusados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, y se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante […]”[28].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[29] contestó la demanda[30] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y el artículo 61 de la Constitución Política 1.

Señaló que “[…] Es claro, a partir de los antecedentes administrativos incorporados en el expediente en que se tramitó la solicitud de registro de la marca "PPC (mixta)" de mi representada, que la actora no agotó la vía gubernativa en lo atinente a la alegada violación del artículo 134 de la Decisión 486, por lo cual deberá el Honorable Consejo de Estado inhibirse de pronunciarse respecto del cargo concreto de violación de dicha norma […]”[31]. 2.

Precisó que “[…] el cargo de la demanda, basado en la supuesta violación del artículo 134 mediante el registro de la marca PPC (mixta) en clase 9, no puede prosperar, pues en el fondo está basado en un argumento de irregistrabilidad relativa regido por el artículo 136 literal a) de la Decisión, olvidando que, en propiedad, el artículo 134 contempla una causal absoluta de irregistrabilidad, la cual impide el registro de signos sin distintividad intrínseca […]”[32]. 3.

Indicó que “[…] La determinación de presencia de esta causal absoluta de irregistrabilidad no hace necesario que la administración realice un análisis comparativo con marcas ya registradas y que pudieran ser confundiblemente similares a la marca solicitada, pues tal examen es relativo a la distintividad extrínseca del signo, aspecto propia y exclusivamente regulado por el artículo 136 de la misma Decisión 486, norma posterior y especial que desplaza la aplicación del artículo 134 en lo atinente a prohibición de registro de marcas confundibles con signos distintivos ajenos […]”[33]. 4.

Expresó que “[…] El artículo 134 de la Decisión 486 concierne exclusivamente a la distintividad intrínseca que obligatoriamente debe cumplir todo signo que pretenda usarse como marca, condición que cumple la marca solicitada en registro […]”[34]. 5. Resaltó que “[…] De forma que la aparente falta de distintividad que acusa la actora no es la regulada en el artículo 134 de la Decisión, precepto propiamente referente a la distintividad inherente de los signos considerados en abstracto.

Cuando se dice que un signo es incapaz de diferenciar productos o servicios de un empresario en particular respecto de los de otros empresarios, se habla entonces de falta de distintividad extrínseca, fenómeno regulado en las causales relativas de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, letras a), b), e), d) o h), según sea el caso […]”[35]. 6.

Explicó que es “[…] inapropiado que la demandante, luego de exponer y reconocer que la marca PPC (mixta) es intrínsecamente distintiva, proceda a plantear la violación de la prohibición absoluta señalada en el artículo 134 de la Decisión 486, tomando como presupuesto o condición previa la violación de la prohibición relativa consagrada en el artículo 136 a) de la misma Decisión, pues ello implicaría juzgar dos veces la registrabilidad o irregistrabilidad de un signo por exactamente el mismo fenómeno (confundibilidad) a través de dos normas distintas, tesis no razonable considerando que el legislador comunitario ha querido dar carácter especial a cada prohibición (una absoluta y otra relativa), con término de prescripción para una y para la otra no, en aras de evitar efectos distintos, por una parte el registro de signos no aptos en abstracto para distinguir producto o servicio alguno (art. 134) y por otra el registro de signos que pueden generar confusión con marcas previamente registradas y ajenas (art. 136 a)) […]”[36]. 7.

Resaltó que “[…] Si se entendiese que el artículo 134 prevé la falta de distintividad extrínseca, se estaría asimilando equivocadamente dicha norma como una causal de irregistrabilidad relativa, lo cual no tiene razonabilidad, como quiera que el artículo 172 inciso 1 º contempla la contravención del artículo 134 como causal de nulidad absoluta, sin término de prescripción de la acción respectiva […]”[37]. 8.

Indicó que “[…] de llegarse a interpretar erradamente el artículo 134 como causal relativa de irregistrabilidad para proteger de derechos subjetivos en marcas previamente registradas, se estaría haciendo inoperativo o nugatorio el término de prescripción de 5 años previsto para la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 inciso 2 de la Decisión 486 contraviniendo así el querer del legislador andino de establecer un límite temporal al ejercicio de acciones de nulidad fundadas en causales de irregistrabilidad relativas […]”[38]. 9.

Especificó que es “[…] incorrecto pretender que con base en el concepto de confundibilidad se juzgue la distintividad intrínseca del signo registrado, pues el fenómeno de confundibilidad está prohibido de forma preferente por la causal relativa contenida en el 136 a), mientras que la del signo por alguno de los sentidos, no es necesario llevar a cabo un análisis muy profundo sobre este aspecto.

Basta con decir que la marca "PPC (mixta)" es perceptible por la vista, como se aprecia a continuación, sin mayores esfuerzos: […] Finalmente, este signo cumple también con el requisito de ser susceptible de representación gráfica, como también puede observarse a simple vista. En efecto, el signo "PPC (mixto)" está representado por la sigla PPC bajo la cual se ubica una figura geométrica caprichosa compuesta una línea horizontal que interceptada por dos líneas diagonales opuestas y una línea perpendicular, todas ellas con bordes redondeados […]”[39]. 10.

De esta manera indicó que “[…] el signo “PPC (mixto)”, concedido en el registro como marca a mi representada, no viola el artículo 134 de la Decisión 486, contrario a lo afirmado por el demandante, pues cumple con los requisitos para ser marca, es decir, es distintivo, perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica […]”[40]. 11.

Resaltó que “[…] las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente, tal y como las percibe normalmente el consumidor en el mercado. Por lo general, el consumidor se ve enfrentado solo a una marca en un momento determinado, no a más de una. Es en otro momento cuando percibirá una marca competidora de la que vio en un primer momento […]”[41]. 12.

Arguyó que “[…] Habrá riesgo de confusión, si esta marca que observa en un segundo momento le hace pensar que se trata del mismo producto amparado por la marca observada en primer lugar, lo cual no ocurren en el caso presente […]”[42]. 13. Indicó que “[…] En este asunto, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales sustanciales entre las marcas mixtas enfrentadas "PPC (mixta)" de mi representada y "PCK" (mixta) de la accionante, hacen que luego de una comparación sucesiva de las mismas, es decir considerando una en su conjunto, luego, en un segundo momento a la otra en su propia integridad, se descarte por completo la posibilidad de que el consumidor se confunda y llegue a pensar que al adquirir los productos amparados por una de ellas en realidad está adquiriendo aquellos amparados por la otra, tal como se observa a continuación: • Visualmente, la estructura de la marca PPC, conformada por la unión de las letras P, P y C en el mismo orden, presenta diferencias perceptibles a primer impacto visual respecto de la estructura de la marca PCK, compuesta por las letras P, C y K, organizadas en dicho orden secuencial.

La repetición de la letra P como elemento inicial en el primer signo (P-P-C) y su finalización en la letra C, generan una impresión visual del signo muy distinta a aquella reportada por el signo PCK que inicia con las letras P-C seguidas de la terminación en la letra K. Estas diferencias gramaticales reportan a cada signo, comprendido en su totalidad, una estructura con visualización propia y única que permite su plena diferenciación visual o gráfica a primer impacto.

Esas diferencias se acentúan mucho más, si se consideran los particulares diseños gráficos de las marcas. En la marca PPC (mixta), la figura caprichosa de la unión de líneas con bordes redondeados, difiere notablemente del óvalo oscuro que sirve de fondo al signo PCK, en el cual se destaca la letra K con mayor tamaño y un diseño propio y diferente al de las letras PC.

Estas diferencias gráficas, perceptibles a primera vista, favorecen la diferenciación de los signos vistos en su conjunto. • Fonéticamente, las mismas estructuras gramaticales imprimen a cada signo una pronunciación y audición con rasgos de singularidad. La vocalización exigida para pronunciar uno y otro, hace improbable un riesgo de confusión auditiva o fonética, pues en la marca PPC (mixta) el primer impacto fonético y auditivo recae en la repetición de la letra P (PÉ-PE-ce)", mientras que en la marca PCK, el impacto fonético y auditivo recae sobre la letra final K (pe-ce-KÁ). • Conceptualmente, tenemos que el término PC, inescindible de la marca PCK y por ser la primera palabra con que inicia el signo, comunica directamente y a primer impacto la idea de un computador personal, pues designa dicho producto (PC o personal computer); mientras que la sola expresión PPC, es una sigla que solo cobra significado previa explicación de que es la expresión resultante de la unión de las iniciales de la expresión Promoción Popular Cristiana (PPC) que representan la identidad evangelizadora de las obras que publica el titular de la marca, PPC Editorial y Distribuidora S.A. Por lo tanto, la evocación de un significado propio por parte del signo PCK (evocación, a través de la incorporación del signo genérico "PC", de los productos que identifica, computadores personales y accesorios) por oposición a la ausencia de significado inmediato propio de la sigla PPC, evitan la confundibilidad de los signos […]”[43]. 14.

Arguyó que “[…] conclusiones de la actora sólo pueden sostenerse tras ignorar la primera regla básica que dispone apreciar la impresión de conjunto despertada por las marcas y la cuarta regla según la cual la impresión de conjunto a ser considerada es la impresión del comprador presunto y teniendo en cuenta la naturaleza de los productos en cuestión. Pero sobre todo tras ignorar la regla que exige examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que las conforman […]”[44]. 15.

Indicó que “[…] la fuerza distintiva de las marcas opositoras no radica en las letras 'PC', pues los registros que la SIC ha concedido en clase 9 de marcas que incluyen tales letras, obedecen a las particulares combinaciones de las letras PC con otros elementos gráficos y/o nominales que, vistos como signos en su integridad, resultan distintivos de los particulares productos que se proponen identificar, sin que pueda afirmarse válidamente que las letras PC - genéricas y descriptivas de productos de clase 9 - serán percibidas como los consumidores como alusivas a un único origen empresarial […]”[45]. 16.

Resaltó que “[…] La coincidencia en lo que el demandante llama "el núcleo central" de las marcas, no es determinante de riesgo de confusión, toda vez que las reglas básicas de comparación anotadas deben ser armonizadas con reglas jurisprudenciales especiales que deben ser aplicadas a cada caso concreto, como cuando se trata de marcas farmacéuticas, figurativas, tridimensionales, o cuando se trata, como en este caso particular, de marcas que incorporan términos no monopolizables por ser genéricos, descriptivos o de uso común, más aún cuando han sido utilizados como componentes de marcas del sector de productos de clase 9 que comprenden los ordenadores o computadores, sus accesorios, programas de ordenadores y soportes magnéticos, entre otros productos relacionados […]”[46]. 17.

Indicó que “[…] el cotejo entre marcas que coinciden en palabras o partículas evocativas de características o cualidades, descriptivas o de uso común, se aprecia con un criterio flexible, pues la confundibilidad no puede fundamentarse en tales elementos inapropiables, ya que, con ello, como lo explica la jurisprudencia, se estaría otorgando al oponente "un privilegio inusitado” sobre un término de uso general […]”[47]. 18.

Resaltó que “[…] la distintividad de este tipo de signos es débil, sin que ello impida su registro como marcas, pero tal circunstancia hace que la confundibilidad entre este tipo de marca no pueda basarse nunca en la sola coincidencia en esos elementos inapropiables. La comparación de signos así conformados debe realizarse apreciando la globalidad de los signos, pues es en tal globalidad en donde se encuentra su carácter distintivo, siendo del todo contraproducente fraccionarlos para comparar las partículas evocativas o de uso común y fundar en ellas una confundibilidad en contravía de la uniforme jurisprudencia que lo prohíbe y que resalta que tales cotejos deben realizarse con criterio benevolente porque las marcas así compuestas sólo deben ser protegidas contra la imitación total […]”[48]. 19.

Adujo que “[…] al comparar las marcas enfrentadas - considerando la genericidad y descriptividad de las letras "PC" y la imposibilidad de su exclusividad en cabeza de un solo empresario -, teniendo en cuenta las estructuras gramaticales de cada una (PCK vs. PPC), sumando a ello sus diferentes elementos gráficos última y la connotación conceptual que la palabra "PC" reporta a la primera, se concluye que las marcas, vistas en sus conjuntos propios, tienen distintividad única evitando que los consumidores puedan adquirir erróneamente uno u otro producto a los que se aplican, o que puedan pensar erróneamente que los productos o servicios que identifican comparten un mismo origen empresarial […]”[49]. 20.

Precisó que “[…] Las reglas de comparación marcaría aplicables al caso llevan a concluir que la distintividad de cada una de las marcas enfrentadas está determinada por la inclusión de la partícula "PC" con elementos nominales y gráficos adicionales, siendo tal partícula un término necesario para que empresarios puedan informar o evocar que sus productos son, o tienen una finalidad o complementariedad con los computadores personales o PCs […]”[50]. 21.

Explicó que “[…] La realidad es que las letras "PC", al ser genéricas para designar productos de la clase 9, como lo son los ordenadores personales, y descriptivas de productos accesorios o complementarios a tales ordenadores, pueden ser empleadas por empresarios para conformar marcas sugestivas o informativas acerca de tales productos, siempre y cuando estén acompañados de elementos gráficos o partículas nominales que permitan su diferenciación, tal como ocurre en el caso de las marcas en cotejo […]”[51]. 22.

Resaltó que “[…] puede existir relación competitiva entre algunos de los productos de clase 9 amparados por los registros de las marcas PPC y PCK, lo cierto es que ello poco importa, en vista de que las marcas no presentan similitudes que las hagan confundibles. Sus similitudes se contraen a la coincidencia en una partícula genérica y descriptiva respecto de productos de clase 9 y, por ende, se trata de una partícula no apta para identificar un único origen empresarial, siendo posible la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado sin crear un riesgo de confusión directa o indirecta para los consumidores, máxime cuando el consumidor medio de este tipo de productos es atento y perspicaz, en atención no sólo a las necesidades que buscan satisfacer con los productos, sino a su precio y a que normalmente, antes de la compra, este tipo de consumidor suele informarse – mediante catálogos, páginas en internet y atención personal por parte de los vendedores en el sitio de compra – acerca del producto, su fabricante, su reputación y las garantías ofrecidas por él […]”[52].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 30 de junio de 2015[53], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable. Auto de pruebas 11. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de junio de 2015[54], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Interpretación Prejudicial 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 85-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016[55], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que: “[…] El Tribunal Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de solicitada, excepto del artículo 134 literales a) y b) al tratarse de un signo conformado por letras y no palabras e imágenes o figuras. De oficio se interpretará el Artículo 134 literal d) al tratarse el signo solicitado de una marca conformada por letras […]”[56]. (Destacado fuera del texto). 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de febrero de 2019[57], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. 16. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: 17.

Indicó que “[…] nos encontramos frente a la marca PPC (mixta) cuyo registro en la clase 9 internacional se discute, porque considera el demandante que es confundible con la marca PCK (mixta) de su titularidad y registrada en el mismo nomenclátor […]”[58]. 18. Precisó que “[…] El cotejo marcario de las marcas mixtas en conflicto se sigue por las siguientes reglas: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. • El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. • Es importante que al analizar el caso concreto se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. • Sin embargo, es importante tener presente que no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados […]”[59]. 19.

Concluyó que “[…] la marca PPC de naturaleza mixta y la marca PCK igualmente mixta, en su aspecto gramatical y fonético guardan similitud en cuanto al inicio del signo al compartir la letra P y también en la extensión de los signos, los cuales se encuentran conformados por tres letras, el orden de las mismas y por tanto el elemento visual gramatical y el correspondiente a su aspecto gráfico, en opinión del Ministerio Público son disímiles e imprimen en un examen del conjunto marcario distintividad a cada signo y por tanto no se halla un riesgo de confusión en cuanto al consumidor se refiere […]”[60].

Reanudación del proceso 20. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2018[61], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 21. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 85-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 22. Visto el artículo 128 numeral 7.º[62] del Código Contencioso Administrativo[63], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[64] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[65], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[66] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[67], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 23.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 24. Los actos administrativos acusados[68] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010[69], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta PPC, para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; en la que se indicó: “[…] 2.

Caso concreto En el caso sub – examine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiera presentarse entre el signo solicitado a registro y el siguiente signo distintivo, cuyo titular es la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.: |Marca |Expedient|Clase |Tipo |Certifica|Vigencia | | |e | | |do | | |PCK |03-090693|9 |Mixta |289953 |2770572014 | 2.1.

Análisis comparativo de los signos Los signos confrontados son los siguientes: |SIGNO SOLICITADO |MARCA PREVIAMENTE | | |REGISTRADA | |[pic] |[pic] | Siendo, así las cosas, se procederá a realizar un análisis tendiente a establecer el grado de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior. En cuanto a la comparación de marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha establecido lo siguiente: "Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor.

La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos".

Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección observa que, al analizar los signos previamente representados, se encuentra que no existen entren estas semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. En efecto, si bien ambos coinciden en su encabezado, específicamente en la inclusión de la letra "P", esto no es determinante para concluir en la confundibilidad de los signos, pues sus demás componentes o letras permiten una clara diferenciación fonética y visual.

Estas diferencias ortográficas le confieren a cada signo considerado en su conjunto (PPC / PCK), una visualización y pronunciación única y suficientemente distintiva, que sumadas al elemento gráfico que se destaca en cada uno de los signos, evitan que un consumidor las confunda en el mercado. Por lo tanto, en el caso en estudio se evidencia que más allá de la coincidencia de los signos en la inclusión de la letra inicial "P", estos poseen otros elementos que permiten su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios.

Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. En conclusión, esta Dirección considera procedente el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infunda la oposición presentada por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., SIGLA CORBETA S.A., Y/O ALKOSTO S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca mixta: |Signo |Titulares |Expedient|Clase|Tipo|Certifica|Vigencia | | | |e |Niza | |do | | |PCK |1-COLOMBIANA DE |03-090693|Mixta|MI |289953 |2770572014 | | |COMERCIO S.A. | | | | | | | |SIGLA CORBETA | | | | | | | |S.A. Y/O ALKOSTO | | | | | | [pic] Para distinguir: aparatos e instrumentes científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza: aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; productos comprendidos en la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular: PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORES S.A. Dirección: Calle Impresores núm. 2 - Urbanización Prado del Espino - 28660 Boadilla del Monte (Madrid, España) Domicilio: Madrid - España. Certificado no: Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]” (Destacado fuera del texto). 2. La Resolución núm. 20122 de 20 de abril de 2010[70], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010, en la cual se indicó: “[…] 3.

Caso en estudio Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro PPC (mixta) y la marca previamente registrada: Los signos a cotejar son los siguientes: El signo solicitado La marca registrada [pic] [pic] En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas Mixtas; las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en eI consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, sin embargo "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002). Al dar aplicación a los criterios antes expuestos, esta Dirección considera que entre las marcas confrontadas no se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación. Lo anterior se debe a que los signos consisten en una diferente y arbitraria combinación de consonantes que si bien coinciden en el grafema P tienen en sus desinencias letras caracterizantes (PPC / PCK), esto no solo tiene implicaciones en su aspecto ortográfico y visual sino también fonético por cuanto al ser pronunciadas sonarán de manera distinta; en efecto, la marca solicitada será pronunciada como PE/ PE /CE, de manera que se repetirán los primeros fonemas y se concluirá con un fonema fricativo, interdental y sordo, mientras que la marca registrada es pronunciada como PE/CE/KA, de modo que cerrará con un fonema oclusivo y velar.

Por último, debemos anotar que las marcas cuentan con elementos gráficos adicionales que coadyuvan en su diferenciación pues se trata de diseños característicos y colores que aunados a lo mencionado en el párrafo presente generarán una idea distinta de las marcas en la mente del consumidor permitiéndole identificarlas y diferenciarlas.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto […]” (Destacado fuera del texto). 3. La Resolución núm. 28627 de 31 de mayo de 2010[71], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010, en la cual se indicó: “[…] 2.

El caso concreto. En el caso sub-exámine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo mixto PPC solicitado a registro y la marca registrada PCK. Certificado de Registro No. 289953, Clase 9ª Internacional, vigente hasta el 27 de mayo de 2014, bajo la titularidad de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., SIGLA CORBETA S.A., Y/O ALKOSTO S.A. 2.1.

Análisis comparativo de los signos. Los signos a cotejar son los siguientes: |SIGNO SOLICITADO |MARCA REGISTRADA | |[pic] |[pic] | Como se puede observar se trata de comparar dos marcas mixtas compuestas de las siglas PPC y PCK. Así las cosas, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad se encuentra que los signos enfrentados no presentan semejanzas, susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. No obstante, las denominaciones coinciden en incorporar las letras "P" y "C" tal coincidencia no conlleva riesgo confusión. En efecto, desde los puntos de vista ortográfico y fonético observamos que, si bien ambos signos se conforman a partir de una sigla compuesta por tres letras, estas en conjunto emiten un sonido diferente que permiten diferenciarlos entre sí: PE-PE-CE, en el signo solicitado, y PE-CE-KA, en la marca registrada.

Así los signos enfrentados PPC y PCK en atención a la configuración gráfica y la caligrafía especial de cada uno, no presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación pues el cambio de la consonante "K" por la letra "C” y la inversión en el orden de cada uno de los grafemas, le otorga diferencias visuales y fonéticas a los signos, imprimiéndole la suficiente distintividad al signo solicitado.

En concordancia con lo expuesto, no debe dejarse de lado que los signos son de naturaleza mixta y que la concesión del registro se realiza atendiendo a todos los elementos en conjunto, así, considerando la combinación de elementos nominativos y figurativos en los signos, el signo solicitado está compuesto por las letras PPC escritas en un tipo de letra redondeado, mediando un espacio entre cada una y en la parta inferior, en forma invertida la forma de una flecha de puntas redondeadas suspendida por una línea, por su parte la marca opositora introduce dentro de un óvalo las letras PCK escritas en un tipo de letra recto en donde sobresale la última consonante "K", lo que hace que las marcas de una visión en conjunto sean diferenciables.

Finalmente es importante mencionar que, la combinación PC resulta ser descriptiva y por ende débil para identificar los productos de la clase 9ª Internacional, en tanto que hace referencia a personal computer, razón por la cual, sobre la conjunción de estas dos letras, no puede reivindicarse exclusividad alguna y, por ende, los empresarios que la utilicen deben soportar que otros las incluyan en sus denominaciones.

De lo anteriormente, expuesto se deduce que los signos confrontados PPC y PCK presentan diferenciar en cuanto a su composición fonética, conceptual, gráfica y ortográfica que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

No existiendo semejanzas relevantes entre el signo solicitado y los signos opositores no es necesario proceder a la comparación de los productos o servicios que cada uno pretende identificar (Destacado fuera del texto). El problema jurídico 25. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 5253 de 29 de enero de 2010, 20122 de 20 de abril de 2010 y 28627 de 31 de mayo de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta PPC, para identificar “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran los literales a) y b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. 1.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca mixta solicitada PPC, carece o no de distintividad y, en segundo lugar, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca solicitada y la marca mixta PCK, con registro núm. 289953, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 2.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal d) del artículo 134 ibídem. 3. La Sala advierte que, la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, sin explicar el concepto de violación, motivo por el cual no se incluyó en el problema jurídico. 4.

Aunado a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que no se interpretaría el “[…] Artículo 134 literales a) y b) al tratarse de un signo conformado por letras y no por imágenes o figuras […]”[72]. 26. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[73], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[74] de la Comisión de la Comunidad Andina[75].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[76] 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[77] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 85-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 35. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[78]: “[…] 1.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. Indica COLOMBIANA que se concedió un signo carente de distintividad extrínseca en razón de lo cual se analizará esta causal. De igual manera el consultante solicita se interprete el Artículo 135 literales a) y b), por lo que se revisará este tema en este acápite. 1.2.

El registro contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 1.3. La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.4.

Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.5.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.6.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo PPC (mixto), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si el signo PPC (mixto) es confundible con la marca registrada PPK (mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: […] 2.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta); y/o riesgo de asociación en el público, consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. 2.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 2.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto. 2.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza, que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado PPC (mixto), y la marca registrada PPK (mixta). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 3.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PPC (mixto), y la marca registrada PPK (mixta). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Marcas conformadas por letras 4.1. En el presente caso, PPC solicitó el registro de una marca mixta constituida por tres (3) letras que configuran el signo PPC. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. […] 4.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor. 4.7.

Las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber: 4.7.1. Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas cómo parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial.

Como ejemplos tenemos la letra "A", que podría significar primera calidad; la letra "H" en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos: y la letra "W" que el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura. En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar. 4.7.2.

Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas. Las uniones de dos o más letras también podrán utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de recate o policiales;

ABC para designar agendas o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterías, entre otros. Como en el caso anterior, se deberá analizar si la combinación de letras es un signo de uso común, genérico o descriptivos para los productos o servicios que se pretende amparar. […] 4.10. Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.

Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Articulo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, PPC (mixto) compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial. […]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 36. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las letras y los números […]”. 37.

Vistos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 38. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 39.

Vista las normas indicadas en el acápite desarrollado supra sobre el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y marco normativo de riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad intrínseca o extrínseca y el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas y nominativas. 6. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado. En relación al concepto de marca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “[…] la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el artículo 134 de la decisión 486 […]”[81] 8. El Tribunal de la Comunidad Andina[82] ha sostenido que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de: i) perceptibilidad: entendido como la calidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos; ii) susceptibilidad de representación gráfica: se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor; y iii) distintividad: definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. 9.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[83]. 10. La Sala considera que, es necesario para analizar la distintividad, realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[84]. 11.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen […]”[85]. 12. La Sala determinará si la marca mixta PPC, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente su registro. 13.

Al respecto, la Sala, aplicando una visión de conjunto, advierte que la marca mixta PPC está compuesta de tres letras (P - P - C), el cual es el nombre comercial de la persona jurídica extranjera que ostenta el registro marcario de la mencionada marca, además de ser un acrónimo de la publicidad que utiliza el mismo para referirse a “Pensar, publicar y creer”[86], es decir, es arbitrario respecto a los productos que identifica. 14.

Sobre el particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial rendida en este proceso señaló: “[…] 4.2. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. 4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 4.4.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio. 4.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. […] 4.8.

Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor.

Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. 4.9. Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab initio.

Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición […]”[87] (Destacado fuera del texto). 15. Así, la Sala observa que el signo PPC no es descriptivo respecto de los productos que identifica comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, está acompañado de una figura compuesta por una línea horizontal interceptada por dos líneas diagonales opuestas y una línea perpendicular, todas ellas con bordes redondeados, figura que no es usual para representar o definir cuáles son los productos ofrecidos, por cuanto no es inherente o propio de los productos de la clase que identifica. 16.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 41. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Esta Sección[88], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[89]. 43. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[90]. 44.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[91]. 45. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los servicios distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 46.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta PPC, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 47.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que las marcas PPC y PCK son mixtas, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 48. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas, en la Interpretación Prejudicial, indicó: “[…] 3.2.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 3.3.

Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición. es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado 3.4.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

(iii) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. (iv) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]”[92] (Destacado fuera del texto). 49. Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta. 50.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en las marcas mixtas, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51. Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial en relación con las marcas nominativas: “[…] 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[93] (Destacado del original). 52. En este sentido, teniendo en cuenta los criterios indicados supra, para la comparación de marcas cuando su elemento predominante es el nominativo, deben tenerse en cuenta aspectos del orden fonético, ortográfico, gráfico y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial, así: “[…] 2.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”[94] (Destacado del texto). 53. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sugirió analizar si las marcas bajo estudio contienen o están conformadas por letras de uso común, genéricas o descriptivas. 54.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 55. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 56.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[95] (Destacado fuera del texto) 57. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[96]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[97]. 58.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 59.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la partícula PC es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 61. No obstante lo anterior, esta Sección[100] ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. 62.

En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. 63.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |P |P |C | |1 |2 |3 | MARCA REGISTRADA |P |C |K | |1 |2 |3 | 66. En el caso sub examine, se advierte que la marca concedida (PPC) está conformada por las consonantes P, P y C, y la marca registrada (PCK) consta de las consonantes P, C y K. 67.

La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de letras, la similitud desaparece por el cambio de la última consonante de la letra C por la K; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. 68. Asimismo, es preciso indicar que, si bien es cierto que dichos signos tienen en común las consonantes P y C, también lo es que, estas se encuentran en posición diferente PPC - PCK y, como consecuencia, a nivel visual, las citadas expresiones son totalmente diferentes, si se tiene en cuenta que la primera termina en la consonante C y, la segunda, termina con la consonante K lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Comparación Fonética 69. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK PPC–PCK 70.

La Sala considera que la coincidencia consonántica no genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta posición de las consonantes P y C y la terminación de cada signo hace que se escuchen de forma diferente. La marca opositora al terminar con la letra K produce un sonido consonántico velar oclusivo sordo, por lo que la pronunciación es PE-CE-KA, mientras que la marca cuestionada al terminar en la letra C representa un sonido predorsal fricativo sordo, que se pronuncia PE-CE-CE. 71.

En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al tener las consonantes P y C en diferente posición y cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica 72. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. 73.

En relación con el argumento de la parte demandante referente a que la partícula PC es el núcleo central de las marcas en conflicto y lo manifestado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso relativo a que las partículas evocativas o de uso común se deben apreciar con un criterio flexible, debido a que se trata de elementos inapropiables, la Sala considera que cualquier semejanza ideológica atada a la partícula PC resulta irrelevante para el análisis, por cuanto esa partícula es de uso común en las marcas registradas en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, la combinación de las letras PC carece en sí misma de distintividad para ser determinante frente al consumidor. 74.

La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, PCC y PCK, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 75. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida PPC es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca PCK previamente registrada.

Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 76. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta PCK de la parte demandante y la marca mixta PPC del tercero con interés directo en las resultas del proceso objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 77.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta PCK de la parte demandante y la marca mixta PPC del tercero con interés directo en las resultas del proceso, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Del cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia 78.

Por último, frente al presente cargo de violación, la Sala encuentra que la parte demandante indicó que no se aplicaron los requisitos exigidos por la Decisión 486, por lo que se presentó una interpretación equivocada en la concesión del registro de la marca mixta PPC. 79. No obstante, la Sala considera pertinente señalar que, teniendo en cuenta todo lo expuesto, la decisión de la parte demandada de conceder el registro de la marca mixta PPC, se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario para llegar a la adopción de la decisión, razón por la que no se encuentra violación alguna del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia atinente a la protección de la propiedad intelectual.

Reconocimiento de personería 80. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[101], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 1. Atendiendo a que el abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 25742 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[102] para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. Conclusión 81.

La Sala considera que, no se configura la causal de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto la marca mixta PPC con certificado de registro núm. 405565 solicitada para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con la distintividad intrínseca necesaria para ser marca. 82.

A juicio de la Sala las marcas enfrentadas, no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica, motivo por el cual la marca mixta PCC no está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma. 83. Asimismo, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en violación artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, comoquiera que en el proceso se evidencia que se ajustó a los parámetros del ordenamiento jurídico comunitario. 84.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 5253 de 29 de enero de 2010, 20122 de 20 de abril de 2010 y 28627 de 31 de mayo de 2010 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 25742 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 281 del expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 1 a 3. [2] Cfr. Folios 19 a 41. [3] “[…] Artículo 85. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro […]”. [4] “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. [5] “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [7] Mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por Colombiana de Comercio S.A. y concede el registro de la marca mixta PPC, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folios 20 a 22. [9] Cfr. Folios 22 a 24. [10] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. [11] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […]”. [12] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [13] “[…] Artículo 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. [14] Cfr. Folios 29 y 30. [15] Cfr. Folio 30. [16] Ibídem. [17] Cfr. Folio 32. [18] Ibídem. [19] Cfr. Folios 32 y 33. [20] Cfr. Folio 37. [21] Cfr. Folio 38. [22] Cfr. Folio 26. [23] Por medio de apoderada. Cfr. Folio 164. [24] Cfr. Folios 154 a 163. [25] Cfr. Folios 162 y 163. [26] Cfr. Folio 163. [27] Ibidem. [28] Ibidem. [29] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 128. [30] Cfr. Folios 106 a 127. [31] Cfr. Folio 105. [32] Cfr. Folio 110. [33] Ibidem. [34] Ibidem. [35] Ibidem. [36] Cfr. Folio 111. [37] Ibídem. [38] Ibídem. [39] Cfr. Folio 113. [40] Cfr. Folio 114. [41] Ibidem. [42] Cfr. Folio 119. [43] Cfr. Folios 119 y 120. [44] Cfr. Folio 121. [45] Cfr. Folios 121 y 122. [46] Cfr. Folio 122. [47] Cfr. Folio 124. [48] Ibidem. [49] Ibidem. [50] Ibidem. [51] Cfr. Folios 124 y 125. [52] Cfr. Folios 125 y 126. [53] Cfr. Folios 175 y 176. [54]Cfr. Folios 174 a 175. [55] Cfr. Folios 193 a 206. [56] Cfr. Folio 196. [57] Cfr. Folio 272. [58] Cfr. Folio 326. [59] Cfr. Folios 326 y 327. [60] Cfr. Folios 327 y 328. [61] Cfr. Folios 212 a 214. [62] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [63] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [64] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. [65] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [66] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [67] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [68] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [69] Cfr. Folios 79 a 83. [70] Cfr. Folios 84 a 87. [71] Cfr. Folios 88 a 92. [72] Cfr. Folio 196. [73] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [74] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [75] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [76] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [77] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [78] Cfr. Folios 193 a 206. [79] Cfr. Folio 78. [80] Cfr. Folio 191. [81] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 585-IP-2015 proferida el 5 de abril de 2017. [82] Ibidem. [83] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015. [84] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. [85] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016. [86]Ver:https://www.google.com/search?q=PPC%2C+EDITORIAL+Y+DISTRIBUIDORA+S.A.+PENSAR%2C+PUBLICAR%2C+CREER&oq=ppc&aqs=chrome.1.69i60j69i59l3j0j69i60l3.50 63j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Consultada el 3 de noviembre de 2020. [87] Cfr. Folios 203 a 204. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 85-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016, págs. 11 a 12. [88] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00. [89] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [90] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [91] Ibídem. [92] Cfr. Folios 200 a 203. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 85-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016, págs. 8 a 10. [93] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015, págs. 8 y 9. [94] Cfr. Folio 199. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 85-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016, pág. 7. [95] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [96] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020. [97] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22. [98] Cfr. Folios 216 a 240. [99] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637323062456007355; en consulta realizada el día 6 de agosto de 2020. [100] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00265-00. [101] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [102] Cfr. Folio 281.