PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca VIASAT para identificar productos de la Clase 9 al no demostrarse el uso real y efectivo en el mercado andino dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala considera, al analizar cada uno de los documentos allegados como prueba […] visibles a folios 95 a 297 del anexo que contiene la copia del expediente administrativo, que resultan impertinentes en cuanto que no demuestran la oferta efectiva y comercialización de productos identificados con la marca VIASAT.

En efecto, los documentos visibles a folios 95 a 231, 233 a 235, 237, 240, 241, 247 a 277 y 292 a 297 del cuaderno titulado “expediente administrativo” no demuestran la comercialización o venta de algún producto identificado con la marca nominativa VIASAT; en la medida en que en los documentos mencionados se incluyen referencias diversas de productos que no corresponden a la citada marca nominativa.

En este sentido, la Sala resalta que en el expediente no obran pruebas adicionales como imágenes, fotografías, certificaciones, publicaciones, material publicitario, catálogos, etc. que permitan asociar las referencias en los documentos con la marca nominativa VIASAT. […] [D]e las pruebas documentales aportadas al expediente, las únicas que resultan pertinentes, conducentes y útiles para demostrar el uso de la marca nominativa VIASAT, dentro del periodo relevante, son tres órdenes de compra visibles a folios 278 a 288 del cuaderno del expediente administrativo, con fecha 30 de mayo de 2008, en las cuales consta la venta del producto denominado “VIASAT GENERIC SURFBEAM MODEM, KU,US”, en tanto que el producto denominado “módem” es uno de los que se identifican por la marca nominativa VIASAT.

Las pruebas documentales aportadas consignan un total de 169 unidades en venta y no incluyen el valor por unidad ni total. Las tres órdenes de compra fueron expedidas para un solo cliente, esto es, BT LATAM COLOMBIA S.A. Según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva son: i) la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos, y ii) la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. […] En tal sentido, la oferta de unos pocos productos en una sola fecha a un solo cliente durante el periodo de uso a que refiere la norma, si bien es uso de la marca, definitivamente no constituye “uso real y efectivo”, ya que no demostró que la marca fuera colocada en el mercado a disposición del público consumidor, en los términos en que la normativa andina que regula la materia.

Igualmente, una vez analizadas las pruebas allegadas por la parte demandante, la Sala considera que el uso demostrado es un uso mínimo que no cumple con los criterios establecidos en la normativa andina, motivo por el cual los cargos no están llamados a prosperar. […] La Sala consideró que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto la parte demandante no demostró el uso real y efectivo en el mercado andino de la marca sub lite para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008 por lo que la cancelación total del registro mencionado resulta ajustada a derecho.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Requisitos para tenerlos como prueba / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Su no valoración se dio en cumplimiento de un mandato legal y por no contar con los requisitos establecidos [S]e observa que mediante la Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, la parte demandada reconoció la necesidad de valorar la totalidad del acervo probatorio aportado en el trámite administrativo, por lo que procedió a valorar todas las pruebas documentales allegadas en copia, entre las que figuran la “[…] Traducción oficial de la declaración del señor […] en calidad de Asesor Legal Asociado de la sociedad Viasar Inc.[…]”.

Al respecto, la Sala considera que no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante referente a la vulneración de los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y 83 de la Constitución política, ya que la totalidad de las copias aportadas en el trámite administrativo fueron valoradas por la parte demandada. […] [L]a decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, por lo que tampoco es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante respecto de la vulneración del artículo 100 ibídem.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO – Marco normativo / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Supuestos NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 14 de abril de 2016, Radicación 76001-23-31-000-2012-00633-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 168 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 173 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 251 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 NUMERAL 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00028-00 Actor: VIASAT INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario, uso real y efectivo de la marca.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Viasat Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41989 de 26 de agosto de 2009, 54648 de 28 de octubre de 2009 y 37551 de 26 de julio de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Viasat Inc., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 41989 de 26 de agosto de 2009, “[…] “Por la cual se decide la cancelación por no uso de un registro de marca” […]”[5] y ii) 54648 de 28 de octubre de 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”[6]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 37551 de 26 de julio de 2010, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[7], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 286.312, que corresponde a la marca nominativa VIASAT, para identificar los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, para los que fue concedida inicialmente.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[8]: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) Resolución N° 41.989 del 26 de agosto de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC canceló el registro de la marca VIASAT, para distinguir productos de la Clase 9.

(ii) Resolución N° 54.648 del 28 de octubre de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto por mi poderdante y confirmó lo dispuesto en la Resolución N° 41.989 del 26 de agosto de 2009, en el sentido de cancelar el registro de la marca VIASAT, en clase 9.

(iii) Resolución N° 37.551 del 26 de julio de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 41.989 del 26 de agosto de 2009, en el sentido de cancelar el registro de la marca VIASAT, en clase 9. 2.2.

Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atacados, se declare que la marca VIASAT, en clase 9, Reg. N° 286.312, a nombre de mi poderdante, VIASAT, INC., debe permanecer vigente, pues se ha usado en el comercio de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas pertinentes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.3.

Que, como consecuencia de la nulidad que se decrete, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción de la cancelación de la marca VIASAT, en clase 9, Reg. N° 286.312, y, por tanto, este registro permanezca vigente hasta el 13 de septiembre de 2014, tal como aparece en el certificado de registro. 2.4.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. GPS de Colombia Ltda., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso, el 28 de julio de 2008, solicitó la cancelación por no uso de la marca nominativa VIASAT para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es la parte demandante. 1.

La referida solicitud fue admitida el 11 de noviembre de 2008, mediante oficio núm. 14.466, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante. 2. La Jefa de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 41989 de 26 de agosto de 2009, canceló por no uso el registro de la marca nominativa VIASAT. 3.

Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 41989 de 26 de agosto de 2009. 4. La Jefa de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 49820 de 20 de septiembre de 2010, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 54648 de 28 de octubre de 2009. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41989 de 26 de agosto de 2009. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165[9], 166[10] y 167[11] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[12], en adelante la Decisión 486, del artículo 254[13] del Código de Procedimiento Civil, por indebida aplicación; y de los artículos 83[14] y 100[15] de la Constitución Política de Colombia, por falta de aplicación. Concepto de la violación 6.

La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó el concepto de violación: Cargo titulado “Al aplicar indebidamente los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló sin fundamento el Registro N° 286.312 correspondiente a la marca VIASAT, en clase 9” 1. Adujo que “[…] mi poderdante demostró sin lugar a dudas que usó en Colombia, a través de sus distribuidores autorizados y dentro del periodo exigido para ello (entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008) la marca VIASAT, en clase 9, razón por la cual los actos acusados fueron expedidos en claro incumplimiento de las normas que regulan las acciones de cancelación en Colombia […]”[16]. 2.

Manifestó que “[…] (e)n efecto: (i) La marca VIASAT, Reg. N° 286.312, se usa en al menos uno de los Países Miembros (Colombia), tal como lo acreditan las facturas y demás documentos aportados al expediente administrativo N° 01-16.330; (ii) La marca ha sido usada por su titular o por un licenciatario: la marca VIASAT, Reg. N° 286.312, es usada por varios distribuidores autorizados (COMSAT INTERNATIONAL, BALUM LTDA., BT LATAM COLOMBIA S.A., entre otros), tal como está acreditado con los documentos presentados oportunamente;

(iii) La marca se usó durante los tres (3) años consecutivos a la fecha de presentación de la acción de cancelación. Así lo demuestran los documentos aportados como prueba, cuyas fechas de expedición están dentro del periodo relevante; (iv) Los productos se encuentran disponibles en el mercado en las cantidades y el modo que normalmente corresponden, tal como quedó acreditado con las pruebas obrantes en el expediente;

(v) El uso de una marca se ha efectuado en una forma tal que no difiere de la forma en que fue registrada […]”[17]. 3. Sostuvo que “[…] dentro de las pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca VIASAT, Reg. N° 286.312, en clase 9, figura una declaración jurada, autenticada y legalizada, del Sr. Jonathan L. Pettit, asesor legal asociado de Viasat, Inc., mediante la que declara que los documentos anexos a dicha declaración son copias correctas de los originales.

Así mismo, junto con tal declaración se aportaron más de 250 facturas de venta y recibos de envío de productos identificados con la marca VIASAT, que acreditaban la venta de dichos productos por parte de mi poderdante y dirigidos a sus distribuidores autorizados en Colombia […]”[18]. 4. Afirmó que “[…] los documentos aportados como pruebas de uso (principalmente facturas entre mi poderdante y sus distribuidores en Colombia) sí demuestran el uso de la marca VIASAT, Reg.

N° 286.312, en clase 9, pues el signo "VIASAT" aparece en dichos documentos de forma clara y sin alterar la distintividad de la marca registrada. […] Ahora bien, el hecho de que en cada factura, folleto, etc. aparezcan también, junto con la marca VIASAT, las referencias de los productos comercializados (C/L FEED 4.5 MNL RT, 1025739, EW (TYP), 2W (MIN), entre otros) no desvirtúa de ninguna manera el uso en el mercado de la marca VIASAT de mi poderdante, la cual, se reitera, aparece también en todos los documentos aportados como prueba al expediente administrativo […]”[19]. 5.

Indicó que “[…] la Superintendencia incurrió en error al establecer en los actos acusados que no es válido lo afirmado por el Sr. Jonathan Pettit cuando da fe de la exactitud de las copias que se relacionan para dar soporte a la respuesta a la acción de cancelación, por ser una persona diferente al notario. […] En efecto, la entidad administrativa, al afirmar que las copias aportadas solo pueden ser válidas cuando sean autenticadas por notario público, aplicó erróneamente en el presente asunto el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (CPC), pues los documentos aportados que prueban el uso de la marca VIASAT, en clase 9, en Colombia, fueron expedidos en el Estado de California, Estados Unidos de América […]; las normas que regulan los requisitos de forma aplicables a los mismos no son las contenidas en las normas colombianas, a saber, el Código de Procedimiento Civil, sino en la normativa aplicable en el lugar de su origen, en este caso, el Estado de California, Estados Unidos de América […]”[20]. 6.

Agregó que “[…] (l)a Superintendencia, en consecuencia, tenía la obligación de acoger la declaración del señor Pettit bajo la presunción de buena fe. Por lo tanto, el poner en duda la autenticidad de los documentos que acompañan la declaración del señor Pettit constituye una clara contravención al principio constitucional de la buena fe transcrito atrás, situación que debe remediar ese Despacho al declarar la nulidad de los actos acusados […]”[21]. 7.

Concluyó indicando que “[…] (s)i bien es cierto que la Circular Externa N° 14 del 28 de diciembre de 2007 derogó el Artículo 1.2.1.1. de la Circular Única de la Superintendencia, que permitía que se aportaran, dentro de los trámites de la entidad, documentos en inglés sin que fuera necesaria su traducción al castellano, también es cierto que esa Circular debe interpretarse y aplicarse de tal manera que este en concordancia con el ordenamiento constitucional y legal, y de tal forma que se cumpla el propósito de las normas sustanciales […] Por otra parte, cuando la Superintendencia exige traducciones a titulares extranjeros que están domiciliados en países con idiomas distintos del español, de documentos comerciales tales como facturas, folletos o páginas de Internet, y al mismo tiempo les exige que aporten el mayor número de pruebas posible, tal requerimiento se traduce en una carga excesivamente onerosa para el titular de marca extranjero.

Esto deviene en un trato inequitativo frente a los titulares de marca originarios de países de habla hispana, así como frente a los nacionales titulares de marcas […]”[22]. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[23] contestó la demanda[24] de forma extemporánea, por lo que el Despacho sustanciador tuvo por no contestada la demanda, por medió de auto de 18 de febrero de 2014[25].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[26] no contestó la demanda. Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 5 de octubre de 2015[27] sobre el decreto y práctica de pruebas. Solicitud de interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 5 de octubre de 2015[28], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 202-IP-2016 de 18 de agosto de 2016[29], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto, procede la interpretación de los referidos artículos […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 2017[30], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 1.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 13. La parte demandada presentó los siguientes alegatos de conclusión: 1. Sobre la legalidad de los actos administrativos demandados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. 2.

Afirmó que “[…] el hecho de no haber tenido como pruebas las documentales en idioma inglés, no fue producto del capricho, sino que lo fue en atención a las disposiciones que regían la materia para entonces (art. 260 del C. de P. C) y la Circular Externa número 14 del 28 de diciembre de 2007, cuya vigencia inició desde la publicación en el Diario Oficial, esto es el 31 de diciembre de 2007, haciéndose necesario que las documentales en otro idioma -ingles- debieran ser allegadas con la respectiva traducción al idioma español a efectos de que fueran de fácil comprensión, pues aunque el demandante manifieste que el idioma de tales documentales son de fácil comprensión aún para alguien que no sepa el idioma inglés, esto no es real y se pudo advertir claramente que tales documentos no eran comprensibles a simple vista […]”[31]. 3.

Sostuvo que “[…] el registro correspondiente a la marca cancelada VIASAT concedida para identificar determinados servicios (sic) de la clase 9 del nomenclátor, fue legítimamente cancelada en virtud a los argumentos en los actos acusados, con base en el material probatorio aportado resultó probado el no uso del signo analizado, dando lugar a la cancelación en su totalidad […]; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial, hizo una valoración integral de las documentales aportadas, y sobre cuáles eran idóneas para tomar una decisión. Así las cosas, los actos acusados nos están viciados de nulidad alguna […]”[32]. 4.

Concluyó indicando que “[…] los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho, a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante, razón por la cual en el presente caso hay lugar a que esa Honorable Colegiatura deseche los cargos de violación de la demanda y como consecuencia deniegue sus pretensiones […]”[33].

Reanudación del proceso 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2020, reanudó el proceso, atendiendo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 202-IP-2016 de 18 de agosto de 2016[34]. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 202-IP-2016 de 18 de agosto de 2016; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 722 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados[35] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 41989 de 26 de agosto de 2009[36], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos ordenó la cancelación por no uso de la marca nominativa VIASAT, identificada con registro núm. 286.312, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de de Niza, cuyo titular es Viasat Inc., en la que se indicó: “[…] 1.

Traducción oficial de la declaración de Jonathan L. Pettit, en su calidad de Asesor Legal Asociado de Viasat Inc. […] no es de recibo la afirmación del Asesor de VIASAT, en relación con la exactitud o fidelidad de las copias que relaciona, pues de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, artículo 254, las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, solo cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, por tanto, no es de recibo la afirmación que haga cualquier otra persona diferente al notario acerca de la exactitud del contenido de ningún documento o de su autenticidad.

En segundo lugar, revisados los documentos relacionados como anexos en la declaración del señor Jonathan L. Pettit, encontramos 259 folios conformados por facturas, extractos de páginas de internet, inventarios, todos en idioma inglés sin traducción al español. Al respecto, tenemos que el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, establece que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.

Con todo, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma especial para propiedad industrial, en el artículo 8, señala que "los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de los documentos cuando así lo considere conveniente".

De esta forma, la Decisión, para temas de propiedad industrial, elimina el requisito de traducción oficial, permitiendo que la que se presente sea traducción simple. Tal como consta en la Decisión, la oficina nacional competente está facultada para permitir la presentación de documentos en idiomas distintos al español, cuando así lo estime conveniente, por lo cual el Artículo 1.2.1.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establecía que "Los documentos que se pretendan aportar como parte de los trámites de propiedad industrial podrán allegarse, además de en castellano, en idioma inglés sin que se requiera su traducción, salvo que de manera particular, se exija su traducción simple".

No obstante, la norma anteriormente mencionada fue derogada por la Circular Externa número 14 del 28 de diciembre de 2007, cuya vigencia inició desde la publicación en el Diario Oficial, esto es, 31 de diciembre de 2007. Así las cosas, los documentos en inglés aportados desde el 31 de diciembre de 2007, fecha de derogatoria del artículo 1.2.1.1 de la circular, requieren traducción simple para ser apreciados como prueba.

Dado que los documentos aportados se presentaron el 5 de marzo de 2009, debemos inadmitirlos, ya que constan en inglés sin traducción simple al español. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el titular del registro 286312 no aportó, aparte de los documentos relacionados en idioma inglés, ninguna otra prueba que nos permita inferir que de la marca VIASAT se ha efectuado dentro del período pertinente (28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008), un uso serio, real y efectivo, podemos concluir que es procedente la cancelación del registro […].

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar por no uso el registro de la marca VIASAT, con certificado No. 286312 a nombre de la sociedad VIASAT INC, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª. de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Destacado de la Sala) 2. La Resolución núm. 54648 de 28 de octubre de 2009[37], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 41989 de 26 de agosto de 2009, y concedió el recurso de apelación interpuesto, en la que se indicó: “[…] es necesario tener en cuenta, que conforme al artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, para que todos los documentos aportados presten mérito probatorio, deberán ajustarse a lo dispuesto en el Titulo XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual toda decisión debe estar fundada únicamente en aquellas pruebas que hayan sido regular y oportunamente allegadas al expediente.

Además, las pruebas aportadas al proceso deben reunir las características de pertinencia, conducencia y utilidad, de manera tal que con las mismas podamos determinar con certeza el uso de la marca objeto de la acción de cancelación […]. i) Traducción oficial de la declaración de Jonathan L. Pettit, en su calidad de Asesor Legal Asociado de Viasat Inc. […].

Respecto de esta prueba, es preciso anotar que no es posible tener en cuenta la afirmación realizada por el señor Jonathan L. Pettit en calidad de Asesor legal de la sociedad VIASAT, en relación con la exactitud o fidelidad de las copias que relacionan, y fueron aportadas para probar el uso de la marca VIASAT. Es decir, estos documentos fueron presentados en copia simple y avalados por una persona diferente a un notario, sin cumplir con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, artículo 254 […].

En consecuencia, estos documentos por no cumplir con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, no serán tenidos en cuenta para determinar con certeza el uso de la marca VIASAT objeto de la acción de cancelación. Respecto del segundo argumento planteado por el apoderado, respecto de los documentos aportados en el idioma inglés, esta División encontró documentos tales como facturas, extractos de páginas de internet, inventarios, todos en idioma inglés sin traducción al español […].

Respecto de los argumentos presentados por el recurrente, los documentos presentados en ingles son de fácil comprensión aún por una persona que no habla el idioma, esta oficina considera que dichos documentos contienen información de carácter técnico que es relevante para probar el uso de la marca VIASAT y no son de fácil comprensión a primera vista.

Además, como se planteó en párrafos anteriores, la norma si bien es cierto exige que todos los documentos deben estar en el idioma castellano, también da la posibilidad que los documentos aportados en otros idiomas se acompañen con una traducción simple. Por último y respecto de la solicitud realizada a esta División con el fin de ordenar a costa del recurrente, la traducción al español de los documentos aportados, esta oficina no accede a dicha petición […].

El uso de la marca corresponde demostrarlo al titular del registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, que dispone: "La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro". Por tanto, si el titular no responde la acción de cancelación, se entiende que no hay interés en conservar el uso exclusivo del registro […].

Por todo lo anterior, no es procedente otorgar plazos adicionales con el fin de ser presentados los documentos con su correspondiente traducción al idioma castellano. En conclusión, al no haberse aportado pruebas de uso de la marca se tiene como no demostrado dicho uso serio, real y efectivo, siendo procedente efectuar la cancelación del registro, razón por la cual se confirmará dicha decisión. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 41989 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones antes expuestas […]”. (Destacado de la Sala) 3. La Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010[38], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41989 de 26 de agosto de 2009, en la que se indicó: “[…] 1.3.

Análisis de las pruebas aportadas dentro del proceso […]. Documentos que se inadmiten como prueba: • Obran en los folios 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160 y 162 varias órdenes de venta expedidas por la sociedad VIASAT INC. con la siguiente fecha de expedición 08/25/08. Valoración: Los documentos enumerados están fuera de tiempo, ya que no corresponden al periodo comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008, periodo exigido por la norma para demostrar el uso de la marca. • Varios documentos en copia simple expedidos por: BALUM TELECOMUNICACIONES, NOBEL CARGO SYSTEMS INC, DHL Y COMSAT INTERNATIONAL.

Varios documentos en copia simple que poseen la siguiente indicación: BILL OF LANDING, FORMATO DE ORDEN DE SERVICIOS, SHIPPERS EXPORT DECLARATION Y AIR WAYBILL entre otros. Valoración: Los documentos anteriormente relacionados son inadmitidos como prueba, toda vez que fueron aportados en copia simple por personas distintas a la sociedad titular, razón por la cual su valoración está sujeta a que el aporte dentro del procedimiento se realice en original o en copia, la cual, para efectos probatorios, debe cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil".

Así, comoquiera que las referidas fotocopias no fueron autenticadas por notario, tal como lo dispone la norma en cita, no pueden ser objeto de valoración para los efectos de la presente actuación administrativa. Documentos que se admiten como prueba: • Traducción oficial de la declaración del señor Jonathan L. Pettit, en calidad de Asesor Legal Asociado de la sociedad Viasat Inc, mediante la cual manifiesta lo siguiente: "por medio del presente declaro que los documentos anexos son copias correctas de boletines de prensa, páginas archivadas de la compañía en internet, un resumen de las actividades de ventas y facturas/recibos de envío, todos los cuales demuestran el uso continuado de la marca VIASAT en Colombia por parte de Viasat para el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008".

Valoración: Esta Delegatura no puede aceptar tal declaración como elemento que permita subsanar las pruebas que provienen en copia simple de compañías o entidades diferentes a la de la sociedad titular, puesto que al titular de la marca no le corresponde tal función de dar fe sobre documentos que provienen de terceros, más cuando quien da la declaración no cumple un cargo de fiscalización en la mencionada empresa.

En este orden de ideas, los documentos provenientes de terceros que no se encuentren debidamente autenticados, ni consistan en originales, no serán valorados por esta administración. El titular aportó varios documentos expedidos por la sociedad VIASAT INC. en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, con las siguientes especificaciones: a. En la parte superior derecha se encuentra la expresión INVOICE.

Debajo de esta información encontramos todos los datos referentes a la identificación del cliente y la fecha de expedición. Posteriormente, encontramos toda la información referente a la cantidad y precio y la forma de identificar los productos, la cual, para el caso concreto corresponde al siguiente muestreo de denominaciones técnicas: C/L, ANTENNA, NON DE-ICED, C/L FEED 4.5 MNL RT, RF UNIT WIREDUNDANT P/S OPT, entre muchos otros. b. En la parte superior se encuentra la expresión RMA ACKNOWLEDGEMENT, Debajo de esta información encontramos todos los datos referentes a la identificación del cliente y la fecha de expedición. Posteriormente, encontramos toda la información referente a la cantidad y la forma de identificar los productos, la cual, para el caso concreto corresponde al siguiente muestreo de denominaciones técnicas: MODULE ASSY, ORU, C- BND, DAMANSAT, entre muchos otros. c. En la parte superior izquierda se encuentra la expresión REPAIR QUOTATION, Debajo de esta información encontramos todos los datos referentes a la identificación del cliente y la fecha de expedición. Posteriormente, encontramos toda la información referente a la cantidad y precio y la forma de identificar los productos, la cual, para el caso concreto corresponde al siguiente muestreo de denominaciones técnicas: SM1000-01, GENERIC SURFBEAM MODEM, KU, NO POWER CORD, 1025739, BUC, 3W (TYP), 2W (MIN), KU-BAND, entre muchos otros. d. Certificación suscrita por la señora Suzanne Huseman en calidad de miembro del departamento de exportación e importación de la compañía VIASAT INC, mediante la cual manifiesta lo siguiente: "Viasat Inc certifica que en relación con las OC-341-2007, OC 349-2007 y OC-434-2007 del cliente COMSATCOL S.A relacionadas con las facturas #1008298, 1008350, 1008569 correspondientemente, estas partes son enviadas sin ensamblar, pero que en destino final deben ser ensamblados para su funcionamiento, es decir que este material hace parte de un equipo y que opera como unidad funcional".

Valoración: Las citadas pruebas deben ser consideradas como impertinentes en el presente caso, toda vez que en las mismas se limitan únicamente a relacionar a nombre de sociedad titular, más no discriminan los productos y los valores vendidos en el mercado Andino en relación con la denominación VIASAT. Del análisis del conjunto de pruebas contenidos en los acápites a), b), c), d) y e) podemos concluir lo siguiente: • La marca VIASAT (nominativa), con certificado No. 286.312 está registrada para distinguir "equipos de comunicaciones, principalmente: módems, receptores, radios, simuladores y redes para comunicaciones satélites y terrestres, y equipos de comunicaciones para redes telefónicas satélites" productos comprendidos en la clase 9ª Internacional.

Es importante mencionar que en el presente caso, el elemento "mercado" y la noción que de éste se tenga, resultan absolutamente relevantes. En efecto, una persona participa en un mercado, cuando compite en éste, buscando disputar o adquirir para sí una clientela. En tal sentido, el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo como base el mercado en el cual se desempeña una persona, quiénes son los potenciales compradores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles son los factores que determinan la posible adquisición por parte de ellos […].

Si bien se trajeron una serie de pruebas, lo cierto es que no se pudo comprobar el uso de la marca VIASAT en la distinción de productos de la clase 9ª. Internacional a lo largo del periodo probatorio correspondiente. Lo anterior, por cuanto el uso que se demuestra en los documentos aportados compuesto por las expresiones C/L, ANTENNA, NON DE- ICED, C/L FEED 4.5 MNL RT, RF UNIT W/REDUNDANT PIS OPT, MODULE ASSY, ORU, C-BND, DAMANSAT, SM1000-01, GENERIC SURFBEAM MODEM, KU, NO POWER CORD, 1025739, BUC, 3W (TYP), 2W (MIN), KU-BAND entre otros, no pueden ser referidas como prueba de uso sobre el conjunto de la marca VIASAT, ya que la marca sobre la que se requiere demostrar el uso, difiere en elementos que alteran su carácter distintivo.

En conclusión, no basta únicamente que una persona manifieste que conoce la comercialización de productos con la denominación del signo solicitado a cancelación si verificado un registro contable tan contundente como son el INVOICE, el RMA ACKNOWLEDGEMENT y el REPAIR QUOTATION, se observa que el enfoque de dichos documentos se centró en señalar como se han comercializado, distribuido y vendido productos con denominaciones distintas como por ejemplo C/L, ANTENNA, NON DE-ICED, C/L FEED 4.5 MNL RT, RF UNIT W/REDUNDANT PIS OPT, MODULE ASSY, ORU, C- BND, DAMANSAT, SM1000-01, GENERIC SURFBEAM MODEM, KU, NO POWER CORD, 1025739, BUC, 3W (TYP), 2W (MIN), KU-BAND.

Por todo lo anterior, esta Delegatura procederá a confirmar la decisión adoptada por la División de Signos Distintivos, en cuanto a la cancelación por falta de uso de la marca VIASAT con Certificado de Registro N° 286.312, bajo la titularidad de la sociedad VIASAT INC, para distinguir productos comprendidos en la clase 9a de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 41989 de 26 de agosto de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1. Si las resoluciones núms. 41989 de 26 de agosto de 2009, 54648 de 28 de octubre de 2009 y 37551 de 26 de julio de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló por no uso el registro núm. 286.312 que corresponde a la marca nominativa VIASAT, que identificaba productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, los artículos 83 y 100 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. 2.

En este sentido, se estudiará, en primer lugar, si la parte demandante demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa VIASAT con registro núm. 286.312, para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante el periodo relevante comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008; y, en segundo lugar, sí se realizó una adecuada valoración probatoria por la parte demandada. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[39], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[40] de la Comisión de la Comunidad Andina[41].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[42] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 202-IP-2016 de 18 de agosto de 2016 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial[44] proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello […] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en cuenta que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […]. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente […]: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […] Prueba de uso de una marca.

En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación […]: a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados. b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso […]. 2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]. 3. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos […] El Artículo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: "Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente". […] Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos.

Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. No obstante, lo anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la presentación de la traducción al idioma castellano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente […].

En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil traducción por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano […]”. (Destacado fuera de texto) Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 2.

Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca.

Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa[45]. 3. Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 4. Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y, ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 5. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Marco normativo sobre régimen probatorio 31. Vistos el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564[46] de 12 de julio de 2012[47], en lo que no esté expresamente previsto; y el artículo 173 de la Ley 1564, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 32.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 33.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 34. Visto el artículo 176 ibídem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 6. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la cancelación del registro marcario por no uso y del régimen probatorio; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. |MARCA NOMINATIVA REGISTRADA | |VIASAT | |Titular: Viasat Inc. | |Reg.

Núm. 286.312 | |Clase 9: “equipos de comunicaciones, | |principalmente: módems, receptores, radios,| |simuladores y redes para comunicaciones | |satélites y terrestres, y equipos de | |comunicaciones para redes telefónicas | |satélites”. | 7. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso.

Del cargo de violación titulado “Al aplicar indebidamente los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló sin fundamento el Registro N° 286.312 correspondiente a la marca VIASAT, en clase 9” 8. La Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señala las características principales de la figura de la acción de cancelación por no uso, de conformidad con lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486: “[…] 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello […] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en cuenta que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […]. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente […]: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”[48] 9.

En el caso sub examine se dan por cumplidos los dos primeros supuestos. El primero, porque el trámite se inició a solicitud del tercero con interés directo en las resultas del proceso y el segundo en cuanto que la marca objeto de cancelación se registró el 13 de septiembre de 2004 y, en tal sentido, se cumple el supuesto de que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, 28 de julio de 2008, ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite administrativo en el trámite de concesión del registro de marca. 10.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar: i) si dentro del periodo relevante esto es, entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008, la marca nominativa VIASAT fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante, o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; ii) si el uso en mención se realizó manteniendo los elementos esenciales de la misma, esto es, sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva; y iii) si la parte demandada aplicó correctamente o no la normativa comunitaria andina al ordenar la cancelación del registro.

Análisis de los supuestos para la cancelación por no uso del registro marcario Uso real y efectivo de la marca 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial[49], señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva: “[…] La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca […].

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. […]”. 12.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 13.

De conformidad con los artículos 168 del Código Contencioso Administrativo y 173 de la Ley 1564, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, determinar si la parte demandante demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa VIASAT, registrada para identificar “equipos de comunicaciones, principalmente: módems, receptores, radios, simuladores y redes para comunicaciones satélites y terrestres, y equipos de comunicaciones para redes telefónicas satélites”, productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008. 14.

Las pruebas de uso allegadas por la parte demandante dentro del trámite administrativo consisten en una certificación escrita del señor Jonathan L. Pettit, asesor legal asociado de Viasat Inc., que consta de seis folios[50], con su correspondiente traducción oficial al español. A la certificación se adjuntaron 259 folios, los que consisten de copias simples de boletines de prensa, páginas de la compañía en internet, un resumen de las actividades de ventas y facturas/recibos de envío. 15.

La Sala precisa que la parte demandada, mediante las resoluciones núms. 41989 de 26 de agosto de 2009, “[…] “Por la cual se decide la cancelación por no uso de un registro de marca” […]” y 54648 de 28 de octubre de 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”, rechazó la totalidad del acervo probatorio allegado por la parte demandante en la medida en que fue aportado en un idioma diferente al castellano y no se aportaron traducidos legalmente.

En este sentido, sostuvo que tal como lo prevé la normativa que regula la materia no era posible su valoración. No obstante, mediante la Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, indicó que era necesario valorar la totalidad del acervo probatorio aportado. 16. Al respecto, en el citado acto administrativo, la parte demandada “INADMITIÓ” las pruebas documentales obrantes a folios 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160 y 162 del cuaderno titulado “expediente administrativo”, relativas a órdenes de venta expedidas por la sociedad VIASAT INC. con fecha de expedición 25 de agosto de 2008, por no corresponder al periodo relevante, esto es, entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008. 17.

Igualmente, rechazó las pruebas documentales consistentes en copias de documentos expedidos por BALUM TELECOMUNICACIONES, NOBEL CARGO SYSTEMS INC, DHL Y COMSAT INTERNATIONAL entre otros, al considerar que fueron aportados en copia simple y fueron expedidos por personas distintas a la parte demandante, razón por la cual, a su juicio, la valoración de dichos documentos estaba sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que la parte demandante manifestó que la normativa aplicable a los requisitos de forma de los documentos no era la del Código de Procedimiento Civil sino la del lugar de su origen, es decir, la del Estado de California de los Estados Unidos de América. 18. La Sala consideró, en sentencia proferida el 14 de abril de 2016[51], que los documentos que se encuentren en copia simple deben ser valorados como pruebas que integran el acervo probatorio, siempre que no hayan sido tachados de falsos ni se haya controvertido su contenido, al respecto indicó: “[…] La Sala prohíja la posición expresada por la Sección Tercera en la sentencia que unificó su posición, esto es la de 28 de agosto de 2013, en la cual hizo referencia al espíritu del legislador en el derecho moderno, que se ve reflejado en las reformas legales de los últimos tiempos.

El nuevo paradigma, está plasmado en las Leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador es el de modificar el modelo imperante con los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. Entonces, a la luz de la Constitución Política no es aceptable que el juez niegue las pretensiones dentro de un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes reposan en el expediente, pues ello significaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia[52].

Ello no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o que aún no estaban vigentes para el caso concreto (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo que traen las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede considerar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad[53].

De allí que, se llame la atención en el hecho de que no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, la cual la Sección Segunda y Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones […]. Finalmente, la Sala reitera que la tesis expuesta no implica que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento; […].

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido[54]. […]” (Resalta la Sala). 19.

Así las cosas, la Sala valorará los documentos expedidos por BALUM TELECOMUNICACIONES, NOBEL CARGO SYSTEMS INC, DHL Y COMSAT INTERNATIONAL, entre otros, para efectos de analizar si demuestran o no el uso efectivo de la marca VIASAT cuya cancelación ordenó la parte demandada. 20. La sala también valorará los documentos expedidos por la sociedad VIASAT INC. con fechas 2005, 2006, 2007 y 2008, que la parte demandada, en la Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010, describió así: “[…] a. En la parte superior derecha se encuentra la expresión INVOICE.

Debajo de esta información encontramos todos los datos referentes a la identificación del cliente y la fecha de expedición. Posteriormente, encontramos toda la información referente a la cantidad y precio y la forma de identificar los productos, la cual, para el caso concreto corresponde al siguiente muestreo de denominaciones técnicas: C/L, ANTENNA, NON DE-ICED, C/L FEED 4.5 MNL RT, RF UNIT WIREDUNDANT P/S OPT, entre muchos otros. b. En la parte superior se encuentra la expresión RMA ACKNOWLEDGEMENT, Debajo de esta información encontramos todos los datos referentes a la identificación del cliente y la fecha de expedición. Posteriormente, encontramos toda la información referente a la cantidad y la forma de identificar los productos, la cual, para el caso concreto corresponde al siguiente muestreo de denominaciones técnicas: MODULE ASSY, ORU, C- BND, DAMANSAT, entre muchos otros. c. En la parte superior izquierda se encuentra la expresión REPAIR QUOTATION, Debajo de esta información encontramos todos los datos referentes a la identificación del cliente y la fecha de expedición. Posteriormente, encontramos toda la información referente a la cantidad y precio y la forma de identificar los productos, la cual, para el caso concreto corresponde al siguiente muestreo de denominaciones técnicas: SM1000-01, GENERIC SURFBEAM MODEM, KU, NO POWER CORD, 1025739, BUC, 3W (TYP), 2W (MIN), KU-BAND, entre muchos otros. d. Certificación suscrita por la señora Suzanne Huseman en calidad de miembro del departamento de exportación e importación de la compañía VIASAT INC, mediante la cual manifiesta lo siguiente: "Viasat Inc. certifica que en relación con las OC-341-2007, OC 349-2007 y OC-434- 2007 del cliente COMSATCOL S.A relacionadas con las facturas #1008298, 1008350, 1008569 correspondientemente, estas partes son enviadas sin ensamblar, pero que en destino final deben ser ensamblados para su funcionamiento, es decir que este material hace parte de un equipo y que opera como unidad funcional […]”. 21.

La Sala considera, al analizar cada uno de los documentos allegados como prueba a los que refieren los ordinales 47 y 48 supra visibles a folios 95 a 297 del anexo que contiene la copia del expediente administrativo, que resultan impertinentes en cuanto que no demuestran la oferta efectiva y comercialización de productos identificados con la marca VIASAT. 22.

En efecto, los documentos visibles a folios 95 a 231, 233 a 235, 237, 240, 241, 247 a 277 y 292 a 297 del cuaderno titulado “expediente administrativo” no demuestran la comercialización o venta de algún producto identificado con la marca nominativa VIASAT; en la medida en que en los documentos mencionados se incluyen referencias diversas de productos que no corresponden a la citada marca nominativa. 23.

En este sentido, la Sala resalta que en el expediente no obran pruebas adicionales como imágenes, fotografías, certificaciones, publicaciones, material publicitario, catálogos, etc. que permitan asociar las referencias en los documentos con la marca nominativa VIASAT. 24. Por lo cual la Sala analizará la procedencia de las pruebas allegadas de la siguiente manera: 25.

En primer término, la Sala, una vez analizados los documentos allegados, en especial documentos tales como facturas y folletos, encuentra que, de una parte, en su parte superior figura el nombre corporativo VIASAT y, de otra parte, en dichos documentos se demuestra la comercialización de productos relacionados con números y datos de referencia, tales como C/L FEED 4.5 MNL RT, 1025739, EW (TYP), 2W (MIN), entre otros. 26.

Dichas pruebas no prueban el uso efectivo de la marca nominativa VIASAT en la medida que demuestran el uso de un nombre o enseña comercial, ya que el nombre corporativo VIASAT que figura en la parte superior de varios de los documentos examinados, no demuestra el uso real y efectivo de la marca nominativa VIASAT respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, como lo pretende hacer ver la parte demandante en la demanda. 27.

La Sala considera que el nombre comercial de una persona jurídica es un signo distintivo independiente y diferente a la marca nominativa VIASAT que identifica productos específicos en el registro y, en tal sentido, las pruebas documentales aportadas resultan impertinentes para demostrar el uso de la marca sub lite y así evitar la cancelación por no uso de la marca. 28.

Por consiguiente, no es posible de las pruebas allegadas al expediente declarar que se probó el uso efectivo de la marca VIASAT para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación internacional, solo porque el nombre corporativo VIASAT aparece en la parte superior de las facturas y se incluyó una lista de referencias de productos que no identifican marca alguna. 29.

En segundo término, de conformidad con el artículo 251 de la Ley 1561, los documentos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez y el artículo 8 de la Decisión 486, que indica que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. 30.

En ese sentido, atendiendo que, la parte demandante adjuntó a la certificación del señor Jonathan L. Pettit acompañado de unas impresiones de una página web de internet, las cuales obran a folios 82 a 94 del cuaderno del expediente administrativo, en las que aparece el nombre corporativo VIASAT, la Sala considera que su contenido no fue legalmente traducido, por lo que dichos documentos no pueden ser valorados. 31.

En tercer término, en relación con los documentos visibles a folios 232, 236, 238, 239, 242 a 244 del cuaderno del expediente administrativo, los cuales demuestran la oferta de productos denominados “VISAT” y no “VIASAT”, la Sala considera que resultan impertinentes para probar el uso real y efectivo de la marca nominativa VIASAT con registro núm. 286.312. 32.

En cuarto término, también se encuentran en el expediente dos facturas visibles a folios 289 a 291 del cuaderno del expediente administrativo, que se refieren al producto denominado “VIASAT GENERIC SURFBEAM MODEM, KU,US” y reflejan valores de venta por siete mil ochocientos ochenta y cuatro dólares de Norteamérica con un centavo (USD $7884,1); sin embargo, la fecha de expedición de dichas facturas es el 14 de agosto 2008, y en tal sentido, resultan impertinentes porque se encuentran por fuera del periodo relevante, el cual finalizó el 28 de julio de 2008. 33.

En quinto término, de las pruebas documentales aportadas al expediente, las únicas que resultan pertinentes, conducentes y útiles para demostrar el uso de la marca nominativa VIASAT, dentro del periodo relevante, son tres órdenes de compra visibles a folios 278 a 288 del cuaderno del expediente administrativo, con fecha 30 de mayo de 2008, en las cuales consta la venta del producto denominado “VIASAT GENERIC SURFBEAM MODEM, KU,US”, en tanto que el producto denominado “módem” es uno de los que se identifican por la marca nominativa VIASAT.

Las pruebas documentales aportadas consignan un total de 169 unidades en venta y no incluyen el valor por unidad ni total. Las tres órdenes de compra fueron expedidas para un solo cliente, esto es, BT LATAM COLOMBIA S.A. 34. Según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva son: i) la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos, y ii) la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 35.

Así las cosas, a juicio de la Sala, de las pruebas documentales allegadas consistentes en tres órdenes de compra se concluye que: i) fueron expedidas en la misma fecha; ii) demuestran que la operación comercial solo fue corresponde a un (1) cliente, por parte de una empresa de tecnología con distribución a nivel global; y iii) demuestra la venta de ciento sesenta y nueve (169) unidades. 36.

Al respecto, se precisa que 169 unidades de producto, no corresponden a una cantidad que corresponda con la naturaleza de equipos electrónicos de comunicaciones como los “módems”, ni es una oferta acorde a la dimensión de una empresa con cobertura a nivel global, ni a la forma de comercialización de productos tecnológicos que tengan un costo significativo y cuyo acceso esté limitado a un consumidor selecto. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado debe corresponder con la naturaleza de los productos o servicios, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. 38. En tal sentido, la oferta de unos pocos productos en una sola fecha a un solo cliente durante el periodo de uso a que refiere la norma, si bien es uso de la marca, definitivamente no constituye “uso real y efectivo”, ya que no demostró que la marca fuera colocada en el mercado a disposición del público consumidor, en los términos en que la normativa andina que regula la materia. 39.

Igualmente, una vez analizadas las pruebas allegadas por la parte demandante, la Sala considera que el uso demostrado es un uso mínimo que no cumple con los criterios establecidos en la normativa andina, motivo por el cual los cargos no están llamados a prosperar. Segundo supuesto: uso de la marca manteniendo sus elementos esenciales 40.

La Sala considera innecesario analizar el segundo supuesto de las normas presuntamente vulneradas relativo a si la parte demandante demostró haber usado la marca nominativa con registro núm. 286.312, manteniendo sus elementos esenciales y sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva, atendiendo a que se demostró el uso efectivo de la marca nominativa VIASAT.

Del cargo de violación referente a la vulneración de los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 83 y 100 de la Constitución Política 41. Respecto de los argumentos relativos a la vulneración de los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 83 y 100 de la Constitución Política, la Sala concluye que no se observa la referida vulneración por la parte demandada con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que: 1.

La parte demandante considera que se vulneraron los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y 83 de la Constitución Política, con ocasión de la no valoración de las pruebas documentales aportadas por haber sido allegadas en copia simple. 2. De los acápites desarrollados supra, se observa que mediante la Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, la parte demandada reconoció la necesidad de valorar la totalidad del acervo probatorio aportado en el trámite administrativo, por lo que procedió a valorar todas las pruebas documentales allegadas en copia, entre las que figuran la “[…] Traducción oficial de la declaración del señor Jonathan L. Petit, en calidad de Asesor Legal Asociado de la sociedad Viasar Inc.[…]”. 3.

Al respecto, la Sala considera que no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante referente a la vulneración de los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y 83 de la Constitución política, ya que la totalidad de las copias aportadas en el trámite administrativo fueron valoradas por la parte demandada. 4. La parte demandante indicó que se vulneró el artículo 100 de la Constitución Política, por considerar que la parte demandada no debió, en el trámite administrativo, exigir la traducción de las pruebas documentales allegadas en idioma inglés. 5.

La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, por lo que tampoco es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante respecto de la vulneración del artículo 100 ibídem. 42.

Así las cosas, la Sala considera que no de demostró la vulneración de los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 83 y 100 de la Constitución Política, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. Conclusión 43. La Sala encontró que la parte demandada, estudió y aplicó correctamente las normas andinas, así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para decidir la cancelación por no uso de la marca nominativa VIASAT con número de registro 286.312. 44.

La Sala consideró que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto la parte demandante no demostró el uso real y efectivo en el mercado andino de la marca sub lite para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008 por lo que la cancelación total del registro mencionado resulta ajustada a derecho. 45.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, toda vez que no se demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa VIASAT con registro núm. 286.312, se mantiene legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. 46.

Además, la Sala también consideró como vulnerados los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486; 254 del Código de Procedimiento Civil; y 83 y 100 de la Constitución Política, como quiera que la parte demandada de manera acertada canceló el registro núm. 286.312 de la marca nominativa VIASAT, para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza al no haberse demostrado el uso efectivo de la marca sub lite, y, teniendo en cuenta, que la parte demandante no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos acusados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 47. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, I.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 7. [2] Cfr. Folios 33 a 53. [3] “[…] Artículo 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]”. [4] “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. [5] Mediante la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa VIASAT, para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Cfr. Folios 13 a 18 [6] Cfr. Folios 19 a 24. [7] Cfr. Folios 25 a 32. [8] Cfr. Folios 34 y 3 5. [9] “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […].

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa […]”. [10] “[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado […].

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca […]”. [11] “[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. [12] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [13] “[…] Artículo 254.- Valor probatorio de las copias.

Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3.

Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa […]”. [14] “[…] Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas […]”. [15] “[…] Artículo 100.

Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital […]”. [16] Cfr. Folios 38 y 39 [17] Cfr. Folio 39. [18] Cfr. Folios 39 y 40. [19] Cfr. Folio 41. [20] Cfr. Folio 42. [21] Cfr. Folio 44. [22] Cfr. Folios 47 y 48. [23] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 71. [24] Cfr. Folios 75 a 88. [25] Cfr. Folio 90. [26] La vinculación se realizó mediante el auto admisorio de la demanda de 9 de febrero de 2011. [27]Cfr. Folios 179 a 183. [28] Cfr. Folios 93 y 94. [29] Cfr. Folios 102 a 111. [30] Cfr. Folio 113 [31] Cfr. Folio 116 reverso [32] Cfr. Folio 117 [33] Ibídem [34] Cfr. Folios 102 a 111 [35] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [36] Cfr. Folios 9 a 14. [37] Cfr. Folios 15 a 20 [38] Cfr. Folios 18 a 23 [39] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [40] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [41] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [42] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [44] Cfr. Folios 101 a 111 [45] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [46] Normativa aplicable según lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 625 de la Ley 1564: “[…] Artículo 625.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: […] b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación […]”. [47] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [48] Cfr. Folio 107.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 202-IP-2016 de 18 de agosto de 2016, págs. 7 [49] Cfr. Folio 108. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 202-IP-2016 de 18 de agosto de 2016, págs. 8 [50] Cfr. Folios 76 a 81 del expediente administrativo [51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, número único de radicación 76001- 23-31-000-2012-00633-01, MP Guillermo Vargas Ayala. [52] Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-, sentencia de 28 de agosto de 2013, número único de radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, MP Enrique Gil Botero. [53] Ibídem. [54] Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena-, sentencia de 28 de agosto de 2013, número único de radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, MP Enrique Gil Botero.