11001-03-24-000-2009-00167-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00167-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-11-20

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Cerraduras De Colombia Cerracol S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud similares en la medida en que las marcas solicitadas tienen tres sílabas compuestas de cinco consonantes y tres vocales, y comparten las partículas CER y COL. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que, no obstante las semejanzas antes señaladas, las marcas se diferencian en las partículas SE y RA, lo que les otorga una diferencia en las vocales y las consonantes usadas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas marcas. La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de las partículas SE y RA; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que las partículas CER y COL se comparten en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa CERSECOL, esto es, [?er-se-kol] y la pronunciación de la marca nominativa CERRACOL, es decir [?e-ra-kol], ya que las partículas SE y RRA, otorgan a cada marca un matiz diferenciador en el aspecto fonético. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa CERSECOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la marca nominativa CERRACOL, cuyo titular es la parte demandante, desde el aspecto fonético, ya que a pesar de que ambas comparten las partículas CER y COL, las partículas que las diferencian, esto es, SE y RRA, les otorga a cada una un matiz diferenciador que las diferencia entre sí. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que corresponden a acrónimos toda vez que CERRACOL corresponde a Cerraduras de Colombia y CERSECOL corresponde a Cerraduras Seguridad de Colombia, por lo tanto, los acrónimos CERRACOL y CERSECOL, así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las marcas CERSECOL y CERRACOL al estar acompañadas de las palabras SE y RRA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no generan riesgo de confusión o asociación entre sí. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y la marca nominativa registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan las partículas CER y COL, los elementos compositivos SE y RRA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo CERSECOL y el nombre comercial CERRACOL / NOMBRE COMERCIAL - Derecho exclusivo / NOMBRE COMERCIAL - Protección / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo nominativo CERSECOL en la clase 6 por no ser idéntico ni asemejarse al nombre comercial protegido CERRACOLComparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y el nombre comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud similares; en efecto, tienen tres silabas compuestas de cinco consonantes y 3 vocales. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y el nombre comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable CER y COL, y en contraste, donde se diferencian las marcas corresponde a las partículas que no son de uso común, esto es SE y RA, otorgándoles, a cada una, de una diferenciación desde el punto de vista ortográfico. Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y del nombre comercial son distintos y el hecho de que las dos posean las partículas CER y COL no hace similar la pronunciación ya que las partículas SE y RA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la marca CERSECOL y el nombre comercial CERRACOL corresponden a unos acrónimos, los que leídos textualmente no tienen significado alguno en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y el nombre comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan las partículas CER y COL los elementos compositivos SE y RA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con el nombre comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO - No basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure, debe demostrarse que se trasgrede uno de los deberes de la leal competencia comercial / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO - Se debe demostrar que se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal / COMPETENCIA DESLEAL DEL REGISTRO MARCARIO - No se presenta respecto del signo solicitado CERSECOL en la clase 6 por no encontrarse probada la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal[L]a parte demandante manifestó que “[…] es claro que el solicitante pretende perpetrar actos de competencia desleal, pues está buscando que se le otorgue el monopolio de un signo casi idéntico al actualmente utilizado por mi representada […]”, la Sala analizará si, para el momento en que se concedió la marca CERSECOL, existían indicios razonables que permitieran inferir que dicho registro marcario tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […] La parte demandante indicó, que “como prueba de lo anterior, […], allego […] un ejemplar del folleto que el solicitante utilizaba al momento de solicitar la marca para identificar los mismos productos de mi representada, consistentes en cerraduras, pretendiendo CONFUNDIR AL CONSUMIDOR, Y ENGAÑARLO SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO” La Sala observa, que la parte demandante, para probar su dicho, allegó como prueba, un folleto […], el cual publicita los productos que se comercializan bajo la marca CERSECOL, que valga decir corresponden a cerraduras, cantoneras eléctricas, candados y bisagras. La Sala considera que dicha prueba documental no desvirtúa la presunción de buena fe que cobija al tercero con interés directo en las resultas del proceso […] Igualmente, tal como ya se indicó supra, la marca y el nombre comercial CERRACOL corresponden a una marca evocativa, que evoca el concepto de CERRADURAS y al concepto de COLOMBIA, sin embargo, por esta situación no faculta para que pueda pensarse que cualquier vendedor de cerraduras en la República de Colombia, por el hecho de promocionar sus productos, efectué un uso indebido de la marca y del nombre comercial CERRACOL. Teniendo en cuenta que la argumentación de la parte demandante gira en torno a que existe un acto de competencia desleal, por el hecho considerar símiles las marcas CERRACOL y CERSECOL, dicha postura carece de fundamento, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que, toda vez que “[…] no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial […]”. Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, registrara la marca CERSECOL con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del artículo 137 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 22 de noviembre de 2012, Radicación 11001 - 03-24-000-2006-00115-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 12 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2011-00029-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de marzo de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 25 de julio de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2009-00290-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 24 de octubre de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2010-00265-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de mayo de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2009-00124-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2008-00161-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 26 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2010-00207-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 9 de julio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00278-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo CERSECOL y la marca nominativa CERRACOL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es COL en la clase 6 pero no se excluye del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo CERSECOL en la clase 6 al no existir similitud con la marca nominativa CERRACOL previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud similares en la medida en que las marcas solicitadas tienen tres sílabas compuestas de cinco consonantes y tres vocales, y comparten las partículas CER y COL.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que, no obstante las semejanzas antes señaladas, las marcas se diferencian en las partículas SE y RA, lo que les otorga una diferencia en las vocales y las consonantes usadas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas marcas.

La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de las partículas SE y RA; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que las partículas CER y COL se comparten en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa CERSECOL, esto es, [θer- se-kol] y la pronunciación de la marca nominativa CERRACOL, es decir [θe-řa- kol], ya que las partículas SE y RRA, otorgan a cada marca un matiz diferenciador en el aspecto fonético.

Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa CERSECOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la marca nominativa CERRACOL, cuyo titular es la parte demandante, desde el aspecto fonético, ya que a pesar de que ambas comparten las partículas CER y COL, las partículas que las diferencian, esto es, SE y RRA, les otorga a cada una un matiz diferenciador que las diferencia entre sí. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que corresponden a acrónimos toda vez que CERRACOL corresponde a Cerraduras de Colombia y CERSECOL corresponde a Cerraduras Seguridad de Colombia, por lo tanto, los acrónimos CERRACOL y CERSECOL, así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las marcas CERSECOL y CERRACOL al estar acompañadas de las palabras SE y RRA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no generan riesgo de confusión o asociación entre sí. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y la marca nominativa registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan las partículas CER y COL, los elementos compositivos SE y RRA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CERSECOL y el nombre comercial CERRACOL / NOMBRE COMERCIAL – Derecho exclusivo / NOMBRE COMERCIAL – Protección / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo CERSECOL en la clase 6 por no ser idéntico ni asemejarse al nombre comercial protegido CERRACOL Comparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y el nombre comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud similares; en efecto, tienen tres silabas compuestas de cinco consonantes y 3 vocales.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y el nombre comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable CER y COL, y en contraste, donde se diferencian las marcas corresponde a las partículas que no son de uso común, esto es SE y RA, otorgándoles, a cada una, de una diferenciación desde el punto de vista ortográfico.

Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y del nombre comercial son distintos y el hecho de que las dos posean las partículas CER y COL no hace similar la pronunciación ya que las partículas SE y RA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la marca CERSECOL y el nombre comercial CERRACOL corresponden a unos acrónimos, los que leídos textualmente no tienen significado alguno en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico.

Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y el nombre comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan las partículas CER y COL los elementos compositivos SE y RA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con el nombre comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – No basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure, debe demostrarse que se trasgrede uno de los deberes de la leal competencia comercial / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – Se debe demostrar que se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal / COMPETENCIA DESLEAL DEL REGISTRO MARCARIO – No se presenta respecto del signo solicitado CERSECOL en la clase 6 por no encontrarse probada la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal [L]a parte demandante manifestó que “[…] es claro que el solicitante pretende perpetrar actos de competencia desleal, pues está buscando que se le otorgue el monopolio de un signo casi idéntico al actualmente utilizado por mi representada […]”, la Sala analizará si, para el momento en que se concedió la marca CERSECOL, existían indicios razonables que permitieran inferir que dicho registro marcario tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […] La parte demandante indicó, que “como prueba de lo anterior, […], allego […] un ejemplar del folleto que el solicitante utilizaba al momento de solicitar la marca para identificar los mismos productos de mi representada, consistentes en cerraduras, pretendiendo CONFUNDIR AL CONSUMIDOR, Y ENGAÑARLO SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO” La Sala observa, que la parte demandante, para probar su dicho, allegó como prueba, un folleto […], el cual publicita los productos que se comercializan bajo la marca CERSECOL, que valga decir corresponden a cerraduras, cantoneras eléctricas, candados y bisagras.

La Sala considera que dicha prueba documental no desvirtúa la presunción de buena fe que cobija al tercero con interés directo en las resultas del proceso […] Igualmente, tal como ya se indicó supra, la marca y el nombre comercial CERRACOL corresponden a una marca evocativa, que evoca el concepto de CERRADURAS y al concepto de COLOMBIA, sin embargo, por esta situación no faculta para que pueda pensarse que cualquier vendedor de cerraduras en la República de Colombia, por el hecho de promocionar sus productos, efectué un uso indebido de la marca y del nombre comercial CERRACOL.

Teniendo en cuenta que la argumentación de la parte demandante gira en torno a que existe un acto de competencia desleal, por el hecho considerar símiles las marcas CERRACOL y CERSECOL, dicha postura carece de fundamento, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que, toda vez que “[…] no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial […]”.

Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, registrara la marca CERSECOL con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del artículo 137 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 22 de noviembre de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00115-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 12 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24- 000-2011-00029-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de marzo de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 25 de julio de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2009-00290-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 24 de octubre de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2010-00265-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de mayo de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2009-00124-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2008-00161-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 26 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24- 000-2010-00207-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 9 de julio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00278-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 84 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 128 NUMERAL 7 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 168 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 308 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 173 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00167-00 Actor: CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre un nombre comercial, régimen y análisis probatorio; cotejo entre marcas nominativas y entre nombre comercial nominativo, verificación de elementos de uso común; riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, competencia desleal como causal de irregistrabilidad.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cerraduras de Colombia Cerracol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2529 de 31 de enero de 2008, 9466 de 28 de marzo de 2008 y 45044 de 31 de octubre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cerraduras de Colombia Cerracol S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 2529 de 31 de enero de 2008, “[…] Por la cual se decide una solicitud de marca […]”[6], y ii) 9466 de 28 de marzo de 2008, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”[7]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 45044 de 31 de octubre de 2008, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[8], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CERSECOL que identifica productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Jorge Kuzmar Khalilia, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No 2529, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de enero de 2008, por medio de la cual: a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., en contra de la solicitud de registro de la marca CERSECOL (Nominativa) en la Clase 06 a nombre de JORGE KUZMAR KHALILIA; y b) Se concedió el registro de la marca solicitada CERSECOL (Nominativa), para identificar "metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales." en la Clase 06 Internacional, solicitada por el Tercero Interesado. 2.

Que se declare nula la Resolución No. 9466, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 28 de marzo de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 2529 de 31 de enero de 2008; y b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. 3.

Que se declare nula la Resolución No. 45044 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de octubre de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada CERSECOL (Nominativa) en Clase 06, contenida en la Resolución 2529 de 31 de enero de 2008; b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 4.

Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 16 de julio de 2007 por la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca CERSECOL (Nominativa) en la Clase 06 Internacional a nombre de JORGE KUZMAR KHALILIA, por ser similarmente confundible con la marca CERRACOL No. 173011, registrada con anterioridad por CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca CERSECOL (Nominativa) en la Clase 06 Internacional a nombre de JORGE KUZMAR KHALILIA […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 4 de abril de 2007, el registro como marca del signo nominativo CERSECOL para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa CERRACOL, que identifica productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro como marca del signo nominativo CERSECOL para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 9466 de 28 de marzo de 2008, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 45044 de 31 de octubre de 2008, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b)[10] del artículo 135, de los literales a)[11] y b)[12] del artículo 136 y del artículo 137[13] de la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que “[…] la marca solicitada es similarmente confundible con la marca de mi mandante desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual y, por tanto, de permitirse su coexistencia, sin duda alguna, se le creará al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto deseado. […] Sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que se presentan entre la marca de mi representada y la marca solicitada, y simplemente se limitó a afirmar que la marca CERSECOL presentaba diferencias ortográficas significativas que permitían concluir que ésta no era similarmente confundible con la marca CERRACOL. […] De haber realizado el estudio de comparación aplicando los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia y, en consecuencia, analizando las marcas en su conjunto y teniendo en cuenta más que sus diferencias, las semejanzas que se presentan entre ellas, hubiera llegado a la evidente conclusión de que, el hecho de que la marca solicitada CERSECOL reproduzca seis (6) de los ocho (8) elementos que componen la marca CERRACOL de mi representada es prueba fehaciente de la similitud de las marcas y por lo tanto de la confundibilidad de las mismas. […] Sin embargo, alegando lo contrario, en los actos que aquí se demandan la demandada sostuvo que el simple hecho de que las marcas se diferenciaran en el elemento RA-SE, era argumento suficiente para considerar la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación […]”[14]. 2.

Sostuvo que “[…] (a)l aplicar estos criterios al caso que nos ocupa, encontramos que existe conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, ya que tanto los productos que pretende amparar la marca solicitada a registro, como aquellos que amparan la marca de mi representada, pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, lo que significa que se comercializan en el mismo mercado, es decir, en el mercado de los productos de la Clase 6 y, por lo tanto, estarán dirigidos a un mismo público consumidor. […] Esto evidencia el RIESGO DE CONFUSIÓN que se le creará el público consumidor, ya que la semejanza que se presenta entre las marcas CERRACOL y CERSECOL sumado a la relación que se presenta entre los productos identificados por cada una de ellas no puede ser ignorada.

Por lo tanto, de permitirse la coexistencia de ambos productos en el mercado, pertenecientes a la misma clase, comercializados bajo los mismos canales, y dados a conocer al público por los mismos medios publicitarios, el riesgo de confusión que se le creará al consumidor es inevitable […][15]. 3. Agregó que “[…] Por consiguiente, la marca solicitada CERSECOL, al reproducir la mayoría de las letras que componen la marca de mi representada, y en el mismo orden de disposición, y al amparar los mismos productos, es semejantemente confundible con la marca de mi representada y, por tanto, de permitirse el registro de esta marca, se le creará al consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá en error al momento de elegir el producto deseado. […] En consecuencia, en el presente caso se encuentra presente el segundo requisito que exige el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca solicitada ampara productos que se encuentran comprendidos dentro de los productos de la Clase 6 que se identifican con la marca de mi representada. […] Así las cosas, podemos concluir que la marca solicitada CERSECOL es similarmente confundible con la marca registrada CERRACOL para identificar los mismos productos comprendidos en la clase 6 internacional, y, en consecuencia, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al expedir las Resoluciones demandadas […]”[16].

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 4. Precisó que “[…] La sociedad CERRACOL ha utilizado su nombre comercial CERRACOL desde el año 1964 y, por lo tanto, desde dicha fecha adquirió el derecho exclusivo a su uso en Colombia. […] En efecto, durante todo este tiempo mi representada ha usado su nombre comercial CERRACOL y como resultado de las cuantiosas ventas y gracias a la publicidad de sus productos, el nombre comercial CERRACOL se ha convertido en el nombre que identifica una compañía que ha adquirido un reconocimiento y aceptación entre el público consumidor […]”[17]. 5.

Puntualizó que “[…] la impresión visual que dan los signos en conflicto es muy similar, ya que el reemplazo de dos letras no genera una impresión diferente de los mismos. Aún más, al observarlos de manera sucesiva, es prácticamente imposible diferenciarlos sin hacer un esfuerzo visual profundo. […] Entonces, los signos enfrentados son similares desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, ya que al observarlos en su conjunto y de manera desprevenida como lo hace el consumidor, ambos generan la misma impresión, existiendo una similitud tal que genera riesgo de confusión y de asociación en perjuicio de mi representada y del público consumidor.

Por lo tanto, el primer requisito que exige la norma en comento se encuentra debidamente demostrado […]”[18]. 6. Manifestó que “[…] (l)o anterior por cuanto el público consumidor reconoce que los empresarios que se dedican a la producción y comercialización de productos metálicos, dentro de los que se incluyen los materiales de construcción metálicos, las cerraduras metálicas, sus partes y accesorios y, en general los productos metálicos de ferretería, son empresarios especializados y por lo tanto relacionará inmediatamente el nombre comercial de mi representada con la marca solicitada, creyendo que se trata de un producto elaborado por CERRACOL S.A. […] De lo anterior se desprende, lógicamente que, el solicitante podrá aprovecharse de la reputación de ésta sociedad, mientras el público consumidor estará expuesto a un inminente riesgo de error respecto del origen y calidad de los productos que adquiere […]”[19]. 7.

Estableció que “[…] (a)sí las cosas, podemos concluir que la marca solicitada CERSECOL es similarmente confundible con el nombre comercial CERRACOL y, en consecuencia, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al expedir las Resoluciones demandadas […]”[20].

Tercer cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 8. Indicó que “[…] la expresión CERSECOL no goza de la capacidad extrínseca que se requiere para ser marca, lo cual necesariamente lleva a la conclusión que se trata de un signo que no es registrable como marca de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […] Por consiguiente, no es cierto, como lo afirma el Demandado en las Resoluciones impugnadas, que el signo CERSECOL es un signo distintivo, pues tal y como ha quedado debidamente demostrado éste carece de distintividad por ser similarmente confundible con el nombre comercial y marca CERRACOL, desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual. […] Por lo tanto, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 al expedir las Resoluciones demandadas […]”[21].

Cuarto cargo: Violación del artículo 137 de la Decisión 486 9. Sostuvo que “[…] podemos afirmar que con la solicitud de registro de la marca CERSECOL, el señor JORGE KUZMAN KHALILIA, pretende perpetrar actos de IMITACIÓN; CONFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA, prohibidos por las normas de competencia desleal […][22]. 10.

Agregó que “[…] es claro que el solicitante pretende perpetrar actos de competencia desleal, pues está buscando que se le otorgue el monopolio de un signo casi idéntico al actualmente utilizado por mi representada, quien ha utilizado dicho signo distintivo desde hace más de muchos (sic). […] Así las cosas, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 al expedir las Resoluciones demandadas en la medida en que, como quedo probado, con el registro de la marca CERSECOL se pretende perpetrar actos de confusión e imitación de las prestaciones empresariales de mi representada prohibidos por la ley 256 de 1996 en concordancia con los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[23].

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[24] contestó la demanda[25] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Indicó que “[ ] (c)on la expedición de las resoluciones acusadas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […] Adicionalmente cabe advertir que, de los documentos obrantes en el expediente nº 07-33920 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca CERSECOL (NOMINATIVA) para la clase 06 de la nomenclatura vigente presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. […] En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria […]”[26].

Respecto de los cargos de violación de los literales a) y b) del artículo 136 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 2. Manifestó que “[ ] el signo solicitado CERSECOL (NOMINATIVA) y las marcas CERRACOL (NOMINATIVA), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien comparten algunas letras al examina el conjunto, que podría percibir el consumidor, es evidente que las diferencias hacen que se puedan percibir dos estructuras morfológicas individualizadas, en efecto a pesar de compartir las tres primeras letras y las tres últimas, la estructura del signo solicitado, CERSE-COL, presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables frente a la estructura gramatical del signo solicitado CERSECOL, presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables frente a la estructura gramatical de las marcas registradas ostentando combinaciones vocálicas diferentes, de estas diferencias también devienen cambios fonéticos por cuanto cada signo adquieren una pronunciación especifica. […] De lo anterior se deduce que los signos confrontados CERSECOL Y CERRACOL presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica que permiten su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos.

En razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada "CERSECOL" (NOMINATIVA) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[27]. Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 3.

Resaltó, respecto de la vulneración al artículo 137 de la Decisión 486, que: “[…] Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal. […] Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. […] Se reitera que Revisado los documentos los documentos obrantes en el expediente de la referencia, relacionados con copias de catálogos e información comercial que contienen la forma como se comercializan los productos en el mercado y que indican que los productos son cerraduras de Colombia, no determinan la certeza de esta Oficina hacia los presupuestos de la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dirigidos a tener indicios de que el solicitante pretende perpetrar, facilitar o consumar un acto de competencia desleal. […] Máxime sí se tiene en cuenta que la referencia al producto CERRADURA, comprendido en la clase 6 Internacional, y al país COLOMBIA, puede ser efectuada por cualquier empresario del sector de cerrajería […]”[28]. 4.

Finalmente, concluyó indicando que “[…] este Despacho considera viable el registro del signó solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 136, literales a) o b), y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por lo tanto, los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante [ ]”[29].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[30] contestó la demanda[31] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó, respecto a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[ ] Para que la causal descrita en el citado literal prospere es necesario demostrar, en primer lugar, que las marcas cotejadas son similarmente confundibles.

La ley no impone criterio alguno para efectos de analizar la confundibilidad entre dos signos distintivos. La doctrina y jurisprudencia han señalado varios criterios que pueden orientar la labor del examinador. Esos criterios son, entre otros, el del cotejo en conjunto y el del cotejo sucesivo de las marcas, mencionados por la parte demandante.

Sin embargo, existe otro importante criterio, que en el caso particular prevalece sobre los dos anteriores, que nos dice que para efectos de cotejar dos signos distintivos no se deben tener en cuenta las palabras, las raíces, las terminaciones, y en general, cualquier denominación de uso común dentro de la respectiva clase del nomenclátor. […] Repasando los criterios mencionados, y como bien lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio en tres oportunidades diferentes objeto de tres resoluciones, las marcas CERRACOL y CERSECOL no son similarmente confundibles.

Pero además, el uso de la marca CERSECOL, que ha tenido presencia en el mercado durante los últimos cinco años, no le ha causado inconveniente o perjuicio alguno a la demandante ni ha generado confusión entre los consumidores [ ]”[32]. 2. Sostuvo que “[…] si se fraccionaren las marcas y se asumiera que las tres primeras letras de ellas coinciden, así esto implique en el caso de la marca CERRACOL tomar la primera letra de la segunda sílaba, y aunque que la terminación COL sea la misma en ambos casos, ello no sería argumento válido para impedir la coexistencia de las marcas CERRACOL y CERSECOL.

Primero, porque ambas marcas tienen suficientes elementos distintivos que las hacen diferenciables. Y segundo, porque las denominaciones CER y COL son de uso común en la clase 6 internacional, donde están registradas las marcas en disputa. […] La denominación CER es la raíz de la palabra CERRADURA, uno de los productos comprendidos en la clase 6 internacional.

Son varias las marcas que contienen dicha denominación en su raíz […]”[33]. 3. Estableció que “[…] Teniendo en cuenta lo anterior, existen por lo menos cinco personas distintas cuyas marcas en la clase 6 comienzan por la denominación CER, que repito, corresponde a la raíz de cerradura, uno de los productos comprendidos en dicha clase. […] De otra parte, la denominación COL es de uso común en la clase 6, al igual que en las demás clases, toda vez que corresponde a la raíz o abreviatura de la palabra Colombia.

En nuestro país hay miles de empresas que incorporan en su marca o nombre comercial la expresión COL, sea en la raíz sea en la terminación […]”[34]. 4. Puntualizó que “[…] tenemos que las partículas CER y COL, sobre las cuales la parte demandante pretende derechos de exclusividad son de uso común. EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA ha sido enfático en señalar que las palabras de uso común no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de determinar si existe confusión, siendo ello una excepción a la regla según la cual las marcas deben cotejarse en una visión de conjunto […]”[35]. 5.

Resaltó que: “[…] (p)robado como está que la marca CERRACOL es una denominación débil, por estar conformada por partículas de uso común, queda desvirtuada la prosperidad de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”[36]. Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 6. Manifestó, respecto de la vulneración al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…] (e)l nombre comercial CERRACOL no existía para el 4 de abril de 2007, fecha en la que JORGE KUZMAR KHALILIA presentó la solicitud de registro de la marca CERSECOL.

El nombre comercial que la demandante usaba en ese momento era CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., como lo demuestran todos los documentos anteriores a esa fecha, entre ellos las facturas de venta, las certificaciones y el estudio de mercadeo. […] Así las cosas, y como quiera que no puede constituir base para el cotejo el nombre comercial CERRACOL, que no se usaba para la fecha en que mi cliente solicitó el registro de su marca CERSECOL, los signos distintivos a cotejar en desarrollo de la causal del literal b) del artículo 136 son CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. y CERSECOL.

Si no son similarmente confundibles CERSECOL y CERRACOL mucho menos lo son CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. y CERSECOL. No es sino comparar las denominaciones para inmediatamente percibir que nada tienen en común: […] CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. (nombre comercial) […] CERSECOL. (Marca) […]”[37]. Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 7.

Agregó, respecto de la vulneración al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que “[…] (l)a parte demandante basa esta causal en el hecho que las marcas CERRACOL y CERCECOL son similarmente confundibles. Probado como está que no lo son, la causal citada es inaplicable, razón por la cual no hay necesidad de pronunciarse sobre ella […]”[38].

Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 8. Finalizó indicando, respecto de la vulneración al artículo 137 de la Decisión 486, que “[…] pretende la parte demandante probar los supuestos de hecho del artículo 137 ejusdem, insinuando la potencial comisión de unos supuestos actos competencia desleal. La causal invocada no tiene el mínimo fundamento […] dado que […] la única marca que usa es la de mi cliente.

Resultaría por lo menos abusivo, y contrario a la función social que debe cumplir la propiedad, que la demandan, quien no usa su marca CERRACOL, pretenda la nulidad de la marca CERSECOL, que sí se está usando. […] el proceso judicial que nos ocupa no tiene por objeto determinar la comisión de actos de competencia desleal, que de haber ocurrido en todo caso estarían prescritos, sino de revisar la legalidad de las resoluciones que concedieron el registro de la marca CERSECOL.

En consecuencia, cualquier pronunciamiento sobre actos específicos de competencia desleal sería impertinente […]”[39]. Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 2016[40], resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 2016[41], suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 291-IP-2016 de 26 de junio de 2017[42], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 136 literales a) y b) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Se hará la interpretación solicitada, salvo la del literal b) del Artículo 135, ya que la causal absoluta de irregistrabilidad de falta de distintividad no es procedente en el presente caso. […] De oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, relativos a la figura del nombre comercial, tema debatido en el caso objeto de consulta […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 2018[43], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 13.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. La parte demandada, el Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Reanudación del proceso 14. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 27 de octubre de 2020 sobre la reanudación del proceso, atendiendo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 291- IP-2016 de 26 de junio de 2017.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 291-IP-2016 de 26 de junio de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre los actos de competencia desleal como causal de irregistrabilidad; x) el marco normativo de la protección del nombre comercial; xi) el marco normativo sobre régimen probatorio; y xii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 7.º[44] del Código Contencioso Administrativo[45], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[46] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[47], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[48] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[49], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados[50] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008[51], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Así las cosas al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que entre el signo CERSECOL y la marca CERRACOL no existen semejanzas que generen confusión, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas.

A pesar de que los signos cotejados están compuestos por tres sílabas entre ellos existen diferencias de tipo gramatical y fonético que permite diferenciar los signos, debido a que combinan consonante y vocales que producen diversos sonidos. Se observa que su única coincidencia es la tercer silaba de cada uno de ellos COL, las otras dos son completamente diferentes CER - SE (en el signo solicitado) y CE - RRA (en la marca registrada).

Esa combinación de vocales y consonantes es la que marca las diferencias fonéticas. Estas diferencias confieren a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. De lo expuesto, resulta que las marcas CERSECOL y CERRACOL no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas.

Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios.

Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Cerraduras de Colombia CERRACOL S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca nominativa CERSECOL Para distinguir: metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales; productos comprendidos en la clase 6ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. Titular: Jorge Kuzmar Khalilia Dirección: Calle 68 No. 20-69 Domicilio: Bogotá D.C. - Colombia Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado Nº: […]” (Resaltado fuera de texto). 2.

La Resolución núm. 9466 de 28 de marzo de 2008[52], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008, en la que se indicó: “[…] La apoderada de la sociedad opositora argumenta en su recurso, que la Superintendencia de Industria y Comercio no efectuó el estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro CERSECOL y el nombre comercial Cerraduras de Colombia S.A. - CERRACOL S.A. Al respecto es pertinente señalar que el estudio de confundibilidad en mención toda vez que la apoderada de la sociedad opositora, no fundamentó su oposición en dicha causal, así como tampoco aportó junto con la presentación de la oposición, las pruebas tendientes a demostrar el uso del nombre comercial Cerracol S.A., presupuesto indispensable para que prospere una oposición fundamentada en el artículo 136 literal b), toda vez que como bien lo ha señalado la Jurisprudencia y la Doctrina, el derecho al nombre comercial se adquiere por su uso efectivo y continuo.

Es decir, que si una vez establecida la confusión entre los signos no se prueba dicho uso ante esta Superintendencia, no es dable acceder a la aplicación de la causal de irregistrabilidad. De otro lado, la apoderada de la recurrente, solicita en su escrito de reposición, un plazo de treinta días, a fin de aportar las pruebas de uso del nombre comercial.

Al respecto es pertinente recordar, que la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 146, es clara en establecer el periodo oportuno para aportar las pruebas de uso del nombre comercial, las cuales como bien se mencionó deben ser aportadas junto con la Oposición o en su defecto dentro del plazo adicional de 30 días, cuando ha sido expresamente solicitado por la opositora.

De otro lado, la apoderada de la sociedad opositora, alega en el recurso la causal de irreqistrabilidad por competencia desleal, contenida en el artículo 137 de la Decisión 486, causal que tampoco fue esbozada en la oposición formulada, por lo cual no es pertinente su estudio en esta etapa del trámite de registro. Para concluir, es pertinente aclarar, respecto de las nuevas causales de irregistrabilidad enunciadas por la apoderada de la sociedad recurrente, que la finalidad del recurso es la de revisar la actuación surtida por la Administración, por lo cual únicamente debe centrarse en hechos y los fundamentos de derecho expuestos en la oposición y no en hechos nuevos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 2529 de 31 de enero de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. […]” (Resaltado fuera de texto). 3. La Resolución núm. 45044 de 31 de octubre de 2008[53], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008, en la que se indicó: “[…] Así las cosas, encuentra esta Delegatura que desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual, los signos confrontados CERSECOL y CERRACOL no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Lo anterior por cuanto, sí bien comparten algunas letras al examinar el conjunto, que podría percibir el consumidor, es evidente que las diferencias hacen que se pueden percibir dos estructuras morfológicas individualizadas.

En efecto, a pesar de compartir las tres primeras letras y las tres últimas. la estructura gramatical del signo solicitado, CER-SE-COL, presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables frente a la estructura gramatical de las marcas registradas, CE-RRA-COL, ostentando combinaciones vocálicas diferentes: E/E/O en el signo solicitado, y E/A/O en la marca registrada.

Es importante indicar que la sílaba media <SE> frente a la sílaba media <RRA> producen una diferencia fonética y visual importante, derivada de sonido consonántico fricativo sordo terminado con un fonema vocálico medio y palatal, en la primera, a diferencia del fonema consonántico vibrante simple terminado con un fonema vocálico abierto y central, en la segunda.

De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados CERSECOL y CERRACOL presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

No existiendo semejanzas relevantes entre el signo solicitado y las marcas opositoras no es necesario proceder a la comparación de los productos o servicios que cada uno pretende identificar. Igualmente, no es necesario proceder a determinar la existencia del nombre comercial CERRACOL en cabeza de la sociedad opositora, pues, aún de probarse dicha circunstancia, la confrontación con el signo solicitado no determinaría la posible ocurrencia de un riesgo de confusión entre ellos, por cuanto el examen de confundibilidad antes ejecutado sería igualmente aplicable en ese supuesto.

En cuanto al argumento del recurrente relacionado con la afirmación de que el solicitante proyecta consumar un acto de competencia desleal, encontramos que los pocos documentos obrantes en el expediente de la referencia, relacionados con copias de catálogos e información comercial que contienen la forma como se comercializan los productos en el mercado y que indican que los productos son cerraduras de Colombia, no determinar la certeza de esta Oficina hacia los presupuestos de la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dirigidos a tener indicios de que el solicitante pretende perpetrar, facilitar o consumar un acto de competencia desleal.

Máxime sí se tiene en cuenta que la referencia al producto CERRADURA, comprendido en la clase 6 Internacional, y al país COLOMBIA, puede ser efectuada por cualquier empresario del sector de cerrajería. En conclusión, este Despacho considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 136, literales a) o b), y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 2529 de 31 de enero de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]” (Resaltado fuera de texto). El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 2529 de 31 de enero de 2008, 9466 de 28 de marzo de 2008 y 45044 de 31 de octubre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa CERSECOL, al tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar “metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales”, productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran los literales a) y b) del artículo 136 y el artículo 137, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa CERRACOL que identifica productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, y si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y el nombre comercial CERRACOL, cuyo titular es la parte demandante. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y b) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486; y, de oficio, los artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486. 1. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el literal b) del artículo 135, al exponer el concepto de violación del mismo adujó que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumplía con el requisito de distintividad en la medida en que presentaba confusión con la marca de la cual es titular, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca la cual está prevista en el artículo 136. 2.

En efecto la parte demandante argumentó “[…] la expresión CERSECOL no goza de la capacidad extrínseca que se requiere para ser marca, lo cual necesariamente lleva a la conclusión que se trata de un signo que no es registrable como marca de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […] Por consiguiente, no es cierto, como lo afirma el Demandado en las Resoluciones impugnadas, que el signo CERSECOL es un signo distintivo, pues tal y como ha quedado debidamente demostrado éste carece de distintividad por ser similarmente confundible con el nombre comercial y marca CERRACOL, desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual […]”. 3.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto consideró que no era procedente interpretar el literal b) del artículo 135, comoquiera que “[…] ya que la causal absoluta de irregistrabilidad de falta de distintividad no es procedente en el presente caso […]”. 4.

La Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales a) y b) del artículo 136 y de los artículos 137, 190, 191, 192 y 193 ibídem. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[54], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[55] de la Comisión de la Comunidad Andina[56].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[57] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[58] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 291-IP-2016 de 26 de junio de 2017 30. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[59]: “[…] 1.

Protección del nombre comercial 1.1. Como en el procedimiento administrativo interno se argumentó que la marca CERSECOL es confundible con el nombre comercial denominativo CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencia que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 1.2.

El Articulo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el Titulo X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 1.3. El Articulo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: 1.3.1.

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 1.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.3.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.3.4.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 1.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 1.5.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.5.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.5.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente y continuo. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al mismo si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso. Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna. Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzaría a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos.

Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser continuo desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección. Ahora bien, la intermitencia en el uso debe ser valorada de conformidad con la naturaleza de los productos o servicios relacionados con la actividad que ampara el nombre comercial, de conformidad con lo siguiente: - Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.

Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades6.

Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. - Bienes o servicios de uso masivo y estacional.

Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial.

Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. - Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.

Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 1.5.3. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que el signo CERSECOL fue solicitado para registro. determinar si el nombre comercial denominativo CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si la marca denominativa CERSECOL es confundible con los signos denominativos CERRACOL y CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., el Tribunal habrá de analizar las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a su reiterada jurisprudencia. 2.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcarlo, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, o a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver el asunto interno, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo establecidas por este Tribunal. 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia,.al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 6, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de estos artículos. b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicio que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca denominativa CERSECOL y los signos denominativos CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.1.3.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas y deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.1.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.1.5.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.1.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.2. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 3.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.2.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcarlo. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.3.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos CERSECOL, CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación, aplicando los parámetros vertidos en la presente providencia. 4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común 4.1.

Como en el proceso interno se discute si las partículas CER y COL son de uso común, el Tribunal abordará el tema propuesto siguiendo los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia. 4.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.3.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 4.4.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad. 4.5.

Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.7.

Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.8. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se deberá determinar si las partículas CER y COL son de uso común en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre los actos de competencia desleal como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el artículo 137 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marca aquellos signos sobre los cuales la autoridad competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que el registro se solicitó con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en dicha situación el registro podrá ser denegado.

Marco normativo de la protección del nombre comercial 34. Visto el artículo 190 de la Decisión 486, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 35. Visto el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente y no ha cesado por haber cesado el uso. 36.

Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 37. Visto el artículo 192 de la Decisión 486, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial 38. Visto el artículo 193 de la Decisión 486, conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 39.

En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. Marco normativo sobre régimen probatorio 40.

Vistos el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564[60] de 12 de julio de 2012[61], en lo que no esté expresamente previsto; y el artículo 173 de la Ley 1564, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 41.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 42.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 43. Visto el artículo 176 ibídem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 44. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollados supra sobre los marcos normativos sobre: i) el riesgo de confusión o de asociación entre marcas como causal de irregistrabilidad; ii) el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial como causal de irregistrabilidad; iii) la competencia desleal como causal de irregistrabilidad; y iv) la protección del nombre comercial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 45.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar una marca nominativa con una marca nominativa, un nombre comercial con una marca nominativa. 5. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del problema jurídico indicado supra.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA |MARCA NOMINATIVA REGISTRADA | | | | |CERSECOL |CERRACOL | |(nominativa) |(nominativa) | 47. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibídem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 48.

Esta Sección[64], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[65]. 49. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[66] 50.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[67]. 6. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 7.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa CERSECOL, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 51.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. 52. Al respecto, la Sala observa que las marcas objeto de análisis son nominativas, por lo que aplicará las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables a la comparación de las marcas nominativas, a saber: “[…] 2.6.