PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN – Carga de la prueba / CARGA DE LA PRUEBA – Le corresponde al solicitante demostrar los requisitos de patentabilidad / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega la denominada DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y por falta de nivel inventivo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: Si las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011 y 56211 de 26 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN [POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X y CROMOSOMAS Y”, vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. […] Esta Sección, en jurisprudencia reiterada, ha señalado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. […] En este contexto, la Sala considera que la parte demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que la divulgación previa referida por la parte demandada como anterioridad no afectaba el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina como se indicó en los actos administrativos acusados.

En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de la anterioridad citada por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. La Sala observa que la parte demandante presentó un dictamen pericial con el fin de desvirtuar el análisis de la parte demandada que la llevó a concluir que la solicitud de patente de invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad; sin embargo, desistió de la prueba antes de que el perito que elaboró el dictamen pericial explicara la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento; y en consecuencia, el dictamen pericial aportado al proceso perdió su valor.

En este orden de ideas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la parte demandada y, en ese sentido, que da solución al problema técnico planteado.

La Sala considera que al desistir de la declaración del perito la parte demandante y al no existir material probatorio en el expediente, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria.

Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su rechazo, ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad.

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso el nivel inventivo de la formulación solicitada, este se tendrá como no demostrado. Aunado a lo anterior, el informe técnico presentado por la parte demandada y la exposición que hizo la examinadora de patentas […] sobre los aspectos técnicos del mismo durante la audiencia inicial, indica que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo al derivarse de manera obvia de la anterioridad citada para un experto medio en la materia y no presenta un avance o salto cualitativo frente al estado de la técnica.

NIVEL INVENTIVO COMO REQUISITO DE PATENTABILIDAD – Marco normativo CARGA DE LA PRUEBA – Marco normativo y desarrollo jurisprudencial NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 21 de febrero de 2008, Radicación: 11001-03-24-000-2002-00324-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; 15 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-24- 000-2002-00096-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de junio de 2018, Radicación 63001-23-31-000-2010-00222-02, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 19 de noviembre de 2018, Radicación 11001- 03-24-000-2006-00257-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y 11 de octubre de 2019, Radicación 17001-23-33-000-2015-00353-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 18 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 164 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00075-00 Actor: XY, LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Requisitos para otorgar el título de una patente de invención. Nivel inventivo.

Carga de la prueba. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por XY, LLC. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011 y 56211 de 26 de septiembre de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. XY, LLC., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011, “Por la cual se deniega una patente de invención”[6]; y ii) 56211 de 26 de septiembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención titulada “[…] DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y […]”. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 3.1.

Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No.47353 del 31 de agosto de 2011, de la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada personalmente el 01 de Febrero de 2012 (en adelante “Resolución 47353'), por la cual se negaron todas las reivindicaciones pendientes dentro de la solicitud de patente de invención tramitada en el expediente No. 03-54828A ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (Anexo 2). 3.2.

Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No. 56211 del 26 de Septiembre de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada mediante el listado 439 el cual fue fijado el 02 de Octubre de 2012 y desfijado el 02 de noviembre de 2012 (en adelante “Resolución 56211’), por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 47353 y se confirmó lo establecido en dicha Resolución, negando el derecho de patente de invención a la solicitud correspondiente al expediente No. 03-54828 A (Anexo 3). 3.3.

Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el derecho de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones de la invención titulada “Disposición para separar espermatozoides congelados en poblaciones que contienen cromosomas X y cromosomas Y”, o para aquellas reivindicaciones que el Honorable Tribunal considere que cumplen con los requisitos de patentabilidad […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Presentó, el 27 de junio de 2003, ante la parte demandada la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”. 2.

La referida solicitud se publicó el 30 de noviembre de 2004, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 546, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 3. El Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011, negó la solicitud. 4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 56211 de 26 de septiembre de 2012, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[8], en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 1. Sostuvo, en cuanto al nivel inventivo de la invención presentada, que “[…] la reivindicación 1 provee una solución real a un problema técnico más allá de lo enseñado o sugerido en el estado del arte y provee un efecto técnico inesperado debido a que específicamente, no existe enseñanza o sugerencia para los tiempos de tinción y concentraciones de tintura que la invención de XY ha encontrado para teñir células de esperma congeladas- descongeladas con la uniformidad necesaria para que sean separadas sin contaminación cruzada y manteniendo su viabilidad […]”[9]. 2.

Argumentó, frente al análisis de patentabilidad efectuado por la parte demandada, que “[…] El examinador en las Resoluciones ahora impugnadas enfatiza que los ejemplos de D1 permiten derivar evidentemente los resultados y el método de la invención de XY ahora estudiada. Sin embargo, presento a continuación un resumen de los hechos y el contenido de los ejemplos de D1: […] El ejemplo 1 utiliza semen recién extraído (columna 15, línea 2), que se tiñe y se separa (columna 15 líneas 3 y 4) y utiliza dos controles no sexados, un control de congelado/descongelado y un control de líquidos (columna de 15 líneas de 35 a 45).

El Ejemplo 1 no revela la tinción de los controles. […] Por consiguiente, el ejemplo 1 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado. […] El Ejemplo 2 utiliza semen no sexado, que se congela y se descongela. (Columna 15 la última línea y la columna 16 la primera línea). El Ejemplo 2 no revela la tinción de dicho semen. […] Por consiguiente, el ejemplo 2 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado. […] En el Ejemplo 3 se tiñe semen fresco no sexado, el cual es separado (Columna 16, líneas 27 a 31).

En ningún momento se congela el semen separado, se mantiene a 5°C (Columna 16, líneas 37 a 41). […] Por consiguientes, el ejemplo 3 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado. […] Finalmente, el Ejemplo 4 usa semen no sexado sin separar (Columna 17, líneas 25 a 30). […] Por consiguiente, el ejemplo 4 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado […]”[10]. 3.

Añadió que “[…] el método ahora propuesto por la sociedad XY evidentemente cumple con los tres indicios de actividad inventiva: Los resultados inesperados de 90% de pureza y viabilidad de semen sexado obtenido a partir del semen criopreservado; supera perjuicios anteriores, por cuanto se pensaba que las delicadas células del semen no soportarían dos procesos de criopreservación y en el medio un proceso de clasificación; y finalmente, responde a necesidades antiguas de poder tratar y clasificar semen proveniente de fincas lejanas en donde se recolecta el semen, sin tener que construir un laboratorio sofisticado de clasificación en la misma finca o cerca a ella para no tener que trasladar el semen fresco por mucho tiempo. […]”[11]. 4.

Afirmó que “[…] Lo anterior, sumado a que la anterioridad citada D1 no deriva de forma evidente la invención, permite concluir que el método propuesto por XY si cumple con el requisito de nivel inventivo, y debe ser protegida mediante el derecho de patente […]”[12]. 5. Manifestó que la parte demandada violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 “[…] al no conceder una patente para un invento que sí contaba con los tres requisitos de patentabilidad. […] La conclusión tomada por la SIC en las resoluciones impugnadas no es correcta toda vez que como se explicó a lo largo de este escrito, la invención de XY si cuenta con nivel inventivo y lamentablemente la SIC fundamentó su conclusión en hechos equivocados (por ejemplo confundir que el ejemplo 2 de D1 se refería a semen sexado, y era semen sin seleccionar) para erróneamente concluir que no tenía nivel inventivo por las enseñanzas contenidas de D1 […]”[13]. 6.

Concluyó que “[…] La SIC incurre en errores de entendimiento de la invención y del objeto de la misma, lo cual la lleva a tomar las decisiones equivocadas con respecto al nivel inventivo de la invención con lo cual queda comprobado que hubo falsa motivación de los actos administrativos emitidos por la SIC. En efecto, y como se ha señalado a lo largo de esta demanda, la presente invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica y constituye un avance sorprendente e inesperado respecto a los métodos para clasificación de muestras de semen comprendidos en el estado de la técnica, como por ejemplo la patente D1 […]”[14].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[15] contestó la demanda[16] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 1. Indicó que con la expedición de los actos administrativos acusados no se vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, toda vez que “[…] de las diligencias que obran en el expediente administrativo, se advierte que, precisamente, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los mencionados artículos 14 y 18 de la Decisión 486, la Oficina encontró que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta […]”[17]. 2.

Explicó, sobre el problema técnico planteado, que “[…] si bien es cierto que la solicitud soluciona el problema técnico de la necesidad de inducir un género determinado en un embrión concebido, pero este resultado era de esperarse, para la persona versada, dado que el estado de la técnica enseñaba que esto se logra con un semen sexado.

Ahora bien, el hecho de que el semen después de su recolección haya sido sometido a “criopreservación”, que consiste, como explica D1, en congelarlo con vapor de nitrógeno líquido (Ej. 2), estaba al alcance de la persona versada. […] Y con respecto a que “se evitan los siguientes inconvenientes en su obtención: (1) contaminación del semen y (2) un tiempo alto de teñido puede afectar la viabilidad del esperma resultando en bajo porcentaje de fertilización”, se advierte que ya D1 evitaba la contaminación con semen rico en un tipo de esperma diferente del que se busca, pues de hecho allí se lograba una pureza de 90% (Ej. 3).

Y con respecto a que se disminuye el tiempo de teñido para evitar afectar la viabilidad del esperma, se observa que la solicitud requiere 1 hora y en ocasiones 3 horas, para el teñido, de manera que es más ventajoso el estado de la técnica D1, que requiere 1 hora (ver D1, Ej. 1, Col. 15, línea 4). Por ello, no hay nivel inventivo en la invención […]”[18]. 3.

Aclaró que “[…] es cierto que D1 (US6149867) enseña un método para separar espermatozoides a partir de semen fresco en un citómetro de flujo. Pero también enseña que el método incluye mayor fluido para minimizar el estrés en las células de esperma y una solución de citrato de sodio al 2,9%. Enseña la mejora en los sistemas de acogida del semen y técnicas para su proceso, entre ellos la congelación con vapor de nitrógeno líquido (Ej. 2) y así se obtiene esperma que tiene un alto contenido de los cromosomas de interés (bien sean cromosomas “X” o cromosomas “Y”) es decir en 90% (Ej. 3), razón por la cual el método reivindicado en la solicitud denegada resulta obvio y, por ende, sin nivel inventivo […]”[19]. 4.

Reiteró que “[…] D1 anula el nivel inventivo de la solicitud, porque da a conocer la técnica del semen criopreservado. Ahora bien, es cierto que congelación y posterior descongelación del semen puede afectar el porcentaje de fertilización, pero en la solicitud denegada NO contiene evidencia de que se haya superado tal hecho. Mientras que los resultados en D1 ya eran ventajosos […] el porcentaje de preñez y el número de hembras obtenidas ya eran altos, y estos niveles no parecen haber sido superados por la solicitud estudiada, puesto que ésta sólo presenta que cuando se hizo la tinción con una alta concentración de colorante se requirió menos tiempo (1 hora) que cuando se hizo con baja concentración (más de 3 horas) (tabla 1 de la Pág. 22).

Por tanto, estos resultados NO son evidencia relevante de que se haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, que haya sido causado, ni pueda ser directamente atribuido, al hecho de que en el método de la solicitud denegado el semen está previamente congelado. Por ello, el método reivindicado en la solicitud resultó obvio y, en consecuencia, carente tiene nivel inventivo […]”[20]. 5.

Añadió que “[…] vale anotar que D1 sugiere el método para separar espermatozoides a partir de semen criopreservado. Se reitera que asiste razón al demandante en su afirmación según la cual el método de D1 no se realiza con el semen criopreservado. Porque si así fuese, tal documento anularía la novedad. Pero, como antes se indicó, D1 enseña la congelación con vapor de nitrógeno líquido (Ej. 2) y así se obtiene esperma que tiene un alto contenido de los cromosomas de interés (bien sean cromosomas “X” o cromosomas “Y” es decir en 90% (Ej. 3), razón por la cual el método reivindicado en la solicitud denegada resultó obvio y, por ende, sin nivel inventivo […]”[21]. 6.

Concluyó que “[…] las invenciones son patentables cuando la actividad creadora provoca cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, además implica un cierto progreso en relación con lo ya conocido, condiciones que en el presente caso no se dieron, razón por la cual la solicitud fue denegada mediante acto administrativo debidamente motivado […]”[22].

Solicitud de interpretación prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de mayo de 2014[23], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017[24], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación Prejudicial solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 6 de mayo de 2019[25], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[26], llevo a cabo la audiencia inicial el 13 de mayo de 2019[27], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 11.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 11.2.

Se declaró saneado el proceso. 11.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 11.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 11.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 11.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 11.7.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 11.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador llevo a cabo la audiencia de pruebas regulada en el artículo 181 ibidem, el 17 de septiembre de 2019[28]. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia de pruebas, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación Prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017; vii) marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la carga de la prueba; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8º[29] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[30] de 12 de marzo de 2019[31], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos[32] acusados son los siguientes: 1. La Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011[33], mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”, en la que se indicó: “[…] 9.4.

Nivel inventivo […] Visto lo anterior, se advierte que el método para diferenciar espermatozoides, reivindicado en la presente solicitud carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica se deriva, de manera evidente, a partir de la información enseñada por el estado del arte.

En efecto, la reivindicación 1 divulga un método para aislar células de esperma deseadas que comprende las etapas de: […] El documento del estado de la técnica más cercano es D1 (Fls. 103 a 111), que enseña la forma de separar cromosomas X de cromosomas Y, mediante un citómetro de flujo, tal como se observa en la tabla. Adicionalmente, con respecto a la solicitud, divulga la misma disposición del citómetro mediante una fuente de células de esperma, fuente de fluido envainado, la boquilla a través de la cual pasan dichas células de esperma, el oscilador que actúa en dicho fluido envainado, el elemento sensor de las células de esperma, una disposición que discrimina las células según sus características de tinción (con incluso el mismo principio de teñido reivindicado por la solicitud) y el elemento de contención para colectar dichas células de esperma.

En el ejemplo 1 enseñado en dicha anterioridad, se señala la forma de tinción de células de esperma mediante su incubación a 38 pm de colorante Hoechst 3342 por una hora a 34°C. De esta forma, se alcanzó una pureza de 90%, aproximadamente (Col. 15, línea 9 y Col. 16, línea 33). Los experimentos llevados a cabo en D1 involucran el congelamiento y descongelamiento del semen con fines de su transporte.

Dicho mecanismo, por lo tanto, es común en el estado de la técnica, antes o después de la tinción. Las diferencias de la solicitud frente a D1, radican en la mayor concentración de colorante (40 - 20500 micro-molar). Estas diferencias, relacionadas con las condiciones a las cuales se realiza el proceso de teñido y de mantenimiento de las células no demuestran un salto sorprendente en la separación de cromosomas, ya que en D1 se logró una eficiencia en la separación del 90% (Col. 15, líneas 8 a 10), mientras que en la solicitud la eficiencia para separar poblaciones de cromosomas es de más del 85%.

Por otra parte, puesto que D1 divulgaba previamente la necesidad de separar espermatozoides que contienen cromosomas X de espermatozoides que contienen cromosomas Y e indicaban que cada población resultante tuviera un número significativo de espermatozoides separados de forma correcta e uniforme, una persona del oficio normalmente versada en la materia, motivada por tal sugerencia, lograría métodos presentados en la solicitud basándose en las enseñanzas divulgadas en D1.

En consecuencia, el método reivindicado carece de nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado del arte y resulta obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica y, por ende, no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.4. Sobre la respuesta de la solicitante […] Al respecto, tal como se ha determinado en el análisis de patentabilidad, las diferencias de la solicitud y la anterioridad radican en la separación de esperma, previamente congelado y descongelado, o de semen fresco.

Debido a que no se evidencia un efecto técnico sorprendente, y el estado de la técnica indica el separar, mediante una metodología similar a la reivindicada, esperma de variada procedencia, la solicitud continúa careciendo de nivel inventivo. En este orden de ideas, cualquier esperma de mamífero que presente las diferencias estructurales evidentes en los cromosomas X y Y, es susceptible a separación por la metodología divulgada en D1, ya que la solicitud presenta el mismo fundamento técnico.

La característica de congelar y descongelar el semen antes del tratamiento, no evidencia efectos técnicos sorprendentes ligaos a diferencias estructurales con fines de separación del esperma, como se demostró en el análisis de patentabilidad. De esta manera, los argumentos de la solicitante no son procedentes. […] En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X y CROMOSOMAS Y" […]”. (Destacado fuera del texto) 2. La Resolución núm. 56211 de 26 de septiembre de 2012[34], mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011, en la que se indicó: “[…] frente a lo divulgado por el documento D1 las soluciones propuestas por la presente invención no muestran un efecto destacado o una solución sorprendente. […] Así las cosas, la solución aportada por la invención de la solicitud en estudio resultaba evidente frente a D1 por cuanto: a) El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención, resolvió el problema usando una técnica muy similar: En el ejemplo 1 se señala la forma de tinción de células de esperma mediante su incubación a 38 \xWi de colorante Hoechst 3342 por una hora a 34°C (columna 15 líneas 2-8).

De esta forma, se alcanzó una pureza de 90% aprox. (línea 9); b) A partir de la información divulgada por D1 parece evidente usar la misma técnica de tinción para separar los espermatozoides, puesto que se trata del mismo material biológico y se pretende alcanzar el mismo objetivo. Justamente eso fue lo que hizo el inventor de la solicitud en estudio, tal como se evidencia de la comparación de los dos métodos de tinción, las modificaciones que tuvo que hacer el solicitante fueron mínimas. c) Por otra parte, el hecho de que la forma más común para conservar el esperma sea la criopreservación (por tanto sea un hecho normal que se trabaje a partir de material congelado) y que la técnica de separación de cromosomas ya divulgada por D1 preserve los espermas teñidos y posteriormente congelados, implica que no había un impedimento real para realizar la tinción planteada en la solicitud, puesto que dicha condición de trabajar con esperma congelado- descongelado resulta común en el campo técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con la información divulgada en la descripción, el objeto del método de tinción reclamado en la solicitud es igualmente aplicable a esperma congelado-descongelado o esperma fresco (folio 74 párrafo 2). Esto muestra que el inventor no tuvo que realizar un proceso diferente para trabajar con esperma congelado frente al esperma fresco y que dicho problema se resolvió con un proceso muy similar al divulgado en D1.

Por otra parte, el uso de una mayor concentración de colorante resultaba ser una solución evidente para lograr una tinción homogénea y especialmente que requiera un mejor tiempo, dado que como bien lo manifiesta el recurrente, la prolongación del tiempo de tinción afecta la viabilidad de las células de esperma. Respecto a la declaración del Dr. Rick Lenz (folio 244; folios 254 reverso a 257), esta oficina se permite manifestar que si bien las respuestas del Dr. Lenz evidencian las diferencias entre el semen fresco y el congelado, y el uso de semen fresco en los ejemplos de D1, los argumentos antes expuestos también muestran que dicha condición de congelamiento no requirió una adaptación especial en la solicitud.

De esta manera resulta evidente que D1 sí sugiere cómo resolver el problema técnico planteado en la solicitud y que frente a D1 la solicitud en estudio carece de nivel inventivo, por tanto no resulta patentable. Por lo anteriormente anotado quedan desvirtuados los argumentos del recurrente sobre la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 al momento de efectuarse el estudio de nivel inventivo.

En virtud de lo expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 47353 del 31 de agosto de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención […]” (Destacado fuera del texto) El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011 y 56211 de 26 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN [POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X y CROMOSOMAS Y”, vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 2.

En éste sentido, se analizará en primer lugar, si para el 29 de noviembre de 2000 y para un experto medio en biología reproductiva: animal, la mencionada invención se derivaba de manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en el documento D1, referencia US 6.149.867 publicado el 21 de noviembre de 2000. 3. En segundo lugar, si la invención cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, que la parte demandada consideró afectado por divulgaciones previas contenidas en el documento D1 antes mencionado. 4.

Y, en tercer lugar, si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017 en la que interpretó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[35], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[36] de la Comisión de la Comunidad Andina[37].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[38] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[39] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[40]: “[…] 1.5.

De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.6. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.6.1.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.6.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.6.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: […] 1.7. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.8.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema – solución: 1.8.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.8.1.1. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.8.1.2. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.8.1.3.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. […] 2. Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes […] 2. Respecto al tema de la autonomía de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008." 3.

Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 4. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros. 5. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 6. Asimismo, es pertinente agregar que este examen debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen analizando cada caso concreto. 2.7.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Patentes no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite […]”. (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad 31.

Visto el artículo 14 de la Decisión 486, se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, serán otorgadas siempre que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad 32.

Visto el artículo 18 de la Decisión 486, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la carga de la prueba 33.

Visto el artículo 167 del Código General del Proceso, sobre carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 34. Visto el artículo 164 del Código General del Proceso, sobre necesidad de la prueba, prevé que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 35.

Esta Sala[41] ha determinado que corresponde a la parte actora la carga de acreditar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda. La omisión en el cumplimiento de la carga procesal trae consigo posibles consecuencias desfavorables, como una sentencia que niegue las pretensiones de la demanda. 36. Al respecto, la Corporación ha señalado que el concepto de carga de la prueba se convierte en: i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo incluso cuando falte la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas; las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo, así: “[…] Como fácilmente puede advertirse, el aspecto en últimas más trascendente de las reglas de la carga de la prueba se concreta en las consecuencias que se derivan de su no satisfacción, esto es, del no ejercicio de los derechos a la aportación o solicitud de práctica de pruebas o a la formulación de alegaciones dentro del proceso, si se tiene en cuenta que la finalidad de éste, para las partes, es la estimación o desestimación de la(s) pretensión(es) formulada(s) y que, por ello, dentro de él se lleve a cabo una instrucción encaminada a proporcionar al juzgador los elementos necesarios para que pueda efectuar la comparación entre los fundamentos de tal(es) pretensión(es) y el ordenamiento jurídico[42].

Y el de las consecuencias del incumplimiento de la carga de probar o de alegar es el aspecto más relevante, habida cuenta de que la parte que desee obtener un resultado favorable a sus pretensiones necesitará probar y alegar todo aquello que sea útil y pertinente para la defensa de su posición. En otros términos, «no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota»[43]; las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resultado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta[44], pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición de «non liquet» le obliga a resolver, en todo caso.

Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional. […] El precepto que en el derecho positivo colombiano gobierna el tema, tratándose de los procedimientos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por virtud de la incorporación que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo efectúa respecto de las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan materias no desarrolladas en aquella codificación, es el artículo 177 del citado Estatuto Procesal Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 177.

Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”.

Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa.

Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses […]”[45].

(Negrillas y resaltado fuera del texto). 37. Esta Sala, en cuanto al principio onus probandi, precisó que con esta expresión se quiere indicar la actividad correspondiente a cada una de las partes en la tarea de demostrar al juez los hechos en que se basan sus afirmaciones de la demanda o de la defensa, según sea el caso. En este sentido, indicó: “[…] a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción. b) Reux, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir, que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda […]”[46].

Análisis del caso concreto 38. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre los requisitos de patentabilidad, el nivel inventivo como requisito de patentabilidad y la carga de la prueba; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, el nivel inventivo, y la carga de la prueba. Del cargo de violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 40.

Ahora bien, conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 14 de la Decisión 486, establece los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable, los cuales son, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; y, en particular, el artículo 18 ibídem, define el requisito de nivel inventivo. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este caso, respecto del nivel inventivo, indicó que la invención debe representar un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además no debe ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, es decir que “[…] a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la material para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica […]”[47]. 42.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar a continuación el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos administrativos acusados; en segundo lugar, analizará los argumentos de la parte demandante y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes e intervinientes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 43.

La parte demandada, al realizar el análisis de patentabilidad del estado de la técnica al 27 de junio de 2003, fecha de la presentación de la solicitud de prioridad invocada, encontró un documento que se anticipa al objeto de la solicitud presentada por la parte demandante, el cual es: 1. D1: US: 6.149.867, titulado “Sheath fluids and collection systems for sex-specific cytometer sorting of sperm”, publicado el 21 de noviembre de 2000[48]. 44.

La parte demandada negó la solicitud de patente de invención al concluir que “[…] el método reivindicado carece de nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado del arte y resulta obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica y, por ende, no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 […]”[49]. 45.

Así, en los actos administrativos acusados, respecto del nivel inventivo, manifestó que la anterioridad citada como D1 es el estado de la técnica más cercano “[…] que enseña la forma de separar cromosomas X de cromosomas Y, mediante un citómetro de flujo, tal como se observa en la tabla. Adicionalmente, con respecto a la solicitud, divulga la misma disposición del citómetro mediante una fuente de células de esperma, fuente de fluido envainado, la boquilla a través de la cual pasan dichas células de esperma, el oscilador que actúa en dicho fluido envainado, el elemento sensor de las células de esperma, una disposición que discrimina las células según sus características de tinción (incluso el mismo principio de teñido reivindicado por la solicitud) y el elemento de contención para colectar dichas células de esperma.

En el ejemplo 1 enseñado en dicha anterioridad, se señala la forma de tinción de células de esperma mediante su incubación a 38 um de colorante Hoecht 3342 por una hora a 34°C. De esta forma, se alcanzó una pureza de 90%, aproximadamente (Col. 15, línea 9 y Col. 16, línea 33). Los experimentos llevados a cabo en D1 involucran el congelamiento y descongelamiento del semen con fines de transporte.

Dicho mecanismo, por lo tanto, es común en el estado de la técnica, antes o después de la tinción […][50]. 46. En este orden de ideas, concluyó que la materia de la invención resultaba obvia para un experto medio en la materia objeto de la patente, comoquiera que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica, y, en consecuencia, se encontraba afectado el requisito de nivel inventivo. 47.

La parte demandante, en su escrito de demanda, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto durante el procedimiento administrativo, en el sentido de afirmar que la anterioridad citada por la parte demandada no le enseña o le sugiere a la persona medianamente versada en la materia, utilizar un proceso como el descrito en la invención presentada, el cual “[…] provee una solución real a un problema técnico más allá de lo enseñado o sugerido en el estado del arte y provee un efecto técnico inesperado debido a que específicamente, no existe enseñanza o sugerencia para los tiempos de tinción y concentraciones de tintura que la invención de XY ha encontrado para teñir células de esperma congeladas-descongeladas con la uniformidad necesaria para que sean separadas sin contaminación cruzada y manteniendo su viabilidad […][51]. 48.

Durante el trámite del presente proceso, por un lado, con el fin de controvertir los argumentos expuestos por la parte demandada en el procedimiento administrativo, la parte demandante presentó un dictamen pericial y solicitó la práctica de dos testimonios. El Despacho Sustanciador, aceptó como prueba el dictamen pericial y decretó las pruebas testimoniales solicitadas, y ordenó a la parte demandante realizar las gestiones necesarias para garantizar la comparecencia de los testigos y del perito a la audiencia de pruebas, con el fin de que este último expresara las razones y conclusiones de sus opiniones presentadas en el dictamen pericial. 49.

No obstante lo anterior, mediante memorial radicado en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 11 de septiembre de 2019, la parte demandante manifestó que “[…] DESISTIMOS de la audiencia que se llevaría a cabo el próximo 17 de septiembre de 2019, en el que se realizarían los testimonios de ANIMAL RICK, JUAN FERNANDO MORENO Y R. VISHWANAT […][52]. 50.

El Despacho Sustanciador, en la audiencia de pruebas, interpretó la solicitud de desistimiento de la audiencia como desistimiento de la declaración del perito Rick Lenz y de los testimonios del Dr. R. Vishwanath y del señor Juan Fernando Moreno comoquiera que el desistimiento de la audiencia de pruebas no es procedente. En este sentido, aceptó el desistimiento de las pruebas señaladas en atención a que se cumplían los requisitos previstos en la ley. 51.

Por otro lado, por su parte, la parte demandada presentó un informe técnico, el cual fue aceptado como prueba durante la audiencia inicial. Asimismo, el Despacho Sustanciador ordenó a la parte demandada realizar las gestiones necesarias para garantizar la comparecencia de la examinadora de patentes para que expresara las razones y conclusiones de sus opiniones presentadas en el informe técnico. 52.

La Sala considera que corresponde a la parte demandante demostrar que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, es decir, que tenía nivel inventivo y, en ese sentido, demostrar, por un lado, que el análisis de la parte demandada no se ajustó a derecho y, por el otro, que los actos administrativos acusados se encuentran incursos en las causales de nulidad invocadas en la demanda. 53.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la parte demandada la que debe demostrar en esta instancia que la solicitud de patente no cumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos administrativos acusados. 54.

Esta Sección, en jurisprudencia reiterada[53], ha señalado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. 55.

En este orden de ideas, esta Sección[54], al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, consideró: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2- piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].

Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Destacado fuera del texto) 56.

En otra oportunidad, esta Sección[55] consideró que la parte demandante, por ser el solicitante de la patente, es quien tiene la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la parte demandada restaban novedad y altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori. En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.».

Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».

Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable. Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo.

No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”. (Destacados fuera del texto). 57. En este contexto, la Sala considera que la parte demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que la divulgación previa referida por la parte demandada como anterioridad no afectaba el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina como se indicó en los actos administrativos acusados. 58.

En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de la anterioridad citada por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 59. La Sala observa que la parte demandante presentó un dictamen pericial con el fin de desvirtuar el análisis de la parte demandada que la llevó a concluir que la solicitud de patente de invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad; sin embargo, desistió de la prueba antes de que el perito que elaboró el dictamen pericial explicara la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento; y en consecuencia, el dictamen pericial aportado al proceso perdió su valor. 60.

En este orden de ideas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la parte demandada y, en ese sentido, que da solución al problema técnico planteado. 61.

La Sala considera que al desistir de la declaración del perito la parte demandante y al no existir material probatorio en el expediente, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 62.

Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su rechazo, ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad. 63.

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso el nivel inventivo de la formulación solicitada, este se tendrá como no demostrado. 64. Aunado a lo anterior, el informe técnico presentado por la parte demandada y la exposición que hizo la examinadora de patentas Olga Rosa González Fonseca sobre los aspectos técnicos del mismo durante la audiencia inicial, indica que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo al derivarse de manera obvia de la anterioridad citada para un experto medio en la materia y no presenta un avance o salto cualitativo frente al estado de la técnica, en los siguientes términos: “[…] MAGISTRADA AUXILIAR: Gracias.

¿Usted encuentra alguna utilidad ventaja o aporte en la invención denegada, frente al estado de la técnica? SRA. GONZÁLEZ: En realidad no, ósea es el procedimiento que se venía utilizando y el resultado logrado es, es más en la descripción hay un resultado que dice que la eficiencia de separación, dice es mayor que 85% bueno no es un dato fijo, pero dice la eficiencia de separación es mayor del 85%, sin embargo la eficiencia de separación en D1 era mejor porque era del 90%, entonces desde ese punto de vista ya considerando los datos que se presentan en la misma solicitud y comparados con el dato que hay en D1, se ve que no hay una ventaja pues el procedimiento que se hace en esa solicitud, respecto de lo que se venía haciendo y que se explica en el documento uno. MAGISTRADA AUXILIAR: Gracias por su respuesta.

Para concluir, por favor brevemente indique según su opinión; si entonces D1 divulga o sugiere el objeto de tinción en cuestión o lo hace obvio. SRA. GONZÁLEZ: Si, si lo divulga si lo sugiere, si lo hace obvio porque todos los pasos del procedimiento que son: llevar el semen, ponerlo a reaccionar con el colorante, esperar el tiempo, hacer la separación, esta separación se hace por medio de láser, todos los pasos estaban claramente divulgados previamente en D1 […][56]. 65.

En suma, ante la carencia de vocación de los cargos formulados, la Sala, con base en las consideraciones expuestas, negará las pretensiones de la demanda por no haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Conclusión 66. La Sala concluye, siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sección, que la parte demandante no probó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, hubiere incurrido en alguna irregularidad al resolver que la solicitud de patente de invención no cumplía con el requisito de nivel inventivo y, en consecuencia, negará la solicitud. 67.

En este mismo sentido, la Sala concluye que la parte demandante no demostró que la solicitud de patente de invención haya cumplido con los requisitos sustanciales exigidos por la normativa andina aplicable, esto es, la Decisión 486; razón por la cual era procedente y ajustada a derecho la decisión de la parte demandada durante el procedimiento administrativo. 68.

Además, el informe técnico presentado por la parte demandada indica que la solicitud de patente de invención presentada por la parte demandante se encuentra afectada en su nivel inventivo por la anterioridad consistente en el documento D1. 69. Por último, como consecuencia de todo el análisis realizado, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 al negar la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”. 70.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011 y 56211 de 26 de septiembre de 2012 y, en consecuencia, la Sala[57] negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.

Condena en costas 71. Visto el numeral 8[58] del artículo 365[59] de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 3 a 4 y 6. [3] Cfr. Folios 196 a 232 y 412 a 412 a 413 (reforma de la demanda). [4] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [6] Esta resolución negó la patente para la invención titulada Disposición para separar espermatozoides congelados en poblaciones que contienen cromosomas X y Y”. [7] Cfr. Folio 199. [8] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [9] Cfr. Folios 220 y 221. [10] Cfr. Folios 221 y 222. [11] Cfr. Folio 225. [12] Ibidem. [13] Cfr. Folio 226. [14] Cfr. Folio 227. [15] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 427. [16] Cfr. Folios 414 a 426 y 441 a 447 (contestación a la reforma a la demanda). [17] Cfr. Folio 418. [18] Cfr. Folio 419. [19] Cfr. Folio 420. [20] Cfr. Folio 421. [21] Cfr. Folio 422. [22] Cfr. Folio 423. [23] Cfr. Folios 455 y 456. [24] Cfr. Folios 474 a 484. [25] Cfr. Folios 498 y 499. [26] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [27] Cfr. Folios 508 a 523. [28] Cfr. Folios 530 a 542. [29] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [30] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [31] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [32] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [33] Cfr. Folios 16 a 20. [34] Cfr. Folios 22 a 30. [35] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [36] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [37] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [38] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [39] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [40] Cfr. Folios 475 a 484. [41] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de octubre de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 17001-23-33-000-2015-00353-01. [42] GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, I, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1.968, p. 312. [43] MUÑOZ SABATÉ, Luis, Técnica probatoria.

Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Praxis, Barcelona, 1967, pp. 48-49. [44] GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, I., cit., p. 318. [45] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 27 de junio de 2013, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, núm. único de radicación: 25000-23-26-000-2002-01965-01. [46] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 8 de junio de 2018.

C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 63001-23-31-000-2010-00222-02. [47] Cfr. Folio 481. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017. [48] Cfr. Folios 289 a 331. Traducción oficial: Fluido de recubrimiento y sistemas de recolección para citómetros de clasificación de esperma por sexo. [49] Cfr. Folio 19. [50] Ibídem. [51] Cfr. Folios 220 a 221. [52] Cfr. Folio 529. [53] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00257- 00. [54] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01. [55] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00324-01. [56] Cfr. Folio 546. [57] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [58] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…] Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [59] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.