PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre los signos mixtos TCS y las marcas mixtas TCC y TCC MENSAJERÍA y nominativas TCC / ACRÓNIMOS – No se comparan ideológicamente / MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a los signos mixtos TCS en las clases 9, 16, 35 y 42 porque a pesar de tener similitud con las marcas mixtas y nominativas TCC registradas en las clases 35, 36, 38 y 39 no hay conexión competitiva Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud similar; en efecto, la marca solicitada está conformada por una sola palabra que tiene tres consonantes, las marcas nominativas y mixtas opositoras, están conformadas por una sola palabra con un total de tres consonantes.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos son evidentes, por lo que se concluye que entre ambas no existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas y las estructuras ortográficas.

Comparación Fonética […] La Sala evidencia que no existe una gran diferencia en la pronunciación fonética de las marcas objeto de comparación se pronuncian de forma similar esto es, en el caso de TCC [TE-CE-CE] y la pronunciación de las marcas TCS es [TE-CE-ESE]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que existe similitud fonética entre las marcas mixtas TCS, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas nominativas y mixtas TCC cuyo titular es la parte demandante. […] Comparación Ideológica […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que corresponden a acrónimos toda vez que TCC corresponde a Transportadora Comercial Colombiana y TCS corresponde a Tata Consultancy Services, por lo tanto, los acrónimos TCC y TCS, así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios.

Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera que entre las marcas TCC y TCS existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun así, no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. […] Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto […]Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. […]La Sala analizará cada uno de los criterios descritos para determinar si existe una conexión competitiva, en el presente caso, así: El grado de sustitución, complementariedad de los productos o servicios y la posibilidad razonable de considerar que los productos o provienen del mismo empresario Ninguno de los servicios comercializados con las marcas TCS es sustituible con los que son comercializados con las marcas TCC, teniendo en cuenta que sus respectivos titulares operan en sectores comerciales diferentes, lo que no permite dicha sustitución, pues las marcas TCS, que son de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, corresponden a una empresa que su labor comercial se centra en el segmento de la prestación de servicios de consultoría y de provisión de servicios de tecnología e informática así como de productos con esta misma finalidad, lo que permite identificar que los servicios y los productos ofrecidos corresponden a dicho segmento comercial; mientras los servicios ofrecidos por las marcas TCC, no corresponden a la prestación de servicios de provisión tecnológica, sino a actividades comerciales de mensajería, tales como el envío de paquetes, por diversos medios de transporte, y actividades de logística empresarial relacionada con dicha actividad (mensajería), lo que difiere de la prestación de servicios y productos de tecnología, y no permite que sean sustituibles entre sí. Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Las marcas TCC y las marcas TCS no comparten las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza, salvo en la Clase 35, sin embargo, en dicha clase no corresponden a los mismos servicios, por las siguientes razones: […] Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad En cuanto la relación, los canales de comercialización y medios de publicidad, no existe ninguna similitud, dado que los servicios comercializados por las marcas TCC corresponden a servicios relativos a la gestión de paquetería y de mensajería, mientras que los servicios y los productos comercializados por las marcas TCS no tienen esta finalidad por lo que se puede inferir que son mercados, formas de comercialización y medios de publicidad diferentes.

Uso conjunto o complementario de los servicios, misma finalidad e intercambiabilidad Tampoco son productos ni servicios complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. La Sala concluye que, en el caso sub examine, entre los productos y los servicios identificados por las marcas objeto de comparación no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor.

En este contexto, las marcas TCS cuestionadas, no presentan una conexidad competitiva con las marcas propiedad de la parte demandante, por lo tanto, no se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba / NOMBRE COMERCIAL Transportadora Comercial Colombiana SA TCC SA – No se prueba su uso en el tiempo de manera continua La Sala observa, al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente que: i) la parte demandante demostró que en el año de 1998 efectuó el primer uso del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA y demostró que en el año 2009 dio el último al nombre comercial; ii) sin embargo en el expediente no obra prueba alguna que desde 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 le dio algún uso relativo al nombre comercial; y ii) el 7 de marzo de 2008, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro las marcas mixtas TCS.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA; TCC SA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de las marcas concedidas.

La parte demandante demostró que el primer uso que dio al nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA; TCC SA, fue en el año de 1998 y el ultimo uso que le dio al citado nombre comercial corresponde al año 2009, sin embargo en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre comercial desde el año 2005 hasta la fecha en que se solicitó el registro de las marcas mixtas TCS, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas mixtas TCS, por lo que se concluye que la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre las marcas citadas, el cual data desde el año 2008, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA. Así las cosas, la Sala considera que no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA – No lo son las marcas TCC Visto el expediente, se observa que para demostrar la notoriedad de las marcas TCC, la parte demandante allegó como prueba, las Resoluciones núms. 5101 de 29 de enero de 2010, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”y 5116 de 29 de enero de 2010, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos; actos administrativos en los que se declaró la notoriedad de las marcas TCC “[…] entre los años 1997 a 2007 […]”.

Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa TCC, pues para la fecha en que se solicitó el registro de las marcas TCS, esto es, 7 de marzo de 2008 las marcas TCC no tenían la calidad de ser notorias, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del literal h) del artículo 136 ni de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad..

ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de las marcas mixtas TCS, que identifican productos y servicios de las clases 9, 16, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marcas concedidas; las marcas mixtas y nominativas TCC, que identifican servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza; y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de las marcas mixtas TCS; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre las marcas concedidas y las marcas nominativas y mixtas y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en unas causales de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Naturaleza / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Requisitos para su ejercicio / AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – No es un requisito que deba agotarse para incoar la acción de nulidad relativa / EXCEPCIÓN DE INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA – No probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sección Primera de la Corporación, en providencia de 17 de octubre de 2013, en relación con el agotamiento del procedimiento administrativo, consideró que “[…] Sobre el particular, la Sala hace notar que, como atrás se consignó, el artículo 172 de la Comisión de la Comunidad Andina la norma comunitaria autoriza a cualquier persona para solicitar la nulidad de un registro marcario cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe, razón por la cual no constituye requisito que el demandante se haya hecho parte en la actuación administrativa ni requiere el previo agotamiento de la vía gubernativa para acudir directamente ante la Jurisdicción para impetrar su nulidad, precisamente por tratarse de una acción pública […]”.La Sala considera que teniendo en cuenta el carácter sui generis de la acción de nulidad relativa, se tiene que por tratarse de una acción pública y de carácter comunitario, como indica el precedente citado, el agotamiento del procedimiento administrativo no corresponde a uno de los requisitos para su interposición, ya que exigir tal requisito se contrapone a la normativa comunitaria que regula la materia, igualmente, tampoco es de recibo la postura esbozada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso referente a que no se puede admitir los argumentos referentes al artículo 134 de la Decisión 486, pues dicha argumentación contrario sensu enriquece el discurso judicial expuesto por la parte demandante, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00391-00 Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: TATA SONS LIMITED Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre un nombre comercial; régimen y análisis probatorio para demostrar la titularidad de un nombre comercial; cotejó entre marcas mixtas y marca nominativa; marcas que componen un acrónimo; marca notoria, su protección y análisis probatorio para demostrar la notoriedad de una marca; y riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Transportadora Comercial Colombiana S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms: i) 53756 de 19 de diciembre de 2008, 7076 de 23 de febrero de 2009 y 17139 de 2 de abril de 2009; ii) 48463 de 26 de noviembre de 2008, 3627 de 29 de enero de 2009 y 10788 de 3 de marzo de 2009; iii) 48299 de 26 de noviembre de 2008, 3626 de 29 de enero de 2009 y 9926 de 27 de febrero de 2009; y iv) 48301 de 26 de noviembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Transportadora Comercial Colombiana S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms: 1.

Resoluciones núms. 53756 de 19 de diciembre de 2008[4], “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 7076 de 23 de febrero de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 17139 de 2 de abril de 2009 “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Resoluciones núms. 48463 de 26 de noviembre de 2008[5], “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 3627 de 29 de enero de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 10788 de 3 de marzo de 2009 “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 3.

Resoluciones núms. 48299 de 26 de noviembre de 2008[6], “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 3626 de 29 de enero de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 9926 de 27 de febrero de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 4.

Resolución núm. 48301 de 26 de noviembre de 2008[7], “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca mixta TCS, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta TCS que identifica productos y servicios de las clases 9, 16, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Tata Sons Limited, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 53756 de fecha 19 de diciembre de 2008, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio en el expediente administrativo No. 08-024208, la cual concedió el registro de la marca TCS, a favor de TATA SONS LIMITED. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 7076 de fecha 23 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 53756 de 2008.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 17139 de fecha 2 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 53756 de 2008. CUARTA: Que se declare la nulidad de la resolución número 48463 de fecha 26 de noviembre de 2008, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio en el expediente administrativo No. 08-024216, la cual concedió el registro de la marca TCS, a favor de TATA SONS LIMITED. QUINTA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 3627 de fecha 29 de enero de 2009, proferida por la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 48463 de 2008.

SEXTA: Que se declare la nulidad de la resolución número 10788 de fecha 3 de marzo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 48463 de 2008. SÉPTIMA: Que se declare la nulidad de la resolución número 48299 de fecha 26 de noviembre de 2008, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio en el expediente administrativo No. 08-024213, la cual concedió el registro de la marca TCS, a favor de TATA SONS LIMITED. OCTAVA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 3626 de fecha 29 de enero de 2009, proferida por la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 48299 de 2008.

NOVENA: Que se declare la nulidad de la resolución número 9926 de fecha 27 de febrero de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 48299 de 2008. DECIMA: Que se declare la nulidad de la resolución número 48301 de fecha 26 de noviembre de 2008, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio en el expediente administrativo No. 08-024215, la cual concedió el registro de la marca TCS, a favor de TATA SONS LIMITED […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: Respecto de la marca mixta TCS que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 7 de marzo de 2008, el registro como marca del signo nominativo TCS para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 591, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca TCC, que identifica servicios de las clases 35, 36, 38 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 53756 de 19 de diciembre de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta TCS para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 7076 de 23 de febrero de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53756 de 19 de diciembre de 2008. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 17139 de 2 de abril de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53756 de 19 de diciembre de 2008. Respecto de la marca mixta TCS que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 7.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 7 de marzo de 2008, el registro como marca del signo nominativo TCS para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 8. La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 591, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca TCC, que identifica servicios de las clases 35, 36, 38 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 9.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta TCS para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 10. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008. 11.

La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 3627 de 29 de enero de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008. 12. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 10788 de 3 de marzo de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008.

Respecto de la marca mixta TCS que identifica productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza 13. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 7 de marzo de 2008, el registro como marca del signo nominativo TCS para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 14.

La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 591, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca TCC, que identifica servicios de las clases 35, 36, 38 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta TCS para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008. 17. La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 3626 de 29 de enero de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008. 18.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 9926 de 27 de febrero de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008. Respecto de la marca mixta TCS que identifica productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 19.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 7 de marzo de 2008, el registro como marca del signo nominativo TCS para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 20. La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 591, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca TCC, que identifica servicios de las clases 35, 36, 38 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 48301 de 26 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta TCS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134[9]; de los literales a)[10], b)[11] y h)[12] del artículo 136; de los artículos 224[13], 225[14] y 226[15] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[16], en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 1. Indicó, respecto del artículo 134 de la Decisión 486, que “[…] (s)e violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca TCS no cumple con uno de los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo.

Debido a la evidente similitud entre la marca TCS y la marca TCC y nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC, podemos concluir que la marca solicitada en los expedientes administrativos Nos. 08-24208, 08-024216, 08-024213, 08- 024215 no es suficientemente distintiva. […]”[17]. 2. Sostuvo, respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…] (s) violó la norma transcrita por cuanto la marca concedida mediante las resoluciones cuya nulidad se demanda es confundiblemente similar a la marca TCC, de propiedad de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A., la cual se encuentra debidamente registrada para identificar servicios de las clases 35, 38 y 39 de la clasificación internacional de marcas, de conformidad con los siguientes certificados de registro: |MARCA |CLASE |CERTIFICADO |VIGENCIA | |TCC |39 |122859 |06-10-2013 | |TCC |38 |210183 |22-07-2018 | |TCC |35 |212969 |28-09-2018 | |TCC |39 |122857 |07-12-2013 | |TCC |38 |183155 |22-01-2016 | |TCC |36 |183154 |22-01-2016 | |TCC MENSAJERÍA |38 |331898 |14-05-2017 | |WWW.TCC.COM.CO |38 |250008 |31-01-2012 | |WWW.TCC.COM.CO |39 |249960 |31-01-2012 | |WWW.TCC.COM.CO |35 |252823 |06-06-2012 | Podemos observar que, dentro de la marca solicitada para registro, la parte que mayor relevancia tienen es el signo TCS, el cual es prácticamente idéntico a la marca notoria TCC, veamos: […][18]. 3.

Agregó, respecto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…] (e)ncontramos que el nombre comercial de mi poderdante corresponde a TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A., sobre la cual tienen el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso. En consecuencia, las mencionadas normas legales nacionales y comunitarias fueron violadas por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca TCS, sin tener en cuenta el alto renombre del cual goza el nombre comercial TCC. […]”[19]. 4.

Precisó, respecto del literal h) del artículo 136 y de los artículos 224 a 226 de la Decisión 486 que “[…] (l)a sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A., fundada en el año de 1968, ha posicionado su marca TCC, hasta convertirla en una de las marcas insignia en nuestro país. Dicha marca goza de un alto reconocimiento, hasta el punto que deba ser protegida más allá del principio de la especialidad para evitar la dilución de su carácter distintivo y la pérdida de su valor comercial.

La marca mixta TCS reproduce la marca TCC, y por tal motivo los actos administrativos que concedieron su registro deben ser anulados. […]”[20]. Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[21] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas[22], así: 1. Indicó que “[ ] (c)on la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en ninguna violación a las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto es de expresar que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el Decreto Ley 2153 de 19921 y en la Decisión 486 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos expidió legal y válidamente la resoluciones acusadas, por medio de la cual concedió el registro de la marca "TCS (Mixta)" para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 42 y 35 del nomenclador internacional, tal como consta en las piezas que conforman los expedientes administrativos números 08-24208, 08-24216, 08-24213 y 08-24215, de la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia. Cabe advertir que, de los documentos obrantes en los mencionados expedientes, es dable concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa a la sociedad accionante.

En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, según se explicará más adelante. Así mismo, debe resaltarse que el demandante no expone un argumento que desvirtué la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual los cargos de violación a las normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar.

Es así como los actos demandados están debidamente motivados y no son nulos como mal lo refiere el actor. […]”[23]. 2. Manifestó que “[ ] (e)n concordancia y aplicación de los antecedentes jurisprudenciales citados tenemos que la Oficina Nacional Competente procedió de manera acertada a registrar la marca "TCS", dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose que ésta marca está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro no se estaría privando a otros competidores, de utilizar estas formas para identificar los mismos productos y servicios como es el caso de marras […] Se observa claramente entonces, que las diferencias ortográficas entre las marcas señaladas, es evidente y salta a la vista que no son similares o semejantes entre sí y que con ello, se pueda generar confusión entre los consumidores de los determinados productos que se identifican con las mismas […]”[24]. 3.

Finalmente, resaltó que: “[…] (e)n relación con marcas denominativas o marcas mixtas en las que predominan el factor nominativo, que a su vez cuentan con palabras que incorporan significado o contenido conceptual, encontramos que se le debe dar primacía al elemento ideológico como factor diferenciador en la comparación de las marcas.

En efecto, si un consumidor al entrar en contacto con una marca retiene el concepto que le provoca, tal idea se quedara en su memoria evitando que se confunda con otras marcas que, si bien comparten una estructura ortográfica similar, tomó relevancia el aspecto conceptual que se constituye en un elemento para diferenciar a las marcas. […] Así la cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta oficina considera que entre las marcas "TCC - MENSAJERIA" y "TCS", no existen semejanzas que generan confusión, razón por la cual el consumidor si puede diferenciarlas en el mercado. […] Por todo lo anterior, muy respetuosamente le solicito señores Magistrados al momento de dictar sentencia se sirva desechar los cargos de violación señalados por la demandante y en su defecto, se confirme las decisiones tomadas por el Establecimiento Nacional Competente. […]”[25].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[26] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas[27], así: 1. Propuso la excepción que denominó “la sociedad TCC S.A. no agotó la vía gubernativa” respecto de la Resolución núm. 48301 de 26 de noviembre de 2008, frente a lo que indicó que “[ ] (l)a necesidad de agotar la vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse sobre sus propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean planteadas ante los tribunales […] Ahora bien, en este caso en concreto, el aquí demandante al actuar en vía gubernativa, respecto del expediente N° 08 024215, presentó solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución N° 48301 de 26 de noviembre de 2008, cuando lo que procedía era presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación. Si bien la normatividad interna prevé la posibilidad de presentar solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos, también lo es que el mismo artículo 69 del CCA establece las causales taxativas por las cuales que puede interponerse la revocación. En ese orden de ideas, la revocatoria directa no era el mecanismo idóneo para agotar la vía gubernativa, toda vez que, de una parte, la resolución cuya revocatoria se pretendía, en su artículo tercero de la parte resolutiva, le concedió al Doctor Jorge Vera Vargas, o a quien hiciera de sus veces, recurso de reposición y en subsidio de apelación que debía presentar dentro del término de los (5) cinco días siguientes a la notificación del acto, por consiguiente, si pretendía desvirtuar lo preceptuado en la resolución, los precedente era presentar los respectivos recursos que efectivamente fueron concedidos, pues es en dichos recursos de vía gubernativa que se puede impugnar el acto por cualquier clase de inconformidad.

Más aún si el aquí demandante había participado como opositor en el trámite administrativo de solicitud de marca. Teniendo claro lo anterior, es evidente que en relación con el Expediente Nº 08 024215, el demandado no agotó la vía gubernativa, por lo que esta Sala no puede pronunciarse sobre los actos acusados, emitidos durante el mencionado trámite de este expediente [ ]”[28]. 2.

Adicional a lo anterior, sostuvo que “[…] se advierte que el accionante no agotó vía gubernativa respecto de su inconformidad con la alegada violación del artículo 134 de la Decisión 486, como quiera que ninguna de las resoluciones acusada, y en particular, ninguna de las que resolvieron los recursos de reposición y subsidio de apelación de la actora, hacen referencia a la inconformidad del recurrente por supuesta trasgresión o falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486. […] Se colige entonces que cuando el demandante de la nulidad de un registro marcario actuó como opositor en el procedimiento administrativo respectivo, habiendo tenido la oportunidad de recurrir o apelar en vía gubernativa, a fin de que la administración atendiera los motivos de inconformidad sobre la decisión, el no apelar el acto demuestra la conformidad del interesado con dicho proveído, renunciando así a su derecho a controvertirlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Igualmente, al apelar sólo uno de los puntos de la decisión, el interesado demuestra su conformidad con los demás puntos decididos., encontrándose en firme la decisión respecto de estos, no pudiendo controvertirlos ante la jurisdicción. […]”[29]. 3. Estableció que “[…] observamos que la marca “TCS” (mixta) cumple con el requisito de distintividad señalado en el artículo 134 de la Decisión para constituirse como marca y, en consecuencia, es para distinguir productos o servicios en el mercado […] Como puede deducirse de lo anterior, la marca TCS cumple con el requisito de distintividad o aptitud distintiva en abstracto, ya que tiene una estructura que le permite constituirse como marca, pues por un lado tampoco es un signo de estructura tan compleja que le impida ser percibida como distintivo […]”[30]. 4.

Puntualizó, respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…] (l) a composición disímil de las marcas enfrentadas surge de la diferente composición de cada una. Mientras que la marca de mi poderdante se compone de las letras TE, CE, y ESE, es decir tres letras diferentes la de la sociedad opositora se componen de dos letras, la segunda de las cuales se repite en el vocablo TE-CE-CE.

No es cierto, por tanto, que las palabras tengan una pronunciación idéntica, como alega el opositor, pues no están compuestas por las mismas letras y las letras que las componen no tiene una pronunciación idéntica, lo cual excluye la posibilidad de confusión en el mercado. […] Respecto del cotejo ideológico o conceptual entre las marcas confrontadas, las marcas en conflicto no tienen significado en el idioma español, por lo cual no puede hablarse de confusión desde el punto de vista conceptual.

La coexistencia de estas dos marcas no constituye un riesgo de confusión desde el punto de vista ideológico, pues cada una distingue las prestaciones mercantiles de un competidos en el marcado, pero por si mismas carecen de significado en el idioma español […]”[31]. 5. Resaltó, respecto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, que: “[…] (e)n el caso que nos ocupa, las pruebas presentadas por la parte demandante no cumplen con· los criterios transcritos, y por lo tanto, no son suficientes para evidenciar la preexistencia de un nombre comercial protegido, en los términos requeridos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, tales pruebas no son suficientes para evidenciar la continuidad en el uso, ni la relación con una actividad económica específica del demandante, ni el uso respecto del público consumidor.

Por lo anterior, no se cumple el primer presupuesto para que se configure la causal de irregistrabilidad, a saber, la prexistencia de un nombre comercial protegido. […]”[32]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de mayo de 2018[33], suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018[34], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 literales a), b) y h), 224, 25 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación solicitada, excepto los artículos 134 ya que no se analizará el concepto de marca ni los artículos 225 y 226 toda vez que el asunto controvertido no se analiza la competencia desleal ni el uso no autorizado de una marca notoria. 3. De oficio se interpretaron los artículos 228 y 190, 192 y 193 de la Decisión 486 para profundizar la figura de la notoriedad marcaria y para analizar la figura del nombre comercial […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Auto de pruebas 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2019[35] reanudo el proceso, atendiendo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; y resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de febrero de 2020[36], corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 13.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) la excepción denominada “indebido agotamiento de la vía gubernativa”, propuesta por la parte demandada; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca causal de irregistrabilidad; x) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; xi) el marco normativo de la protección del nombre comercial; xii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y xiii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Visto el artículo 128 numeral 7.º[37] del Código Contencioso Administrativo[38], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[39] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[40], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[41] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[42], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486 17.

Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 18.

De conformidad con la norma referida supra, la Sala considera que, en el marco de la Comunidad Andina, existen dos tipos de acciones especiales cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma. 19.

La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486, que establecen los requisitos generales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las características propias del signo como tal. 20.

La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que afectan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros; o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe. 1.

Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretenda. 2. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[43], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 3.

En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[44].

Marco normativo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 21. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que prevé: “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” 22.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para los asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las acciones procedentes contra las decisiones en materia de propiedad industrial. 23. Vistos los artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 24.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia[45], se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva. […]”[46] (Destacados de Sala). 25.

La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibídem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) la de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa 26. Visto el artículo 90[47] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[48], que corresponde al antiguo artículo 86 del Código de Procedimiento Civil[49], aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre aspectos no regulados; el juez está en la obligación dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 27.

Asimismo, vistos: i) el numeral 5.° del artículo 42 de la Ley 1564, sobre deberes del juez, en virtud del cual el juez debe adoptar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y ii) 132 ibídem, sobre el control de legalidad. 28.

La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que la adecuación de la acción se debe establecer de acuerdo con los criterios fijados por la ley, es un deber del juez; pretende evitar decisiones inhibitorias y tiene como objeto la seguridad jurídica. En este sentido, mediante sentencia de 2 de marzo de 2016, se precisó: “[…] De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad.  […] Sin embargo, el Juez Tercero Administrativo de Pasto ni durante el curso del proceso, ni al momento de emitir el fallo, adoptó alguna medida o agotó alguna posibilidad que le permitiera llegar a proferir una sentencia de fondo, pues solo se limitó a manifestar una indebida escogencia de la acción por parte del actor, pese a que, como quedó expuesto, tenía la obligación de cumplir con el deber impuesto por el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, de adecuar la acción para darle el trámite que legalmente le corresponde, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

Se reitera que el juez tiene la obligación constitucional de emitir sentencias que fallen de fondo los problemas jurídicos que sean sometidos a su conocimiento por los ciudadanos. Para cumplir de manera cabal con dicho deber, el funcionario judicial debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley procesal […]”. 29. Asimismo, en providencia de 28 de febrero de 2013[50], al analizar el deber procesal que tiene el juez en relación con la adecuación de la acción y el impulso procesal, indicó: "[ ] El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna.

La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 (sic) del C.P.C., a cuyo tenor: “ADMISION DE LA DEMANDA Y ADECUACION DEL TRÁMITE. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.” En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Entre esos deberes, se cuenta el deber procesal de adecuar la acción a la que legalmente corresponde, y de darle el trámite correspondiente con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para concluirlo con sentencia inhibitoria injustificada.

Así lo puso de presente esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2012, al señalar: “Se debe advertir que el Tribunal…tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía. […] La Sala considera, en esta medida, que el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales, desconociendo los mandatos y deberes que le imponen los artículos 37 y 409 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la diligencia y obligación de velar por la rápida solución del proceso, los cuales resultan aplicables ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).” El juez no puede asumir una posición pasiva que por esa causa, le conduzca a abstenerse de fallar de fondo, pues es su deber adoptar las medidas procesales para hacer eficaz la protección del bien jurídico para cuya efectividad el ciudadano pone en marcha la jurisdicción. La razonabilidad de la tesis que reitera la Sala, a favor del cumplimiento por los jueces, del deber procesal de adecuar la acción al trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, a más de evitar desgaste judicial, es plausible, pues a todas luces, resultaría totalmente vano adelantar un proceso a sabiendas, de antemano, que no podrá existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto [ ]" (Destacado de la Sala). 30.

Esta Sección, en reiterada jurisprudencia[51], ha indicado que procede la adecuación de la demanda al trámite de la acción de nulidad relativa a pesar de que se hubiere presentado en ejercicio de otra acción si se cumplen los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina. Adecuación de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa 31.

Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de las marcas mixtas TCS, que identifican productos y servicios de las clases 9, 16, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marcas concedidas; las marcas mixtas y nominativas TCC, que identifican servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza; y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. 32. La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado. 33.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. 34.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de las marcas mixtas TCS; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre las marcas concedidas y las marcas nominativas y mixtas y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en unas causales de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. 35.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. 36.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. Excepción denominada “indebido agotamiento de la vía gubernativa”, propuesta por la parte demandada 37. En el presente caso, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción denominada “la sociedad TCC S.A. no agotó la vía gubernativa” respecto de la Resolución núm. 48301 de 26 de noviembre de 2008, frente a lo que indicó que “[ ] el aquí demandante al actuar en vía gubernativa, respecto del expediente N° 08 024215, presentó solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución N° 48301 de 26 de noviembre de 2008, cuando lo que procedía era presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación. Si bien la normatividad interna prevé la posibilidad de presentar solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos […]” además indicó que “[…] el accionante no agotó vía gubernativa respecto de su inconformidad con la alegada violación del artículo 134 de la Decisión 486, como quiera que ninguna de las resoluciones acusada, y en particular, ninguna de las que resolvieron los recursos de reposición y subsidio de apelación de la actora, hacen referencia a la inconformidad del recurrente por supuesta trasgresión o falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486. 38.

Atendiendo a la excepción propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación de un registro marcario, la Sala procederá a resolver la excepción propuesta. 39. La Sección Primera de la Corporación, en providencia de 17 de octubre de 2013[52], en relación con el agotamiento del procedimiento administrativo, consideró que “[…] Sobre el particular, la Sala hace notar que, como atrás se consignó, el artículo 172 de la Comisión de la Comunidad Andina la norma comunitaria autoriza a cualquier persona para solicitar la nulidad de un registro marcario cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe, razón por la cual no constituye requisito que el demandante se haya hecho parte en la actuación administrativa ni requiere el previo agotamiento de la vía gubernativa para acudir directamente ante la Jurisdicción para impetrar su nulidad, precisamente por tratarse de una acción pública […]”. 40.

La Sala considera que teniendo en cuenta el carácter sui generis de la acción de nulidad relativa, se tiene que por tratarse de una acción pública y de carácter comunitario, como indica el precedente citado, el agotamiento del procedimiento administrativo no corresponde a uno de los requisitos para su interposición, ya que exigir tal requisito se contrapone a la normativa comunitaria que regula la materia, igualmente, tampoco es de recibo la postura esbozada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso referente a que no se puede admitir los argumentos referentes al artículo 134 de la Decisión 486, pues dicha argumentación contrario sensu enriquece el discurso judicial expuesto por la parte demandante, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

Los actos administrativos acusados 41. Los actos administrativos acusados[53] son los siguientes: Expediente administrativo núm. 08024208 1. La Resolución núm. 53756 de 19 de diciembre de 2008[54], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Tata Sons Limited, en la que se indicó: “[…] Vemos que en el estudio de la causal anterior, a donde nos remitimos, ya se concluyó que la marca solicitada TCS y la marca TCC no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación, en tanto son letras con diseños diferentes que cuentan con una consonante distinta en cada caso.

De la misma manera, aún en el evento de que la marca TCC fuera notoria y aplicando un mayor rigor en la comparación, no existen semejanzas suficientes que generen riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o con sus productos o servicios, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas en el mercado.

Una vez comparados los signos no se encontró semejanza o identidad (reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción) en un grado suficiente para que el consumidor asocie o confunda las marcas, entonces, consideramos que no es necesario hacer la valoración de las pruebas que aportó el opositor, pues de hacerse tal estudio no habría incidencia en el análisis de la causal de irregistrabilidad, en especial en la negación de la marca que es el principal fin de dicha causal.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: TCS Mixta Para distinguir: Software para computador; programa oficial del fabricante del computador; sistemas operativos de software y software de redes, memorias de computador, software para computador suministrado a través de internet; software para computadores y aparatos de telecomunicaciones (incluyendo m6dems) para establecer conexión con bases de datos e internet; publicaciones electrónicas y software descargables suministrado en línea de bases de datos e internet; software para computador para su uso con internet y para el comercio electrónico; software para computador para establecer búsqueda de datos; software de gráficos; software de encriptación; computadores; hardware y periféricos para computador; partes, accesorios y componentes para aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos; cintas magnéticas, discos magnéticos, aparatos e instrumentos para procesamiento, registro y almacenamiento de datos; grabación de medios de comunicación teniendo programas y software para computador; discos; cubiertas y contenedores de discos, servidores, tarjetas inteligentes, productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular: TATA SONS LIMITED Dirección: Bombay House, 24 Homi Mody Street Mumbai - 400 001 Domicilio: Mumbai - India Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado Nº: […]” (Resaltado fuera de texto). 2. La Resolución núm. 7076 de 23 de febrero de 2009[55], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53756 de 19 de diciembre de 2008, en la que se indicó: “[…] En el presente caso, se trata entonces de comparar marcas mixtas, para lo cual hay que recurrir a un análisis especial con ocasión a la naturaleza del signo solicitado'.

En efecto, si bien la marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues, es el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Las denominaciones, entonces, aunque siguen prevaleciendo, son un criterio adicional para tener en cuenta al momento de hacer el análisis de confundibilidad.

Así las cosas, el examinador de marcas debe ponerse en el lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto determinar el elemento sobresaliente. Así las cosas, al realizar la confrontación de las marcas en conflicto se establece claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo. En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para esta este tipo de marcas.

En la comparación de signos distintivos a fin de determinar si son susceptibles de confusión, la jurisprudencia' ha sostenido que debe tenerse en cuenta su visión de conjunto, su unidad fonética y gráfica, y su estructura general, mas no sus partes aisladas ni los elementos específicos que se puedan distinguir en las palabras, puesto que, tratándose de estructuras lingüísticas, se debe atender principalmente a la unidad fonética.

En ese sentido, se debe evitar diseccionar o fraccionar los signos que se cotejan, o examinarlos en sus detalles, puesto que esa no es la forma en que proceden los consumidores. Por estas razones, el examen debe centrar su atención preferentemente a los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que sirven como signos distintivos.

De acuerdo con la anterior reproducción de las denominaciones TCS del signo solicitado y TCC de las marcas registradas, la División observa que existe, dentro de los planos estudiados, una semejanza en dos (2) letras: la T y la C. Sin embargo, basar la confundibilidad sólo en esos detalles, desconociendo la presencia de los demás elementos gramaticales y gráficos implicaría escindir, fraccionar el análisis marcario.

A más, no pueden ser las letras individuamente consideradas objeto de monopolio alguno por parte de un titular de registro marcario, sí, la combinación que resulte de la unión de varias letras dentro de una palabra, como también su respectivo diseño. En efecto, de la unidad lingüística del signo solicitado vemos que se forma una combinación que difiere de las de las marcas registradas, principalmente si nos fijamos en las evidentes diferencias eufónica y visual que se presentan entre las letras S al final de la marca solicitada y C de las marcas registradas.

De manera que las denominaciones cotejadas son diferenciables en su conjunto, siempre que no se elimine o diseque la presencia de la última letra del signo solicitado. De otra parte, si atendemos a la grafía de cada una de las denominaciones, podemos observar que las letras de las marcas registradas presentan una inclinación hacia delante muy similar a la del tipo de letra en bastardilla, diseño que no poseen las letras del signo solicitado, las cuales mantienen una posición de verticalidad exacta sin la más nimia inclinación. No sobra agregar que el grosor de las letras es diferente; y la ubicación y forma de los óvalos que integran los respectivos planos gráficos son notablemente distintas.

A más, no se puede alegar exclusividad sobre una figura geométrica que se encuentra en el dominio público, sí, sobre su original diseño. En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similítudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 53756 de 19 de diciembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. […]” (Resaltado fuera de texto). 3. La Resolución núm. 17139 de 2 de abril de 2009[56], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53756 de 19 de diciembre de 2008, en la que se indicó: “[…] En el caso que nos ocupa se trata de determinar si hay existencia de riesgo de confusión entre el signo TCS, para distinguir productos en clase 9ª Internacional y la marca TCC, registrada en las clases 25, 36, 38 y 39ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuando se trata de aplicar esta causal, como ya se mencionó, es preciso ser más rigurosos en la comparación teniendo en cuenta la consideración de notoriedad que pueda tener una de las marcas. En ese sentido, comparando la misma marca habrá casos en los que no se concluya identidad o semejanza, en aplicación de la causal de irregistrabilidad del 136 literal a) pero sí puede haber reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción (que corresponde al género de la identidad o semejanza) en aplicación de la causal del h) del mismo artículo.

En el presente caso, se tiene que el signo solicitado, como ya se expresó, está dirigido a distinguir productos en un sector diferente a los que distinguen las marcas registradas por la opositora. Tal especialidad de los productos implica una ausencia de conexión competitiva, lo cual, ante las diferencias entre los signos (cambio de la última consonante "C" por una "S"), permitiría su coexistencia en el mercado sin que se presente riesgo de confusión, aun cuando la marca opositora resultase detentar el carácter de notoria.

Cabe indicar que esta Delegatura no puede negar que sí se observan las expresiones TCS frente a TIC, varios de sus elementos coinciden, por lo cual, de darse otras circunstancias frente a los productos, los elementos desinentes de los signos dejarían de ser relevantes, y a diferencia de lo manifestado por la División en la Resolución que decidió acerca del recurso de reposición, podría concluirse un resultado diferente.

Sin embargo, con las circunstancias del caso concreto esta Oficina no puede dejar de concluir que el estudio notoriedad resulta irrelevante para el caso concreto, por cuanto ni aún con un examen más riguroso, como el que implica la comparación con marcas notorias, en el evento de concluir la notoriedad de la marca TIC, se determinaría la existencia de un riesgo de confusión entre los signos antes confrontados, pues, como ha quedado establecido la alta diferenciación entre los productos y las diferencias entre los signos obran positivamente para permitir su coexistencia en el mercado.

De la misma manera, el presente registro no significa un aprovechamiento injusto del prestigio de los signos opositores, ni la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, presupuestos necesarios para aplicar la causal contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 53756 de 19 de diciembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]” (Resaltado fuera de texto). Expediente administrativo núm. 08024216 4. La Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008[57], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Tata Sons Limited, en la que se indicó: “[…] Vemos que en el estudio de la causal anterior, a donde nos remitimos, ya se concluyó que la marca solicitada TCS y la marca TCC no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación, en tanto son letras con diseños diferentes que cuentan con una consonante distinta en cada caso.

De la misma manera, aún en el evento de que la marca TCC fuera notoria y aplicando un mayor rigor en la comparación, no existen semejanzas suficientes que generen riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o con sus productos o servicios, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas en el mercado.

Una vez comparados los signos no se encontró semejanza o identidad (reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción) en un grado suficiente para que el consumidor asocie o confunda las marcas, entonces, consideramos que no es necesario hacer la valoración de las pruebas que aportó el opositor, pues de hacerse tal estudio no habría incidencia en el análisis de la causal de irregistrabilidad, en especial en la negación de la marca que es el principal fin de dicha causal.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: TCS Mixta Para distinguir: Programas de computador (impresos) copias impresas por computador, manuales; instrucciones operativas para imprimir; folletos; materiales de instrucción y enseñanza (libros y publicaciones de todo tipo); papelería que incluyen papelería continua para computadores, cinta y tinta, requisitos para computador, tarjetas de todo tipo y descripción, calendarios; diarios; álbumes fotográficos; hojas publicitarias; revista; contraportadas, sobres; folletos, imágenes impresas; reproducción de gráficos, transparencias; material de escritura; papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; periódico y revistas, material para encuadernación de libros; material adhesivo (papelería); material para artistas; cepillos para pintar, tarjetas simples, toda la papelería y requisitos de oficina; certificado de acciones impresos, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular: TATA SONS LIMITED Dirección: Bombay House, 24 Homi Mody Street Mumbai - 400 001 Domicilio: Mumbai - India Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado Nº: […]” (Resaltado fuera de texto). 5. La Resolución núm. 3627 de 29 de enero de 2009[58], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008, en la que se indicó: “[…] En el presente caso, se trata entonces de comparar marcas mixtas, para lo cual hay que recurrir a un análisis especial con ocasión a la naturaleza del signo solicitado'.

En efecto, si bien la marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues, es el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Las denominaciones, entonces, aunque siguen prevaleciendo, son un criterio adicional para tener en cuenta al momento de hacer el análisis de confundibilidad.

Así las cosas, el examinador de marcas debe ponerse en el lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto determinar el elemento sobresaliente. Así las cosas, al realizar la confrontación de las marcas en conflicto se establece claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo. En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para esta este tipo de marcas.

En la comparación de signos distintivos a fin de determinar si son susceptibles de confusión, la jurisprudencia' ha sostenido que debe tenerse en cuenta su visión de conjunto, su unidad fonética y gráfica, y su estructura general, mas no sus partes aisladas ni los elementos específicos que se puedan distinguir en las palabras, puesto que, tratándose de estructuras lingüísticas, se debe atender principalmente a la unidad fonética.

En ese sentido, se debe evitar diseccionar o fraccionar los signos que se cotejan, o examinarlos en sus detalles, puesto que esa no es la forma en que proceden los consumidores. Por estas razones, el examen debe centrar su atención preferentemente a los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que sirven como signos distintivos.

De acuerdo con la anterior reproducción de las denominaciones TCS del signo solicitado y TCC de las marcas registradas, la División observa que existe, dentro de los planos estudiados, una semejanza en dos (2) letras: la T y la C. Sin embargo, basar la confundibilidad sólo en esos detalles, desconociendo la presencia de los demás elementos gramaticales y gráficos implicaría escindir, fraccionar el análisis marcario.

A más, no pueden ser las letras individuamente consideradas objeto de monopolio alguno por parte de un titular de registro marcario, sí, la combinación que resulte de la unión de varias letras dentro de una palabra, como también su respectivo diseño. En efecto, de la unidad lingüística del signo solicitado vemos que se forma una combinación que difiere de las de las marcas registradas, principalmente si nos fijamos en las evidentes diferencias eufónica y visual que se presentan entre las letras S al final de la marca solicitada y C de las marcas registradas.

De manera que las denominaciones cotejadas son diferenciables en su conjunto, siempre que no se elimine o diseque la presencia de la última letra del signo solicitado. De otra parte, si atendemos a la grafía de cada una de las denominaciones, podemos observar que las letras de las marcas registradas presentan una inclinación hacia delante muy similar a la del tipo de letra en bastardilla, diseño que no poseen las letras del signo solicitado, las cuales mantienen una posición de verticalidad exacta sin la más nimia inclinación. No sobra agregar que el grosor de las letras es diferente; y la ubicación y forma de los óvalos que integran los respectivos planos gráficos son notablemente distintas.

A más, no se puede alegar exclusividad sobre una figura geométrica que se encuentra en el dominio público, sí, sobre su original diseño. En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similítudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 48463 de 26 de noviembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. […]” (Resaltado fuera de texto). 6. La Resolución núm. 10788 de 3 de marzo de 2009[59], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48463 de 26 de noviembre de 2008, en la que se indicó: “[…] En el caso que nos ocupa se trata de determinar si hay existencia de riesgo de confusión entre el signo TCS, para distinguir servicios en clase 42ª (sic) Internacional y la marca TCC, registrada en las clases 25, 36, 38 y 39ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuando se trata de aplicar esta causal, como ya se mencionó, es preciso ser más rigurosos en la comparación teniendo en cuenta la consideración de notoriedad que pueda tener una de las marcas. En ese sentido, comparando la misma marca habrá casos en los que no se concluya identidad o semejanza, en aplicación de la causal de irregistrabilidad del 136 literal a) pero sí puede haber reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción (que corresponde al género de la identidad o semejanza) en aplicación de la causal del h) del mismo artículo.

En el presente caso, se tiene que el signo solicitado, como ya se expresó, está dirigido a distinguir productos en un sector diferente a los que distinguen las marcas registradas por la opositora. Tal especialidad de los productos implica una ausencia de conexión competitiva, lo cual, ante las diferencias entre los signos (cambio de la última consonante "C" por una "S"), permitiría su coexistencia en el mercado sin que se presente riesgo de confusión, aun cuando la marca opositora resultase detentar el carácter de notoria.

Cabe indicar que esta Delegatura no puede negar que sí se observan las expresiones TCS frente a TIC, varios de sus elementos coinciden, por lo cual, de darse otras circunstancias frente a los productos, los elementos desinentes de los signos dejarían de ser relevantes, y a diferencia de lo manifestado por la División en la Resolución que decidió acerca del recurso de reposición, podría concluirse un resultado diferente.

Sin embargo, con las circunstancias del caso concreto esta Oficina no puede dejar de concluir que el estudio notoriedad resulta irrelevante para el caso concreto, por cuanto ni aún con un examen más riguroso, como el que implica la comparación con marcas notorias, en el evento de concluir la notoriedad de la marca TIC, se determinaría la existencia de un riesgo de confusión entre los signos antes confrontados, pues, como ha quedado establecido la alta diferenciación entre los productos y las diferencias entre los signos obran positivamente para permitir su coexistencia en el mercado.

De la misma manera, el presente registro no significa un aprovechamiento injusto del prestigio de los signos opositores, ni la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, presupuestos necesarios para aplicar la causal contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 48463 de 26 de noviembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]” (Resaltado fuera de texto). Expediente administrativo núm. 08024213 7. La Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008[60], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Tata Sons Limited, en la que se indicó: “[…] Vemos que en el estudio de la causal anterior, a donde nos remitimos, ya se concluyó que la marca solicitada TCS y la marca TCC no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación, en tanto son letras con diseños diferentes que cuentan con una consonante distinta en cada caso.

De la misma manera, aún en el evento de que la marca TCC fuera notoria y aplicando un mayor rigor en la comparación, no existen semejanzas suficientes que generen riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o con sus productos o servicios, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas en el mercado.

Una vez comparados los signos no se encontró semejanza o identidad (reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción) en un grado suficiente para que el consumidor asocie o confunda las marcas, entonces, consideramos que no es necesario hacer la valoración de las pruebas que aportó el opositor, pues de hacerse tal estudio no habría incidencia en el análisis de la causal de irregistrabilidad, en especial en la negación de la marca que es el principal fin de dicha causal.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: TCS Mixta Para distinguir: servicios de programación de computadores, diseño y escritura de software para computador; software de ingeniería; instalación, actualización y mantenimiento de software para computador: diseño, creación, mantenimiento y alojamiento de páginas Web; desarrollo, instalación y manejo de redes de computadores; servicios de análisis para sistemas de computadores; servicios de consultoría y apoyo en relación con el hardware y el software de computadores; servicios de consultoría en relación con Internet; servicios de consultoría en relación con sistemas de seguridad para computadores y tecnología de encriptación, y la implementación de los mismos; servicios de información para los sistemas de computadores; suministro de acceso al usuario para aplicaciones de software; software no descargable; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con los servicios anteriormente mencionados, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular: TATA SONS LIMITED Dirección: Bombay House, 24 Homi Mody Street Mumbai - 400 001 Domicilio: Mumbai - India Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado Nº: […]” (Resaltado fuera de texto). 8. La Resolución núm. 3626 de 29 de enero de 2009[61], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008, en la que se indicó: “[…] En el presente caso, se trata entonces de comparar marcas mixtas, para lo cual hay que recurrir a un análisis especial con ocasión a la naturaleza del signo solicitado'.

En efecto, si bien la marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues, es el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Las denominaciones, entonces, aunque siguen prevaleciendo, son un criterio adicional para tener en cuenta al momento de hacer el análisis de confundibilidad.

Así las cosas, el examinador de marcas debe ponerse en el lugar del consumidor adquirente del producto o servicio y de una visión de conjunto determinar el elemento sobresaliente. Así las cosas, al realizar la confrontación de las marcas en conflicto se establece claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo. En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para esta este tipo de marcas.

En la comparación de signos distintivos a fin de determinar si son susceptibles de confusión, la jurisprudencia' ha sostenido que debe tenerse en cuenta su visión de conjunto, su unidad fonética y gráfica, y su estructura general, mas no sus partes aisladas ni los elementos específicos que se puedan distinguir en las palabras, puesto que, tratándose de estructuras lingüísticas, se debe atender principalmente a la unidad fonética.

En ese sentido, se debe evitar diseccionar o fraccionar los signos que se cotejan, o examinarlos en sus detalles, puesto que esa no es la forma en que proceden los consumidores. Por estas razones, el examen debe centrar su atención preferentemente a los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que sirven como signos distintivos.

De acuerdo con la anterior reproducción de las denominaciones TCS del signo solicitado y TCC de las marcas registradas, la División observa que existe, dentro de los planos estudiados, una semejanza en dos (2) letras: la T y la C. Sin embargo, basar la confundibilidad sólo en esos detalles, desconociendo la presencia de los demás elementos gramaticales y gráficos implicaría escindir, fraccionar el análisis marcario.

A más, no pueden ser las letras individuamente consideradas objeto de monopolio alguno por parte de un titular de registro marcario, sí, la combinación que resulte de la unión de varias letras dentro de una palabra, como también su respectivo diseño. En efecto, de la unidad lingüística del signo solicitado vemos que se forma una combinación que difiere de las de las marcas registradas, principalmente si nos fijamos en las evidentes diferencias eufónica y visual que se presentan entre las letras S al final de la marca solicitada y C de las marcas registradas.

De manera que las denominaciones cotejadas son diferenciables en su conjunto, siempre que no se elimine o diseque la presencia de la última letra del signo solicitado. De otra parte, si atendemos a la grafía de cada una de las denominaciones, podemos observar que las letras de las marcas registradas presentan una inclinación hacia delante muy similar a la del tipo de letra en bastardilla, diseño que no poseen las letras del signo solicitado, las cuales mantienen una posición de verticalidad exacta sin la más nimia inclinación. No sobra agregar que el grosor de las letras es diferente; y la ubicación y forma de los óvalos que integran los respectivos planos gráficos son notablemente distintas.

A más, no se puede alegar exclusividad sobre una figura geométrica que se encuentra en el dominio público, sí, sobre su original diseño. En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 48299 de 26 de noviembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. […]” (Resaltado fuera de texto). 9. La Resolución núm. 9926 de 27 de febrero de 2009[62], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48299 de 26 de noviembre de 2008, en la que se indicó: “[…] En el caso que nos ocupa se trata de determinar si hay existencia de riesgo de confusión entre el signo TCS, para distinguir servicios en clase 42ª Internacional y la marca TCC, registrada en las clases 25, 36, 38 y 39ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuando se trata de aplicar esta causal, como ya se mencionó, es preciso ser más rigurosos en la comparación teniendo en cuenta la consideración de notoriedad que pueda tener una de las marcas. En ese sentido, comparando la misma marca habrá casos en los que no se concluya identidad o semejanza, en aplicación de la causal de irregistrabilidad del 136 literal a) pero sí puede haber reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción (que corresponde al género de la identidad o semejanza) en aplicación de la causal del h) del mismo artículo.

En el presente caso, se tiene que el signo solicitado, como ya se expresó, está dirigido a distinguir productos en un sector diferente a los que distinguen las marcas registradas por la opositora. Tal especialidad de los productos implica una ausencia de conexión competitiva, lo cual, ante las diferencias entre los signos (cambio de la última consonante "C" por una "S"), permitiría su coexistencia en el mercado sin que se presente riesgo de confusión, aun cuando la marca opositora resultase detentar el carácter de notoria.

Cabe indicar que esta Delegatura no puede negar que sí se observan las expresiones TCS frente a TIC, varios de sus elementos coinciden, por lo cual, de darse otras circunstancias frente a los productos, los elementos desinentes de los signos dejarían de ser relevantes, y a diferencia de lo manifestado por la División en la Resolución que decidió acerca del recurso de reposición, podría concluirse un resultado diferente.

Sin embargo, con las circunstancias del caso concreto esta Oficina no puede dejar de concluir que el estudio notoriedad resulta irrelevante para el caso concreto, por cuanto ni aún con un examen más riguroso, como el que implica la comparación con marcas notorias, en el evento de concluir la notoriedad de la marca TIC, se determinaría la existencia de un riesgo de confusión entre los signos antes confrontados, pues, como ha quedado establecido la alta diferenciación entre los productos y las diferencias entre los signos obran positivamente para permitir su coexistencia en el mercado.

De la misma manera, el presente registro no significa un aprovechamiento injusto del prestigio de los signos opositores, ni la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, presupuestos necesarios para aplicar la causal contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 48299 de 26 de noviembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]” (Resaltado fuera de texto). Expediente administrativo núm. 08024215 10. La Resolución núm. 48301 de 26 de noviembre de 2008[63], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Tata Sons Limited, en la que se indicó: “[…] Vemos que en el estudio de la causal anterior, a donde nos remitimos, ya se concluyó que la marca solicitada TCS y la marca TCC no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación, en tanto son letras con diseños diferentes que cuentan con una consonante distinta en cada caso.

De la misma manera, aún en el evento de que la marca TCC fuera notoria y aplicando un mayor rigor en la comparación, no existen semejanzas suficientes que generen riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o con sus productos o servicios, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas en el mercado.

Una vez comparados los signos no se encontró semejanza o identidad (reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción) en un grado suficiente para que el consumidor asocie o confunda las marcas, entonces, consideramos que no es necesario hacer la valoración de las pruebas que aportó el opositor, pues de hacerse tal estudio no habría incidencia en el análisis de la causal de irregistrabilidad, en especial en la negación de la marca que es el principal fin de dicha causal.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: TCS Mixta Para distinguir: Negocios de consultoría; recopilación de información en bases de datos de computador; acceso y procesamiento de datos a través de Internet; almacenamiento de datos y minería de datos; subcontratar servicios para servicios de computador; servicios de información de negocios, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular: TATA SONS LIMITED Dirección: Bombay House, 24 Homi Mody Street Mumbai - 400 001 Domicilio: Mumbai - India Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado Nº: […]” (Resaltado fuera de texto). El problema jurídico 42. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 43.

Si las resoluciones núms: i) 53756 de 19 de diciembre de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 7076 de 23 de febrero de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 17139 de 2 de abril de 2009 “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. ii) 48463 de 26 de noviembre de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 3627 de 29 de enero de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 10788 de 3 de marzo de 2009 “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. iii) 48299 de 26 de noviembre de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 3626 de 29 de enero de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Resolución núm. 9926 de 27 de febrero de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, y iv) 48301 de 26 de noviembre de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca mixta TCS, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza. 44.

Mediante las cuales se concedieron las marcas mixtas TCS que identifican productos y servicios de las clases 9, 16, 35 y 42, vulneran los literales a), b) y h) del artículo 136 y los artículos 224, 228 y 190 a 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 1.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas TCC MENSAJERÍA y TCC, las marcas nominativas TCC que identifican productos comprendidos en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y el nombre comercial TCC, cuyo titular es la parte demandante. 45.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a), b) y h) del artículo 136 y los artículos 224, 228 y 190 a 193 de la Decisión 486. 1. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134, al exponer el concepto de violación del mismo adujó que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumplía con el requisito de distintividad en la medida en que presentaba confusión con la marca de la cual es titular, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca la cual está prevista en el artículo 136. 2.

En efecto la parte demandante argumentó “[…] Debido a la evidente similitud entre la marca TCS y la marca TCC y nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC, podemos concluir que la marca solicitada en los expedientes administrativos Nos. 08-24208, 08-024216, 08-024213, 08-024215 no es suficientemente distintiva […]”. 3.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto consideró que no era procedente interpretar el artículo 134, comoquiera que “[…] no se analizará el concepto de marca […]”. 4. Igualmente, la Sala considera que no procede el estudio de los artículos 225 y 226 de la Decisión 486, dado que dichos artículos corresponden a los casos de competencia desleal o al uso no autorizado de una marca notoriamente conocida. 5.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto consideró que no era procedente interpretar dichos artículos, “[…] toda vez que el asunto controvertido no se analiza la competencia desleal ni el uso no autorizado de una marca notoria […]” 6. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 134, 225 y 226 de la Decisión 486, por lo que no se incluyen en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales a), b) y h) del artículo 136 y los artículos 224, 228 y 190 a 193 ibidem. 46.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 47. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[64], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[65] de la Comisión de la Comunidad Andina[66].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[67] 48. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[68] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 49.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 50.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 51.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 52.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 53. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 54.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 55. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[69]: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado TCS (mixto) es confundible con la marca TCC (mixto) y el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. (denominativo), es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4 Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo TCS (mixto) y la marca TCC (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

El nombre comercial. Características y su protección 3.1En el presente caso se alega la confusión del signo solicitado TCS (mixto) con el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC S.A. (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 3.2. El literal b) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial. 3.3.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “…cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. 3.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial 3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes:. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales..

El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 3.6. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 3.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores'. 3.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: “[…] la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo /íbera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. 3.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 3.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado TCS (mixto) reproduce la marca notoria TCC (mixta), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido': 4.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 4.5.

De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.23 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, ¡principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio".

Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcaría de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.1.0.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada31 como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 4.13.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 4.14. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. 4.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 4.16.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca TCC (mixta), era notoriamente conocidos en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo TCS (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 5.

Marcas conformadas por letras 5.1. En este caso, TATA SONS LIMITED solicitó el registro del signo TCS (mixto) y se le opuso la marca TCC (mixta), por lo que resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. 5.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.33 5.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 5.4.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio, no será registrable. 5.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 5.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.35 5.7.

Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con lo señalado en la presente Interpretación Prejudicial. […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 56.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 57.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 58.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 59. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 60.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 61. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Marco normativo de la protección del nombre comercial 62.

Visto el artículo 190 de la Decisión 486, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 63. Visto el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente y no ha cesado por haber cesado el uso. 64.

Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 65. Visto el artículo 192 de la Decisión 486, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial 66. Visto el artículo 193 de la Decisión 486, conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 67.

En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. Marco normativo sobre régimen probatorio 68.

Vistos el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564[70] de 12 de julio de 2012[71], en lo que no esté expresamente previsto; y el artículo 173 de la Ley 1564, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 69.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 70.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 71. Visto el artículo 176 ibídem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Solución del caso concreto 72. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollados supra sobre los marcos normativos sobre: i) el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ii) el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; iii) la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y iv) la protección del nombre comercial y la enseña comercial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 73.

En este sentido, las marcas mixtas solicitadas, las marcas nominativas y mixtas registradas, y la enseña comercial mixta, objeto de estudio, son como se muestran a comparación: | | | | | |MARCAS |MARCAS |MARCAS MIXTAS |NOMBRE COMERCIAL | |NOMINATIVA |NOMINATIVAS |REGISTRADAS |NOMINATIVO | |SOLICITADA |REGISTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |TCC |1. | | | |(nominativa) | |Transportadora | | | | |Comercial | | | |2. |Colombiana SA; | | | | |TCC SA | | | | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titular: |Titular: |Titular: |Titular: | |Tata Sons |TRANSPORTADORA |TRANSPORTADORA |TRANSPORTADORA | |Limited |COMERCIAL |COMERCIAL |COMERCIAL | | |COLOMBIANA S.A. |COLOMBIANA S.A. |COLOMBIANA S.A. | |Certificados |Certificados |Certificados |n/a | |núms. |núms. 210183[73],|núms. 122859[77],| | |376472, 374994,|212969[74], |122857[78], | | |374756 y |183155[75] y |331898[79], | | |368398[72] |183154[76] |250008[80], | | | | |249960[81] y | | | | |252823[82] | | |Clase 9 |Clase 38: |Clase 39: |En el expediente | | | | |no obra medio de | |“[…] software |“[…] |“[…] Transporte y|prueba alguno que| |para |Comunicaciones |deposito. |demuestre que la | |computador; |[…]”. |Servicios |enseña comercial | |programa | |comprendidos en |haya sido | |oficial del |Clase 35: |la Clase 38 del |depositada ante | |fabricante del | |Decreto 755 de |la parte | |computador; |“[…] Correo |1972 […]”. |demandada. | |sistemas |publicitario, | | | |operativos de |difusión de |Clase 39: | | |software y |material, | | | |software de |agencias de |“[…] Transporte; | | |redes, memorias|información |embalaje y | | |de computador, |comercial, |almacenaje de | | |software para |asistencia en la |mercancías; | | |computador |dirección de |organización de | | |suministrado a |negocios, |viajes […]”. | | |través de |consulta para la | | | |internet; |dirección de |Clase 38: | | |software para |negocios […]”. | | | |computadores y | |“[…] | | |aparatos de |Clase 38: |Telecomunicacione| | |telecomunicacio| |s […]”. | | |nes (incluyendo|“[…] Guatapercha,| | | |módems) para |goma plástica, |Clase 39: | | |establecer |etc. […]”. | | | |conexión con | |“[…] Servicios de| | |bases de datos |Clase 36: |acondicionamiento| | |e internet; | |y embalaje de | | |publicaciones |“[…] Seguros y |productos; | | |electrónicas y |finanzas […]”. |servicios de | | |software | |transportes | | |descargables | |aéreos, | | |suministrado en| |aeronáuticos y | | |línea de bases | |terrestres; | | |de datos e | |servicios de | | |internet; | |depósito y | | |software para | |almacenaje; | | |computador para| |servicios de | | |su uso con | |asistencia en | | |internet y para| |caso de avería de| | |el comercio | |vehículos; | | |electrónico; | |servicios de | | |software para | |transporte de | | |computador para| |automóviles; | | |establecer | |servicios de | | |búsqueda de | |transporte en | | |datos; software| |barcos o buques; | | |de gráficos; | |servicios de | | |software de | |camionaje; | | |encriptación; | |servicios de | | |computadores; | |transporte de | | |hardware y | |mercancías; | | |periféricos | |servicios de | | |para | |fletes; servicios| | |computador; | |de transporte de | | |partes, | |muebles; | | |accesorios y | |servicios de | | |componentes | |organización de | | |para aparatos e| |viajes; servicios| | |instrumentos | |de reparto de | | |eléctricos y | |paquetes; | | |electrónicos; | |servicios de | | |cintas | |reparto de | | |magnéticas, | |mercancías; | | |discos | |servicios de | | |magnéticos, | |transporte de | | |aparatos e | |valores | | |instrumentos | |[…]” | | |para | | | | |procesamiento, | |Clase 35: | | |registro y | | | | |almacenamiento | |“[…] Servicios de| | |de datos; | |localización en | | |grabación de | |mercancías y de | | |medios de | |vagones de | | |comunicación | |mercancías por | | |teniendo | |computador; | | |programas y | |servicios de | | |software para | |transcripción de | | |computador; | |comunicaciones; | | |discos; | |servicios de | | |cubiertas y | |correo | | |contenedores de| |publicitario; | | |discos, | |servicios de | | |servidores, | |distribución de | | |tarjetas | |muestras; | | |inteligentes. | |servicios de | | |[…]” | |difusión de | | |Clase 16 | |anuncios | | | | |publicitarios y | | |“[…] programas | |de material | | |de computador | |publicitario | | |(impresos) | |tales como | | |copias impresas| |folletos | | |por computador,| |prospectos | | |manuales; 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| |cuya finalidad es| | |folletos, | |la explotación y | | |imágenes | |dirección de | | |impresas; | |empresas | | |reproducción de| |comerciales y | | |gráficos, | |dirección de | | |transparencias;| |negocios y las | | |material de | |funciones | | |escritura; | |comerciales de | | |papel y | |dichas empresas, | | |artículos de | |servicios de | | |papel; cartón y| |establecimientos | | |artículos de | |de publicidad que| | |cartón; | |se encargan | | |periódico y | |esencialmente de | | |revistas, | |comunicaciones al| | |material para | |público, de | | |encuadernación | |declaraciones o | | |de libros; | |anuncios y por | | |material | |todos los medios | | |adhesivo | |de difusión y | | |(papelería); | |relación con toda| | |material para | |clase de | | |artistas; | |mercancías y | | |cepillos para | |servicios. | | |pintar, | |Servicios por | | |tarjetas | |radio y | | |simples, toda | |televisión o | | |la papelería y | |medios | | |requisitos de | |electrónicos en | | |oficina; | |relación con el | | |certificado de | |transporte de | | |acciones | |mercancías los | | |impresos […]”. | |servicios que | | | | |entrañan el | | |Clase 42 | |registro, | | | | |transcripción, | | |“[…] servicios | |composición, | | |de programación| |compilación, | | |de | |transmisión o | | |computadores, | |sistematización | | |diseño y | |de comunicaciones| | |escritura de | |escritas y de | | |software para | |grabaciones, así | | |computador; | |como la | | |software de | |explotación o | | |ingeniería; | |compilación de | | |instalación, | |datos matemáticos| | |actualización y| |y estadísticos; | | |mantenimiento | |los servicios de | | |de software | |agencias de | | |para | |publicidad, así | | |computador; | |como servicios | | |diseño, | |tales como la | | |creación, | |distribución de | | |mantenimiento y| |prospectos, | | |alojamiento de | |directamente o | | |páginas web; | |por correo; y la | | |desarrollo, | |distribución de | | |instalación y | |muestras. | | |manejo de redes| |Servicios | | |de | |prestados por | | |computadores; | |personas y | | |servicios de | |organizaciones | | |análisis para | |cuya finalidad | | |sistemas de | |principal es la | | |computadores; | |explotación de | | |servicios de | |empresas | | |consultoría y | |industriales, | | |apoyo en | |comerciales y el | | |relación con el| |reagrupamiento | | |hardware y el | |por cuenta de | | |software de | |terceros, de | | |computadores; | |productos | | |servicios de | |diversos | | |consultoría en | |permitiendo a los| | |relación con | |consumidores | | |internet; | |examinar y | | |servicios de | |comprar estos | | |consultoría en | |productos con | | |relación con | |comodidad […]”. | | |sistemas de | | | | |seguridad para | | | | |computadores y | | | | |tecnología de | | | | |encriptación, y| | | | |la | | | | |implementación | | | | |de los mismos; | | | | |servicios de | | | | |información | | | | |para los | | | | |sistemas de | | | | |computadores; | | | | |suministro de | | | | |acceso al | | | | |usuario para | | | | |aplicaciones de| | | | |software; | | | | |software no | | | | |descargable; | | | | |servicios de | | | | |información, | | | | |asesoramiento y| | | | |consultoría | | | | |relacionados | | | | |con los | | | | |servicios | | | | |anteriormente | | | | |mencionados | | | | |[…]”. | | | | | | | | | |Clase 35 | | | | | | | | | |“[…] negocios | | | | |de consultoría;| | | | |recopilación de| | | | |información en | | | | |bases de datos | | | | |de computador; | | | | |acceso y | | | | |procesamiento | | | | |de datos a | | | | |través de | | | | |internet; | | | | |almacenamiento | | | | |de datos y | | | | |minería de | | | | |datos; | | | | |subcontratar | | | | |servicios para | | | | |servicios de | | | | |computador; | | | | |servicios de | | | | |información de | | | | |negocios […]”. | | | | 74.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar una marca nominativa con una marca nominativa, un nombre comercial mixto y una enseña comercial mixta. 7. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del problema jurídico indicado supra.

Del cargo de violación de los literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 |MARCAS MIXTAS |MARCAS NOMINATIVAS |MARCAS MIXTAS | |SOLICITADAS |REGISTRADAS |REGISTRADAS | | | | | | |TCC | | | |(nominativas) |1. | | | | | | | | | | | | | | | |2. | | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | | | | 75. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibídem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 76.

Esta Sección[83], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[84]. 77. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[85] 78.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[86]. 8. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 9.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta TCS, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 10.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que las marcas TCS son mixtas, cuatro de las marcas TCC son nominativas y seis de las marcas TCC son mixtas por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo TCS (mixto) y la marca TCC (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos […]”[87]. 79.

Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación deberá realizarse entre unos signos mixtos y unas marcas nominativas, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en las marcas mixtas. 80. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en las marcas mixtas, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 81. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[88]. 12.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que las cuatro marcas restantes TCC son nominativas, por lo que las diez marcas TCC se analizarán desde el punto de vista nominativo, tal como ya fue explicado, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 82.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4 Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas […]”[89]. (Destacado del original) 13. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 83. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 84.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCAS MIXTAS SOLICITADAS |T |C |S | |1 |2 |3 | MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS OPOSITORAS |T |C |C | |1 |2 |3 | 85. Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud similar; en efecto, la marca solicitada está conformada por una sola palabra que tiene tres consonantes, las marcas nominativas y mixtas opositoras, están conformadas por una sola palabra con un total de tres consonantes. 86.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos son evidentes, por lo que se concluye que entre ambas no existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas y las estructuras ortográficas.

Comparación Fonética 87. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC TCS – TCC 88.

La Sala evidencia que no existe una gran diferencia en la pronunciación fonética de las marcas objeto de comparación se pronuncian de forma similar esto es, en el caso de TCC [TE-CE-CE] y la pronunciación de las marcas TCS es [TE-CE-ESE]. 89. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que existe similitud fonética entre las marcas mixtas TCS, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas nominativas y mixtas TCC cuyo titular es la parte demandante. 90.

Al respecto, la Sala en un caso similar al presente indicó[90]: “[…] Aunado a lo expuesto, el signo solicitado, el nombre comercial y la marca registrada visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar y que las terminaciones de los signos (letras C y G), no diluyen tal similitud […]”. Comparación Ideológica 91. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[91], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 92.

Al respecto, la sala advierte que las marcas TCC y las marcas TCS, corresponden a lo que se conoce gramaticalmente como unos acrónimos, de los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al expediente, aclaró que: “[…] 5.1. En este caso, TATA SONS LIMITED solicitó el registro del signo TCS (mixto) y se le opuso la marca TCC (mixta), por lo que resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. 5.2.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. 5.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 5.4.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio, no será registrable. 5.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 5.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor. 5.7.

Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con lo señalado en la presente Interpretación Prejudicial. […]” (Destacados de la Sala). 93.

La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que corresponden a acrónimos toda vez que TCC corresponde a Transportadora Comercial Colombiana y TCS corresponde a Tata Consultancy Services, por lo tanto, los acrónimos TCC y TCS, así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. 94.

Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera que entre las marcas TCC y TCS existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun así, no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. 95.

No obstante, lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen. Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 96.

Según lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 la Sala encuentra que, por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas enfrentadas de las que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto de los productos que identifican tanto la marca cuestionada como las marcas registradas propiedad de la parte demandante, teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 97.

La Sala colige, según lo dispuesto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 98.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018[92], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 99.

La Sala, en reciente pronunciamiento[93], acogió los postulados expuestos respecto de la regla de especialidad, así: “[…] Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad;

(iv) relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos […]”. 100. En este sentido, el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia ha explicado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así: “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.” Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. […]”.

(Destacado de la Sala). 101. Teniendo en cuenta lo expuesto supra, la Sala procederá a aplicar los criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones TCC y TCS aplicando cada uno de los criterios establecidos para el efecto: Criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva 102.

La Sala comparará estudiará la Clase para la que fueron concedidas las marcas objeto de estudió, así: |MARCAS NOMINATIVA |MARCAS NOMINATIVAS|MARCAS MIXTAS REGISTRADAS| |SOLICITADA |REGISTRADAS | | |Clase 9 |Clase 38: |Clase 39: | | | | | |“[…] software para |“[…] |“[…] Transporte y | |computador; programa |Comunicaciones |deposito. Servicios | |oficial del fabricante |[…]”. |comprendidos en la Clase | |del computador; sistemas| |38 del Decreto 755 de | |operativos de software y|Clase 35: |1972 […]”. | |software de redes, | | | |memorias de computador, |“[…] Correo |Clase 39: | |software para computador|publicitario, | | |suministrado a través de|difusión de |“[…] Transporte; embalaje| |internet; software para |material, agencias|y almacenaje de | |computadores y aparatos |de información |mercancías; organización | |de telecomunicaciones |comercial, |de viajes […]”. | |(incluyendo módems) para|asistencia en la | | |establecer conexión con |dirección de |Clase 38: | |bases de datos e |negocios, consulta| | |internet; publicaciones |para la dirección |“[…] Telecomunicaciones | |electrónicas y software |de negocios […]”. |[…]”. | |descargables | | | |suministrado en línea de|Clase 38: |Clase 39: | |bases de datos e | | | |internet; software para |“[…] Guatapercha, |“[…] Servicios de | |computador para su uso |goma plástica, |acondicionamiento y | |con internet y para el |etc. […]”. |embalaje de productos; | |comercio electrónico; | |servicios de transportes | |software para computador|Clase 36: |aéreos, aeronáuticos y | |para establecer búsqueda| |terrestres; servicios de | |de datos; software de |“[…] Seguros y |depósito y almacenaje; | |gráficos; software de |finanzas […]”. |servicios de asistencia | |encriptación; | |en caso de avería de | |computadores; hardware y| |vehículos; servicios de | |periféricos para | |transporte de | |computador; partes, | |automóviles; servicios de| |accesorios y componentes| |transporte en barcos o | |para aparatos e | |buques; servicios de | |instrumentos eléctricos | |camionaje; servicios de | |y electrónicos; cintas | |transporte de mercancías;| |magnéticas, discos | |servicios de fletes; | |magnéticos, aparatos e | |servicios de transporte | |instrumentos para | |de muebles; servicios de | |procesamiento, registro | |organización de viajes; | |y almacenamiento de | |servicios de reparto de | |datos; grabación de | |paquetes; servicios de | |medios de comunicación | |reparto de mercancías; | |teniendo programas y | |servicios de transporte | |software para | |de valores […]”| |computador; discos; | | | |cubiertas y contenedores| |Clase 35: | |de discos, servidores, | | | |tarjetas inteligentes. | |“[…] Servicios de | |[…]” | |localización en | | | |mercancías y de vagones | |Clase 16 | |de mercancías por | | | |computador; servicios de | |“[…] programas de | |transcripción de | |computador (impresos) | |comunicaciones; servicios| |copias impresas por | |de correo publicitario; | |computador, manuales; | |servicios de distribución| |instrucciones operativas| |de muestras; servicios de| |para imprimir; folletos;| |difusión de anuncios | |materiales de | |publicitarios y de | |instrucción y enseñanza | |material publicitario | |(libros y publicaciones | |tales como folletos | |de todo tipo); papelería| |prospectos impresos; | |que incluyen papelería | |agencias de importación y| |continua para | |exportación; agencias de | |computadores, cinta y | |informaciones | |tinta, requisitos para | |comerciales; | |computador, tarjetas de | |investigaciones y | |todo tipo y descripción,| |búsqueda de mercados; | |calendarios; diarios; | |estudio de mercados; | |álbumes fotográficos; | |difusión y distribución | |hojas publicitarias; | |de muestras; peritaje de | |revista; contraportadas,| |negocios; servicios de | |sobres; folletos, | |asesores para la | |imágenes impresas; | |organización y dirección | |reproducción de | |de negocios análisis de | |gráficos, | |producción de costos; | |transparencias; material| |ventas de subasta | |de escritura; papel y | |pública; relaciones | |artículos de papel; | |públicas; servicios | |cartón y artículos de | |prestados por personas u | |cartón; periódico y | |organizaciones cuya | |revistas, material para | |finalidad es la | |encuadernación de | |explotación y dirección | |libros; material | |de empresas comerciales y| |adhesivo (papelería); | |dirección de negocios y | |material para artistas; | |las funciones comerciales| |cepillos para pintar, | |de dichas empresas, | |tarjetas simples, toda | |servicios de | |la papelería y | |establecimientos de | |requisitos de oficina; | |publicidad que se | |certificado de acciones | |encargan esencialmente de| |impresos […]”. | |comunicaciones al | |Clase 42 | |público, de declaraciones| | | |o anuncios y por todos | |“[…] servicios de | |los medios de difusión y | |programación de | |relación con toda clase | |computadores, diseño y | |de mercancías y | |escritura de software | |servicios.

Servicios por | |para computador; | |radio y televisión o | |software de ingeniería; | |medios electrónicos en | |instalación, | |relación con el | |actualización y | |transporte de mercancías | |mantenimiento de | |los servicios que | |software para | |entrañan el registro, | |computador; diseño, | |transcripción, | |creación, mantenimiento | |composición, compilación,| |y alojamiento de páginas| |transmisión o | |web; desarrollo, | |sistematización de | |instalación y manejo de | |comunicaciones escritas y| |redes de computadores; | |de grabaciones, así como | |servicios de análisis | |la explotación o | |para sistemas de | |compilación de datos | |computadores; servicios | |matemáticos y | |de consultoría y apoyo | |estadísticos; los | |en relación con el | |servicios de agencias de | |hardware y el software | |publicidad, así como | |de computadores; | |servicios tales como la | |servicios de consultoría| |distribución de | |en relación con | |prospectos, directamente | |internet; servicios de | |o por correo; y la | |consultoría en relación | |distribución de muestras.| |con sistemas de | |Servicios prestados por | |seguridad para | |personas y organizaciones| |computadores y | |cuya finalidad principal | |tecnología de | |es la explotación de | |encriptación, y la | |empresas industriales, | |implementación de los | |comerciales y el | |mismos; servicios de | |reagrupamiento por cuenta| |información para los | |de terceros, de productos| |sistemas de | |diversos permitiendo a | |computadores; suministro| |los consumidores examinar| |de acceso al usuario | |y comprar estos productos| |para aplicaciones de | |con comodidad […]”. | |software; software no | | | |descargable; servicios | | | |de información, | | | |asesoramiento y | | | |consultoría relacionados| | | |con los servicios | | | |anteriormente | | | |mencionados […]”. | | | | | | | |Clase 35 | | | | | | | |“[…] negocios de | | | |consultoría; | | | |recopilación de | | | |información en bases de | | | |datos de computador; | | | |acceso y procesamiento | | | |de datos a través de | | | |internet; almacenamiento| | | |de datos y minería de | | | |datos; subcontratar | | | |servicios para servicios| | | |de computador; servicios| | | |de información de | | | |negocios […]”. | | | 103.

La Sala analizará cada uno de los criterios descritos para determinar si existe una conexión competitiva, en el presente caso, así: El grado de sustitución, complementariedad de los productos o servicios y la posibilidad razonable de considerar que los productos o provienen del mismo empresario 1. Ninguno de los servicios comercializados con las marcas TCS es sustituible con los que son comercializados con las marcas TCC, teniendo en cuenta que sus respectivos titulares operan en sectores comerciales diferentes, lo que no permite dicha sustitución, pues las marcas TCS, que son de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, corresponden a una empresa que su labor comercial se centra en el segmento de la prestación de servicios de consultoría y de provisión de servicios de tecnología e informática así como de productos con esta misma finalidad, lo que permite identificar que los servicios y los productos ofrecidos corresponden a dicho segmento comercial; mientras los servicios ofrecidos por las marcas TCC, no corresponden a la prestación de servicios de provisión tecnológica, sino a actividades comerciales de mensajería, tales como el envío de paquetes, por diversos medios de transporte, y actividades de logística empresarial relacionada con dicha actividad (mensajería), lo que difiere de la prestación de servicios y productos de tecnología, y no permite que sean sustituibles entre sí. Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor 2.

Las marcas TCC y las marcas TCS no comparten las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza, salvo en la Clase 35, sin embargo, en dicha clase no corresponden a los mismos servicios, por las siguientes razones: 3. Los servicios “[…] negocios de consultoría; recopilación de información en bases de datos de computador; acceso y procesamiento de datos a través de internet; almacenamiento de datos y minería de datos; subcontratar servicios para servicios de computador; servicios de información de negocios […]”. de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado por las marcas TCS comprenden el manejo de datos informáticos, consultoría relacionada con dichos aspectos. 4.

Los servicios “[…] de localización en mercancías y de vagones de mercancías por computador; servicios de transcripción de comunicaciones; servicios de correo publicitario; servicios de distribución de muestras; servicios de difusión de anuncios publicitarios y de material publicitario tales como folletos prospectos impresos; agencias de importación y exportación; agencias de informaciones comerciales; investigaciones y búsqueda de mercados; estudio de mercados; difusión y distribución de muestras; peritaje de negocios; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios análisis de producción de costos; ventas de subasta pública; relaciones públicas; servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad es la explotación y dirección de empresas comerciales y dirección de negocios y las funciones comerciales de dichas empresas, servicios de establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios y por todos los medios de difusión y relación con toda clase de mercancías y servicios.

Servicios por radio y televisión o medios electrónicos en relación con el transporte de mercancías los servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos y estadísticos; los servicios de agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo; y la distribución de muestras.

Servicios prestados por personas y organizaciones cuya finalidad principal es la explotación de empresas industriales, comerciales y el reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad […]”. de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado con las marcas TCC, no guarda ninguna relación con los que son prestados con la marca TCS, pues no corresponden al sector de la tecnología, sino de la mensajería de paquetes y logística, lo que permite diferenciarlas perfectamente.

Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad 5. En cuanto la relación, los canales de comercialización y medios de publicidad, no existe ninguna similitud, dado que los servicios comercializados por las marcas TCC corresponden a servicios relativos a la gestión de paquetería y de mensajería, mientras que los servicios y los productos comercializados por las marcas TCS no tienen esta finalidad por lo que se puede inferir que son mercados, formas de comercialización y medios de publicidad diferentes.

Uso conjunto o complementario de los servicios, misma finalidad e intercambiabilidad 6. Tampoco son productos ni servicios complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. 104. La Sala concluye que, en el caso sub examine, entre los productos y los servicios identificados por las marcas objeto de comparación no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. 105.

En este contexto, las marcas TCS cuestionadas, no presentan una conexidad competitiva con las marcas propiedad de la parte demandante, por lo tanto, no se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 y de los artículos 190 a 193 de la Decisión 486 106.

Corresponde a la Sala, previó a desarrollar el cargo propuesto, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, determinar si la parte demandante es titular del nombre comercial Transportadora Comercial Colombiana SA; TCC SA, para lo cual se analizará, con base en las pruebas aportadas al expediente, desde cuando tiene derecho exclusivo sobre la misma, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido y si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados. 107.

De conformidad con los artículos 168 del Código Contencioso Administrativo y 173 de la Ley 1564, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial.

Acervo probatorio 108. De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales[94]: “[…] 1. Copia de la factura No. 366021, de fecha de noviembre de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 2. Copia de la factura No. 66021, de fecha de noviembre de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 3.

Copia del recibo de caja No. 446962, de fecha 19 de enero de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 4. Copia de la factura No. 154033 de fecha de agosto de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 5. Copia del recibo de caja No. 258965, de fecha 22 de agosto de 1999, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 6.

Copia de la factura No. 49526, de fecha 24 de enero de 2000, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 7. Copia de la factura No. 22883077 de fecha 24 de octubre de 2001, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 8. Copia de la factura No. 24062469 de fecha 30 de agosto de 2002, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 9.

Copia de la factura No. 24746276 de fecha 30 de mayo de 2003, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 10. Copia de la factura No. 24747245 de fecha 24 de junio de 2003, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 11. Copia de la factura No. 27299768 de fecha 24 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 12.

Copia de la factura No. 27299389 de fecha 24 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 13. Copia de la factura No. 27299389 de fecha 12 de octubre de 2004, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 14. Copia de la factura No. 27735599 de fecha 06 de febrero de 2005, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 15.

Copia de la factura No. 29737919 de fecha 24 de enero de 2006, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 16. Copia de la factura No. 31462585 de fecha 17 de agosto de 2007, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 17. Copia de la factura No. 33655505 de fecha 20 de diciembre de 2008, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 18.

Copia de la factura No. 33874575 de fecha 30 de enero de 2009, emitida por la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A. 19. Certificación emitida por el señor Mauricio Urrea Aristizábal gerente de la sociedad TBWA COLOMBIA S.A., en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde el año 1998. 20.

Certificación emitida por el señor Ricardo Prieto Castro, de CARACOL RADIO, en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde hace varios años. 21. Certificación emitida por el señor Osear Botero gerente de Medellín, de ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde el año 1994. 22.

Certificación emitida por el señor Mauricio Velasco Martínez director nacional de cartera, de RCN RADIO, en donde certifica la relación comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A., TCC S.A., desde hace quince años. 23. Revista PODER, edición No. 2009/01 de Marzo, en donde aparece publicad (sic) de la marca TCC. 24. Revista CREDENCIAL, edición No. 271, de junio de 2009, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 25.

Periódico CENTROPOLIS de septiembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 26. Periódico EL TIEMPO de Noviembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 27. Periódico EL COLOMBIANO de Noviembre de 2008, en donde aparece publicidad de la marca TCC. 28. Material publicitario de la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC. 29.

Certificación emitida por PUBLICACIONES SEMANA S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 30. Certificación emitida por ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 31. Certificación emitida por RCN TELEVISIÓN S.A., en la cual hace constar su vínculo comercial con TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. 32.

Certificación de Revisor fiscal, en la cual consta: […]”. 1. Las pruebas aportadas se relacionan de la siguiente manera: 1. Dieciocho (18) facturas de venta[95], en las que fue consignado el nombre comercial TCC, las cuales corresponden a la prestación del servicio de correspondencia, así: cinco (5) facturas sin descripción alguna de fecha ni del uso del nombre comercial y trece (13) facturas con el rotulo de TCC y de las fechas 18 de noviembre de 1998, 19 de enero de 1999, 7 de septiembre de 1999, 22 de septiembre de 1999, 24 de octubre de 2001, 30 de agosto de 2002, 31 de mayo de 2003, 24 de junio de 2003, 12 de octubre de 2004, 24 de octubre de 2004, 6 de febrero de 2005, 12 de diciembre de 2008, 1.° de enero de 2009, es decir corresponden a ventas efectuadas desde el 18 de noviembre de 1998 hasta el 1.° de enero de 2009, sin embargo es importante aclarar que desde el 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 no se efectuó venta alguna. 2.

Certificación de 28 de julio de 2009[96], expedida por la Revisora Fiscal de la parte demandante en la que relacionan las ganancias obtenidas por los servicios prestados por la compañía TCC, mes a mes, desde el año 1999 hasta el año 2009. 3. Publicidad[97] relacionada con el nombre comercial TCC, en cuarenta y siete (47) folios útiles, de las cuales únicamente en la que obra a folio 257 del cuaderno principal del expediente se identifica la fecha y el medio escrito en el que fue publicado, esto es la revista PODER edición de marzo de 2009, pero en dicho folio no aparece publicidad relacionada con el nombre comercial TCC, en las demás pruebas documentales, no figura la fecha de publicación ni el medio de comunicación el cual se efectuó la publicidad. 4.

Cuatro (4) [98] certificaciones expedidas por las empresas TBWA Colombia, Caracol S.A., Organización radial Olímpica y RCN Radio, en las que dichas empresas dan fe de las relaciones comerciales contraídas con la parte demandante, esto es con TCC S.A., sin embargo, en las cuatro se indica que la relación comercial abarca “varios años” sin establecer de forma pormenorizada la forma en que se estableció y desarrolló dicha relación comercial. 2.

La Sala considera, de las pruebas documentales allegadas al expediente, lo siguiente: 1. Respecto a la certificación de 28 de julio de 2009, expedida por la Revisora Fiscal de la parte demandante, en la que relacionan las ganancias obtenidas por los servicios prestados por la compañía TCC, mes a mes, desde el año 1999 hasta el año 2009; la Sala observa que la prueba no ofrece la veracidad suficiente para convalidar su contenido, dado que si bien se certifica el monto dinerario total discriminado mes a mes durante el periodo comprendido entre el año de 1999 al 2009, no se especifica: i) dichos ingresos ¿a qué operaciones se refieren?; ii) esas operaciones ¿comprenden el uso del nombre comercial TCC?; iii) que normas, en materia contable, se aplicaron; iv) las fuentes de donde se obtuvieron dichos valores, ¿corresponden a los libros de comercio registrados en la respectiva Cámara de Comercio?; y v) si las operaciones comerciales están respaldadas con los debidos soportes contables. 2.

Frente a la valoración de las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de las empresas, la Sección Cuarta de la Corporación, en sentencia de 25 de septiembre de 2008, expuso que mínimamente dichas certificaciones “[…] deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones […]”[99]. 3.

La Sala considera, respecto a las pruebas documentales allegadas en las que consta la publicidad relacionada con el nombre comercial TCC, que dichas pruebas no ofrecen la suficiente convicción como para demostrar el uso del nombre comercial TCC, teniendo en cuenta que en dicho material evidencial, únicamente consta la publicación de publicidad, sin especificar la fecha de publicación, ni el medio escrito en que se efectuó, por lo que al no contar con la fecha en que se publicó la publicidad no puede la Sala determinar el momento en que se usó publicitariamente el nombre comercial. 4.

Similar razonamiento se aplica a las cuatro (4) certificaciones expedidas por las empresas TBWA Colombia, Caracol S.A., Organización radial Olímpica y RCN Radio, pues no ofrecen el grado de convicción suficiente como para concluir el uso del nombre comercial TCC, teniendo en cuenta que en cada una figuran expresiones tales como que las relaciones comerciales con la parte demandante se han desarrollado desde hace “varios años”, sin especificar, lugar, tiempo y modo en que se desarrollaron dichas actividades comerciales. 5.

La Sala considera que de las dieciocho (18) facturas de venta aportadas al expediente, trece (13) de ellas corresponden a las únicas pruebas en las que consta el uso dado al nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA; TCC SA, ya que en cada una de ellas fue consignado el nombre comercial, corresponden a la prestación del servicio de correspondencia, y corresponden a las fechas 18 de noviembre de 1998, 19 de enero de 1999, 7 de septiembre de 1999, 22 de septiembre de 1999, 24 de octubre de 2001, 30 de agosto de 2002, 31 de mayo de 2003, 24 de junio de 2003, 12 de octubre de 2004, 24 de octubre de 2004, 6 de febrero de 2005, 12 de diciembre de 2008, 1.° de enero de 2009, es decir corresponden a ventas efectuadas desde el 18 de noviembre de 1998 hasta el 1.° de enero de 2009, sin embargo es importante aclarar que desde el 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 no existe factura alguna en ese periodo. 109.

Respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que “[…] quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. [ ] La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario […]”[100]. 110. La Sala observa, al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente que: i) la parte demandante demostró que en el año de 1998 efectuó el primer uso del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA y demostró que en el año 2009 dio el último al nombre comercial; ii) sin embargo en el expediente no obra prueba alguna que desde 6 de febrero de 2005 hasta el 12 de diciembre de 2008 le dio algún uso relativo al nombre comercial; y ii) el 7 de marzo de 2008, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro las marcas mixtas TCS. 111.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA; TCC SA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de las marcas concedidas. 112.

La parte demandante demostró que el primer uso que dio al nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA; TCC SA, fue en el año de 1998 y el ultimo uso que le dio al citado nombre comercial corresponde al año 2009, sin embargo en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, del nombre comercial desde el año 2005 hasta la fecha en que se solicitó el registro de las marcas mixtas TCS, por lo que se tiene que el uso dado al nombre comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de las marcas mixtas TCS, por lo que se concluye que la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre las marcas citadas, el cual data desde el año 2008, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIANA SA;

TCC SA. 113. Así las cosas, la Sala considera que no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. Del cargo de violación del literal h) del artículo 136 y de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 114.

Teniendo en cuenta que la parte demandante manifestó que las marcas TCC son notorias, por lo que deben ser amparadas bajo ese presupuesto, la Sala analizará dicha situación. Al respecto, vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra en relación con la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se tiene que: i) una marca goza de notoriedad cuando sobresale o tiene la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia, y se ha difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado; y ii) se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 115.

Sin embargo, la notoriedad de la marca no se encuentra implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria demostrar su existencia de manera suficiente, a través de la prueba. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia indicó lo siguiente “[…] la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso […]”[101] para lo cual se debe tener en cuenta los factores previstos en el artículo 228 de la Decisión 486. 116.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha precisado adicionalmente que la prueba de la notoriedad debe demostrarse caso a caso, teniendo en cuenta el estatus de notoriedad puede cambiar con el paso del tiempo: “[…] el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinente para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso en particular […]”[102] 117.

Visto el expediente, se observa que para demostrar la notoriedad de las marcas TCC, la parte demandante allegó como prueba, las Resoluciones núms. 5101 de 29 de enero de 2010, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”[103] y 5116 de 29 de enero de 2010, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”[104], expedidas por la Directora de Signos Distintivos; actos administrativos en los que se declaró la notoriedad de las marcas TCC “[…] entre los años 1997 a 2007 […]”. 118.

Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa TCC, pues para la fecha en que se solicitó el registro de las marcas TCS, esto es, 7 de marzo de 2008 las marcas TCC no tenían la calidad de ser notorias, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del literal h) del artículo 136 ni de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad..

Conclusión 119. La Sala considera, que en el caso sub examine, no se configura la excepción denominada “indebido agotamiento de la vía gubernativa” propuesta por la parte demandante. 120. Asimismo, la marca mixta TCS, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra incursa en las causales de nulidad previstas en los literales a), b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 ni vulnera los artículos 224, 228 y 190 a 193 ibídem, comoquiera que no presentan semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas TCC, la parte demandante no demostró la titularidad del nombre comercial Transportadora Comercial Colombiana SA;

TCC SA, y finalmente no demostró la notoriedad de las marcas TCC y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal: motivo por el cual, no prosperan los cargos. 121. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. núms: i) 53756 de 19 de diciembre de 2008, 7076 de 23 de febrero de 2009 y 17139 de 2 de abril de 2009; ii) 48463 de 26 de noviembre de 2008, 3627 de 29 de enero de 2009 y 10788 de 3 de marzo de 2009; iii) 48299 de 26 de noviembre de 2008, 3626 de 29 de enero de 2009 y 9926 de 27 de febrero de 2009; y iv) 48301 de 26 de noviembre de 2008 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción denominada “indebido agotamiento de la vía gubernativa” propuesta por la parte demandada.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 103 [2] Cfr. Folios 28 a 40 y 177 a 186 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 84. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. [4] Con dicho acto administrativo se concedió el registro de la marca mixta TCS, para identificar productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. [5] Con dicho acto administrativo se concedió el registro de la marca mixta TCS, para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional Niza. [6] Con dicho acto administrativo se concedió el registro de la marca mixta TCS, para identificar productos comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. [7] Con dicho acto administrativo se concedió el registro de la marca mixta TCS, para identificar productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folios 29 y 30 [9] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [10] “[…] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [11] “[…] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [12] “[…] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. [13] “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […]”. [14] “[…] Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro […]”. [15] “[…] Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos […]”. [16] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [17] Cfr. Folios 88 y 89 [18] Cfr. Folios 89 y 90 [19] Cfr. Folio 92 [20] Cfr. Folio 94 [21] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 369 [22] Cfr. Folios 359 a 368 [23] Cfr. Folio 361 [24] Cfr. Folio 365 [25] Cfr. Folio 367 [26] Por medio de apoderado. Cfr. Folio 424 [27] Cfr. Folios 385 a 423 [28] Cfr. Folios 388 a 390 [29] Cfr. Folios 391 y 392 [30] Cfr. Folio 397 [31] Cfr. Folio 407 [32] Cfr. Folio 411. [33] Cfr. Folio 450 [34] Cfr. Folios 460 a 482 [35]Cfr. Folios 484 a 489 [36] Cfr. Folio 513 [37] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [38] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [39] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [40] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [41] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [42] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [43] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. [44] Ibídem. [45] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [46] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [47] “Artículo 90.

Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]” [48] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [49] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil” [50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2013;

C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01642-00. [51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias de: 28 de octubre de 2004. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza, núm. único de radicación 1001-03-24-000-2001-00060-00; 15 de marzo de 2018. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020060025400; y de 25 de enero de 2019.

C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00535-00. [52] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 17 de octubre de 2013, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00416-00, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. [53] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [54] Cfr. Folios 8 a 15 [55] Cfr. Folios 16 a 20 [56] Cfr. Folios 21 a 29 [57] Cfr. Folios 30 a 37 [58] Cfr. Folios 38 a 42 [59] Cfr. Folios 21 a 29 [60] Cfr. Folios 52 a 59 [61] Cfr. Folios 60 a 64 [62] Cfr. Folios 65 a 73 [63] Cfr. Folios 74 a 81 [64] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [65] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [66] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [67] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [68] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [69] Cfr. Folios 399 a 421 [70] Normativa aplicable según lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 625 de la Ley 1564: “[…] Artículo 625.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: […] b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación […]”. [71] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [72] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637393843486461613; en consulta realizada el día 27 de octubre de 2020. [73] Cfr. Folio 499 [74] Cfr. Folio 500 [75] Cfr. Folio 503 [76] Cfr. Folio 504 [77] Cfr. Folios 497 y 498 [78] Cfr. Folios 501 y 502 [79] Cfr. Folio 505 [80] Cfr. Folios 506 y 507 [81] Cfr. Folios 508 y 509 [82] Cfr. Folios 510 y 511 [83] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00 [84] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [85] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [86] Ibídem. [87] Cfr. Folio 467. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, pág. 8 [88] Cfr. Folios 467 a 469. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, pág. 8, págs. 8 a 10 [89] Cfr. Folios 465 a 467.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 352-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, págs. 5 a 8 [90] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de julio de 2019, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00290-00. [91] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [92] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00417-00. [93] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 26 de junio de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00028-00. [94] Cfr. Folios 241 a 244 [95] Cfr. Folios 309 a 318 [96] Cfr. Folios 252 a 256 [97] Cfr. Folios 257, 262 a 308 [98] Cfr. Folios 258 a 261 [99] Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 25 de septiembre de 2008, número único de radicación 25000-23-27-000-2003-02203-01, CP, Héctor j. Romero Díaz. [100] Cfr. Folio 472 [101] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 [102] Ibídem [103] Cfr. Folios 319 a 338 [104] Cfr. Folios 339 a 358