11001-03-24-000-2009-00319-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00319-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-11-20

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Inversiones Jec S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica […] La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra las marcas CARIBE cuyo titular es Inversiones Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, […] Comparación fonética […]En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado identificaría “[…] ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, las marcas propiedad de Inversiones Arroz Caribe S.A. identifican productos de la Clase 30, […] La Sala observa que, si bien se encuentran en una clase diferente, los productos están muy relacionados porque se complementan; además, los productos tienen la misma finalidad, alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que si bien los productos que identifican las marcas CARIBE pertenecen a clases diferentes de los productos del signo solicitado, se comercializan en los mismos establecimientos de comercio, esto es, tiendas y supermercados, por cuanto es usual que en un mismo sitio se vendan aceites, grasas comestibles, arroz, harina y preparaciones hechas con cereales; ; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de arroz, pan pastelería, harinas y preparaciones hechas con cereales ha incursionado en el mercado de los aceites y grasas comestibles, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos. Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos que identificaría el signo solicitado y las marcas opositoras tienen como fin que es alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. Asimismo, son productos complementarios, la Sala considera, dado que los productos que identificaría el signo solicitado son necesarias para preparar los productos que identifican las marcas registradas. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ACEITE CARIBE y la marca mixta EL CARIBE / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ACEITE CARIBE para identificar aceites y grasas comestibles, productos de la productos de la Clase 29, por tener semejanza con marca mixta EL CARIBE previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión indirectaComparación Ortográfica […] De la confrontación que se hace entre la palabra CARIBE del signo solicitado y EL CARIBE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de seis (6) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras una de dos (2) letras y la otra de seis (6) letras, el elemento denominativo del signo solicitado reproduce una de las palabras de la marca registrada. El elemento denominativo de la marca registrada EL CARIBE está compuesto por dos (2) palabras: EL con una consonante (L) y CARIBE con tres (3) consonantes (C, R y B); el signo solicitado CARIBE es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra CARIBE que consta de tres (3) consonantes (C, R y B), por lo que el signo solicitado reproduce la segunda palabra de la marca registrada. En relación con las vocales, la marca registrada tiene una (1) vocal en la primera palabra y tres (3) vocales en la segunda palabra y el signo solicitado tiene tres (3) vocales que reproduce la marca registrada en la segunda palabra. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada EL CARIBE y el signo solicitado CARIBE, existe una reproducción parcial de la marca registrada. En este sentido, la primera palabra de la marca registrada no genera en el signo solicitado la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es Bocadillos El Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Comparación fonética […] La Sala considera que, si bien la marca registrada es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra CARIBE y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula CARIBE que fue reproducida por la parte demandante, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala observa que la partícula “EL” que compone la marca registrada no contribuye a diferenciar el sonido del signo solicitado, razón por la que también va a existir semejanza fonética. Así las cosas, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la primera partícula de la marca registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva al signo solicitado. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. […] Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado mixto ACIETE CARIBE identificaría “[…] Aceites y grasas comestibles […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, la marca registrada identifica “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos” productos comprendidos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. En ese orden de ideas, en el caso sub examine, se comprobó que existe riesgo de confusión indirecta y de asociación entre el signo solicitado ACEITE CARIBE y las marcas registradas CARIBE y EL CARIBE.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ACEITE CARIBE y las marcas mixtas y nominativa CARIBE / EXPRESIÓN EXPLICATIVA – Deben excluirse del cotejo porque no hacen parte de la marca / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es ACEITE para la clase 29 y por ello se excluye del cotejo / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ACEITE CARIBE para identificar aceites y grasas comestibles, productos de la productos de la Clase 29, por tener semejanza con las marcas mixtas y nominativa CARIBE previamente registradas en la clase 30 y existir riesgo de confusión indirecta Comparación Ortográfica […] La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra las marcas CARIBE cuyo titular es Inversiones Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, […] Comparación fonética […]En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica.

Comparación Ideológica […] La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado identificaría “[…] ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, las marcas propiedad de Inversiones Arroz Caribe S.A. identifican productos de la Clase 30, […] La Sala observa que, si bien se encuentran en una clase diferente, los productos están muy relacionados porque se complementan; además, los productos tienen la misma finalidad, alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor.

En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que si bien los productos que identifican las marcas CARIBE pertenecen a clases diferentes de los productos del signo solicitado, se comercializan en los mismos establecimientos de comercio, esto es, tiendas y supermercados, por cuanto es usual que en un mismo sitio se vendan aceites, grasas comestibles, arroz, harina y preparaciones hechas con cereales;; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de arroz, pan pastelería, harinas y preparaciones hechas con cereales ha incursionado en el mercado de los aceites y grasas comestibles, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos.

Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos que identificaría el signo solicitado y las marcas opositoras tienen como fin que es alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. Asimismo, son productos complementarios, la Sala considera, dado que los productos que identificaría el signo solicitado son necesarias para preparar los productos que identifican las marcas registradas.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ACEITE CARIBE y la marca mixta EL CARIBE / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ACEITE CARIBE para identificar aceites y grasas comestibles, productos de la productos de la Clase 29, por tener semejanza con marca mixta EL CARIBE previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión indirecta Comparación Ortográfica […] De la confrontación que se hace entre la palabra CARIBE del signo solicitado y EL CARIBE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de seis (6) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras una de dos (2) letras y la otra de seis (6) letras, el elemento denominativo del signo solicitado reproduce una de las palabras de la marca registrada.

El elemento denominativo de la marca registrada EL CARIBE está compuesto por dos (2) palabras: EL con una consonante (L) y CARIBE con tres (3) consonantes (C, R y B); el signo solicitado CARIBE es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra CARIBE que consta de tres (3) consonantes (C, R y B), por lo que el signo solicitado reproduce la segunda palabra de la marca registrada.

En relación con las vocales, la marca registrada tiene una (1) vocal en la primera palabra y tres (3) vocales en la segunda palabra y el signo solicitado tiene tres (3) vocales que reproduce la marca registrada en la segunda palabra. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada EL CARIBE y el signo solicitado CARIBE, existe una reproducción parcial de la marca registrada.

Como se expuso en precedencia, la partícula CARIBE que fue reproducida por la parte demandante, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala observa que la partícula “EL” que compone la marca registrada no contribuye a diferenciar el sonido del signo solicitado, razón por la que también va a existir semejanza fonética.

Así las cosas, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la primera partícula de la marca registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva al signo solicitado. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. […] Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado mixto ACIETE CARIBE identificaría “[…] Aceites y grasas comestibles […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y, por otro lado, la marca registrada identifica “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos” productos comprendidos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor.

En ese orden de ideas, en el caso sub examine, se comprobó que existe riesgo de confusión indirecta y de asociación entre el signo solicitado ACEITE CARIBE y las marcas registradas CARIBE y EL CARIBE. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00319-00 Actor: INVERSIONES JEC S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Terceros con interés: INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. Y BOCADILLOS EL CARIBE S.A. Temas: Alcance del derecho sobre las marcas que incluyen palabras o expresiones genéricas o descriptivas.

Confusión marcaria. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Inversiones Jec S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53022 de 16 de diciembre de 2009, 2940 de 26 de febrero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Inversiones Jec S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53022 de 16 de enero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 2940 de 29 de enero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 9226 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[4]: “[…] 1. Solicito la NULIDAD de las Resoluciones 53022 de Diciembre 16 de 2008, 2940 de Enero 29 de 2009 y 9226 de Febrero 26 de 2009 emitidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria de Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se niega el registro de la marca CARIBE (MIXTA) para distinguir exclusivamente “ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES”. 2.

Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H. Magistrados, se disponga, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS: a) Inscriba en el registro, la marca CARIBE (MIXTA) en la forma en que fue solicitada, para distinguir especialmente “ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES” productos comprendidos en la Clase 29 internacional (8ª Edición) de Niza, a favor de mi mandante la sociedad INVERSIONES JEC S.A. b) Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la concesión de la marca CARIBE (M) solicitada por la sociedad INVERSIONES JEC S.A. de las condiciones ya indicadas, para distinguir “ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES” productos comprendidos en la Clase 29 internacional (8ª Edición) de Niza. c) Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industria […]” (Destacado del texto).

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[5]: 1. Solicitó, el 23 de marzo de 2007, el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575, la cual fue objeto de oposición por parte de Inversiones Arroz Caribe S.A., con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas CARIBE de las cuales es titular, que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y Bocadillos El Caribe S.A., con fundamento en la marca mixta EL CARIBE de la cual es titular, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008, declaró: i) fundada la oposición presentada por Inversiones Arroz Caribe S.A.; ii) infundada la oposición presentada por Bocadillos El Caribe S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 2940 de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008 y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 9226 de 26 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008. Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración de los artículos 134[6] y 139[7] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[8], en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 139 de la Decisión 486 1. Afirmó que se vulneró el artículo 139 de la Decisión 486 por cuanto “[…] en este caso se trata de dos mercados totalmente diferentes, uno el de “Los aceites y las grasas combustibles” y el otro el del “café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos)” […]”[9]. 2.

Precisó que, “[…] teniendo en cuenta los canales de comercialización de los productos aquí enunciados, no hay lugar para que se pueda configurar la conexión competitiva ya que los lugares de comercialización y expendio de los productos que protegen la marca y los que se pretenden proteger con la solicitud de registro influyen escasamente en que ocurra dicha conexión competitiva pues los mismos se comercializan o expenden en las grandes cadenas o tiendas o supermercados, en los como bien lo dice la Doctrina, se distribuyen toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro […]”[10]. 3.

Manifestó que “[…] no existiendo posibilidad real y lógica de confusión entre las marcas solicitadas no existe tampoco acto alguno de competencia desleal ni pretensión alguna de producir confusión entre el público consumidor, ni entre los productores del solicitante o del opositor […]”[11]. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 7.

Manifestó que “[…] Entre la marca solicitada y la registrada solamente existe una identidad fonética, más no es una imitación o cosa parecida, especialmente si tenemos en cuenta que la marca solicitada es lo suficientemente distintiva pues existe una expresión plástica de la misma, totalmente diferente a la expresión plástica registrada, como fácilmente se puede apreciar de la siguiente comparación gráfica de los signos en cuestión: |La marca |La marca registrada | |registrada | | |[pic] |[pic] | |El signo solicitado | |[pic] | […]”[12]. 1.

Adujo que “[…] es suficiente una comparación simple pero “en su conjunto”, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles” entre la marca solicitada y los signos o vocablos registrados, para concluir, sin el mayor esfuerzo, la total inexistencia de cualquier pretendida imitación […]”[13]. 2. Señaló que “[…] Entre la marca registrada CARIBE mixta y nominativa y la solicitud de registro CARIBE Mixta, la oficina de registro puede perfectamente concluir que no guarda semejanza, pues el conjunto CARIBE Mixta y Nominativa para distinguir productos de la clase 30 internacional es suficientemente distintivo frente al conjunto CARIBE (M) para distinguir productos de la clase 29 internacional […]”[14]. 3.

Finalmente, sostuvo que “[…] debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud de marca CARIBE Mixta para distinguir productos de la clase 29, especialmente ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES y la marca CARIBE Mixta y Nominativa para distinguir productos de la clase 29, no existen semejanzas suficientes, que puedan inducir al público en error y por consiguiente ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor […]”[15].

Contestaciones de la demanda La Parte demandada 8. La parte demandada[16] contestó la demanda[17] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no se violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[…] [de] los documentos obrantes en el expediente 07-28801 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ACEITE CARIBE (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente presentada por la parte demandante, se constituye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa […]”[18]. 2.

Agregó que “[…] Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado, así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia al expresar: “La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos […]”[19]. 3.

Indicó que “[…] realizó un análisis de los signos y de los productos o servicios a distinguir de las marcas en conflicto, para lo cual ejecutó una comparación en conjunto, sin dividir sus elementos, desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual concluyendo la existencia de una conexión competitiva entre los signos confrontados ACEITE CARIBE (MIXTA) y CARIBE (NOMINATIVA), presentando semejanzas que acarrean riesgo de confusión […]”[20]. 4.

Precisó que “[…] el signo solicitado ACEITE CARIBE (MIXTA) copia o reproduce, en su elemento nominativo, la marca opositora CARIBE (NOMINATIVA) incluyendo la palabra ACEITE, la cual tiene un carácter genérico que no produce elementos que permitan su diferenciación entre los signos, como tampoco los elementos gráficos del signo solicitado ACEITE CARIBE (MIXTA), dejando claro que la definición de CARIBE puede introducir a error al consumidor cuando este se encuentre frente a los signos confrontados en el mercado al no presentar el signo opositor estructuras adicionales que evoquen un concepto distinto al evocado por el signo pretendido […]”[21]. 5.

Finalmente, sostuvo que “[…] la conexión competitiva entre los signos confrontados ACEITE CARIBE (MIXTA) de la Clase 29 y CARIBE (NOMINATIVA) de la Clase 30, son signos que identifican productos que si bien no se encuentran en la misma clase internacional se presenta como COMPLEMENTARIOS es decir, para la preparación del arroz es necesario la utilización del aceite, generando riesgo de confusión directo o indirecto en el mercado.

Ahora bien, analizando los productos amparados por la marca registrada y aquel que pretende identificar el signo solicitado en el registro, se establece que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad […]”[22]. Tercero con interés directo en las resultas del proceso (Inversiones Arroz Caribe S.A.) 9.

El tercero con interés en las resultas del proceso, Inversiones Arroz Caribe S.A.[23] contestó la demanda[24] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Adujo que “[…] existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30 internacional que se refieren a productos para consumo humano, es evidente que en el presente existe confundibilidad entre la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 de la sociedad INVERSIONES JEC S.A. y las marcas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30 de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., debido a que los productos de las clases enunciadas tienen la característica que son de consumo masivo, obedecen a la misma finalidad en cuanto se utilizan para el consumo humano, utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y además de ellos son complementarios entre sí, ya que como tuvo el acierto de expresarlo la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 09226 de 26 de febrero del 2009, la complementariedad de productos entre marcas en conflicto, se presenta entre otras porque los aceites y grasas comestibles de la clase 29 internacional son usualmente utilizados en la preparación de arroz de la clase 30 internacional, producto que es ampliamente comercializado en el comercio para la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. […]”[25]. 2.

Advirtió que “[…] si las marcas en conflicto son mixtas, lo anterior no es argumento suficiente para descartar la confundibilidad que se presenta entre la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 y las marcas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30, debido a que el caso que nos ocupa lo que destaca en los conjuntos marcarios es la expresión CARIBE, lo que significa que las marcas en conflicto en lo que a la citada expresión se refiere son idénticas desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual […]”[26]. 3.

Asimismo, destacó que “[…] entre la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 y la marca CARIBE (Nominativa) Clase 30 Certificado No. 294.959, lo que siempre destaca en la comparación marcaria es la expresión “CARIBE”, ya que según la jurisprudencia cuando se coteja una marca mixta con una nominativa lo que destaca los signos en conflicto es la parte nominativa de los mismos […]”[27]. 4.

Manifestó que “[…] para que un signo sea susceptible de registro como marca debe cumplir básicamente tres requisitos a saber: 1. Que sea perceptible. 2. Que sea susceptible de representación gráfica. 3. Que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado […]”[28]. 5. Señaló que, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486, “[…] la marca solicitada denominada ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29, es perceptible en cuanto puede materializarse o exteriorizarse a los consumidores, y es susceptible de representación gráfica en cuanto puede representarse con sus elementos nominativos y gráficos, la misma no es distintiva de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo, ya que pretende expresar de la clase 29 internacional (Distintividad Intrínseca), no cumple con el requisito de distintividad extrínseca por cuanto la misma es confundible con otras marcas con mejor derecho denominadas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30 y cuyo titular es la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. […]”[29]. 6.

Resaltó que “[…] Lo anterior como ya se enunció, se debe al hecho de que las marcas comparadas lo que destaca es la expresión CARIBE, lo que determina con independencia de los elementos gráficos que pueden acompañar a las marcas comparadas, el consumidor las relaciona como provenientes de un mismo titular, ya que no debemos olvidar que las marcas generalmente son demandadas por los consumidores por su nombre sin hacer relación a los elementos gráficos que acompañan a las mismas y lo cual se da en forma evidente en el presente caso […]”[30]. 7.

Precisó que “[…] para el caso de la comparación de la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 y la marca CARIBE (Nominativa) Clase 30 Certificado No. 294.959, lo que destaca es la expresión “CARIBE” ya que según la jurisprudencia cuando se compara una marca mixta con una nominativa lo que destaca es el elemento nominativo de las marcas comparadas […]”[31]. 8.

Refirió que la parte demandada “[…] al negar la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 a la sociedad INVERSIONES JEC S.A. por la existencia de las marcas CARIBE (Mixta) y (Nominativa) Clase 30 cuyo titular es INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. no violó el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que según la citada norma para que una marca pueda acceder a registro debe cumplir todos los requisitos que fija la citada norma donde en el caso que nos ocupa al no cumplir la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 con el requisito de distintividad extrínseca que exige la citada norma, necesariamente lo anterior hace que la marca solicitada sea irregistrable debido a que según nuestro derecho positivo y para el caso de la norma enunciada se debe cumplir la totalidad de los supuestos de la norma para que el signo pueda acceder a registro como marca […]”[32]. 9.

Finalmente, señaló que “[…] la parte demandante incurrió en impropiedad al pretender que la marca solicitada por INVERSIONES JEC S.A. denominada ACEITES CARIBE (Mixta) Clase 29 no era confundible con las marcas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30 y para lo cual citó como norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que la norma que trata precisamente el tema de confundibilidad marcaria es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[33].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso (Bocadillos El Caribe S.A.) 10. El tercero con interés en las resultas del proceso, Bocadillos El Caribe S.A.[34] contestó la demanda[35] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Señaló que “[…] la sociedad BOCADILLOS EL CARIBE S.A. tiene registrada la marca EL CARIBE (M) en la clase 29 internacional, certificado 394967, vigente hasta el 28/08/13, para distinguir los siguientes productos: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA;

EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; GELATINAS, MERMELA-DAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, lo que demuestra que nuestra representada tiene registrada la marca para distinguir productos de ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES […]”[36]. 2. Asimismo, resaltó que “[…] se trata de productos que tienen el mismo mercado, los mismos canales de comercialización, los mismos canales de distribución y tienen conexión competitiva, pues se expenden en los mismos lugares donde el comprador va a adquirir unos u otros productos y va a pensar que se trata de otra gama de productos de la misma empresa y por lo tanto hay posibilidad real de confusión entre el público consumidor, en cuanto al origen empresarial, lo que daría lugar a una competencia desleal, al aprovecharse el solicitante, del buen nombre de BOCADILLOS EL CARIBE S.A. para vender sus productos en el mercado […]”[37]. 3.

Adujo que “[…] la marca solicitada CARIBE (M) es irregistrable por no ser distintiva frente a la marca previamente registrada por mi poderdante, EL CARIBE de acuerdo a los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[38]. 4. Advirtió que “[…] el signo solicitado tiene una estructura ortográfica totalmente confundible, ya que la misma reproduce de manera idéntica la totalidad de la marca previamente registrada: EL CARIBE.

La única diferencia es la eliminación del artículo EL, lo cual evidentemente no aporta distintividad alguna al signo solicitado […]”[39]. 5. Resaltó que “[…] al pronunciar cada uno de los signos en conflicto, éstos generan un impacto totalmente idéntico en la memoria del consumidor, ya que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca previamente registrada por mi poderdante.

Más aun, la sutil diferencia visual, el hecho que el artículo EL se encuentra separada en la marca solicitada, es inexistente desde el punto de vista fonético. Puede entonces concluirse que existe entre las expresiones comparadas una confundibilidad fonética absoluta […]”[40]. 6. Finalmente, señaló que “[…] el posible registro de la marca solicitada generaría con toda certeza confusión entre el público consumidor y tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido dada la calidad y aceptación de los productos ofrecidos por nuestro poderdante.

Lo anterior implica que la coexistencia de los signos generaría a mi poderdante con absoluta certeza un daño económico y comercial y por ende la dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos […]”[41]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 21 de noviembre de 2013[42], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015[43], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que se indicó: “[…] La Juez consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no procede a la interpretación solicitada por no tener relación con los antecedentes del caso. 14. Sin perjuicio de ello, en mérito a los antecedentes del caso, de oficio se interpretará el artículo 136 literal a) de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3. Signo conformado por palabras genéricas (aceite). 4. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […]”[44]. 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 14. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de marzo de 2016[45], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 2017[46], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 16.

Durante el término legal, la parte demandante, la parte demandada y los terceros con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones, respectivamente. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. Reanudación del proceso 17. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2020, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7.º[47] del Código Contencioso Administrativo[48], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[49] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[50], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[51] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[52], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados[53] son los siguientes: 1. Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008[54], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por Inversiones Arroz Caribe S.A. y negar el registro de la marca mixta ACEITE CARIBE, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; en la que se indicó: “[…] Caso en estudio Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro ACEITE CARIBE (MIXTA) y la (s) previamente registrada(s): |Marca |Titular |Expedient|Clase |Tipo|Certifica|Vigente | | | |e | | |do | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 374919|7 30 |MI |203816 |21/07/201| | |ARROZ CARIBE | | | | |7 | | |S.A. ARROZ | | | | | | | |CARIBE S.A. | | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|04 066660|8 30 |NO |294959 |11/02/201| | |ARROZ CARIBE | | | | |5 | | |S.A. ARROZ | | | | | | | |CARIBE S.A. | | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 177986|7 30 |MI |96165 |5/06/2011| | |ARROZ CARIBE | | | | | | | |S.A. ARROZ | | | | | | | |CARIBE S.A | | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 334500|7 30 |MI |96165 |5/06/2011| | |ARROZ CARIBE | | | | | | | |S.A. ARROZ | | | | | | | |CARIBE S.A | | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 252795|7 30 |MI |96165 |5/06/2011| | |ARROZ CARIBE | | | | | | | |S.A. ARROZ | | | | | | | |CARIBE S.A | | | | | | |EL |1-BOCADILLOS |92 239396|7 29 |MI |121263 |31/08/201| |CARIBE |EL CARIBE | | | | |2 | | |S.A. | | | | | | |EL |1-BOCADILLOS |92 363852|7 29 |MI |121263 |31/08/201| |CARIBE |EL CARIBE | | | | |2 | | |S.A. | | | | | | Los signos a cotejar son los siguientes: |El signo solicitado | |[pic] | |La marca |La marca |La marca |La marca | |Registrada |registrada |registrada |registrada | |[pic] | | |[pic] | | | | | | | |[pic] | | | | | |CARIBE | | | | |(NOMINATIVA) | | Para efectuar el análisis comparativo, debe determinarse si en el(los) signo(s) mixto(s) predomina el elemento verbal o el gráfico, de ser determinante el elemento denominativo debe procederse al cotejo aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en él (ellos) predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

De la observancia del signo solicitado ACEITE CARIBE y los signos opositores CARIBE y EL CARIBE, se concluye que en ellos prepondera el elemento denominativo, no solo por la fuerza que están dotadas las palabras (que le permitan al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre), sino además por cuanto los componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal.

Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ellas las reglas elaboradas para comparar los signos denominativos; al respecto, se estudiaron en las siguientes dimensiones: - Ortográfica: el signo solicitado reproduce la expresión CARIBE, presente en los signos opositores. - Fonética: se perciben diferentes como consecuencia de la extensión y entonación de los signos ACEITE CARIBE / CARIBE / ACEITE CARIBE / EL CARIBE. - Conceptual: entre el signo solicitado y las marcas opositoras existen semejanzas toda vez que con la expresión CARIBE, se identifica un “individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur, mientras que no ocurre lo mismo con la marca opositora EL CARIBE, que al incluir el artículo determinado EL corresponde al, “nombre genérico con el que se conoce la zona que incluye al mar Caribe y las Antillas”, lo cual sumado a la expresión BOCADILLOS, incluido su aspecto gráfico, evoca la idea de unos bocadillos provenientes de esa región. - Visual: Entre las marcas mixtas se identifican diferencias gráficas.

De lo anterior, se concluye que si bien entre el signo solicitado y las marcas opositoras EL CARIBE, no se presentan semejanzas susceptibles de generar confusión, entre el signo solicitado y las marcas opositoras CARIBE, al ser reproducidas en la marca solicitada, los consumidores podrían confundirse acerca del origen empresarial de los productos que pretenden amparar, de tal manera que, el signo solicitado no posee individualidad necesaria para ser registrado como marca toda vez que el único elemento diferenciador es la expresión aceite, sobre lo cual no puede alegarse exclusividad alguna.

Así las cosas, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de especialidad, que da alcance a la protección en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud o en el registro. […] Bajo los anteriores parámetros, el signo solicitado pretende distinguir “aceites y grasas comestibles” productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional.

Por su parte las marcas fundamento de la oposición presentada distinguen café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo” y “arroz y sus derivados”, en la clase 30 internacional.

Se observa que el signo solicitado pretende identificar productos estrechamente relacionados con los que se distinguen las marcas opositoras a ser complementarios para su preparación y compartir los mismos canales de comercialización. Dicha circunstancia, hace que el usuario de los alimentos que necesitan ser preparados para su consumo o se complementen con algunas grasas, le adjudique una misma procedencia empresarial a los productos solicitados debida a la estrecha similitud que presentan los signos y a sus estrechos vínculos comerciales.

Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar un riesgo de asociación o confusión con la marca base de la negación, en otras palabras, podría generar un perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad conferido al titular de las marcas previamente registradas.

Por lo tanto, la marca objeto de solicitud, está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Bocadillos El Caribe S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la marca ACEITE CARIBE (MIXTA) solicitada por Inversiones Jec S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición […]” (Destacado fuera del texto). 2. Resolución núm. 2940 de 29 de enero de 2009[55] mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008; en la cual se indicó: “[…] 3.

Caso en estudio La sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., es titular de las siguientes marcas: |CARIBE |1-INVERSIONES|92 |7 30 |MI |21/07/201| | |ORRAZO CARIBE|374919 | | |7 | | |S.A. | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|04 |8 30 |NO |11/02/201| | |ORRAZO CARIBE|066660 | | |5 | | |S.A. | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 |7 30 |MI |05/06/201| | |ORRAZO CARIBE|177986 | | |1 | | |S.A. | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 |7 30 |MI |05/06/201| | |ORRAZO CARIBE|334500 | | |1 | | |S.A. | | | | | |CARIBE |1-INVERSIONES|92 |7 30 |MI |05/06/201| | |ORRAZO CARIBE|252795 | | |1 | | |S.A. | | | | | De otra parte, la sociedad INVERSIONES JEC S.A., solicitante de la marca mixta ACEITE CARIBE, pretende distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los signos a cotejar son los siguientes: |El signo solicitado |La marca registrada | |[pic] |[pic][pic] | Al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues el signo solicitado reproduce en su totalidad a las marcas previamente registradas y aunque incluye la expresión aceite, la misma es inapropiable de los productos que pretende identificar.

Adicionalmente, ambas marcas evocan el mismo concepto, el cual es: “Se dice del individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur”. De manera que, si existen similitudes que pueden llegar a generar algún tipo de riesgo de confusión dentro del mercado, ya que el signo solicitado no tiene elementos suficientemente distintivos a los de la marca registrada como para lograr acceder al registro marcario.

Ahora bien, es importante advertir que dicho presupuesto no es suficiente para establecer su confundibilidad en el mercado, pues tal como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite”.

Por lo tanto, se procede a estudiar la interrelación de productos existente en el presente caso; por lo que el signo solicitado a registro pretende identificar: “aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 internacional. Por su parte, las marcas opositoras identifican: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

Según lo expuesto, a pesar de los productos a que se refieren ambas marcas están comprendidas en clases diferentes, se puede observar que ambas tienen la misma finalidad, la alimentación, razón por la cual tienen la misma naturaleza, por ende, tienen los mismos canales de publicidad y comercialización, motivo por el que queda completamente claro que en el presente caso si se configura el riesgo de confundibilidad, ya que no existen elementos suficientes en el signo solicitado que logran identificar su origen empresarial, induciendo a un posible error a los consumidores respecto a los servicios prestados en ambos casos.

En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]” (Destacado fuera del texto). 3. Resolución núm. 9226 de 26 de febrero de 2009[56] mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008; en la cual se indicó: “[…] En el caso sub-exámine a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro ACEITE CARIBE, y las marcas CARIBE, con Certificados de Registro No. 203816, 294959 y 96165, Clase 30ª Internacional, actualmente vigente, y cuyo titular es la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. […] Es evidente que desde el punto de vista ortográfico y fonético que los signos confrontados ACEITE CARIBE y CARIBE (mixtos), identificados en el recuadro bajo numerales 1 y 2, se presentan semejanzas debido a la utilización común de la expresión CARIBE, sin embargo desde el punto de vista conceptual, gracias a los elementos gráficos utilizados por cada uno de los signos, los mismos presentan diferencias tan evidentes que diluyen las similitudes fonéticas y ortográficas, en tanto el signo solicitado evoca el concepto caribe relativo a mar identificado bajo dicha denominación, en tanto los signos registrados evocan el concepto de Caribe relativo a la etnia aborigen conocida con dicho nombre.

Así, debido al carácter equivoco de la expresión común Caribe y los elementos gráficos utilizados por cada uno de los signos mixtos enfrentados, que determinan una conceptualización diferente los signos confrontados presentan diferencias que permiten su plena individualización por parte del consumidor. De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados ACEITE CARIBE y CARIBE (mixtos) presentan diferencias en cuanto a su composición gráfica y conceptual que permiten su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

No existiendo semejanzas relevantes entre el signo solicitado y las marcas opositoras no es necesario proceder a la comparación de los productos o servicios que cada uno pretende identificar. Ahora desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, se observa que los signos confrontados ACEITE CARIBE y CARIBE (nominativo), identificado en el recuadro bajo el numeral 3, presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, el signo solicitado produce, en su elemento nominativo, la marca opositora agregando la palabra aceite, la cual debido al carácter genérico no introduce elementos que permitan la diferenciación entre los signos, como tampoco lo hacen los elementos gráficos del signo solicitado, pues en este caso el carácter equivoco de la palabra caribe puede inducir al consumidor al mismo concepto cuando se encuentre frente a los signos confrontados en el mercado, al no presentar el signo opositor estructuras adicionales que evoquen un conceptos distinto al evocado por el signo pretendido.

Se concluye entonces que los signos ACEITE CARIBE y CARIBE (nominativo) analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar los signos en cotejo. 2.2. Relación de productos o servicios […] De acuerdo a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que, si bien no se encuentran en la misma clase internacional.

Si se presentan como complementarios en el campo de los productos alimenticios. Así, los aceites y grasas comestibles de la Clase 29ª Internacional son usualmente utilizados en la preparación de arroz de la Clase 30ª Internacional, por lo que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión, directo o indirecto, en el mercado, toda vez que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, satisfaciente necesidades similares en el mismo tipo de consumidor, teniendo en cuenta el hecho de la identidad en la estructura nominativa de los signos […]” (Destacado de la Sala).

El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y los terceros con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1. Si las resoluciones núms. 53022 de 16 de diciembre de 2009, 2940 de 26 de febrero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE, para identificar “aceites y grasas comestibles”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, vulnera el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará sí existe riesgo de confusión o asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas: i) mixtas CARIBE con registros marcarios núms. 203816 y 96165, que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Inversiones Arroz Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso; ii) nominativa CARIBE con registro marcario núm. 294959, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Inversiones Arroz Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) mixta EL CARIBE con registro marcario núm. 121263, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Bocadillos El Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 24. La Sala advierte que: i) la parte demandante invocó como normas violadas los artículos 134 y 139 de la Decisión 486; sin embargo, en el concepto de violación expuso que no existía riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas mixtas y nominativas Caribe y El Caribe; ii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los presupuestos fácticos del caso, interpretó de oficio el artículo 136 literal a) ibídem; iii) el debate en la demanda y las contestaciones a la misma ha girado en relación con la semejanza entre el signo solicitado y las marcas registradas y la conexidad de los productos que identificaría el signo solicitado y que identifican marcas registradas; y iv) en el caso sub examine, se están discutiendo los elementos de la esencia para la configuración o no de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 25.

La Sala considera que, bajo el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y en ejercicio del derecho al acceso a la administración de justicia, el Despacho procede a estudiar, si en el presente asunto se vulnera el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Lo anterior, porque la parte demandante formuló cargos concretos respecto al riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor y la conexión competitiva entre los productos, de los cuales la parte demandada y los terceros con interés directo en las resultas del proceso pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa y, como consecuencia, no se presenta violación al debido proceso. 26.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[57], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[58] de la Comisión de la Comunidad Andina [59].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[60] 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[61] 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 el 20 de julio de 2015 35. La Sala Procederá a destacar las partes relevantes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[62]: “1. IRREGISSTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD, SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS En el presente caso, Inversiones Jec S.A. solicitó el registro del signo Aceite Caribe (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante ello, Bocadillos El Caribe S.A. formuló la oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca El Caribe que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Inversiones Arroz Caribe S.A. presentó solicitud a la oposición de registro sustentándola en la titularidad de las marcas Caribe (mixta) y Caribe (denominativa) que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. En el caso en análisis el juez consultante debe realizar la comparación entre el signo “Aceite Caribe” (mixto) solicitado a registro y las marcas registradas El Caribe (mixta), Caribe (mixta) y Caribe (denominativa). Para ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación: […] En ese orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado Aceite Caribe (mixto), y las marcas registradas El Caribe (denominativa), Caribe (mixta) y Caribe (denominativa).

3. SIGNO CONFORMADO POR PALABRAS GENÉRICAS (ACEITE). El elemento denominativo del signo solicitado está conformado por palabras genéricas como: “aceite” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentran conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, pueden ser utilizadas únicamente por un titular. Es importante tener de presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, los términos genéricos en materia de servicios mecánicos pude no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también puede utilizado por los comerciantes de los productos o servicios íntimamente relacionados.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que íntegra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. El signo solicitada Aceite Caribe (mixto) ha solicitado para distinguir “aceites y grasas comestibles” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca registrada a favor del El Caribe S.A. distingue “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Del mismo modo la marca registrada Caribe (Denominativa) y Caribe (mixta) distinguen “arroz y sus derivados” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la Corte consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva […]” (Destacado fuera del texto). Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 37.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre los marcos normativos del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 38.

De la revisión de los actos acusados y sus antecedentes administrativos que obran en el expediente, la Sala considera, por un lado, que Inversiones Arroz Caribe S.A. es titular de las marcas mixtas Caribe, con certificados núms. 96165 y 203816, que identifican respectivamente “arroz y sus derivados” y “arroz”: productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales contienen adicionalmente elementos figurativos y unas palabras explicativas, esto es, ARROZ EXCELSO y EXTRA EXCELSO, que no hacen parte de la marca; como se observa en el cuadro del numeral 38 supra. 2.

Y, por el otro, que Bocadillos El Caribe S.A. es titular de la marca mixta El Caribe, con certificado núm. 121263, que identifica “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos”: productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual contiene adicionalmente elementos figurativos y una palabra explicativa, esto es, BOCADILLOS, que no hace parte de la marca; como se observa en el cuadro del numeral 38 supra. 3.

Lo anterior se evidencia al revisar los antecedentes administrativos en los cuales obran los escritos de oposición a la solicitud de registro como marca, que presentó cada una de las personas jurídicas mencionadas supra, en las cuales se indicó: 1. Inversiones Arroz Caribe S.A.: “[…] Como se puede apreciar su Despacho, la marca solicitada, es una copia e imitación de la marca de mis mandantes, las cuales son notoriamente conocidas, ya que reproduce la expresión CARIBE que es el elemento predominante que destaca en las marcas para establecer su confundibilidad.

Lo anterior se debe al hecho de que la expresión “ACEITE”, que hace parte de la marca solicitada denominada ACEITE CARIBE (MIXTA), clase 29, no es materia de apropiación por parte del solicitante, debido a que el término constituye una denominación genérica que sirve para identificar productos de la clase 29 internacional como son los aceites comestibles. […] Deseo agregar así mismo, que en el caso que nos ocupa se presenta una confundibilidad evidente entre la Marca ACEITE CARIBE (MIXTA) Clase 29 y las marcas CARIBE (MIXTA) Clase 30 Internacional Certificado de Registro 203816 con vigencia 21/07/2007, CARIBE (NOMINATIVA) Clase 30 Internacional Certificado de Registro 294959 con vigencia a 11/02/2015 y la marca CARIBE (MIXTA) Clase 30 Internacional Certificado de Registro 96165 con vigencia a 05/06/2011, debido a que existe una directa relación entre los productos de estas clases tienen los mismos canales de comercialización, lo que significa que los consumidores al ver productos de las clases 29 y 30 en el mercado, necesariamente se confunden, ya que presumen que los productos de ambas clases provienen del mismo titular o productor […]”[68] (Destacado fuera del texto). 2.

1. SIMILITUD GRAFICO – VISUAL Del cotejo marcario resulta que entre las marcas registradas por mi representada y la denominación posterior que pretende registrar la sociedad INVERSIONES JEC S.A., existe evidente identidad ortográfica y gramatical. COMPARACIÓN SIMULTÁNEA EL CARIBE MARCA REGISTRADA ACEITE CARIBE SIGNO SOLICITADO COMPARACIÓN ALTERNATIVA BOCADILLOS EL CARIBE S.A. EL CARIBE COMPARACIÓN ALTERNATIVA INVERSIONES JEC S.A. ACEITE CARIBE COMPARACIÓN ALTERNATIVA BOCADILLOS EL CARIBE S.A. [pic] COMPARACIÓN ALTERNATIVA INVERSIONES JEC S.A. [pic] Como se puede apreciar, es evidente la identidad que existe entre los signos en conflicto, si atendemos a lo que la doctrina y la ley nos manda, en consonancia con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta irregistrable el signo ACEITE CARIBE, por carecer de suficientes caracteres distintivos que le permitan diferenciarse clara y objetivamente del signo EL CARIBE de propiedad de mi mandante sociedad BOCADILLOS EL CARIBE S.A. […]

2. SIMILITUD FONETICA Acá se juega un papel determinante como es, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación. En este caso la resonancia se reproduce de manera similar, tal y como se observa del siguiente cotejo secuencial. /EL CARIBE/CARIBE/ELCARIBE/CARIBE/EL CARIBE/CARIBE/EL CARIBE/ /EL CARIBE/CARIBE/ELCARIBE/CARIBE/EL CARIBE/CARIBE/EL CARIBE/ /EL CARIBE/CARIBE/ELCARIBE/CARIBE/EL CARIBE/CARIBE/EL CARIBE/ Al pronunciar los signos se percibe la identidad existente en el componente CARIBE, el cual es el primer elemento que se cruza visual y fonéticamente al consumidor, lo que genera confusión al escuchar una marca cuyas características fonéticas son idénticas, su resonancia se percibe de igual forma que la marca EL CARIBE registrada por mi mandante. […] Al juzgar el riesgo de confusión de signo compuesto ACEITE CARIBE con la marca registrada EL CARIBE, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo solicitado y no de la marca registrada.

En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que produzca a identificar el origen empresarial evitando de esta modo que el consumidor pueda caer en error”, caso el nuestro, donde el vocablo ACEITE no presta la suficiente carca semántica para permitirle diferencia alguna al lado del signo CARIBE, hecho indiscutible por el cual el consumidor particularizará e identificará dicho signo como propiedad de mi representada, causándole perjuicios económicos y comerciales” […]”[69] (Destacado fuera del texto). 4.

Adicionalmente, en los actos administrativos acusados, la parte demandada cuando realizó el respectivo estudio de confundibilidad precisó que inversiones Arroz Caribe S.A. y Bocadillos El Caribe S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, se habían opuesto al registro como marca del signo mixto solicitado Aceite Caribe, con fundamento en sus marcas Caribe y El Caribe, respectivamente de las cuales eran titulares. 5.

En efecto, como se observa en el numeral 21.1. supra de esta providencia, la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008, “[…] [p]or la cual se decide una solicitud de registro […]”, indicó que la comparación se realizaría entre el “[…] signo solicitado ACEITE CARIBE y los signos opositores CARIBE y EL CARIBE […]” (resaltado fuera de texto), excluyendo las expresiones ARROZ EXCELSO, EXTRA EXCELSO y BOCADILLOS. 6.

A su vez, y como se puede observar en el numeral 21.2. supra de esta providencia, en la Resolución núm. 2940 de 29 de enero de 2009, “[…] [p]or la cual se resuelve un recurso de reposición […]”, cuando la parte demandada decidió el recurso interpuesto por Inversiones Arroz Caribe S.A. indicó que el recurrente era titular de varias marcas CARIBE, de naturaleza mixta y nominativa, y que, en consecuencia, “[…] el signo solicitado reproduce en su totalidad a las marcas previamente registradas […]”, lo que evidencia a juicio de la Sala que las marcas de titularidad de Inversiones Arroz Caribe S.A. corresponden a la denominación CARIBE a pesar de contener elementos figurativos y otras expresiones, como ARROZ EXCELSO y EXTRA EXCELSO. 7.

De igual forma, y como se observa en el numeral 21.3. supra de esta providencia, en la Resolución núm. 9226 de 26 de febrero de 2009, “[…] [p]or la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, cuando la parte demandada resolvió el recurso interpuesto por Inversiones Arroz Caribe S.A. precisó que correspondía “[…] a [esa] Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro ACEITE CARIBE, y las marcas CARIBE, con Certificados de Registro No. 203816, 294959 y 96165, Clase 30ª Internacional, actualmente vigente, y cuyo titular es la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. […]” (resaltado fuera de texto) y afirmó que “[…] los signos confrontados ACEITE CARIBE y CARIBE (mixtos) […]” (resaltado fuera de texto), aspectos que permiten refirmar a la Sala que las marcas de titularidad de Inversiones Arroz Caribe S.A. corresponden a la denominación CARIBE a pesar de contener elementos figurativos y otras expresiones, como ARROZ EXCELSO y EXTRA EXCELSO. 8.

En este orden de ideas la Sala considera que si las expresiones: i) ARROZ EXCELSO y EXTRA EXCELSO, que aparecen en las marcas de titularidad de Inversiones Arroz Caribe S.A.; y ii) BOCADILLOS que aparece en la marca de titularidad de Bocadillos El Caribe S.A., hicieran parte de los respectivos registros marcarios, los opositores durante el procedimiento administrativo hubiesen podido manifestar su inconformidad en el estudio de registrabilidad que realizó la parte demandada al excluirlos del cotejo, lo cual no sucedió. En este sentido, la Sala considera que excluir dichas expresiones del cotejo marcario no vulnera ningún derecho de los terceros con interés directo en las resultas del proceso. 9.

Así las cosas, atendiendo a que las marcas de los terceros con interés directo en las resultas del proceso contienen expresiones adicionales a CARIBE y EL CARIBE, la Sala considera importante hacer referencia a lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[70] ha considerado en relación con las expresiones explicativa, en donde ha concluido que dichos elementos deben excluirse del cotejo en atención a que no hacen parte de la misma.

En efecto, se ha considerado: “[…] Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio.

Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son: ▪ Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. ▪ Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. ▪ Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.

El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. ▪ Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos.

Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario […]”. (Destacado fuera del texto). 10. Por lo anterior y de conformidad con el análisis anteriormente realizado de las marcas mixtas, la Sala considera que las frases EXTRA EXCELSO, ARROZ EXCELSO Y BOCADILLOS, son explicativa y, en ese sentido, no hacen parte de las marcas mixtas objeto de comparación por lo que el cotejo correspondiente se realizará entre el signo solicitado y las marcas mixtas CARIBE y EL CARIBE. 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación, en primer lugar, entre marcas mixtas y marcas nominativas, y, en segundo lugar, entre marcas mixtas. 40. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de la aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 41. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibídem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Esta Sección[71], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[72]. 43. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[73] 44.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[74]. 45. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 46.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ACEITE CARIBE, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 47.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que el signo ACEITE CARIBE es mixto, las marcas CARIBE, corresponden a una (1) nominativa y dos (2) mixtas y la marca EL CARIBE es mixta, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 48.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión […]”[75] (Destacado fuera del texto). 49. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial, indicó: “[…] Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, para aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin el significado conceptual, con o sin el acompañamiento grafico (…)” (lo subrayado es nuestro). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro de un elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de una marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. La Sala consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. […] Si al realizar la comparación se determina que la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial […]”[76] (Destacado fuera del texto). 50.

En este sentido, la Sala considera, por un lado, que respecto de los signos mixtos a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo tanto en el signo mixto ACEITE CARIBE como en las marcas mixtas CARIBE y EL CARIBE, por tener mayor influencia en la mente del consumidor, y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51.

Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: 52. Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta. 53.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la marca mixta, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 54. Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: “[…] 1.

Se consideran semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores […]”[77]. (Destacado fuera del texto). 55.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[78] (Destacado del texto). 56. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo[79], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[80]. 57.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[81]. 58. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, para lo cual se debe tener en cuenta: “[…] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […]”[82]. 59. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 60.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 61. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[83] (Destacado fuera del texto) 62. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[84]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[85]. 63.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 64.

En este orden de ideas, la Sala considera que la palabra ACEITE es genérica para los productos de la Clase 29[86] de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto se refiere a aceites, es decir, que determina el género del objeto que identifica y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. 65. De igual manera, la Sala advierte que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de la partícula no impide la comparación de las marcas. 66.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 69. La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra las marcas CARIBE cuyo titular es Inversiones Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, como se muestra a continuación: SIGNO SOLICITADO |C |A |R |I |B |E | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1 |2 | | |Clase 30: “Arroz”. | |CARIBE (mixta) | | | |Clase 30: “Arroz y sus derivados” | |CARIBE (mixta) | | |CARIBE |Clase 30: “Arroz, pan pastelería, harinas y | |(nominativa) |preparaciones hechas con cereales” | 70.

La Sala observa que, si bien se encuentran en una clase diferente, los productos están muy relacionados porque se complementan; además, los productos tienen la misma finalidad, alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. 71. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que si bien los productos que identifican las marcas CARIBE pertenecen a clases diferentes de los productos del signo solicitado, se comercializan en los mismos establecimientos de comercio, esto es, tiendas y supermercados, por cuanto es usual que en un mismo sitio se vendan aceites, grasas comestibles, arroz, harina y preparaciones hechas con cereales;; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva. 72.

Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos que identificaría el signo solicitado y las marcas opositoras tienen como fin que es alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. 74. Asimismo, son productos complementarios, la Sala considera, dado que los productos que identificaría el signo solicitado son necesarias para preparar los productos que identifican las marcas registradas. 75.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. Signo mixto ACEITE CARIBE y la marca mixta EL CARIBE 76. Los signos a cotejar son como se muestran a continuación: |SIGNO MIXTO |MARCA MIXTA EL | |ACEITE |CARIBE | |CARIBE | | | | | | |[pic] | |[pic] |“Bocadillos” es un | | |elemento explicativo| Análisis de los supuestos normativos del artículo 136 literal a) 77.

La Sala observa que los signos a cotejar son mixtos. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 78.

Del análisis realizado se concluye que el elemento denominativo de los signos mixtos CARIBE / EL CARIBE es definitivamente el elemento característico. 79. Teniendo en cuenta que los signos confrontados son mixtos, procede realizar el cotejo aplicando las reglas de comparación de marcas mixtas. Reglas del cotejo marcario 80. La Sala, en aplicación de las reglas indicadas, procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los signos en conflicto.

Comparación Ortográfica 81. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto.

SIGNO SOLICITADO |C |A |R |I |B |E | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | | MARCAS REGISTRADAS E |L | |C |A |R |I |B |E | |1 |2 | |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | 82. De la confrontación que se hace entre la palabra CARIBE del signo solicitado y EL CARIBE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de seis (6) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras una de dos (2) letras y la otra de seis (6) letras, el elemento denominativo del signo solicitado reproduce una de las palabras de la marca registrada. 83.

En relación con las vocales, la marca registrada tiene una (1) vocal en la primera palabra y tres (3) vocales en la segunda palabra y el signo solicitado tiene tres (3) vocales que reproduce la marca registrada en la segunda palabra. 85. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada EL CARIBE y el signo solicitado CARIBE, existe una reproducción parcial de la marca registrada. 86.

En este sentido, la primera palabra de la marca registrada no genera en el signo solicitado la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es Bocadillos El Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Comparación fonética 87. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: CARIBE – EL CARIBE – CARIBE – EL CARIBE- CARIBE – EL CARIBE – CARIBE – EL CARIBE- CARIBE – EL CARIBE – CARIBE – EL CARIBE- 88.

La Sala considera que, si bien la marca registrada es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra CARIBE y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula CARIBE que fue reproducida por la parte demandante, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. 89.

Al respecto, la Sala observa que la partícula “EL” que compone la marca registrada no contribuye a diferenciar el sonido del signo solicitado, razón por la que también va a existir semejanza fonética. 90. Así las cosas, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la primera partícula de la marca registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva al signo solicitado.

Comparación Ideológica 91. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[92], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 92.

En el sub lite, la palabra CARIBE tiene significado en el idioma castellano, esto es, “[…]1. Adj. Dicho de una persona: De un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur […]”[93]. 93. La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. 94.

En este sentido, atendiendo a que el signo solicitado reproduce el elemento predominante de la marca registrada, la Sala considera que existe una similitud conceptual no desaparece por la inclusión de la partícula “EL” en la marca de Bocadillos El Caribe S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso. 95. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado reproduce el elemento dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor a pesar de diferenciar los productos puede creer que provienen de un mismo origen empresarial. 96.

Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiera los productos, aunque diferencie los signos confrontados y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. 97. Para considerar que la semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva[94].

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 98. Atendiendo a que existe similitud entre el signo solicitado ACEITE CARIBE y la marca registrada EL CARIBE considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como la marca, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 99.

La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado mixto ACIETE CARIBE identificaría “[…] Aceites y grasas comestibles […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, la marca registrada identifica “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos” productos comprendidos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 100.

Es así como, los productos del signo solicitado y la marca registrada pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, el signo solicitado mixto CARIBE y la marca mixta EL CARIBE registrada a nombre de Bocadillos El Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso son semejantes. 101.

En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada se comercializan en tiendas o supermercados; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva. 102.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial. 103.

Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto en cuanto los productos del signo solicitado y de la marca opositora tienen como fin que es alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. 104. Además, son productos complementarios entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos no difieren, como se dijo anteriormente, y puede indicarse que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores. 105.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. 106. En ese orden de ideas, en el caso sub examine, se comprobó que existe riesgo de confusión indirecta y de asociación entre el signo solicitado ACEITE CARIBE y las marcas registradas CARIBE y EL CARIBE.

Conclusión 107. La Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta entre el signo solicitado ACEITE CARIBE y las marcas previamente registradas CARIBE y EL CARIBE, debido a que se generaría una idea de asociación errónea en el consumidor, por cuanto equivocadamente puede establecer que los productos ofrecidos por los signos confrontadas provienen de un mismo empresario, en la medida en que las semejanzas entre los elementos predominantes en los signos imposibilitan su diferenciación y, en ese sentido, al no cumplirse con el requisito de distintividad, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 108.

Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiere el producto, aunque diferencie el signo solicitado de las marcas opositoras y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. 109.

En este orden de ideas, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 53022 de 16 de diciembre de 2008, 2940 de 29 de enero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la nulidad de los actos administrativos acusados. Reconocimiento personería 110. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[95], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 111.

Atendiendo a que la abogada Astrid Paternina Márquez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 64.550.821 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 49.223 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[96] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, I.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Astrid Paternina Márquez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 64.550.821 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 49.223, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 324 del expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderada Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folios 25 a 36 [3] “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTICULO

85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. [4] Cfr. Folios 26 y 27 [5] Cfr. Folios 27 y 28 [6] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. [7] “[…] Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.

Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, h) la firma del solicitante o de su representante legal […]”. [8] “Régimen Común sobre propiedad Industrial”. [9] Cfr. Folio 29 [10] Ibídem [11] Ibídem [12] Cfr. Folio 8 [13] Cfr. Folio 30 [14] Cfr. Folio 33 [15] Cfr. Folio 33 [16] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 204 [17] Cfr. Folios 195 a 203 [18] Cfr. Folio 198 [19] Cfr. Folio 199 [20] Cfr. Folio 200 y 201 [21] Cfr. Folio 201 [22] Cfr. Folio 202 [23] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 225 [24] Cfr. Folios 208 a 224 [25] Cfr. Folio 214 [26] Cfr. Folio 218 [27] Cfr. Ibídem [28] Cfr. Folios 219 y 220 [29] Cfr. Folio 221 [30] Cfr. Folio 222 [31] Ibidem [32] Ibidem [33] Cfr. Folio 223 [34] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 189 y 190 [35] Cfr. Folios 157 a 169 [36] Cfr. Folio 160 [37] Cfr. Ibídem [38] Cfr. Folio 164 [39] Cfr. Folio 165 [40] Cfr. Folio 166 [41] Cfr. Folio168 [42] Cfr. Folios 238 y 239 [43] Cfr. Folios 257 a 277 [44] Cfr. Folio 262 [45]Cfr. Folios 236 y 237 [46] Cfr. Folio 279 [47] “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [48] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [49] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [50] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [51] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [52] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [53] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [54] Cfr. Folios 6 a 12 [55] Cfr. Folios 13 a 16 [56] Cfr. Folios 17 a 22 [57] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [58] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [59] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [60] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [61] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [62] Cfr. Folios 257 a 277 [63] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [64] Cfr. Folio 8. [65] Ibidem [66] Ibidem [67] Cfr. Folio 8 [68] Cfr. Folios 66 y 67 [69] Cfr. Folios 76 a 84 [70] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proceso 39-IP-2012 de 4 de julio de 2012. [71] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00 [72] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [73] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [74] Ibídem. [75] Cfr. Folio 269. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pág. 13 [76] Cfr. Folios 269 a 271. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, págs. 13 a 15 [77] Cfr. Folios 423 y 424.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 231-IP-2014 de 20 de marzo de 2015, págs. 10 y 11 [78] Cfr. Folio 264. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pág. 8 [79] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [80] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [81] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [82] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017, pág. 12 [83] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [84] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [85] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [86] Aceites y grasas comestibles [87] Cfr. Folio 8. [88] Ibidem [89] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [90] Diccionario de la Real Academia Española, sito webhttps://dle.rae.es/caribe.

Consultado el 29 de octubre de 2020. [91] Cfr. Folios 274 y 275. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, págs. 18 y 19 [92] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [93] Diccionario de la Real Academia Española, sito webhttps://dle.rae.es/caribe.

Consultado el 29 de octubre de 2020. [94] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015 [95] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [96] Cfr. Folio 324