PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCA FIGURATIVA – Contenedor, caja o tolva de una carretilla de color amarillo / MARCA DE COLOR – Representación gráfica / DISTINTIVIDAD - Extrínseca e intrínseca. Característica esencial / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de la marca figurativa con reivindicación de color amarillo que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [O]bservando las reglas expuestas por la jurisprudencia de la Sección, derivadas de lo establecido en la normatividad andina y lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 pues se constata que la reivindicación del color se encuentra limitada por una forma, un contenedor que evoca la caja de una carretilla.

Además, la Sala considera que, si bien la figura que conforma la marca FIGURATIVA cuestionada corresponde a un contenedor, dicha forma no describe directamente una carretilla (caso en el cual sería irregistrable), comoquiera que no incluye otros elementos, además de la tolva, que hacen parte esencial de una carretilla, como la presencia de una rueda, un soporte o punto de apoyo y unos mangos o manubrios, sino que evoca la idea del cajón o tolva de una carretilla que, a su vez, es de color amarillo.

En este sentido, el tercero con interés directo en el resultado del proceso no se está apropiando de la imagen o el concepto de las carretillas de color amarillo, sino de una figura que puede evocar la idea de la caja de una carretilla de color amarillo. El mencionado carácter evocativo de la marca FIGURATIVA compuesta por la figura antes descrita y el color amarillo, le otorga a la marca suficiente capacidad distintiva para identificar productos en el mercado e indicar su origen empresarial y, por consiguiente, resulta registrable.

En el mismo sentido, no se evidencia vulneración al artículo 134 de la Decisión 486, comoquiera que el citado artículo permite, en su literal e) el registro de un color delimitado por una forma FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00268-00 Actor: INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. – IMSA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA Tercero: HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. – HERRAGRO S.A. Temas: Signo figurativo de color.

Capacidad distintiva, causal de nulidad absoluta y derechos que confiere el registro como marca. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Industrias Metálicas Sudamericanas S.A.[1], en adelante la parte demandante, presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], que se adecuó, mediante auto de 28 de marzo de 2019 a la acción de nulidad absoluta, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, que se para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015[7], “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca FIGURATIVA que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Herramientas Agrícolas S.A. – HERRAGRO S.A, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 437 de fecha 13 de enero de 2015, la cual revocó la resolución No. 59190 de 2013 que había negado el registro de la siguiente marca FIGURATIVA: En consecuencia, la resolución No. 437 concedió el registro de la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, atrás mencionada.

SEGUNDA: Que en virtud de la declaración anterior se cancele el certificado de registro no. 506016. TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 309 del CPA. CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 18 de enero de 2013, el registro de una marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 672, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013, negó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013 y conceder el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[9], el literal h)[10] del artículo 135 y el artículo 137[11] de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 1.

Indicó que el análisis efectuado por la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] por cuanto concedió el registro de la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO […]”[12] cuando “[…] la causal de irregistrabilidad es clara al señalar que no es registrable un color que NO esté delimitado por una forma determinada […]”[13]. 2.

Señaló que “[…] podría pensarse que la marca FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO, corresponde a carretas o carretillas. Sin embargo, dado que la delimitación del color no es clara, de hecho, no existen dentro de los trazos solicitados para registro, encontramos que la FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO, se encuentra viciada de nulidad […]”[14]. 3.

Agregó que “[…] además de la delimitación por una forma, es claro que el color también debe estar determinado por un pantone determinado, dado que, por ejemplo, tal como ocurre en este caso, la gama de color AMARILLO es demasiado extensa y puede cubrir una diversísima gama de posibilidades […]”[15], aunado al hecho de que “[…] el AMARILLO es un color primario, y por lo tanto no es viable su apropiación como marca de color […]”[16]. 4.

Afirmó que “[…] en este caso de la marca FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO no hay distintividad […]”[17]. Segundo cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 5. Adujo, además, que la parte demandada vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, en atención a que “[…] la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, además de reivindicar un color primario, no corresponde a una forma delimitada, susceptible de ser identificada y representada gráficamente, por lo tanto, podemos decir, que no es apta para identificar un producto o servicio dentro del mercado […]”[18]. 6.

Resaltó que, en este caso, el signo solicitado “[…] no tiene aptitud distintiva, no es factible que la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, genere una asociación entre empresario y producto, por lo tanto, no cumple con el requisito de la DISTINTIVIDAD […]”[19]. 7. Indicó que “[…] fue IMSA quien introdujo al mercado la novedad de pintar de colores las carretillas […]”[20] y en ese sentido “[…] las demás empresas han seguido esa dinámica […]”[21] convirtiéndose en una práctica común. 8.

Concluyó, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] el registro de la marca FIGURA DE COLOR AMARILLO, se efectuó con la intención de eliminar a los competidores del mercado, apropiándose indebidamente del COLOR PRIMARIO AMARILLO […]”[22]. Tercer cargo: Violación del artículo 137 de la Decisión 486 9. Sostuvo que la parte demandada vulneró igualmente el artículo 137 de la Decisión 486, porque al conceder el registro marcario desconoció que “[…] la apropiación de la FIGURA DE COLOR AMARILLO, afecta a todos los comerciantes de carretillas, dado que este es uno de los colores característicos de dicho tipo de productos […]”[23].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[24] contestó la demanda[25] y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Sostuvo que no se vulneró el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 y adujo que “[…] el accionante realiza una interpretación errónea de la norma andina con el fin de fundamentar a su favor los argumentos de la supuesta concesión equivocada realizada por mi poderdante […]”[26] y agregó que “[…] la sociedad demandante parece confundir los conceptos de marca de color y marca figurativa […]”[27]. 2.

Expuso que, en primer lugar, “[…] el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 establece que, como signo, podrá constituir marca “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”. En segundo lugar, el literal f) del artículo 134 indica que “la forma de los productos, sus envases o envolturas” puede de igual forma constituir una marca.

Los literales anteriores del artículo 134 establecen dos clases de marcas diferentes entre sí, a saber, la marca de color (literal e) y la marca tridimensional (literal f) […]”[28] 3. Manifestó, en relación con el literal e) del artículo 134, que “[…] la norma comunitaria no impone la obligación de que la forma que delimita el color solicitado a registro tenga particularidades específicas o incluso particularidad alguna, como pareciere insinuarlo erróneamente la accionante, ni que el solicitante reivindique de manera alguna, derechos sobre la forma que delimita el color […]”[29]. 4.

Afirmó que “[…] el signo solicitado evoca el producto ofrecido esto es una carretilla; sin embargo, teniendo en cuenta que, en primer lugar, la imagen no corresponde a la carretilla completa sino solamente a su cajón y que por otro lado, dicha imagen se encuentra delimitada por un color, esto es, amarillo, el cual no guarda ninguna relación respecto de los productos reivindicados por lo que en conjunto, hace que el signo solicitado resulte ser distintivo y no exclusivamente evocativo del producto ofrecido […]”[30]. 5.

Sostuvo que no se transgredió el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que “[…] el signo solicitado reivindica la imagen de un cajón de una carretilla, esto es, un carrito pequeño de mano generalmente de una sola rueda con un cajón grande para colocar determinada carga […] Teniendo en cuenta lo anterior, el signo no carece de distintividad, ni es descriptivo […]”[31].

Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 6. Adujo que tampoco se vulneró el artículo 137 de la Decisión 486 y explicó que el signo solicitado “[…] al no ser exclusivamente descriptivo, sí evocará una idea al consumidor asociada a los productos consistentes en carretillas y relacionados, pero que resulta lo suficientemente distintivo por su conjunto, imagen en particular y reivindicación del color amarillo, sin que implique una apropiación exclusiva del concepto o la idea de una carretilla, la cual resulta inapropiable respecto de los productos de la clase 12 Internacional, toda vez que se trata de un concepto necesario para los demás competidores del mercado razón por la cual deberán soportar la debilidad marcaria de la figura solicitada […]”[32].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[33] contestó la demanda[34] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Señaló que “[…] la norma marcaria sabiamente condiciona la aceptación del registro de marcas que consisten en un color, a que esté delimitado por una forma, y prohíbe el registro como marca de un color que no esté determinado por una forma específica […]”[35]. 2.

Explicó que “[…] cuando la norma habla de forma, se refiere a la apariencia externa de algo, y punto. Puede ser forma geométrica o no; puede ser forma conocida o no; puede ser forma regular o irregular. Todo ello es forma. Mal puede entonces aducirse como causal de irregistrabilidad, que para el demandante la figura dentro de la cual está delimitado el color amarillo “no es clara, ni se encuentra específicamente delimitada”, ya que la figura sí es clara y tiene contornos determinados de manera precisa y clara […]”[36]. 3.

Indicó, sobre la marca cuestionada, que “[…] es tan clara la forma externa que delimita el color amarillo, que en primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos, al estudiar la registrabilidad de la marca solicitada, confundió lo solicitado y negó su registro, creyendo que se solicitada como maraca al figura de una carretilla, y adujo que “La descriptividad en este caso surge de la relación directa que existe entre el gráfico y los productos respecto de los cuales se solicita el registro en efecto el gráfico dirige al consumidor a una carretilla, es decir que la parte gráfica de la marca es la respuesta de qué es lo que hacen evocando al consumidor directamente al producto que distingue”.

La Dirección de Signos Distintivos negó su registro al confundir lo solicitado, creyendo que se había solicitado el registro como marca de la figura de la carretilla, lo cual no era correcto. Por ello se presentó el recurso de apelación, el cual fue decidido de manera favorable y concedió el registro de la marca figurativa consistente en el color amarillo delimitado por la forma de una carretilla […]”[37]. 4.

Afirmó que “[…] la marca registrada no consiste en el color amarillo abstractamente considerado, sino en el color amarillo delimitado dentro de una forma especial y precisa que se presentó para su registro, la cual corresponde a la forma de una carretilla. Por ello, es innegable su capacidad distintiva, en el sentido que ese signo distintivo distinguirá e individualizará el producto de mis poderdantes frente a los de la competencia […]”[38].

Respecto del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 5. Adujo que “[…] la intensión de mis poderdantes al registrar su marca figurativa consistente en el color amarillo delimitado por la forma de una carretilla, efectivamente fue el de adquirir exclusividad sobre ella, es decir, que las carretillas en color amarillo se distinguieran y fueran reconocidas como las carretillas de Herragro, pero nunca se hizo de manera desleal o deshonesta como pretende hacerlo ver el demandante.

Y es que lo que se busca con un registro marcario es precisamente adquirir exclusividad sobre ese signo distintivo para que nadie más pueda usarlo para distinguir la misma clase de producto o de servicios […]”[39]. 6. Concluyó que “[…] tampoco hubo apropiación indebida del color amarillo pues en primer lugar mis poderdantes no se apropiaron del color amarillo.

Adquirieron exclusividad sobre el color amarillo delimitado por la forma de una carretilla, que es muy diferente […]”[40]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 462-IP-2018 de 1.° de febrero de 2019[41], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, el Literal h) del Artículo 135 y el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden en su interpretación por ser pertinentes, limitándose con relación al Artículo 134 a solo interpretar el Literal e) para abordar el tema del registro de un color delimitado por la forma. […]” Añadió, que: “[…] De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 por ser materia controvertida la distintividad del signo […]”, exponiendo a continuación, las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, atendiendo a que se encontraba vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[42], llevó a cabo la audiencia inicial, el 28 de marzo de 2019[43], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. 16. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que se solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: 1. Señaló que “[…] en el caso concreto, se concedió el registro de una figura que en consideración de esta Procuraduría Delegada se relaciona con un cajón o tolva de una carretilla de color amarillo para identificar productos o servicios de la clase 12 de la clasificación internacional, por lo cual no se puede afirmar que el signo cuyo registro se discute no esté delimitado por una forma particular […]”[44]. 2.

Precisó, en relación con lo anterior, que “[…] en primer lugar, que la marca registrada es de aquellas consideradas como como descriptiva en relación con los productos que pretende distinguir, y por tanto es una marca débil que conlleva a su coexistencia con otras marcas que contengan elementos que a su vez las hagan distintivas, lo cual significa que deberá coexistir en el mercado con otras marcas figurativas de carretillas siempre y cuando estas contengan elementos que permitan al consumidor distinguir los productos y los empresarios que los producen, y en segundo lugar, que el color amarillo tampoco se convierte en un elemento de propiedad del titular de la marca; si bien es posible registrar un color como marca siempre que se encuentre delimitado por una forma, esto no impide el uso del mismo color delimitado por una forma que tenga distintividad en el conjunto […]”[45]. 3.

Indicó, en relación con el cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486, que “[…] la actuación de la mala fe debe ser consecuencia de la intención o de la conciencia previa de violar la ley o el contrato, o para causar un perjuicio a un tercero y además la buena fe se presume y la mala fe debe ser probada por quien la alega […]”[46]. 4.

Advirtió, en relación con lo anterior, que “[…] la comunicación enviada al demandante y la aseveración anotada en la contestación de la demanda por parte del tercero interesado en el resultado del proceso indica más que mala fe en el registro de la marca un desconocimiento en los límites de los derechos de propiedad intelectual que otorga el derecho marcario y que se encuentra regulado por el Capítulo III de la Decisión Andina – De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca, los cuales se precisa poner en su conocimiento con el fin de evitar conflictos futuros.

La marca pretende distinguir productos o servicios no es el producto o el servicio en sí mismo, el producto puede ser el mismo y por eso la importancia de la marca para poder diferenciarlos […]”[47]. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 462-IP-2018 de 1.° de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos que consistan en un color aisladamente considerado como causal absoluta de irregistrabilidad; ix) el marco normativo sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial; y, x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[48] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[49] de 12 de marzo de 2019[50], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 20.

El acto administrativo acusado[51] es el siguiente: 1. La Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015[52], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013 y, en su lugar, concedió el registro la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] En el presente caso, se observa que el signo solicitado reivindica la imagen de un cajón de una carretilla, esto es, un carro pequeño de mano generalmente de una sola rueda con un cajón grande para colocar determinada carga, el cual respecto de los productos reivindicados, esto es, “carretas; carretillas, carretillas de dos ruedas, carretillas de equipaje, de manipulación de materiales y de mercancías; carretillas de transporte; carritos para compras; carriolas” productos comprendidos en la clase 12 internacional, resulta evocativo.

En efecto, el signo solicitado evoca el producto ofrecido esto es una carretilla sin embargo, teniendo en cuenta que, en primer lugar, la imagen no corresponde a la carretilla competa sino solamente a su cajón y que por otro lado, dicha imagen se encuentra delimitada por un color, esto es, amarillo, el cual no guarda ninguna relación respecto de los productos reivindicados por lo que en conjunto, hace que el signo solicito resulte ser distintivo y no exclusivamente descriptivo, siendo susceptible de protección marcaria pero si será un indicativo o evocativo del producto ofrecido.

Teniendo en cuenta lo anterior, el signo solicitado al no ser exclusivamente descriptivo si evocará una idea al consumidor asociada a los productos consistentes en carretillas y relacionados, pero que resulta lo suficientemente distintivo por su conjunto, imagen en particular y reivindicación de color amarillo, sin que implique una apropiación exclusiva del concepto de una carretilla, la cual resulta inapropiable respecto de los productos de la clase 12 Internacional, toda vez que se trata de un concepto necesario para los demás competidores del mercado razón por la cual deberán soportar la debilidad marcaria de la figura solicitada, frente a otras marcas que también incluyan tal imagen en particular de una carretilla, que por su propia naturaleza, no admiten apropiación exclusiva en un solo titular, razón por la cual se accederá al registro pretendido con la aclaración expuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, el signo no carece de distintividad ni es descriptivo pero su concesión estará delimitado por el conjunto marcario. 3. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, el signo solicitado por su conjunto cuenta con aptitud marcaria suficiente para ser objeto de registro. En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en los literales b) ni e) del artículo 135 de la Decisión 486, siendo necesario revocar el acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 59190 de 8 de octubre de 2013 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de: La marca figurativa […]”. El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca FIGURATIVA, para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulnera el artículo 134, el literal h) del artículo 135 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca figurativa consiste en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica y, en segundo lugar, si la solicitud de registro marcario se realizó con el fin de realizar actos de competencia desleal. 22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal h) del artículo 135 y el artículo 137 y, de oficio, interpretó el literal b) del artículo 135 y restringió la interpretación del artículo 134 a su literal e) ibidem. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[53], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[54] de la Comisión de la Comunidad Andina[55].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[56] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[57] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 462-IP-2018 de 1.° de febrero de 2019 32. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[58]: “[…] 1.8.

El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. […] 1.13.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. […] 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 2.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 2.5.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumple una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En este sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 2.8.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. 3. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad 3.1. Dentro del proceso interno la sociedad HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. – HERROGROS S.A. solicitó el registro de un signo (figurativo color amarillo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas. 3.2.

En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisión. 3.3. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica. 3.4. Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. 3.5.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 3.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.6.

La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. 4. Registro de un color determinado por la forma 4.1. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. – IMSA S.A., señaló en sus argumentos, que la marca figurativa solicitada, pretende proteger el color amarillo delimitado y no la figura que lo contiene. […] 4.4.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica. 4.5. Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad.

Por lo tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate.

El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial. 4.6. En este sentido, se deberá determinar si el color que compone la marca figurativa objeto de análisis se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión. […] Definición de competencia desleal […] 5.14.

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (…).” 5.15.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 5.16.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 5.17. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran reproducir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 5.18.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 33. Visto el artículo 134 de la Decisión 486 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica.

En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”. 34.

Vistos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Marco normativo sobre los signos que consistan en un color aisladamente considerado como causal absoluta de irregistrabilidad 35. Visto el artículo 135 de la Decisión 486, que establece las causales absolutas de irregistrabilidad que se refieren a casos taxativos en los que un signo solicitado a registro como marca carece de distintividad intrínseca, lo que impide su registro. 36.

Visto el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486, los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, no podrán registrarse como marcas. Marco normativo sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial 37. Visto el artículo 137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 38.

Visto el artículo 258 ibidem, es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 39. Visto el artículo 259 ibidem, señala los actos que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Análisis del caso concreto 40.

Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo, los signos que consistan en un color aisladamente considerado como causal absoluta de irregistrabilidad y la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 41.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: |MARCA FIGURATIVA | | | | | | | |[59] | |Titular: Herramientas Agrícolas S.A. | |Herragro S.A. | |Certificado núm. 506016 | |Clase 12: “Carretas; carretillas de | |dos ruedas, carretillas de equipaje | |de manipulación de materiales y de | |mercancías; carretillas de | |transporte; carritos para compras; | |carriolas” | 42.

De lo anterior, la Sala observa, de los antecedentes administrativos y el formulario de solicitud de registro marcario, que la marca FIGURATIVA objeto de controversia consiste en un contenedor o la caja o tolva de una carretilla, frente al a cuál se reivindica el color amarillo. 43. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de la causal absoluta de irregistrabilidad citada en el marco normativo expuesto supra.

Del cargo de violación del literal h) del artículo 135 de la Decisión 1. Conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, la Sala recuerda que el artículo 134 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca y señala distintos tipos de signos que pueden ser registrados como marca. 2.

De igual manera, la Sala recuerda que el artículo 135 de la Decisión 486 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado[60]. 44.

Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal h) ibidem, la cual se configura cuando el signo consiste en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, caso en el cual, el signo es irregistrable. 45. Esta disposición debe analizarse en conjunto con lo dispuesto en el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, que establece que podrá constituirse como marca un color determinado por una forma, o una combinación de colores. 46.

En este sentido, en relación con la prohibición del literal h) del artículo 135 ibídem ya señalada, la Sala precisa que la misma no es absoluta, en la medida en que un color puede ser registrado como signo siempre y cuando se encuentre delimitado por una forma específica. 47. En relación con esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en los siguientes términos en la interpretación prejudicial proferida para este proceso: “[…] 4.2.

La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. 4.3.

Contrario sensu, la Decisión 486 en su Artículo 135 Literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: (…) la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…).

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son limitadas.” (Proceso 111- IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N.° 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro). 4.4.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica. 4.5. Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad.

Por lo tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial. […].”[61] (Destacado fuera del texto) 48.

En este mismo sentido se pronunció esta Sección, en sentencia de 2 de agosto de 2017[62], en la cual indicó: “[…] En ese orden, la prohibición de reivindicar colores no es absoluta, pues ella solamente opera cuando respecto del “[…] color aisladamente considerado […]” cuando no se encuentra “[…] delimitado por una forma específica […]”; contrario sensu, se puede concluir que el registro de colores se permite siempre y cuando estos se encuentren delimitados por una forma […].” 49.

Esta prohibición, según la cual el color individualmente considerado no es apropiable, se refiere principalmente a los siete colores fundamentales del arcoíris, los colores puros y los colores secundarios que surgen de combinaciones que en todo caso son limitadas, y se fundamenta en el limitado número de colores fundamentales y puros que existen, comoquiera que, de permitir su apropiación por una persona, esta obtendría una ventaja competitiva desmesurada y los demás competidores se enfrentarían a un obstáculo que impediría el libre acceso al mercado. 50.

En el caso sub examine, como ya se expuso, la marca cuestionada corresponde a una marca figurativa en la que se reivindica el color amarillo y, por lo tanto, para mayor claridad la Sala considera conveniente examinar lo relacionado con las marcas gráficas, por corresponder a éstas a la clase a la cual pertenece la marca cuestionada. 51.

En relación con las marcas gráficas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina las ha definido como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o su forma externa, siendo lo predominante para esta clase de marca la figura escogida para su forma gráfica[63]. 52.

Además, sobre las marcas gráficas o figurativas, en varias interpretaciones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha venido sosteniendo que: “[…] “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización” (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 29 y ss) […].”[64] (Destacado fuera del texto). 53.

En este entendido, una marca gráfica, puede conformarse por un conjunto de líneas, dibujos e incluso colores. De esta forma, la Sala considera que, en la medida en que la controversia en el presente caso gira entorno a una marca figurativa en la que se reivindica un color, es pertinente remitirse a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la jurisprudencia de la Sección en relación a los criterios de registrabilidad de las marcas que tienen reivindicación de color. 54.

En este sentido, con fundamento en la normatividad andina y lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sección[65] ha extraído las siguientes conclusiones en cuanto a los criterios que deben ser tenidos en cuenta al momento de analizar la registrabilidad marcaria de las marcas con reivindicación de color: “[…] se pueden extraer las siguientes conclusiones en cuanto a los criterios que deben informar la registrabilidad marcaria de las marcas de color: i) los colores primarios no son apropiables en su concepto prístino, lo cual no excluye que en tonalidades si lo sean; ii) para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica; iii) los colores pueden constituirse en marcas, en la medida en que sean un signo distintivo, esto es siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor; iv) si bien el literal h) del artículo 135 no exige que la forma que delimita el color sea distintiva (por ejemplo, el envase o el cilindro), el conjunto marcario, entendido como el color y la forma, sí lo debe ser; v) el color puede ser parte integrante de un signo tridimensional y acceder al registro de una marca, siempre y cuando no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. vi) La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica del color delimitado por una forma que sea precisa e inequívoca. […].” (Destacado fuera del texto) 55.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca FIGURATIVA que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad o no. 56. En el presente asunto, la Sala observa que la marca FIGURATIVA consiste en una imagen que evoca un cajón o tolva de una carretilla de color amarillo y que, en el formulario de solicitud de registro marcario, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, indicó que “[…] se reivindica el color AMARILLO delimitado dentro de la figura que se acompaña […]”[66]. 57.

Así las cosas, observando las reglas expuestas por la jurisprudencia de la Sección, derivadas de lo establecido en la normatividad andina y lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 pues se constata que la reivindicación del color se encuentra limitada por una forma, un contenedor que evoca la caja de una carretilla. 58.

Además, la Sala considera que, si bien la figura que conforma la marca FIGURATIVA cuestionada corresponde a un contenedor, dicha forma no describe directamente una carretilla (caso en el cual sería irregistrable), comoquiera que no incluye otros elementos, además de la tolva, que hacen parte esencial de una carretilla, como la presencia de una rueda, un soporte o punto de apoyo y unos mangos o manubrios, sino que evoca la idea del cajón o tolva de una carretilla que, a su vez, es de color amarillo.

En este sentido, el tercero con interés directo en el resultado del proceso no se está apropiando de la imagen o el concepto de las carretillas de color amarillo, sino de una figura que puede evocar la idea de la caja de una carretilla de color amarillo. 59. El mencionado carácter evocativo de la marca FIGURATIVA compuesta por la figura antes descrita y el color amarillo, le otorga a la marca suficiente capacidad distintiva para identificar productos en el mercado e indicar su origen empresarial y, por consiguiente, resulta registrable. 60.

En el mismo sentido, no se evidencia vulneración al artículo 134 de la Decisión 486, comoquiera que el citado artículo permite, en su literal e) el registro de un color delimitado por una forma que, como ya se expuso, se configura en el caso sub examine. Del cargo de violación del artículo 137 de la Decisión 486 61. La Sala considera que el artículo 137 invocado por la parte demandante junto con los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo andino que regula los actos de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, y son las disposiciones que resultan aplicables al presente caso. 62.

Del contenido del artículo 137 de la Decisión 486, la Sala estima que se podrá denegar una solicitud de registro marcario cuando haya indicios razonables que permitan inferir que dicho registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 63. En línea con lo anterior, el artículo 258 ibidem establece que “[…] se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos […]”. 64.

En lo atinente a los actos contrarios a los usos y prácticas honestos en el ámbito empresarial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que “[…] son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor […]”[67]. 65.

Para determinar si existió o no violación del artículo 137 de la Decisión 486 deben valorarse las pruebas presentadas por la parte demandante con el fin de dilucidar si constituyen indicios razonables que permitan a la Sala inferir que el registro se hubiere solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 66.

En el caso sub examine, la parte demandante sostuvo en la demanda que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, había vulnerado el artículo 137 de la Decisión 486, comoquiera que concedió el registro de una marca que fue solicitado “[…] con la intención de eliminar a los competidores del mercado, apropiándose indebidamente del COLOR PRIMARIO AMARILLO […]”[68]. 67.

Lo anterior, comoquiera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, después de obtener el registro de la marca FIGURATIVA, requirió a la parte demandante, mediante comunicación de 17 de junio de 2015, para que “[…] se abstengan de seguir usando el color amarillo en sus carretillas, y en especial en la distinguida con la marca IMSA […]”[69]. 68.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando lo expuesto por la parte demandante, y la comunicación enviada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso reclamando a la parte demandante por un supuesto “[…] uso indebido de marca […]”[70], la Sala considera necesario precisar los derechos que confiere el registro de una marca. 69.

En este sentido, la Sala recuerda que el artículo 154 de la Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. A su vez, el artículo 155 ibidem señala que el titular de una marca puede impedir a cualquier tercero el uso de una marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográfica, similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. 70.

En este sentido, el titular del registro marcario tiene derecho a impedir a terceros que realice, sin su consentimiento, los siguientes actos:   1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;  2.

Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 3.

Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 5. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 71.

En suma: i) el derecho al uso exclusivo de una marca, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante la oficina nacional competente y no por su uso; ii) el registro confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente; iii) el registro permite que el titular impida la utilización o aprovechamiento de su marca por parte de terceros; y iv) el titular del registro puede presentar oposiciones fundadas para desvirtuar el registro de otros signos distintivos que puedan generar riesgo de confusión o de asociación con los registros de los cuales es titular entre el público consumidor. 72.

Una vez expuesto el alcance de los derechos que confiere el registro de una marca, para el caso sub examine la Sala señala que el derecho que otorga el registro de una marca es sobre la marca en sí y no sobre el producto que identifica. 73. En este sentido, la marca concedida es la FIGURATIVA con reivindicación de color amarillo, lo que no implica derechos sobre el uso, producción y/o comercialización de carretillas de color amarillo.

Así, el registro de la marca FIGURATIVA no otorga el derecho ni la exclusividad a su titular sobre las carretillas de color amarillo en el mercado, únicamente le otorga el derecho a impedir que cualquier tercero el uso de su marca cuando tal uso cause riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. 74. Por lo tanto, lo que concedió la parte demandada fue el registro de la marca FIGURATIVA con reivindicación del color amarillo, no la “[…] marca del color amarillo de las carretillas […]”[71], como afirmó el tercero con interés directo en el resultado del proceso en la comunicación enviada a la parte demandante. 75.

Aunado a lo anterior, es pertinente recordar que, como se expuso en el acápite anterior, el color amarillo es inapropiable, comoquiera que se trata de un color primario. Tampoco es apropiable el concepto o la imagen de una carretilla para identificar carretillas. 76. Al respecto la Sala comparte lo expuesto por la parte demandada en su contestación de la demanda cuando aclaró que el registro de la marca FIGURATIVA no implica “[…] una apropiación exclusiva del concepto o la idea de una carretilla, la cual resulta inapropiable respecto de los productos de la clase 12 Internacional, toda vez que se trata de un concepto necesario para los demás competidores del mercado razón por la cual deberán soportar la debilidad marcaria de la figura solicitada, frente a otras marca que también incluyan tal imagen en particular de una carretilla, que por su propia naturaleza no admiten apropiación exclusiva en un solo titular […]”[72]. 77.

Corolario de lo anterior, la Sala concluye que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no puede exigir a la parte demandante que cese el uso del color amarillo en sus carretillas pues, como se ha indicado a lo largo de esta providencia i) ese no es el alcance de los derechos que confiere el registro de una marca; ii) el color amarillo, como color primario, no es apropiable por ninguna persona; iii) el derecho otorgado por el registro se refiere al uso de la marca, no a los productos que ella identifica. 78.

En suma, la Sala reitera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como titular de la marca FIGURATIVA, no puede limitar ni impedir el uso del color amarillo en carretillas, es decir, el hecho del registro de la marca FIGURATIVA no le otorga el derecho de exigir a otros comerciantes o empresarios que no utilicen el color amarillo en las carretillas, como erróneamente pretendió hacer el tercero con interés directo en el resultado del proceso en la comunicación enviada a la parte demandante, visible a folios 51 a 53 del expediente. 79.

Expuesto lo anterior, y teniendo en cuenta los antecedentes administrativos del proceso y las pruebas aportadas por la parte demandante, la Sala no encuentra indicios razonables que lleven a pensar que el tercero con interés directo en el resultado del proceso haya solicitado el registro de la marca con el fin de ejecutar un acto de competencia desleal. 80.

Esto comoquiera que el registro de la marca FIGURATIVA con reivindicación del color amarillo no tiene la capacidad para consolidar un acto de competencia desleal en los términos indicados por la normativa aplicable, en la medida en que el registro de la citada marca no faculta a su titular para impedir que sus competidores utilicen el color amarillo en sus productos.

Únicamente faculta al tercero con interés directo en el resultado del proceso a impedir que otras personas utilicen su marca o marcas confundibles para identificar productos que sean iguales o competitivamente conexos. 81. En este sentido, la Sala acoge lo expuesto por el Agente del Ministerio Público en el concepto proferido para este proceso en el que indicó que: “[…] la comunicación enviada al demandante y la aseveración anotada en la contestación de la demanda por parte del tercero interesado en el resultado del proceso indica más que mala fe en el registro de la marca un desconocimiento en los límites de los derechos de propiedad intelectual que otorga el derecho marcario y que se encuentra regulado por el Capítulo III de la Decisión Andina – De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca, lo cuales se precisa poner en su conocimiento con el fin de evitar conflictos futuros.

La marca pretende distinguir productos o servicios no es el producto o el servicio en sí mismo, el producto puede ser el mismo y por eso la importancia de la marca para poder diferenciarlos […]”[73]. 82. En conclusión, la Sala no considera que la parte demandada haya violado el artículo 137 de la Decisión 486 al conceder el registro de la marca cuestionada.

Conclusión 83. La Sala concluye que, en el caso sub examine, la marca FIGURATIVA que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que la reivindicación del color amarillo se encuentra limitada por una forma. 84.

En línea con lo anterior, la Sala considera que tampoco se presentó una violación al artículo 134 de la Decisión 486 comoquiera que la marca FIGURATIVA, en su conjunto, cuenta con la suficiente capacidad distintiva para identificar productos en el mercado e indicar su origen empresarial. 85. Asimismo, la Sala considera que la parte demandante, con la expedición del acto administrativo acusado, no violó el artículo 137 de la Decisión 486, comoquiera que no se evidenciaron indicios de que la solicitud de registro de la marca se hubiese hecho con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 86.

Por último, la Sala reitera que el registro de la marca FIGURATIVA, si bien le otorga al tercero con interés directo en el resultado del proceso el derecho de evitar que terceros utilicen su marca, no le otorga el derecho de impedir que otros empresarios utilicen el color amarillo ni que produzcan o comercialicen carretillas de color amarillo, comoquiera que el derecho que otorga el registro de una marca es sobre la marca en si y no sobre el producto que identifica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 2 y 3 [2] Cfr. Folios 67 a 83 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [7] Mediante la cual revoca la decisión contenida en la Resolución núm. 591 de 8 de octubre de 2013 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como consecuencia, concedió el registro de una marca figurativa para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folios 68 y 69 [9] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [10] “[…] h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; […]” [11] “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”. [12] Cfr. Folio 70 [13] Cfr. Folio 71 [14] Ibidem. [15] Cfr. Folio 72 [16] Cfr. Folio 75 [17] Cfr. Folio 76 [18] Ibidem. [19] Cfr. Folio 78 [20] Cfr. Folio 80 [21] Ibidem. [22] Ibidem. [23] Ibidem. [24] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 156 a 159 [25] Cfr. Folios 141 a 155 [26] Cfr. Folio 145 [27] Ibidem. [28] Ibidem. [29] Cfr. Folio 147 [30] Cfr. Folio 154 [31] Ibidem. [32] Cfr. Folio 153 [33] Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 134 [34] Cfr. Folios 130 a 134 [35] Cfr. Folio 131 [36] Ibidem. [37] Ibidem. [38] Cfr. Folio 133 [39] Ibidem. [40] Ibidem. [41] Cfr. Folios 176 a 190 [42] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [43] Cfr. Folios 202 a 217 [44] Cfr. Folio 242 [45] Ibidem. [46] Cfr. Folio 245 [47] Ibidem. [48] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [49] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [50] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [51] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [52] Cfr. Folios 31 a 66 [53] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [54] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [55] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [56] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [57] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [58] Cfr. Folios 176 a 190 [59] Tomado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, expediente núm. 13008614, certificado de registro núm. 506016, marca FIGURATIVA.

Consultado el 26 de agosto de 2020 “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=63734041195878 9118”. [60] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00 [61] Cfr. Folios 184 a 185 [62] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 2 de agosto de 2017; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00013-01 [63] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 219-IP-2014 de 28 de febrero de 2015. [64] Ibidem. Ver también, interpretaciones prejudiciales 158-IP-2012 de 25 de abril de 2013; 147-IP-2013 de 20 de noviembre de 2013. [65] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de enero de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00271-00 [66] Cfr. Folio 105 [67] Cfr. Folio 186 [68] Cfr. Folio 80 [69] Cfr. Folio 51 [70] Ibidem [71] Cfr. Folio 51 [72] Cfr. Folio 147 [73] Cfr. Folios 245 y 246 ----------------------- [pic]