11001-03-24-000-2013-00571-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto RY y la marca mixta EL REY previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es EL en la clase 29, además por ser un artículo gramatical y por ello debe excluirse del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es RY por no tener significado / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto RY para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por no tener semejanza con la marca mixta EL REY previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] [L]a Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas se evidencia, por un lado, que se componen de una sílaba y comparten las consonantes en el mismo orden.

Y, por otro lado, que tienen un número distinto de letras y que la marca opositora cuenta con la vocal E, mientras que la marca cuestionada no tiene vocales. […] Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando su composición, en la media en que difieren en la extensión de la palabra (una tiene 3 letras y la otra solo 2), y una está conformada solo por consonantes y la otra por vocal y consonantes; diferencias que diluyen una posible similitud.

Comparación Fonética […] [L]a Sala considera que, aunado a la falta de similitud ortográfica antes señalada, tampoco existe una similitud fonética, en la medida en que la pronunciación de ambas marcas es totalmente diferente, comoquiera que la marca mixta REY cuenta con una vocal, mientras que la marca RY no tiene vocales. De esta forma la palabra REY se pronuncia rrei; mientras que la partícula RY se puede pronunciar ri, o erre – ye, si se pronuncia cada letra individualmente.

Así, la Sala considera que las marcas comparadas no presentan una identidad o similitud fonética. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra REY, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al “[…] monarca soberano de un reino […]”. La Sala considera que, comoquiera que el significado de la marca no tiene relación alguna con los productos que identifica de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria.

En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta EL REY y la marca mixta RY no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto RY en la clase 29 por ser distintivo / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala señala que, en los actos administrativos acusados, la parte demandada reconoció el carácter de notoriedad de la marca mixta EL REY, y extendió el reconocimiento de dicha notoriedad hasta el mes de enero de 2012 después de hacer una valoración integral de las pruebas aportadas por la parte demandante en el trámite administrativo.

No obstante lo anterior, la Sala recuerda que esta Sección consideró, en providencia de 1.° de diciembre de 2017, que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando la marca objeto de análisis cumple con el requisito de distintividad. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL H CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00571-00 Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero interesado: ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO Temas: Cotejo de marcas mixtas.

Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Fábrica de Especias y Productos EL REY S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 76743 del 27 de diciembre de 2011, 40563 del 28 de junio de 2012 y 51160 del 28 de agosto de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Fábrica de Especias y Productos EL REY S.A., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], que se adecuó a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[6] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7], en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 76743 del 27 de diciembre de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”[8], y 40563 del 28 de junio de 2012, “Por medio de la cual se inadmite un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y iii) la Resolución núm. 51160 del 28 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta RY, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor Elkin Alonso Tobón Campuzano, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]: “[…] Respetuosamente solicito a su Despacho: 1. Que declare la nulidad de la Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca RY (mixta) para identificar productos de la clase 29 internacional. 2.

Que declare la nulidad de la Resolución 40563 del 28 de junio de 2012, por medio de la cual se inadmitió un recurso de reposición interpuesto por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. contra la Resolución No. 76743 del 27 de diciembre de 2011. 3. Que se declare la nulidad de la Resolución 51160 de agosto 28 de 2013, por medio de la cual se confirmó en apelación la Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011 que concedió el registro a la marca RY (mixta) en clase 29. 4.

Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente de la marca RY (mixta), y proceder a negar el registro de la marca RY (mixta) para identificar productos de la clase 29 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado. 5.

Que ordene por los medios que correspondan, la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 25 de febrero de 2011, el registro como marca del signo mixto RY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 20 de abril de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas EL REY que identifican productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011, concedió el registro como marca del signo mixto RY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011. 5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución 40563 de 28 de junio de 2012, inadmitió el recurso de reposición. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51160 de 28 de agosto de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[10], el literal b)[11] del artículo 135 y los literales a) y h) del artículo 136[12] de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó, respecto a los signos EL REY Y RY que “[…] La Superintendencia centró su análisis de confundibilidad desde un aspecto fonético; pero ignoró que “gramaticalmente” los signos “RY” y “EL REY” son completamente idénticos salvo por “una letra” […]”[13]. 2. Adujo, en este sentido, que “[…] no existen diferencias suficientes entre los signos que permitan al consumidor promedio y desprevenido distinguir cuál de los dos signos es cuál, pues sus dos (2) consonantes son idénticas, y la única diferencia entre ambos es la letra “E” intermedia de la marca “REY”. […] Y afirmó que “[…] Si dos denominaciones comparadas contienen consonantes idénticas y ubicadas en el mismo orden (“R” / “Y”), puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las letras produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor, de tal manera que las marcas se confunden “GRAMATICALMENTE” […]”[14]. 3.

Señaló, respecto a los actos administrativos proferidos por la parte demandada, que “[…] ignoran el argumento planteado por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., respecto al riesgo de confusión visual que se presenta entre los conjuntos del signo solicitado y de la marca EL REY (pero esta vez en su versión mixta), en especial por la reivindicación de colores en cada uno y las incuestionables similitudes que saltan a la vista para el consumidor final […][15].

Y adujo que “[…] tanto el signo RY como la marca EL REY reivindican colores rojos y amarillos que causan un impacto principal de apreciación en sus conjuntos. Son estos colores lo que más recordará el consumidor al apreciar ambos signos en el comercio, pudiendo asociarlos, reitero, a un origen empresarial común […]”[16]. 4. Afirmó, frente a la comparación entre las figuras de los signos mixtos EL REY y RY, que “[…] La comparación entre ambos signos permitía establecer que ambos reivindican colores rojos y amarillos muy similares que el consumidor podría asociar como de un mismo producto o de un mismo origen empresarial […].

Añadió que “[…] lo anterior se conoce como riesgo de confusión visual […]”[17]. 5. Indicó, frente a la comparación entre las marcas EL REY y RY, que “[…] la confusión gráfica o visual en este caso se produce por la simple observación del signo “RY”, que conduce a los consumidores a pensar, erróneamente, que se trata de una variación o nueva línea de productos afines a la marca EL REY, precisamente por la similitud de las gráficas de ambas marcas y la confusión GRAMATICAL de las palabras “RY” y “EL REY”, y en especial por, reitero, los colores ROJO y AMARILLO, hecho que la Superintendencia omitió por completo en su análisis de confundibilidad, pues insisto que se centró en un examen de cómo se pronunciaban los signos cuando esto era una diferencia y no una semejanza entre los signos […]”[18].

Segundo cargo: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 6. Manifestó que la parte demandada vulneró el literal h) del artículo136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] en adición a que el signo “RY” está claramente incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, también debo anotar que en la oposición de mi representada se planteó el argumento de que la marca EL REY era notoriamente conocida en Colombia hasta la fecha, por la continuidad de su notoriedad desde su última declaratoria para el periodo de tiempo comprendido entre 2002 y 2005, circunstancia que daba lugar a declarar que el signo solicitado también estaba inmerso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal h), ibidem […]”[19]. 7.

Indicó, respecto a la notoriedad de la marca EL REY, que “[…] mi representada aportó pruebas para demostrar dicha continuación de notoriedad e incluso pagó la tasa oficial correspondiente al presentar una oposición en otro expediente en la medida en que, tal y como lo ha manifestado la Oficina Jurídica de esa entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá “tener en cuenta la invocación de la declaración de la notoriedad en un trámite anterior, sin que se exija el pago de la tasa […].

Señaló que “[…] la Superintendencia se abstuvo de analizar estas pruebas con la tesis de que los signos en cotejo no presentaban similitudes. A pesar de ello, y tal como lo he demostrado en estos fundamentos, los signos RY y EL REY sí presentan similitudes susceptibles de confundir a los consumidores, por lo que la Superintendencia tenía el deber -derivado del pago de la tasa por parte de mi representada- de proceder a analizar, confirmar y declarar que la marca EL REY era notoriamente conocida en Colombia para la fecha en que se concedió el registro de la marca RY […]”[20]. 8.

Señaló que “[…] el riesgo de confusión que presentaba el signo solicitado “RY” respecto de la marca registrada EL REY (hoy licenciada a FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.), era totalmente evidente (por tratarse de la misma marca menos una letra: REY / RY), y que en esa medida la resolución impugnada desconoció, por indebida interpretación, las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como la prohibición general de registrar signos que carecen de distintividad según lo estipulado por los artículos 134 y 135, literal b), ibidem […]”[21]. 9.

La parte demandante, aunque las invocó como normas vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, no desarrolló el concepto de violación respecto de estos artículos. Contestación de la demanda 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 1.

Indicó que “[…] primero hay que tener en cuenta que el signo que se pretenda registrar deberá contar con la suficiente distintividad ayudado tanto de su parte gráfica como de su parte ortográfica, cosas que la hacen diferente de las demás y con la cual se logra la distinción entre los productos o servicios a distinguir […]”. Adujo que “[…] la marca que se debate en la presente demanda “RY” (mixta) cumple con las características descritas con el artículo trascrito pues su elemento gráfico y ortográfico la hacen diferente de la marca propiedad del demandante […]”[24].

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 2. Afirmó que “[…] Está más que claro que para que un signo pueda registrarse como marca requiere traer consigo una distintividad especial que permita inferir razonablemente que protege un servicio o un producto […]”[25]. Respecto del cargo de violación de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 3.

Explicó que “[…] Es claro que según la normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; y de permitirse su registro se atentaría con el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que deseen adquirir […]”[26]. 4.

Manifestó que “[…] Al analizar los signos confrontados es evidente que el elemento grafico de cada uno de ellos es preponderante por un lado tenemos que la marca “RY” se encuentra dentro de un ovalo rojo delineado por dos líneas de color negro dentro de este ovalo se encuentran las letras “RY” escritas con un tipo de letra especial, que como se logra observar no es una palabra como tal lo que daría como resultado que esta proviene de la imaginación o fantasiosas […]”[27]. 5.

Indicó que “[…] en cuanto a la marca “EL REY” tenemos que hay un dibujo de un rey que se encuentra dentro de un rectángulo en donde sus lados superior e inferior son redondos, debajo de este tenemos la frase “EL REY” escrito con un tipo de letra especial […]”[28]. 6. Añadió que “[…] en cuanto al elemento nominativo de cada signo, por un lado tenemos en tanto a la comparación fonética de las marcas enfrentadas de (sic) debe tener en cuenta las expresiones utilizadas en cada una de ellas lo que quiere decir que se deberán tomar por un lado “EL REY” y por el otro “RY” […]”[29]. 7.

Concluyó que “[…] una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del cual se logra evidenciar las fuertes diferencias fonéticas y visuales, lo cual permite al consumidor final distinguir con facilidad las marcas lo cual conlleva a que no exista riesgo de confusión alguno […]”[30]. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso[31] contestó la demanda[32] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] Aduce equivocadamente el demandante que “GRAMATICALMENTE” los signos “RY” y “EL REY” son completamente idénticos lo cual no corresponde a la realidad semántica y gramaticalmente no son ni parecidos y mucho menos idénticos, pretendiendo crear una confusión que en el idioma oficial nuestro no existe […]”[33]. 2.

Explicó que “[…] si lo aducido por el actor, mi poderdante lo que buscaba era un provecho o querer confundir al consumidor para que pensara que compraba productos “EL REY”, en primer lugar, los productos son distintos; mi patrocinado comercializa carnes elaboradas y los del demandante son especies que no tiene semejanza, no son iguales y corresponden uno a productos derivados de las plantas y los de mi mandante son derivados del ganado vacuno o porcino […]”[34]. 3.

Afirmó que “[…] nosotros estimamos que la empresa distinguida como Condimentos con su marca “EL REY”, no puede ni debe manifestar que la empresa de nuestro poderdante conocida por su marca “RY”, le puede afectar en el mercado interno y externo, por cuanto no son compatibles los productos y mucho menos hay similitud ni gramática, ni semántica y tal como se puede ver en las imágenes corporativas del uno y del otro, en sus marcas registradas, no son para nada parecidas, y en nada puede confundir al consumidor […]”[35]. 4.

Señaló, respecto a la comparación desde el punto de vista fonético, que “[…] al pronunciar la una y la otra como sonarían? “RY” = “ri” o algún despistado podría decir “ry”. “EL REY” = “el rey” es claro suena tal como se escribe […]”[36]. 5. Indicó que “[…] La palabra “RY” no está en el Diccionario. La palabra “RY” no tiene significado por más que se busque en los diccionarios y en la web […]”[37]. 6.

Concluyó que “[…] las letras referidas son totalmente diferentes la “R” del CONDIMENTO EL REY, tiene unas protuberancias en su línea recta, exactamente tiene dos (2), mientras la “R” de “RY” solo tiene una en la parte superior de su línea recta, la “Y” de “EL REY” es una letra mayúscula sin cambios tomando como referencia la letra “Y”, MIENTRAS LA “Y” de “RY”, es una “ye” o “y” latina minúscula, la cual en su parte inferior se dobla a uno de los lados […] las similitudes que tienen “EL REY” y “RY”, afloran por su ausencia […]”[38].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 9 de septiembre de 2014[39], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016[40], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes, pues no fueron materia de la controversia discutida ante la Corte consultante […]”. Añadió que “[…] Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 […]”[41], y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de junio de 2017, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada y vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[42], llevo a cabo la audiencia inicial, el 30 de junio de 2017[43], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial, en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 76743 del 27 de diciembre de 2011, 40653 del 28 de junio de 2012 y 51160 del 28 de agosto de 2013, por medio de las cuales, en su orden se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca RY (mixta) en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Elkin Alfonso Tobón Campuzano, se inadmitió el recurso de reposición y, se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el primer acto administrativo, llegó a quebrantar los artículos 134, 135 y 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto: i) No se detuvo en el análisis de notoriedad de la marca EL REY de propiedad de la demandante. ii) No efectuó el análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto desde el punto de vista gramatical, gráfico y visual […]”[44]. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, mediante auto de 29 de noviembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 29 de noviembre de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º [45] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[46] de 12 de marzo de 2019[47], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes[48]: 1. La Resolución núm. 76743 del 27 de diciembre de 2011[49], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta RY, en la que se indicó: “[…] 3.2. Análisis comparativo Los signos que son objeto de estudio en el presente caso son los siguientes: [pic] En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas mixtas; sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo en ellas contenido suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, ello no impide que en algunos casos, el elemento gráfico pueda adquirir preponderancia dado su tamaño, color, diseño y otras características, de las cuales se derive un mayor impacto en el consumidor. El examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, de manera tal que “si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. […] Bajo los anteriores presupuestos, la Dirección considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

La Dirección, luego de analizar los signos, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión. En efecto, al observar los signos cotejados, se evidencia que si bien coinciden en el uso de las letras “R” y “Y”, dicha semejanza se ve diluida, una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del que se aprecian fuertes diferencias fonéticas, visuales y conceptuales.

En efecto, la totalidad de los signos en cotejo cuentan con estructuras fonéticas y gramaticales disimiles que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado, más aún teniendo en cuenta que los signos varían en su extensión y que dado que el signo solicitado no posee vocales, el consumidor debe recurrir al nombre de cada consonante a fin de obtener un todo pronunciable al momento de solicitar la marca en el mercado: [pic] Por otra parte, desde el aspecto ideológico, encontramos que el signo “RY” carece de cualquier significado distinto del de las consonantes que la conforman, mientras que el signo opositor “EL REY” se refiere a una “Monarca o príncipe soberano de un reino”.

Esto significa que los signos transmiten ideas diferentes y fácilmente diferenciables. Como se observa, las similitudes existentes no son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas y conceptuales, así como los componentes gráficos del signo solicitado, permiten al consumidor identificar cada uno de los signos. Así, el signo solicitado es en un conjunto que no debe ser fraccionado para llevar a cabo la comparación, por lo que esta Dirección concluye que el signo RY y el signo opositor no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación dado que no es posible la desmembración de sus denominaciones para proceder a compararlos.

Ante la ausencia del primer supuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] Por otra parte, se observa que el signo que se solicita en registro no presenta grado de similitud alguno con las marcas registradas, razón por la que, independientemente de la declaratoria de notoriedad que se solicita, la cual ya se encuentra en estudio con base en los documentos que obran bajo el expediente No 10-78280, no estaría incurso en la causal de irregistrabilidad prevista. […] La norma transcrita contiene un presupuesto objetivo contemplado en la expresión: “cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario” (las subrayas no hacen parte del texto original), situación fáctica que no se encuadra dentro del caso en estudio, puesto que al ser la marca notoria una reproducción de la marca opositora registrada EL REY, las conclusiones obtenidas del estudio de confundibilidad marcaria realizado líneas atrás, son igualmente aplicables al presente caso.

Por lo tanto, los signos confrontados, debido a sus marcas diferencias estructurales, no son susceptibles de generar riesgo de confusión, aún cuando uno de ellos pudiere, eventualmente, tener el carácter de notoriamente conocido. Lo anterior, sumado a que, aún si se llegare a determinar que el signo base de la oposición es notoriamente conocido, no se presentan los supuestos para determinar que exista un aprovechamiento injusto de su prestigio, así como de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se declarará infundada la oposición presentada y se concederá el registro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca: RY (mixta) […]" (Destacado fuera del texto) 2. La Resolución núm. 51160 de 28 de agosto de 2013[50], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011, en la que se indicó: “[…] 2.

El caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos Al analizar los signos confrontados, encuentra esta Delegatura que los mismos no resultan confundibles en su elemento nominativo, ya que, en el plano ortográfico y fonético, los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente.

Así, la coincidencia en unas letras no puede ser precepto de negación de los signos, máxime si se tiene en cuenta que al ser pronunciados los signos generan un impacto sonoro disímil. […] 3. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, no existen evidentes semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas entre los conjuntos confrontados, que impidan el registro del signo solicitado RY.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 4.4. Reconocida como está la notoriedad de la marca EL REY en el periodo comprendido entre los meses de noviembre del año 2005 y junio del año 2010, este Despacho procede a valorar las pruebas previamente relacionadas, las cuales permiten confluir que la marca EL REY participa con unos considerables volúmenes de venta en el mercado Colombiano en la categoría de condimentos, comportamiento que se evidencia conforme al certificado emitido por la empresa NIELSEN, hasta el mes de enero del año 2012.

Igualmente resulta acreditada en el mismo periodo de tiempo la inversión efectuada a efectos de publicitar la marca EL REY en varios medios de comunicación (televisión, radio, prensa, internet) soportada en cifras considerables y en evidencia física de dicha publicidad. […] Por lo anterior y evidenciado el altísimo conocimiento entre los consumidores de condimentos, de la marca EL REY, el valor de la inversión efectuada en publicidad, los volúmenes de venta del producto expresados en porcentajes y cifras, permiten a este Despacho extender el reconocimiento de la notoriedad de la marca EL REY hasta el mes de enero del año 2012 conforme a las pruebas valoradas. […] Además de probar debidamente la característica de notorio del signo, es preciso que haya una semejanza o identidad de los signos enfrentados.

Dentro de las posibilidades que la norma prevé para concluir la identidad o semejanza, se encuentran los supuestos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, bien sea total o parcial de un signo notoriamente conocido. […] 5.1.4. Análisis comparativo de los signos La Delegatura al analizar el signo solicitado RY y la marca notoriamente conocida EL REY, encuentra que no se presenta una semejanza tal en los aspectos visuales, ortográficos y fonéticos que permitan establecer un riesgo de confusión o de asociación entre los mismos.

En efecto, al hacer la comparación de los signos de manera sucesiva y no simultánea, se observa que pese a que los signos comparten las consonantes “R” e “Y”, la impresión de conjunto que despierta cada uno de ellos resulta diversa e identificable para el consumidor medio, quien no se confundirá entre los productos que cuenten con los signos en conflicto, ni elaborará alguna asociación entre ellos. […] 6.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, no se presentan suficientes semejanzas visuales y ortográficas entre los conjuntos confrontados, que impidan el registro del signo solicitado RY. Por lo tanto, los signos EL REY y RY, no son susceptibles de generar riesgo de confusión, aun cuando uno de ellos ostente el carácter de notoriamente conocido, ya que de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, no se presentan los supuestos para determinar que exista un aprovechamiento injusto de su prestigio, así como de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Por lo tanto, este Despacho considera que el signo solicitado n o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 76743 de 27 de diciembre de 2011 proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]" (Destacado fuera del texto) El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 76743 de 27 de diciembre de 2011 y 51160 de 28 de agosto de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta RY, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca mixta EL REY, con registro marcario núm. 341.343, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 3. Y, en segundo lugar, si la marca mixta EL REY es notoria y, en ese sentido, si la marca concedida mediante los actos administrativos acusados constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca previamente registrada. 20.

La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, no desarrolló el concepto de violación respecto de estos artículos y su argumentación se centró en indicar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta previamente registrada y la marca solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y demostrar el carácter de notorio de la marca mixta EL REY. 21.

En este sentido, la Sala considera que las normas indicadas anteriormente no resultan aplicables al caso sub examine en la medida en que en ningún momento se hace referencia a los requisitos para constituir una marca o a los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 ibidem, ni a la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 ibidem, motivos por los cuales no se incluirán en el problema jurídico. 22.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes, pues no fueron materia de la controversia discutida ante la Corte Consultante […]”[51]. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si la marca mixta RY es similar o idéntica a la marca mixta de la cual es titular la parte demandante, si la marca mixta EL REY es notoria, y si la marca mixta RY constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca previamente registrada, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[52], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[53] de la Comisión de la Comunidad Andina[54].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[55] 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[56] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[57]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si los signos RY (mixto) y las marcas el REY (denominativo) y EL REY (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causa de irregistrabilidad prevista en su literal a). […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 1.4.

Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] 1.5. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado RY (mixto). Y la marca EL REY (denominativa), es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los denominativos están representados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. […] 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “RY” (mixto) y “EL REY” (denominativo).

Para su análisis, debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Comparación entre marcas mixtas. […] 3.2.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo en la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrá lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. Conexión competitiva entre los productos de la clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. La Corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] Marcas notoriamente conocidas. […] 5.2.

Como se advierte ante la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. […] 5.4.

Adicionalmente, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –en caso de haber riesgo confusión por similitud con un signo pendiente de registro—con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro de signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. […] 5.7.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 5.8.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. […] 5.9.

De lo expuesto, se advierte que le corresponde a la Corte consultante establecer si la marca “EL REY” es notoria o no y desde qué momento tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. Asimismo. Para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riegos en el mercado […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco jurídico de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 35.

Visto el literal h) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas los artículos 224 a 229 de la Decisión 486 conforman el conjunto normativo comunitario andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 36. Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 37.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 38. Visto el artículo 225 ibidem el signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la normatividad Andina que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Estado Miembro. 39.

Visto el artículo 226 ibidem, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Asimismo, constituirá uso no autorizado si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 40.

Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i)su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 41.

Visto el artículo 229 ibidem, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Estado Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Estado Miembro; o c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. 42.

Y, visto el artículo 230 ibidem, para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los siguientes sectores: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Análisis del caso concreto 43. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 44.

Productos | | |comprendidos en la clase 29”. | 45. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 46.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 47.

Esta Sección[60], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[61]. 48. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[62]. 49.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[63]. 50. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta RY, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 51.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]”[64]. (Destacado de la Sala) 52. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[65].

(Destacado de la Sala) 53. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 54.

En este sentido, la Sala considera que, observando cada marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

Además, en el caso de la marca mixta RY, es la palabra la que se fijan en la mente del consumidor y el elemento gráfico no le añade al conjunto un concepto; y en la marca mixta EL REY, el significado que expone el elemento nominativo reitera el concepto que evoca el elemento gráfico. 55. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[66].

(Destacado fuera del texto) 56. También hay tener en cuenta que, la marca mixta opositora está compuesta por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 57. Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.[67] (Resaltado fuera de texto). 58.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta EL REY antes de proceder al cotejo[68], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[69]. 59.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[70]. 60. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, así: “[…] 2.4.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es de una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone el signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto […]”[71].

(Destacado de la Sala) 61. En este sentido, la Sala procederá a analizar si la marca en cuestión contiene elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 62.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 63. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[72] (Destacado fuera del texto) Análisis de los supuestos normativos 64. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta RY, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta EL REY, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 65. La Sala considera que, en la marca mixta EL REY, la palabra EL es de uso común, en la medida que se trata de un artículo gramatical, el cual es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como una “[…] clase de palabras que se antepone al sustantivo e indica si lo designado por este es o no conocido o consabido por los interlocutores, señalando, además, su género y su número […]”[73].

En este caso la palabra EL es un artículo definido o determinado que indica la entidad a la que se refiere el sustantivo es identificable por el receptor del mensaje[74]. Por lo tanto, al tratarse de un artículo gramatical cuya utilización es común y necesaria para distintos empresarios en la composición de sus marcas, no puede ser apropiada ni objeto de dominio exclusivo por parte de nadie. 66.

Además, el artículo EL es de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son: |MARCA |REGISTRO | |(con expresión común | | |EL – Clase 29)[75] | | |EL GALAN |232265 | |EL GRAN COMBO DE |231118 | |KOKORICO | | |EL VIRREY |246915 | |EL TESORO FRUIT |235990 | |EL SECRETO DEL SABOR |241576 | |EL CARNAVAL DEL POLLO|252624 | |EL CURAL |260046 | |EL PURISIMO |263800 | |EL REBANO |276282 | |EL SEMBRADOR |266046 | 67.

De lo anterior, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de la marca mixta EL REY debe excluirse la palabra EL, comoquiera que se trata de una partícula de uso común para la Clase 29 de la Clasificación de Niza y porque se trata de un artículo gramatical que es necesario y de uso común entre los empresarios. 68.

Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la palabra REY de la marca mixta opositora, cuyo titular es la parte demandante, y la marca mixta RY, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. Comparación Ortográfica 69. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 70.

En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas se evidencia, por un lado, que se componen de una sílaba y comparten las consonantes en el mismo orden. Y, por otro lado, que tienen un numero distinto de letras y que la marca opositora cuenta con la vocal E, mientras que la marca cuestionada no tiene vocales.

Comparación Fonética 72. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY – REY – RY 73.

En este orden, la Sala considera que, aunado a la falta de similitud ortográfica antes señalada, tampoco existe una similitud fonética, en la medida en que la pronunciación de ambas marcas es totalmente diferente, comoquiera que la marca mixta REY cuenta con una vocal, mientras que la marca RY no tiene vocales. De esta forma la palabra REY se pronuncia rrei; mientras que la partícula RY se puede pronunciar ri, o erre – ye, si se pronuncia cada letra individualmente.

Así, la Sala considera que las marcas comparadas no presentan una identidad o similitud fonética. Comparación Ideológica 74. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[76], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 75.

En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra REY, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al “[…] monarca soberano de un reino […]”[77]. La Sala considera que, comoquiera que el significado de la marca no tiene relación alguna con los productos que identifica de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria. 76.

Y, por el otro lado, respecto de la marca RY, es claro que se trata de una de las marcas llamadas de fantasía, porque se trata de un término inventado que no tiene significado ni evoca alguna idea o concepto y, por el contrario, consiste en un producto de la imaginación de su autor. 77. Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”[78]. (Destacado fuera del texto) 78. De lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintas interpretaciones prejudiciales[79], la Sala destaca que los signos de fantasía, por definición, tienen un alto grado de distintividad y poseen una mayor fuerza de oposición, comoquiera que se trata de signos que consisten en vocablos que no tienen significado propio y que son producto de la imaginación de su autor. 79.

Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente la palabra REY con el término RY, por cuanto esta última es de fantasía y no tiene un significado en el idioma en español, lo que le otorga un alto grado de distintividad. En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. 80.

Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta EL REY y la marca mixta RY no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 81. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 82. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta RY y la marca mixta EL REY objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 83.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta RY y la marca mixta EL REY, de la cual es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Del cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 84.

La Sala considera que el literal h) del artículo 136 invocado por la parte demandante y los artículos 224 y 228 de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, y son las disposiciones que resultan aplicables al presente caso. 85. En el caso sub examine, la parte demandante sostuvo, en la demanda, que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, había vulnerado el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 86.

La Sala señala que, en los actos administrativos acusados, la parte demandada reconoció el carácter de notoriedad de la marca mixta EL REY, y extendió el reconocimiento de dicha notoriedad hasta el mes de enero de 2012 después de hacer una valoración integral de las pruebas aportadas por la parte demandante en el trámite administrativo. 87.

No obstante lo anterior, la Sala recuerda que esta Sección consideró, en providencia de 1.° de diciembre de 2017[80], que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando la marca objeto de análisis cumple con el requisito de distintividad. En efecto, indicó: “[…] la sociedad actora alegó la notoriedad de la marca “BECEL” (mixta); sin embargo, este argumento se torna irrelevante debido a que se encuentra establecida la distintividad de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), lo que permite afirmar que no existe la posibilidad de un aprovechamiento indebido del prestigio del que goza la marca “BECEL” (mixta), como también lo determinó esta Sección en la sentencia anteriormente citada[81]: “[…] En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “BECEL”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así: ´… para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo […]”. (Destacado fuera del texto) 88. En este orden de ideas, la Sala considera que no es procedente estudiar el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 relacionado con la notoriedad de la marca mixta EL REY con registro núm. 341343 que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que fue establecida la distintividad de la marca mixta RY y la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, de manera que, independientemente de la notoriedad de la marca mixta EL REY, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca EL REY que genere un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.

En ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486. Conclusión 89. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta RY, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca mixta EL REY, con certificado de registro núm. 341343, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 90.

En línea con lo anterior, la Sala considera que, ante la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, la marca concedida no constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca mixta EL REY, que genere un aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario y, por lo tanto, la marca mixta RY no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486. 91.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 76743 de 27 de diciembre de 2011, 40563 de 28 de junio de 2012 y 51160 de 28 de agosto de 2013 y, en consecuencia, la Sala[82] denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GA HERNANDO SÁNCHEZ SANCHÉZ Presidenta Consejero Estado Consejera de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 3 [3] Cfr. Folios 29 a 47 [4] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [6] “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [7] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [8] Esta resolución concedió el registro de la marca mixta RY, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. [9] Cfr. Folios 30 y 31 [10] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. [11] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […]”. [12] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. […]. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de valor comercial o publicitario. […]”. [13] Cfr. Folio 35 [14] Cfr. Folio 37 [15] Cfr. Folio 38 [16] Cfr. Folio 39 [17] Ibidem. [18] Cfr. Folio 40 [19] Cfr. Folios 40 a 41 [20] Cfr. Folio 41 [21] Cfr. Folios 44 a 45 [22] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 110 [23] Cfr. Folios 96 a 110 [24] Cfr. Folio 101 [25] Cfr. Folio 102 [26] Ibidem [27] Cfr. Folio 107 [28] Cfr. Folio 108 [29] Ibidem [30] Ibidem [31] Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 87 [32] Cfr. Folios 88 a 92 [33] Cfr. Folio 89 [34] Cfr. Folio 90 [35] Cfr. Folio 91 [36] Ibidem. [37] Ibidem. [38] Cfr. Folio 92 [39] Cfr. Folios 94 y 95 [40] Cfr. Folios 128 a 145 [41] Cfr. Folio 132 [42] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [43] Cfr. Folios 156 a 161 [44] Cfr. Folio 159 [45] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [46] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [47] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [48] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [49] Cfr. Folios 10 a 15 [50] Cfr. Folios 17 a 28 [51] Cfr. Folio 132 [52] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [53] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [54] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [55] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [56] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [57] Cfr. Folios 128 a 145 [58] Marca mixta cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados.

Cfr. Folio 31 [59] Cfr. Folio 32 [60] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00. [61] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [62] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [63] Ibidem. [64] Cfr. Folio 135. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [65] Cfr. Folios 134 a 135. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [66] Cfr. Folios 136 a 137.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [67] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [68] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [69] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [70] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [71] Cfr. Folios 137 a 138. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [72] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [73] Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://www.rae.es/dpd/ayuda/terminos-linguisticos. Consultado el 25 de septiembre de 2020 [74] Ibidem [75] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637366444918134 567.

Consultado el 25 de septiembre de 2020 [76] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 [77] Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://www.rae.es/dpd/ayuda/terminos-linguisticos. Consultado el 25 de septiembre de 2020 [78] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 [79] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver interpretaciones prejudiciales procesos 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014; 254-IP-2015 de 4 de febrero de 2016; 102-IP-2008 de 11 de febrero de 2009. [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00076-00 [81] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00075-00 [82] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. ----------------------- [pic] [pic]