PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE LEMA COMERCIAL – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / SIGNO DESCRIPTIVO / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR al no ser distintivo intrínsecamente y ser descriptivo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala considera que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, corresponde a un conjunto de palabras que denotan o dan las ideas, a la persona que las lee, de que es un producto: i) que tiene una procedencia, esto es, proviene del azúcar; ii) que su sabor es delicioso como el azúcar y iii) que su naturaleza, a saber, no es azúcar, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona; igualmente el lema es susceptible de ser representado gráficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de cualquier persona.

En ese sentido, la Sala considera que el lema comercial analizado no es distintivo intrínsecamente, atendiendo a que de las anteriores definiciones que lo conforman y los productos que se pretende identificar, teniendo en cuenta que este se encuentra asociado a la marca nominativa SUCRAX que identifica “endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados”, razón por la cual la Sala encuentra que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR no es distintivo, teniendo en cuenta que no distingue en el mercado los productos identificados por la marca nominativa SUCRAX de otros idénticos o similares.

Como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función […]”. Así la Sala observa que al realizarse la pregunta ¿qué productos identifica SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR?, la respuesta viene de la denominación genérica, para identificar “Alimentos sólidos, en polvo y bebidas líquidas, con soya o proteína aislada de soya, y otros ingredientes”, alimentos sólidos, en polvo y bebidas liquidas que son consumidos por los seres humanos principalmente con fines nutricionales, razón por la cual no es posible entregar un derecho exclusivo sobre la expresión PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, ya que redundaría en perjuicio de terceros que ofrezcan productos similares.

En este contexto, el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR no presenta una distintividad suficiente para no ser confundida con otros productos, por lo tanto, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. LEMA COMERCIAL – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 178 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 179 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00118-00 Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tercero con interés: INGENIO DEL CAUCA – INCAUCA S.A. Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Signos descriptivos. SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 31 de marzo de 2009, 36269 de 21 de julio de 2009 y 41824 de 25 de agosto de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 31 de marzo de 2009[4], “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 36269 de 21 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 41824 de 25 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el lema comercial del signo nominativo SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[5]: “[…] PRIMERA. DECLARAR la Nulidad de la Resolución No.15987 de 31 de marzo de 2009, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No.08 09795, mediante la cual ese Despacho declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A., y negó a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. el registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZÚCAR que acompaña a las marcas SUCRAX, certificados de registro No. 165932, 339763, 387816 y 285373, que amparan productos comprendidos en la Clase 5ª y 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No.36269 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 15987 de 31 de marzo de 2009, confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto.

TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 41824 de 25 de agosto de 2009, por medio del cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No.15987 de 31 de marzo de 2009, que declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A. y negó el registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZÚCAR que acompaña a las marcas SUCRAX que amparan productos comprendidos en la Clase 5ª y 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. CUARTA.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar infundada la oposición presentada por la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A. contra la solicitud de registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR que acompaña a las mencionadas marcas SUCRAX, Clase 5ª y 30 de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de industria y Comercio, conceder definitivamente el registro del mismo.

QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[6]: 1. Solicitó, el 1.° de febrero de 2008, el registro del signo nominativo, como lema comercial, SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR para distinguir servicios comprendidos en la Clase 30 de la Clasificació n Internaciona l de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 594, la cual fue objeto de oposición por parte de Ingenio del Cauca – Incauca S.A., fundamentand o su oposición en las causales de irregistrabi lidad contenidas en los literales a), b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486. 3.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009, negó el registro como lema comercial del signo nominativo SUCRAX PROVENIENTE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificació n Internaciona l de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36269 de 21 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009 y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintende nte Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 41824 de 25 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009. Normas violadas 1. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b)[7] y e)[8] del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[9], en adelante la Decisión 486; así como la vulneración del artículo 83[10] de la Constitución Política de Colombia y el inciso 6[11] del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

Concepto de violación 5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Señaló que “[…] El lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR hace referencia a las característi cas de un producto, sin que por ello sea genérico o descriptivo […]”[12]. 2.

Indicó que “[…] Las marcas comerciales permiten que el consumidor distinga los productos o servicios de distintos productores. Este supuesto también es aplicable a los lemas comerciales que son signos distintivos aptos para diferenciar los productos o servicios de los diversos empresarios en un mercado determinado.

Así, el lema comercial de la referencia cumple con los requisitos de perceptibili dad, susceptibili dad de representaci ón gráfica y distintivida d que exige la normativa andina para que un signo pueda ser registrado […]”[13]. 3. Resaltó que “[…] El lema presentado a registro es novedoso porque no existe ninguno otro similar o idéntico registrado en la actualidad que no se encuentre en cabeza de mi mandante.

Cabe decir que mí representada la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., ha venido utilizando en las diferentes presentacion es comerciales del producto SUCRAX, lemas comerciales muy similares al discutido en el presente trámite. De esta forma, la Superintende ncia de Industria y Comercio no tuvo en consideració n que el lema comercial solicitado es una leyenda evocativa que hace relación a un significado conceptual que se refiere a atributos específicos de un producto.

En este orden, el lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO. COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR fue negado por considerarse, una expresión que los demás competidores o empresarios de sectores relacionados razonableme nte pueden necesitar o desearían utilizar para describir las característi cas o cualidades de sus productos.

Sin embargo, las palabras SUCRAX, AZÚCAR y DELICIOSO no definen ningún producto determinado; son característi cas de un producto que ofrece la farmacéutica LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. […]”[14]. 4. Indicó que “[…] El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamen te a informar al consumidor o al usuario acerca de las característi cas u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si el lema comercial está constituido por una frase o leyenda y, una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas […]”[15]. 5.

Precisó que “[…] el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su registro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema. Quiere decir lo anterior que los lemas comerciales son elementos adicionales a la marca que acompañan, los cuales fortalecen la distintivida d de los productos que dicha marca ampara.

De ahí que sean conocidos como "marcas asociadas" que siguen la suerte de la marca principal" […]”[16]. 6. Adujo que “[…] Como "marca asociada" que es el lema comercial debe gozar, por sí mismo, de suficiente distintivida d, de manera que cumpla con su función de robustecer a la marco que acompaña. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó en la interpretaci ón prejudicial rendida en este proceso: "Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintivida d, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintivida d de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintivida d requerida para cumplir con dicha función […]”[17]. 7.

Resaltó que “[…] el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementar io, lo cual implica que su distintivida d no puede bosarse sólo en la presencia de la marca registrada. De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar" […]”[18]. 8.

Manifestó que “[…] a la luz de las consideracio nes anteriores, que el lema SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR debe necesariamen te observarse en su conjunto. De este modo encontramos que el lema comercial objeto del presente escrito sí representa y cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad andina, para acceder a su registro […]”[19]. 9.

Señaló que “[…] lema comercial solicitado SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR sí es distintivo ya que debe observarse como un todo. Así, el lema sumado a la marca SUCRAX representa un conjunto de palabras que ostenta indudablemen te carácter de distintivida d requerido.

Las marcas o lemas comerciales deben observare en su conjunto, luego el signo de interés de mi poderdante sí logra posicionarse en la mente de los consumidores […]”[20]. 10. Señaló que “[…] dicho signo no se compone de una denominación que enuncia característi cas comunes a otros productos o servicios del mismo género.

De este modo, es claro que el lema comercial aquí mencionado tiene plena capacidad para diferenciar el producto que identifica los demás productos en el mercado ya que se refieren a un efecto específico que además ostenta un connotación especial que pude llegar a considerarse como evocativa […]”[21]. 11. Indicó que “[…] para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabi lidad en comento es necesario que consista exclusivamen te en la expresión descriptiva, ya que si va acompañada de otros elementos que permitan diferenciarl o claramente de los demás productos que gozan de las mismas característi cas es posible acceder a su registro.

Por lo anterior, podemos determinar que el lema comercial "SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR", clase 30 Internaciona l, se refiere específicame nte a una situación determinada que claramente refleja el carácter distintivo […]”[22]. 12. Arguyó que “[…] al examinar la expresión "SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR" en su conjunto, nos damos cuenta que la misma si es registrable como tal, ya que debemos recordar que según la doctrina una expresión genérica se puede registrarse como marca o lema comercial siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros como es que esté conformada por dos palabras que aunque individualme nte consideradas sean genéricas en su conjunto conformen una expresión distintiva como es el caso […]”[23]. 13.

Recalcó que “[…] el lema comercial aquí en comento, observado como un todo, posee completament e el carácter de distintivo y no se encuentra incurso en ninguna de las causales que estableció la Superintende ncia de Industria y Comercio a través de las resoluciones que decidieron sobre la inviabilidad del registro del lema solicitado SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR […]”[24].

Segundo cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución Política 14. Indicó que “[…] “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas” […]”[25]. 15. Recalcó que “[…] la Superintende ncia de Industria y Comercio no adoptó una conducta acorde con este principio de obligatorio cumplimiento para ella, pues habiendo conocido las característi cas presentadas por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., debió haber realizado un estudio con mayor detenimiento sin dejar de lado ningún aspecto, ya que simplemente se limitó a decir que el signo solicitado está conformado por expresiones descriptiva s carentes de distintivida d, y que por ello no se puede acceder a registro, por lo que manifiesto a su respetado Despacho que el lema comercial solicitado es simplemente una derivación más de los signos utilizados en el mercado por parte de mi poderdante con el fin de desarrollar aún más la estrategia de mercadeo tendiente a posicionar el producto SUCRAX.

Así, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., ha desarrollado procesos muy importantes de mercadeo en el reconocimien to de su marca, respaldados por su responsabili dad con sus consumidores y calidad representada del derecho a posicionar aún más el producto identificado bajo la morco SUCRAX, en el mercado […]”[26].

Tercer cargo: Violación inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo 16. Señaló que “[…] “En virtud del principio de imparcialida d las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimient os consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminaci ón; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos” […]”[27]. 17.

Arguyó que “[…] Dicho principio fue violentado si se tiene en cuenta que en este caso no se aseguraron los derechos de mi representada, ya que la Superintende ncia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos negó el registro de un lema comercial que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para acceder a su respectivo registro […]”[28].

Contestación de la demanda Tercero con interés directo en las resultas del proceso 6. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[29] contestó la demanda[30] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Señaló que “[…] El derecho de exclusiva se pretende sobre la frase que consiste en las expresiones PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR.

La marca SUCRAX debe excluirse del análisis por cuanto, como lo afirmó la Superintende ncia en su momento, "en la palabra SUCRAX no se puede cifrar la distintivida d del lema, pues es claro que al ser marca registrada, es distintiva y es preciso que la frase o lema sin incluir la marca sea distintiva" […]”[31]. 2.

Resaltó que “[…] La frase aludida carece igualmente de indicaciones dentro del conjunto que la doten de distintivida d y la combinación de sus elementos carece de originalidad o fantasía: La construcción gramatical de la frase es de una simpleza elemental que se limita a informar al consumidor sobre las característi cas de los productos que pretende distinguir […]”[32]. 3.

Arguyó que “[…] el lema solicitado carece de una estructura apta para cumplir la función de un identificado r comercial. Su extensión excesiva no permite que el consumidor le dé la connotación de un signo distintivo. Como lo sostuvo con acierto la División de Signos Distintivos "Esta falta de distintivida d se refuerza aún más si se tiene en cuenta la extensión exagerada del lema solicitado, pues esta no permite que se fije en la mente del consumidor; rara vez el podrá recordar tantas palabras juntas y mucho menos al no aportar nada distinto a sus propios componentes" […]”[33]. 4.

Indicó que “[…] el lema solicitado carece de distintivida d y es exclusivamen te descriptivo. En consecuencia, la Administraci ón dio cabal cumplimiento a la norma legal que le ordena negar el registro como signo distintivo de un lema comercial que no reúne los requisitos aludidos […]”[34]. 5. Arguyó que “[…] El hecho de que se utilice por el actor frases que incluyan las palabras descriptivas y genéricas, tales como "proviene del azúcar", o "sabe delicioso como el azúcar" o "no es azúcar", para promover sus productos en el mercado y suministrarl e al consumidor información sobre los mismos, no le otorga un derecho de exclusiva sobre dichas frases o palabras, lo que evidentement e privaría a los demás competidores de usarlas para suministrar información cierta y necesaria a los consumidores […]”[35]. 6.

Asimismo señaló que “[…] La publicidad de un producto puede, y es lo usual, contener leyendas explicativas de sus característi cas con el propósito de suministrar información cierta al consumidor, pero ello no supone que tal leyenda tenga carácter distintivo y mucho menos que por su uso se adquiera un derecho de exclusiva sobre esta.

En este sentido, las pruebas aportadas por el actor sobre la autorización de publicidad que le ha conferido el INVIMA sobre ciertas frases similares, resulta impertinente […]”[36]. 7. Preciso que “[…] actor manifiesta que inicialmente usó la leyenda "proviene del azúcar y sabe delicioso como el azúcar del azúcar" y que posteriormen te fue reemplazada para incorporar la expresión "delicioso como el azúcar sin las calorías", de lo que se deriva que el actor no ha usado en el mercado la leyenda, tal como la solicita en el caso bajo examen, esto es, "Proviene del azúcar y sabe delicioso como el azúcar pero no es azúcar".

El hecho de haber utilizado leyendas descriptivas de carácter informativo, similares a las que pretende ahora proteger, resulta totalmente irrelevante a efectos de calificar la distintivida d del lema solicitado. Confirma lo anterior la impertinenci a de las pruebas que aporta el actor, consistentes en autorizacion es de publicidad conferidas por el INVIMA […]”[37]. 8.

Señaló que frases como “[…] “Sabes que los Endulzantes artificiales son dañinos? No te preocupes llegó SUCRAX, el único endulzante sin calorías aceptado por la Federación Médica Colombiana. SUCRAX proviene del azúcar y sabe rico” no pueden constituirse en marcas o lemas comerciales, porque dada su estructura y su carácter descriptivo, carecen de la capacidad de distinguir o singularizar el producto frente a otros productos en el mercado.

Además, el hecho de otorgar una exclusividad sobre el conjunto o sus partes recortaría el derecho de los competidores de informar libremente al público sobre las característi cas de sus productos y cercenaría su derecho de competir ilícitamente en el tráfico mercantil […]”[38]. Parte demandada 7. La parte demandada no contestó la demanda.

Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2014[39], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 482-IP-2015 el 9 de marzo de 2017[40], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio, se interpretará los Artículos 175 a 179, por cuanto regulan la figura del lema comercial […]”[41]. 10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2014[42], resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de mayo de 2018[43], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 2.

Durante el término legal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Las partes demandante y demandada; y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 482-IP-2015 proferida el 9 de marzo de 2017; viii) el marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; ix) el marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad; x) marco sobre el lema comercial y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. Visto el artículo 128 numeral 7.[44] del Código Contencioso Administrativo[45], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[46] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[47], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[48] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[49], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 3. Vistos el artículo 33 del Anexo[50] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[51] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[52] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 4.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[53]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Los actos administrativos acusados 16. Los actos administrativos acusados[54] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 15897 de 31 de marzo de 2009[55], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos negó el registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificació n Internaciona l de Niza, en la que se indicó: “[…]1.3.

Caso en estudio Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo nominativo solicitado en registro como marca, dilucidando si en efecto se trata de un signo genérico o descriptivo de los productos que pretende proteger, esto es "endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados", comprendidos en la clase 30 Internacional de la Clasificación de Niza.

El signo solicitado SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR (nominativa) En el caso en cuestión, el lema solicitado consiste en las expresiones SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR, en donde SUCRAX además de formar parte del lema corresponde a la marca a la cual accede (SUCRAX, certificado 285373), es decir que la expresión SUCRAX como parte del lema no puede ser el fundamento para conceder el lema.

En efecto, en la palabra SUCRAX no se puede cifrar la distintividad del lema, pues es claro que al ser marca registrada, es distintiva y es preciso que la frase o lema sin incluir la marca sea distintiva. Analizado el signo en su conjunto esta División considera que es un lema que es un lema descriptivo y carece de distintividad. En efecto, con excepción por la palabra SUCRAX, en la que como ya dijimos no se puede cifrar la distintividad, el lema está conformado por expresiones inapropiables, en tanto describe características y propiedades esenciales de los productos que identifica la marca.

Los productos que pretende la marca son endulzantes naturales y artificiales. Por su parte, el lema solicitado se compone por una frase que hace referencia a las cualidades del producto, esto es el origen del producto (el azúcar), su sabor (como el azúcar) y aclara su naturaleza (no es azúcar). Por tal motivo, la información que proporciona el lema es esencial para el tipo de producto, y sus características que no pueden ser apropiadas por un solo empresario, pues todos los que comercializan con esta clase de productos se verían privados de usar en el mercado y en su propia publicidad estas expresiones.

Así las cosas, el lema en cuestión, pretende el monopolio de palabras libremente utilizadas por los empresarios y en ese sentido no cumple con una de las funciones del lema, como lo es acompañar la marca con su poder sugestivo ayudándola a fijarse en la mente de los consumidores, ya que si bien el lema acompaña la marca y es de naturaleza accesoria, es claro que el lema debe influir y apoyar a la marca en su función distintiva, individualizadora de productos y servicios, para distinguirse de otros signos que están en el mercado.

De acuerdo a lo anterior, en el caso objeto de estudio, el signo solicitado carece de la distintividad intrínseca requerida para ser lema. Esta falta de distintividad se refuerza aún más si se tiene en cuenta la extensión exagerada del lema solicitado, pues ésta no permite que se fije en la mente del consumidor rara vez él podrá recordar tantas palabras juntas, y mucho menos al no aportamos nada distinto a sus propios componentes.

En consecuencia, el lema comercial objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición formulada por la sociedad Ingenio del Cauca S.A. - INC.AUCA S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro del lema SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR (nominativa) solicitado por Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A. para ser asociado con la marca SUCRAX (nominativa) certificado 285373 […]” (Destacado fuera de texto). 1. La Resolución núm. 36269 de 21 de julio de 2009[56], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15897 de 31 de marzo de 2009, en la cual se indicó: “[…] En ese contexto, la irreqistrabilidad de marcas por descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otro, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [ ] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca".

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no descriptivo, es formulándose la pregunta "cómo es" el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación de las características de ese producto, habrá lugar a establecer su naturaleza descriptiva. 3.

Caso en estudio SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal b) y e) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita consiste en una expresión que describe características del servicio a que se refiere y carece de la distintividad requerida para acceder al registro marcario.

En efecto, tal como se expuso en el acto administrativo objeto del recurso, el signo solicitado asociado a la marca SUCRAX (NOMINATIVA) certificado 285373 para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza pretende amparar "endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados" y por ende, las denominaciones se refieren de manera directa a las características de los productos ofrecidos por el solicitante, esto es el origen del producto (el azúcar), su sabor (como el azúcar) y aclara su naturaleza (no es azúcar) motivo por el que, al conceder el registro de la denominación como lema a un tercero sin elementos adicionales, se incurriría en el yerro de impedir a los empresarios de esta rama que producen esta clase de productos, la utilización de dichos término, siendo, importante en este punto aclararle al recurrente que por el hecho de solicitarse como un lema comercial no implica que no deba cumplir con las características de distintividad preestablecidas y claro que en el presente caso esa falta de distintividad se refuerza si se tiene la extensión expresada del lema solicitado, pues no permite que se fije en la mente del consumidor ya que es de difícil recordación, resultando imposible para este despacho otorgar la exclusividad sobre la referida denominación. De lo expuesto se concluye que el signo solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual habrá de confirmarse la resolución recurrida […]” (Destacado fuera de texto). 2.

La Resolución núm. 41824 de 25 de agosto de 2009[57], mediante la cual el Superintende nte Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15897 de 31 de marzo de 2009, en la cual se indicó: “[…] 2. Examen de registrabilidad El signo solicitado en registro como marca es el siguiente: SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, solicitado en registro como lema comercial, dilucidando si en efecto se trata, en su conjunto, de una expresión distintiva en relación con los productos que distingue la marca con él asociada, a saber, "endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados", comprendidos en la clase 30ª internacional de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza, o si se trata de un signo descriptivo de las características de tales productos: Antes de entrar a estudiar si el lema comercial está incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 literales b) y e), consideramos importante resaltar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 079 - IP - 2008, en el cual indica que de la marca asociada al lema comercial solicitado, no puede desprenderse la distintividad que requiere el lema para ser considerado su registro, al respecto dijo el Tribunal: "Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir, se encuentra la aptitud distintiva; e igualmente su carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada.

Tampoco podrán registrarse como lemas comerciales, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de fantasía, como todas aquellas que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.

El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión ( ). ( ) El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto; no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a o otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas ( )" Subrayas fuera del texto.

En consecuencia debemos entender que de la expresión inicial del lema solicitado SUCRAX, no se desprende la distintividad alegada por el recurrente, pues dicha expresión que ya está registrada como marca, no puede ser el único fundamento para, conceder el registro solicitado, se debe analizar si efectivamente el lema comercial cumple con los requisitos exigidos para ser considerado como tal.

De manera que la expresión SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR se constituye en una denominación que resulta ser descriptiva, pues indica directamente las características y cualidades del producto, señalando que el producto es un derivado del azúcar que tiene las mismas funciones y sabor del azúcar.

Estas finalidades se ven descritas en el lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, pues la combinación de aquellas palabras no forman un conjunto lo suficientemente distintivo, razón por la cual no solamente se estaría induciendo al consumidor a identificar un producto no por su marca sino por su descripción, sino que además se estaría cohibiendo a los empresarios de poder utilizar estas mismas expresiones para indicar una cualidad o característica de los productos que ofrece en el mercado, dándole al aquí solicitante una ventaja sobre los demás competidores que identifican productos de la clase 30ª internacional, entonces, la denominación se refiere de manera directa al género o a las características propias del producto que identifica la marca asociada, careciendo de elementos que lo provean de la distintividad requerida para acceder al registro al consistir en una expresión descriptiva.

De otro lado, y en relación con el argumento del recurrente en el que indica que el lema comercial solicitado es evocativo, debemos señalar que la irregistrabilidad de marcas o lemas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa sea registrable siempre y cuando posea suficiente fuerza distintiva en conjunto para diferenciar los productos que han de protegerse.

Al respecto, el Tribunal ha declarado que "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio" (Sentencia dictada en el expediente Nº 20-IP-96).

En efecto, observa este Despacho que el lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR no es un signo evocativo por hacer relación directa e inmediata con las características y cualidades del producto distinguido con la marca registrada SUCRAX por lo tanto es un signo descriptivo que consiste en una frase que se limita a indicar que los productos distinguidos derivados del azúcar.

En conclusión, encuentra este Despacho que el signo solicitado para registro como lema comercial, está inmerso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]” (Destacado fuera de texto). El problema jurídico 17. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 15987 de 31 de marzo de 2009, 36269 de 21 de julio de 2009 y 41824 de 25 de agosto de 2009, expedidas por la Superintende ncia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca del lema comercial, SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, para identificar “Alimentos sólidos, en polvo y bebidas líquidas, con soya o proteína aislada de soya, y otros ingredientes ” productos de la Clase 30 de la Clasificació n Internaciona l de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y el inciso 6.º del artículo 3.º del Código Contencioso Administrati vo. 2.

En este sentido, se analizará si el signo solicitado cumple con el requisito de distintivida d intrínseca suficiente para ser registrado y si la denominación resulta descriptiva por consistir exclusivamen te en una característi ca esencial de los servicios de la Clase 36 de la Clasificació n Internaciona l de Niza que pretende identificar. 3.

Además, se analizará si el signo solicitado, atendiendo su uso, cumple con el requisito de distintivida d adquirida para ser registrado. 18. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 175 a 179 ibídem. 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[58], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[59] de la Comisión de la Comunidad Andina[60].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[61] 21. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[62] 22.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 482-IP-2015 del 9 de marzo de 2017 28.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[63]: “[…] 1. La falta de distintividad como causal de lrreglstrabllldad. El caso de los lemas descriptivos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado a registro es descriptivo y no distintivo, se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 1.2.

El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma y con la finalidad de reforzar su fuerza distintiva (párrafo 2 del Artículo 175 de la Decisión 486). 1.3. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca. se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 1.3.1.

Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). 1.3.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (Artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto. al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.3.3.

El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486). 1.3.4. El lema comercial debe ser distintivo y, en consecuencia, debe complementar la marca al identificar de productos o servicios: además, debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados· y relacionados.

(Artículo 177 de la Decisión 486). 1.4. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (Artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 1.5. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de un lema comercial, además de reforzar la capacidad distintiva de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar con más solvencia sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.6.

La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1. 7.

La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.8.

Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (Literal g); los signos descriptivos (Literal e): los signos genéricos (Literal f); las formas de uso común (Literal e). entre otros. 1.9.

Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en le Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. 1.10. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 1.11. Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos: […] 1.12.

En línea de principio los elementos descriptivos carecen de distintividad y, en consecuencia, no procede su registro como lema comercial de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.

También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. 1.13. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 1.14.

De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. 1.15. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.16. En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno se deberá determinar si el lema comercial USUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR" es descriptivo, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. 2.

Los signos evocativos 2.1. Considerando que la demandante argumentara que el lema comercial solicitado para registro es evocativo, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia". 2.2. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.

En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 2.3. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de las palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 2.4.

En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 2.5.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 2.6.

Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el lema comercial solicitado para registro tiene carácter de evocativo para determinar si es distintivo y posiblemente registrable, teniendo en cuenta para esto los parámetros plasmados en el acápite 1 de esta providencia […]” (Destacado fuera del texto). Marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 29.

Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad 30. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, sobre las causales de irregistrabilidad, que prevé que los signos descriptivos son aquellos que consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios.

Marco normativo del lema comercial 31. Vistos los artículos 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486, sobre el lema comercial, el cual es entendido como la palabra, frase o leyenda, utilizada como complemento de una marca, podrá registrarse como marca. Asimismo, la solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas; y un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. 32.

Visto el artículo 179 de la Decisión 486, les serán aplicables a los lemas comerciales, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la indicada Decisión. Análisis del caso concreto 33. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre los signos que carecen de distintividad, signos descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad y lema comercial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 34.

En este sentido, la marca nominativa objeto de estudio es como se muestra a continuación: |LEMA COMERCIAL | | | |SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y | |SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR | |PERO NO ES AZÚCAR | |(Nominativo) | |Clase 30: “Alimentos sólidos, | |en polvo y bebidas líquidas, | |con soya o proteína aislada de | |soya, y otros ingredientes” | 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en el marco normativo expuesto supra. 36. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 5. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 está determinada por que los signos a registrar carezcan de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 6.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló[64], que un lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado y está compuesto por una palabra, frase o leyenda. El Tribunal sostuvo que, como el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “[…] - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486) […]”. 7. Los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: i) la distintividad, ii) susceptibilidad de representación gráfica y iii) perceptibilidad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[65] definió estos requisitos de la siguiente manera: “[…] 1.7.1. La distintividad: Es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. 1.7.2.

La susceptibilidad de representación gráfica: Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.7.3.

La perceptibilidad: Se refiere a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos […]”. 8.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[66]. 9. La Sala procederá a determinar si el lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente su registro. 10.

En el caso sub examine el único elemento es el nominativo, dado que está conformado por las palabras o los términos que constituyen la frase SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, pese a que el análisis de este lema debe hacerse en conjunto y no de manera fraccionada, cabe precisar que el lema comercial está compuesto por las palabras AZÚCAR, SABE, PROVIENE y DELICIOSO. 11.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[67] define la palabra AZÚCAR de la siguiente manera[68]: “[…] 1.m. o f. Sustancia cristalina perteneciente al grupo químico de los hidratos de carbono, de sabor a dulce y color blanco en estado puro, soluble en el agua, que se obtiene de la caña dulce, de la remolacha y de otros vegetales […]” (Destacado de la Sala). 12.

Según el mismo diccionario, la palabra DELICIOSO significa: “[…] 1. adj. Capaz de causar delicia, muy agradable o ameno […]”. 13. Asimismo, la palabra SABER significa: “[…]intr. Dicho de una cosa, especialmente de algo comestible: Tener determinado sabor. La salsa sabía muy fuerte. Esta sopa sabe a ajo.. […]” (Destacado de la Sala). 14.

También se encuentra la palabra PROVIENE que significa: […] 1. Intr. Dicho de una persona o cosa: Nacer, originarse, proceder de lugar, de otra persona, de otra cosa, etc. […]” (Destacado fuera del texto). 15. La Sala considera que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, corresponde a un conjunto de palabras que denotan o dan las ideas, a la persona que las lee, de que es un producto: i) que tiene una procedencia, esto es, proviene del azúcar; ii) que su sabor es delicioso como el azúcar y iii) que su naturaleza, a saber, no es azúcar, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona; igualmente el lema es susceptible de ser representado gráficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de cualquier persona. 16.

En ese sentido, la Sala considera que el lema comercial analizado no es distintivo intrínsecamente, atendiendo a que de las anteriores definiciones que lo conforman y los productos que se pretende identificar, teniendo en cuenta que este se encuentra asociado a la marca nominativa SUCRAX que identifica “endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados”, razón por la cual la Sala encuentra que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR no es distintivo, teniendo en cuenta que no distingue en el mercado los productos identificados por la marca nominativa SUCRAX de otros idénticos o similares.

Como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[69] “[…] la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función […]”. 17.

Así la Sala observa que al realizarse la pregunta ¿qué productos identifica SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR?, la respuesta viene de la denominación genérica, para identificar “Alimentos sólidos, en polvo y bebidas líquidas, con soya o proteína aislada de soya, y otros ingredientes” (Destacado fuera del texto), alimentos sólidos, en polvo y bebidas liquidas que son consumidos por los seres humanos principalmente con fines nutricionales, razón por la cual no es posible entregar un derecho exclusivo sobre la expresión PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, ya que redundaría en perjuicio de terceros que ofrezcan productos similares. 18.

En este contexto, el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR no presenta una distintividad suficiente para no ser confundida con otros productos, por lo tanto, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 37.

Del contenido de la norma indicada en los acápites desarrollados supra en relación con la irregistrabilidad de los términos descriptivos, se tiene que, no podrá registrarse un signo que consista exclusivamente en un signo, en este caso un lema comercial, que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el producto para el cual ha de usarse dicho signo. 38.

En relación con los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc., de tal forma que se puede confundir el signo descriptivo con el producto o servicio a identificar.

Así, “[…] la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […]”[70]. 39. Al respecto, el método más usual[71] para identificar un signo descriptivo consiste en formular las preguntas ¿cómo es? o ¿qué es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y, si la repuesta suministrada espontáneamente por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 40.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[72], precisó: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3.

De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 2.4.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios […]” (Destacado fuera del texto). 41.

Entonces, ante la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, es claro que corresponde a productos descritos para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “Alimentos sólidos, en polvo y bebidas líquidas, con soya o proteína aislada de soya, y otros ingredientes”, la respuesta, en principio lógica, sería que se trata de productos elaborados a base de soya sin azúcar; lo cual sumado a la marca SUCRAX resulta ser descriptivo de los productos que pretende identificar. 42.

Asimismo, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los productos enunciados con el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, el consumidor no requiere en exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre el lema y los productos que pretende identificar, en la medida que tal y como está estructurado tiene relación directa con los mismos en la medida que indica que es derivado del azúcar, que tiene las mismas funciones y sabor que el azúcar, además aclara que no es azúcar, lo cual resulta ser descriptivo de todas las características del producto. 43.

La Sala observa que la parte demandada, llegó a la misma conclusión, en los actos administrativos acusados, al considerar que[73]: “[…] el lema solicitado se compone por una frase que hace referencia a las cualidades del producto, esto es el origen del producto (el azúcar), su sabor (como el azúcar) y aclara su naturaleza (no es azúcar).

Por tal motivo, la información que proporciona el lema es esencial para el tipo de producto, y son características que no pueden ser apropiadas por un solo empresario, pues todos los que comercializan esta clase de producto se verían privados de usar en el mercado y en su propia publicidad estas expresiones […]” 44. Con base en lo anterior, a juicio de la Sala, el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, asociado a la marca SUCRAX, no puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado, resulta ser descriptivo pues señala los productos que identificarían. 45.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, por ser descriptivo, no puede ser registrable ya que se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. Del cargo de violación del artículo 83 de la Constitución Política de Colombia 46.

Frente al presente cargo de violación, la Sala considera que, que no se vulneró el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, debido a que conforme a todo lo expuesto, la decisión de la parte demandada de negar el registro del lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR asociado a la marca nominativa SUCRAX, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza se ciñó a los parámetros constitucionales de la buena fe, previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto no se probó que esta hubiera actuado de manera contraria, esto es, de mala fe. 47.

Sobre el particular esta Sección, en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010[74], señaló que quien afirme que se ha actuado de mala fe, debe probar esta forma de actuar, para lo cual indicó: “[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).

El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite […]”.

(Destacado fuera de texto). Del cargo de violación del inciso 6.º del artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo 48. Por último, respecto del presente cargo de violación, la Sala considera que, no se vulneró el inciso 6.º del artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo, debido a que no se probó un trato discriminatorio y teniendo en cuenta que la negativa del registro del lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR asociado a la marca nominativa SUCRAX, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se efectuó conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la parte demandada de realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado, estableciendo que se trata de un lema comercial descriptivo o conformado por palabras descriptivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150[75] de la Decisión 486. 49.

Como consecuencia de todo el análisis hasta aquí realizado, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran los literales b) y e) del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, como tampoco el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, al negar el registro del lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión 50. La Sala, en el presente asunto, concluye que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR cuyo registro se solicitó para identificar servicios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito de distintividad; en este sentido se declarará que los actos administrativos acusados no vulneraron el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. 51.

La Sala considera que, el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR corresponde a un signo descriptivo, por lo tanto, se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, razón suficiente para negar las pretensiones formuladas con la demanda. 52.

Por último, considerando que la decisión de la parte demandada de negar el registro del lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y además argumentó los motivos que llevaron a la adopción de la decisión, no se configuró una violación al artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo con la expedición de los actos administrativos acusados. 53.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 15987 de 31 de marzo de 2009, 36269 de 21 de julio de 2009 y 41824 de 25 de agosto de 2009 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. Condena en costas 19.

Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante. Reconocimiento de personería 54. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[76], sobre los poderes, la designación y sustitución de apoderados. 55.

Atendiendo a que: i) el abogado Juan Pablo Concha Delgado, mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 19 de diciembre de 2019[77], aportó poder otorgado por Manuel Camilo Camacho Pérez, quien dice actuar en calidad de representante legal de la parte demandante; ii) no aportó copia del certificado de existencia de la parte demandante y iii) el certificado de existencia y representación legal de la parte demandante que obra dentro del expediente el señor Manuel Camilo Camacho Pérez no se encuentra como representante legal principal ni como suplente. 56.

Este Despacho considera que el poder conferido no cumple con los requisitos establecidos en la ley, comoquiera que no se aportó certificado de existencia y representación de la parte demandante y, en ese sentido, no se puede determinar si quien confirió el poder es el representante legal de la parte demandante; por lo que no se reconocerá personería al abogado Juan Pablo Concha Delgado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: NO RECONOCER personería al abogado Juan Pablo Concha Delgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

SEXTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 y 3 [2] Cfr. Folios 112 a 152 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. [4] Esta resolución negó el registro del lema comercial del signo nominativo SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES COMO EL AZÚCAR para ser asociado a la marca nominativa SUCRAX. [5] Cfr. Folios 113 y 114 [6] Cfr. Folios 115 a 125 [7] “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. [8] “[…] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”. [9] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [10] “[…]

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. […]”. [11] “[…] ARTICULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. […] En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos <sic>. […]” [12] Cfr. Folio 125 [13] Cfr. Folio 126 [14] Ibidem [15] Cfr. Folios 127 y 128 [16] Cfr. Folios 129 y 130 [17] Cfr. Folio 130 [18] Ibídem [19] Ibídem [20] Cfr. Folio 133 [21] Cfr. Folios 133 y 134 [22] Cfr. Folio 134 [23] Cfr. Folio 134 [24] Cfr. Folio 136 [25] Cfr. Folio 136 [26] Cfr. Folio 137 [27] Cfr. Folios 137 y 138 [28] ibídem [29] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 259 [30] Cfr. Folios 249 a 257 [31] Cfr. Folio 253 [32] Cfr. Folio 254 [33] Ibídem [34] Cfr. Folio 255 [35] Cfr. Folio 256 [36] Ibídem [37] Ibidem [38] Ibidem [39] Cfr. Folios 297 y 298 [40] Cfr. Folios 312 a 319 [41] Cfr. Folio 315 [42]Cfr. Folios 295 y 296 [43] Cfr. Folio 322 [44] “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [45] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [46] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [47] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [48] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [49] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [50] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [51] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [52]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [53] Cfr. Folio 312 a 320 [54] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [55] Cfr. Folios 9 a 13 [56] Cfr. Folios 14 a 17 [57] Cfr. Folios 18 a 24 [58] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [59] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [60] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [61] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [62] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [63] Cfr. Folios 312 a 319 [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 725-IP-2018. [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015. [66] Ibídem. [67] Información obtenida de la página electrónica oficial de la Real Academia Española, que permite la consulta de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española: “https://dle.rae.es/”. [68] Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el lema comercial analizado. [69] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 079-IP-2008. Pág. 18 [70] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 336-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015, pág. 7 [71] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00442-00 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00433-00, en la cual se aplica lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP-2013.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2009-00356-00, en la cual se aplica lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015. [72] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015. [73] Cfr. Folio 12 [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00299-01. [75] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. [76] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. [77] Cfr. Folio 338