110001-03-24-000-2009-00541-00 — Consejo de Estado

110001-03-24-000-2009-00541-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-10-22

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Coexito S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, las marcas nominativas y mixtas opositoras, están conformadas por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERGI se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa ENERGI TO GO, esto es [ener-xi-to-??o] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-ka]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa ENERGI TO GO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas nominativas ENERGITECA y el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. Comparación Ideológica […] Al respecto, la sala advierte que las marcas ENERGITECA, se componen de las expresiones ENERGI y TECA, las cuales resultan ser evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERGI que viene de la palabra “energía” y el morfema TECA que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […]Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra que las marcas ENERGITECA evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. Igualmente, la Sala encuentra, respecto de la marca ENERGI TO GO, que la primera palabra que la conforma, como ya se indicó, es evocativa, y de las otras dos restantes que no tienen significado alguno en el idioma español, sin embargo, si tienen significación en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras ENERGI y TECA respecto a las marcas ENERGITECA y la expresión ENERGI, son evocativas y las expresiones TO GO, respecto de la marca ENERGI TO GO, son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que la primera de ellas constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores (ENERGI), mientras que la segunda y la tercera (TO GO) no tienen contexto en el idioma castellano por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las marcas ENERGI TO GO y ENERGITECA al estar acompañadas de las palabras TO GO y TECA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no genera riesgo de confusión o asociación entre sí. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y las marcas nominativas y mixtas registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI, los elementos compositivos TO GO y TECA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA - Lo es ENERGI / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con la enseña comercial ENERGITECA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAComparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y la enseña comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, y la enseña comercial opositora, está conformada por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y la enseña comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y de la enseña comercial son distintos y el hecho de que las dos posean la partícula ENERGI no hace, de forma alguna, similar la pronunciación ya que las palabras TO GO y TECA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la partícula ENERGI de la enseña comercial y de la marca solicitada, es de carácter evocativo y las expresiones TO GO de la marca registrada, no tienen significación alguna en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y la enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI los elementos compositivos TO GO y TECA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 ni el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad. Ahora, por cuanto la protección de la enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL - Prueba / ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de la utilización real, efectiva y constante / ENSEÑA COMERCIAL MIXTA ENERGITECA - Se demostró la titularidad prioritaria[L]a Sala acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso de la enseña comercial ENERGITECA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado a la enseña comercial se extiende en el tiempo de tal forma que le permite oponerse al registro de la marca concedida, toda vez que en el expediente existe prueba suficiente que demuestra el uso continuo, regular y efectivo, desde el año 2004 hasta más allá de la fecha en que se solicitó el registro, por lo que se tiene que el uso dado a la enseña comercial se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, por lo que se concluye que la parte demandante puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca citada. Así las cosas, la Sala considera que la parte demandante es titular de la enseña comercial ENERGITECA, comoquiera que demostró su uso en adecuada forma, motivo por el cual el cargo correspondiente a la vulneración del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486 puede ser estudiado.ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativaAtendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida; las marcas mixtas y nominativas ENERGITECA, que identifican productos de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y la enseña comercial registrada ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado. Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa.EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - No probadaLa Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA previamente registradas / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Y DÉBIL – Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA – Lo son ENERGI y TECA / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA previamente registradas en las clases 9 y 35 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, las marcas nominativas y mixtas opositoras, están conformadas por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERGI se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa ENERGI TO GO, esto es [ener-xi-to-ɣ̞o] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te- ka].

Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa ENERGI TO GO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas nominativas ENERGITECA y el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante.

Comparación Ideológica […] Al respecto, la sala advierte que las marcas ENERGITECA, se componen de las expresiones ENERGI y TECA, las cuales resultan ser evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERGI que viene de la palabra “energía” y el morfema TECA que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […]Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra que las marcas ENERGITECA evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica.

Igualmente, la Sala encuentra, respecto de la marca ENERGI TO GO, que la primera palabra que la conforma, como ya se indicó, es evocativa, y de las otras dos restantes que no tienen significado alguno en el idioma español, sin embargo, si tienen significación en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras ENERGI y TECA respecto a las marcas ENERGITECA y la expresión ENERGI, son evocativas y las expresiones TO GO, respecto de la marca ENERGI TO GO, son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que la primera de ellas constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores (ENERGI), mientras que la segunda y la tercera (TO GO) no tienen contexto en el idioma castellano por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las marcas ENERGI TO GO y ENERGITECA al estar acompañadas de las palabras TO GO y TECA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no genera riesgo de confusión o asociación entre sí. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y las marcas nominativas y mixtas registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI, los elementos compositivos TO GO y TECA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA – Lo es ENERGI / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con la enseña comercial ENERGITECA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y la enseña comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, y la enseña comercial opositora, está conformada por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y la enseña comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y de la enseña comercial son distintos y el hecho de que las dos posean la partícula ENERGI no hace, de forma alguna, similar la pronunciación ya que las palabras TO GO y TECA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la partícula ENERGI de la enseña comercial y de la marca solicitada, es de carácter evocativo y las expresiones TO GO de la marca registrada, no tienen significación alguna en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico.

Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y la enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI los elementos compositivos TO GO y TECA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 ni el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad.

Ahora, por cuanto la protección de la enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL - Prueba / ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de la utilización real, efectiva y constante / ENSEÑA COMERCIAL MIXTA ENERGITECA – Se demostró la titularidad prioritaria [L]a Sala acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso de la enseña comercial ENERGITECA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado a la enseña comercial se extiende en el tiempo de tal forma que le permite oponerse al registro de la marca concedida, toda vez que en el expediente existe prueba suficiente que demuestra el uso continuo, regular y efectivo, desde el año 2004 hasta más allá de la fecha en que se solicitó el registro, por lo que se tiene que el uso dado a la enseña comercial se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, por lo que se concluye que la parte demandante puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca citada.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandante es titular de la enseña comercial ENERGITECA, comoquiera que demostró su uso en adecuada forma, motivo por el cual el cargo correspondiente a la vulneración del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486 puede ser estudiado. ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida; las marcas mixtas y nominativas ENERGITECA, que identifican productos de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y la enseña comercial registrada ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486.

La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - No probada La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2009-00541-00 Actor: COEXITO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre una enseña comercial, régimen y análisis probatorio; cotejó entre marcas mixtas, marca nominativa y enseña comercial mixta, verificación de elementos de uso común, marca en idioma diferente al español, marca de fantasía;

Reiteración jurisprudencial sobre partícula diferenciadora que otorga matiz diferenciador y contundente, que dota a la marca de la suficiente carga semántica para identificar su origen empresarial y descartar cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Coexito S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 13421 de 26 de marzo de 2009, 20992 de 29 de abril de 2009 y 27038 de 29 de mayo de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Coexito S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 13421 de 26 de marzo de 2009, “[…] Por la cual se decide una solicitud de marca […]”[4], y ii) 20992 de 29 de abril de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”[5]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 27038 de 29 de mayo de 2009, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[6], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Eveready Battery Company, Inc., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 13421 de fecha 26 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 08-004224, la cual declaró infundada la oposición formulada por COEXITO S.A. y concedió el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 20992 de fecha 26 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos, la cual confirma la resolución No. 13421 de 2009. TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 27038 de fecha 29 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 13421 de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca ENERGIA TO GO (sic), solicitada para distinguir productos de la clase 9 y se cancele el certificado de registro No. 381318, concedido con vigencia hasta el 26 de marzo de 2019. QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 17 de enero de 2008, el registro como marca del signo nominativo ENERGI TO GO para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro como marca del signo nominativo ENERGI TO GO para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009. 5.

La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 20992 de 29 de abril de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 27038 de 29 de mayo de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134[9] y del literal a)[10] del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[11], en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación el artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó, respecto del artículo 134 de la Decisión 486, que “[…] (s)e violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca ENERGI TO GO, solicitada por la sociedad EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado.

En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo. […] Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad COEXITO S.A., podemos concluir que la marca ENERGI TO GO, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 9 de la clasificación internacional de marcas […]”[12]. 2.

Sostuvo, respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…] (l)a marca ENERGI TO GO, reúne las dos condiciones que la Decisión 486 establece para que se configure la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a), veamos: a. Similitud entre los signos. […] b. Similitud entre los productos y/o servicios identificados con las marcas en conflicto […][13]. 3.

Agregó que “[…] (e)n este caso la marca solicitada para registro reproduce prácticamente en su totalidad la marca previamente registrada. Por otra parte, al tratarse de una marca nominativa que no contiene ningún tipo de grafía particular, la posibilidad de confusión para el consumidor, no ofrece ninguna duda […]”[14]. 4. Precisó que “[…] (e)ncontramos que los signos en el plano conceptual son prácticamente idénticos, los dos giran en torno al concepto de ENERGÍA. El signo cuya nulidad se demanda califica el sujeto ENERGÍA con la palabra TO GO, por su parte, la marca previamente registrada termina en el sufijo TECA, que significa lugar en el que se guarda o en el que se encuentra algo, en este caso la ENERGÍA. En conclusión, en los dos casos el concepto ideológico será el de provisión de energía […]”[15]. 5.

Puntualizó que “[…] los productos que identifican cada una de las marcas son prácticamente los mismo y en consecuencia se cumplen los dos requisitos para que opere la causal de nulidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”[16]. 6. Manifestó que “[…] (l)as pruebas documentales aportadas, entre ellas la certificación de revisoría fiscal demuestran el uso como enseña comercial del signo ENERGITECA, y por lo tanto que la marca ENERGI TO GO, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”[17]. 7.

Finalmente, estableció que “[…] (l)a sociedad COEXITO S.A., ha hecho uso del (sic) la enseña comercial ENERGITECA, que identifica sus establecimientos de comercio desde el año 1957, y hasta el momento tal uso no ha cesado en el tiempo, por lo tanto se le debe otorgar la protección en los términos de la Decisión 486, y explicada ampliamente por el tribunal de justicia de la comunidad andina de naciones, en las sentencias de interpretación prejudicial atrás citadas. […] Dado que la terminación TECA, significa lugar en el que se encuentra algo, y por otra parte TO GO, significa para llevar, resulta evidente que los signos en conflicto significan LUGAR DE APROVISIONAMIENTO DE ENERGÍA, por lo tanto no pueden coexistir sin generar confusión en los consumidores de productos de la clase 9 y servicios conexos […]”[18].

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[19] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas[20], así: 1. Indicó que “[ ] de los documentos obrantes en el expediente 08-004224 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro del signo solicitado ENERGI TO GO (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de los interesados. […]”[21]. 2.

Manifestó que “[ ] es pertinente señalar que el análisis de confundibilidad de las marcas enfrentadas se realizó conforme los criterios jurisprudenciales, principios y reglas que la doctrina ha sugerido para este análisis. […] Es así como no encontramos frente a la comparación de signos mixtos, y denominativos, siendo el elemento predomínate dentro del signo mixto el denominativo, para ello, se observa visión en conjunto, su unidad fonética, gráfica y estructura, más no sus integrantes aislados, como lo pretende el apoderado de la parte demandante. […] Dentro del conjunto del signo solicitado a cotejar se puede a preciar en su aspecto ortográfico: |Marca solicitada |Marca opositora | |ENERGI TO GO |ENERGITECA | En su aspecto de ortográfico se observa que entre las marcas enfrentadas se comparten algunas letras, además de observar que la marca solicitada ENERGI TO GO al contener tres expresiones, su extensión es mayor a las marcas opositoras registradas. […] Se observa que la estructura gramatical del conjunto del signo solicitado (ENERGI TO GO) está compuesto de tres expresiones, donde la primera palabra contiene tres silabas (E-NER-GI), y la segunda y tercera palabra una silaba (TO) (GO), mientras que la marca opositora (E-NER-GI-TE-CA) se compone de una expresión con cinco silabas, lo que permite que al conjugarlas su dicción sea lo suficiente distintiva entre unas y otras. […] Además se observa que dentro del conjunto de la marca solicitada ENERGI TO GO comparte una partícula de uso común con la marca solicitada ENERGITECA, es decir, la dicción ENERGI, la cual evoca una característica del producto, es decir energía, siendo esta una expresión de uso común, lo que conlleva, a determinar que cualquier persona pueda utilizarla dentro de una solicitud de signos marcarios siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva para ser registrada ante esta Oficina Nacional Competente y no es susceptible de monopolización por un empresario […]”[22]. 3.

Resaltó que: “[…] (f)rente al tema fonético y visual, no es semejante su pronunciación, pues en cada caso, de las marcas enfrentadas se evidencia que las terminaciones son diferentes otorgándole distintividad que evitan que el consumidor incurra en error respecto del origen empresarial de los productos que pretende distinguir con las marcas opositoras. […] A su vez se observar que el signo solicitado y las marcas opositoras son suficientemente distintividad, más aún, cuando se observa que dentro del diseño de las marcas opositoras contienen características colores, diseños que permiten que el consumidor las identifique individualmente sin llegar a generar riesgo de confusión […] y, respecto de la conexión de competitividad en relación con los productos o servicios, manifestó: “[…] es irrelevante realizar el estudio de la conexión de competitividad con los productos o servicios ante la ausencia del primer presupuesto del examen de confundibilidad referente a la identidad entre los signos confrontados […]”[23]. 4.

Finalmente, propuso la excepción de caducidad y explicó, que “[…] (d)e acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, sobre la caducidad de las acciones, "La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso". […] Teniendo en cuenta que la Resolución No. 27038 del 29 de mayo de 2009 que resuelve el recurso de apelación, quedó debidamente ejecutoriada el 08 de junio de 2009, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado ante esa Honorable Corporación el 14 de octubre de 2009, es decir, después del término legal de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado. [ ]”[24].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[25] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas[26], así: 1. Indicó que “[ ] (c)omo a continuación se demuestra la Superintendencia de Industria y Comercio en ningún momento violó las normas consagradas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina citadas en el escrito de demanda y en el escrito de corrección de la misma, sino por el contrario, aplicó las normas correctamente al conceder el registro de la marca ENERGI TO GO a nombre de EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. [ ]”[27]. 2.

Sostuvo que “[…] en este caso, tal y como sostiene la demandada en las Resoluciones acusadas, la marca ENERGI TO GO si cumple con las funciones principales de la marca, tales como identificar el producto en el mercado y señalar al consumidor el origen empresarial del mismo, toda vez que la misma consiste en vocablos originales, creación propia de EVEREADY BATTERY COMPANY, INC, y la cual resulta perfectamente diferenciable de la marca ENERGITECA, tal y como se verá a continuación. […] En efecto, como resulta evidente la Jefe de la División de Signos Distintivos así como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial sí aplicaron las reglas establecidas por la jurisprudencia sobre la comparación de las marcas.

Por esta razón, constataron que se trataba de una marca registrable por no estar incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de las consagradas en la Decisión 486 y dictó las Resoluciones demandadas, declarando infundada la oposición presentada por COEXITO S.A. y concediendo el registro de la marca ENERGI TO GO (Nominativa) en la Clase 9 a nombre de EVEREADY BATTERY COMPANY, INC, en cumplimiento del artículo 134 y 135 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena […]”[28]. 3.

Estableció que “[…] la marca de ENERGI TO GO No. 381318, si goza de carácter distintivo para ser susceptible de registro, pues le permitirá al consumidor diferenciar los productos que se identifican con ella de los productos de los demás competidores y en ningún momento se verá viciada por error su voluntad al momento de adquirir el servicio deseado. […] En consecuencia la Administración no violó de manera alguna el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sino por el contrario, hizo una correcta aplicación del mismo.

De esta forma se demuestra que las Resoluciones acusadas no son ilegales ni la administración ha errado en forma alguna al conceder el registro de la marca ENERGI TO GO en la Clase 9 a nombre de EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. Por lo tanto, reitero mi solicitud de no acceder a ninguna de las pretensiones de la demanda, ya que como quedó claro, estas carecen de fundamento […]”[29]. 4.

Puntualizó que “[…] la marca ENERGI TO GO está compuesta por un conjunto fonético conformado por tres palabras que existen en el idioma inglés y que, analizadas como un todo, resultan ser novedosas y caprichosas para identificar productos de la Clase 9, en tanto que la marca ENERGITECA, está compuesta por un conjunto fonético conformado por la unión de dos palabras en idioma español y que dispone de letras y vocablos particulares que permiten diferenciar perfectamente la marca de EVEREADY BATIERY COMPANY, INC, de aquella de propiedad de COEXITO S.A. […] Así las cosas, podemos concluir que la marca solicitada no presenta suficientes semejanzas ortográficas con la marca del demandante que permitan afirmar que se trata de signos similares, en la medida en que cada una contiene elementos nominativos diferentes, generando una impresión completamente diferente […]”[30]. 5.

Resaltó que: “[…] Las diferencias que se presentan desde el punto de vista ortográfico, generan sin lugar a dudas diferencias fonéticas entre las marcas en conflicto, pues cada una de las marcas se pronuncia en forma muy distinta en razón a que están compuestas por un número distinto de conjuntos fonéticos, los cuales resultan completamente ajenos los unos a los otros. […] En consecuencia, podemos afirmar que no se presenta semejanza alguna entre las marcas en cuestión que puedan inducir a error al consumidor.

Por el contrario, cada una de ellas se pronuncia en forma particular y completamente diferente, quedando desvirtuada la afirmación del demandante sobre la supuesta confundibilidad de las marcas enfrentadas desde este punto de vista […]”[31]. 6. Manifestó que “[…] no existe conexión competitiva alguna entre los productos ENERGI TO GO de EVEREADY BATTERY COMPANY, INC y los productos y servicios amparados con la marca ENERGITECA de COEXITO S.A. y, por lo tanto, no se le creará riesgo de confusión al consumidor que lo pueda inducir en error, al momento de elegir el servicio deseado. […] En efecto, del análisis realizado es posible afirmar que el consumidor está en la capacidad de diferenciar los productos de ENERGI TO GO de los productos y servicios que se identifican con la marca ENERGITECA y de recordarlos por separado.

Por lo tanto, resulta más que claro que el público consumidor no relacionará las marcas en conflicto, pues la utilización y fin último de las mismas es completamente diferente […]”[32]. 7. Agregó que “[…] Tal y como se demostró en líneas anteriores, entre los signos en conflicto ENERGI TO GO y ENERGITECA, no se presentan similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales que permitan considerar que de permitirse su coexistencia se podría inducir al público consumidor a error bien respecto de los signos o respecto de su origen empresarial. […] En efecto, luego de realizar un análisis en conjunto de los signos ENERGI TO GO y ENERGITECA es posible considerar que dado que cada uno está compuesto por elementos distintos que permiten al consumidor diferenciarlos uno del otro, la impresión general que éstos dejan en el consumidor es completamente diferente, lo cual nos lleva a concluir que en el presente caso no hay lugar a confusión entre los signos enfrentados. […] Adicional a lo anterior, es importante resaltar que tampoco existe conexión competitiva entre los productos y servicios que se identifican con los signos en conflicto, hecho que se constituye en el segundo requisito esencial para la aplicación de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[33]. 8.

Finalizó indicando que “[…] podemos concluir que tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial no violaron la norma que se analiza, al haber concluido que la marca de ENERGI TO GO. […] Dado que la marca ENERGI TO GO de EVEREADY BATTERY COMPANY, INC, goza de carácter distintivo para ser susceptible de registro en la medida en que, contando con la distintividad intrínseca necesaria y no siendo similarmente confundible con ninguna otra marca o signo previamente registrado, le permitirá al consumidor diferenciar los productos que con ella se identifican de los demás productos y servicios de los competidores y en ningún momento se verá viciada por error su voluntad al momento de adquirir el producto deseado.

Por lo tanto es posible concluir que no hay lugar a considerar que en el presente caso hubo violación alguna de las normas vigentes en materia marcaría. […] De esta forma se demuestra que las Resoluciones acusadas no son ilegales ni la Administración ha errado en forma alguna al conceder el registro de· la marca ENERGI TO GO (Nominativa) No. 381318, a nombre de EVEREADY BATIERY COMPANY, INC. Por lo tanto, reitero mi solicitud de no. acceder a ninguna de las pretensiones de la demanda, ya que como quedó claro, estas carecen de fundamento […]”[34].

Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2015[35], resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de julio de 2015[36], suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017[37], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el Artículo 134, ya que este se refiere al concepto de marca y no es necesariamente aplicable para resolver el caso concreto. En consecuencia, solo se interpretará el artículo 136 literal a). De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal b) y 200 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que estos regulan la protección de la enseña comercial […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2018[38], corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 13.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestiones previas: reanudación del proceso y adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) la excepción denominada “Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento”, propuesta por la parte demandada; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca causal de irregistrabilidad; x) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; xi) el marco normativo de la protección del nombre comercial y la enseña comercial; xii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y xiii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Visto el artículo 128 numeral 7.[39] del Código Contencioso Administrativo[40], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[41] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[42], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[43] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[44], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 17. Vistos el artículo 33 del Anexo[45] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[46] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[47] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 18.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[48]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486 19. Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 20.

De conformidad con la norma referida supra, la Sala considera que, en el marco de la Comunidad Andina, existen dos tipos de acciones especiales cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma. 21.

La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486, que establecen los requisitos generales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las características propias del signo como tal. 22.

La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que afectan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros; o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe. 1.

Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretenda. 2. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[49], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 3.

En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibídem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[50].

Marco normativo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 23. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que prevé: “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” 24.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para los asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las acciones procedentes contra las decisiones en materia de propiedad industrial. 25. Vistos los artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 26.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia[51], se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva. […]”[52] (Destacados de Sala). 27.

La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibídem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) la de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa 28. Visto el artículo 90[53] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[54], que corresponde al antiguo artículo 86 del Código de Procedimiento Civil[55], aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre aspectos no regulados; el juez está en la obligación dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 29.

Asimismo, vistos: i) el numeral 5.° del artículo 42 de la Ley 1564, sobre deberes del juez, en virtud del cual el juez debe adoptar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y ii) 132 ibídem, sobre el control de legalidad. 30.

La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que la adecuación de la acción se debe establecer de acuerdo con los criterios fijados por la ley, es un deber del juez; pretende evitar decisiones inhibitorias y tiene como objeto la seguridad jurídica. En este sentido, mediante sentencia de 2 de marzo de 2016, se precisó: “[…] De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad. […] Sin embargo, el Juez Tercero Administrativo de Pasto ni durante el curso del proceso, ni al momento de emitir el fallo, adoptó alguna medida o agotó alguna posibilidad que le permitiera llegar a proferir una sentencia de fondo, pues solo se limitó a manifestar una indebida escogencia de la acción por parte del actor, pese a que, como quedó expuesto, tenía la obligación de cumplir con el deber impuesto por el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, de adecuar la acción para darle el trámite que legalmente le corresponde, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

Se reitera que el juez tiene la obligación constitucional de emitir sentencias que fallen de fondo los problemas jurídicos que sean sometidos a su conocimiento por los ciudadanos. Para cumplir de manera cabal con dicho deber, el funcionario judicial debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley procesal […]”. 31. Asimismo, en providencia de 28 de febrero de 2013[56], al analizar el deber procesal que tiene el juez en relación con la adecuación de la acción y el impulso procesal, indicó: "[ ] El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna.

La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 (sic) del C.P.C., a cuyo tenor: “ADMISION DE LA DEMANDA Y ADECUACION DEL TRÁMITE. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.” En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Entre esos deberes, se cuenta el deber procesal de adecuar la acción a la que legalmente corresponde, y de darle el trámite correspondiente con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para concluirlo con sentencia inhibitoria injustificada.

Así lo puso de presente esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2012, al señalar: “Se debe advertir que el Tribunal…tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía. […] La Sala considera, en esta medida, que el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales, desconociendo los mandatos y deberes que le imponen los artículos 37 y 409 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la diligencia y obligación de velar por la rápida solución del proceso, los cuales resultan aplicables ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).” El juez no puede asumir una posición pasiva que por esa causa, le conduzca a abstenerse de fallar de fondo, pues es su deber adoptar las medidas procesales para hacer eficaz la protección del bien jurídico para cuya efectividad el ciudadano pone en marcha la jurisdicción. La razonabilidad de la tesis que reitera la Sala, a favor del cumplimiento por los jueces, del deber procesal de adecuar la acción al trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, a más de evitar desgaste judicial, es plausible, pues a todas luces, resultaría totalmente vano adelantar un proceso a sabiendas, de antemano, que no podrá existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. [ ]" (Destacado de la Sala). 32.

Esta Sección, en reiterada jurisprudencia[57], ha indicado que procede la adecuación de la demanda al trámite de la acción de nulidad relativa a pesar de que se hubiere presentado en ejercicio de otra acción si se cumplen los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina. Adecuación de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa 33.

Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida; las marcas mixtas y nominativas ENERGITECA, que identifican productos de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y la enseña comercial registrada ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. 34.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. Excepción denominada “Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento”, propuesta por la parte demandada 39. La parte demandada, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción denominada “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento […]”, argumentando que para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la caducidad opera a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación, notificación, comunicación o ejecución de los actos acusados, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. 1.

Asimismo, precisó que, en el caso sub examine, la Resolución núm. 27038 de 29 de mayo de 2009 “[…] quedó debidamente ejecutoriada el 08 de junio de 2009, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado (sic) ante esa Honorable Corporación el 14 de octubre de 2009, es decir, después del término legal de cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado […]”[58]. 40.

Atendiendo a la excepción propuesta por la parte demandada y que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación de un registro marcario, la Sala procederá a resolver la excepción propuesta. 41. Visto el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, sobre acciones de nulidad, en virtud del cual la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 42.

La Sección Primera de la Corporación, en providencia de 21 de junio de 2018[59], en relación con la prescripción de la acción de nulidad relativa, consideró que “[…] con la expedición de la Decisión 486 se restableció en el ordenamiento jurídico el término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa y, con ello, se impuso nuevamente […] la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. […]”[60].

Así, desde entonces se advirtió que, respecto de los terceros, el término para el ejercicio de la mencionada acción debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate […]”. 43. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 27038 de 29 de mayo de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó a la parte demandante el 8 de junio de 2009[61]; y iv) la demanda se presentó el 24 de septiembre de 2009[62], esto es, dentro de los cinco (5) años siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado supra. 44.

La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

Los actos administrativos acusados 45. Los actos administrativos acusados[63] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009[64], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Eveready Battery Company, Inc., en la que se indicó: “[…] Es tarea del funcionario administrativo determinar el grado de confusión que existe entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud puede ser de tipo ortográfico o visual, fonético o ideológico.

En ese sentido, procedemos a llevar acabo la comparación en sus tres aspectos, de ser necesario para el caso, en razón a que con la verificación de uno de ellos podemos concluir la similitud de signos, siempre que en conjunto se genere riesgo de confusión o de asociación. En el campo ideológico, que consideramos es la perspectiva de confusión o de diferenciación más importante, se deberá analizar la comprensión o significación que generan los signos en el consumidor, teniendo en cuenta que puede ser un concepto claro o una simple evocación al mismo concepto lo que genere la similitud.

Comparando el signo solicitado ENERGI TO GO con la marca opositora ENERGITECA, si bien los signos tienen una partícula común, la cual evoca el mismo concepto, energía, esta debe ser permitida por esta oficina y tolerada por el opositor ya que dicho concepto, es de uso común para la clase 9 por lo tanto no es susceptible de ser monopolizada por un solo empresario.

En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto, ambos comparten algunas letras, la marca solicitada cuenta con una mayor extensión, ya que se compone de tres expresiones ENERGI TO GO, mientras que el signo opositor tan solo de uno ENERGITECA además la conjugación de letras y expresiones es diferente, lo cual otorga suficiente distintividad.

Teniendo en cuenta las diferencias ortográficas anotadas, en el campo fonético o auditivo, se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas, en especial por la extensión de los signos. Así como, las terminaciones de las expresiones que en todo caso son totalmente diferentes, finalmente hay que decir que el signo solicitado por contener palabras extranjeras conocidas se pronuncia de manera general como eneryi tu go, mientras que la otra sonará energiteca.

Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan ni identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con cada una de las marcas cotejadas. Por tanto, ya que las marcas comparadas no son semejantes ni idénticas no es necesario analizar la conexidad competitiva entre productos o servicios, pues la causal prospera ante la concurrencia de los dos factores, tal como ya se explicó, y al desaparecer uno de ellos, el otro pierde relevancia. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COEXITO S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: Nominativa ENERGI TO GO Para distinguir: baterías, cargadores para batería y paquetes de batería; convertidores, adaptadores, y aparatos para invertir energía dc/ac; conectores y adaptadores de suministro de energía para ser usados en aparatos electrónicos portátiles; estaciones de energía y paquetes de energía que funcionan con batería y electricidad, particularmente unidades portátiles de suministro de energía y convertidores de voltaje, paquetes de repetidores con batería portátil, productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular: Eveready Battery Company, lnc. Dirección: 533 Maryville University Orive, St. Louis, Missouri 63141, Estados Unidos De América Domicilio: Saint Louis Missouri Estados Unidos De América Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente […]” (Resaltado fuera de texto). 2. La Resolución núm. 20992 de 29 de abril de 2009[65], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009, en la que se indicó: “[…] En efecto, los signos en estudio ENERGI TO GO y ENERGITECA apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que los signos presentan diferencia en su extensión, estando el signo solicitado se compone de tres (3) expresiones, mientras que las marcas registradas por una, lo cual permite no sólo una visualización sino una pronunciación única y suficientemente distintiva, que evitan que un consumidor incurra en error respecto del origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo solicitado frente a los que distingue las marcas registradas.

De igual forma, debe reiterarse que, si bien los signos tienen en común una partícula evocativa de energía, la misma es de uso común para identificar productos de la clase 09, y como tal debe ser tratada, de tal suerte que debe tenerse en cuenta para el estudio de los signos, los demás elementos que los integran, que en el presente asunto logran desvirtuar cualquier confusión o asociación respecto del origen empresarial de los productos que cada uno identifica.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No.13421 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores […]” (Resaltado fuera de texto). 3. La Resolución núm. 27038 de 29 de mayo de 2009[66], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009, en la que se indicó: “[…] Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos cotejados, ENERGI TO GO y ENERGITECA, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones enfrentadas, se evidencia que, si bien la expresión solicitada contiene algunas de las letras que conforman las marcas registradas, se puede percibir respecto a éstas como una estructura fonética, visual y conceptual distinta así: E-NER-GI TO GO y E-NER-GI-TE-CA.

Como se puede observar la expresión solicitada se compone de tres palabras, mientras que las marcas registradas contienen una sola palabra; de igual manera en su aspecto conceptual, el signo solicitado evoca un producto que es o contiene "energía para llevar", mientras que la expresión ENERGITECA se asume como un lugar donde se almacena o que contiene energía, lo que hace que la expresión solicitada sea lo suficientemente distintivamente frente a las marcas registradas, sin que se presente riesgo de confusión alguno. Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles.

En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado.

En conclusión, este Despacho considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 13421 de 26 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]” (Resaltado fuera de texto). El problema jurídico 46. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si se configuran o no los supuestos normativos de la excepción de denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”; y si las resoluciones núms. 13421 de 26 de marzo de 2009, 20992 de 29 de abril de 2009 y 27038 de 29 de mayo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, al tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar “baterías, cargadores para batería y paquetes de batería; convertidores, adaptadores, y aparatos para invertir energía DC/AC; conectores y adaptadores de suministro de energía para ser usados en aparatos electrónicos portátiles; estaciones de energía y paquetes de energía que funcionan con batería y electricidad, particularmente unidades portátiles de suministro de energía y convertidores de voltaje, paquetes de repetidores con batería portátil”, servicios de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran los literales a) y b) del artículo 136 y el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA que identifican productos comprendidos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. 47.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; y, de oficio, el literal b) del artículo 136 y el artículo 200 de la Decisión 486. 1. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134, al exponer el concepto de violación del mismo adujó que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumplía con el requisito de distintividad en la medida en que presentaba confusión con la marca de la cual es titular, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca la cual está prevista en el artículo 136. 2.

En efecto la parte demandante argumentó “[…] (d)ebido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad COEXITO S.A., podemos concluir que la marca ENERGI TO GO, no es lo suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 9 de la clasificación internacional de marcas […]”. 3.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto consideró que no era procedente interpretar el artículo 134, comoquiera que “[…] ya que este refiere al concepto de marca y no es necesariamente aplicable para resolver el caso concreto […]”. 4. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales a) y b) del artículo 136 y del artículo 200 ibídem. 48.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 49. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[67], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[68] de la Comisión de la Comunidad Andina[69].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[70] 50. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[71] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 51.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 52.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 53.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 54.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 55. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 56.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017 57. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[72]: “[…] 1.

Protección de la enseña comercial 1.1. Teniendo en cuenta que la sociedad demandante argumentó que el signo registro solicitado para registro es confundible con su enseña comercial ENERGITECA, la cual ha sido usada desde 1957, se abordará el tema planteado de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 1.2.

Aunque la Decisión 486 no contiene una definición normativa de enseña comercial, para el Tribunal es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. Conceptualmente es diferente al nombre comercial porque éste identifica la actividad comercial de un empresario determinado. 1.3. El Artículo 200 de la Decisión 486 establece que la protección y el depósito de las enseñas se regirá por las normas relativas al nombre comercial. […] 1.4.

En conclusión, corno quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de una enseña comercial, se deberá, al momento en que el signo denominativo ENERGI TO GO fue solicitado para registro, determinar si la enseña comercial denominativa ENERGITECA, era real, sustancial y constantemente usada en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 2. lrregistrabilidad de signos por Identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo ENERGI TO GO es confundible con los signos denominativos y mixtos ENERGITECA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, […] 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de tos sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica d las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 2.8.

En efecto, al cederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto o servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 35, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de estos artículos y servicios. b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una valuación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos 3.1. Como en el proceso interno se discute sobre la confusión de los signos denominativos ENERGI TO GO y ENERGITECA, es necesario abordar el tema planteado. 3.2.

Para una correcta comparación se deberán aplicar las siguientes reglas: 3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el si no es percibido en el mercado. 3.2.2.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significad y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en lo signos en conflicto. 3.2.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, a semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.2.4.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.2.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.2.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrá relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar eI grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. e) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos ENERGI TO GO y ENERGITECA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 4.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa simple 4.1. Como en el proceso interno se discute sobre la confusión entre el signo denominativo ENERGI TO GO y los mixtos ENERGITECA. es necesario abordar el tema planteado. 4.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo: […] 4.3.2. Si elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación de signos de nominativos, determinadas en el capítulo precedente. […] 5.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común 5.1. Como en el proceso interno se discute si la partícula ENERGI es de uso común, el Tribunal abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencial q ha trazado al respecto. 5.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 5.3.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad dina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 5.4.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad. 5.5.

Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar cierto rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 5.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 5.7.

Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 5.8. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 5.9. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si la partícula ENERGI es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Análisis de registrabilidad de la marca derivada 6.1. Como el caso concreto se discute la registrabilidad de una supuesta marca derivada, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal. 6.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios en la que el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. 6.3.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos y, en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo. 6.4.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular si puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona. por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 6.5.

La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, por lo tanto, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deber realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Es de suma importancia que se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. 6.6. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente.

La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios, salvo que ésta se base en una marca idéntica o similar aI elemento distintivo, y que fuera previamente registrada en relación con la marca supuestamente primigenia. 7. La conexión competitiva (Clases 9 y 35) 7.1. Como el signo denominativo ENERGI TO GO se solicitó para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y algunos de los signos denominativos y mixtos ENERGITECA amparan productos de la Clase 4 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema repuesto. 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que a paran los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 7.5.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 8. La acción de nulidad y su prescripción 8.1.

En vista de que la SIC argumentó caducidad de la acción planteada, se hace necesario tratar el tema propuesto. 8.2. Uno de los cambios fundamentales que introdujo el Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha diferenciación se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 8.3.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 8.4. La nulidad relativa. por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona.

La acción debe ejercerse dentro de un plazo específico: se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 58. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 59.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del nombre comercial y la enseña comercial 60.

Visto el artículo 190 de la Decisión 486, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. 61. Visto el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y depósito de las enseñas comerciales se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Estado que integra la subregión, a ese respecto, teniendo en cuenta que la normativa aplicable para la protección del nombre comercial está contenida en los artículos 190 a 199 ibídem, la Sala observa que esa normativa resulta aplicable para las enseñas comerciales.

Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre y la enseña comercial 62. Vistos los artículos 191 y 200 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o una enseña comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre o una enseña comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre y de la enseña comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente y no ha cesado por haber cesado el uso. 63.

Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre o una enseña comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial y la enseña comercial 64. Vistos los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el titular de un nombre comercial o una enseña comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial y de la enseña comercial 65. Vistos los artículos 193 y 200 de la Decisión 486, conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial o una enseña comercial podrá registrarla o depositarla ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 66.

En suma, los artículos 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 regulan: i) el primer uso del nombre comercial y de la enseña comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre o enseña comercial.

Marco normativo sobre régimen probatorio 67. Vistos el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564[73] de 12 de julio de 2012[74], en lo que no esté expresamente previsto; y el artículo 173 de la Ley 1564, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 68.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 69.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 70. Visto el artículo 176 ibídem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Solución del caso concreto 71. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollados supra sobre los marcos normativos sobre: i) el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ii) el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; y iii) la protección del nombre comercial y la enseña comercial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 72.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar una marca nominativa con una marca nominativa, un nombre comercial mixto y una enseña comercial mixta. 5. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del problema jurídico indicado supra.

Del cargo de violación de los literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 |MARCA NOMINATIVA |MARCAS NOMINATIVAS |MARCAS MIXTAS | |SOLICITADA |REGISTRADAS |REGISTRADAS | | | | | |ENERGI TO GO |ENERGITECA | | |(nominativa) |(nominativa) |1. | | | | | | | | | | | | | | | |2. | | | | | | | | | | | |3. | | | | | 74. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibídem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 75.

Esta Sección[81], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[82]. 76. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[83] 77.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[84]. 6. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 7.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa ENERGI TO GO, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 8.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que la marca ENERGI TO GO es nominativa y tres de las marcas ENERGITECA son mixtas, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 4.1. Como en el proceso interno se discute sobre la confusión entre el signo denominativo ENERGI TO GO y los mixtos ENERGITECA. es necesario abordar el tema planteado. 4.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.3.

Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación deberá realizarse entre un signo mixto y una marca nominativa, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en las marcas mixtas. 79. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la marca mixta, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 80. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] 3.2.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que las dos marcas restantes ENERGITECA son nominativas, por lo que las cinco marcas ENERGITECA se analizarán desde el punto de vista nominativo, tal como ya fue explicado, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 81.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 2.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una valuación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”[87]. (Destacado del original) 82. Aunado a lo anterior, la Sala considera que la marca registrada corresponde a una de las llamadas marcas compuestas, frente de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, indicó: “[…] 4.3.

Como en caso en análisis el signo opositor es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto […]”[88]. 83.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas e estas características, las mismas deben ser excluidas. 84. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 85.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[89] (Destacado fuera del texto) 86. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[90]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[91]. 87.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 88.

La Sala observa que las marcas cotejadas, están conformadas por una partícula de uso común que es ENERGI por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios que lo hagan suficientemente distintivos. 90.

Adicionalmente, puede observarse que las marcas objeto de análisis están conformadas por la partícula de uso común, por lo que la Sala considera que en el caso sub examine las marcas registradas y deben ser analizadas en su conjunto, y de resultar necesario considerar un elemento predominante o irrelevante, deberá tenerse en consideración que la partícula ENERGI es de uso común y débil en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que de eliminar dicha particula este se reduciria de tal manera que resultaria imposible hacer una comparación. 91.

Así las cosas, la Sala precisa que el cotejo marcario se debe efectuar teniendo en cuenta al consumidor promedio, en razón a que son servicios y productos relacionados con temas de energía los amparados con la marca nominativa ENERGI TO GO de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y con las marcas nomintativas y las marcas mixtas ENERGITECA en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo indicado en la Interpretación Prejudicial.

Comparación Ortográfica 92. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 93.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA NOMINATIVA SOLICITADA |E |N | | | | | | | | |[pic] | |ENERGI TO GO | | 94. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado respecto de la protección en relación con signos idénticos o similares los siguiente: “[…] 2.11. El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.12.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.13.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. […] 3.2. Si bien la Decisión 486 no provee ningún concepto sobre la enseña comercial, el Tribunal ha desarrollado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial.

De esta manera, sobre la base de lo desarrollado previamente por la doctrina ha manifestado que: "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. 3.3. El anterior concepto de enseña comercial se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que este se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. 3.4.

Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que "la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 190". 3.5. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, es preciso destacar la remisión realizada a través del Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, estableciendo que la misma se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial […]”[117] (Destacado de la Sala). 95.

En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre y la enseña comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios. 96. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa ENERGI TO GO, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Análisis del supuesto normativo: Identidad o semejanza entre los signos y una enseña comercial 97. De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que la enseña comercial ENERGITECA es mixta y la marca ENERGI TO GO es nominativa, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos, tal como ya fue expuesto con relación a la comparación de las marcas mixtas ENERGITECA. 98.

Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación deberá realizarse entre una enseña comercial mixta, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en la enseña comercial mixta. 99. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la enseña y el nombre comercial mixtos, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 100. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación entre la enseña y el nombre comercial y la marca objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resulten aplicables al cotejo de la enseña y el nombre comercial mixtos en las que predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”[118].

(Destacado de la Sala) 101. La Sala observa, como ya se determinó en el análisis anterior, que los términos ENERGI, los cuales están presentes en la marca registrada y en la enseña comercial son de uso común, los cuales deberían excluirse del cotejo marcario, sin embargo, al igual que en el estudio ya realizado, no es posible excluir estos términos por cuanto la comparación entre la marca solicitada y la enseña comercial se debe hacer en una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, conceptual, a fin de establecer si existe identidad o semejanza.

Comparación Ortográfica 102. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las palabras y letras de la marca solicitada y las de la enseña comercial, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo.

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA E |N |E |R |G |I | |T |O | |G |O | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1 |2 | |1 |2 | |ENSEÑA COMERCIAL E |N |E |R |G |I |T |E |C |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | | 103. Se observa que la marca registrada y la enseña comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, y la enseña comercial opositora, está conformada por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. 104.

Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de la marca solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial, en forma sucesiva, es como sigue: ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA ENERGI TO GO – ENERGITECA 106.

Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y de la enseña comercial son distintos y el hecho de que las dos posean la partícula ENERGI no hace, de forma alguna, similar la pronunciación ya que las palabras TO GO y TECA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica 107. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales la marca y la enseña comercial tienen algún significado. 108.

Tal como ya fue expuesto la partícula ENERGI de la enseña comercial y de la marca solicitada, es de carácter evocativo y las expresiones TO GO de la marca registrada, no tienen significación alguna en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico. 109.

Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. 110. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 ni el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad.

Conclusión 111. La Sala considera, que en el caso sub examine, no se configura la excepción denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento” propuesta por la parte demandante. 112. Asimismo, la marca nominativa ENERGI TO GO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra incursa en las causales de nulidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 ni vulnera el artículo 200 ibídem, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal: motivo por el cual, no prosperan los cargos. 113.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 13421 de 26 de marzo de 2009, 20992 de 29 de abril de 2009 y 27038 de 29 de mayo de 2009 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda. Reconocimiento personería 114.

Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[119], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 115. Atendiendo a que la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 212.186 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[120] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de fondo denominada “caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento” propuesta por la parte demandada.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 212.186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 434 del expediente, como apoderada de la parte demandada.

SEXTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 y 3 [2] Cfr. Folios 28 a 40 y 177 a 186 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. [4] Cfr. Folios 13 a 17 [5] Cfr. Folios 18 a 22 [6] Cfr. Folios 23 a 27 [7] Cfr. Folios 29 y 30 [8] Cfr. Folios 30 y 31 [9] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [10] “[…] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. [11] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [12] Cfr. Folio 32 [13] Cfr. Folios 32 y 33 [14] Cfr. Folio 34 [15] Cfr. Folio 35 [16] Cfr. Folio 36 [17] Cfr. Folio 180 [18] Cfr. Folio 186 [19] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 162 [20] Cfr. Folios 166 a 176 [21] Cfr. Folio 168 [22] Cfr. Folio 174 [23] Cfr. Folios 174 y 175 [24] Cfr. Folio 175 [25] Por medio de apoderado. Cfr. Folio 274 [26] Cfr. Folios 304 a 321 [27] Cfr. Folio 305 [28] Cfr. Folio 307 [29] Cfr. Folio 308 [30] Cfr. Folio 310 [31] Ibídem. [32] Cfr. Folio 313 [33] Cfr. Folio 317 [34] Cfr. Folio 319 [35]Cfr. Folios 340 y 341 [36] Cfr. Folios 342 y 343 [37] Cfr. Folios 399 a 421 [38] Cfr. Folio 423 [39] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [40] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [41] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [42] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [43] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [44] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [45] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [46] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [47]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [48] Cfr. Folios 400 a 421 [49] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. [50] Ibídem. [51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [52] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [53] “Artículo 90.

Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]” [54] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [55] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil” [56] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2013;

C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01642-00. [57] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias de: 28 de octubre de 2004. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2001-00060-00; 15 de marzo de 2018. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00254-00; y de 25 de enero de 2019.

C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009- 00535-00. [58] Cfr. Folio 175 [59] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 21 de junio de 2018. C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00416-00. [60] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 28 de octubre de 2004, C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0060-01(6863). [61] Cfr. Folio 60 vlto. [62] Cfr. Folio 40 vlto. [63] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [64] Cfr. Folios 13 a 17 [65] Cfr. Folios 18 a 22 [66] Cfr. Folios 23 a 27 [67] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [68] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [69] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [70] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [71] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [72] Cfr. Folios 399 a 421 [73] Normativa aplicable según lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 625 de la Ley 1564: “[…] Artículo 625.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: […] b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación […]”. [74] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [75] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=6373831007085115 70; en consulta realizada el día 14 de octubre de 2020. [76] Cfr. Folio 353 [77] Cfr. Folio 360 [78] Cfr. Folios 354 y 355 [79] Cfr. Folios 356 y 357 [80] Cfr. Folios 358 y 359 [81] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00 [82] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [83] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [84] Ibidem. [85] Cfr. Folio 414. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017, pág. 15 [86] Cfr. Folios 412 y 413. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017, págs. 13 y 14 [87] Cfr. Folios 409 a 411.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 65-IP-2016 de 20 de abril de 2017, págs. 10 a 12 [88] Cfr. Folios 176 y 177. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 70-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, págs. 18 y 19 [89] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [90] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [91] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [92] La solicitud de registro de la marca ENERGI TO GO es de 17 de enero de 2008 (Cfr. Folio 13) [93] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637374966305594840”; en consulta realizada el día 5 de octubre de 2020. [94] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [95] Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Disponible en: https://dle.rae.es/?id=ZIDSIXL (Consultado el 21 de octubre de 2020). [96] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00356-00. [97] Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primer, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00286-00. [98] Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primer, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00286-00. [99] i) Las expresiones “TO GO” no tienen significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/to+go” (consultada el 14 de octubre de 2020).

No obstante, dicha expresión se traduce del idioma inglés al español como el verbo “IR”; información obtenida de la página electrónica del servicio de traducción idiomática en línea del buscador en línea Google: “https://translate.google.com/?rlz=1C1CHBF_esCO912CO912&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA zICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAE BYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAELADEEM6BAgAEEM6BAgAEAo6CAgAEBYQChAeUNYbWOYsY LYvaAFwAHgAgAGnAYgBiwqSAQQwLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&uact=5&um=1&ie =UTF-8&hl=es&client=tw-ob#auto/es/to+go” (consultada el 14 de octubre de 2020). [100] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. [101] Las expresiones “LUCKY CHARMS” no tienen significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://dle.rae.es/lucky?m=form” y “https://dle.rae.es/charms?formList=form&w=#”. [102] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2004, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00156-01, MP.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. [103] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00029-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [104] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00029-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [105] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2009-00124-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [106] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2008-00161-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [107] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2010-00207-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [108] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2011-00278-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [109] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00. [110] Ibídem [111] Cfr. Folios 178 y 179 [112] Cfr. Folios 196 a 198 [113] Cfr. Folios 199 a 213 [114] Cfr. Folios 218 a 264 [115]LVWchiopq?¦ Cfr. Folio 408 [116] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de noviembre de 2012, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00115-00, MP.

Marco Antonio Velilla Moreno. [117] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 70-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, págs. 14 y 16 [118] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 70-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016, págs. 8 y 9 [119] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [120] Cfr. Folio 434