11001-03-24-000-2009-00533-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00533-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-10-22

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Colombiana De Comercio S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, […] La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada (AKT) tiene una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, una (1) vocal y dos (2) consonantes. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; y, en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la A, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad. En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “A” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida. Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar. En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas WKT y AKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto. Teniendo en cuenta el anterior análisis y una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que entre las expresiones WKT y AKT existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza y, en sentido, se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante AKT, identifica “[…] Motocicletas y repuestos para motocicletas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta AKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto WKT MACHINERY y la marca mixta BKT previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN GÉNERICA - Lo es MACHINERY para la clase 12 y por ello se excluye del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca mixta BKT previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusiónComparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, […] La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada tiene la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición; y, en tercer lugar, no contienen vocal en su composición. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la B, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad. En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “B” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida. Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar. En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas WKT y BKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto. Teniendo en cuenta el anterior análisis y una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que entre las expresiones WKT y BKT existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza y, en sentido, se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante BKT, identifica “[…] Bicicletas, repuestos y accesorios para las mismas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta BKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de vehículos ha incursionado en el mercado de las bicicletas, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos. Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada WKT MACHINERY tienen como fin ser un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de personas o cosas y los productos de la marca previamente registrada tienen la finalidad, toda vez que se trata de bicicletas que pueden ser eléctricas o a motor. Además, son productos complementarios y sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos no difieren, como se dijo anteriormente. En efecto, son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada WKT MACHINERY, como, por ejemplo, aquel interesado en satisfacer sus necesidades de movilización, podría adquirir un vehículo de cuatro ruedas o sustituirlo por una bicicleta eléctrica o a motor, precisamente porque tiene las mismas finalidades. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WKT MACHINERY y la marca mixta AKT previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es MACHINERY para la clase 12 y por ello se excluye del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca mixta AKT previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, […] La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada (AKT) tiene una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, una (1) vocal y dos (2) consonantes.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; y, en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la A, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad.

En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “A” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida. Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar.

En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas WKT y AKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto.

Teniendo en cuenta el anterior análisis y una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que entre las expresiones WKT y AKT existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza y, en sentido, se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante AKT, identifica “[…] Motocicletas y repuestos para motocicletas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta AKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WKT MACHINERY y la marca mixta BKT previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es MACHINERY para la clase 12 y por ello se excluye del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca mixta BKT previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, […] La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada tiene la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición; y, en tercer lugar, no contienen vocal en su composición. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la B, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad.

En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “B” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida. Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar.

En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas WKT y BKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante BKT, identifica “[…] Bicicletas, repuestos y accesorios para las mismas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta BKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de vehículos ha incursionado en el mercado de las bicicletas, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos.

Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada WKT MACHINERY tienen como fin ser un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de personas o cosas y los productos de la marca previamente registrada tienen la finalidad, toda vez que se trata de bicicletas que pueden ser eléctricas o a motor.

Además, son productos complementarios y sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos no difieren, como se dijo anteriormente. En efecto, son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada WKT MACHINERY, como, por ejemplo, aquel interesado en satisfacer sus necesidades de movilización, podría adquirir un vehículo de cuatro ruedas o sustituirlo por una bicicleta eléctrica o a motor, precisamente porque tiene las mismas finalidades.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mi veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00533-00 Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: WINSTON ECHEVERRY DÍAZ Temas: Comparación entre marcas mixtas.

Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Partículas de uso común y genéricas. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombiana de Comercio S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Colombiana de Comercio S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013[7], “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta WKT MACHINERY que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Winston Echeverry Díaz, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 18545 del 22 de abril de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 4821 de 30 de enero de 2009, proferida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que por lo tanto concedió el registro de la marca “WKT” (mixta) clase 12 (expediente No. 08 072.200) al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ, para distinguir los siguientes productos de la clase enunciada: “vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática”. 2.2.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 4821 de 30 de enero de 2009, que declaró fundada la demanda oposición de la sociedad COLOMBIAMA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que por lo tanto negó el registro de la marca “WKT” (mixta) clase 12 (Expediente No. 08 072.200) al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ de Cali (Valle), así como confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 16727 del 31 de marzo de 2009, que confirmó lo dispuesto en la anterior […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[9]: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 14 de julio de 2008, el registro como marca del signo mixto WKT MACHINERY para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 20 de enero de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en las marcas mixtas AKT y BKT, que identifican productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009, negó el registro como marca del signo mixto WKT MACHINERY para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la contra la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 16727 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 4821 de 22 de abril de 2009 y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto WKT MACHINERY para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134[10], del literal b)[11] del artículo 135, del literal a)[12] del artículo 136 de la Decisión 486 y el artículo 61[13] de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 1.

Indicó que se violaron los artículos 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, porque “[…] al conceder al señor WISTON ECHEVERRY DIAZ, el registro de la marca "WKT MACHINERY" (mixta) clase 12, por considerarla no confundible con las marcas "AKT" (mixta) CLASE 12 (certificado No. 299.427) y "BKT" (mixta) clase 12 cuyo titular es la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A., no tuvo en cuenta que la misma no tenía la suficiente distintividad debido a que el público consumidor dada la secuencia de letras tan similar que tienen las marcas en conflicto, donde destaca en la marca solicitada las letras "WKT" frente a las letras que componen las marcas oponentes denominadas "AKT" y "BKT", no solo se confunde frente a productos idénticos que amparan las marcas enunciadas, sino también puede darse riesgo de confusión en el citado público con relación a los productos que amparan las mismas, ya que las letras enunciadas anteriormente son las que destacan en las marcas en conflicto; donde no se debe olvidar que dados los productos que amparan las marcas comparadas también se presenta confusión por asociación entre las mismas en el sentido de que las personas al observar marcas muy similares en el mercado como las enunciadas, pueden considerar que tienen origen en un mismo titular empresario o fabricante […]”[14]. 2.

Resaltó que “[…] la expresión "MACHINERY" que acompaña a las letras "WKT" no puede entrar dentro del cotejo marcario, debido a que la misma por significar "maquinaria" expresión que tiene la suficiente transparencia conceptual en nuestro medio, constituye expresión de uso común con relación a productos de la clase 12 internacional […]”[15]. 3.

Precisó que “[…] el hecho de que si la marca "WKT MACHINERY" (Mixta) Clase 12 internacional, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad citada, cumple con el requisito de representación gráfica entendida esta como la capacidad que tiene el signo de expresarse a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc., debido a que la misma se representa con sus elementos nominativos y figurativos;

También (sic), cumple con el requisito de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto ni servicio determinado, tal como se expresó sobre la citada distintividad el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-95; la marca enunciada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la aptitud que tiene el signo para ser registrado como marca, debido a que si se analizan los signos que se comparan en su conjunto, claramente se puede observar que lo que destaca en los mismos son las letras "WKT" vs "AKT", "BKT" que hace que presenten las suficientes semejanzas desde el punto de vista fonético, ortográfico y visual, lo que determina que los mismos sean confundibles entre sí o que se presente el riesgo de confusión entre los signos enunciados, para lo cual también debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos que amparan las marca comparadas […]”[16].

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 4. Indicó que se “[…] violó la citada norma comunitaria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma al otorgar el registro de la marca "WKT MACHINEY" (mixta) clase 12 por considerarla no confundible con las marcas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12, se basó en un supuesto que no tiene lógica jurídica ni es aceptado por la jurisprudencia, cuando expreso que las letras enunciadas y que hacen parte de las marcas citadas no son confundibles, debido a que "las letras individualmente consideradas por ser elementos de uso común no son materia de apropiación", debido a que a nivel jurisprudencial cuando se presenta conflicto entre marcas que están compuestas por una especial disposición de letras, lo que se protege es la especial combinación de las mismas, lo que significa que si dos combinaciones de letras son muy parecidas, se habla de la confundibilidad de las marcas en conflicto, tal como lo determinó el Consejo de Estado en Sentencia del 20 de octubre de 2005, donde fue parte actora la sociedad INTENATIONAL MEDICAL GROUP, INC., donde el citado fallo con ponencia de la Honorable Consejera Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, se declaró confundible la marca "ING" (nominativa) clase 35 con la marca "IMG" (mixta) clase 36 […]”[17]. 5.

Añadió que “[…] los elementos gráficos que hacen parte de las marcas en conflicto, no contribuyen a darle distintividad a la marca "WKT MACHINERY" (mixta) clase 12 frente a las marcas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12, debido a que los mismos no representan una idea diferente a las letras que destacan en los mismos, lo que significa que la Superintendencia de Industria y Comercio, debió limitarse en el cotejo marcario a comparar si la combinación de las letras "WKT" era confundible con la combinación de las letras "AKT" y "BKT" lo que indudablemente hubiera dado como resultado que las marcas enunciadas eran confundibles tanto desde el punto de vista gráfico debido a que son percibidas de forma similar por el público consumidor dadas las similitudes que se presentan entre las mismas y desde el punto de vista ortográfico, por cuanto las combinaciones de las letras que hacen parte de las marcas comparadas son muy similares y lo cual se puede apreciar en forma clara así: MARCA SOLICITADA: WKT MARCAS OPONENTES: BKT AKT Nótese que todas las marcas tienen las letras "K" y "T" en la misma posición, donde inclusive y para el caso de la comparación de las marcas "WKT" y "BKT", se puede afirmar sin lugar a dudas que presentan una pronunciación fonética muy similar, debido a que la letra "W" se pronuncia por muchas personas como "doble be", lo que crea indudablemente confundibilidad en pronunciación entre las marcas "WKT" (mixta) clase 12 que se pronuncia como "doble be-ka-te" y la marca "BKT" (mixta) clase 12, que se pronuncia como "BE-KA-TE" […]”[18]. 6.

Resaltó que “[…] en lo único que fue acertada la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución demandada es que se reconoció que la expresión "MACHINERY" es genérica, lo que significa que fue excluida del cotejo marcario de las marcas enunciadas, pero dadas de todas formas las similitudes de tipo gráfico ortográfico y fonético, lo anterior no habla de la confundibilidad de los signos en conflicto y máxime cuando los mismos se refieren a productos idénticos y similares de la clase 12 internacional […]”[19]. 7.

Concluyó que se “[…] dejo demostrada la confundibilidad evidente que se presenta entre la marca "WKT" (mixta) clase 12 (donde la expresión "MACHINERY" se excluye del cotejo marcario), con las marcas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12 […]”[20]. Violación del artículo 61 de la Constitución Política Colombiana 8. Indicó que “[…] debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca "WKT" (mixta) clase 12 (donde el elemento Machinery es genérico), no tuvo en cuenta que la misma es confundible con las marcas oponentes denominadas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, lo que significa que por desconocer los hechos anteriores mi cliente la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A., se ve obligada a que sus marcas coexistan con una marca confundible con ellas, lo que hace que sean desconocidos sus derechos de exclusiva y que tiene sus marcas registradas […]”[21].

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Indicó que los “[…] elementos denominativos de los signos anteriormente registrados a nombre de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., hoy demandante, son los siguientes: AKT y BKT Por otro lado, el elemento denominativo del signo del cual se le otorgó el registro al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ, es el siguiente: WKT MACHINERY En primer lugar, es menester mencionar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el estudio de confundibilidad de las marcas en litigio debe realizarse observando su conjunto y sin fraccionarlas tal como pretende hacerlo el apoderado demandante […]”[24]. 2.

Resaltó que “[…] en el presente caso tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de las marcas registradas con anterioridad (AKT Y BKT) y lo de la marca demandada (WKT MACHINERY) no son susceptible de crear confusión o riesgo de asociación, pues las primeras están conformadas por una expresión compuestas por una combinación de letras (AKT y BKT), mientras que la segunda está conformada por dos expresiones, de las cuales la primera es una combinación de las consonantes W-K-T y la segunda por la expresión MACHINERY […]”[25]. 3.

Así, precisó que “[…] Lo anterior, demuestra que entre las marcas en conflicto presentan diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas, pues considerados en su conjunto y de forma no fraccionada, el consumidor promedio podría distinguirlos con facilidad luego de una mirada superficial, sin verse inducido a erro en cuanto a los productos o a su origen […]”[26]. 4.

Adujo que “[…] la expresión anglosajona “MACHINERY” contenida en la marca concedida al señor WINSTON ECHEVERRI DÍAZ, es falso que su significado sea ampliamente conocido, todo lo contrario, al provenir de un idioma extranjero que no es de conocimiento extensivo dentro de la población, carece de todo significado conceptual dentro de nuestra sociedad.

Así mismo, el hecho de que la expresión “MACHNERY” sea genérica para la clase 12 del nomenclátor internacional, no significa que se deba excluir al momento de realizar de realizar el cotejo marcario, pues tal como se mencionó con anterioridad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de marcario debe realizarse observando los signos en su conjunto, sin fraccionarlos […]”[27]. 5.

Arguyó que “[…] No es posible aceptar la irregistrabilidad de una marca por el simple hecho de que contenga la combinación de consonantes "KT", la cual ya estaba inmersa en signos anteriormente concedidos, pues sería un análisis totalmente descontextualizado de la realidad y sobre todo de la jurisprudencia, que nos indica que no es posible apropiarse de las letras, como pretendería en este caso la sociedad accionante […]”[28]. 6.

Señaló que “[…] el signo se registra en su conjunto, y no simplemente una parte del mismo, es así como en el caso que nos ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio realizo el registro de la marca "WKT MACHINERY" (Mixta) teniendo en cuenta tanto sus aspectos denominativos, como gráficos, entendiendo que la combinación de estas generaban suficiente capacidad distintiva para identificar los productos […]”[29]. 7.

Resaltó que “[…] la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. - CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., posee un derecho sobre los conjuntos marcarios "AKT" (Mixta) y "BKT" (Mixta) con su respectivo diseño, pero no sobre la combinación de consonantes "KT", puesto que la misma no es adjudicable, ni apropiable de manera exclusiva por una sociedad determinada, lo que hace que las letras sean libremente utilizadas para distinguir los productos que los comerciantes estimen pertinentes […]”[30]. 8.

Indicó que “[…] Las letras o palabras no son las que se conceden y registran, son los signos marcarías en conjunto, lo que hace que nadie puede aducir una propiedad de las mismas y bajo ese argumento demandar su utilización por parte de terceros […]”[31]. 9. Resaltó que “[…] En el caso que nos ocupa es obvio que las marcas en disputa comparten la combinación de consonantes "KT", sin embargo, los signos en su conjunto son totalmente diferentes y generan evidentes distinciones que permiten al público consumidor identificarlos sin ningún riesgo de confusión […]”[32]. 10.

Precisó que “[…] Aunado a lo anterior, tenemos que la combinación de consonantes "KT" es genérica para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en tal clasificación coexisten pacíficamente un gran número de marcas que contienen la mencionada partícula, razón por la cual esta no sería oponible a los signos que se pretendan registrar […]”[33]. 11.

Manifestó que “[…] Habiéndose demostrado que las marcas en contienda son disimiles, se hace improcedente en el presente caso realizar el estudio de relación entre productos amparados por éstas, pues con tal estudio se busca determinar, en aquellos eventos en que se presentan marcas con un grado de similitud y que por lo tanto presentan riesgo de confundibilidad, si pueden coexistir o no en el mercado […]”[34]. 12.

Indicó que “[…] en cuanto a la violación del 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina alegada por la parte demandada, en vista de que tal violación se erige en la inexistente similitud observada por la contraparte, habiéndose demostrado la inexistencia de tal argumento el mencionado cargo queda sin cimientos, por lo que muy, respetuosamente le solicito a esa Honorable Corporación declarar como impróspero este cargo de violación de la demanda […]”[35]. 13.

Explicó que “[…] El accionante alude una presunta violación del artículo 61 de la constitución política, sin embargo no contextualiza el cargo imputado con los hechos objeto de la presente acción, ni analiza en qué consiste la trasgresión a la protección de la propiedad intelectual, por lo cual no hay razón a que el mismo prospere, toda vez que ya se demostró que la Superintendencia actuó en observación de sus atribuciones funcionales propias y bajo el marco legal y constitucional […]”[36].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[37] contestó la demanda[38], así: 1. Manifestó que “[ ] No me opongo a lo solicitado, siempre que no se violen derechos fundamentales de la parte que represento [ ]”[39]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 30 de junio de 2015[40], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017[41], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que: “[…] La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede únicamente la interpretación del Artículo 136 Literal a) de dicha Decisión. Respecto de los Artículos 134 y 135 Literal b) no se los interpreta por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado.

De oficio se interpretará los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486, en razón de haberse afirmado por una de las partes que la expresión “MACHINERY” significa MAQUINARIA, lo cual se presume que es una expresión de uso común con relación a productos de la Clase No. 12 de la Clasificación Internacional de Niza […]”[42] (Destacado fuera de texto). 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de junio de 2015[43], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de noviembre de 2018[44], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 14.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal. 15. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó se acceda a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: 16.

Indicó que en “[…] Asunto similar al que fue objeto de proceso con Expediente No. 11001032400020090053900 […] el H. Consejo de Estado declaró la nulidad del acto administrativo acusado y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca WKT MACHINERY (mixta) para distinguir productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza […]”[45]. 17.

Resaltó que “[…] La expresión MACHINERY si bien se encuentra en idioma extranjero no puede considerarse marca de fantasía porque el consumidor puede inferir fácilmente que traduce maquinaria por la similitud con el vocablo en español y en ese sentido es genérica para la clase 7. (Al igual que lo que es para la clase 12, para el caso concreto, en consideración de esta Agencia fiscal)[…]”[46]. 18.

Así, precisó que “[…] El cotejo marcario por lo tanto se limita a los vocablos AKT, BKT y WKT. Los cuales comparten las letras KT, tienen longitudes similares y la única diferencia se encuentra en la letra W, la cual no es suficientemente diferenciadora. De igual forma, existe conexión competitiva dada por la pertenencia de los productos a la misma clase […]”[47]. 19.

Resaltó que “[…] Las similitudes ortográficas y la conexidad competitiva, causan riesgo de confusión en cuanto a los productos y también en cuanto al empresario que las produce […]”[48]. 20. Indicó que “[…] El signo WKT MACHINERY no posee la condición de distintividad necesarias para que las marcas en conflicto puedan coexistir en el mercado, de tal forma que se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina […]”[49]. 21.

Señaló que el acto administrativo acusado “[…] es violatoria de los artículos 135 literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud del riesgo de confusión que puede causar en relación con las marcas registradas AKT y BKT por sus similitudes fonéticas, ortográficas y visuales y por distinguir los mismos productos de una gama especial pero dentro de los que se produce un mismo empresario.

De tal manera que las marcas no cumplieran su labor diferenciadora de los variados productos que se ofrecen en el mercado y de su origen empresarial […]”[50]. 22. Así, solicitó “[…] de manera respetuosa a la Sala de Decisión de la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado que se ACCEDA a las pretensiones de la demanda […]”[51].

Reanudación del proceso 23. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2019[52], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 24. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre las palabras o signos de uso común; ix) el marco normativo sobre las palabras o signos que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 25. Visto el artículo 128 numeral 7.º[53] del Código Contencioso Administrativo[54], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[55] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[56], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[57] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[58], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 1.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 26. El acto administrativo acusado[59] es el siguiente: 1. La Resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009[60], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009, en la que se indicó: “[…] 2.

El caso concreto En el caso sub examine, compete esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a riesgo y las marcas que se relacionan a continuación, cuyo titular es la sociedad opositora, la sociedad Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A. |Signo |Expediente |Clase |Tipo |Certificado |Vigencia | |AKT |03 032084 |8 12 |MI |299427 |29/10/2013 | |BKT |06 042713 |8 12 |MI |332582 |15/12/2016 | 2.1.

Análisis comparativo de los signos Los signos confrontados son los siguientes: |SIGNO SOLICITADO |MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA | |[pic] |[pic] |[pic] | Siendo así las cosas, se procederá a realizar un análisis tendiente a establecer el de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior. Se encuentra este Despacho frente a la comparación de signos mixto.

En cuanto a la comparación de marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha establecido lo siguiente: "Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos".

La Delegatura, luego de. analizar los argumentos de la recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, concluye que los signos confrontados, WKT MACHINERY/AKT/BKT, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o de inducir a error al público consumidor. En efecto, el elemento nominativo y predominante del signo solicitado a registro constituido por dos expresiones, la primera constituida por una combinación determinada de consonantes W/K/T y la segunda por la expresión MACHINERY que generaría para la clase 12ª; a su vez, las marcas fundamento de la oposición está constituido por una combinación especial de consonantes A/K/T y B/K/T. Al examinar detenidamente la combinación W/K/T con relación a las combinaciones A/K/T y B/K/T, encuentra este Despacho que a pesar de que dichas combinaciones compartan dos de las tres consonantes, tal situación no es determinante de confundibilidad, por cuanto las letras, individualmente consideradas, son elementos de común uso por los administrados, que pertenecen a la sociedad y, por tanto, no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular.

Lo anterior, por cuanto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a usos que también incluyan uno de tales elementos o cualidades inapropiables en exclusiva. Aunado a lo anterior, en los conjuntos marcarios que se estudian, confluyen elementos gráficos adicionales que hacen que cada conjunto presente particularidades y diferencias que coadyuvan al consumidor medio a individualizar un producto con relación a otros, así como también a determinar su origen empresarial.

Así entonces, las diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas de los signos enfrentados permiten que, considerados en su conjunto y de forma no fraccionada, el público consumidor pueda distinguirlos con facilidad luego de una mirada superficial o de un impacto auditivo corriente, sin verse inducido a error en cuanto a los productos o a su origen empresarial. 2.2.

Relación de productos o servicios. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 4821 de 30 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Colombiana de Comercio S. A. Corbeta S. A. y/o Alkosto S. A.

ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de: La marca: WKT MACHINERY (mixta) [pic] Para distinguir: Vehículos aparatos locomoción terrestre aérea o acuática. (Productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza). Titular: Winston Echeverry Díaz Domicilio: Cali, Valle, Colombia. Dirección: Calle 37 No. 177-44 Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. […]” El problema jurídico 27.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y la Interpretación Prejudicial, determinar: 2. Si la Resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta WKT MACHINERY, al tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar “Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. 3.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas AKT y BKT, identificadas con los núms. de registro 299427 y 332582, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante. 28. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, los literales f) y g) del artículo 135 ibidem. 29.

La Sala advierte que, aunque la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación de los mismos adujó que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumplía con el requisito de distintividad en la medida en que presentaba confusión con las marcas de las cuales es titular, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca la cual está prevista en el artículo 136. 30.

En efecto la parte demandante argumentó que “[…] la secuencia de letras tan similar que tienen las marcas en conflicto, donde destaca en la marca solicitada de las letras “WKT” frente a las letras que componen las marcas oponentes “AKT” y “BKT”, no solo se confunde frente a productos idénticos que amparan las marcas enunciadas, sino también puede darse riesgo de confusión en el citado público consumidor con relación a los productos que amparan las mismas […]”[61]. 31.

Asimismo, indicó “[…] la marca enunciada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la aptitud que tiene el signo para ser registrado como marca, debido a que si se analizan los signos que se comparan en su conjunto, claramente se puede observar que lo que destaca en los mismos son las letras "WKT" vs "AKT", "BKT" que hace que presenten las suficientes semejanzas desde el punto de vista fonético, ortográfico y visual, lo que determina que los mismos sean confundibles entre sí o que se presente el riesgo de confusión entre los signos enunciados, para lo cual también debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos que amparan las marca comparadas […]”[62] (Destacado fuera de texto) 32.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] Respecto a los Artículos 134 y 135 Literal b) no se los interpreta por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”[63] (Resaltado fuera de texto). 33. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 ni del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en la medida en que su concepto de violación se refiere al artículo 136 ibídem, por lo que no se incluyen en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibídem. 34.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 35. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[64], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[65] de la Comisión de la Comunidad Andina[66].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[67] 36. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[68] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 38.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 39.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 40.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 41. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 42.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017 43. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[69]: “[…] 1. lrregistrabilldad de un signo por Identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o Ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se encuentra en debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro WKT MACHINERY (mixto) y las marcas previamente registradas AKT (mixta) y BKT (mixta), a favor de ALKOSTO S.A., sobre la base de la cual se presentó tanto la oposición al registro de la primera y posteriormente la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Resolución 18545, expedida por la SIC, en consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente. la causal de irregistrabilidad relativa prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial' del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. 17.

Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera. poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 18. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos WKT MACHINERY (mixto) y AKT y BKT (mixtos). 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. Se analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado WKT MACHINERY, como las marcas opositoras AKT y BKT. son mixtas. […] 2.5. Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado WKT MACHINERY (mixto) y las marcas registradas AKT y BKT (mixtas). 3.

Signos genéricos y signos compuestos por partículas de uso común 3.1. ALKOSTO S.A. manifestó que la expresión "MACHINERY" significa MAQUINARIA, la que tiene suficiente transparencia conceptual, constituyendo una expresión de uso común en relación con productos de la Clase Nº 12 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se analizará el tema de los signos genéricos y de los signos compuestos por partículas de uso común. Los signos genéricos 3.2.

En el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto. 3.3.

Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 3.4.

Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa. En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrase solo como marca. 3.5.

Se deberá determinar si la expresión "MACHINERY" es genérica en relación con los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.

Signos compuestos por partículas de uso común 3.6. La simple existencia de una marca registrada a nombre de un tercero que contenga el término que comparten los signos en conflicto, no es un factor que inexorablemente elimine el riesgo de confusión. Cuando hay partículas o palabras que se encuentran en varias marcas registradas, el consultante deberá determinar si son de uso común para excluirla de cotejo de marcas. 3.7.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.8.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 3.9.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación de uso común. 3.10. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.11.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.12.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si la expresión “MACHINERY” es de uso común, para establecer si debe ser excluida del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia […]” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 44.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre las palabras o signos de uso común 45.

Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Marco normativo sobre las palabras o signos que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio 46.

Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio que se trate. Análisis del caso concreto 47. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre los marcos normativos del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, de las palabras o signos de uso común y las palabras o signos que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 48.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas; y el uso de palabras de uso común y el nombre genérico o técnico respecto de productos y servicios. 2.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 50. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibídem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 51.

Esta Sección[73], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[74]. 52. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[76]. 3. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 4.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta WKT MACHINERY, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 5.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que las marcas en conflicto son mixtas, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 54. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que este por su tamarao, color, diseño y otras características puede causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado; que son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto; que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores; si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. […]”[77].

(Destacado del texto) 55. Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de las marcas mixtas. 56. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en las marcas mixtas, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 57. Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: “[…] 2.3.3.

Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo. es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.3.3.3. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.4.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos […]”[78].

(Destacado del texto) 58. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…]a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor Idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[79] (Destacado del texto). 59.

De igual forma, la Sala precisa que se debe tener en cuenta que, una de las marcas en conflicto está compuesta por dos palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 60. Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 2014[80], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]” (Destacado fuera de texto). 61.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo[81], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[82]. 62.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[83]. 63. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, para lo cual se debe tener en cuenta: “[…] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […]”[84]. 64. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 65.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 66. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[85] (Destacado fuera del texto) 67. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[86]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[87]. 68.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 69.

En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha de expedición del acto administrativo acusado la palabra MACHINERY no era reproducida en las marcas vigentes en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza[88]. 70.

No obstante lo anterior, la Sala destaca que en oportunidad anterior[89], en un proceso en donde se estudio la confundibilidad de las mismas marcas pero para productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluyó que la palbara MACHINERY era genérica a pesar de ser una denominación en idioma difernte al castellano, debido a que su significado se puede inferir en atención a la similitud con el vocablo en español.

En efecto, la Sala consideró en su momento lo siguiente: “[…] En efecto, la marca cuestionada contiene el vocablo inglés “MACHINERY”, que significa “maquinaria”, que si bien es cierto se encuentra en dicho idioma, también lo es que el consumidor medio, que no conoce de esta lengua, puede inferir fácilmente que “MACHINERY” traduce “maquinaria”, por su similitud con el vocablo en español, además de que los consumidores de esta clase de productos se familiarizan rápidamente con dichos artículos.

Observa la Sala, también, que la citada denominación es “genérica”, por describir o designar directamente uno de los productos de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que no puede ser considerada, al realizar el examen comparativo, a efectos de determinar si existe confusión […]” (Destacado fuera del texto). 71. En este orden de ideas, la Sala reitera las consideraciones previas en el sentido de aceptar que la expresión MACHINERY a pesar de estar en idioma diferente al castellano es conocida por el público consumidor medio, en atención a que es asimilable a su vocablo en español. 72.

La Sala encuentra que MAQUINARIA[90], que según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, tiene el siguiente significado “[…] Conjunto de máquinas para un fin determinado […]” y “[…] Mecanismo que da movimiento a un artefacto […]”, razón por la cual considera que describe o designa directamente los productos que identifica la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto esta incluye “[…] Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática […]”. 73.

Así las cosas, la Sala, reiterando las consideraciones expuestas en la providencia de 21 de enero de 2016, concluye que la palabra MACHINERY que traduce maquinaria es genérica para los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. 74. De igual manera, la Sala advierte que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de la partícula no impide la comparación de las marcas. 75.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 6.

La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, como se puede apreciar a continuación: MARCA CONCEDIDA |W |K |T | |1 |2 |3 | MARCA REGISTRADA |A |K |T | |1 |2 |3 | 7. La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada (AKT) tiene una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, una (1) vocal y dos (2) consonantes. 8.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; y, en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición. 9. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la A, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. 10.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética 78. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT WKT - AKT 79.

La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad. En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “A” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida.

Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar. 1. En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica 80.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 81. La Sala considera que las marcas WKT y AKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto. 82.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 11. Atendiendo a que existe identidad entre las marcas enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como la marca, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 12.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad;

(iv) relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos; (viii) misma finalidad e (ix) intercambiabilidad de los productos. 13. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia ha explicado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]”[91] (Destacado fuera del texto). 14. La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante AKT, identifica “[…] Motocicletas y repuestos para motocicletas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 15.

Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta AKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. 16. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas. 17.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de vehículos ha incursionado en el mercado de las motocicletas, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos. 18.

Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada WKT MACHINERY tienen como fin ser un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de personas o cosas y los productos de la marca previamente registrada tienen la misma finalidad, toda vez que se trata de motocicletas. 19.

Además son productos complementarios y sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos no difieren, como se dijo anteriormente. 20. En efecto, son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada WKT MACHINERY, como, por ejemplo, aquel interesado en satisfacer sus necesidades de movilización, podría adquirir un vehículo de cuatro ruedas o sustituirlo por una motocicleta, precisamente porque tiene las mismas finalidades. 21.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. Marcas mixtas WKT MACHINERY y BKT 22. Las marcas a cotejar son como se muestran a continuación: |MARCA MIXTA WKT |MARCA MIXTA | |MACHINERY |BKT REGISTRADA| |CONCEDIDA | | | | | |[pic] | | | |[pic] | Análisis de los supuestos normativos del artículo 136 literal a) 83.

La Sala observa que las marcas a cotejar son marcas mixtas. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 23.

Del análisis realizado se concluye que el elemento denominativo de las marcas mixtas registradas WKT / BKT es definitivamente el elemento característico de las marcas. 24. Teniendo en cuenta que las marcas confrontadas son mixtas, procede realizar el cotejo aplicando las reglas de comparación de marcas mixtas, WKT, frente a la marca mixta, BKT.

Reglas del cotejo marcario 25. La Sala, en aplicación de las reglas indicadas, procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto. Comparación Ortográfica 84. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 26.

La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, como se puede apreciar a continuación: MARCA CONCEDIDA |W |K |T | |1 |2 |3 | MARCA REGISTRADA |B |K |T | |1 |2 |3 | 27. La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada tiene la misma conformación. 28.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición; y, en tercer lugar, no contienen vocal en su composición. 29. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la B, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. 30.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética 85. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT WKT - BKT 86.

La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad. En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “B” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida.

Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar. 2. En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica 87.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 88. La Sala considera que las marcas WKT y BKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto. 89.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 31. La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante BKT, identifica “[…] Bicicletas, repuestos y accesorios para las mismas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 32.

Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta BKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. 33. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas. 34.

Además, son productos complementarios y sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos no difieren, como se dijo anteriormente. 37. En efecto, son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada WKT MACHINERY, como, por ejemplo, aquel interesado en satisfacer sus necesidades de movilización, podría adquirir un vehículo de cuatro ruedas o sustituirlo por una bicicleta eléctrica o a motor, precisamente porque tiene las mismas finalidades. 38.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. 39. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión indirecta o de asociación y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 40.

En este sentido, la Sala considera que cuando el consumidor adquiera los productos identificados con las marcas puede generarse un riesgo de confusión indirecto debido a que los marcas compartes dos de las tres letras que las conforman (KT), en este sentido, el consumidor puede creer erróneamente que se trata de productos de un mismo empresario. 90.

Sumado a lo anterior, es posible que el consumidor cuando adquiere el producto que identificaría el signo solicitado, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. 41.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en el que se canceló el registro de la marca mixta WKT MACHINERY para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sección Primera del Consejo de Estado[92] consideró que genera riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con la marca mixta AKT, por cuanto distinguen productos de la misma Clase, los signos pueden compartir los mismos canales de comercialización y publicidad, decisión que se prohíja en esta oportunidad y donde se concluyó: “[…] De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichas marcas amparan productos de la misma Clase, especialmente motores, y que los referidos productos amparados por los referidos signos pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, y suelen expenderse en los mismos establecimientos, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “WKT MACHINERY” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues como ya se dijo, generan riesgo de confusión o de asociación de que el consumidor pueda confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular, productor o fabricante, y que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca “WKT MACHINERY” con los del signo “AKT”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.[…]” (Destacado fuera del texto). 42.

En ese orden de ideas, en el caso sub examine, se comprobó que existe riesgo de confusión indirecta y de asociación entre la marca cuestionada WKT MACHINERY y las marcas previamente registradas AKT y BKT. Conclusión 43. La Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta entre la marca cuestionada WKT MACHENERY y las marcas previamente registradas AKT y BKT, debido a que se generaría una idea de asociación errónea en el consumidor, por cuanto equivocadamente puede establecer que los productos ofrecidos por las marcas confrontadas provienen de un mismo empresario, en la medida en que las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación y, en ese sentido, al no cumplirse con el requisito de distintividad, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 44.

Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiere el producto que identificaría el signo solicitado, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. 45.

En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de la resolución por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta WKT MACHINERY y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario correspondiente y la publicación de la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca mixta WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Winston Echeverry Díaz y que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 5 [2] Cfr. Folios 20 a 37 [3] “[…] Artículo 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]”. [4] “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. [5] “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [7] Mediante la cual se resuelve un recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012 y, en consecuencia, declara infundada la oposición presentada por la Sociedad Anónima Damm y concede el registro de la marca mixta Estrella Morena, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folios 21 y 22 [9] Cfr. Folios 22 a 27 [10] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [11] “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. [12] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [13] “[…] Artículo 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. [14] Cfr. Folio 29 [15] Ibidem [16] Cfr. Folio 30 [17] Cfr. Folios 30 y 31 [18] Cfr. Folios 31 y 32 [19] Cfr. Folio 32 [20] Cfr. Folios 32 y 33 [21] Cfr. Folio 35 [22] Por medio de apoderado. Cfr. Folio 201 [23] Cfr. Folios 189 a 200 [24] Cfr. Folio 197 [25] Ibidem [26] Ibidem [27] Ibidem [28] Ibidem [29] Cfr. Folios 197 y 198 [30] Cfr. Folio 198 [31] Ibidem [32] Ibidem [33] Ibidem [34] Ibidem [35] Cfr. Folios 198 y 199 [36] Cfr. Folio 199 [37] Por medio de curador ad-litem.

Cfr. Folio 185 [38] Cfr. Folios 187 y 188 [39] Cfr. Folio 188 [40] Cfr. Folios 212 y 213 [41] Cfr. Folios 232 a 246 [42] Cfr. Folio 236 [43]Cfr. Folios 210 y 211 [44] Cfr. Folios 275 y 275 vto. [45] Cfr. Folio 276 [46] Ibidem [47] Cfr. Folio 276 [48] Ibidem [49] Cfr. Folio 276 y 276 vto. [50] Cfr. Folio 276 vto. [51] Ibidem [52] Cfr. Folios 213 a 216 [53] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [54] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [55] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [56] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [57] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [58] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [59] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [60] Cfr. Folios 42 a 46 [61] Cfr. Folio 29 [62] Cfr. Folio 30 [63] Cfr. Folio 236 [64] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [65] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [66] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [67] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [68] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [69] Cfr. Folios 232 a 246 [70] Esta marca obtuvo registro mediante el acto administrativo acusado. [71] Cfr. Folio 74 [72] Ibidem [73] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00 [74] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [75] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [76] Ibidem. [77] Cfr. Folios 240 y 241. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017, págs. 9 y 10 [78] Cfr. Folios 241 y 242. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017, págs. 10 y 11 [79] Cfr. Folio 235.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017, pág. 7 [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González [81] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [82] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [83] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [84] Cfr. Folio 243. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2016 de 26 de junio de 2017, pág. 12 [85] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [86] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [87] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [88] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637379472025337191; en consulta realizada el día 10 de octubre de 2020. [89] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 21 de enero de 2016, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2009-00539-00, MP.

María Elizabeth García González. [90]“Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/maquinaria. Consultado el 10 de octubre de 2020. [91] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018, págs. 10 y 11 [92] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de enero de 2016;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090053900.