11001-03-24-000-2009-00623-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CORDIAL y la marca nominativa CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN previamente registrada / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es VITAMINIZADO / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es VITAMINIZADO y por ello debe excluirse del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo CORDIAL para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al existir similitud y riesgo de confusión con la marca nominativa CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “CORDIAL”, y la marca previamente registrada “CORDIAL ROBBIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “CORDIAL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “CORDIAL ROBBIN”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que esta última expresión está compuesta por dos palabras “CORDIAL” y “ROBBIN”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo solicitado, “CORDIAL”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “CORDIAL”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “CORDIAL” del signo previamente registrado, “CORDIAL ROBBIN”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “CORDIAL”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”.

Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca previamente registrada tiene otra expresión (“ROBBIN”), también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CORDIAL” y la otra palabra, que contiene esa marca, no le quita tal característica. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, en tanto que el signo cuestionado “CORDIAL”, así como la marca opositora “CORDIAL ROBBIN”, evocan la misma idea, al contener la palabra “CORDIAL”, que significa: “[…] Que tiene virtud para fortalecer el corazón // 2.

Afectuoso de corazón. // 3. Bebida que se da a los enfermos, compuesta por varios ingredientes propios para confortarlos […]”, […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CORDIAL” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas y similares comprendidos en este clase […]”.

La marca previamente registrada, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] Productos farmacéuticos para uso humano […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Interncional de Niza, pues además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, se promocionan por iguales medios, tales como revistas especializadas o folletos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. […] Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00623-00 Actor: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. -ARYSTA LS S.A.- Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO, “CORDIAL”, Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “CORDIAL”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. -ARYSTA LS S.A.- mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, tendiente a obtener la siguiente declaración: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 31037 de 25 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo “CORDIAL”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 31 de enero de 2007 solicitó el registro como marca del signo nominativo "CORDIAL", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª[2] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2: Que una vez publicada la solicitud, las sociedades LAFRANCOL S.A, SYGENTA PARTICIPATIONS A.G. y LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C. presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativas “CARDIOL”, “CARDIAL” y “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, previamente registradas en favor de cada una de ellas, respectivamente, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional e Niza. 3: Agregó que mediante Resolución núm. 10673 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC, declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "CORDIAL", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a su favor. 4: Señaló que contra la citada resolución las sociedades opositoras interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Los primeros de ellos fueron resueltos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 19266 de 27 de abril de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante la Resolución núm. 31037 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada solamente la oposición interpuesta por la sociedad LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C. y de negó el registro solicitado.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir la resolución demandada, violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000[5], por indebida aplicación, por cuanto las consideraciones allí expuestas contradicen la jurisprudencia emanada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al cotejo de signos nominativos.

Expuso que al comparar el signo “CORDIAL” y la marca “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN” no se evidencia similitud alguna y/o un tipo de riesgo de confusión en el que pueda terminar involucrado el consumidor, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza de los productos que cada uno de ellos identifica; sin embargo, a su juicio, la SIC efectuó un indebido cotejo en conjunto de las expresiones enfrentadas, pues al fraccionarlas el estudio se realizó solamente frente a la palabra “CORDIAL”, dejando de lado la expresión descriptiva “VITAMINIZADO”, seguido del nombre del laboratorio fabricante, “ROBBIN”.

Aseguró que la mencionada expresión hace alusión al nombre del laboratorio y/o sociedad titular de la marca opositora, es decir, de LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C., la cual fabrica productos farmacéuticos para uso humano, situación que suprime cualquier posibilidad de inducir en error al público consumidor sobre la procedencia de los productos que pretende identificar el signo objeto de registro.

Sostuvo que el campo de acción del producto que pretende amparar el signo “CORDIAL” es reducido y especializado en el mercado, toda vez que va dirigido a eliminar hongos en plantas caseras o matar malezas o bichos en los sembrados, lo que pone de manifiesto que no se trata de un producto que represente un consumo masivo para el público consumidor.

Aseguró que la marca opositora ha coexistido de forma pacífica con el signo “CORDIAL” [6], registrada en la misma Clase 5ª, a favor de la sociedad LAMBI S.A. de C.V. y que hasta el momento no se ha presentado caso alguno de confusión. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Manifestó que en el acto administrativo censurado se evidencia que las expresiones objeto de cotejo con confundibles, pues al tener el mismo elemento predominante, esto es, la palabra “CORDIAL”, se debe centrar el estudio solo en ese elemento y no en el resto del conjunto de la marca registrada. Indicó que la coexistencia de los dos signos comparados crearía confusión en el mercado, dado que el signo “CORDIAL” reproduce de manera idéntica la expresión “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, no obstante que esta última incorpore tres palabras, pues tal situación no desvirtúa el riesgo.

Anotó que si bien existen diferencias ortográficas y fonéticas entre las referidas expresiones, es claro que el elemento distintivo de los signos cotejados es la palabra “CORDIAL”. II.-2. La sociedad LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó de manera extemporánea.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda; y tanto la parte demandante, demandada, como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[7], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[8]: “[…] Únicamente procede la interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinente.

No procede la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de la marca De oficio procede la interpretación prejudicial de los artículos 135, literales e) y f), y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar los temas de irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos y la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CORDIAL (denominativo) y la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación de signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado CORDIAL (denominativo) y la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complemantarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6 en congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CORDIAL (denominativo) y la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativa). 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 3.3.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 3.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 3.5.

Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 3.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 4. Coexistencia pacífica de signos 4.1. Dado que dentro del proceso la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. señaló que la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativa) coexiste con la marca CORDIAL de titularidad de LAMBI S.A. DE C.V, registrada para identificar productos de Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que se configure algún tipo de confusión en el mercado.

En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de marcas” o “coexistencia pacífica de signos”. […] 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 4.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 4.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7.

En conclusión, para que la coexistencia pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir los siguientes requisitos: Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1.

Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] La complementariedad entre sí de los productos. […] La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 5.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos. 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 31037 de 2009, denegó el registro del signo nominativo solicitado, “CORDIAL”, a la actora, para distinguir los siguientes productos: “[…] Preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas y similares […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que era similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, que distingue productos en la misma Clase, teniendo en cuenta que reproduce el elemento más distintivo, esto es, la palabra “CORDIAL”.

Al respecto, la actora alegó que al enfrentar los citados signos no se evidencia similitud alguna y/o un tipo de riesgo de confusión en el que pueda terminar involucrado el consumidor, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza de los productos que cada uno de ellos identifica; que, sin embargo, a su juicio, la SIC efectuó un indebido cotejo en conjunto de las expresiones enfrentadas, pues al fraccionarlas el estudio se realizó solamente frente a la palabra “CORDIAL”, dejando de lado la expresión descriptiva “VITAMINIZADO”, seguido de una de las palabras que componen el nombre del laboratorio fabricante, esto es, “LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C”, que fabrica productos farmacéuticos para uso humano, situación que suprime cualquier posibilidad de inducir en error al público consumidor sobre la procedencia de los bienes que pretende identificar el signo objeto de registro.

Asimismo, sostuvo que el campo de acción del producto, que pretende amparar el signo “CORDIAL”, es reducido y especializado en el mercado, toda vez que va dirigido a eliminar hongos en plantas caseras o matar malezas o bichos en los sembrados, lo que pone de manifiesto que no se trata de un producto que represente un consumo masivo para el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135[9], literales e) y f), 136, literal a), y 151[10], de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 por no tratarse la controversia del concepto de marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizaran la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.[11] Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: CORDIAL[12] MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN[13] MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014[14], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP- 2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Igualmente, es del caso señalar que la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se traten. 3.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)” 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 3.5.

De otro lado, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio que se trate (…) 3.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […]” Negrillas y subrayas fuera de texto)”. Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos o genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] 3.9. No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Frente a este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas palabras no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según se desprende del escrito de la demanda, la actora alega que la SIC al realizar el cotejo marcario fraccionó la marca opositora, limitando su análisis solamente frente a la palabra “CORDIAL”, dejando de lado la expresión descriptiva “VITAMINIZADO” y el signo “ROBBIN”, el cual hace parte del nombre de la sociedad con interés directo en las resultas del proceso.

En atención a lo anterior, la Sala encuentra que el cotejo que precisamente efectuó la SIC fue de manera conjunta, pues como se desprende del acto acusado las expresiones enfrentandas se valoraron en su totalidad sin prescindir de algun elemento, estas son, “CORDIAL”, “VITAMINIZADO” y “ROBBIN”. En efecto, la SIC adujo[15]: “[…] Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, CORDIAL y CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo se evidencia que el signo solicitado, reproduce casi idénticamente la expresión CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN de la marca registrada, y si bien, la marca previamente registrada es una expresión compuesta que incorpora tres partículas, ello no desvirtúa el riesgo de confusión teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca registrada. […] En conclusión, si bien es cierto que existen diferencias ortográficas y fonéticas entre los signos derivados de la mayor extensión de la marca previamente registrada, es claro, que en el caso concreto el elemento más distintivo del signo solicitado CORDIAL, tiene una gran semejanza con el elemento más distintivo de la marca previamente registrada CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN.

Por consiguiente, en el caso concreto, son de mayor entidad las semejanzas que las diferencias entre los signos, lo que imposibilita su coexistencia en el mercado […]”. Ahora, la Sala estima que la expresión “VITAMINIZADO” sí es una expresión descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o característica de los productos comprendidos en la Clase 5ª[16] de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, específicamente, productos farmacéuticos para consumo humano. En efecto, es común que los empresarios utilicen la expresión “VITAMINIZADO” para informarle al consumidor que los productos farmacéuticos que identifican sus marcas proporcionan vitaminas al organismo o que permiten una mejor acción de los medicamentos en el cuerpo humano, siendo esta una cualidad usual de los productos de la citada Clase 5ª.

Por lo tanto, el vocablo “VITAMINIZADO” es una expresión genérica y debe ser excluida del cotejo marcario. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “CORDIAL”, y la marca previamente registrada “CORDIAL ROBBIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “CORDIAL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “CORDIAL ROBBIN”.

Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca previamente registrada tiene otra expresión (“ROBBIN”), también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CORDIAL” y la otra palabra, que contiene esa marca, no le quita tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: CORDIAL-CORDIAL ROBBIN-CORDIAL-CORDIAL ROBBIN CORDIAL-CORDIAL ROBBIN-CORDIAL-CORDIAL ROBBIN CORDIAL-CORDIAL ROBBIN-CORDIAL-CORDIAL ROBBIN CORDIAL-CORDIAL ROBBIN-CORDIAL-CORDIAL ROBBIN En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, en tanto que el signo cuestionado “CORDIAL”, así como la marca opositora “CORDIAL ROBBIN”, evocan la misma idea, al contener la palabra “CORDIAL”, que significa: “[…] Que tiene virtud para fortalecer el corazón // 2.

Afectuoso de corazón. // 3. Bebida que se da a los enfermos, compuesta por varios ingredientes propios para confortarlos […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es. [17] Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “CORDIAL”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[18] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CORDIAL” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas y similares comprendidos en este clase […]”. La marca previamente registrada, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] Productos farmacéuticos para uso humano […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Interncional de Niza, pues además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, se promocionan por iguales medios, tales como revistas especializadas o folletos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.

Obsérvese además cómo en este caso los herbicidas, definidos como productos químicos que combaten la maleza[19], en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan una finalidad preventiva o curativa, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre los signos confrontados, podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con el signo “CORDIAL” asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distingue la marca previamente registrada, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo[20]. En efecto, en relación con la posibilidad de inducir a error al público consumidor y que estos confundan los productos farmacéuticos con los herbicidas y/o insecticidas, esta Sección en sentencia de 11 de febrero de 2010[21], sostuvo: “[…] Ahora bien, el demandante considera que el elemento diferenciador más importante entre ambas marcas es el tipo de producto que distinguen y arguye que aunque el signo MONARCA fue registrado por BAYER A.G. para distinguir todos los productos de la clase 5ª internacional, en realidad únicamente se explota comercialmente en el campo de los herbicidas e insecticidas, productos sustancialmente diferentes a una preparación farmacéutica para el manejo de la hemofilia.

Sobre este punto, la Sala reitera que tratándose del registro de signos que distinguen medicamentos para el consumo humano y el tratamiento de enfermedades, el cotejo marcario se hace más exigente, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor; de hecho, en la interpretación judicial rendida dentro del proceso de la referencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue contundente al señalar que: “El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos2, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase”.

De lo anterior se desprende que el hecho de que un signo distinga herbicidas e insecticidas y el otro un producto farmacéutico para el manejo de una enfermedad, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización.” Igualmente, aunque al momento de iniciarse el trámite de registro marcario la sociedad BAYER A.G. estuviese usando la marca MONARCA para diferenciar en el mercado insecticidas y herbicidas, nada obsta para que en el futuro haga uso de tal expresión para distinguir otro producto incluido en la clase 5ª internacional, incluyendo productos farmacéuticos como el que se pretende identificar con el signo MONARC- M. […]” Posteriormente, la Sección Primera en sentencia de 14 de octubre de 2010[22], en la que también se enfrentaban dos signos que identificaban por un lado, productos farmacéuticos y, por el otro, herbicidas y/o fungicidas, concluyó que entre ellos existía conexidad competitiva y trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos herbicidas o fungicidas, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas, y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser humano o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas. Es muy importante, en consecuencia, que el Juez Nacional tenga en cuenta la manipulación de los productos amparados por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así́ como la posibilidad de que los productos de la clase 5 se guarden en almacenajes privados […]”.

(Resaltado fuera de texto). Los apartes transcritos refuerzan el argumento de que el riesgo de confusión recae en el consumidor ordinario, quien suele almacenar en el hogar medicamentos e insecticidas y demás productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el cual puede caer en el error al manipularlos, lo que puede ser fatal para su salud o la propia vida de sus familiares[23].

Además, el hecho de que un signo distinga herbicidas y fungicidas y el otro un producto farmacéutico para uso humano, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal en la Interpretación Prejudicial arriba transcrita, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización[24].

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” [25] (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[26]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”)[…]”. Así las cosas, al existir semejanza entre los signos cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que la marca opositora ha coexistido de forma pacífica con el signo “CORDIAL”, registrado en Clase 5ª, a favor de la sociedad LAMBI S.A. de C.V., y que hasta el momento no se ha presentado riesgo alguno de confusión, dicho argumento no es de recibo para la Sala, porque la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares[27]; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia[28] reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Adicionalmente, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.[29] En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 135, literales e) y f), 136, literal a) y 151 de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo “CORDIAL”, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan el acto administrativo acusado, el cual está acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en ella.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 6 de agosto de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] “[…] Preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas y similares comprendidos en esta clase […]”. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] En adelante Decisión 486. [6] Dicha marca ampara los siguientes productos: “[…] Pañales higiénicos, toallas sanitarias, tampones sanitarios (para incontinentes y uso médico); papel, servilletas, toallas de papel (para uso higiénico); todo para el uso higiénico de bebes, niños y adultos […]”. [7] En adelante el Tribunal [8] Proceso 105-IP-2019. [9] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [10] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). [12] Folio 16 del expediente. [13] Folio 16 del expediente. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [15] Resolución núm. 31037 de 25 de junio de 2009. [16] “[…] Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]” [17] Dirección de la Real Academia Española.

Consultada el 14 de julio de 2020. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. [19] De conformidad con la página web del Diccionario de la Real Academia Española https://dle.rae.es/herbicida?m=form.

Consultado el 31 de julio de 2020. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente identificado con el número único de radicación 2001- 00270-01. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00068- 01. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2003- 00401-00. [23] Ibídem. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00068- 01. [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008- 00065-00. [26] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los númerosry?«ÃÅ5 ‹ Ÿ ¡ ¥ Ç Ï 4JWb}~ÈËØí 7 G êÔêÔêÁ«•Ô•Ô•Ô•Ô•Ô•Ôq`O`O`O`O h8Bh8BCJOJ[27]QJ[28]^J[29]aJ h”f† 32-IP-96, 13- IP-98 y 59-IP- 2001. [30] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00069-01.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. [31] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013-00255-00. [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00629-00.