PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SANI TIP y la marca nominativa SANITY previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SANI en la clase 10 pero no se excluye del análisis / LEXEMA – Lo es SANI / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo SANI TIP para amparar productos de la Clase 10 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con la marca nominativa SANITY previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SANI”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “SANITY”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.
Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SANITY” y “SANI-TIP”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “S”- “A”-“N”- “I”- “T”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” - “P” y el guión “-”, del signo cuestionado, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SANIT” de la marca registrada.
Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”, “A”, “N”, “I” y “T”. Adicionalmente a ello, las letras ubicadas en la séptima posición de cada una de las expresiones, esto es, “Y”-“I”, se pronuncian igual. […] Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que pueden llevar al público consumidor a confundirlas, pues al agregarse la letra “P”, no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “SANITY/I”.
Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “SANI-TIP” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “SANITY”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce cordura, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, la Sala estima que no pueden compararse desde este aspecto.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “SANI-TIP” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales […]”.
La marca previamente registrada, “SANITY”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Preservativos; duchas vaginales; extractos de leche materna; enemas; aspiradores nasales para aspirar secreciones; bombitas o aspiradores para lavado de oído, mamilas para recoger leche materna; tetinas o protege pezones [ ]”.
De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; pertenecen al mismo género (aparatos e instrumentos); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar; pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que se pueden promocionar por: folletos, prensa y revistas médicas especializadas; y pueden usarse conjuntamente.
Además, sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00226-00 Actor: DENTSPLY FINANCE CO Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SANI-TIP” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “SANITY”, SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS DE TIPO ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, ASÍ COMO UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DENTSPLY FINANCE CO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 52513 de 19 de octubre de 2009, "Por la cual se niega un registro" y 64336 de 14 de diciembre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 09861 de 23 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro como marca del signo nominativo, “SANI-TIP”, para distinguir productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 16 de febrero de 2009, solicitó el registro como marca del signo nominativo, “SANI-TIP”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2: Que una vez publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3: Que mediante Resolución núm. 52513 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo, “SANI-TIP”, para distinguir productos en la Clase 10ª[4] de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto a su juicio, existía similitud y conexión competitiva con la marca nominativa “SANITY”, previamente registrada en la misma Clase a favor del señor FRANZ BANNERT OTERO. 4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.
El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 64336 de 2009, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 09861 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, entre las marcas cotejadas, “SANI-TIP” y “SANITY”, no existen similitudes de tipo gramatical, fonética o conceptual, razón por la que pueden coexistir en el mercado.
Adujo que la SIC al denegar el registro del signo “SANI-TIP”, realizó un inadecuado cotejo marcario, toda vez que existen suficientes elementos que permiten diferenciarla con la marca previamente registrada, “SANITY”. Aclaró que la expresión “SANI”, la cual comparten los signos en conflicto, es de uso común y está ligada a los productos amparados por la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que no ocurre lo mismo con los sufijos “TIP” y “TY”, que sí son elementos comparables en el cotejo marcario.
Señaló que no existe similitud gramatical entre las marcas enfrentadas, por cuanto el signo solicitado está compuesto por dos expresiones separadas por un guion que a su vez es parte integrante del mismo; y la registrada contiene una sola palabra conformada únicamente por letras. Sostuvo que tampoco existe confusión fonética alguna, dado que la sílaba tónica de los signos enfrentados está ubicada de manera diferente.
En la expresión “SANITY”, el acento va en la antepenúltima sílaba; y respecto de la expresión “SANI-TIP”, lo lleva en la última, aunado a que ésta termina con la letra “P” y el sonido sería seco. Manifestó que existen diferencias conceptuales entre las expresiones cotejadas, comoquiera que al analizar el significado de cada una de ellas se evidencia claramente que la solicitada, “SANI-TIP”, corresponde a un consejo de salud; y el ya registrado, “SANITY”, hace referencia al estado de salud que podría tener una persona.
Aseguró que partiendo de la base que no existe similitud entre los signos confrontados, sería inocuo establecer una posible conexión competitiva entre ellos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Aseguró que el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada, situación que comporta una ausencia de distintividad, requisito sine qua non para otorgar un registro marcario. Sostuvo que las expresiones confrontadas identifican o pretenden amparar productos que se encuentran en la misma Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, con idénticos canales de comercialización y se promueven por los mismos medios publicitarios, situación que de coexistir los signos en el mercado, generaría un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
II.2. El señor FRANZ BANNERT OTERO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, el demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda, haciendo énfasis en que entre las marcas cotejadas no existen similitudes de tipo gramatical, fonético o conceptual, razón por la cual pueden coexistir en el mercado; y tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[5]: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente.
De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SANI- TIP (denominativo) y la marca SANITY (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto)y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto […] b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a). Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b).
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c).
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d). Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a).
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b). En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir el riego de confusión o de asociación. d).
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SANI-TIP (denominativo) y la marca SANITY (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SANI-TIP (denominativo) y la marca SANITY (denominativa). […] 3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1.
En atención a que los signos en conflicto se encuentran comprendidos por palabras en idioma ingles: SANITY que al ser traducido significa CORDURA y/o SENSATEZ, y el término TIP que se le conoce como DATO y/o CONSEJO, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […] 3.7.
En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 4.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. La SIC alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 4.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […]. b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios […]. c).
La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […] 4.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 52513 de 2010, denegó el registro como marca del signo nominativo “SANI-TIP”, solicitado por la actora para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales […]”, por estimar que era confundible y existía conexión competitiva con la marca nominativa “SANITY”, previamente registrada en la misma Clase.
Al respecto, la demandante alegó que entre las marcas cotejadas “SANI-TIP” y “SANITY”, no existen similitudes de tipo gramatical, fonética o conceptual, razón por la que pueden coexistir en el mercado. Agregó que la expresión “SANI”, la cual comparten los signos en conflicto, es de uso común y está ligada a los productos amparados por la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que no ocurre lo mismo con los sufijos “TIP” y “TY”, que sí son elementos comparables en el cotejo marcario.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151[6], de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: SANI-TIP MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA[7] SANITY MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA[8] Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.
A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.
También cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia de 23 de enero de 2014[9], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.
(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
En efecto, en sentencia de 23 de abril de 2020[10], se precisó conforme a la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.
Según se desprende de la demanda, la actora considera que la expresión “SANI” es de uso común en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza. En el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada[11], figuran las siguientes marcas, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 10ª que contienen la expresión “SANI”, tal como lo demuestra el siguiente listado: |SIGNO |TITULAR | |CLINISANITAS |KERALTY S.A.S | |FARMASANITAS |DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ | | |VERDE S.A.S | |SANITAS LIMITADA |SANITAS LIMITADA | |SANIFARMA |SANIFARMA INTERAMERICANA | | |S.A. | |MEDISANITAS |COMPAÑÍA MEDISANITAS | |INTERSANITAS |KERALTY S.A.S | Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 2020[12], en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Ahora, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SANI”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “SANITY”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.
Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SANITY” y “SANI-TIP”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “S”- “A”-“N”- “I”- “T”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” - “P” y el guión “-”, del signo cuestionado, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SANIT” de la marca registrada.
Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”, “A”, “N”, “I” y “T”. Adicionalmente a ello, las letras ubicadas en la séptima posición de cada una de las expresiones, esto es, “Y”-“I”, se pronuncian igual. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: “SANITY”- “SANI-TIP”, “SANITY” – “SANI-TIP”, “SANITY”-“SANI-TIP” “SANITY”- “SANI-TIP”, “SANITY” – “SANI-TIP”, “SANITY”-“SANI-TIP” “SANITY”- “SANI-TIP”, “SANITY” – “SANI-TIP”, “SANITY”-“SANI-TIP” “SANITY”- “SANI-TIP”, “SANITY” – “SANI-TIP”, “SANITY”-“SANI-TIP” Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que pueden llevar al público consumidor a confundirlas, pues al agregarse la letra “P”, no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “SANITY/I”.
Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “SANI-TIP” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “SANITY”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce cordura, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, la Sala estima que no pueden compararse desde este aspecto.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […].
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia de 26 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” [13] (Destacado fuera de texto). Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el caso sub lite, la marca cuestionada “SANI-TIP” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales […]”.
La marca previamente registrada, “SANITY”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Preservativos; duchas vaginales; extractos de leche materna; enemas; aspiradores nasales para aspirar secreciones; bombitas o aspiradores para lavado de oído, mamilas para recoger leche materna; tetinas o protege pezones [ ]”.
De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; pertenecen al mismo género (aparatos e instrumentos); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar; pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que se pueden promocionar por: folletos, prensa y revistas médicas especializadas; y pueden usarse conjuntamente.
Además, sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[14], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “SANITY” (nominativa). Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[15]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 136, literal a) y 151 de la Decisión 486[16]; y que le asistió razón a la SIC al negar el registro de la marca mixta “SANI-TIP”, para amparar los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada uno de ellos.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 22 de octubre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos […]”. [5] Proceso 275-IP-2019. [6] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [7] Folio 13 del expediente. [8] Folio 13 del expediente. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [11] https://sipi.sic.gov.co.
Consultada el 15 de octubre de 2020. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00061-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [15] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [16] Esta norma comunitaria fue interpretada de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.