PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PROTEX VINILO y la marca mixta PROTEX ION PROTEX previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es VINILO en la clase 10 / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es VINILO / SIGNO DESCRIPTIVO – Lo es PROTEX VINILO porque describe una cualidad de los productos que pretende identificar / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto PROTEX VINILO para amparar productos de la Clase 10 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con la marca mixta PROTEX ION PROTEX previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la palabra descriptiva “VINILO”, que forma parte de la marca cuestionada, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que, como se puso de presente anteriormente, al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Además, cabe mencionar que no se puede realizar el estudio de las marcas cotejadas de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, conforme lo ha reiterado esta Sección. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PROTEX VINILO”, (marca cuestionada), y “PROTEX-ION PROTEX”, (marca previamente registrada), la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “PROTEX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además de que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, al estar acompañado de la palabra “VINILO”, la cual es una designación descriptiva y que, por ende, resulta ser débil dentro del conjunto marcario.

Precisamente, si bien es cierto que el signo solicitado se encuentra acompañado de la expresión descriptiva “VINILO”, la cual puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, también lo es que este vocablo descriptivo tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo y que no ocasione confusión, pero en este caso se encuentra combinado con la palabra “PROTEX”, que es idéntica a la de la marca previamente registrada, lo que hace que la combinación resultante de las expresiones del signo cuestionado genere confusión y no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “PROTEX” de la marca cuestionada, “PROTEX VINILO”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las marcas cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “PROTEX”, además de que el signo cuestionado contiene la palabra “VINILO”, la cual es débil dentro del conjunto marcario, por ser una designación descriptiva.

Sobre el particular, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca cuestionada tiene otra expresión (“VINILO”), también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “PROTEX”, como se dijo anteriormente, y que la otra palabra que contiene esa marca, no le quita tal característica. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo cuestionado “PROTEX VINILO” se encuentra conformado por “PROTEX”, la cual es de fantasía, en cuanto no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, y por “VINILO”, la cual significa “[…] Quím. Grupo funcional monovalente no saturado […]”, […] Por su parte, la marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, es de fantasía, toda vez que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada, “PROTEX VINILO”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, guantes para examen, guantes quirúrgicos, jeringas, sondas, catéteres, equipos de venoclisis.

Específicamente guantes para examen, guantes quirúrgicos […]”. La marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Especialmente guantes para examen, guantes quirúrgicos, guantes de látex y productos afines de la Clase 10 […]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados generalmente para el tratamiento o la mejora de las funciones o del estado de salud de personas; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (aparatos e instrumentos quirúrgicos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00027-00 Actor: LADECOL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA, “PROTEX VINILO” (MIXTA), Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “PROTEX-ION PROTEX (MIXTA), HAY SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA Y CONEXIDAD COMPETITIVA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SIGNO CUESTIONADO REPRODUCE TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “PROTEX”, CONTENIDA EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, EN LA CUAL SE ENCUENTRA TODA LA FUERZA DISTINTIVA DE LA EXPRESIÓN;

Y QUE LA PALABRA “VINILO” ES DESCRIPTIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 10ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LADECOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 3302 de 27 de enero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, 25626 de 19 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 46248 de 31 de agosto de 2010, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “PROTEX VINILO” (mixta), para distinguir productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 26 de junio de 2009, presentó solicitud de registro como marca del signo "PROTEX VINILO" (mixto), para amparar productos comprendidos en la Clase 10ª[2] de la Clasificación Internacional de Niza. 2: Señaló que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la empresa PROTEX S.A. formuló oposición contra el signo solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta “PROTEX-ION PROTEX”, para identificar productos de la misma clase, de la cual es titular. 3: Agregó que mediante la Resolución núm. 3302 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PROTEX S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo "PROTEX VINILO" (mixto), en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que reproducía una parte fundamental de la marca opositora; que los elementos agregados no eran suficientes para dotarlo de distintividad; y que atendiendo los factores de conexión competitiva, evidenció que los signos confrontados identificaban productos que se encontraban en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, lo que generaría un riesgo de confusión en el mercado. 4: Anotó que contra la cita resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 25626 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 46248 de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la SIC al expedir los actos acusados violó el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[3] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, dado que el signo mixto “PROTEX VINILO” es suficientemente distintivo, en tanto cumple con los elementos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, como lo establece la norma, en razón a que puede ser apreciado por los sentidos.

Afirmó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136 ibídem, teniendo en cuenta que sostuvo que el signo mixto “PROTEX VINILO”, que distingue productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en dicha norma. Expresó que desde el punto de vista gráfico el signo cuestionado se “[…] representa en un cuadrado, un FONDO OSCURO, en donde la P de Protex, es resaltada hacia arriba indicando proyección, el fondo oscuro y la denominación PROTEX- VINILO, resaltan a simple vista y evoca la idea de elegancia, aseo, cuidado, limpieza, protección frente a los riesgos de salud y contaminación […]”; y que la parte gráfica es complementaria del elemento nominativo, haciendo de ella una marca con capacidad expresiva y distintiva.

Explicó las diferencias entre un signo descriptivo y uno evocativo, para lo cual señaló que el primero guarda relación directa con el producto o servicio que se va a comercializar; y el segundo, posee la capacidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre aquel; y que “[…] los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados […]”.

Alegó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135 ibídem, por falsa motivación, dado que no encontró en ninguno de los actos administrativos demandados motivación alguna, como tampoco la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a la SIC a adoptar tales decisiones. Señaló que es falso que los signos enfrentados presenten similitudes, desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, en tanto la figura es la que tiene la fuerza distintiva de la marca cuestionada, la cual no está formada exclusivamente por la expresión “PROTEX”, ya que sola no indica la esencia del producto, pero acompañada de otro signo, figura o palabra, sí lo hace, al constituir una marca evocativa de los productos que identifica.

Manifestó que se violó también la referida disposición, toda vez que la entidad demandada omitió referirse a lo alegado por ella, en la respuesta a la oposición formulada por PROTEX S.A, en cuanto a los presuntos actos de competencia desleal de la sociedad en mención, por valerse de su reputación y posicionamiento y usar su marca “PROTEX”, a pesar de que la actora lleva más de 50 años usándola.

Sostuvo que se violaron los artículos 2º de la Constitución Política y 3º y 59 del CCA, en cuanto a los principios de economía y eficacia, pues la solicitante de la marca incurrió en gastos en el procedimiento de su registro, lo cual no logró, por cuestiones formales, que hubieran podido ser saneados. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que los signos en controversia analizados, en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues coinciden en la expresión “PROTEX”, además de que el signo solicitado está acompañado de la expresión “VINILO”, la cual no le otorga suficiente distintividad a los productos que se pretenden amparar.

Aunado a ello, el aspecto fonético no es muy diferenciador, lo que ocasiona alto riesgo de confusión para el consumidor. Indicó que pese a que los signos confrontados se presentan de manera mixta, acompañados de un componente gráfico, este no logra desvirtuar el riesgo de confusión, ya que lo que predomina en los conjuntos es la denominación, en la cual radica la confundibilidad entre ellos, por lo que la parte figurativa que contienen no constituye un elemento diferenciador entre las marcas.

Por el contrario, generaría la idea de que la inclusión de los elementos figurativos, en el signo solicitado, hacen parte de la innovación hecha a la marca original, “PROTEX- ION- PROTEX”, previamente registrada. Anotó que el signo cuestionado se enmarca dentro del concepto de falta de distintividad, por cuanto su estructura está compuesta por la palabra “VINILO”, que desde un primer impacto general, no puede ser percibida como distintiva de un origen empresarial, pues es una expresión que es de uso común y su significado es susceptible de reproducir un atributo en relación con los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que si bien es cierto que el signo solicitado a registro es mixto, también lo es que el mismo carece de un elemento que sea marcariamente representativo y que pueda ser diferenciado de otros productos, por cuanto al mencionarse únicamente la expresión “PROTEX”, en un tipo particular de letra, los consumidores no tendrán las suficientes herramientas que les permitan generar el efecto de reconocimiento e individualización dentro del mercado correspondiente.

Adujo que no es cierto que la SIC desconociera las acusaciones expresadas por la actora, frente a los presuntos actos de competencia desleal, puesto que en cada una de las resoluciones acusadas se advierte, a todas luces, el claro y expreso pronunciamiento sobre los motivos que sustentan la negativa a pronunciarse respecto de esas acusaciones, al aclarar que el registro aludido en la oposición hace referencia expresa a la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, no siendo atendible los argumentos esbozados por la parte demandante.

II.-2. La sociedad PROTEX S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que los signos en controversia presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues coinciden en la expresión “PROTEX”.

Además, de que el singo cuestionado está acompañado de la expresión “VINILO”, la cual no le otorga suficiente distintividad respecto de los productos que se pretenden amparar. Por su parte, la demandante, la Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[4]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PROTEX VINILO (mixto) es confundible o no con la marca PROTEX-ION PROTEX (mixta), resulta pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado PROTEX VINILO (mixto) y la marca PROTEX -ION PROTEX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento— sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario18. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. […] (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos anteriores. 3.

Marcas Evocativas 3.1. […] Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 3.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no pueden impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. […] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 4.1. La SIC manifestó que la palabra VINILO es una expresión descriptiva y de uso común ya que por su significado es susceptible de reproducir un atributo y característica en relación a los productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se traten. 4.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)” 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 4.5.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) 4.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no pude impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.8.

Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismo no resulta registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.9. El que un término sea descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.10. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y de uso común en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 5.1.

En el presente proceso se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que se procede al análisis de este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar al grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola naturaleza de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 5.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 3302 de 27 de enero de 2010, denegó el registro del signo "PROTEX VINILO" (mixto), solicitada por la sociedad LADECOL S.A., para distinguir productos de la Clase 10ª[5] de la Clasificación Internacional de Niza, porque es similar a la marca previamente registrada “PROTEX-ION PROTEX” (mixta), que identifica también productos de la Clase 10ª[6] de la Clasificación Internacional de Niza, además de que tienen conexidad competitiva.

Para el efecto, la entidad demandada explicó que además de que los signos cotejados comparten la expresión “PROTEX”, la palabra “VINILO” no le imprime suficiente distintividad al signo solicitado, toda vez que hace referencia a las características de uno de los productos a identificar, esto es, guantes. Al respecto, la actora alegó que se violaron los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, dado que el signo "PROTEX VINILO" (mixto) contiene una parte gráfica, que es complementaria del elemento nominativo y le otorga suficiente capacidad expresiva y distintiva, además de ser evocativo de los productos que identifica, lo cual lo hace registrable.

Asimismo, adujo que la SIC expidió los actos administrativos con falsa motivación, dado que dichos actos carecen de motivación alguna, pues es falso que los signos enfrentados presentan similitudes, además de que omitió referirse a lo alegado por ella, en cuanto a los presuntos actos de competencia desleal de la sociedad PROTEX S.A., por valerse de su reputación y posicionamiento y usar su marca “PROTEX”, a pesar de que ella lleva más de 50 años usándola.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales e) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. En igual sentido, indicó: “[…] No se interpretarán los artículos 134 y los literales restantes del 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca y las demás causales de irregistrabilidad de una marca.

De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)[7] [pic] MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)[8] Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“PROTEX VINILO”), como es la solicitada por la demandante, con una marca mixta (“PROTEX-ION PROTEX”), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”.

Ahora, como el signo cuestionado es compuesto, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 2014[9] en la que la Sala indicó, sobre las marcas compuestas, lo siguiente: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Igualmente, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se traten. 4.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)” 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 4.5.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) 4.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no pude impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […](Negrillas y subrayas fuera de texto)”. Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Frente a este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas palabras no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la SIC, la palabra “VINILO” es de uso común y descriptiva, ya que es susceptible de reproducir un atributo en relación con los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, es del caso advertir que al consultar la página web de entidad demandada[10], se constató que la expresión “VINILO”, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, no era de uso común, en relación con los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues no se encontraron marcas registradas, para la citada Clase, que tuvieran esa palabra.

Sin embargo, sí es una expresión descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o característica de los productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, específicamente, de guantes para examen, guantes quirúrgicos.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 13 de julio de 2017[11], mediante la cual esta Sección señaló que la marca “PROTEX VINILO” describe una cualidad de los productos que pretende identificar, de la siguiente manera: “[…] Visto lo anterior, la Sala encuentra que parte de la discusión gira en torno a determinar si la expresión VINILO de la marca cuestionada, sugiere una cualidad de los productos que pretende identificar, en el sentido de indicar que están fabricados a partir de dicho material.

De lo expuesto en la demanda y en los antecedentes administrativos se advierte que los productos que pretende distinguir LADECOL con la marca mixta PROTEX VINILO contienen esa sustancia. Así lo precisó en el recurso de reposición la demandante: “[…] En desarrollo del objeto social de Ladecol, el cual es amplio y entre otras cosas esta el 1.- fabricar toda clase de productos de caucho, látex y plásticos. 2.- La compra, venta, importación, exportación, distribución de productos de caucho, látex y plásticos, así como las materias primas necesarias para su fabricación. Como puede observar el examinador los productos aquí relacionados hacen parte del desarrollo del objeto social de la empresa Ladecol S.A. desde hace más de 50 años, se encuentran dentro del noménclator de la clasificación internacional de Niza en la clase 17 y está muy bien especificada y subrayado mío en negrilla al hablar de productos en materias plásticas semielaboradas (se refiere no sólo a guantes, sino también a bolsas, tubos, empaques, en fin, un sin número de productos complementarios) elaborados en plásticos, látex sintético o sea el Vinilo (como el PVC).

Sin embargo, Ladecol pensando en el bienestar de las personas alérgicas al látex y que hacen parte de la industria de nuestro país no sólo en el campo médico-veterinario, sino en otras áreas como la industria química, el mundo agroindustrial, en el mundo estético y de belleza, en la industria pesquera, en fin en las diversas áreas industriales y profesionales, creó este signo distintivo PROTEX VINILO para productos en materias plásticas semielaboradas (guantes, gorros, delantales, películas para embalaje de medicamentos, películas para protección de invernaderos). […] (Subrayado de la Sala).

Vistas así las cosas, la marca que se pretende registrar […] comunica que el material con el cual son fabricados los productos es el VINILO. [ ] En tal escenario, es claro que quien adquiere este tipo de productos es un consumidor especializado que sabe las propiedades que en uno u otro caso tendría el bien que está fabricado en todo o en parte con VINILO […].” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Al describir la palabra “VINILO” de manera directa las características de productos que ampara, no puede ser catalogada como evocativa, pues para relacionar dicha expresión con los productos que busca amparar, no se requiere que el consumidor haga uso de su imaginación a través de un proceso deductivo. Ahora, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la palabra descriptiva “VINILO”, que forma parte de la marca cuestionada, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que, como se puso de presente anteriormente, al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Además, cabe mencionar que no se puede realizar el estudio de las marcas cotejadas de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, conforme lo ha reiterado esta Sección. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PROTEX VINILO”, (marca cuestionada), y “PROTEX-ION PROTEX”, (marca previamente registrada), la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “PROTEX”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además de que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, al estar acompañado de la palabra “VINILO”, la cual es una designación descriptiva y que, por ende, resulta ser débil dentro del conjunto marcario.

Precisamente, si bien es cierto que el signo solicitado se encuentra acompañado de la expresión descriptiva “VINILO”, la cual puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, también lo es que este vocablo descriptivo tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo y que no ocasione confusión, pero en este caso se encuentra combinado con la palabra “PROTEX”, que es idéntica a la de la marca previamente registrada, lo que hace que la combinación resultante de las expresiones del signo cuestionado genere confusión y no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “PROTEX” de la marca cuestionada, “PROTEX VINILO”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las marcas cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “PROTEX”, además de que el signo cuestionado contiene la palabra “VINILO”, la cual es débil dentro del conjunto marcario, por ser una designación descriptiva.

Sobre el particular, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca cuestionada tiene otra expresión (“VINILO”), también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “PROTEX”, como se dijo anteriormente, y que la otra palabra que contiene esa marca, no le quita tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX VINILO- PROTEX-ION PROTEX PROTEX VINILO- PROTEX-ION En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo cuestionado “PROTEX VINILO” se encuentra conformado por “PROTEX”, la cual es de fantasía, en cuanto no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, y por “VINILO”, la cual significa “[…] Quím. Grupo funcional monovalente no saturado […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es[12].

Por su parte, la marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, es de fantasía, toda vez que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “PROTEX”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 2018[13] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada, “PROTEX VINILO”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, guantes para examen, guantes quirúrgicos, jeringas, sondas, catéteres, equipos de venoclisis.

Específicamente guantes para examen, guantes quirúrgicos […]”. La marca previamente registrada, “PROTEX-ION PROTEX”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Especialmente guantes para examen, guantes quirúrgicos, guantes de látex y productos afines de la Clase 10 […]”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados generalmente para el tratamiento o la mejora de las funciones o del estado de salud de personas; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (aparatos e instrumentos quirúrgicos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[14], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “PROTEX-ION PROTEX”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[15]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, frente al argumento de la actora, concerniente a que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, no le asiste razón, toda vez que la SIC fundamentó en debida forma los actos acusados, dado que sus argumentos estuvieron ajustados a las normas y criterios sobre interpretación de marcas comerciales, en razón a que la marca cuestionada no es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada.

Además de lo anterior, la Sala advierte que la entidad demandada no omitió referirse a lo alegado por la actora, en respuesta a la oposición formulada por PROTEX S.A., en cuanto a los presuntos actos de competencia desleal de dicha sociedad, por valerse de su reputación, posicionamiento y usar su marca “PROTEX”. En efecto, en la Resolución núm. 3302 de 2010 acusada, frente a tal alegación, la SIC señaló: “[…] En este punto, esta oficina le aclara que el artículo 137 de la Decisión 486 establecer: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegra dicho registro”.

Con lo anterior, queda claro que la finalidad de esta causal de irregistrabilidad es impedir una marca que tenga como finalidad “perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”, siendo por ende la oposición a un registro de una marca, el momento procesal oportuno para que el interesado solicite protección de frente a posibles actos de competencia desleal, en ese sentido, es claro que no es admisible la búsqueda de tal protección en la respuesta a una oposición […]”.

Y respecto al argumento de la actora, relativo a que se violaron los artículos 2º de la Constitución Política y 3º y 59 del CCA, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la Superintendencia demandada denegó el registro de la marca cuestionada, con fundamento en las normas pertinentes sobre la materia, conforme se señaló en las consideraciones expuestas en precedencia. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 135, literales e) y g), 136, literal a) y 151[16] de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar la marca “PROTEX VINILO”, para amparar productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 22 de octubre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, guantes para examen, guantes quirúrgicos, jeringas, sondas, catéteres, equipos de venoclisis.

Específicamente guantes para examen, guantes quirúrgicos […]”. [3] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [4] Proceso 69-IP-2019. [5] “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, guantes para examen, guantes quirúrgicos, jeringas, sondas, catéteres, equipos de venoclisis.

Específicamente guantes para examen, guantes quirúrgicos […]”. [6] “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Especialmente guantes para examen, guantes quirúrgicos, guantes de látex y productos afines de la Clase 10 […]”. [7] Folio 9 del C. Principal [8] Folio 9 del C. Principal [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00. [10] www.sipi.gov.co.

Dicha página se consultó el 14 de julio de 2020. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de julio de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1101-03-24-000-2011-00185-00. Reiterada en la sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00184-00). [12]Dirección de la Real Academia Española.

Consultada el 14 de julio de 2020. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00314-00. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [15] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [16] Esta disposición se interpretó de oficio por el Tribunal.