11001-03-24-000-2010-00031-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2010-00031-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-26

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Conopco, Inc.·Demandado: La Nacion - Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “SUAV” y “SUAVE”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca solicitada, “SUAVISOL”, y las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS”, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “SUAV”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo, en cada uno de los signos en disputa, se encuentra combinado con denominaciones diferentes. En efecto, en la marca cuestionada el vocablo “SUAV” se encuentra acompañado de la terminación “ISOL”, que adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas de la actora, mientras que en las marcas opositoras está combinado con la terminación “E” y las palabras “HELENE CURTIS” y “BY”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que el vocablo “ISOL” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada, aunado a que el vocablo “SUAV”, en las marcas previamente registradas, termina en la letra “E”, además de que contienen las palabras “HELENE CURTIS” y “BY”, que tienen sonidos disímiles. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “ISOL” con “VE” y “TIS” de las marcas previamente registradas. Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “SUAVISOL” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por su parte, las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS” se encuentran conformadas por: “HELENE CURTIS”, que es un nombre propio, que no tiene significado concreto en el idioma castellano; por la palabra “BY” que tampoco tiene un significado conceptual propio en el idioma español; y por la expresión “SUAVE”, la cual significa “[…] liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza […]”, […] Por lo tanto, tampoco se presenta similitud ideológica. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica, fonética, ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “SUAVISOL” (mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “ISOL”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUAVISOL y las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y nominativa SUAVE BY HELENE CURTIS previamente registradas / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SUAV y SUAVE en la clase 3 pero no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÒN DE FANTASÍA – Lo es SUAVISOL / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto SUAVISOL para amparar productos de la Clase 3 al no existir similitud con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y nominativa SUAVE BY HELENE CURTIS previamente registradas en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “SUAV” y “SUAVE”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca solicitada, “SUAVISOL”, y las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS”, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “SUAV”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo, en cada uno de los signos en disputa, se encuentra combinado con denominaciones diferentes.

En efecto, en la marca cuestionada el vocablo “SUAV” se encuentra acompañado de la terminación “ISOL”, que adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas de la actora, mientras que en las marcas opositoras está combinado con la terminación “E” y las palabras “HELENE CURTIS” y “BY”.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que el vocablo “ISOL” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada, aunado a que el vocablo “SUAV”, en las marcas previamente registradas, termina en la letra “E”, además de que contienen las palabras “HELENE CURTIS” y “BY”, que tienen sonidos disímiles. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “ISOL” con “VE” y “TIS” de las marcas previamente registradas.

Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “SUAVISOL” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por su parte, las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS” se encuentran conformadas por: “HELENE CURTIS”, que es un nombre propio, que no tiene significado concreto en el idioma castellano; por la palabra “BY” que tampoco tiene un significado conceptual propio en el idioma español; y por la expresión “SUAVE”, la cual significa “[…] liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza […]”, […] Por lo tanto, tampoco se presenta similitud ideológica.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica, fonética, ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “SUAVISOL” (mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “ISOL”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 229 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00031-00 Actor: CONOPCO, INC. Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SUAVISOL” (MIXTA) Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “HELENE CURTIS SUAVE” (MIXTAS) Y “SUAVE BY HELENE CURTIS” (NOMINATIVA) NO HAY SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA, NI IDEOLÓGICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONOPCO, INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta como de nulidad relativa[1], de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[2] de la Comisión de la Comunidad Andina, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 19589 de 28 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 29859 de 18 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 43174 de 28 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca “SUAVISOL” (mixta), para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 14 de noviembre de 2006, la sociedad JGB S.A. solicitó el registro como marca del signo "SUAVISOL" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª[4] de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 571, presentándose oposición por parte de la sociedad COLGATE- PALMOLIVE COMPANY, por encontrarla similarmente confundible con sus marcas “SUAVITEL”. 2: Señaló que ella también presentó oposición contra la solicitud de registro, con fundamento en la titularidad que ostenta sobre las marcas registradas “HELENE CURTIS SUAVE” (mixta), que identifica productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, certificado de registro núm. 327176, con vigencia hasta el 28 de diciembre de 2016, “HELENE CURTIS SUAVE” (mixta), que también ampara productos de la citada Clase 3ª, certificado de registro núm. 337095, con vigencia hasta el 29 de diciembre de 2016, “SUAVE BY HELENE CURTIS” (nominativa) certificado de registro núm. 319671, con vigencia hasta el 9 de junio de 2016, que distingue productos de la Clase anteriormente mencionada, y las demás marcas con el mismo nombre, registradas y solicitadas en distintas clases. 3: Agregó que mediante la Resolución núm. 19589 de 28 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas tanto su oposición como la de COLGATE- PALMOLIVE COMPANY y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "SUAVISOL" (mixta), solicitada por la sociedad JGB S.A. 4: Anotó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución que concedió el registro de la marca "SUAVISOL" (mixta). 5: El 18 de junio de 2009, a través de la Resolución núm. 29859, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria. 6: El 28 de agosto de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 43174, confirmó la resolución recurrida.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la SIC al expedir los actos acusados violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[5] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, dado que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca “SUAVISOL” (mixta) no tuvo en cuenta que esta era semejante a una previamente registrada por ella, por lo que se debía proteger su titularidad.

Expresó que la semejanza gráfica o visual entre los signos enfrentados se hace evidente, pues la marca solicitada reproduce el elemento “SUAVE” simplemente eliminado la letra “E” y agregando las letras “ISOL”, sin imprimirle distintividad, ya que la estructura ortográfica es prácticamente la misma. Explicó que la marca “HELENE CURTIS SUAVE” también está puesta sobre una honda que tiene la misma dirección y básicamente la misma inclinación que la honda vista en la marca solicitada, por lo que su composición gráfica resulta similar.

Indicó que existe una clara similitud entre los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico, fonético, visual y conceptual y especialmente en los elementos gráficos adicionales, cuya similitud es fácilmente perceptible por el público consumidor. Alegó que tanto la marca solicitada como las marcas previamente registradas amparan productos de aseo e higiene, lo que significa que son comercializadas en el mismo mercado y están dirigidas al mismo consumidor.

Señaló que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 136, literal h), de la Decisión 486, al ignorar el carácter de notoriedad de la marca “HELENE CURTIS SUAVE” en el mercado colombiano e internacional para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional. Afirmó que la solicitud de registro de la marca “SUAVISOL” (mixta) debió de ser rechazada por la SIC, por cuanto, a su juicio, es similarmente confundible con las marcas “HELENE CURTIS SUAVE”, notoriamente conocidas.

Sostuvo que se transgredió el literal b), del artículo 135 de la Decisión 486, ya que la marca “SUAVISOL” (mixta) no cumplía con el requisito de distintividad exigido en dicha norma para llevar a cabo el citado registro, debido a su evidente similitud con los signos previamente registrados “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS”.

Manifestó que se violó el artículo 6º bis del Convenio de París, por cuanto la marca “SUAVISOL” reprodujo las marcas “HELENE CURTIS SUAVE”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC, pese a haber sido notificada, guardó silencio. II.-2. La sociedad JGB S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal.

Expresó que las pruebas aportadas por la sociedad actora para demostrar la notoriedad de la marca “HELENE CURTIS SUAVE” resultan insuficientes, por cuanto hacen referencia a países que no hacen parte de la Comunidad Andina, como son: Brasil, Uruguay y Argentina. Señaló que dichas pruebas, además, se refieren a hechos ocurridos entre los años 2004 y 2006, por lo cual resultan impertinentes al caso, si se tiene en cuenta que desde mucho antes la sociedad JGB S.A. es titular del registro núm. 232092, para la marca “SUAVISOL”, solicitado el 26 de febrero de 1987 y concedido el 30 de junio de 2000.

Aclaró que la actora no ostenta derechos sobre la expresión “SUAVE”, de forma independiente, sino sobre un conjunto, en donde la expresión “SUAVE” está acompañada de los elementos “HELENE CURTIS”. Indicó que existen en el registro muchas otras marcas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen el elemento “SUAV” o “SUAVE”, varias de las cuales son anteriores a los registros de la actora.

Resaltó que las marcas de la demandante son denominaciones compuestas, en las cuales mínimo hay 3 palabras, mientras que las de la sociedad JGB S.A. constan de 1 sola expresión. Manifestó que, además, las marcas de la actora contienen los elementos distintivos “HELENE CURTIS”, que le proveen una impresión visual y ortográfica diferenciable de la sola expresión “SUAVISOL”.

Afirmó que desde el punto de vista conceptual también existen diferencias entre las marcas cotejadas, dado que las de la actora tienen un contenido conceptual claro, al referirse al nombre de una mujer HELENE CURTIS, además de un adjetivo de uso en lengua castellana “SUAVE”, contrario a lo que sucede con la marca “SUAVISOL”, que es una expresión de fantasía, no conocida en lengua castellana.

Sostuvo que la marca cuestionada cumple con el requisito de distintividad, en la medida que es perceptible por el público consumidor y, como marca mixta de fantasía, su configuración es apta para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la entidad demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico; y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Por su parte, la Agencia del Ministerio Público y la demandante guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[6]: “[…] 1.1.Como en el proceso interno se discute si el signo mixto SUAVISOL es confundible con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. […] 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina la interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […] 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretenden amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. [ ] 2.1.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto SUAVISOL con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. […] 2.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto SUAVISOL con las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE y SUAVITEL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán en esta providencia. […] 3.1.

Como en el proceso interno se controvierte que la partícula SUAV y la palabra SUAVE son de uso común y descriptivas de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema en referencia con base en pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respecto. 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, partículas o expresiones, que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” 3.4.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.5.

Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 3.6.

Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 3.7.

En línea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro. 3.8.

En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 3.9.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran partículas, palabras o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente las palabras, partículas o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 3.10.

No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.12.

De conformidad con los parámetros ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la partícula SUAV y la palabra SUAVE son de uso común o descriptivos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria. 4.1.

Como en el proceso interno se argumentó que las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE son notoriamente conocidas en los mercados de Argentina, Uruguay y Brasil, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 4.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 4.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.2.

Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3.

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos (sic) mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de los signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. 4.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. […] 4.8.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 4.10.

En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11. De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: 4.11.1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. 4.11.2.

No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. […] 4.13 En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas mixtas HELENE CURTIS SUAVE y HELENE CURTIS SUAVE eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto SUAVISOL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 19589 de 28 de abril de 2009, concedió el registro de la marca "SUAVISOL" (mixta), solicitada por la sociedad JGB S.A., para distinguir productos de la Clase 3ª[7] de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la actora alegó que se violaron los artículos 135, literal b), y 136, literales a), y h), de la Decisión 486, dado que dicha marca es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” (mixtas), con certificados de registros núms. 327176 y 337095, notoriamente conocidas, y “SUAVE BY HELENE CURTIS” (nominativa), con certificado de registro núm. 319671, que identifican productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, además de que tienen conexidad competitiva.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a), y h), 224, 228 y 229[8] de la Decisión 486. En igual sentido, indicó que no interpretaría el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, “[…] porque no se está resolviendo una causal de nulidad absoluta sino relativa […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios; o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)[9] [pic] MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)[10] (Certificado de registro núm. 327176) [pic] MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)[11] (Certificado de registro núm. 337095) SUAVE BY HELENE CURTIS MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)[12] (Certificado de registro núm. 319671) Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“SUAVISOL”), como es la solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas (“HELENE CURTIS SUAVE”) y una marca nominativa (“SUAVE BY HELENE CURTIS”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […] Ahora, como el signo cuestionado es compuesto, es del caso traer a colación la sentencia[13] en la que la Sala indicó, sobre las marcas compuestas, lo siguiente: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Igualmente, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos conformados por palabras o partículas de uso común o descriptivos, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 3.4. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […] 3.7.

En línea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro. […](Negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto. Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según el tercero con interés directo en las resultas del proceso, las expresiones “SUAV” o “SUAVE” son de uso común en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “SUAV” y “SUAVE”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca solicitada, “SUAVISOL”, y las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS”, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “SUAV”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo, en cada uno de los signos en disputa, se encuentra combinado con denominaciones diferentes.

En efecto, en la marca cuestionada el vocablo “SUAV” se encuentra acompañado de la terminación “ISOL”, que adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas de la actora, mientras que en las marcas opositoras está combinado con la terminación “E” y las palabras “HELENE CURTIS” y “BY”.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que el vocablo “ISOL” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada, aunado a que el vocablo “SUAV”, en las marcas previamente registradas, termina en la letra “E”, además de que contienen las palabras “HELENE CURTIS” y “BY”, que tienen sonidos disímiles.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- HELENE CURTIS SUAVE SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS SUAVISOL- SUAVE BY HELENE CURTIS Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “ISOL” con “VE” y “TIS” de las marcas previamente registradas.

Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[15] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “SUAVISOL” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por su parte, las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE” y “SUAVE BY HELENE CURTIS” se encuentran conformadas por: “HELENE CURTIS”, que es un nombre propio, que no tiene significado concreto en el idioma castellano; por la palabra “BY” que tampoco tiene un significado conceptual propio en el idioma español; y por la expresión “SUAVE”, la cual significa “[…] liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es[16].

Por lo tanto, tampoco se presenta similitud ideológica. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica, fonética, ni ideológica, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “SUAVISOL” (mixta) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “ISOL”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad, prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación al argumento referente a que las marcas previamente registradas, “HELENE CURTIS SUAVE”, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “SUAVISOL” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección[17], cuando razonó así: “[… ] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. Y, en tal sentido, tampoco se observa la violación del artículo 6 bis del Convenio de París, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso, “SUAVISOL”, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron los artículos 136, literales a), y h), 224, 228 y 229[18] de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

De ahí que asistiera razón a la parte demandada en oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo su legalidad. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Mediante proveído de 15 de marzo de 2011, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa.

Cfr. Folios 196 a 198 del cuaderno principal. [2] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [3] En adelante SIC. [4] “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”. [5] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [6] Proceso 638-IP-2015. [7] “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”. [8] El Tribunal interpretó de oficio los artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486, “[…] ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida […]”. [9] Folio 26 [10] Folio 24 [11] Folio 24 [12] Folio 24 [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00. [14] www.sipi.gov.co.

Consultada el 17 de junio de 2020. [15] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001- 03-24-000-2012-01330-03-7900. Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [16]Dirección de la Real Academia Española.

Consultada el 17 de junio de 2020. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376. Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. [18] El Tribunal interpretó de oficio los artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486, “[…] ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida […]”.