11001-03-24-000-2010-00503-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES - Registro / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Procedimiento / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Se debe acompañar el documento de cesión de derechos / REQUERIMIENTO - Para completar requisitos formales / REQUERIMIENTO EN TRÁMITE DE SOLICITUD DE PATENTE – Respecto al contrato de cesión / CESIÓN DE DERECHOS DE LA PATENTE - Requisitos: firmas y apostillado / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN - Abandono por no dar cumplimiento al requerimiento para completar requisitos [E]l requisito de la solicitud de patente consistente en aportar la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante, se entiende satisfecho con la copia simple del documento; sin embargo, el mismo debe cumplir con las formalidades exigidas para su otorgamiento, en particular con la apostilla de las firmas de quienes lo suscriben.

En el caso particular, como lo indicó la actora en la solicitud para obtener la patente de invención, los inventores de la invención titulada “PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y SISTEMAS RELACIONADOS PARA RESTAURAR LA MATERIA ORGÁNICA Y LOS NUTRIENTES EN SUELOS”, eran los señores ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD.

Revisada la solicitud, la SIC requirió a la solicitante para que allegara i) el poder debidamente otorgado con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad solicitante; y (ii) copia del documento en el que constara la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante. […] [S]e tiene que para dar cumplimiento al requerimiento relacionado con la prueba de cesión del derecho a la patente, la sociedad actora allegó por separado la respectiva acreditación, de la siguiente manera: en un documento aportó la cesión de ALVIN W. FEDKENHEUER, suscrita y debidamente apostillada, y en otro, copia del documento denominado “cesión conjunta” de ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD, en calidad de cedentes, el cual carece de firmas.

Significa lo anterior que en relación con los inventores CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD, no se acreditó debidamente el derecho de la cesión, pues era necesario hacer constar que dicho acto jurídico se surtió de acuerdo con las formalidades pertinentes, como lo sostuvo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de esta Corporación, anteriormente referenciada.

Ahora, si bien es cierto que en respuesta al requerimiento de la Administración la peticionaria también allegó copia del documento en el que consta que la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos registró en el sistema de cesión de marcas y patentes el Expediente núm. 1033976- 0000019, cuyos cedentes son los señores ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD, el mismo no cumple con los requisitos para considerar acreditada la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante, debido a que no contiene las respectivas firmas ante notario público, con su correspondiente apostilla, como sí ocurrió para el caso del inventor ALVIN W. FEDKENHEUER, respecto del cual se allega copia del documento de cesión traducido y apostillado, conforme consta a folios 68 a 70 del expediente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 26 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 27 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 38 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 39 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 40 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 42 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 45 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 48 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00503-00 Actor: EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC., por conducto de apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[1], presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 66633 de 23 de diciembre de 2009 y 28189 de 31 de mayo de 2010, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO[2] declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención titulada “PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y SISTEMAS RELACIONADOS PARA RESTAURAR LA MATERIA ORGÁNICA Y LOS NUTRIENTES EN SUELOS”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la SIC continuar con el trámite de la patente para la invención titulada “PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y SISTEMAS RELACIONADOS PARA RESTAURAR LA MATERIA ORGÁNICA Y LOS NUTRIENTES EN SUELOS”; y que se publique la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, señala los siguientes: 1. El 18 de julio de 2008, la actora presentó ante la SIC la solicitud de invención titulada “PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y SISTEMAS RELACIONADOS PARA RESTAURAR LA MATERIA ORGÁNICA Y LOS NUTRIENTES EN SUELOS”, a cuya solicitud le correspondió el número 08074443. 2.

Mediante Oficio núm. 11304, notificado por fijación en lista de 5 de septiembre de 2008, la SIC requirió a la peticionaria para que completara los siguientes requisitos: (i) poder debidamente otorgado y certificado de existencia y representación legal de la sociedad solicitante; y (ii) copia del documento en el que constara la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante. 3.

La peticionaria, en escrito radicado el 5 de enero de 2009, atendió el requerimiento y aportó el poder y copia de la cesión del derecho a la solicitud de patente. No obstante lo anterior, la SIC declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención a través de los actos acusados. I.2. Como fundamentos de derecho, la demandante formuló los siguientes cargos de ilegalidad: - Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo (CCA) La demandante señaló que la motivación de los actos administrativos es una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues brinda la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses.

Que, en el mismo sentido, los artículos 35 y 59 del CCA prescriben que, de una parte, “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”; y, de la otra, que la decisión deberá motivarse en sus aspectos de hecho y de derecho y en los de conveniencia, si es del caso.

Afirmó que para que el derecho a impugnar las decisiones de la Administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por esta puedan ser objeto de estudio por los particulares; estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones o motivos que expliquen el fundamento lógico, científico y jurídico de esos actos, decisiones o conceptos.

Indicó que la jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la Administración, señalando, entre otros aspectos, que deberá motivarse el acto “que está en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados cono presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado.

(…) Finalmente, la motivación, ante todo debe ser seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977).

Sostuvo que para declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente en comento, la Administración no sustentó de manera pormenorizada su decisión, dejando de lado los argumentos esbozados en el recurso reposición. Al respecto, alegó que la Resolución núm. 66633 de 23 de diciembre de 2009, en su considerando cuarto, afirmó que “De acuerdo a lo anterior, se considera incompleta la cesión de los derechos y, en consecuencia, se declara abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39”.

Por su parte, la Resolución núm. 28189 de 31 de mayo de 2010, que resolvió el recurso de reposición, aludió en la parte motiva al argumento de la peticionaria, consistente en que se diera aplicación al mismo criterio seguido en el caso del Expediente núm. 06-034.897, pero no desarrolló el mismo, es decir la SIC no contestó nada, simplemente se limitó a citar los acápites del recurso.

Aseveró que no es jurídicamente correcto limitarse a concluir, como lo hace la resolución principal acusada, que la cesión del derecho a la patente está incompleta, o hacer un recuento de los argumentos del recurso, para entender satisfecho el requisito legal y jurisprudencial de una verdadera y cabal motivación del acto administrativo. Que, por ello, la Resolución núm. 66633 causó sorpresa al indicar simplemente que la cesión estaba incompleta, sin especificar cuál era el requisito faltante, por lo que a la peticionaria no le quedó otra opción que imaginar los motivos y tratar de dar claridad en el recurso.

Que, asimismo, en el recurso de reposición se puso de presente el caso del Expediente administrativo núm. 06-034897, en el cual la SIC había dado aplicación al principio de buena fe y tenido por satisfecho el requisito de la cesión, al constatar que la voluntad del inventor de ceder su derecho se había materializado con anterioridad a la contestación del requerimiento; que con fundamento en ello, en el citado recurso expresó que: “Por lo tanto, al momento de dar respuesta al requerimiento es claro que el documento de cesión ya se había suscrito y que la sociedad solicitante ya tenía los derechos sobre la patente, y que el documento como tal fue anexado en la oportunidad procesal”.

No obstante lo anterior, en la resolución que resolvió el recurso de reposición, la demandada guardó silencio. - Violación de los artículos 2°, 3°, incisos 5° y 6°, del CCA; 4° del Código de Procedimiento Civil -CPC-; y 228 de la Constitución Política Adujo que las normas en mención desarrollan el principio constitucional y doctrinal de la eficacia, según el cual todos los funcionarios administrativos y judiciales no deben limitarse a los trámites formales, sino que deben dirigir su atención hacia el asunto de fondo o sustancial, de forma que se remuevan los obstáculos puramente formales, evitando así decisiones inhibitorias.

Que el mencionado principio fue desconocido por la Administración, al privilegiar las formas sobre lo sustancial, toda vez que en el recurso de reposición se indicó con toda claridad que “al momento de dar respuesta al requerimiento es claro que el documento de cesión ya se había suscrito y que la sociedad solicitante ya tenía los derechos sobre la patente, y que el documento como tal fue anexado en la oportunidad procesal”.

Indicó que al revisar el cumplimiento del requisito de la cesión de derechos, la SIC no tuvo en cuenta que se trataba de un documento compuesto; es decir, conformado por una cesión que efectivamente otorgó el inventor ALVIN FEDKENHEUER, pero que se acompañó por la cesión hecha en Estados Unidos y registrada en dicho país. - Violación de los artículos 209 de la Constitución Política; 2° y 3°, inciso 6°, de la Ley 58 de 1982[3] Explicó que los citados artículos establecen el principio de la “imparcialidad administrativa”, de acuerdo con el cual se debe aplicar un mismo criterio a casos idénticos o similares.

Que, en tal sentido, era obligación de la SIC aplicar el mismo criterio utilizado en el proceso administrativo número 06-034.897 para resolver la solicitud de invención elevada por la sociedad EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC. - Violación del artículo 83 de la Constitución Política Por último, señaló que al declarar abandonada la solicitud de patente la SIC no presumió la buena fe de la peticionaria, en el sentido de considerar que “su voluntad de ceder ya existía al momento de presentar la solicitud, en su cabeza ya existía dicho derecho y su voluntad al presentar los documentos durante el trámite era demostrar que dicho acto ya existía”.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo, en síntesis, que el solicitante de la patente dio respuesta al requerimiento el día 5 de enero de 2009, de manera parcial, teniendo en cuenta que la patente corresponde a 3 inventores y, por tanto, debía allegarse prueba de la cesión de derechos respectiva.

Señaló que de acuerdo con el artículo 26, literal k), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud para obtener una patente deberá acompañarse de la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante. Indicó que el hecho de que sean múltiples inventores no significa que la demostración de la cesión de derechos por parte de uno o unos de ellos satisfaga el requisito en mención. Explicó que en el expediente administrativo reposa la cesión de derechos efectuada por el señor ALVIN W. FEDKENHEUER a la sociedad solicitante; y que si bien se menciona a los inventores restantes, el requisito se entiende cumplido con la cesión debidamente otorgada y perfeccionada por todos ellos.

Añadió que los documentos aportados no dan cuenta de la cesión, pues no cumplen con los requerimientos del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para las solicitudes internacionales. Concluyó que no se acreditó la respuesta al requerimiento formulado en el procedimiento administrativo, esto es, la demostración de que la cesión de derechos se hubiese perfeccionado a favor de la sociedad solicitante, lo que imponía declarar el abandono de la solicitud.

III. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Dentro de la etapa procesal correspondiente, tanto la actora como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. Por su parte, la SIC reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insiste en que no se acreditó que la cesión de derechos se hubiese perfeccionado a favor de la sociedad solicitante, lo que imponía declarar el abandono de la solicitud de patente.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión previa Sea lo primero advertir que en el caso sub examine no se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que en la demanda no fueron invocadas como violadas normas comunitarias, así como tampoco se precisa la interpretación de alguna de sus disposiciones para resolver el asunto.

A tal conclusión también arribó esta Sección en sentencia de 26 de febrero de 2004[4], en la que sostuvo que al no invocarse como vulnerada ninguna norma del sistema comunitario, no se requiere interpretación por parte del Tribunal de Justicia. Problema jurídico El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las Resoluciones núms. 66633 de 23 de diciembre de 2009 y 28189 de 31 de mayo de 2010, por medio de las cuales la SIC declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención titulada “PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y SISTEMAS RELACIONADOS PARA RESTAURAR LA MATERIA ORGÁNICA Y LOS NUTRIENTES EN SUELOS”.

Del procedimiento para otorgar una patente de invención De conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se pueden otorgar patentes para invenciones que “sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

A su vez, el artículo 26 de la Decisión 486 señala que la solicitud para obtener una patente de invención se presenta ante la oficina nacional competente y debe contener lo siguiente: a) El petitorio; b) La descripción; c) Una o más reivindicaciones; d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) El resumen; f) Los poderes que fuesen necesarios; g) El comprobante de pago de las tasas establecidas; de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor; f) el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, de ser el caso, h) la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro (artículo 27 de la Decisión 486).

La oficina competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si esta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 (artículo 38 ibidem). Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 referidos, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y pierde su prelación (artículo 39 ibídem). Transcurridos dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando sea el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud.

No obstante, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación (artículo 40 ibídem). Dentro del plazo de sesenta días (60) siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días (60) para sustentar la oposición (artículo 42 ibídem).

Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días (60) siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente. Dentro del plazo de seis (6) meses, contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días (60), contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por un período de treinta días (30) adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estime que sea necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente (artículo 45 ibídem).

Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la patente se denegará (artículo 48 ibídem). Lo probado del proceso Consta en el proceso que el 18 de julio de 2008, la actora presentó ante la SIC la solicitud de invención titulada “PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y SISTEMAS RELACIONADOS PARA RESTAURAR LA MATERIA ORGÁNICA Y LOS NUTRIENTES EN SUELOS”, con número de solicitud 08074443.[5] Junto con la petición la actora aportó escrito de solicitud, datos de identificación del solicitante, descripción de la invención y comprobante de pago de la tasa establecida[6].

Mediante Oficio núm. 11304, notificado por fijación en lista de 5 de septiembre de 2008, la SIC requirió a la peticionaria para que completara los siguientes requisitos: (i) poder debidamente otorgado y certificado de existencia y representación legal de la sociedad solicitante; y (ii) copia del documento en que conste la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante[7].

En memorial radicado el 15 de octubre de 2018, la peticionaria solicitó prórroga de dos (2) meses para dar respuesta al requerimiento. Posteriormente, en escrito de 5 de enero de 2009, respondió el requerimiento, para lo cual aportó los siguientes documentos: - Poder otorgado por T, GENE DILLAHUNTY, en calidad de vicepresidente de la sociedad solicitante, a la doctora DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D’ALEMAN, otorgado en Delaware- Estados Unidos y apostillado (folio 64). - Copia del documento de cesión traducido y apostillado, suscrito por ALVIN W. FEDKENHEUER, en calidad de cedente y EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC., en condición de cesionario (folios 68 a 70). - Copia del documento fechado el 22 de junio de 2006, en el que consta que la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos registró en el sistema de cesión de marcas y patentes el Expediente núm. 1033976- 0000019, cuyos cedentes son: ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD.

El cesionario es EARTHRENEW ORGANICS LTDA. (folio 71, traducido a folio 76). - Copia del documento de “cesión conjunta” de ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD, en calidad de cedentes, con núm. 1033976-0000019 (folios 72 y 73, traducido a folios 77 a 82), sin firmas. Los actos acusados A través de las resoluciones núms. 66633 de 23 de diciembre de 2009 y 28189 de 31 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención presentada el 18 de julio de 2008, por la sociedad EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC.

Como fundamento de la decisión, adujo lo siguiente: « […]

SEGUNDO: Que como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la División de Nuevas Creaciones, mediante el Oficio 11304, notificado por fijación en lista de fecha 5 de septiembre de 2008, requirió al solicitante, conforme lo dispone el artículo 39 de la citada Decisión 486, para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma. […]

CUARTO: Que el requerimiento al que alude el segundo considerando de esta resolución fue atendido el 5 de enero de 2009, dándose cumplimiento en forma parcial a las observaciones de carácter jurídico allí contenidas, teniendo en cuenta que únicamente se aportó el documento de cesión de derechos correspondiente a una de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486.

De acuerdo con lo anterior se considera incompleta la cesión de derechos y, en consecuencia, se declara abandonada la solicitud en términos del mencionado artículo 39. […]». (Resaltado fuera del texto original). Al desatar el recurso de reposición, la SIC manifestó: «[…] La recurrente manifiesta que ante el requerimiento de esta Superintendencia para que allegara el poder debidamente otorgado y el documento de cesión de los inventores a la sociedad solicitantes, el 5 de enero de 2009 presentó ante este Despacho un memorial con el cual adjuntó los siguientes documentos y formuló las siguientes aclaraciones: “El documento de cesión se presentó con el memorial anteriormente nombrado, el cual puede ser observado a folios 60 a 84, en el cual el señor ALVIN W. FEDKENHEUER efectivamente cede sus derechos a la sociedad solicitante.

Sin embargo, parece ser que este fue el único documento que la Superintendencia observó, dejando de lado los demás folios. En los folios 65 a 69 se puede observar copia del documento de cesión correspondiente a la solicitud PCTUS23007/01418, la cual fue presentada en la USPTO y de forma expresa en el folio 67 se inscribe por parte de esta autoridad que los cedentes son los señores ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD”.

La recurrente considera que, al momento de dar respuesta al requerimiento, el documento de cesión ya se había suscrito y, por tanto, la sociedad solicitante ya tenía derechos sobre la patente y que dicho documento fue anexado oportunamente. Señala a continuación que debe darse aplicación al mismo criterio seguido en el caso del expediente 06-034897, por tratarse de una situación similar y para dar cumplimiento al principio de imparcialidad administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política.

Al respecto, esta entidad considera que, aunque efectivamente la respuesta al requerimiento se dio oportunamente -teniendo en cuenta la prórroga del plazo solicitada- la misma fue incompleta pues apenas comprendió la cesión de derechos proveniente de uno solo de los inventores, de modo que no se cumplió con lo previsto por el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486.

Como se puede ver, a folio 64 está la manifestación de la cesión de derechos que hace ALVIN W. FEDKENHEUER al solicitante EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC. Sin embargo, aunque en los folios siguientes se menciona a los inventores restantes, no aparece perfeccionada la cesión de derechos de ellos, como en el caso del inventor antes citado. Ahora bien, también se encuentra un documento en copia informal que dice CESIÓN CONJUNTA, pero el mismo no aparece suscrito por ninguno de los inventores ni por funcionario alguno que lo autorice.

Además, la aparente cesión que se ve a folio 67 del expediente no cumple los requerimientos del Reglamento del PCT para las solicitudes internacionales tramitadas bajo el Tratado. Por otra parte, no está acreditado legalmente que, al momento de dar respuesta al requerimiento, el documento de cesión ya se hubiera suscrito y, por tanto, la sociedad solicitante ya tenía derechos sobre la patente, como sostiene ahora la recurrente.

En consecuencia, la situación ahora planteada difiere de la que menciona la recurrente como antecedente a tener en cuenta en la cual efectivamente la cesión se había perfeccionado con anterioridad. Por lo mismo, tal y como ahora decide esta oficina no se está desconociendo principio legal o constitucional alguno […]». (Resaltado fuera del texto original).

Caso concreto A continuación, la Sala procede a pronunciarse sobre los cargos de la demanda, de la siguiente manera: - Violación de los artículos 29 de la Constitución Política; y 35 y 59 del CCA Las normas invocadas, señalan: Constitución Política «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso». Código Contencioso Administrativo. «Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título». «Artículo 59. Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, si lo hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho y de derecho que fueren pertinentes.» Aduce la sociedad actora que se desconocen los artículos en mención, por cuanto la Administración no sustentó de manera pormenorizada su decisión, dejando de lado los argumentos esbozados en el recurso reposición. Al respecto, alegó que la Resolución núm. 66633 de 23 de diciembre de 2009, en su considerando cuarto, afirmó que “De acuerdo a lo anterior, se considera incompleta la cesión de los derechos y, en consecuencia, se declara abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39”.

Por su parte, la Resolución 28189 de 31 de mayo de 2010, que resolvió el recurso de reposición, aludió en la parte motiva al argumento de la peticionaria, consistente en que se diera aplicación al mismo criterio seguido en el caso del expediente 06-034.897, pero no desarrolló el mismo. Aseveró que no es jurídicamente correcto limitarse a concluir, como lo hace la primera resolución, que la cesión del derecho a la patente está incompleta, o hacer un recuento de los argumentos del recurso, para entender satisfecho el requisito legal y jurisprudencial de una verdadera y cabal motivación del acto administrativo.

Frente a lo anterior, la Sala advierte, de la lectura de los actos acusados, que en ellos se explicaron con suficiente claridad las razones que condujeron a la Administración a declarar abandonada la solicitud de patente. En efecto, como se indicó en la transcripción de los actos acusados, la SIC, en la Resolución núm. 66633 de 23 de diciembre de 2009, adujo: «[…]

De acuerdo con lo anterior se considera incompleta la cesión de derechos y, en consecuencia, se declara abandonada la solicitud en términos del mencionado artículo 39. […]». (Resaltado fuera del texto original). Asimismo, en la Resolución núm. 28189 de 31 de mayo de 2010, la demandada señaló que la respuesta al requerimiento había sido incompleta debido a que solo se incluyó el documento de cesión de uno de los tres inventores, esto es, de ALVIN W. FEDKENHEUER, faltando CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD; y que si bien se mencionaban estos últimos en un documento titulado “cesión conjunta”, lo cierto es que dicho documento no aparecía suscrito ni otorgado por un funcionario público.

Sobre el punto, la Resolución en comento indicó: «[…]Como se puede ver, a folio 64 está la manifestación de la cesión de derechos que hace ALVIN W. FEDKENHEUER al solicitante EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC. Sin embargo, aunque en los folios siguientes se menciona a los inventores restantes, no aparece perfeccionada la cesión de derechos de ellos, como en el caso del inventor antes citado.

Ahora bien, también se encuentra un documento en copia informal que dice CESIÓN CONJUNTA, pero el mismo no aparece suscrito por ninguno de los inventores ni por funcionario alguno que lo autorice. Además, la aparente cesión que se ve a folio 67 del expediente no cumple los requerimientos del Reglamento del PCT para las solicitudes internacionales tramitadas bajo el Tratado […]».

(Resaltado fuera del texto original). Por lo precedente, la Sala estima que no le asiste razón a la demandante al señalar que la Administración efectuó un requerimiento sin explicar cuál era el requisito que faltaba, o que adoptó la decisión sin explicar su fundamento, pues es evidente que a la peticionaria se le dieron a conocer las razones precisas por las cuales no era posible admitir la solicitud, al carecer del requisito formal previsto en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486, esto es, el documento en el que constara la cesión por parte de todos los inventores.

En relación con el argumento de la falta de motivación expresa sobre la solicitud de aplicación del mismo criterio adoptado en el Expediente núm. 06-034897, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la actora, la Administración sí se pronunció sobre dicho argumento. Al efecto se observa, en el recurso de reposición, que la sociedad solicitante había indicado que: «[…] Ese Despacho se ha pronunciado en este mismo sentido en el Expediente 06-034.897, en el cual dijo que “examinados conjuntamente los documentos que conforman la solicitud y reposan en el expediente, y en aras de dar aplicación a los principios que orientan las actuaciones administrativas, se encontró que el documento de cesión fue suscrito (…) antes de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al mismo e incluso con anterioridad al requerimiento realizado por esa Entidad.

Es decir, a la fecha límite para dar respuesta al mencionado requerimiento realizado, el documento de cesión ya existía (…) la solicitante ya poseía el derecho para pretender la patente de invención a que se refiere el presente trámite”. Ese Despacho debe aplicar el mismo criterio del caso 06- 034.897 al expediente de la referencia, cumpliendo así con el requerimiento legal de la imparcialidad administrativa […]» (Resaltado fuera del texto original).

Frente a esta situación, la SIC, en la resolución que resolvió el recurso de reposición, manifestó expresamente: «[…] Por otra parte, no está acreditado legalmente que, al momento de dar respuesta al requerimiento, el documento de cesión ya se hubiera suscrito y, por tanto, la sociedad solicitante ya tenía derechos sobre la patente, como sostiene ahora la recurrente.

En este orden de ideas, para la Sala los actos acusados no vulneran los artículos 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del CCA, pues lo cierto es que contiene la motivación suficiente y los argumentos puntuales que describen de manera clara, detallada y precisa las razones que tuvo en cuenta la SIC para declarar abandonada la solicitud de patente. - Violación de los artículos 2°, 3°, incisos 5° y 6°, del CCA; 4° del CPC; y 228 de la Constitución Política Las normas invocadas, prevén: Constitución Política «Artículo 228.

La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo».

Código Contencioso Administrativo «Artículo 2°. Objeto. Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley». «[…] Artículo 3°.

Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. (…) En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.

Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos […]».

Código de Procedimiento Civil «Artículo 4°. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente Código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes».

Sostiene la demandante que la SIC desconoció el principio de eficacia, al privilegiar las formas sobre lo sustancial, toda vez que en el recurso de reposición se indicó que “al momento de dar respuesta al requerimiento es claro que el documento de cesión ya se había suscrito y que la sociedad solicitante ya tenía los derechos sobre la patente, y que el documento como tal fue anexado en la oportunidad procesal”.

Indicó que al revisar el cumplimiento del requisito de la cesión de derechos, la SIC no tuvo en cuenta que se trataba de un documento compuesto, es decir, conformado por una cesión que efectivamente otorgó el inventor ALVIN FEDKENHEUER, pero que se acompañó por la cesión hecha en Estados Unidos y registrada en dicho país. Al respecto, es importante reiterar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486, la solicitud para obtener una patente de invención debe contener «la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante».

Ahora, con relación al mencionado requisito, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sección en sentencia de 29 de agosto de 2013, que ahora se prohíja, reiterada en sentencia de 3 de julio de 2014[8], cuyas consideraciones resultan aplicables al caso concreto: «[C]iertamente, en el artículo 26 de la Decisión 486 se señalan los requisitos que debe contener la solicitud de una patente de invención y, entre éstos, en su literal k), el consistente en que con ella se allegue, de ser el caso “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

En relación con el alcance de este requisito, en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída a este plenario, se cita la providencia de 3 de diciembre de 2008, correspondiente a la Acción de Incumplimiento 02-AI-2008[[9]], de ese mismo organismo, en la que se precisó lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 26, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener.

El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. El artículo 32 de la misma Decisión dispone que “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

Sobre la base de las normas referidas, el Tribunal estima preciso determinar el alcance del término “documento”, contenido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La literatura jurídica entiende por “documento”, “el escrito, escritura, instrumento con que se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito”, y por “documento auténtico”, “el escrito, papel o instrumento autorizado en forma tal que dé fe y haya de ser creído, por extendido ante fedatario público o por estar legalizado por autoridad competente” [[10]].

Según un pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la cual contesta una solicitud presentada por el doctor José Barreda Zegarra de inicio de investigaciones correspondientes ante un posible incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del Gobierno de Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [[11]] en un caso similar, este Órgano Comunitario explica que por “documento” debe ser entendido todo “documento válido” para producir los efectos a los cuales está destinado.

Es decir, un documento que tanto en el fondo como en la forma cumpla con las condiciones del país de emisión necesarias para surtir efectos, en este caso, para considerarlo como una cesión de derechos de patente. Al respecto, se debe tener en cuenta que en los negocios jurídicos deben concurrir algunos elementos esenciales, específicos de cada clase de que se trate, entre ellos se destacan las formalidades o solemnidades que son necesarias a fin de que estos actos o manifestaciones de voluntad existan o valgan o para que puedan ser justificados en el evento de que ello sea necesario.

Es decir, “la manifestación de voluntad se halla supeditada a formas solemnes predeterminadas” [[12]]. Cuando por este “documento” se dispone de un derecho, éste debe haberse regido por las formalidades del país en el cual se celebró, a efectos de otorgar seguridad jurídica a todas las relaciones contractuales[[13]] y “permita a la autoridad verificar y tener convicción respecto de que la cesión del derecho fue verdaderamente efectuada”, conforme al caso de autos.

Más aún cuando es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe [[14]].

Sobre la base de lo anterior, es pertinente determinar el alcance del literal k) del artículo 26. Al respecto, cabe diferenciar dos circunstancias que merecen ser tomadas en cuenta acerca del requisito contenido en el literal en comento: 1. Copia simple del documento de cesión. 2. El documento de cesión debe cumplir con las formalidades del país en el que se otorga.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la oficina nacional competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. De ello deriva que la presentación de una copia de un documento que no cuenta con dicha legalización no puede ser admitido por la autoridad administrativa como válido.

En este sentido, la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular peruano. De lo anterior, lo obrado por el INDECOPI no contradice el sentido de la norma, pues, en efecto, basta con presentar una copia simple del documento de cesión del inventor para que éste sea aceptado por la oficina nacional competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486.

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. Una lectura de los artículos 26 y 32 de la Decisión 486 lleva a concluir que el documento de cesión de inventor, que permita al solicitante, distinto del inventor, plantear la solicitud de concesión de patente, para que tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades.

Asimismo, la oficina nacional competente debe, conforme al artículo 26 literal k), solicitar copia simple del mismo. Conforme obra en autos, la autoridad administrativa no ha exigido el documento original o el documento legalizado por notario o cónsul, sino que ha requerido la copia del documento, el cual, en su versión original, debe cumplir con las formalidades que revisten este tipo de actuaciones para ser válidas.

Adicionalmente, este Órgano Comunitario estima que las oficinas nacionales competentes no deben exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión 486, esto es un imperativo, no obstante lo anterior, el artículo 32 prevé que cuando durante la tramitación de la solicitud existan dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, es decir, que ameriten a juicio de la oficina nacional competente solicitar pruebas necesarias, podrá exigir la presentación de esta información adicional que permitan aclarar las dudas de la Administración [[15]].

(Resaltado fuera del texto original). De los apartes transcritos de la citada providencia, es posible destacar que el requisito de la solicitud de patente consistente en aportar la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante, se entiende satisfecho con la copia simple del documento; sin embargo, el mismo debe cumplir con las formalidades exigidas para su otorgamiento, en particular con la apostilla de las firmas de quienes lo suscriben.

Revisada la solicitud, la SIC requirió a la solicitante para que allegara i) el poder debidamente otorgado con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad solicitante; y (ii) copia del documento en el que constara la cesión del derecho a la patente, por parte del inventor al solicitante o a su causante. En respuesta y con el fin de acreditar la cesión del derecho a la patente, la peticionaria aportó: - Copia del documento de cesión traducido y apostillado, suscrito por ALVIN W. FEDKENHEUER, en calidad de cedente y EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC., en condición de cesionario (folios 68 a 70). - Copia del documento fechado el 22 de junio de 2006, en el que consta que la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos registró en el sistema de cesión de marcas y patentes el Expediente núm. 1033976- 0000019, cuyos cedentes son: ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD.

El cesionario es EARTHRENEW ORGANICS LTDA. (folio 71, traducido a folio 76). - Copia del documento de “cesión conjunta” de ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD, en calidad de cedentes, con núm. 1033976-0000019 (folios 72 y 73, traducido a folios 77 a 82), sin firmas. De lo anterior, se tiene que para dar cumplimiento al requerimiento relacionado con la prueba de cesión del derecho a la patente, la sociedad actora allegó por separado la respectiva acreditación, de la siguiente manera: en un documento aportó la cesión de ALVIN W. FEDKENHEUER, suscrita y debidamente apostillada, y en otro, copia del documento denominado “cesión conjunta” de ALVIN W. FEDKENHEUER, CHRISTIANNE CARIN y ALEXANDER STAROSUD, en calidad de cedentes, el cual carece de firmas.

En consecuencia, para la Sala la legalidad de los actos acusados no ha sido desvirtuada, teniendo en cuenta que la autoridad administrativa no exigió un requisito de forma, adicional o distinto al previsto en la Norma Comunitaria, dado que el requerimiento consistió en la prueba de la cesión del derecho a la patente por parte de todos los inventores mencionados en la solicitud, sin que pueda tenerse como tal los documentos allegados en respuesta al requerimiento de la SIC, debido a que no cumplen las formalidades mínimas como lo son las firmas de las partes que celebran el contrato de cesión, con su correspondiente apostillado. - Violación de los artículos 209 de la Constitución Política; 2° y 3°, inciso 6°, de la Ley 58 de 1982 Consultada la vigencia de la Ley 58 de 1982, se advierte que a través de la misma se revistió al Presidente de la República para modificar el Decreto Ley 2733 de 1959, el cual, a su vez, fue derogado por el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), lo que pone de manifiesto que la norma no estaba en vigor al momento de la expedición de los actos acusados.

Precisado lo anterior, la Sala procede a examinar el cargo en mención, frente al artículo 209 Superior, el cual preceptúa lo siguiente: «ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones».

A juicio de la actora, la actuación de la entidad demandada no se ciñó al principio de imparcialidad en cuanto omitió aplicar el mismo criterio utilizado en el proceso administrativo número 06-034.897, para resolver la solicitud de invención elevada por la sociedad EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC., y en ese sentido concluir que al igual que en dicho caso, para el momento del requerimiento el solicitante, ya poseía el derecho para solicitar la patente de invención. Para resolver, la Sala advierte que pese a que la actora fundamenta el presente cargo en el desconocimiento del principio de imparcialidad, a partir de la omisión de la entidad demandada de aplicar el mismo razonamiento adoptado en el expediente administrativo número 06-034.897, no aportó copia del mencionado expediente que permitiera determinar la presunta contrariedad de criterios.

Ahora, la entidad demandada señaló que no era posible aplicar el criterio citado por la peticionaria, por cuanto no demostró que al momento de dar respuesta al requerimiento el documento de cesión ya se había suscrito y, por tanto, tenía el derecho sobre la patente, como sí ocurrió en el antecedente invocado, de manera que al tratarse de supuestos diferentes no es posible exigir a la entidad adoptar la misma postura.

Adicionalmente a lo expuesto, esta Sala debe agregar que el análisis de patentabilidad es el resultado de las particularidades que presenta cada expediente, por lo que no es procedente que se invoquen casos similares o del mismo solicitante para derivar derecho alguno. - Violación del artículo 83 de la Constitución Política La citada disposición establece: «Artículo 83.

Las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». Estima la accionante que la SIC inobservó dicha disposición, la cual establece que en las actuaciones de los particulares se presume la buena fe, razón por la cual desconoció que para el momento de la presentación de la solicitud de patente “ya existía la voluntad de ceder”.

Sobre el asunto, es preciso mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 508-IP-2018, se refirió al principio de buena fe, en los siguientes términos: «[…] Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]». Por su parte, la Sala en sentencia de 7 de diciembre de 2017[16] se refirió al principio de buena fe en las actuaciones que se adelantan ante la SIC, de la siguiente manera: «[…] El artículo 83 de la Constitución de 1991 establece la buena fe como precepto que debe guiar las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas, respecto de dicho principio es necesario precisar que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos indispensables para su ejecución. Respecto de dicho aspecto la Corte Constitucional ha determinado, que el obrar de buena fe requiere el que se haya realizado la actuación con la diligencia debida.

Así lo señala la sentencia C- 071 de 2004, en los siguientes términos: “[…] Al respecto debe señalarse que si bien es cierto que conforme al principio de la buena fe, en cuanto principio general del derecho y del orden constitucional, cabe considerar que toda actuación de los particulares se espera acorde con dicho principio regulado en el artículo 83 Superior, es decir, con un imperativo de conducta diligente, cuidadosa, que en ocasiones la propia legislación complementa con una específica cualificación como actuación de buena fe exenta de culpa, es también cierto que la regulación que se establece en la norma acusada no contradice dicha expectativa.

Antes bien, como se ha explicado la norma protege la buena fe de los terceros y nada lleva a que se considere que permita la actuación contraria a dicho principio por parte de las personas que intervienen en las actuaciones a que ella alude […]”. Así las cosas, el obrar de buena fe requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la ejecución de la actuación ante la Administración, pues en caso contrario, no es factible considerar que de una actuación negligente pueda desprenderse una apreciación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

En el caso que nos ocupa, la obligación del aporte de la traducción de la solicitud internacional de la patente de invención, tiene por consecuencia que el solicitante debe obrar con la diligencia necesaria para corroborar el cumplimiento de dicho requisito, de lo que se concluye que no es posible avalar la alegación del demandante, en cuanto a que la SIC debió permitirle subsanar su solicitud, en virtud de que el incumplimiento de la obligación a su cargo había sido de buena fe, por lo que el cargo propuesto no está llamado a prosperar […]».

(Resaltado fuera del texto original). Descendiendo al cargo en estudio, la Sala considera que el mismo no tiene vocación de prosperidad, pues, como lo sostuvo la Sala en la sentencia citada, no es dable atribuir un obrar de buena fe en los casos en los cuales la parte ha actuado sin la diligencia necesaria para cumplir en debida forma con sus cargas.

Ello, aunado a que en el caso sub lite quedó demostrado que en la actuación administrativa la sociedad solicitante fue requerida con el fin de que acreditara el requisito formal faltante, frente a lo cual no dio cumplimiento a cabalidad, lo que descarta la vulneración del artículo 83 Superior. En este orden de ideas, la Sala concluye del estudio de los cargos que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados, motivo por el cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Salva voto CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00503-00 Actor: EARTHRENEW IP HOLDINGS LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Asunto: Salvamento de voto a la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, manifiesto que no comparto la decisión adoptada en la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020, razón por la cual presento salvamento de voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones del presente salvamento de voto, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 6 de agosto de 2020 y consideraciones; y ii) el fundamento del salvamento de voto, en el caso sub examine: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia proferida el 6 de agosto de 2020 y consideraciones 1.

La Sala de la Sección Primera de la Corporación, en la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020, resolvió: “[ ] DENEGAR las pretensiones de la demanda [ ]”. 2. La Sala de la Sección Primera de la Consejo de Estado consideró que, en el caso sub examine, no se requería la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y procedió a decidir el asunto.

En efecto indicó: “[ ] Cuestión previa Sea lo primero advertir que en el caso sub examine no se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que en la demanda no fueron invocadas como violadas normas comunitarias, así como tampoco se precisa la interpretación de alguna de sus disposiciones para resolver el asunto. [ ]” (Resaltado fuera de texto). 3.

La Sala de la Sección Primera de la Corporación, al analizar el caso concreto, consideró: “[…] La Sala estima que no le asiste razón a la demandante al señalar que la Administración efectuó un requerimiento sin explicar cuál era el requisito que faltaba, o que adoptó la decisión sin explicar su fundamento, pues es evidente que a la peticionaria se le dieron a conocer las razones precisas por las cuales no era posible admitir la solicitud, al carecer del requisito formal previsto en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486, esto es, el documento en el que constara la cesión por parte de todos los inventores. […] para la Sala la legalidad de los actos acusados no ha sido desvirtuada, teniendo en cuenta que la autoridad administrativa no exigió un requisito de forma, adicional o distinto al previsto en la Norma Comunitaria, dado que el requerimiento consistió en la prueba de la cesión del derecho a la patente por parte de todos los inventores mencionados en la solicitud, sin que pueda tenerse como tal los documentos allegados en respuesta al requerimiento de la SIC, debido a que no cumplen las formalidades mínimas como lo son las firmas de las partes que celebran el contrato de cesión, con su correspondiente apostillado. […]” (Resaltado fuera de texto).

Fundamento del salvamento de voto, en el caso sub examine 4. El suscrito Magistrado abordará los fundamentos del salvamento de voto a la sentencia en las siguientes partes: i) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) el marco normativo sobre los requisitos de la solicitud de patente y su trámite; y iii) el análisis del caso concreto.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 5. Esta Sala ha considerado que, la normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 7.

En el Capítulo III del Protocolo de Cochabamba, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en sus artículos 32, 33, 34 y 35. 8. La Sala ha considerado que es de la mayor importancia señalar que el artículo 33 ibídem en su inciso segundo establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 9.

En concordancia con lo anterior, la Decisión 500 de 22 de junio de 2001 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, regula en los artículos 121 y siguientes, que conforman el capítulo III del Título Tercero, regula el objeto y finalidad de la interpretación prejudicial, la consulta facultativa y obligatoria, la suspensión del proceso judicial interno, las condiciones y requisitos para formular la consulta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el trámite de la solicitud, la obligación especial del juez consultante y las obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial. 10.

En este sentido, visto el artículo 123 de la Decisión 500, sobre consulta obligatoria, prevé que “[…] de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal […]” (Resaltado fuera de texto).

Marco normativo sobre los requisitos de la solicitud de patente y su trámite 11. Visto el artículo 26 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, sobre los requisitos que debe contener la solicitud de patente de invención, establece: “[…] Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. […]” (Resaltado fuera de texto). 12.

Visto el artículo 38 ibídem, la oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. 13. Visto igualmente el artículo 39 ibídem, si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación Análisis del caso concreto. 14.

La Sala de la Sección Primera de la Corporación consideró que no era necesario solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la medida en que “[…] en la demanda no fueron invocadas como violadas normas comunitarias, así como tampoco se precisa la interpretación de alguna de sus disposiciones para resolver el asunto […]”. 15.

El suscrito Magistrado considera que, en el caso sub examine, si era necesario solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial, en atención a que la parte demandada, en la contestación de la demanda, invocó en su defensa la aplicación del literal k) del artículo 26 y los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, argumentando que la parte demandante, durante el procedimiento administrativo no había cumplido con la obligación de aportar el documento donde constara la cesión al derecho de la patente, por un lado; y no acreditó la respuesta íntegra al requerimiento formulado, por el otro: motivo por el cual procedía la declaratoria del abandono a la solicitud presentada. 16.

De esta forma, habida consideración a que la parte demandada invocó en su defensa normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, se debía solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En estos términos dejo expuesto mi salvamento de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». [2] En adelante la SIC. [3] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Código Contencioso Administrativo. [4] Número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00314-01(7498), CP: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. [5] Cfr. folio 1, anexo núm 1. [6] Cfr. Anexo 1. [7] Cfr. Folio 58, anexo 1. [8] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00445-00, CP: Guillermo Vargas Ayala. [[9]] Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú por supuesto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26 literal k) y 32 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al solicitar requisitos distintos y adicionales a los previstos en la Decisión 486 para la presentación de solicitudes de otorgamiento de patentes de invención, específicamente, la exigencia de presentar la copia del documento de cesión de los inventores con firmas debidamente legalizadas por Notario Público y el de legalización por funcionario consular peruano, en el caso de que el documento se extendiera en el extranjero. [[10]] GUILLERMO CABANELLAS.

“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1981. págs. 304 y 305, en su orden. (cita original) [[11]] SG-F/0.5/1923/2003 de 7 de julio de 2003. (cita original) [[12]] HERNÁN COELLO GARCÍA. “Teoría del Negocio Jurídico”. Universidad del Azuay. Facultad de Ciencias Jurídicas. 1992. p. 71. (cita original) [[13]] “En cuanto procura otorgar certeza a la persona en su relación y vida social, pero sin que sea o abarque a la justicia en cuanto valor absoluto que determina la igualdad que debe existir en esa relación y expresada a través del derecho”, es decir, “(…) seguridad que representa una realización parcial de la justicia, que procura otorgar certeza a la vida de los hombres en sociedad”.

EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL. “Seguridad Jurídica. El Sistema Procesal como medio para la realización de la Justicia”. Memorias del Primer Ciclo de Conferencias”. Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar. p. 66. (cita original) [[14]] “Las formalidades no son, como frecuentemente se suele afirmar, un obstáculo puesto para impedir la agilidad en los negocios jurídicos.

Son, al contrario, recursos idóneos de los que se vale el Derecho para que su motivación radical, la seguridad (…) pueda realmente hacerse efectiva. Cabalmente. Si, por un momento, borramos las formalidades de los actos y contratos que requieren de una forma solemne, lo menos que podremos observar es que los asociados quedarán sometidos a la más completa inseguridad”.

HERNÁN COELLO GARCÍA. Op. Cit. p. 71. (cita original) [[15]] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 11001 0324 000 2008 00359 00, CP Guillermo Vargas Ayala. [16] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00, CP ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.