110001-03-24-000-2010-00380-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA y la enseña comercial nominativa LA ROMANA / USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL - Prueba / ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de la utilización real, efectiva y constante / ENSEÑA COMERCIAL NOMINATIVA LA ROMANA – No se demostró la titularidad prioritaria / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto EMILIA ROMAGNA para identificar servicios de la clase 43 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala observa, al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente que: i) la parte demandante demostró que en el año de 1964 efectuó el primer uso de la enseña comercial, uso que se extendió hasta el año 2004 anualidad en que se demostró el último uso dado a la enseña comercial; ii) que durante el tiempo de uso de la enseña, respecto del establecimiento comercial, también se utilizaron otras enseñas comerciales, tales como: “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, “[…] La Romana Cafetería […]”, “[…] CAFET ROMANA […]”, “[…] ROVANA CAFETERÍA […]” y “[…] CAFETERÍA ROMA […]”, las que, la Sala considera que no hacen parte del presente asunto, por lo que no serán objeto de análisis; y iii) el 27 de junio de 2008, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro la marca mixta EMILIA ROMAGNA.

Así las cosas, la Sala no acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso de la enseña comercial nominativa LA ROMANA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado a la enseña comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de la marca concedida.

La parte demandante demostró que el primer uso que dio a la enseña comercial nominativa LA ROMANA, fue en el año de 1964, uso que se extendió hasta el año 2004, sin embargo en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, de forma posterior al año 2004, por lo que se tiene que el uso dado a la enseña comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca mixta EMILIA ROMAGNA, por lo que se concluye que la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca citada, el cual data desde el año 2009, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva la enseña comercial nominativa LA ROMANA. […] Así las cosas, la Sala considera que no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 191, 192, 193 y 200 ibidem relativos a la protección de enseñas comerciales, motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200 NOTA DE RELATORÍA: Aclaración de Voto no presentada. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2010-00380-00 Actor: CESAR IANNINI SALAS Y IANNINI & SURACE LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: SICADA S.A. Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre una enseña comercial; cotejó entre marca mixta y enseña comercial nominativa.

Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cesar Iannini Salas y Iannini & Surace Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25760 de 26 de mayo de 2009, 32914 de 30 de junio de 2009 y 43160 de 28 de agosto de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cesar Iannini Salas y Iannini & Surace Ltda., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 25760 de 26 de mayo de 2009, “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”[6], y ii) 32914 de 30 de junio de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”[7]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 43160 de 28 de agosto de 2009, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[8], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta EMILIA ROMAGNA que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Sicada S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 25760 de fecha 26 de mayo de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca EMILIA ROMAGNA, para distinguir servicios de la clase 43 internacional, a favor de SICADA LTDA. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 32914 de fecha 30 de junio de 2009, proferida por la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 25760 de mayo de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 43160 de fecha 28 de agosto de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el 28 de agosto de 2009, la cual confirmó la resolución No. 25760 de mayo de 2009. CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca EMILIA ROMAGNA, solicitada por SICADA LTDA, para distinguir servicios de la clase 43 de la clasificación internacional.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 27 de junio de 2008, el registro como marca del signo mixto EMILIA ROMAGNA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en la enseña comercial LA ROMANA. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos concedió, por medio de la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009, el registro como marca del signo mixto EMILIA ROMAGNA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 32914 de 30 de junio de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 43160 de 28 de agosto de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009. Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134[10] y del literal b)[11] del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y de literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que “[…] (s)e violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca EMILIA ROMAGNA, solicitada por SICADA LTDA., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo.

Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre y enseña comercial ROMANA, previamente usado por el señor CESAR IANINI SALAS, y por la sociedad IANINI & SURACE LTDA., podemos concluir que la marca EMILIA ROMAGNA no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional [ ]”[12]. 2.

Sostuvo que “[ ] (e)ncontramos que la enseña comercial ROMANA, ha sido usada desde hace aproximadamente cuarenta años, por la sociedad IANINI & SURACE LTDA. y por el señor CESAR IANINI SALAS, Y sobre dicha enseña tienen el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso [ ]”[13]. 3. Concluyó que: “[ ] (e)n consecuencia, las mencionadas normas legales nacionales y comunitarias fueron violadas por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca EMILIA ROMAGNA para distinguir servicios de la clase 43, sin tener en cuenta los siguientes aspectos: a. Que el señor CESAR IANINI SALAS y la sociedad IANINI & SURACE LTDA, han usado ininterrumpidamente la enseña comercial ROMANA, desde el año 1972. b. Que la enseña comercial ROMANA, se ha usado para distinguir un establecimiento de comercio dedicado a prestar los siguientes servicios: “Restaurante, cafetería, lonchería y similares.

Compra, transformación y venta al público de artículos alimenticios y bebidas”. c. Que la marca EMILIA ROMAGNA concedida a favor de SICADA LTDA. es similar a la enseña comercial ROMANA propiedad de mis agenciados. d. Que mis agenciados tienen derecho de uso exclusivo de la enseña comercial ROMANA, en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña, o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad […]”[14].

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[15] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas[16], así: Sobre el cargo de violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que “[ ] (c)on la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al respecto cabe expresar que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las conferidas por el decreto 2153 de 1992 (hoy Decreto 3523 de 2009) y en la Decisión 486 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidieron legal y válidamente las resoluciones demandadas, Concediendo el registro de la marca "EMILIA ROMAGNA”.

Cabe advertir que, de los documentos obrantes en el expediente No. 08 66522 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud del registro de la marca "EMILIA ROMAGNA" se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. […]”[17]. 2.

Sostuvo que: “[…] (a)l respecto, tal como se señaló en los actos administrativos que se demandan es evidente que analizadas estas de manera sucesiva y no simultaneas, no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir al público a error. Lo anterior por cuanto su composición ortográfica difiere notablemente, ya que el signo solicitado cuenta con dos expresiones en tanto que la enseña comercial con una sola expresión, aunada a que las expresiones confrontadas hacen referencia a conceptos muy distintos, en el primer caso a un nombre y apellido femenino, mientras que el segundo se refiere a un gentilicio de una persona oriunda de Roma.

Así mismo adviértase que el signo refiere un elemento gráfico que incluye un diseño especial de las letras, elemento que hace que el signo sea lo suficientemente distintivo y por ende su fácil identificación y recordación frente a los consumidores quienes podrán relacionar los servicios que distingue con un origen empresarial determinado sin incurrir en error respecto al nombre comercial presuntamente vulnerado […]”[18]. 3.

Concluyó que “[ ] (s)e advierte entonces que la expresión EMILIA ROMAGNA goza de la suficiente fuerza distintiva, por lo que el consumidor en el mercado podrá diferenciar e identificar de manera inmediata los servicios identificados por ésta de las actividades del demandante con su enseña LA ROMANA. En conclusión, como bien pueden apreciar los Honorables Magistrados, de las argumentaciones anteriormente reseñadas y de la lectura de las resoluciones acusadas, se observa, que en ningún momento la Entidad dejo de aplicar o aplico indebidamente, las disposiciones vigentes en materia marcaria; por el contrario, las resoluciones acusadas, se ajustan plenamente a derecho y en trámite administrativo como tal, se respetó en todo momento, el debido proceso constitucional [ ]”[19].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[20] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas[21], así: Sobre el cargo de violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que “[ ] en la expedición de los mencionados actos administrativos la Superintendencia observo tanto los requisitos de forma (competencia, debido proceso, adecuado uso del poder discrecional) como de fondo (motivación y fundamentos legales), ratificándose la presunción de legalidad de los mismos. [ ]”[22]. 2.

Resaltó que “[…] (e)n cuanto, a la similitud ortográfica, no existe coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden y la longitud de tales letras, es disímil entre sí. Al observar la palabra Romana, ésta se encuentra en un único segmento en letras minúsculas y a color negro, mientras que en el signo solicitado ni siquiera existe dicha denominación, sino que por el contrario contiene una expresión totalmente diferente y a color, en la que predomina la expresión EMILIA. […] Los elementos distintivos de EMILIA ROMAGNA, se encuentran particularizados de forma tal que no ocasionan ni están en posibilidad de ocasionar confusión o riesgo de confusión en el consumidor.

Los elementos denominativos de la misma no sólo identifican una región diferente a la que evoca la enseña Romana (evocación a Roma, ciudad ubicada en le Región de Lazio, Italia), sino que además es una marca mixta acompañada de colores y formas que le imprimen un sello empresarial diferente […]”[23]. 3. Estableció que “[…] desde el punto de vista fonético, ambas expresiones se pronuncian distinto, la enseña ROMANA se pronuncia tal y como está expuesta, mientras que EMILIA ROMAGNA se pronuncia de manera correcta EMILIA ROMAÑA, dado que la conjunción de estos 2 caracteres, GN, da como resultado la letra Ñ en diversos países como Italia y Francia. […] Empero, asumiendo el desconocimiento de un consumidor frente a dicha denominación, tampoco pronunciaría la denominación EMILIA ROMAGNA como ROMANA, esto es, suprimiendo la G, sino tal y como se lee, lo que en ambos casos arroja una expresión oral y visual distinta para cada una de las enseñas comerciales.

Cabe resaltar Señor Superintendente que no puede escindirse la enseña comercial de SICADA LTDA. tal y como lo pretende el demandante, olvidando que los signos distintivos mixtos son una UNIDAD y deben ser comparados del mismo modo, pues su aptitud distintiva se basa en cada uno de los elementos que lo integran y no sólo en algunos de ellos considerados individualmente. […]”[24]. 4.

Señaló que “[…] (d)esde el punto de vista ideológico, EMILIA ROMAGNA evoca le región italiana que lleva dicho nombre y se encuentra ubicada en la Región nororiental de Italia. Por su parte, la enseña ROMANA, evoca la ciudad ROMA del mismo país, ubicado sin embargo a 400 kilómetros de distancia de la primera, en la región LAZIO del centro de Italia. […] Aun cuando en gracia de discusión el consumidor no hiciese distinción en la procedencia geográfica, EMILIA ROMAGNA le evocaría el nombre de una persona y no una ciudad como lo hace la enseña comercial de la parte demandante […]”[25]. 5.

Concluyo que “[…] (e)l establecimiento de comercio del demandante, el tipo de negocio, los productos y servicios ofrecidos, son DIFERENTES, ni siquiera puede establecerse con certeza si ambos extremos de la litis son competidores pues mientras los clientes del CAFETÍN LA ROMANA, según el artículo publicado por Vive in, son estudiantes universitarios, transeúntes que ingresan a cualquier hora del día por un chocolate con pan o el almuerzo, los clientes del RESTAURANTE EMILIA ROMAGNA sólo van a la hora del almuerzo o la comida por platos exclusivos de la región que representan o una deliciosa copa de vino. […] De contera, CÓMO puede aprovecharse SICADA LTDA. de la reputación del "CAFETÍN LA ROMANA" si son dos negocios totalmente diferentes, si la enseña comercial que distingue a uno y a otro no se parecen en nada, si el público objetivo de consumidores de cada empresario, desde el punto de vista geográfico (ubicación del establecimiento), demográfico (edad, nivel de ingresos y de escolaridad de los consumidores), psicográfico (estilo de vida del consumidor) y tipo de servicio ofrecido, son totalmente diferentes. […] En consecuencia, me opongo a todas y cada una de las pretensiones invocadas en la demanda por NO CONFIGURARSE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS objeto de esta demanda, por lo que ruego a los Honorables magistrados declarar fundadas las excepciones de fondo aquí propuestas. […]”[26].

Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 2014[27], resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 22 de septiembre de 2014[28], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 409-IP-2015 de 14 de octubre de 2016[29], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (l)La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente el artículo 136 literal b) y no así el artículo 134, ya que como contiene el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso bajo estudio.

De oficio, se interpretarán los artículos 191, 192, 193 y 200 de la misma normativa en consideración a los temas de los cuales informa la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con una enseña comercial […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2018[30], corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término otorgado a las partes e intervinientes, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 13.

Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron sus argumentos de demanda y de la contestación de ella. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 409-IP-2015 de 14 de octubre de 2016; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación de una marca con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de la protección de la enseña comercial; x) el marco normativo sobre régimen probatorio; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Visto el artículo 128 numeral 7[31] del Código Contencioso Administrativo[32], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[33] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[34], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[35] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[36], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 17. Vistos el artículo 33 del Anexo[37] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[38] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[39] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 18.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[40]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados[41] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009[42], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Sicada Ltda., en la que se indicó: “[…] En efecto, los signos en estudio, es decir, EMILIA ROMAGNA y LA ROMANA., apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

Lo anterior por cuanto su composición ortográfica difiere notablemente, ya que el signo solicitado cuenta con dos expresiones y la enseña comercial con una sola expresión, aunado a que las expresiones confrontadas hacen referencia a conceptos muy distintos. en el primer caso a un nombre y apellido femenino, mientras que, en el segundo al gentilicio de una persona proveniente de Roma, la capital de Italia.

Finalmente hay que tener en cuenta que el signo solicitado incorpora un elemento gráfico con un diseño particular de las letras, elementos que hacen que el signo sea suficientemente distintivo, lo cual permite su fácil identificación y recordación por parte del consumidor, quien podrá relacionar los servicios que distingue, con un origen empresarial determinado sin incurrir en error respecto al nombre comercial alegado.

Así las cosas, al cotejar la marca solicitada y la enseña comercial, no encuentra esta División similitudes que la lleven a concluir que su coexistencia en el mercado induciría al público consumidor en riesgo de confusión o asociación. En conclusión, considera esta oficina que la expresión EMILIA ROMAGNA, tiene la suficiente fuerza distintiva, característica esencial que debe poseer una marca, por lo cual el comprador podrá diferenciar los servicios identificados por ésta de las actividades que distinguen la enseña comercial LA ROMANA.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre las pruebas allegadas tendientes a demostrar el uso de la enseña comercial opositora. Considera este Despacho pertinente manifestar que aun cuando se hubiere probado su uso en el comercio, en el presente caso no concurren los presupuestos para que se configure la causal de irregistrabilidad por confundibilidad contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo solicitado no es idéntico o se semejante a " un nombre o enseña comercial protegido, ", ya que como que quedó demostrado los signos en conflicto son disímiles, por lo que es impertinente valorar las pruebas aportadas, tendientes a probar el uso del nombre comercial base de la oposición. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se procederá a la concesión del registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición de que da cuenta el considerando segundo de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca: EMILIA ROMAGNA (Mixta) (Según modelo adjunto): Para distinguir: "Servicios para proveer alimentos y bebidas". Servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. Titular: SICADA LTDA. Domicilio: Bogotá D.C., Colombia Dirección: Calle 69 A No. 5-32 Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente Resolución. […]” (Resaltado fuera de texto). 2.

La Resolución núm. 32914 de 30 de junio de 2009[43], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009, en la que se indicó: “[…] De conformidad con lo expuesto esta Jefatura considera que los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que el signo EMILIA ROMAGNA (MIXTA) y la enseña comercial LA ROMANA (NOMINATIVA) no presentan semejanzas de forma tal que el consumidor las confunda en el mercado.

En el aspecto conceptual el signo solicitado EMILIA ROMAGNA (MIXTA) que se pronuncia en la lengua castellana como Emilia-Romaña (Emilia-Romagna, en italiano), se refiere a una región administrativa del centro-norte de Italia., debe tenerse en cuenta que no es de común conocimiento para el consumidor el concepto anteriormente expuesto, de manera que puede ser asimilado a un nombre femenino. De otra parte, LA ROMANA alude al gentilicio femenino de una persona proveniente de Roma.

En el campo visual se observa que el signo solicitado incorpora un elemento gráfico con un diseño particular que le imprime la suficiente distintividad para hacerla registrable como marca. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 25760 del 26 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores […]” (Resaltado fuera de texto). 3. La Resolución núm. 43160 de 28 de agosto de 2009[44], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009, en la que se indicó: “[…] Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, EMILIA ROMAGNA y LA ROMANA, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que, si bien coinciden en el uso de la expresión ROMAGNA I ROMANA, los demás elementos incluidos en ellas (EMILIA - LA), hacen que se puedan percibir estructuras fonéticas y visuales distintas.

Es importante recordar que al momento de realizar el cotejo marcaría los signos confrontados se deben comparar en conjunto sin fraccionamientos, teniendo esto en cuenta, es claro para este despacho que se trata de signos que pueden coexistir sin que se presente riesgo de confusión o asociación empresarial, puesto que el signo solicitado hace relación a un nombre femenino, mientras que LA ROMANA, se refiere a una forma coloquial de nombrar a una mujer originaria de la ciudad de Roma.

Así mismo vale la pena señalar que, aunque pueden presentar algunas coincidencias, ambos presentan diferencias importantes pues el signo solicitado por ser mixto presenta elementos que le aportan distintividad frente a la enseña base de la oposición. Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles.

Por lo demás, lo planteado en el examen de confusión con las marcas registradas por la sociedad opositora en el sentido que los signos no ocasionarían confusión en el mercado es extensible al nombre comercial que incorpora la misma denominación de las marcas, por lo que no es necesario pronunciarse sobre las pruebas aportadas por el recurrente tendientes a demostrar el uso del nombre comercial.

En conclusión, este Despacho considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 25760 de 26 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]” (Resaltado fuera de texto). El problema jurídico 20. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la demanda, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 25760 de 26 de mayo de 2009, 32914 de 30 de junio de 2009 y 43160 de 28 de agosto de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta EMILIA ROMAGNA, al tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar “servicios para proveer alimentos y bebidas”, servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 2.

En este sentido, se analizará si la parte demandante es titular de la enseña comercial La Romana y, en caso afirmativo, desde cuando tiene derecho exclusivo sobre la misma, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido, si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la enseña comercial. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486; y de oficio, los artículos 191, 192, 193 y 200 ibidem. 22. La Sala advierte que, aunque la parte demandada invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, como se indicó el numeral 6 supra, al exponer el concepto de violación adujó que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumplía con el requisito de distintividad en la medida en que presentaba confusión con la enseña comercial de la cual es titular, es decir, alegó una falta de distintividad extrínseca la cual está prevista en el artículo 136 ibidem. 23.

En efecto, la parte demandante argumentó “[…] (d)ebido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre y enseña comercial ROMANA, previamente usado por el señor CESAR IANINI SALAS, y por la sociedad IANINI & SURACE LTDA., podemos concluir que la marca EMILIA ROMAGNA no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional […]”. 24.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente asunto consideró que no era procedente interpretar el artículo 134 de la Decisión 486 “[…] ya que como contiene el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso bajo estudio […]”. 25. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, en la medida en que su concepto de violación se refiere al artículo 136 ibidem, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal b) del artículo 136 ibidem. 26.

Así las cosas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[45], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[46] de la Comisión de la Comunidad Andina[47].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[48] 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[49] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 409-IP-2015 de 14 de octubre de 2016 35. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[50]: “[…] 1.

Ámbito de protección de la enseña comercial. 1.1. Teniendo en cuenta que la sociedad demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su enseña comercial LA ROMANA, la cual ha sido usada desde hace aproximadamente 40 años según lo aduce, corresponde abordar el tema anunciado en este punto, a lo cual procederá el Tribunal con sujeción a la jurisprudencia que ha desarrollado en la materia a partir de lo establecido en las disposiciones respectivas del Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

Aunque esta normativa no trae una definición explícita de enseña comercial, ésta es entendida como el signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento de comercio, a diferencia del nombre comercial cuyo esencial atributo consiste en identificar la actividad mercantil o empresarial desarrollada por una persona física o jurídica. 1.3.

De conformidad con la remisión normativa que hace el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma incluida en su Título XI denominado "De los Rótulos o Enseñas", la enseña comercial se rige por las disposiciones aplicables al nombre comercial, como así lo ordena esta disposición: "La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". 1.4.

Por lo tanto, como la protección y el depósito de las enseñas comerciales debe sujetarse a la regulación establecida en esta misma normatividad para la protección del nombre comercial, resultan aplicables a la enseña comercial los artículos 191 a 193, cuyas normas respectivamente establecen: "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa -(negrillas fuera de texto)- "Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156,157 y 158 en cuanto corresponda". "Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 -(negrillas fuera de texto)-. 1.5. Aplicadas entonces estas disposiciones a la enseña comercial, el derecho exclusivo sobre la misma únicamente se adquiere por el uso, y por consiguiente su protección jurídica en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto.

Es decir, el derecho sobre la enseña comercial solamente se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 arriba citado. 1. 5.1. Acorde con lo expuesto, el depósito de la enseña comercial no es constitutivo de derechos, pues aplicado por su parte el artículo 193 que también se citó, le es optativo al titular de la enseña comercial proceder al registro o al depósito, de donde el registro de una enseña comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre la enseña comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

En conclusión, lo importante es demostrar su uso, ya que esto es lo que genera el derecho, pues una enseña comercial registrada y no usada pierde absolutamente el sustento jurídico de su protección, como tampoco la tiene si una enseña comercial es registrada de una manera y usada sustancialmente de otra, pues en esas condiciones no generaría ninguna clase de derecho.

La función de un sistema de registro de enseñas comerciales es por un lado informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. 1.5.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre una enseña comercial deberá probar su uso real y constante en el mercado.

Se debe demostrar que la enseña comercial efectivamente ampara un establecimiento mercantil. En tal sentido, el uso de la enseña comercial podrá demostrarse mediante fotografías, videos, imágenes del establecimiento captadas en publicidad, documentos comerciales que acrediten dicho uso, y todo tipo de material probatorio admitido por normativa nacional.

El uso debe ser constante, es decir, se debe demostrar que de manera permanente la enseña comercial identifica un establecimiento mercantil. 1.5.3. De otra parte, cabe observar que quien alegue y pruebe el uso real y constante de una enseña comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 1.5.4.

Así mismo quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de una enseña comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá denunciar dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 1.6. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de una enseña comercial, se deberá al momento en que el signo mixto EMILIA ROMAGNA fue solicitado para registro, determinar si la enseña comercial denominativa LA ROMANA, era real y constantemente usada en el mercado, para así determinar si era protegible por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. 2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. El consumidor medio 2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos EMILIA ROMAGNA" (mixto) y 11 LA ROMANA" (denominativo), son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, del siguiente tenor literal: […] 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos EMILIA ROMAGNA (mixto) y LA ROMANA (denominativo), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. […] 3.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos compuestos 3.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA con el signo denominativo LA ROMANA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. […] 3.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA con el signo denominativo LA ROMANA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 36.

Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección de la enseña comercial 37.

Visto el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y depósito de las enseñas comerciales se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Estado que integra la subregión, a ese respecto, teniendo en cuenta que la normativa aplicable para la protección del nombre comercial está contenida en los artículos 190 a 199 ibidem, la Sala observa que esa normativa resulta aplicable para las enseñas comerciales.

Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre la enseña comercial 38. Vistos los artículos 191 y 200 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre una enseña comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre una enseña comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre y de la enseña comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente y no ha cesado por haber cesado el uso. 39.

Quien afirme ser titular del derecho sobre una enseña comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre la enseña comercial 40. Vistos los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el titular de una enseña comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito de la enseña comercial 41. Vistos los artículos 193 y 200 de la Decisión 486, conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de una enseña comercial podrá registrarla o depositarla ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 42.

En suma, los artículos 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 regulan: i) el primer uso de la enseña comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre o enseña comercial. Marco normativo sobre régimen probatorio 43.

Vistos el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564[51] de 12 de julio de 2012[52], en lo que no esté expresamente previsto; y el artículo 173 de la Ley 1564, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 44.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 45.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 46. Visto el artículo 176 ibidem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Solución del caso concreto 47. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre los marcos normativos del riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad y el marco normativo de la protección del nombre y enseña comercial; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 48.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para, por un lado, determinar si la parte demandante es titular de una enseña comercial protegida y, por el otro, comparar una marca mixta y una enseña comercial. 50.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda. Análisis sobre la enseña comercial La Romana 51. Corresponde a la Sala determinar si la parte demandante es titular de la enseña comercial La Romana, para lo cual se analizará, con base en las pruebas aportadas al expediente, desde cuando tiene derecho exclusivo sobre la misma, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido y si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados. 52.

De conformidad con los artículos 168 del Código Contencioso Administrativo y 173 de la Ley 1564, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial.

Acervo probatorio 53. De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales: 1. Certificado de matrícula de establecimiento de comercio[55], expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá DC el 17 de agosto de 2010, en el que consta que la sociedad Iannini & Surace Ltda. es propietaria del establecimiento de comercio “[…] CAFETERÍA ROMANA […]” desde el 10 de marzo de 1972. 2.

Comunicación[56] de 26 de enero de 1973, en la que el señor José Álvarez, editor de la Guía de Compras y Espectáculos, comunica al señor Cesar Iannini las condiciones del contrato de publicidad verbal que suscribieron para la publicación de “[…] los anuncios de Cafetería Sorrento y Cafetería Romana en la Guía de Compras y Espectáculos […]”. 3.

Comprobante de pago[57] de 4 de noviembre de 1971, en el que consta que la Cafetería Romana Sucursal 2, pagó la suma de seiscientos pesos m/cte ($600,oo m/cte.), a título de “[…] GASTOS COMERCIALES: Propaganda Cafetería […]”. 4. Comprobante de pago[58] de 16 de agosto de 1973, en el que consta que la Cafetería Romana Sucursal 2, pagó la suma de setecientos cincuenta pesos m/cte ($750,oo m/cte.), “[…] por concepto de propaganda […]”. 5.

Factura núm. 3018[59] generada por Guía de Compras y Espectáculos el 8 de agosto de 1973, por medio de la cual se cobra la suma de setecientos cincuenta pesos m/cte ($750,oo m/cte.) a Cafetería Romana por concepto de la publicación del “[…] ANUNCIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/73 1/8 de página […]”. 6. Comprobante de pago[60] de 13 de diciembre de 1971, en el que consta que la Cafetería Romana Sucursal 2 pagó la suma de novecientos sesenta pesos m/cte ($600,oo m/cte.), a título de “[…] GASTOS COMERCIALES: Valor correspondiente al saldo de la factura #0061 de Arma Ltda. Por concepto de hechura de 500 cajitas de fósforos con propaganda La Romana […]”. 7.

Tres comprobantes de venta[61] con rotulo de “[…] CREDIBANCO […]” de 21 de enero, 26 de junio y 13 de noviembre de 1978, en los que consta que los señores Fernando Ramírez, José Jairo Díaz y José Matallana, efectuaron compras con cargo a tarjetas de crédito, a sus respectivos nombres, en el establecimiento comercial “[…] CAFETERÍA ROMANA BOGOTÁ […]”, por las sumas de doscientos veintinueve pesos m/cte ($229,oo m/cte), doscientos ochenta y tres pesos m/cte ($283,oo m/cte) y seiscientos pesos m/cte ($600,oo m/cte), sin especificación del producto adquirido. 8.

Tres comprobantes de venta[62] con rotulo de “[…] DINERS CLUB DE COLOMBIA LTDA.[…]” y “[…] CREDIBANCO VISA […]” de 9 de noviembre de 1972, 4 de diciembre[63] y 2 de noviembre de 1992, en los que consta que los señores Guillermo Victoria Azula, Cesar Triviño y Óscar Piedrahita, efectuaron compras con cargo a tarjetas de crédito, a sus respectivos nombres, en el establecimiento comercial “[…] CAFET ROMANA […]”, “[…] ROVANA CAFETERÍA […]” y “[…] CAFETERÍA ROMA […]”, por las sumas de sesenta y siete pesos m/cte ($67,oo m/cte), cincuenta y seis pesos m/cte ($56,oo m/cte) y siete mil cuatrocientos pesos m/cte ($7.400,oo m/cte), sin especificación del producto adquirido. 9.

Factura de venta número 87890[64] con rotulo de “[…] La Romana Cafetería […]” generada el 19 de julio de 1973, por medio de la cual se cobra la suma de treinta y dos pesos m/cte ($32,oo m/cte.), a un cliente sin especificar el consumo de un producto[65]; y Comprobante de pago identificado con el número 85967 con rotulo de “[…] DINERS CLUB DE COLOMBIA LTDA.[…]”, en el cual consta que una persona apellidada Valdivieso[66], efectuó una compra con cargo una tarjeta de crédito, a su respectivo nombre, en el establecimiento comercial “[…] CAFET ROMANA […]”, por la suma de treinta y dos pesos m/cte ($32,oo m/cte), sin especificación del producto adquirido. 10.

Factura de venta número 40734[67] con rotulo de “[…] La Romana Cafetería […]” sin fecha, por medio de la cual se cobra la suma de sesenta y dos pesos m/cte ($62,oo m/cte.), a un cliente sin especificar el consumo de un producto[68]; 11. Factura de venta número 97385[69] con rotulo de “[…] La Romana Cafetería […]” generada el 2 de noviembre de 1973, por medio de la cual se cobra la suma de ciento cuatro pesos m/cte ($104,oo m/cte.), a un cliente sin especificar el consumo de un producto[70]; y comprobante de pago identificado con el número 667752 con rotulo de “[…] DINERS CLUB DE COLOMBIA LTDA.[…]”, en el cual consta que una persona sin identificar, efectuó una compra con cargo una tarjeta de crédito en el establecimiento comercial “[…] CAFET ROMANA […]”, por la suma de ciento cuatro pesos m/cte ($104,oo m/cte.), sin especificación del producto adquirido. 12.

Factura de venta número 13972[71] con rotulo de “[…] La Romana Cafetería […]”sin fecha, por medio de la cual se cobra la suma de cuarenta pesos m/cte ($40,oo m/cte.), a un cliente sin especificar el consumo de un producto[72]; y Comprobante de pago identificado con el número 2370718 con rotulo de “[…] CREDIBANCO […]”, en el cual consta que una persona sin identificar, efectuó una compra con cargo una tarjeta de crédito, a su respectivo nombre, en el establecimiento comercial “[…] LA ROMANA […]”, por la suma de cuarenta y cuatro pesos m/cte ($44,oo m/cte.), sin especificación del producto adquirido. 13.

Dos (2) facturas de venta números “[…] 20 62 […]” y 22956[73], ambas con rotulo de “[…] La Romana Cafetería […]” sin fecha, por medio de las cuales se cobran las sumas de ciento cinco pesos m/cte ($105,oo m/cte.) y ciento cincuenta y ocho pesos m/cte ($158,oo m/cte.), a unos clientes sin especificar el consumo de unos productos[74]; y Comprobante de pago identificado con el número 2184582 con rotulo de “[…] DINERS CLUB DE COLOMBIA LTDA.[…]”, en el cual consta que una persona sin identificar, efectuó una compra con cargo una tarjeta de crédito, a su respectivo nombre, en el establecimiento comercial “[…] CAFET ROMANA […]”, por una suma que no es legible en el documento y sin especificación del producto adquirido. 14.

Dos (2) facturas de venta números 41769 y 16941[75], ambas con rotulo de “[…] La Romana Cafetería […]” sin fecha, por medio de las cuales se cobran las sumas de once pesos m/cte ($11,oo m/cte.) y cincuenta y nueve pesos con cuarenta centavos m/cte ($59,40 m/cte.), a unos clientes sin especificar el consumo de unos productos[76]. 15.

Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario[77], expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) y diligenciado por el señor Cesar Iannini Salas, en calidad de representante legal de Iannini & Surace Ltda., sin fecha legible, en el que consta que la razón comercial es “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, y que dicha sociedad inició su actividad mercantil el 6 de mayo de 1964 y que sus obligaciones tributarias son la correspondiente al impuesto sobre la renta a partir de 29 de abril de 1964. 16.

Acta de Visita[78] con rotulo del Grupo de Apoyo de la División para el Control y Penalización Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la que consta que el 10 de diciembre de 1999 el establecimiento comercial “CAFETERÍA ROMANA” recibió visita de inspección por parte de la citada entidad y se verificó el sistema de facturación de dicho establecimiento comercial. 17.

Página número 3-2[79] del periódico el Tiempo de 12 de diciembre de 2004, en la que consta la publicidad referente a la “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”. 18. Factura núm. 6045758[80] generada por casa Editorial El Tiempo S.A. el 9 de diciembre de 2004, por medio de la cual se cobra la suma de dos millones seiscientos sesenta y ocho mil veintiún pesos m/cte ($2´668.021,oo m/cte.), a Iannini y Suracel Ltda. por “[…] PUBLICIDAD Y AVISOS CMS […]”, en el cual consta que el 12 de diciembre de 2004, se incluiría en la edición nacional del periódico el Tiempo en la sección denominada “[…] social […]” una publicación promocional relativa a la Cafetería la Romana. 19.

Comunicación[81] de 6 de diciembre de 2004, en la que la señora Sandra Patricia Arias, funcionaria del periódico el Tiempo, comunica al señor Cesar Iannini el valor y las condiciones por una publicación promocional en el periódico el día domingo 12 de diciembre de 2004 relativa a la Cafetería la Romana. 20. Página número 36[82] de lo que parece ser un reporte periodístico titulado “[…] El café de la tertulia […]” sin fecha ni identificación del medio escrito en el cual fue publicado ni referencia a la enseña La Romana. 21.

Acta de Visita[83] identificada con el número 0300, con rotulo de la División de Control y Vigilancia de Precios de la Superintendencia Primera Delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que no son legibles ninguno de los apartes escritos a mano alzada en dicho documento. 22. Comunicación[84] sin fecha, en la que una persona sin identificar en representación del “[…] El Aguilucho – REVISTA DEL GIMNASIO MODERNO […]”, certifica que Cafetería la Romana contrato con dicha revista la publicación de un aviso de media página por la suma de seiscientos pesos m/cte ($600,oo m/cte.), para que fuera publicada en el mes de noviembre de un año que no fue especificado y del cual la leyenda a publicar sería: “[…] Como la del último Aguilucho […]”. 54.

En su escrito de demanda la parte demandante sostiene que: “[…] la enseña comercial ROMANA, ha sido usada desde hace aproximadamente cuarenta años, por la sociedad IANINI & SURACE LTDA. y por el señor CESAR IANINI SALAS, Y sobre dicha enseña tienen el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso […]”[85]. (Destacado de Sala). 55.

Respecto de la prioridad en el uso de un nombre comercial o enseña, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró “[…] como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de una enseña comercial, se deberá al momento en que el signo mixto EMILIA ROMAGNA fue solicitado para registro, determinar si la enseña comercial denominativa LA ROMANA, era real y constantemente usada en el mercado, para así determinar si era protegible por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino […]”[86]. 56.

Al respecto, la Sala encuentra que la parte demandante mediante las pruebas documentales allegadas al expediente demostró, respecto del uso de la enseña comercial nominativa LA ROMANA, lo siguiente: 1. El 6 de mayo de 1964, Iannini & Surace Ltda., inició su actividad comercial bajo la razón social “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, tal como consta en el Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) y diligenciado por el señor Cesar Iannini Salas. 2.

El 10 de marzo de 1972, fue registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá DC el establecimiento comercial denominado “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”; y, el 10 de diciembre de 1999 el establecimiento comercial “CAFETERÍA ROMANA” recibió visita de inspección por parte de la DIAN referente al sistema de facturación. 3. El 4 de noviembre y el 13 de diciembre de 1971; el 26 de enero, el 8 de agosto y el 16 de agosto de 1973; y el 12 de diciembre de 2004 se efectuaron actividades comerciales relativas a la publicidad del establecimiento comercial denominado “[…] CAFETERÍA ROMANA […]” 4.

El 9 de diciembre de 1972; el 19 de julio y el 2 de noviembre de 1973; el 21 de enero, el 26 de junio y el 13 de noviembre de 1978; el 2 de noviembre de 1992; se efectuaron ventas de productos sin especificar, utilizando comprobantes de pago con los rótulos de “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, “[…] La Romana Cafetería […]”, “[…] CAFET ROMANA […]”, “[…] ROVANA CAFETERÍA […]”, “[…] CAFETERÍA ROMA […]”. 57.

La Sala encuentra que la parte demandante acreditó que desde el año 1964 hasta el año de 2004, el establecimiento comercial identificado mediante los rótulos “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, “[…] La Romana Cafetería […]”, “[…] CAFET ROMANA […]”, “[…] ROVANA CAFETERÍA […]”, “[…] CAFETERÍA ROMA […]” efectuó un total de 20 ventas, además la “[…] CAFETERÍA ROMANA […]” fue publicitada por medios de comunicación escritos en un total de dos ocasiones, y fue registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá como estableciente comercial, el cual recibió un total de 2 visitas de inspección. 58.

La Sala observa, al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente que: i) la parte demandante demostró que en el año de 1964 efectuó el primer uso de la enseña comercial, uso que se extendió hasta el año 2004 anualidad en que se demostró el último uso dado a la enseña comercial; ii) que durante el tiempo de uso de la enseña, respecto del establecimiento comercial, también se utilizaron otras enseñas comerciales, tales como: “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, “[…] La Romana Cafetería […]”, “[…] CAFET ROMANA […]”, “[…] ROVANA CAFETERÍA […]” y “[…] CAFETERÍA ROMA […]”, las que, la Sala considera que no hacen parte del presente asunto, por lo que no serán objeto de análisis; y iii) el 27 de junio de 2008, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro la marca mixta EMILIA ROMAGNA. 59.

La Sala determinó, en sentencia de 22 de noviembre de 2012[87], respecto de la prueba de la utilización real, efectiva y constante de la enseña comercial, lo siguiente: “[…] Sobre la enseña comercial, que el Tribunal ha definido como “aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”, esta Sala estima que no es necesario irrumpir en su estudio, dado que los elementos denominativos ya analizados de las marcas en conflicto, arrojaron un resultado negativo respecto a la confusión que pudieran generar las mismas.

Basta agregar, que la prueba del uso de la enseña comercial, contrario a lo que afirma la actora, no se demuestra con la sola fecha de su “constitución”, sino con la utilización real, efectiva y constante del signo distintivo, cuestión que la parte actora no demostró en el proceso. Así las cosas, las pretensiones del actor no tienen vocación de prosperidad al no ser desvirtuada la legalidad de los actos administrativos demandados […]”. 62.

Así las cosas, la Sala considera que no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 191, 192, 193 y 200 ibidem relativos a la protección de enseñas comerciales, motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad. Conclusión 63. A juicio de la Sala, la parte demandante no demostró una titularidad prioritaria sobre la enseña comercial LA ROMANA por cuanto el uso, y en consecuencia, el derecho exclusivo, cesó en año 2004. 64.

Corolario de lo expuesto, los derechos que invoca la parte demandante sobre la enseña comercial nominativa LA ROMANA no la habilitan para hacerlos prevalecer frente a la marca mixta sub lite EMILIA ROMAGNA, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, ni se vulneraron los artículos 191, 192, 193 y 200 ibidem. 65.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado Aclara Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 73 y 74 [2] Cfr. Folios 24 a 63 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 84. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. [4] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [5] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [6] Cfr. Folios 7 a 14 [7] Cfr. Folios 15 a 19 [8] Cfr. Folios 20 a 23 [9] Cfr. Folios 51 y 52 [10] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [11] “[…] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [12] Cfr. Folio 53 [13] Cfr. Folio 54 [14] Cfr. Folio 55 [15] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 115 [16] Cfr. Folios 110 a 114 [17] Cfr. Folio 111 [18] Cfr. Folio 114 [19] Ibidem. [20] Por medio de apoderado. Cfr. Folio 84 [21] Cfr. Folios 87 a 99 [22] Cfr. Folio 92 [23] Cfr. Folio 93 [24] Ibidem. [25] Cfr. Folio 123 [26] Cfr. Folio 9 [27]Cfr. Folios 224 y 225 [28] Cfr. Folios 226 y 227 [29] Cfr. Folios 237 a 250 [30] Cfr. Folio 252 [31] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [32] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [33] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [34] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [35] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [36] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [37] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [38] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [39]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [40] Cfr. Folios 237 a 250 [41] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [42] Cfr. Folios 7 a 14 [43] Cfr. Folios 15 a 19 [44] Cfr. Folios 20 a 23 [45] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [46] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [47] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [48] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [49] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [50] Cfr. Folios 237 a 250 [51] Normativa aplicable según lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 625 de la Ley 1564: “[…] Artículo 625.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: […] b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación […]”. [52] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [53] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Common/Utils/GetFile.aspx?&id=0900000280670394; en consulta realizada el día 23 de agosto de 2020. [54] Cfr. Folio 138 [55] Cfr. Folio 4 [56] Cfr. Folio 24 [57] Cfr. Folio 25 [58] Cfr. Folio 26 [59] Cfr. Folio 27 [60] Cfr. Folio 28 [61] Cfr. Folio 29 [62] Cfr. Folio 30 [63] El año de la transacción no es legible. [64] Cfr. Folio 31 [65] No es legible el producto en la descripción. [66] No es legible el nombre del comprador no la fecha en que se expidió el documento. [67] Cfr. Folio 32 [68] No es legible el producto en la descripción. [69] Cfr. Folio 33 [70] No es legible el producto en la descripción. [71] Cfr. Folio 34 [72] No es legible el producto en la descripción. [73] Cfr. Folio 35 [74] No es legible el producto en la descripción. [75] Cfr. Folio 36 [76] No es legible el producto en la descripción. [77] Cfr. Folio 37 [78] Cfr. Folios 38 a 40 [79] Cfr. Folio 41 [80] Cfr. Folio 42 [81] Cfr. Folios 43 a 46 [82] Cfr. Folio 47 [83] Cfr. Folio 48 [84] Cfr. Folio 49 [85] Cfr. Folio 54 [86] Cfr. Folio 8 [87] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de noviembre de 2012, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00115-00, MP.

Marco Antonio Velilla Moreno.