11001-03-24-000-2016-00120-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SYSCOMER y las marcas mixta y nominativa CISCO previamente registradas en la clase 42 / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son SYSCOMER y CISCO y por ello no se comparan desde el punto de vista ideológico / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto SYSCOMER en la clase 42 por no tener similitud con las marcas mixta y nominativa CISCO previamente registradas en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna.

En efecto, la primera se compone de dos (2) vocales, seis (6) consonantes y tres (3) silabas (SYS-CO-MER); y la segunda está conformada por dos (2) vocales, tres (3) consonantes y dos (2) silabas (CIS-CO). Asimismo, las marcas solo compartes una vocal (o), por lo que no existe similitud. Comparación Fonética […] La Sala considera que las dos primeras silabas de la marca SYSCOMER, esto es SYSCO, aunque difiere de la marca CISCO desde el punto de vista ortográfico, fonéticamente presenta una identidad, toda vez que al ser pronunciadas suenan CISCO (ˈsis.ko) y SYSCO (ˈsis.ko).

No obstante lo anterior, la marca concedida mediante los actos administrativos acusados contiene el sufijo MER, el cual le otorga un matiz diferenciador y contundente, dotándola de la suficiente carga semántica, lo que le permite diferenciarse de la marca CISCO desde el punto de vista fonético y descartar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. […] En este sentido, atendiendo a que: i) las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, y ii) la similitud fonética de las dos primeras sílabas de la marca SYSCOMER y la marca CISCO se diluye con el sufijo que compone la marca respecto de la cual se pretense la cancelación, como se expuso supra; la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas.

Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas SYSCOMER y CISCO, al no tener un significado en idioma castellano ni ser evocativas, son de fantasía, por lo que no procede su comparación desde este aspecto. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00120-00 Actor: CISCO TECHNOLOGY INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Criterios de comparación entre marcas mixtas cuando prevalente el elemento nominativo.

Requisitos para la cancelación de un registro. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cisco Technology Inc., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16803 de 14 de abril de 2015 y 51263 de 21 de agosto de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cisco Technology Inc., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], que se adecuó, mediante auto de 31 de julio de 2019, a la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 16803 de 14 de abril de 2015[7], “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 51263 de 21 de agosto de 2015[8], “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta SYSCOMER que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Comercializadora Internacional Syscomer S.A.S., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]: “[…] Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones: 2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución No. 16803 de 14 de abril de 2015 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CISCO TECHNOLOGY INC. y concedió el registro de la marca SYSCOMER (mixta) a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SYSCOMER S.A.S., para distinguir servicios en la clase 42. 2.1.2.

Resolución No. 51263 de 21 de agosto de 2015, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por CISCO TECHNOLOGY INC., en contra de la Resolución No. 16803 del 14 de abril de 2015, confirmándola en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro No. 517.333 asignado a la marca SYSCOMER (mixta), para identificar servicios en la clase 42 internacional, en el registro de la propiedad industrial a su cargo. 2.3.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 14 de noviembre de 2014, el registro como marca del signo mixto SYSCOMER para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 1.° de diciembre de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 713, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixta y nominativa CISCO, que identifican servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 16803 de 14 de abril de 2015, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta SYSCOMER para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 16803 de 14 de abril de 2015. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51263 de 21 de agosto de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16803 de 14 de abril de 2015. Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)[10] del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que “[…] (c)on los actos administrativos que concedieron el registro del signo SYSCOMER (mixta) se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que el estudio de registrabilidad del signo, efectuado por la Directora de Signos Distintivos y ratificado finalmente por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, desconoció que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar servicios en la clase 42 internacional.

Así, el otorgamiento del registro de la marca SYSCOMER para distinguir servicios relacionados con plataformas de base de datos con contenido, de la clase 42 internacional, a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SYSCOMER S.A.S., afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que ostenta CISCO TECHNOLOGY INC. en virtud de los registros No. 276.539, 340.862 y 295.596 correspondientes a la marca CISCO (nominativa y mixta) y CISCO SYSTEMS, para distinguir servicios de la clase 42 internacional [ ]”[11]. 2.

Sostuvo que “[ ] (d)esde el punto de vista fonético un consumidor medio podrá creer que se trata de una nueva división de los servicios prestados por CISCO TECHNOLOGY INC., en material mercantil, en donde por ejemplo puede entender que al ser una de las filiales puede utilizar un signo distinto. De esta manera, los signos mixtos de fantasía enfrentados, si bien no son idénticos, contrario a lo afirmado en los actos acusados sí presentan una estructura gramatical y fonética muy similar de la que se derivaría asociación o confusión para el consumidor.

Esta similitud resultaba determinante para haber concluido que existen marcadas similitudes que generan riesgo de confusión, más aún cuando amparan servicios relacionados con la ingeniería de sistemas [ ]”[12]. 3. Agregó que “[ ] al apreciar los signos el consumidor advertirá la similitud que presentan ante el hecho que la gran mayoría de las letras que conforman la marca registrada están ubicadas en idéntica posición entre los signos enfrentados y por tanto, se genera un efecto de similitud visual y fonética.

Es indudable que para el consumidor de servicios tecnológicos la impresión que le despierta la apreciación sucesiva de las marcas es muy similar, de manera que en el mercado éste no dispondrá de los elementos de juicio necesarios para independizar, individualizar y distinguir plenamente los signos, máxime si se tiene en cuenta, que se trata de marcas destinadas a distinguir los mismos servicios de la clase 42 internacional.

En consecuencia, un consumidor de esta clase de servicios al encontrar cualquiera de las dos marcas en el mercado incurrirá en riesgo de confusión y supondrá indistintamente que se trata de la misma marca […]”[13]. 4. Precisó que “[ ] el signo SYSCOMER y la marca previamente registrada CISCO por mí representada, al ser apreciadas en conjunto producen en el consumidor impresión de semejanza o de relación, de suerte que un consumidor medio impactado más por las semejanzas que por las diferencias, tanto ortográficas como fonéticas, las confundirá. En consecuencia, dada la existencia de los derechos prioritarios de mí representada, el signo solicitado en registro no tendría capacidad para cumplir con el fin primordial de las marcas, esto es el de servir de signo distintivo, que es precisamente el requisito que exige la ley para que proceda válidamente su registro.

Por tanto, la concesión del registro solicitado no es procedente. [ ]”[14]. 5. Destacó que “[ ] entre los signos SYSCOMER y CISCO existen MAS SEMEJANZAS QUE DIFERENCIAS. De las similitudes anotadas puede concluirse que se deriva una fuerte similitud ortográfica y gramatical entre los signos, pero sobre todo fonética. Efectivamente, al ser apreciados y pronunciados por el público consumidor tanto la imagen como los sonidos resultan ser tan similares que generarían en quien las aprecia asociación por ser signos con estructura visual y fonética muy similares las cuales llevarían al consumidor a incurrir en error o en riesgo de asociarlos por un mismo origen empresarial.

De esta manera, la Administración NO ·tuvo en cuenta que, tratándose de marcas similares, deben existir diferencias entre ellas que se le presentan para comparación y que por ello la aplicación de este criterio de confundiblidad resulta aún de mayor trascendencia. Así las cosas, si las marcas no son iguales, con mayor razón se deben tener en cuenta las semejanzas ortográficas y fonéticas que entre ellas se presentan. [ ]”[15]. 6.

Precisó que “[ ] (e)n este asunto es evidente que existe conexidad competitiva. Más allá de ello, lo que resulta relevante es tener clara la naturaleza y finalidad de los servicios, así como la clase de consumidores a los cuales estos van dirigidos. Nos encontramos frente a marcas que identifican servicios científicos y tecnológicos; así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software principalmente SYSCOMER relacionado con plataformas de base de datos con contenido y CISCO nominativa y mixta con un sin número de servicios y por tal razón, no tienen restricción alguna en cuanto a su comercialización se refiere.

Se trata de servicios que pueden ser requeridos por cualquier persona natural o jurídica y que, por ello, serán adquiridos por la totalidad del público consumidor. Así, es válido afirmar que se trata de servicios que no se dirigen a una clase especial de consumidor, sino que por el contrario su destinatario es un consumidor promedio [ ]”[16]. 7.

Concluyó que “[ ] (c)on fundamento en los argumentos expuestos como sustento del concepto de violación, de manera respetuosa solicito al H. Consejo de Estado que en la sentencia que resuelva la presente demanda declare que la Superintendencia de Industria y Comercio violó por falta de aplicación el Artículo 136 literal A) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por lo tanto, declare la nulidad de las Resoluciones No. 16803 de 14 de abril de 2015 y 51263 de 21 de agosto de 2015.

Como consecuencia de ello, ordene a la SIC cancelar el registro No. 517333 otorgado para el signo SYSCOMER (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 internacional. [ ]”[17]. Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[18] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Sobre el cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó que “[ ] (a) lo largo de su escrito, el demandante, fundamenta su inconformidad, esto es, la negación del registro marcaría en dos argumentos principales, como primera medida, una supuesta vulneración al artículo 136 de la Decisión 486, la argumentación del demandante se fundamenta, en primer lugar, en que a su criterio las similitudes fonéticas de una y otra marca son suficiente para inducir al Consumidor en riesgo de confusión, posición que no comparte esta superintendencia, punto sobre el que volveremos más adelante para el cual se hará un análisis siguiendo lo establecido por el Tribunal Andino. Asegura, en segundo lugar, el demandante que esta Superintendencia se encuentra en la obligación de revisar si en cada caso existe o no conexidad competitiva entre los productos que se pretenden identificar con una y otra marca, pues, a su criterio, sólo de esta forma es posible identificar si existe o no riesgo de confusión, interpretación que no obedece a la lógica del ordenamiento pues si dos marcas no tienen elementos para generar un riesgo de confusión aun cuando identifiquen los mismos productos no habrá razón para negar el registro, de tal suerte que si tras hacer un estudio de confundibilidad se encuentra que las marcas no son susceptible de inducir a error, esto será suficiente para inaplicar lo establecido en el artículo 136 de la Decisión 486 […]”[19]. 2.

Agregó que “[…] se evidencia que en el caso concreto no existe, desde la perspectiva ortográfica, ningún elemento común entre las dos marcas, pues no comparten ni el número de vocales ni el número de sílabas, así como tampoco se evidencia en ellas la existencia de raíces comunes, es decir que un consumidor promedio al observar la estructura de las palabras que conforman una y otra marca no percibirá ninguna similitud en su estructura ortográfica [ ]”[20]. 3.

Precisó que “[ ] es evidente que la única similitud fonética existente entre una y otra palabra es la coincidencia frente a dos vocales, las cuales, no obstante, pueden dar una idea fonética similar, no permiten concluir en forma suficiente que exista existencia de riesgo de confusión, pues el contexto en el que las mismas se encuentra varía significativamente al verse sometidas tanto acentuaciones diferentes como a complementos distintos [ ]”[21]. 4.

Estableció que “[ ] en desarrollo del análisis de confundibilidad, es necesario estudiar la existencia de similitud ideológica, por lo cual es importante revisar en primer lugar si la parte denominativa de la marca está conformada por raíces o terminaciones que puedan implicar alguna idea en la mente del consumidor, así las cosas se observa que tal como se expresó en párrafos previos, la marca cuyo registro se debate, esto es, "SYSCOMER", está conformada por dos raíces que traen una idea a la mente del consumidor "SYS", que implica la referencia al Sistema y "COMER", que hace referencia a comercio, desde esta perspectiva, la expresión SYSCOMER de la marca en cuestión evoca una idea en el consumidor acerca de un sistema de comercio o de un sistema para el comercio.

Ahora bien, observamos que la marca "CISCO" proviene de la imaginación motivo por el cual no se le puede dotar de un carga ideológica, y en cualquier caso si se pretendiera buscar una idea para asociar esta marca la misma se encontraría relacionada con la fundación de la empresa, toda vez que la revisar la historia de la empresa en Internet se puede verificar que el origen de su nombre son las últimas sílabas del nombre de la ciudad de "San Francisco" donde fue fundada y que las línea que acompañan las expresión representan el puente más representativo de esta ciudad, esto es, el Golden Gate. [ ]”[22]. 5.

Concluye que “[ ] es evidente que entre las marcas cotejadas no existe riesgo alguno de confusión, no obstante llegados a este punto me corresponde señalar que aun cuando existieran similitudes de mayor envergadura entre las marcas cotejadas, las mismas no tiene vocación de confundir al consumidor pues no puede está Superintendencias obviar la existencia de factores gráficos que ayudarán al consumidor a diferenciar una y otra marca, tales como lo es el tipo y el color de la letra así como los símbolos que acompañan uno y otro conjunto marcaría. Así las cosas, y toda vez que los elementos que conforman los conjuntos marcarías, permiten diferenciar en forma clara una marca de otra, más allá del tipo de productos que identifiquen, se hace innecesario efectuar el estudio de conexidad competitiva, entre los productos que se pretenden identificar con una y otra marca, pues aun cuando fueran los mismos la marca demandada posee suficiente distintividad, para evitar que el consumidor incurra en riesgo de confusión o de asociación, motivo por el cual considera esta Superintendencia que las resoluciones demandadas deberán permanecer incólumes. [ ]”[23].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[24] no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 16 de mayo de 2018[25], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 460-IP-2018 de 29 de marzo de 2019[26], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (l)a Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual será interpretado por ser procedente. […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de julio de 2019[27], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[28].

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[29], llevó a cabo la audiencia inicial el 31 de julio de 2019[30], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, presentada por la parte demandada, y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 25 de noviembre de 2019[31], innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 25 de noviembre de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[32] presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos: 1. Indicó que “[ ] (t)eniendo en cuenta los argumentos y fundamentos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expresados mediante las resoluciones acusadas, y coadyuvado por su escrito de contestación de presente acción; al no existir riesgo de confusión entre los signos en litigio, no se hace necesario determinar si existe relación o no entre los servicios que identifican, pues aún en el evento que se tratará de los mismos, ello no obsta para que exista confusión entre ellos, o para que se de aplicación a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, pues uno de los presupuestos de la causal falla, como es el de similitud o identidad y por ende el signo solicitado no está incurso en ésta causal […]”[33]. 2.

Agregó que “[…] al hacer el estudio de confundibilidad entre los signos tenemos que, si bien los signos tienen algunas semejanzas fonéticas sobre la raíz, ambos signos al ser cotejados de acuerdo a las reglas de análisis entre signos presentan diferencias en su estructura vocálica y consonántica, en el impacto sonoro-fonético, la articulación y pronunciación es completamente diferente entre sí [ ]”[34]. 3.

Concluyó que “[ ] no se da el primer elemento que es la confusión fonética, ortográfica, conceptual. Esta parte ratifica, que los fundamentos y peticiones expuestos y solicitados por la sociedad CISCO TECHONOLOGY INC en la presente acción de nulidad relativa, carecen de fundamento fáctico y jurídico y no están llamadas a prosperar, ya que la marca “SYSCOMER” No fue concedida con ocasión de una infracción normativa.

Debe tenerse en cuenta adicionalmente que, la superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de manera previa al registro de una marca, efectúa el estudio correspondiente, y para el caso de “SYSCOMER” no encontró que la misma estuviera incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 y literal b) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, como resultado procedió a su concesión. [ ]”[35].

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 460-IP-2018 de 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[36] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[37] de 12 de marzo de 2019[38], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20.

Los actos administrativos acusados[39] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 16803 de 14 de abril de 2015[40], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta SYSCOMER al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] La Dirección, luego de analizar los signos, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear riesgo de confusión. En efecto, se observa que entre los extremos comparados presentan características gramaticales y fonéticas diferentes, dado que el signo solicitado se compone de tres sílabas lo cual le otorga una escritura y pronunciación diferente en las sílabas finales respecto de las marcas registradas que traen dos sílabas, si bien, los signos confrontados manifiestan semejanza sobre las sílabas iniciales, ambos signos cotejados en forma conjunta SYSCOMER / CISCO presentan una estructura vocálica y consonántica que logra diferenciarlas entre sí, generando un impacto fonético disímil, pues la modulación y la articulación en la pronunciación de las palabras varia; situación que permitirá a los consumidores identificar la prestación de los servicios de la cobertura de los signos confrontados.

Por último, debe resaltarse el hecho de que el elemento figurativo incluido en el signo solicitado, contiene elementos gráficos particulares y elementos explicativos referentes a la finalidad del servicio que le imprimen características disimiles, por ende, los consumidores solicitaran los servicios de sus coberturas por el elemento verbal que los distingue. 2.2.

Relación de productos o servicios El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada, si bien, participan de cierta relacionan en el campo de la ingeniería de sistemas como ocurre entre las "plataformas de bases de datos", que pretende identificar la marca solicitada y los "servicios de diseño de redes por computador, análisis de sistemas de computador y desarrollo de hardware, software y bases de datos", difieren en cuanto los servicios de la marca registrada están enfocados al servicio de soporte al cliente, servicios de suministro de información y proveedor de servicios de aplicación de soporte. 2.3.

No necesidad de analizar la relación de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 y literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CISCO TECHNOLOGY, INC.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca SYSCOMER (Mixta). Para distinguir: PLATAFORMA DE BASE DE DATOS CON CONTENIDO, servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza). Titular: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SYSCOMER S.A.S. Domicilio: Medellín, Antioquia, Colombia Dirección: Calle 20 Sur 39 A - 72 Interior 518 Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]”. 2.

La Resolución núm. 51263 de 21 de agosto de 2015[41], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16803 de 14 de abril de 2015, en la que se indicó: “[…] Las anteriores conclusiones son aplicables en ente caso, en el que al desatar el recurso interpuesto no se evidencian argumentaciones diferentes de aquellas expuestas en la oposición y que desestimen los argumentos expuestos por la Dirección, como quiera que el signo solicitado en registro presenta en relación con la marca previamente registrada, presenta elementos que desde los puntos de vista gramatical y fonético facilitan su identificación e individualización. Si bien coinciden en algunas de las letras que los conforman, tanto la extensión de los signos como los elementos que se agregan al coincidente fonético, coadyuvan en su distintividad extrínseca.

Según las consideraciones antes expuestas, y teniendo en cuenta que de accederse al registro solicitado no se generaría riesgo de confusión en el público consumidor, procederá esta Delegatura a confirmar el acto administrativo recurrido, al encontrar que el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 16803 de 14 de abril de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; la contestación de la misma, presentada por la parte demandada; la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 16803 de 14 de abril de 2015 y 51263 de 21 de agosto de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SYSCOMER, al tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar “plataforma de datos con contenido”, servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixta y nominativa CISCO, identificadas con núms. de registro 340862 y 276539 respectivamente, que identifican servicios de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante. 22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[42], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[43] de la Comisión de la Comunidad Andina[44].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[45] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[46] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 460-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 32. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[47]: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos SYSCOMER (mixto) y CISCO (mixto y denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundíbilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y regías antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo SYSCOMER (mixto) y la marca CISCO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SYSCOMER (mixto) y la marca CISCO (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SYSCOMER (mixto) y la marca CISCO (mixta) […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Solución del caso concreto 34.

Vista la norma indicada en el acápite desarrollado supra sobre el marco normativos del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas y marcas nominativas. 1. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 37. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 38.

Esta Sección[51], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[52]. 39. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[53] 40.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[54]. 2. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 3.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta SYSCOMER, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 41.

De conformidad con los establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que la marca CISCO es mixta y nominativa y la marca SYSCOMER es mixta, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 42.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, consideró: “[…] 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SYSCOMER (mixto) y la marca CISCO (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento· denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denorninativos, mismas que constan en el punto 2.3. del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación. […]”[55].

(Destacado de la Sala) 43. Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una nominativa, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta. 44. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la marca mixta, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 45. Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: “[…] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza. para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras. el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa;

Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[56]. (Destacado de la Sala) 46. La Sala observará igualmente las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia para el cotejo entre marcas: “[…] 1.4. Igualmente. al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad 'fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”[57]. (Destacado de la Sala) 47. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente.

Comparación Ortográfica 48. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 49.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |S |Y |S |C |O |M |E |R | |1 |2 |3 |4 |5 | |1 |2 |3 |4 |5 | 50. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna. En efecto, la primera se compone de dos (2) vocales, seis (6) consonantes y tres (3) silabas (SYS-CO-MER); y la segunda está conformada por dos (2) vocales, tres (3) consonantes y dos (2) silabas (CIS-CO).

Asimismo, las marcas solo compartes una vocal (o), por lo que no existe similitud. Comparación Fonética 51. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO SYSCOMER–CISCO 52.

La Sala considera que las dos primeras silabas de la marca SYSCOMER, esto es SYSCO, aunque difiere de la marca CISCO desde el punto de vista ortográfico, fonéticamente presenta una identidad, toda vez que al ser pronunciadas suenan CISCO (ˈsis.ko) y SYSCO (ˈsis.ko). 53. No obstante lo anterior, la marca concedida mediante los actos administrativos acusados contiene el sufijo MER, el cual le otorga un matiz diferenciador y contundente, dotándola de la suficiente carga semántica, lo que le permite diferenciarse de la marca CISCO desde el punto de vista fonético y descartar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 54.

Al respecto, la Sala en providencia de 30 de julio de 2020[58], indicó: “[…] 58. La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula VIVEN se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca mixta VIVENDUM, esto es [vi-ven-dum] y la pronunciación de la marca nominativa VIVENTTE, es decir [vi-ven-te]. 59.

Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas, ya que si bien, ambas marcas reproducen la palabra VIVEN, lo cierto es que, al tener un sufijo diferente, esto es, DUM y TTE, al realizar una lectura sucesiva y no simultánea, se escuchan ambas de una manera totalmente diferente […]”. 55.

En este sentido, atendiendo a que: i) las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, y ii) la similitud fonética de las dos primeras sílabas de la marca SYSCOMER y la marca CISCO se diluye con el sufijo que compone la marca respecto de la cual se pretense la cancelación, como se expuso supra; la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas.

Comparación Ideológica 56. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[59], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 57.

La Sala considera que las marcas SYSCOMER y CISCO, al no tener un significado en idioma castellano ni ser evocativas, son de fantasía, por lo que no procede su comparación desde este aspecto. 58. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 59. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

Conclusión 60. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca mixta SYSCOMER cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada como marca, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas mixta y nominativa CISCO, cuyo titular es la parte demandante y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual, no prospera el cargo. 61.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 16803 de 14 de abril de 2015 y 51263 de 21 de agosto de 2015 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 8 [2] Cfr. Folios 27 a 57 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [7] Cfr. Folios 64 a 68 [8] Cfr. Folios 69 y 70 [9] Cfr. Folios 30 y 31 [10] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [11] Cfr. Folio 35 [12] Cfr. Folio 41 [13] Cfr. Folio 42 [14] Cfr. Folio 43 [15] Cfr. Folio 46 [16] Cfr. Folio 48 [17] Cfr. Folio 53 [18] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 156 [19] Cfr. Folio 149 [20] Cfr. Folio 154 [21] Ibidem. [22] Ibidem. [23] Cfr. Folio 155 [24] La vinculación se realizó mediante el auto admisorio de la demanda de 30 de junio de 2016. Cfr. Folios 89 a 91 [25] Cfr. Folios 171 y 172 [26] Cfr. Folios 188 a 198 [27] Cfr. Folios 208 y 209 [28] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [29] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [30] Cfr. Folios 219 a 235 [31] Cfr. Folios 257 y 258 [32] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 216 [33] Cfr. Folio 271 [34] Cfr. Folio 283 [35] Ibidem. [36] “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [37] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [38] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [39] Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. [40] Cfr. Folios 64 a 68 [41] Cfr. Folios 69 y 70 [42] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [44] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [45] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [46] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [47] Cfr. Folios 131 a 142 [48] Cfr. Folio 63 [49] Cfr. Folio 246 [50] Cfr. Folio 247 [51] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [54] Ibidem. [55] Cfr. Folios 190 y 191. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 460-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, pág. 3 y 4. [56] Cfr. Folio 231. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial.

Proceso 460-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, pág. 9. [57] Cfr. Folios 191 y 192. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 460-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, pág. 4 y 5. [58] mvz{?Š‹–›œ²³´ÃÄà0 V \ b j w y — ˜ ž § ¨ ³ ¸ Ï Ð â å ìØìÇìÇìÇØÇìÇì¶ì¶¢Ž}Ž¢Ž¶Ž¶Ž¶Ž¶¢Ž¶Ž¶i&h¨YQhLJ5?CJOJ[59]Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130056300 [60] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009.