PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca nominativa BIOGEN para identificar productos de la Clase 29 porque se demostró fue la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a las clases 1 y 5 [L]a Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BIOGEN hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran es la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la 1 y la 5.

Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BIOGEN en el mercado para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 al decidir la cancelación total del registro de la marca nominativa BIOGEN.

En este sentido, no prospera el cargo formulado. CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Notoriedad / NOTORIEDAD DE NOMBRE COMERCIAL – Laboratorio BIOGEN DE COLOMBIA S.A. / NOTORIEDAD DE LA MARCA – No puede derivarse del carácter notorio de un nombre comercial / MARCA NOTORIA – No lo es BIOGEN La Sala observa que la parte demandante sostuvo durante el procedimiento administrativo y la demanda, que la marca BIOGEN gozaba de notoriedad y que, por lo tanto, no procedía su cancelación por no uso.

No obstante, de las pruebas obrantes en los antecedentes administrativos la Sala observa que: i) la notoriedad a la que hace referencia la parte demandante no recae sobre la marca nominativa BIOGEN, objeto de estudio en el presente proceso, sino sobre el nombre comercial LABORATORIO BIOGEN DE COLOMBIA S.A. conforme a la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, como lo indicó la parte demandada en los actos administrativos acusados; y ii) dicha notoriedad se reconoció para el periodo comprendido entre 1994 a 2004, periodo anterior al pertinente al caso sub examine.

En este sentido, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando sostuvo en los actos administrativos acusados que no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado y que dicha condición no se puede extender a la marca nominativa cuestionada en el presente caso. Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca nominativa BIOGEN como fundamento para oponerse a la cancelación del registro de la citada marca, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00040-00 Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tercero: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 10272 de 18 de marzo de 2013 y 49300 de 22 de agosto de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”[5], proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 164.733 que corresponde a la marca nominativa BIOGEN, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] 1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 10272 DE 18 DE MARZO DEL 2.013 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló por no uso de la marca BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, de acuerdo con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 2.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 49300 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2.013 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 10272 DEL 18 DE MARZO DEL 2.013 en el sentido de confirmar la cancelación por no uso de la marca BIOGEN (Nominativa) CLASE 29, de acuerdo con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 3.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a título de restablecimiento del derecho, negar la cancelación por no uso del CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, para la marca BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, y como consecuencia de ello se le restablezca a mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. su derecho de exclusiva sobre la misma. 4.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Pioneer Hi-Breed International, Inc., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 6 de noviembre de 2012, la cancelación por no uso de la marca nominativa BIOGEN, cuyo titular es la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud fue admitida el 20 de noviembre de 2012, mediante oficio núm. 21160, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, canceló totalmente el registro de la marca nominativa BIOGEN. 4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración los artículos 165[7], 166[8] y 167[9] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[10], en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Indicó, respecto al uso de la marca y la carga de la prueba, que “[…] en los tres años anteriores a la acción de cancelación de la marca, el signo distintivo BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitada bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., si ha sido usada en los términos establecidos en la Decisión […]”[11]. 2.

Argumentó, frente a las pruebas que aportó “[…] Con base en estas pruebas la primera conclusión que resulta es que la marca BIOGEN (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, ha sido usada en los términos establecidos en la Decisión 486, mediante la comercialización en el mercado de productos amparados en esta clase por parte de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. […]”[12]. 3.

Afirmó que “[…] Los productos amparados con la marca BIOGEN están en la clase 29 y son productos alimenticios de origen animal […] y añadió, en relación con lo anterior, que “[…] Por ello, el argumento contenido en las resoluciones cuya nulidad se solicita, según el cual los productos amparados por esta marca no están en esta clase NO puede ser aceptado, pues es claro que los productos contenidos en la descripción de las facturas son productos de carácter alimenticio, para consumo humano y de origen animal, razón por la cual si corresponden a los productos de la CLASE 29 y que están amparados en el mercado bajo la marca BIOGEN® (Nominativa) […]”[13]. 4.

Indicó, en relación con lo anterior, que “[…] estas sustancias que hacen parte de la línea de excipientes de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y que están en el mercado identificados bajo el nombre de marca BIOGEN® son alimentos y no productos farmacéuticos o químicos como erróneamente se establece en la resolución que se recurre y que con base en esta argumentación solicito descartar y darles el trámite que corresponde […]”[14]. 5.

Reiteró, frente a los productos de la marca BIOGEN y las pruebas aportadas, que “[…] al momento de contestar la acción de cancelación en contra de la marca de la referencia se anexaron con destino al expediente 21 facturas de productos de marca BIOGEN® dentro del periodo comprendido entre Noviembre 6 del 2.009 y Noviembre 6 de 2.012 periodo dentro del cual se hace necesario probar el uso de la marca.

Al respecto es pertinente aclarar lo siguiente: […] Las facturas fueron expedidas por la sociedad GRUFARMA S.A.S. sociedad identificada con el NIT NÚMERO 860.515.745-1 entidad ésta que como parte de su objeto social principal desarrolla la actividad de comercialización y distribución de toda clase de productos farmacéuticos, alimenticios, higiénicos, de aseo, excipientes, etc.

En desarrollo de esa actividad la sociedad GRUFARMA S.A.S. comercializa en calidad de operador los siguientes productos de la línea excipientes empacados por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., productos de origen animal de carácter alimenticio, ACIDO ESTEARICO BIOGEN®, CAPSULA DE GELATINA BIOGEN®, LACTOSA MONOHIDRATO USP BIOGEN®, OVOALBUMINA BIOGEN®, PECTINAS BIOGEN® […]”[15]. 6.

Agregó que “[…] de acuerdo a lo anterior, estos productos que a todas luces son productos alimenticios se encuentran identificados en el mercado bajo la marca BIOGEN® (Nominativa). […] Y adujo que “[…] es muy importante recalcar que la marca BIOGEN®, CLASE 29 si es y si ha sido utilizado en el pasado y actualmente por la sociedad GRUFARMA S.A.S. en su calidad de operador de productos de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. para distinguir en el mercado estos productos alimenticios, situación que se demuestra con las facturas que se anexaron al momento de contestar la acción de cancelación y que corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los meses de Noviembre de 2.009 y Noviembre de 2.012 […]”[16]. 7.

Sostuvo que “[…] el hecho de que en la descripción del producto en las facturas no aparezca la marca BIOGEN® que es el argumento en el cual se basa la oficina de marcas como soporte de la cancelación de la marca, no obedece a que no tengan ese nombre de marca BIOGEN®, sino al hecho de que como en cualquier operación sistematizada el número de caracteres es limitado […]”[17]. 8.

Reiteró que “[…] en nuestra opinión resultan inaplicables al presente caso las normas contenidas como fundamento de esta acción, a saber, los Artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ya que, como quedó debidamente probado la marca BIOGEN (Nominativa) CLASE 29, si ha sido usada en los términos establecidos en la Decisión 486 […]”[18]. 9.

Señaló, por último, respecto a la notoriedad del nombre comercial BIOGEN que “[…] En el caso del nombre comercial BIOGEN es importante destacar que mediante la Resolución Número 15343 del 12 de Junio del 2.006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la notoriedad del nombre comercial BIOGEN […]”[19]. 10.

Afirmó, sobre la notoriedad del nombre comercial BIOGEN, que “[…] la notoriedad del nombre comercial BIOGEN en el mercado es irrefutable y por tanto solicito considerar esta circunstancia como determinante para efectos de no acceder a la presente pretensión de cancelación por no uso. Un signo con esta calificación de notorio tiene una protección especial que supera los límites de la especialidad, por lo tanto, quien es titular de uno de ellos, puede impedir el uso o registro de una marca igual o parecida a la suya sin que sea necesario entrar a demostrar una afinidad entre los productos o servicios amparados por los signos en conflicto […]”[20]. 11.

Manifestó que “[…] dada la protección que le concede la ley a las marcas notorias, resultaría totalmente contradictorio permitir la coexistencia con una marca idéntica que identifique productos pertenecientes a una misma clase pero a diferentes productos, afectando el derecho de titular de la marca notoria, en el sentido de privarlo de una manera injusta del privilegio de exclusividad que se predica de la misma […]”[21].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Indicó que con la expedición de los actos administrativos acusados “[…] no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina como tampoco de sus normas complementarias, por el contrario, las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto […]”[24]. 2.

Sostuvo que “[…] del análisis probatorio efectuado por la Oficina se encontró que la facturación allegada por la sociedad demandante de la marca no logra probar el uso real de la marca BIOGEN (Nominativa), durante el periodo relevante […]”. Añadió que “[…] por tal razón, la decisión adoptada en las Resoluciones No. 10272 del 18 de marzo de 2013 y 49300 de 22 de agosto de 2013, objeto de demanda, fue tomada con base en el material probatorio obrante dentro de la actuación administrativa, pues de las facturas allegadas al plenario no se logra constatar que efectivamente se hubiese usado la marca, pues en ninguna factura se observa la marca cancelada, si bien es cierto que las facturas son un medio idóneo también es cierto que el contenido de este material probatorio debe estar encaminado a probar el uso de la marca lo cual no ocurre en el presente caso […]”[25]. 3.

Añadió, en relación con lo anterior, que “[…] en la facturación aportada se puede observar que las mismas no contienen la descripción detallada de los servicios o productos vendidos por lo que para la administración era imposible establecer si las mismas correspondían o no a la venta de productos identificados con la marca “BIOGEN”. […] Ahora bien, el demandante en su escrito de demanda hace alusión a que las facturas aportadas no contienen la descripción detallada en vista a que el sistema de facturación de su mandante en los caracteres para realizar el detalle de la venta se encuentra limitado, lo cual va en contravía de lo ordenado por el código de comercio, por lo que sin lugar a dudas dejó a la administración con una duda razonable sobre el uso de la marca lo que no dejaba otro camino que cancelar la marca por no uso […]”[26]. 4.

Afirmó, respecto a la valoración de las pruebas, que “[…] en el presente caso, el análisis y valoración de las pruebas se hizo en conjunto y tendiente a determinar que no se presentó el uso real, efectivo y continuo de la marca, dando como resultado que prosperara el trámite de cancelación, debido a que la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA. ciertamente no demostró durante la etapa administrativa que se encontraba haciendo uso de manera seria, real, efectiva, continua y razonable dentro del tráfico mercantil de la marca BIOGEN (Nominativa), amparada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza […]”[27]. 5.

Agregó que “[…] En efecto, se evidenció de las pruebas allegadas al expediente administrativo no se puede evidenciar que los productos incluidos en las mismas estén identificados con la marca BIOGEN y por lo tanto no permiten acreditar el uso de tal signo para identificar los productos distinguidos por el certificado de registro No. 164.733 cuya cancelación se dio […]”[28]. 6.

Indicó que “[…] los productos que se encuentran relacionados en dichas facturas, no se encuentran dentro de la clase 29, como es el caso de la lactosa (Clases 1 y 5), y por lo tanto no acreditarían el uso del signo dentro de la Clase 29, respecto de la cuál fue otorgado el certificado de registro objeto de este trámite de cancelación. […] En ese orden de ideas y atendiendo al material probatorio aportado, a mi mandante no le quedaba otro camino que el de cancelar la marca BIOGEN pues si bien es cierto que la misma se encuentra vigente, también es cierto que del material probatorio aportado no se logró demostrar el uso de la marca en el mercado para identificar los productos de la Clase 29 señalados anteriormente […]”[29]. 7.

Concluyó, sobre la notoriedad del nombre comercial, que “[…] es preciso aclarar que, en primer lugar, la citada resolución declaró la notoriedad del nombre comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. es decir, que no se trata de la notoriedad de una marca y por tanto no se podría dar una extensión automática, y en segundo lugar la notoriedad tiene un ámbito temporal en dicho caso comprendía de 1994 a 2004, es decir, mucho antes del periodo a demostrar que en este caso es, del 6 de noviembre de 2009 al 6 de noviembre de 2012, del cual no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado, en dicha medida no se puede dar extensión de las cualidades y características que goza un nombre comercial. […] Y agregó que “[…] como consecuencia de la omisión del deber de uso, es preciso mantener la cancelación total del registro, teniendo en cuenta la ausencia del deber del titular de demostrar el uso de la marca BIOGEN No. 164733 sobre todos los productos objeto del registro […]”[30] Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[31], llevó a cabo la audiencia inicial, el 12 de septiembre de 2016[32], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1.

Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2. Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6 del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se refirió sobre la suspensión del proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, la solicitud de interpretación prejudicial. 9. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Interpretación prejudicial 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de junio de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 2018[33], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. […] De oficio se interpretará el artículo 228 de la Decisión 486, para analizar la figura de la marca notoria […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de febrero de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de febrero de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 2018; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8[34] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[35] de 12 de marzo de 2019[36], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[37] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013[38], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos canceló por no uso el registro de la marca nominativa BIOGEN, en la cual se indicó: “[…] 2. El caso concreto 2.1. La Marca objeto de cancelación [pic] El signo cuya cancelación se solicita consiste en la expresión BIOGEN, y es por tanto una marca nominativa simple.

Por su parte, los productos que el signo distingue son: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.2. Periodo relevante […] En el caso en estudio, la sociedad titular de la marca BIOGEN, debe acreditar su uso entre el 06 de Noviembre de 2009 y el 06 de Noviembre de 2012, en relación con cada uno de los productos para los que se concedió el registro, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso. […] Analizando en conjunto el material probatorio, encuentra la Dirección que la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. no demostró un uso serio, efectivo y/o continuo de la marca nominativa BIOGEN para distinguir los productos amparados por el certificado de registro marcario No. 164.733.

En efecto, estima la Dirección que las pruebas allegadas son insuficientes para probar el uso del signo en el mercado en los términos de la norma andina. De las facturas que obran en el expediente no se puede evidenciar que los productos incluidos en las mismas estén identificados con la marca BIOGEN y por lo tanto no permiten acreditar el uso de tal signo para identificar los productos distinguidos por el certificado de registro No. 164.733 cuya cancelación se pretende.

Además de lo anterior, cabe resaltar que gran parte de las facturas incluyen productos que no se encuentran dentro de la clase respecto de la cual se pretende probar el uso, como es el caso de la lactosa (Clase 1 y 5), y por lo tanto no acreditan el uso del signo dentro de la Clase 29, respecto de la cual fue otorgado el certificado de registro objeto de este trámite de cancelación. En ese orden de ideas y atendiendo al material probatorio aportado, esta Dirección manifiesta que efectivamente la marca BIOGEN se encuentra vigente, mas sin embargo, no se logra demostrar el uso de la misma en el mercado para identificar los productos de la Clase 29 señalados anteriormente.

Así las cosas, dentro del presente trámite se tipifican los presupuestos determinados en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para considerar que la marca registrada no ha sido usada de manera real y efectiva dentro del mercado andino para distinguir productos de la Clase 29 internacional, toda vez que no existen medios de prueba que acrediten que sobre los productos distinguidos con la marca referida su titular ejecutó actos que determinen claramente su uso en los términos exigidos en la norma andina para su no cancelación. 2.5.

De la notoriedad del nombre comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. […] Al respecto debemos indicar que tal argumento no puede ser acogido por cuanto la notoriedad corresponde al nombre comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y no a la marca BIOGEN, y dado que uno y otro signo tienen naturaleza y finalidad diferentes no puede pretenderse hacer extensivos a la marca los efectos de la notoriedad declarada respecto del nombre comercial.

Teniendo en cuenta que la marca identifica al producto o servicio, mientras que el nombre comercial identifica al empresario que los produce, ofrece o comercializa, la notoriedad declarada respecto a este último no puede hacerse extensiva a la marca, toda vez que las pruebas que sirvieron para acreditar la notoriedad del nombre comercial, esto es, para acreditar el grado de conocimiento que tiene el empresario dentro de un grupo de consumidores, no son las mismas que servirían para acreditar el grado conocimiento de ese mismo grupo de consumidores respecto de una marca que identifique determinados productos o servicios. […] 4.

Conclusión En forma de conclusión, se tiene que la marca BIOGEN (nominativa) no ha sido utilizada de forma seria, efectiva y razonable por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir los productos amparados en el certificado de registro marcario N°164.733 por lo que la Dirección cancelará la marca objeto del presente tramite.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar por no uso el registro de la marca BIOGEN, con certificado No. 164.733 a nombre de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (Destacado fuera del texto) 2. La Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013[39], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, en la cual se indicó: “[…] 2.

El caso concreto Al efectuar un estudio en conjunto de las pruebas aportadas, y considerando los argumentos contenidos en el texto del recurso, se pudo establecer que no es posible inferir que la marca BIOGEN objeto de la presente acción de cancelación este siendo usada para identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional, lo anterior, teniendo en cuenta que el material probatorio allegado no permite evidenciar el uso de la marca de acuerdo con la naturaleza de productos que identifica. […] Teniendo en cuenta lo anterior, se observan dos factores importantes, en primer lugar, que se están comercializando varios productos identificados con la marca BIOGEN que no pertenecen a la clase objeto de estudio en segundo lugar, conforme a la certificación del revisor fiscal de la sociedad Grufarma S.A.S., se certifica que los citados productos se comercializan como parte de la línea de excipientes, hecho que es corroborado con los empaques de los productos aportados, lo anterior significa que dichos productos no son de consumo directo, no son comestibles sino que por el contrario como lo indica su significado, consisten en sustancias inertes que se mezclan con los medicamentos para darles consistencia, forma, sabor y otras cualidades que faciliten su dosificación y uso, lo que nos permite concluir que los mismos son comercializados dentro de un mercado farmacéutico, así como lo señala cada una de sus etiquetas que llevan las leyendas “calidad farmacéutica” o “grado farmacéutico”, por lo que, si bien se demostró el uso de productos identificados con la marca BIOGEN, los mismos corresponden a productos de la clase 5 Internacional y no la marca objeto de cancelación correspondiente a la clase 29 Internacional.

Ahora bien, se requiere la explotación de la marca en el mercado, que sea posible corroborar dicho hecho, por lo que, con el material aportado, no permiten apreciar el modo y cantidad de comercialización de la marca para identificar productos de la clase 29 Internacional. 4. Notoriedad del nombre comercial de la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Por último, señala el recurrente que conforme a la Resolución No. 155343 del 12 de junio de 2006, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad del nombre comercial BIOGEN para identificar productos farmacéuticos y veterinarios, motivo por el cual resulta improcedente cancelar por no uso la marca BIOGEN No. 164733 y que ello conlleva el no uso del derecho preferente.

Sin embargo, es preciso aclarar que, en primer lugar la citada resolución declaró la notoriedad del nombre comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., es decir, que no se trata de la notoriedad de una marca y por lo tanto no se podría dar una extensión automática, y en segundo lugar la notoriedad tiene un ámbito temporal en dicho caso comprendía de 1994 a 2004, es decir, mucho antes del periodo a demostrar que en este caso es, del 6 de noviembre de 2009 al 6 de noviembre de 2012, del cual no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado, en dicha medida no se puede dar extensión de las cualidades y características que goza un nombre comercial notorio. 4.

Conclusión Por lo anterior, y ante la ausencia de pruebas que permitan demostrar el uso de la marca registrada BIOGEN en el mercado para identificar productos de la clase 29 Internacional, como consecuencia de la omisión del deber de uso, es preciso mantener la cancelación total del registro, teniendo en cuenta la ausencia del deber del titular de demostrar el uso de la marca BIOGEN No 164733 sobre todos los productos objeto del registro.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. °10272 del 18 de marzo de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. (Destacado fuera del texto) El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las Resoluciones núms. 10272 de 18 de marzo de 2013 y 49300 de 22 de agosto de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló totalmente por no uso el registro marcario núm. 164.733 que corresponde a la marca nominativa BIOGEN, que identificaba “carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; derivados cárnicos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos; derivados lácteos, aceites y grasas comestibles”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es la parte demandante, vulneran los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si procede la cancelación total por no uso del registro de la marca nominativa BIOGEN, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para lo cual se estudiará si la parte demandante demostró el uso real, efectivo, normal e inequívoco de la marca para los productos correspondientes, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 6 de noviembre de 2009 y el 6 de noviembre de 2012. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166, 167, 224 y de oficio el 228 ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[40], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[41] de la Comisión de la Comunidad Andina[42].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 2018 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[45]: “[…] 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento […] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes al a fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. […] 2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en el cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere –o quiso referirse—la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. […] 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado –que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiere realizado. […] 2.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 2.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación Por tanto, para frustrarse dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicios del que se trata, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en el cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo percibimiento que se cancele dicha marca. […] 4.

L a marca notoriamente conocida. Su protección y prueba […] 4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Pises Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. […] Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. […]. […] 4.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: […] 4.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias […] 4.14. […] la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. […] 14.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el País Miembro donde estando registrada se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 14.16.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca BIOGEN (denominativa) cuyo titular es LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso […]”. (Destacado fuera del texto) Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 32.

Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca.

Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 33. Visto el inciso 4 del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 34. Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 35. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Marco normativo sobre régimen probatorio 36. Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de julio de 2012[46], en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo 212 ibidem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 37.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 38.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 39. Visto el artículo 176 ibidem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 1. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 2. En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: |MARCA NOMINATIVA | |BIOGEN | |Titular: Laboratorios Biogen de | |Colombia S.A. | |Certificado núm. 164.733 | |Clase 29: “Carne, pescado, aves y | |caza; extractos de carne; frutas y | |legumbres en conserva, secas y | |cocidas; jaleas, mermeladas, | |compotas; huevos, leche y productos | |lácteos; aceites y grasas | |comestibles | 3.

La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. Del cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 4. En el caso sub examine, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso el 6 de noviembre de 2012; y la marca había sido concedida el 30 de junio de 1994 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. 5.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo de tiempo relevante, esto es, entre el 6 de noviembre de 2009 y el 6 de noviembre de 2012, que corresponde a los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación; la marca nominativa BIOGEN con certificado de registro núm. 164.733 fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; y ii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso Uso real y efectivo de la marca 6. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida para este caso, señaló lo siguiente respecto de la prueba del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en los artículos 165 a 167 de la Decisión 486: “[…] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […]”[47].

(Destacado fuera del texto) 7. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa[48]. Así, partiendo del artículo 166 de la Decisión 486, explica los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso: “[…] a) cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo […]”[49].

(Destacado fuera del texto) 8. En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 9.

De conformidad con los artículos 211 y 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa BIOGEN, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante. 10.

Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos de los actos administrativos acusados, la Sala observa que las pruebas presentadas por la parte demandante en el trámite de la acción de cancelación por no uso ante la parte demandada, fueron las siguientes: 1. Factura de venta, núm. pedido INST-853 de 25 de noviembre de 2009, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Lactosa Monohidrato Usp;

Ovoalbumina”; por un valor de $136.900[50]. 2. Factura de venta, núm. pedido INST-1001 de 12 de febrero de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ovoalbumina; pectinas”; por un valor de $231.600[51]. 3. Factura de venta, núm. pedido INST-1037 de 26 de febrero de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “ácido esteárico”, por un valor de $6.000[52]. 4.

Factura de venta, núm. pedido INST-1124 de 13 de abril de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “ácido esteárico; gelatina (cápsulas)”, por un valor de $81.700[53]. 5. Factura de venta, núm. pedido INST-1132 de 12 de julio de 2011, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “ácido estearico”, por un valor de $15.300[54]. 6. Factura de venta, núm. pedido INST-1150 de 29 de abril de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Lactosa Monohidrato USP”, por un valor de $11.700[55]. 7.

Factura de venta, núm. pedido INST-1295 de 26 de junio de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Pectinas”, por un valor de $239.700[56]. 8. Factura de venta, núm. pedido INST-1221 de 3 de junio de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Lactosa Monohidrato USP; Pectinas”; por un valor de $443.000[57]. 9. Factura de venta, núm. pedido INST-1386 de 21 de julio de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Pectinas”.

Por un valor de $566.400[58]. 10. Factura de venta, núm. pedido INST-1400 de 29 de julio de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ovoalbumina; Pectinas”. Por un valor de $879.200[59]. 11. Factura de venta, núm. pedido INST-1488 de 3 de agosto de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Gelatina (cápsulas)”. Por un valor de $36.000[60]. 12.

Factura de venta, núm. pedido INST-1789 de 15 de septiembre de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ovoalbumina”. Por un valor de $105.000[61]. 13. Factura de venta, núm. pedido INST-1984 de 15 de octubre de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ovoalbumina”. Por un valor de $90.000[62]. 14. Factura de venta, núm. pedido INST-2145 de 12 de noviembre de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Olvoalbumina;

Pectinas”. Por un valor de $499.600[63]. 15. Factura de venta, núm. pedido INST-2192 de 25 de noviembre de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Pectinas”. Por un valor de $542.800[64]. 16. Factura de venta, núm. pedido INST-2299 de 7 de diciembre de 2010, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ácido esteárico; Gelatina (cápsulas)”.

Por un valor de $31.000[65]. 17. Factura de venta, núm. pedido INST-2448 de 20 de enero de 2011, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Lactosa Monohidrato USP; Ovoalbumina”. Por un valor de $161.000[66]. 18. Factura de venta, núm. pedido INST-2481 de 2 de febrero de 2011, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ácido Estearico;

Gelatina (cápsulas)”. Por un valor de $88.100[67]. 19. Factura de venta, núm. pedido INST-2593 de 10 de marzo de 2011, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ácido estearico”. Por un valor de $27.200[68]. 20. Factura de venta, núm. pedido INST-2629 de 18 de marzo de 2011, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Pectinas”. Por un valor de $401.200[69]. 21.

Factura de venta, núm. pedido INST-2671 de 31 de marzo de 2011, expedida por Grufarma S.A. Descripción: “Ovoalbumina; Pectina”. Por un valor de $503.192[70]. 22. Certificado suscrito por el revisor fiscal de la sociedad Grufarma S.A.S., en el que certifica: “[…] 1. La sociedad GRUFARMA S.A.S. identificada con el NIT. NÚMERO 860.515.745-1 como parte de su objeto social principal desarrolla la actividad de comercialización y distribución de toda clase de productos farmacéuticos, alimenticios, higiénicos, de aseo, excipientes, etc. 2.

Que en desarrollo de su actividad comercializa en calidad de operador los siguientes productos de la línea de excipientes, productos de origen animal de carácter alimenticio, • ACIDO ESTEARICO BIOGEN ® (ácido graso presente en aceites y grasas animales y vegetales) • CAPSULAS DE GELATINA BIOGEN ® (forma farmacéutica en cápsula que contienen gelatina natural) • LACTOSA MONOHIDRATO USP BIOGEN ® (azúcar de leche, calidad especial para comprimir tabletas, adecuada para uso como excipiente) • OVOALBUMINA BIOGEN ® (principal proteína de la clara del huevo) • PECTINAS BIOGEN ® (polisacárido de ácido poligalacturónico, es un componente que enlaza la pared celular de frutas y verduras) productos empacados por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. […]”[71]. 23.

Catálogo de etiquetado, materias primas, líneas excipientes, BIOGEN. Aprobado 3 de abril de 2012. “[…]

1. ACIDO ESTEARICO BIOGEN ®;

2. CAPSULAS DE GELATINA BIOGEN ®;

3. LACTOSA MONOHIDRATO USP BIOGEN ®;

4. OVOALBUMINA BIOGEN ®;

5. PECTINAS BIOGEN ® […]”[72]. 11. De las pruebas aportadas por la parte demandante y obrantes en el expediente, la Sala encuentra, por un lado, que las facturas hacen referencia a la comercialización de productos tales como ácido esteárico, cápsulas de gelatina, lactosa monohidrato USP, ovoalbúmina y pectinas. Sin embargo, de las mismas no se evidencia que dichos productos estén siendo comercializados o puestos en el mercado bajo la marca nominativa BIOGEN. 12.

En el mismo sentido, la certificación expedida por Grufarma S.A.S. indica que dicha empresa comercializa los productos indicados supra y que los mismos son empacados por la parte demandante. No obstante, al igual que las facturas, dicha certificación no prueba que los productos estén siendo comercializados o puestos en el mercado bajo la marca nominativa BIOGEN; es decir, los documentos aportados por la parte demandante no prueban que efectivamente el público consumidor pueda identificar y relacionar los citados productos con la marca nominativa BIOGEN. 13.

Y, por otro lado, teniendo en cuenta que una de las razones por las cuales la parte demandada resolvió cancelar el registro de la marca nominativa BIOGEN fue porque consideró que los productos que la parte demandante indicó que comercializa bajo la marca nominativa BIOGEN no pertenecen a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que se encuentran comprendidos dentro de las clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza; la Sala considera pertinente verificar el alcance de las citadas clases frente a los productos relacionados por la parte demandante en sus pruebas. 14.

En este sentido, sobre los productos comprendidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al verificar las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala evidenció que esta clase identifica aquellos productos consistentes en alimentos de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo, lo cual comprende: “[…] Clase 29 Nota explicativa La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo.

Esta clase comprende en particular: - Los alimentos a base de carne, pescado, fruta o verduras, hortalizas y legumbres; - Los insectos comestibles; - Las bebidas lacteadas en las que predomine la leche; - Los sucedáneos de la leche, por ejemplo: la leche de almendras, la leche de coco, la leche de cacahuete, la leche de arroz, la leche de soja; - Los champiñones en conserva; - Las leguminosas y los frutos secos preparados para la alimentación humana; - Los granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos para sazonar o aromatizantes; […]”[73]. 15.

Asimismo, las notas explicativas también especifican los productos que no se encuentran comprendidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en los siguientes términos: “[…] Esta clase no comprende en particular: - Los aceites y grasas, que no sean para la alimentación, por ejemplo: los aceites esenciales (cl.3) el aceite industrial (cl. 4), el aceite de ricino para uso médico (cl. 5); - los alimentos para bebés (cl. 5); - los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5); - los complementos alimenticios (cl. 5); - los aliños para ensalada (cl. 30); - los granos procesados utilizados como productos para sazonar (cl. 30); - los frutos secos recubiertos de chocolate (cl. 30); - las frutas, verduras, hortalizas y legumbres, los frutos secos y las semillas en cuanto productos frescos y sin procesar (cl. 31); - los alimentos para animales (cl. 31); - los animales vivos (cl. 31); - las semillas para plantar (cl. 31) […]”[74]. 16.

Por su parte, según las notas explicativas, la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, comprende, entre otros, “[…] los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases […]”, incluyendo en particular, “[…] ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo: la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos; ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo: las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes; […]”[75].

(Destacado fuera del texto) 17. Por último, las notas explicativas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza indican que esta clase comprende principalmente productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. 18. Ahora bien, de las pruebas aportadas por la parte demandante, particularmente el certificado suscrito por el revisor fiscal de la sociedad Grufarma S.A.S. y el catálogo de etiquetado de materias primas, la Sala observa que los productos que la parte demandante sostiene haber puesto en el mercado bajo la marca nominativa BIOGEN corresponden a excipientes, los cuales se definen como la “[…] sustancia sin actividad terapéutica que se añade a los medicamentos para conferirles propiedades que faciliten su administración como por ejemplo, la consistencia, la forma, el sabor o la solubilidad […]”[76].

Es decir, se trata de los componentes del medicamento diferentes al principio activo que se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada en cada caso (cápsulas, comprimidos, soluciones, etc.) y facilitan la preparación, conservación y administración de los medicamentos[77]. 19. De lo anterior, la Sala considera que los productos que la parte demandante manifestó haber comercializado en el mercado bajo la marca nominativa BIOGEN no corresponden a los comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino a las clases 1 y 5 de dicha clasificación, en la medida que se trata de excipientes utilizados para fines farmacéuticos, y no productos para uso alimenticio.

La Sala señala, por ejemplo, que la pectina, es encuentra específicamente comprendida dentro de los productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, y el certificado expedido por la sociedad Grufarma S.A.S., indica explícitamente que las cápsulas de gelatina corresponden a la “[…] forma farmacéutica en cápsula que contienen gelatina natural […]” y la lactosa monohidrato usp es “[…] azúcar de leche calidad especial para comprimir tabletas, adecuada para uso como excipiente […]”, lo cual corresponde a los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que son usados para fines farmacéuticos. 20.

En este sentido, la Sala encuentra que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó, en la Resolución núm. 49300 de 2 de agosto de 2013 que los productos comercializados no pertenecen a la clase objeto de estudio: “[…] conforme a la certificación del revisor fiscal de la sociedad Grufarma S.A.S., se certifica que los citados productos se comercializan como parte de la línea de excipientes, hecho que es corroborado con los empaques de los productos aportados, lo anterior significa que dichos productos no son de consumo directo, no son comestibles sino que por el contrario como lo indica su significado, consisten en sustancias inertes que se mezclan con los medicamentos para darles consistencia, forma, sabor y otras cualidades que faciliten su dosificación y uso, lo que nos permite concluir que los mismos son comercializados dentro de un mercado farmacéutico, así como lo señala cada una de sus etiquetas que llevan las leyendas “calidad farmacéutica” o “grado farmacéutico”, por lo que […] los mismos corresponden a productos de la clase 5 Internacional y no la marca objeto de cancelación correspondiente a la clase 29 Internacional […]”. 21.

Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BIOGEN hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran es la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la 1 y la 5. 22.

Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BIOGEN en el mercado para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 al decidir la cancelación total del registro de la marca nominativa BIOGEN.

En este sentido, no prospera el cargo formulado. Del argumento relacionado con la notoriedad de la marca BIOGEN 23. La Sala observa que la parte demandante sostuvo durante el procedimiento administrativo y la demanda, que la marca BIOGEN gozaba de notoriedad y que, por lo tanto, no procedía su cancelación por no uso. 24. No obstante, de las pruebas obrantes en los antecedentes administrativos la Sala observa que: i) la notoriedad a la que hace referencia la parte demandante no recae sobre la marca nominativa BIOGEN, objeto de estudio en el presente proceso, sino sobre el nombre comercial LABORATORIO BIOGEN DE COLOMBIA S.A. conforme a la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, como lo indicó la parte demandada en los actos administrativos acusados; y ii) dicha notoriedad se reconoció para el periodo comprendido entre 1994 a 2004, periodo anterior al pertinente al caso sub examine. 25.

En este sentido, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando sostuvo en los actos administrativos acusados que no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado y que dicha condición no se puede extender a la marca nominativa cuestionada en el presente caso. 26. Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca nominativa BIOGEN como fundamento para oponerse a la cancelación del registro de la citada marca, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde.

Conclusión 40. La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 con la expedición de los actos administrativos acusados, por cuanto se demostró en el proceso que la parte demandante no probó el uso real y efectivo en el mercado de la marca nominativa BIOGEN para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 41.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado. Reconocimiento personería 42.

Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[78], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 43. Atendiendo a que la abogada Claudia Carolina Camacho Bastidas, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.047.437.790 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 317.496 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[79] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. Condena en costas 44.

Visto el artículo 365 numeral 8[80] de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Carolina Camacho Bastidas, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.047.437.790 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 317.496 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 179 del expediente.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estadog ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folios 26 a 46 [3] [& ] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho./ Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 [4] Cfr. Folios 26 a 46 [5] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [6] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [7] Esta resolución canceló por no uso el registro de la marca BIOGEN para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folio 28 [9] “Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. [10] “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” [11] ““Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” [12] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [13] Cfr. Folio 32 [14] Cfr. Folio 33 [15] Cfr. Folio 34 [16] Cfr. Folio 36 [17] Cfr. Folio 37 [18] Ibidem [19] Cfr. Folio 38 [20] Cfr. Folio 39 [21] Ibidem [22] Cfr. Folio 40 [23] Cfr. Folio 41 [24] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 78 [25] Cfr. Folios 67 a 78 [26] Cfr. Folio 69 [27] Cfr. Folio 70 [28] Ibidem. [29] Cfr. Folios 75 a 76 [30] Cfr. Folio 76 [31] Ibidem. [32] Ibidem. [33] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [34] Cfr. Folios 89 a 96 [35] Cfr. Folios 113 a 130 [36] “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [37] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [38] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [39] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [40] Cfr. Folios 10 a 17 [41] Cfr. Folios 18 a 23 [42] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [44] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [45] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [46] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [47] Cfr. Folios 113 a 130 [48] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [49] Cfr. Folio 117.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 2018, pág. 4 [50] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [51] Cfr. Folios 118 y 119. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 2018, págs. 5 y 6 [52] Cfr. Folio 76.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [53] Cfr. Folio 77. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [54] Cfr. Folio 78. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [55] Cfr. Folio 79. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [56] Cfr. Folio 80. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [57] Cfr. Folio 81. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [58] Cfr. Folio 82.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [59] Cfr. Folio 83. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [60] Cfr. Folio 84. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [61] Cfr. Folio 85. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [62] Cfr. Folio 86. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [63] Cfr. Folio 87. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [64] Cfr. Folio 88.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [65] Cfr. Folio 89. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [66] Cfr. Folio 90. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [67] Cfr. Folio 91. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [68] Cfr. Folio 92. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [69] Cfr. Folio 93. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [70] Cfr. Folio 94.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [71] Cfr. Folio 95. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [72] Cfr. Folio 96. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [73] Cfr. Folios 111 a 112 [74] Cfr. Folios 114 a 119 [75] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Clasificación Internacional de Niza. https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&c lass_number=29&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=h ierarchy&pagination=no&version=20200101 Consultado el 2 de octubre de 2020 [76] Ibidem. [77] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Clasificación Internacional de Niza. https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&c lass_number=1&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&p agination=no&version=20200101.

Consultado en: 2 de octubre de 2020 [78] Diccionario Médico, Enciclopedia médica y terminología médica. https://www.diccionariomedico.net/diccionario-terminos/4179-excipiente. Consultado en: 2 de octubre de 2020 [79] CedimCat. Centre d´Informació de Medicaments de Catalunyahttps://www.cedimcat.info/index.php?option=com_content&view=article &id=211:que-son-los-excipientes&catid=40&Itemid=472&lang=es.

Consultado en: 2 de octubre de 2020 [80] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [81] Cfr. Folio 179 [82] “[…]

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.