PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SET y la marca nominativa SEN previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo SET en la clase 36 porque no tiene similitud con la marca nominativa SEN previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] En el caso sub examine, se advierte que la marca concedida (SET) está compuesta por una (1) palabra, una (sílaba) y tres (3) letras, esto es, dos (2) consonantes y una (1) vocal, y la marca registrada (SEN) tiene la misma conformación; sin embargo, difieren en su terminación. La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de la última consonante de la letra N por la T; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra.

Asimismo, es preciso indicar que, si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la vocal E y la consonante S, también lo es que, a nivel visual, las expresiones SET y SEN son totalmente diferentes, si se tiene en cuenta que la primera expresión termina en la consonante T y, la segunda, termina con la consonante N lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Comparación Fonética […] La Sala considera que la coincidencia vocálica y consonántica no genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta terminación de cada expresión hace que se escuchen de forma diferente. La marca opositora se pronuncia de manera nasal, esto es, de forma sonora, debido a la terminación en la consonante N, mientras la marca cuestionada al terminar con la letra T produce un sonido oclusivo, es decir, un sonido consonántico obstruyente, como un ruido de fricción. En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no es posible admitir que existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra SET, que conforma la marca concedida, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española tiene el siguiente significado “[…] 1.m. Conjunto de elementos que comparten una propiedad o un fin común […]”; “[…] 2.m. En el tenis y otros deportes, parte o manga de un partido, con tanteo independiente […]” y “[…] 3.m. Plató cinematografico o televisivo […]” Y, por otro lado, la palabra SEN, de la marca registrada, significa “[…] 1.m. Arbusto oriental, de la familia de las papilonáceas, parecido a la casia, cuyas hojas se usan en infusión como purgantes […]”.

Además la Sala observa, por una parte, que la marca SEN es un acrónimo del SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCOACIÓN – SEN y, por el otro, la marca SET no es un acrónimo del nombre del titular del registro ni del sistema que identifica, por cuanto éste último tiene como nombre Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y la marca registrada son arbitrarias porque, aunque las palabras SEN y SET tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los servicios que distingue cada una de las marcas ni evoca sus características y/o propiedades. En este sentido, atendiendo el significado de cada expresión, la Sala considera que no existe similitud alguna entre ellos que pueda conllevar al consumidor a tener algún riesgo de confusión o de asociación, por lo que las marcas desde el punto de vista ideológico son diferentes.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida SET es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca SEN previamente registrada.

COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS - no genera derechos en relación con el registro de una marca / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n lo concerniente al argumento de la parte demandante relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado esta Sección “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.

Asimismo, ha señalado la Sala[1] que cuando dentro del procedimiento administrativo se ha presentado oposición al registro, no se puede considerar que las marcas han coexistido de manera pacífica […] Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso, como bien lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicado número: 110001-03-24-000-2009-00578-00 Actor: BANCO DE LA REPÚBLICA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADO CAMBIARIO S.A. – INTEGRADOS FX S.A. Temas: Comparación entre marcas nominativas.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el Banco de la República, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009, 15179 de 30 de marzo de 2009 y 30443 de 23 de junio de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. El Banco de la República, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[5], de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009[7], “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 15179 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30443 de 23 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa SET que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. – Integrados Fx S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] 1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 2140 de 27 de enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga el registro de la marca SET (nominativa) para identificar “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.” 2.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 15179 de 31 de marzo de 2009 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 2140 de 27 de enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga el registro de la marca SET (nominativa) para identificar “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.” 3.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 30443 de 23 de junio de 2009 por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 2140 de 27 de enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga el registro de la marca SET (nominativa) para identificar “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.” 4.

Como consecuencia de las nulidades antes referidas se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Secretaría General, cancelar el registro de la marca SET (nominativa), certificado No. 383140, de la sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.” […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 14 de junio de 2006, el registro como marca del signo nominativo SET para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 566, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa SEN, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo SET para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15179 de 30 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009 y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 30443 de 23 de junio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009. Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)[9] del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Señaló que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio trasgredió la norma referida por indebida aplicación, ya que otorgó la marca SET (nominativa) a favor de la sociedad Integrados Fx, para identificar servicios financieros, no obstante las evidentes similitudes desde el punto de vista gráfico y fonético con la marca SEN registrada previamente por el Banco de la República para identificar los mismos servicios financieros, lo que determina que su coexistencia en el mercado genere confusión en el consumidor objetivo, además de constituir un aprovechamiento injustificado de la reputación y prestigio de la marca SEN, en perjuicio del Banco de la República, y la confianza y credibilidad que debe existir en el mercado financiero respecto de los servicios prestados por quien es la Banca Central del país […]”[10]. 2.

Advirtió que “[…] la División da un inicio errado al análisis de la similitud entre los signos enfrentados, por cuanto desecha como elemento de confusión el hecho de que las marcas enfrentadas SET y SEN distinguen una misma clase de servicios financieros de la clase 36. Tal elemento debe ser considerado de forma inicial, en tanto que si se establece que los servicios a distinguir por las marcas enfrentadas son los mismos, el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, dados que el riesgo de confusión se hace más palpable […]”[11]. 3.

Adujo que “[…] en el caso de las marcas enfrentadas, SEN del Banco de la República y el marca SET, de la sociedad Integrados FX, amparan unos mismos servicios de la clase 36, y en particular servicios financieros para realizar transacciones financieras en línea en tiempo real, se hace palpable el riesgo de confusión directa y por asociación que existe entre los signos enfrentados […]”[12]. 4.

Asimismo, indicó que “[…] la marca previamente registrada SEN y la marca solicitada SET, presentan similitudes tan fuertes que son casi idénticas en los aspectos visual, ortográfico y fonético. Compuestas por solo tres letras, el hecho de que compartan dos de ellas -S/E-, en especial la única vocal con que cuenta, y precisamente la primera y la segunda, hacen que la impresión visual y fonética que causen en el consumidor, sea la misma, frente a un primer impacto visual al consumidor […]”[13]. 5.

Precisó que “[…] riesgo de confusión entre los signos enfrentados no sólo se da por la posibilidad de que el consumidor pueda confundir el servicio SEN del Banco de la República con el servicio SET, de la sociedad Integrados FX, sino también, y lo desconoce la Superintendencia, por la posibilidad de confusión por asociación en el consumidor, es decir, que el mercado financiero relacione los servicios financieros SET, como parte de los servicios de transacciones por medio electrónico o virtual que el Banco de la República ofrece bajo su marca SEN […]”[14]. 6.

Resaltó que “[…] Tal riesgo de confusión indirecta se hace palpable si se advierte que el análisis del posible riesgo de confusión parte de un cotejo sucesivo y no simultáneo entre los signos enfrentados SET y SEN, donde la confusión se da por el recuerdo que tiene el consumidor de la marca anterior, es decir, de la marca SEN, frente al impacto visual que tenga de la posterior, SET, impacto que sin duda las llevará asociarlas […]”[15] 7.

Recalcó que “[…] Como si no fuera suficiente la evidente identidad de las marcas SEN y SET a partir de las comparaciones visual y ortográfica hechas, las marcas también resultan idénticas en el aspecto fonético. Debido a la composición de sus letras, a su igual acentuación y al hecho de que solo cuentan con una vocal y ésta es la misma, es innegable que el efecto fonético de las marcas es el mismo […]”[16]. 8.

Adujo que “[…] evidente que entre las marcas comparadas concurre una diferencia en la consonante final N/T, pero las relevantes semejanzas gráfica y fonética, en una confrontación de conjunto y desde los elementos integrantes de cada denominación y estructuras, y en una impresión global del impacto gráfico y visual imprescindibles, es innegable que el parecido puede producir; confusión o error, dada la identidad de los servicios a identificar, sin necesidad de hacer complicados estudios etimológicos o percepciones visuales deducibles […]”[17]. 9.

Arguyó que “[…] El SEN es usado por todos los operadores del mercado financiero primario y secundario: Bancos, Comisionistas de Bolsa, Compañías de financiación, fondos de ahorro, etc., a quienes el hecho de que el SEN sea administrado por el Banco de la República les otorga confianza y credibilidad en el funcionamiento del sistema.

Tales valores derivan del hecho que el Banco de la República es el garante del correcto funcionamiento y estabilidad del sistema financiero nacional, lo que determina que la marca SEN sea garantía de credibilidad y confianza en el manejo de un sistema electrónico de transacciones financieras de títulos valores por medio de la Internet […]”[18]. 10.

Concluyó que “[…] el uso de la marca SET por parte de una entidad privada, para identificar servicios financieros de transacciones electrónicas, da lugar estimar que con la misma se intenta aprovechar el prestigio adquirido por la marca SEN del Banco de la República, buscando que el mercado asocie el sistema SET con el SEN, y predicar del primero las bondades y reputación de los servicios prestados por el Banco bajo su marca SEN, lo cual puede poner en duda la credibilidad y confianza en el Banco y, en general, en el correcto funcionamiento del mercado financiero […]”[19].

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[20] contestó la demanda[21] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Señaló que “[…] En el presente caso se observa que el signo SET (nominativo), se diferencia del signo SEN (nominativo), pues si bien comparten algunas letras, las otras que los componen otorgan a los signos distintividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas […]”[22]. 2.

Así, indicó que “[…] los signos SET y SEN comparten las letras S y E, estos no tienen similitud y analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe la misma terminación, la una está integrada con la letra T y la otra con la letra N […]”[23]. 3. Resaltó que “[…] Los signos SEN y SET al ser pronunciados de manera completa, no generan similitud fonética, los sonidos que generan no sonidos confundibles, en tanto que las terminaciones N y T respectivamente, tienen suficiente fuerza fonética al ser pronunciados […]”[24]. 4.

Recalcó que no se presenta similitud ideológica, porque “[…] La similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, situación que no se presenta entre SET y SEN […]”[25]. 5. En ese orden, indicó que “[…] La expresión SET refiere a: “Conjunto de elementos que comparten una propiedad o tienen un fin en común”, “En el tenis y otros deportes, parte o manga de un partido, con tanteo independiente” o “plato cinematográfico o televisivo”, mientras que SEN refiere a “Arbusto oriental, de la familia de las Papilionáceas, parecido a la casia, y cuyas hojas se usan en infusión como purgantes”, “Moneda japonesa de cobre, que vale la centésima pare de un yen” o “Sentido, juicio, discreción”, no obstante el demandante claramente manifestó que el significado de dicho término es la sigla “Sistema Electrónico de Negociación” […]”[26]. 6.

Recalcó que del cotejo sucesivo de los signos “[…] las marcas SET (nominativa) y SEN (nominativa) de manera sucesiva y no simultánea, esta Autoridad encuentra que el consumidor no incurrirá en error pues los signos contienen elementos adicionales de carácter nominativo, con suficiente fuerza distintiva que permitirán a los consumidores recordar las marcas de manera independiente […]”[27]. 7.

Precisó que “[…] consumidor calificado, al cual se dirige la prestación de servicios distinguidos con la marca SEN, es profesional y adquiere productos y servicios no para su uso personal sino para el desarrollo de una actividad comercial particular, su elección no se presenta frente a una gran oferta de bienes ubicados en una góndolas de supermercado, razón por la cual las probabilidades de incurrir en error serán mínimas, prácticamente nulas […]”[28]. 8.

Concluyó que “[…] los signos SEN y SET no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintivos que identifican conexos o comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación […]”[29].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[30] contestó la demanda[31] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Indicó que “[…] No obstante que las dos marcas comparten las letras S y E, es claro que las respectivas consonantes finales de cada una, T y N ocupan un lugar de predominancia en el conjunto marcario, teniendo en cuenta que se trata precisamente de vocablos cortos […]”[32]. 2.

Precisó que “[…] La presencia de estas vocales finales T y N determina, no solamente una diferenciación en el impacto visual que provoca cada uno de los signos, sino también en su pronunciación (aspecto fonético) […]”[33]. 3. Así señaló que “[…] la naturaleza fonética de las letras T y N es totalmente distinta, siendo la primera una consonante oclusiva, dental y sorda mientras que la N se caracteriza como un fonema de articulación nasal y alveolar […]”[34]. 4.

Indicó que “[…] los servicios que se identifican con cada una de las marcas en conflicto son servicios perfectamente diferenciables. Es así como el servicio SEN, del Banco de la República, permite que se realicen operaciones de compra y venta de títulos inscritos en el Depósito Central de Valores (DCV) del Banco de la República, es decir, valores emitidos por el Gobierno Nacional (Ej.

TES). Mientras que a través del servicio SET, se realizan transacciones de negociación y registro de operaciones sobre divisas (moneda extranjera) en tiempo real. Desde el punto de vista de las transacciones financieras, las operaciones mencionadas son totalmente distintas y cumplen propósitos totalmente diferentes, pues no es lo mismo negociar valores que negociar sobre divisas […]”[35]. 5.

Resaltó que “[…] en el presente caso los servicios que se identifican como SEN (operaciones sobrevalores emitidos por la Nación) no son intercambiables en el Sistema SET-FX, siendo que son servicios que no se encuentran dentro de los comprendidos para el uso de la marca SET (compra y venta de divisas). En efecto, si una entidad necesita realizar una transacción de compra/venta de valores emitidos por la Nación (ej.

TES) no acudirá, al Sistema Set-FX, toda vez que dentro del objeto del mismo, no está permitida la negociación de este tipo de valores […]”[36]. 6. Arguyó que “[…] cada servicio es independiente y no requiere del otro para ser utilizado, de manera que quien va a transar un valor en el sistema SEN no necesita realizar una transacción sobre divisas, por lo que no son servicios complementarios […]”[37]. 7.

Precisó que “[…] teniendo en cuenta el tipo de servicios de que se trata, es importante tener en cuenta que los usuarios son altamente especializados. De una parte, se trata de los Agentes habilitados para actuar en el SEN y de la otra, intermediarios del mercado cambiario […]”[38], asimismo indicó que “[…] Si bien los unos y los otros pueden coincidir, porque los Agentes del SEN pueden ser también intermediarios del mercado cambiario, lo importante aquí es que se trata de usuarios con alto nivel de especialización y sofisticación, más allá del nivel de especialización de un consumidor promedio y corriente.

En efecto se trata de usuarios profesionales en su labor, que difícilmente se confundirían al utilizar uno y otro sistema, pues conocen perfectamente el tipo de transacción que tienen intención de realizar, distinguiendo de esta forma si se trata de una transacción sobre valores emitidos por el Gobierno, o una operación sobre divisas […]”[39]. 8.

Recalcó que “[…] Los servicios identificados con las marcas SEN y SET han coexistido en el mercado por varios años, sin que se hayan presentado eventos de confusión entre los consumidores, u otros eventos que puedan afectar la confiabilidad y credibilidad del sistema financiero y de valores […]”[40] y que “[…] La marca SET estuvo registrada en Colombia, para distinguir los mismos servicios de la clase 36, antes de que el BANCO DE LA REPÚBLICA solicitara el registro de la marca SEN, Certificado 279.256 […]”[41].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 30 de septiembre de 2016[42], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable. Auto de pruebas 10. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de septiembre de 2016[43], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Interpretación Prejudicial 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017[44], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Corte Consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Decisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de la norma solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 2018[45], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 13.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. 14. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: 15.

Indicó que “[…] Fonéticamente los signos en conflicto en concepto de esta Delegada no presentan similitudes al consistir en una sola sílaba cuyo sonido enfatiza la letra que las diferencia y las hace audiblemente diferentes […]”[46], asimismo señaló que “[…] Gramaticalmente, contiene una vocal y una consonante idénticas con una consonante diferente al finalizar el signo, en el sentido podemos ver similitudes más no identidad y tampoco confundibilidad entre los signos dadas por las letras T y N que la diferencian […]”[47]. 16.

Además, advirtió que “[…] Conceptualmente, ambas pretenden diferenciar servicios electrónicos en el mercado financiero, pero tanto los servicios como el público al cual van dirigidos son especializados […]”[48]. 17. Así, precisó que “[…] el sistema SEN es un Sistema de Negociación y Registro de Operaciones sobre Valores, administrado por el Banco de la República es un sistema electrónico a través del cual agentes legalmente facultados pueden celebrar operaciones sobre valores de deuda pública interna y externa o con valores emitidos por el Banco de la República y las entidades financieras legalmente facultadas pueden registrar operaciones de préstamo de dinero en el mercado interbancario; el SEN se rige por la parte 2, Libro 15, Titulo 2, Capítulo 1, Artículo 2.15.2.11 del Decreto 2555 de 2010 – Norma del Mercado de Valores.

Por su parte el sistema SET, es un sistema electrónico a través del cual agentes afiliados en sesiones de negociación ingresan ofertas y demandas, cotizan y celebran entre ellas transacciones y operaciones sobre y en relación con divisas; el SET se rige por la Resolución Externa No. 4 de 2009 – Norma del Mercado de Divisas […]”[49]. 18.

Resaltó que “[…] los servicios que se presentan a través de los dos sistemas son especializados […]”, “[…] las personas a las cuales van dirigidos los servicios son especializados en el mercado de valores y/o en el de divisas […]” y que “[…] los agentes o entidades financieras deben estar registradas en los diferentes sistemas para poder efectuar las correspondientes transacciones […]”[50]. 19.

Concluyó que “[…] aunque las marcas SEN y SET presentan similitudes al compartir las letras S – Servicios, E – Electrónicos, también es cierto que las terminaciones T y N les permiten crear un conjunto distintivo fonético y ortográfico […]”[51] y, como consecuencia, solicitó que “[…] se DENIEGUEN las pretensiones de la demanda y se conceda el registro de la marca SET a la sociedad Integrados FX S.A. […]”[52].

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 21. Visto el artículo 128 numeral 7[53] del Código Contencioso Administrativo[54], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[55] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[56], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[57] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[58], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 22.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 23. Vistos el artículo 33 del Anexo[59] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[60] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[61] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 24.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[62]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Los actos administrativos acusados 25. Los actos administrativos acusados[63] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009[64], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa SET, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; en la que se indicó: “[…] 3.

Caso en estudio Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro SET (NOMINATIVA) y la(s) marca(s) previamente registrada(s) SEN (NOMINATIVA), expediente No. 03 043868, certificado No. 279256, clase 36, vigente hasta el 29/01/2014, cuyo titular es el BANCO DE LA REPUBLICA. Los signos a cotejar son los siguientes: |El signo solicitado |La marca registrada | | | | |SET |SEN | | | | |(NOMINATIVA) |(NOMINATIVA) | Como se observa, nos encontramos frente a la comparación de marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, por lo que deberán ser aplicados los siguientes criterios doctrinales que han sido elaborados para resolver los conflictos entre tales signos (los cuales han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia, entre ellos, el emitido en el Proceso 168-IP-2007).

Los signos fueron estudiados en las siguientes dimensiones: - Ortográfica: los signos están conformados por tres letras de las cuales dos son iguales (SET/ SEN) - Fonética: al ser pronunciados los signos sus terminaciones, permiten percibir diferencias (SET/ SEN) - Conceptual: los signos cotejados cuentan con múltiples significados entre los cuales no existe relación (SET / SEN) Como se observa, las similitudes existentes no son suficientes para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas, pues si bien los signos comparten algunas de sus letras, su combinación permite percibir diferencias fonéticas entre uno y otro signo, además, el signo solicitado cuenta con un significado conceptual al que es asociado mientras que la marca opositora carece del mismo.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se procederá a la concesión del registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición de que da cuenta el considerando segundo de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca: SET (NOMINATIVA) Para distinguir: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. Titular: Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. "Integrados Fx S.A." Domicilio: BOGOTA D.C. Dirección: CRA. 7 NO. 71 - 21 TORRE B PISO 1201 Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]” (Destacado fuera del texto). 2.

La Resolución núm. 15179 de 30 de marzo de 2009[65], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009, en la cual se indicó: “[…] Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro SET (NOMINATIVA), y la marca previamente registrada SEN (NOMINATIVA) tramitada bajo el expediente No. 03 043868, certificado No. 279256, clase 36, vigente hasta 29/01/2014 cuyo titular es el BANCO DE LA REPUBLICA.

Los signos a cotejar son los siguientes: |El signo solicitado |Las marcas registradas | | | | |SET |SEN | | | | En el presente caso, nos encontramos frente a la comparación de marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, las cuales utilizan un elemento acústico o fonético y están formadas por una o varias letras, números o palabras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

La doctrina ha elaborado los siguientes criterios en tomo a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, entre ellos, el emitido en el Proceso 168-IP-2007: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en Ia mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” En aplicación a la regla de visión de conjunto de las marcas la División explica que aunque la marca solicitada contiene dos (2) de las letras (S-E) de la unidad lingüística de la marca anterior, Ello no basta para determinar que inevitablemente se presenta un riesgo de confusión o de asociación; ya que en muchas circunstancias uno o dos fonemas pueden llegar a adquirir un gran poder de disposición marcaría creando una diferenciación notable entre los signos cotejados.

En efecto, resulta harto descollante la posición de la letra N dentro de la denominación de la marca previa, pues esta representa una diferencia ortográfica importante al realizar el cotejo marcario. Ahora, es válido decir que la letra T del signo solicitado en registro, tienen una pronunciación diferente a la de la letra N al combinarlas con las demás letras de los respectivos conjuntos nominativos, esto hace que se perciba una clara diferenciación auditiva.

Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los servicios y productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual se confirmará el acto recurrido […]” (Destacado fuera del texto). 3. La Resolución núm. 30443 de 23 de junio de 2009[66], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009, en la cual se indicó: “[…] 2.

El caso concreto. En el caso sub-examine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro SET, y la marca SEN con Certificado de Registro No. 279256, Clase 36ª internacional, actualmente vigente, y cuyo titular es el BANCO DE LA REPUBLICA. Análisis comparativo de los signos |SIGNO SOLICITADO |MARCA OPOSITORA | | | | |SET |SEN | | | | Nos encontramos frente a la comparación de signos nominativos.

En cuanto a la comparación de marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado que: “Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna.

Se consideran semejantes las marcas cuando la silaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir”. Desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual se observa que los signos confrontados SET y SEN no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, nótese que la utilización de la letra final T, como fonema consonántico oclusivo, dental y sordo, por parte del signo solicitado, y de la letra final N, como fonema consonántico de articulación nasal y alveolar, por parte de la marca registrada adquiere importancia fonética debido a la extensión corta de los signos confrontados consistentes en palabras monosílabas, diferencia ortográfica y fonética que es reforzada desde el punto de vista ideológico debido al significado conceptual que ostenta cada uno de los signos, donde set y sen presentan ideas fácilmente distinguibles.

Así, ostenta cada uno de los signos un significado conceptual diferente, diluyendo las semejanzas en algunas de sus letras. De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados SET y SEN presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, ortográfica, conceptual y gráfica que permiten su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

No existiendo semejanzas relevantes entre el signo solicitado y las marcas opositoras no es necesario proceder a la comparación de los productos o servicios que cada uno pretende identificar. En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]” (Destacado fuera del texto).

El problema jurídico 26. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 1. Si las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009, 15179 de 30 de marzo de 2009 y 30443 de 23 de junio de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa SET, para identificar “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa SEN, con registro núm. 279256, que identifica servicios de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante. 27. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[67], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[68] de la Comisión de la Comunidad Andina[69].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[70] 29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[71] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017 36. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[72]: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por Identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o Ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo SET (denominativo) es la marca SEN (denominativa), es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: […] 1.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando consumidor, aunque que diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos. 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es el parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto según se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas, para el caso particular, ya que se trata de signos que brindan servicios de la Clase 36, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de servicios financieros. b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […] 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre los signos denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo SET (denominativo), solicitado, con la marca registrada SEN (denominativa), es necesario que se proceda a comparación, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 3. Coexistencia de marcas

3.1. INTEGRADOS FX ha argumentado que los servicios que los signos confrontados identifican, habrían coexistiendo por varios años. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o “coexistencia pacífica de signos”. 3.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar idénticos o similares, han estado presentes en el periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 3.3.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 3.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 3.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). […] 3.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del nesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación el público consumidor […]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 37. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 38.

Vista la norma indicada en el acápite desarrollado supra sobre el marco normativo de riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 39.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a comparación: |MARCA NOMINATIVA SET[73] |MARCA NOMINATIVA SEN[74] | | | | | | | |SET |SEN | | | | |(Nominativa) |(Nominativa) | |Certificado núm. 182584 |Certificado núm. 279256 | |Clase 36: “Seguros; negocios |Clase 36: “Servicios de | |financieros; negocios |información financiera, monetario | |monetarios; negocios |y de negocios bancarios y | |inmobiliarios”. |financieros, servicios de | | |información de precios de los | | |instrumentos financieros que se | | |tranzan el mercado, servicios de | | |compra y venta de instrumentos | | |financieros tales como títulos | | |valores operaciones de reporto e | | |interbancarios” | |Titular: Tercero con interés |Titular: Parte demandante. | |directo en las resultas del | | |proceso. | | 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas nominativas. 1. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 41. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Esta Sección[75], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[76]. 43. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[77] 44.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[78]. 45. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los servicios distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 46.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa SET, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 47.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que las marcas SEN y SET son nominativas, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 48. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas nominativas, en la Interpretación Prejudicial, indicó: “[…] 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran con formados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que Integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrario, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3.

En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport -ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.3.2.1. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.3.2.2.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.3.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas primen de significado a la palabra. Es muy importan tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.3.3.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.5. Se debe determinar el elemento qua impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor; pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[79] (Destacado del original). 49.

Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas nominativas, es necesario analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier otra circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, para lo cual se deberá tener en cuenta: i) cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy fácil de distinguir; ii) la sucesión de vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación y iii) encontrar la dimensión más características de las denominaciones confrontadas. 50.

En este sentido, teniendo en cuenta los criterios indicados supra, para la comparación de marcas cuando su elemento predominante es el nominativo, deben tenerse en cuenta aspectos del orden fonético, ortográfico, gráfico y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial, así: “[…] 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que la idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”[80] (Destacado del texto). 51. Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos en ella previstos Comparación Ortográfica 52.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 53.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |S |E |T | |1 |2 |3 | MARCA REGISTRADA |S |E |N | |1 |2 |3 | 54. En el caso sub examine, se advierte que la marca concedida (SET) está compuesta por una (1) palabra, una (sílaba) y tres (3) letras, esto es, dos (2) consonantes y una (1) vocal, y la marca registrada (SEN) tiene la misma conformación; sin embargo, difieren en su terminación. 55.

La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de la última consonante de la letra N por la T; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. 56. Asimismo, es preciso indicar que, si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la vocal E y la consonante S, también lo es que, a nivel visual, las expresiones SET y SEN son totalmente diferentes, si se tiene en cuenta que la primera expresión termina en la consonante T y, la segunda, termina con la consonante N lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Comparación Fonética 57. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SET–SEN SET–SEN SET–SEN SET–SEN SET–SEN SET–SEN SET–SEN SET–SEN SET–SEN 58.

La Sala considera que la coincidencia vocálica y consonántica no genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta terminación de cada expresión hace que se escuchen de forma diferente. La marca opositora se pronuncia de manera nasal, esto es, de forma sonora, debido a la terminación en la consonante N, mientras la marca cuestionada al terminar con la letra T produce un sonido oclusivo, es decir, un sonido consonántico obstruyente, como un ruido de fricción. 2.

En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no es posible admitir que existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica 59. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. 60.

En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra SET[81], que conforma la marca concedida, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española tiene el siguiente significado “[…] 1.m. Conjunto de elementos que comparten una propiedad o un fin común […]”; “[…] 2.m. En el tenis y otros deportes, parte o manga de un partido, con tanteo independiente […]” y “[…] 3.m. Plató cinematografico o televisivo […]” 61.

Y, por otro lado, la palabra SEN[82], de la marca registrada, significa “[…] 1.m. Arbusto oriental, de la familia de las papilonáceas, parecido a la casia, cuyas hojas se usan en infusión como purgantes […]”. 62. Además la Sala observa, por una parte, que la marca SEN es un acrónimo del SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCOACIÓN – SEN[83] y, por el otro, la marca SET no es un acrónimo del nombre del titular del registro ni del sistema que identifica, por cuanto éste último tiene como nombre Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas[84]. 63.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y la marca registrada son arbitrarias porque, aunque las palabras SEN y SET tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los servicios que distingue cada una de las marcas ni evoca sus características y/o propiedades. 64.

En este sentido, atendiendo el significado de cada expresión, la Sala considera que no existe similitud alguna entre ellos que pueda conllevar al consumidor a tener algún riesgo de confusión o de asociación, por lo que las marcas desde el punto de vista ideológico son diferentes. 65. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida SET es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca SEN previamente registrada.

Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 66. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

Coexistencia de hecho de marcas 67. Ahora, en lo concerniente al argumento de la parte demandante relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado esta Sección “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”[85]. 68.

Asimismo, ha señalado la Sala[86] que cuando dentro del procedimiento administrativo se ha presentado oposición al registro, no se puede considerar que las marcas han coexistido de manera pacífica, para lo cual indicó: “[…] Frente a este aspecto, la Sala debe puntualizar que el presente proceso judicial se inició con fundamento en que en la actuación administrativa, adelantada por la SIC, no prosperó el argumento del titular de las marcas previamente registradas, sobre un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, lo cual pone de manifiesto que la coexistencia de las marcas no puede considerarse pacífica, pues como lo señaló el Tribunal en la interpretación rendida, para que ello sea así “[ ] No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación [ ]”[…]”[87] (Destacado de la Sala). 69.

Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso, como bien lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, a saber: “[…] 3.6.

En ese sentido la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”[88](Destacado de la Sala).

Conclusión 70. La Sala considera que entre las marcas enfrentadas, no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica, motivo por el cual la marca nominativa SET no están incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma. 71.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009, 15179 de 30 de marzo de 2009 y 30443 de 23 de junio de 2009 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la nulidad de los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020090041200. [2] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 1 [3] Cfr. Folios 23 a 37 [4] “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. [5] “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [7] Mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por el Banco de la República y concede el registro de la marca nominativa SET, para distinguir productos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folio 24 [9] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [10] Cfr. Fol. 30 [11] Cfr. Fol. 31 [12] Cfr. Fol. 32 [13] Cfr. Folio 32 [14] Ibidem [15] Ibidem [16] Cfr. Folio 33 [17] Cfr. Folio 34 [18] Cfr. Folio 35 [19] Ibidem [20] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 119 [21] Cfr. Folios 110 a 118 [22] Cfr. Fol. 114 [23] Ibidem [24] Ibidem [25] Cfr. Fol. 115 [26] Cfr. Folio 115 [27] Cfr. Folio 115 y 116 [28] Cfr. Folio 117 [29] Ibidem [30] Por medio de apoderado. Cfr. Folio 17. Anexo 1 [31] Cfr. Folios 123 a 138 [32] Cfr. Folio 128 [33] Ibidem [34] Ibidem [35] Cfr. Folio 132 [36] Cfr. Folio 133 [37] Ibidem [38] Ibidem [39] Ibidem [40] Cfr. Folio 134 [41] Ibidem [42] Cfr. Folios 174 y 175 [43]Cfr. Folios 171 a 173 [44] Cfr. Folios 311 a 323 [45] Cfr. Folio 325 [46] Cfr. Folio 375 [47] Ibidem [48] Ibidem [49] Ibidem [50] Cfr. Folio 375 vto. [51] Ibidem [52] Ibidem [53] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [54] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [55] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [56] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [57] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [58] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [59] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [60] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [61]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [62] Cfr. Folios 313 a 323 [63] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [64] Cfr. Folios 6 a 10 [65] Cfr. Folios 11 a 15 [66] Cfr. Folios 16 a 19 [67] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [68] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [69] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [70] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [71] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [72] Cfr. Folios 311 a 323 [73] Cfr. Folio 5 [74] Cfr. Folio 200 [75] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [76] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [77] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [78] Ibidem. [79] Cfr. Folios 319 y 320. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017, págs. 9 y 10 [80] Cfr. Folios 316 y 317. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017, págs. 6 y 7 [81]“Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/set.

Consultado el 7 de septiembre de 2020. [82]Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https: https://dle.rae.es/sen#XYqt5KS. Consultado el 7 de septiembre de 2020. [83] Definido por la Circular Reglamentaria – Externa – DFV – 135 “[…] 1. Definición: El Sistema Electrónico de Negociación – SEN – (en adelante SEN o el Sistema) es el Sistema de Negociación y de Registro de Operaciones sobre Valores, administrado por el Banco de la República, a través del cual los Agentes pueden celebrar, mediante estaciones de trabajo remotas, operaciones de compraventa al contado o a plazo, operaciones de Reporto o Repo, operaciones Simultáneas, operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV) con títulos de deuda pública interna o externa con que se encuentren registrados electrónicamente o depositados en un depósito centralizado de valores.

Además mediante este Sistema las entidades financieras legalmente facultadas pueden celebrar y registrar operaciones de préstamo de dinero en el mercado interbancario. Así mismo, el Sistema tiene por objeto la recepción y registro de las operaciones sobre valores realizadas por los Agentes en el mercado mostrador […]”. Cfr. Folio 210. Anexo 1 [84] Conforme se observa del Reglamento del Sistema SET – FX.

Cfr. Folio 66. Anexo 1 [85] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090062900. [86] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020090041200. [87] Cfr. Folio 321.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017, pág. 11. [88] Cfr. Folio 321. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 575-IP-2016 de 13 de junio de 2017, pág. 11.