PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ORES TIKAS y las marcas mixtas y nominativa OREO previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son ORES TIKAS y OREO / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ORES TIKAS en la clase 30 porque no tiene similitud las marcas mixtas y nominativa OREO previamente registradas en la misma clase Comparación Ortográfica […] De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) y cinco (5) letras respectivamente y la segunda por una (1) palabra de cuatro (4) letras.

La marca concedida tiene dos (2) sílabas en la palabra O-RES que es una palabra grave, ya que si fuera aguda llevaría el acento ortográfico en la sílaba RES, al igual que la palabra TIKAS que tiene dos (2) sílabas TI-KAS y es una palabra grave. En tanto que, la única palabra de la marca registrada previamente tiene tres (3) sílabas O-RE-O y tiene su sílaba tónica en la penúltima, sin embargo, la marca no tiene acento ortográfico.

Además en la palabra OREO se produce un hiato entre las vocales E y O de las sílabas RE y O, y en este caso, la palabra OREO termina en una vocal abierta o vocal fuerte. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo de las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, ya que la única partícula en común “ORE” no puede ser aislada de los demás componentes de la marca, que como ya se analizó las hacen diferentes por su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar.

Comparación Fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión de la marca solicitada que tiene dos palabras a pronunciar, sino que, aunque de las palabras ORES y OREO tengan una partícula común como lo es “ORE”, tienen una cantidad diferente de golpes de voz y requiere un mayor esfuerzo en la pronunciación de la palabra O RE O, por terminar ésta palabra en una sílaba de una única letra, la cual es una vocal abierta “O” cuya pronunciación es de mayor apertura de la boca; en tanto que la consonante “S” de la palabra ORES es simplemente un segmento sonoro de la sílaba que la contiene “RES”, por lo que esta Sala considera que no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica […] La Sala considera que en el caso sub examine, las marcas enfrentadas son de fantasía, porque las palabras de las que se compone la marca concedida ORES TIKAS no tienen significado en el idioma castellano; asimismo, la única palabra de la que se compone la marca OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida ORES TIKAS es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas OREO previamente registradas.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ORES TIKAS y la marca mixta OREO COOKIE BARZ previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ORES TIKAS en la clase 30 porque no tiene similitud marca mixta OREO COOKIE BARZ previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) y cinco (5) letras respectivamente y la segunda por tres (3) palabras de cuatro (4), seis (6) y cuatro (4) letras.

La marca concedida tiene dos (2) sílabas en la palabra O-RES que es una palabra grave, ya que si fuera aguda llevaría el acento ortográfico en la sílaba RES, al igual que la palabra TIKAS que tiene dos (2) sílabas TI-KAS y es una palabra grave. En tanto que, la primera palabra de la marca mixta previamente registrada OREO tiene tres (3) sílabas O-RE-O y tiene su sílaba tónica en la penúltima, sin embargo, la marca no tiene acento ortográfico.

Además en la palabra OREO se produce un hiato entre las vocales E y O de las sílabas RE y O, y en este caso, la palabra OREO termina en una vocal abierta o vocal fuerte. En cuanto a la segunda y tercera palabras COOKIES y BRAZ de la marca mixta no tienen identidad o semejanza ortográfica alguna con la marca solicitada. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, toda vez que la única partícula que tienen en común ORE no puede ser aislada de los demás componentes de las dos marcas, que como ya se analizó las hacen diferentes en su extensión y son palabras de fantasía. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo de las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que no existe semejanza en las marcas, ya que la única partícula en común “ORE” no puede ser aislada de los demás componentes de las marcas, que como ya se analizó las hacen diferentes por su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar.

Comparación fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión de las marcas y la diferencia indiscutible de la pronunciación de las palabras TIKAS, COOKIES y BARZ sino, porque, aún en el caso de las palabras ORES y OREO que tienen una partícula común como lo es “ORE”, lo cierto es que dichas palabras tienen diferentes números de sílabas y por lo tanto diferente cantidad de golpes de voz, requiriendo un mayor esfuerzo en la pronunciación de la palabra O RE O, por terminar ésta palabra en una sílaba de una única letra, la cual es una vocal abierta “O” cuya pronunciación es de mayor apertura de la boca; en tanto que la consonante “S” de la palabra ORES es simplemente un segmento sonoro de la sílaba que la contiene “RES”; en consecuencia, para esta Sala, no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre las marcas.

Comparación Ideológica La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. No obstante, en este caso las palabras de las que se compone la marca concedida ORES TIKAS son de fantasía ya que no tienen significado en el idioma castellano; además, la primera palabra de la que se compone la marca previamente registrada, es decir, OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano y la segunda y tercera palabras COOKIES BARZ tampoco tienen significado en el idioma castellano por lo que se consideran igualmente palabras de fantasía, en consecuencia, no es posible realizar la comparación desde el aspecto conceptual.

Observado el cotejo de ORES TIKAS y OREO COOKIEZ BARZ, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias de las marcas en conjunto, la Sala concluye que la marca solicitada ORES TIKAS no es semejante ni deja una impresión similar a la marca OREO COOKIES BARZ; por lo que la partícula ORE que tienen en común no las hace semejantes o similares ya que la marca solicitada posee la fuerza distintiva suficiente, con estructuras morfológicas diferentes que le da una escritura y sonoridad distinta a la marca registrada y le permite al consumidor distinguirlas, por lo cual no se genera riesgo de confusión en el mercado.

COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ORES TIKAS en la clase 30 por ser distintiva / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / MARCA NOTORIA – No se estudia si lo es o no OREO / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que, revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ORES TIKAS, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe notoriedad de la marca nominativa OREO, que identifica productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual es titular la parte demandante; lo que genera una confusión entre los consumidores al registrarse la marca ORES TIKAS, con las marcas: i) nominativa OREO, ii) mixtas OREO y iii) mixta OREO COOKIE BARZ respecto de las cuales es titular la parte demandante, es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. […] En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa ORES TIKAS; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativa y mixtas OREO y mixta OREO COOKIE BARZ; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – No probada Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó el 21 de octubre de 2009; y iv) la demanda se presentó el 4 de febrero de 2010, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado supra.

La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 227 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2010-00107-00 Actor: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: DISTRIBUCIONES ORES LTDA. Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas.

Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Ausencia de riesgo de confusión y asociación. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Kraft Foods Global Brands LLC., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25903 de 27 de mayo de 2009 y 48312 de 28 de septiembre de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Kraft Foods Global Brands LLC., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”[4], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa ORES TIKAS que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Distribuidora Ores Limitada, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[5]: “[…] 1) Que se declare nula la Resolución número 25903 dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 27 de Mayo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca ORES TIKAS (Mixta)(sic), en la Clase 30 solicitada por la sociedad DISTRIBUCIONES ORES LIMITADA. 2) Que se declare nula la Resolución número 48312 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de septiembre de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 25903 del 27 de Mayo de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa. 3) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.

(ANTES KRAFT FOODS HOLDINGS INC.), se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 13 de Noviembre de 2008 por la sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS INC., b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca ORES TIKAS (nominativa), en la Clase 30 Internacional, a nombre de la sociedad DISTRIBUCIONES ORES LTDA. por no cumplir con el requisito de distintividad, al ser similarmente confundible con la marca notoria OREO (nominativa) previamente registrada y de propiedad de KRAFT FOODS HOLDINGS INC., para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la Inscripción de la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) No. 388.891, en la Clase 30 Internacional, a favor de la sociedad […]” (Destacado del texto).

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[6]: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 21 de octubre de 2008, el registro como marca del signo nominativo ORES TIKAS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en sus marcas: i) OREO registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) OREO PACKAGE Design registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) OREO COOKIE BARZ & package Design in Color registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y iv) OREO registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa ORES TIKAS. 4. Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009.

Normas violadas La parte demandante adujo la vulneración de los literales a) y h) del artículo 136[7] y el artículo 6 bis[8] del Convenio de París[9] en concordancia con el acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC[10] de la Organización Mundial del Comercio - OMC. Concepto de la violación 5.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Señaló que la parte demandada violó el literal h) artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto se configuran cada uno de los presupuestos indicados en dicha norma. Al respecto, explicó que estos presupuestos son los siguientes: “[…] i)Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción total o parcial; ii) De un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero; iii) Cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo; iv) Cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”[11]. 2.

Así, señaló frente a primer presupuesto que “[…] La marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) reproduce parcialmente la marca registrada y notoriamente conocida OREO, ya que reproduce los elementos ORE, que constituyen los elementos principales de la marca de mi representada […]. Por lo tanto, es claro que en este caso se presenta una reproducción parcial de la marca OREO y en consecuencia, se cumple con el primer requisito que exige la norma en comento para ser aplicada […]”[12] (Destacado del texto). 3.

Respecto del segundo presupuesto, indicó que “[…] Los requisitos establecidos en esta norma fueron debidamente demostrados para la marca OREO (NOMINATIVA), por medio de los documentos debidamente allegados, mediante memorial del día 29 de Diciembre de 2008 al expediente No. 2008-040.058 en el que se expidieron las resoluciones objeto de esta nulidad […]”[13]. 4.

De conformidad con lo anterior indicó que “[…] efectivamente mi representada, ha posicionado su marca OREO (NOMINATIVA) en los mercados en los que participa, obteniendo un importante reconocimiento de los consumidores. La participación de esta marca es considerable en los mercados alrededor del mundo […]”, añadió que “[…] Entonces, es evidente que la marca OREO (NOMINATIVA) de propiedad de mi representada, es una marca que cumple con los requisitos señalados por el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, por lo que resulta claro que es una marca notoria, ya que estos productos gozan de total reconocimiento y posicionamiento en el mercado.

Por lo tanto, es claro que a pesar que mi representada demostró, en su escrito de oposición, el carácter notorio de su marca OREO (NOMINATIVA), la Administración violó la norma en comento al no haberle otorgado protección a la marca OREO (NOMINATIVA) de mi representada […]”[14]. 5. En relación con el tercer presupuesto, manifestó que los productos de las marcas nominativas ORES TIKAS y OREO de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “[…] serán comercializados en el mercado de los productos de consumo masivo, específicamente el mercado de los pasabocas o snacks, en los que un consumidor, pretendiendo consumir algo pequeño, entre comidas, elegirá entre los productos que ofrece el mercado tales como son galletas, pasteles, confites, pasabocas, productos estos dentro de los que se encuentran aquellos identificados con las marcas OREO y ORES TIKAS […] Esto significa que la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) se comercializará en el mismo mercado en que se comercializan los productos de mi representada, y por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa e indirecta, ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y así, el consumidor los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella, ya que en su conjunto son totalmente confundibles […]”[15] (Destacado del texto). 6.

En cuanto al último presupuesto indicó que “[…] Este requisito también se encuentra presente en el caso que nos ocupa pues al tratarse de marcas similarmente confundibles desde los puntos de vista visual, fonético y gramatical que además identifican la misma clase de productos, sin duda se le creará un riesgo de confusión y asociación al consumidor entre las marcas en conflicto y se permitirá que el tercero se aproveche de la reputación y del prestigio de que goza la marca notoria OREO (NOMINATIVA) de propiedad de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (ANTES KRAFT FOODS HOLDINGS INC) […]”[16]. 7.

Agregó que “[…] al permitirse el registro de una marca como la solicitada, se estaría permitiendo que un tercero se aproveche de la reputación que tienen los productos identificados con la marca notoria de mi representada, afectando seriamente a quien en este caso tiene derecho a que se proteja la unicidad de su marca […]. De lo anterior se desprende que, el registro de la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) generara el fenómeno de la DILUCIÓN de la marca notoria OREO (NOMINATIVA), reduciendo la capacidad de ésta para identificar los productos que cubre en el mercado, y en consecuencia se estaría disminuyendo el valor de la marca notoria […]”[17]. 8.

De la misma forma sostuvo que “[…] se estaría cercenando la identidad propia que ha adquirido la marca OREO (NOMINATIVA) para identificar productos alimenticios, facilitando que la sociedad solicitante se aproveche indebidamente de la reputación ajena, al tiempo que se disminuiría la capacidad y función propia de la marca de ser único y exclusivo identificador de los productos que su titular identifica con ésta en el mercado […]”[18].

Segundo cargo: Violación literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 9. Manifestó que “[…] La marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) es similarmente confundible con la marca registrada y notoriamente conocida OREO (nominativa) de mi representada […] La similitud gráfica, fonética y visual que se presenta entre las expresiones en conflicto se desprende de la reproducción que hace la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) de la mayoría de los elementos que componen la marca registrada OREO (NOMINATIVA).

Esto significa que la estructura ortográfica de la marca se mantiene prácticamente intacta, lo que hace evidente que se trata de la reproducción de la marca de un tercero, en este caso, de la marca OREO (NOMINATIVA) de mi representada […]”[19]. 10. Sostuvo que al “[…] registrar una palabra que reproduce tres (3) de los cuatro (4) elementos que componen la marca notoria OREO (nominativa), se está permitiendo el registro de una marca similarmente confundible con una marca previamente registrada y así da la idea de tratarse de una marca derivada de la marca OREO (nominativa) de mi representada, induciendo así en error al público consumidor, quien creerá que se trata de un producto de KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. […]”[20]. 11.

Agregó que “[…] como consecuencia de la identidad ortográfica de las marcas enfrentadas, al pronunciarlas de manera sucesiva, ambas generan un sonido muy similar. Esto, sin duda alguna, le crea un riesgo de confusión al consumidor que lo inducirá en error, pues al observar la marca ORES TIKAS (nominativa), la relacionará inmediatamente con la marca OREO (nominativa) de mi representada […]”[21]. 12.

Manifestó que “[…] se evidencia de manera contundente que las marcas OREO (nominativa) y ORES TIKAS (NOMINATIVA) son similarmente confundibles y por lo tanto, permitir su coexistencia generaría riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían imposibilitados de diferenciar un producto de otro, así como el origen empresarial de los mismos […]”[22]. 13.

Asimismo, adujo que “[…] la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) se comercializará en el mismo mercado en que se comercializan los productos de mi representada, y por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa e indirecta, tanto sobre los productos en sí mismos, como sobre su origen […] ambos productos serán comercializados en el mercado de los productos de consumo masivo, específicamente el mercado de los pasabocas o snacks, en los que un consumidor, pretendiendo consumir algo pequeño entre comidas, elegirá entre los productos que ofrece el mercado tales como son galletas, pasteles, confites, pasabocas, productos estos dentro de los que se encuentran aquellos identificados con las marcas OREO y ORES TIKAS […]”[23] (Destacado del texto). 14.

Agregó que los productos de las marcas enfrentadas “[…] comparten no solo el mercado de los productos de consumo masivo tipo pasabocas o snacks, sino que consecuentemente comparten los canales de comercialización, es decir, ambas marcas serán comercializadas de la misma manera, por ejemplo, estarán lado a lado en las estanterías de las grandes superficies, estarán exhibidas una al lado de la otra en tiendas y supermercados y en general serán ofrecidas al público en idéntica manera […]”[24].

Tercer cargo: Violación del artículo 6 bis del Convenio de Paris en concordancia con el Acuerdo de la OMS sobre los ADIC 15. Manifestó que la parte demandada en los actos administrativos acusados violó el artículo 6 bis del Convenio de Paris “[…] al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca OREO (NOMINATIVA) para distinguir productos de la Clase 30, al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) y la marca OREO (NOMINATIVA), pues todos los presupuestos que exige esta norma se encuentran presentes en el caso que nos ocupa […]”[25]. 16.

Concluyó que “[…] la demandada debió dar aplicación a las normas supranacionales, mencionadas anteriormente, por lo que corresponden con la tendencia unificadora de protección de los signos distintivos, y por supuesto a una protección amplia tanto a los titulares de los derechos de propiedad industrial como a los consumidores […]”[26].

Contestación de la demanda La parte demandada 6. La parte demandada[27] contestó la demanda[28] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Indicó que “[…] es pertinente señalar que nos encontramos frente a la comparación de signos distintivos mixtos y nominativos, donde el elemento predominante del signo distintivo mixto, es el elemento denominativo […] Es así, como en el análisis de registrabilidad de la marca solicitada “ORES TIKAS” (NOMINATIVA), de la clase 30 no contiene semejanza alguna con las marcas opositoras que generen al consumidor riesgo de confusión o asociación […]”[29]. 2.

Agregó que “[…] el signo solicitado ORES TIKAS” (NOMINATIVA), visto en su conjunto ortográfico, fonético e ideológico, es suficientemente distintivo de las marcas opositoras […]”[30]. 3. En cuanto al aspecto ortográfico indicó que “[…] Para determinar la confundibilidad entre las marcas enfrentadas, se tuvo en cuenta sus aspectos ortográfico o visual, fonético e ideológico.

Se observa que dentro del conjunto del signo solicitado ORES TIKAS (NOMINATIVO), a pesar de compartir algunas letras de las marcas enfrentadas, el signo solicitado cuenta con dos expresiones, las cuales contiene cuatro sílabas, lo que permite que sea más extenso su conjunto gramatical, del mismo modo, el signo solicitado, cuenta dentro su conjunto con las consonantes (ORES TIKAS) mientras que las marcas en dispuesta (sic) cuentan con solo una consonante OREO (NOMINATIVA Y MIXTA), sin olvidar que se evidencia un diptongo OE […]”[31]. 4.

Respecto del aspecto fonético de las marcas añadió que “[…] Al realizar la pronunciación del signo solicitado, se evidencia que se marcan cuatro golpes, mientras que la marca opositora solo contiene un golpe, el cual es más particular por el diptongo presentado en el mismo, que permite al consumidor recibir (sic) distinguir el origen empresarial de cada producto […]”.[32] 5.

En relación con el aspecto conceptual manifestó que “[…] el signo solicitado ORES TIKAS (NOMINATIVA) no tiene definición alguna en la lengua española, por lo cual, puede ser tomado como un signo fantasía, realzando más su distintivitas(sic) contrario a las marcas opositoras que si tiene definición como bien lo señala el diccionario de la real academia española en su página web: http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura: oreo.

(De orea/). 1. m. Soplo del aire que da suavemente en algo. 2. M. Acción y efecto de orear u orearse […]”[33]. 6. Sostuvo que “[…] el signo solicitado ORES TIKAS (NOMINATIVA) es lo suficientemente distintivo pues no existe identidad, ni semejanzas para generar riesgo de confusión con las marcas opositoras, como mal lo refiere la demandante, logrando coexistir en el mercado, pues queda claro que el consumidor logra diferenciar el origen empresarial de cada producto en el comercio, pues las mismas no son ni semejantes ni idénticas […]”[34]. 7.

Adujo que la demandante “[…] realizó un fraccionamiento de los signos en disputa olvidando que existen otros elementos que permite otorgarle más distintividad al signo solicitado ORES TIKAS (NOMINATIVA) […]”[35] 8. Respecto de la supuesta violación del artículo 136 literal h) manifestó que “[…] Teniendo en cuenta, para este caso, que entre las marcas enfrentadas, no existe identidad o semejanza ya sea de los signos o los productos, se concluye que no existe riesgo de confusión, toda vez que el consumidor logra diferenciar los productos en el mercado conociendo su origen empresarial, pues el signo solicitado ORES TIKAS (NOMINATIVA), es suficientemente distintivo de las marcas opositoras, veamos; a pesar de que el signo solicitado contiene algunas letras del signo opositor OREO (MIXTA) Y (NOMINATIVO) no es suficiente para que se constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de los signos opositores, tal como lo manifiesta el demandante, pues olvida que las Resoluciones demandadas proferidas por esta Oficina Nacional, es decir, esta Superintendencia, se observó que existen otros elementos dentro del signo solicitado, como se explicó anteriormente en este escrito y logrando la coexistencia de los todos los signos enfrentados en el mercado sin que exista riesgo de confusión […]”[36]. 9.

Advirtió que “[…] no es permitido el fraccionamiento parcial del conjunto del signo solicitado, tal como lo pretende hacer ver el apoderado de la parte demandante, por el contrario, se debe mirar su conjunto en forma sucesiva […]”[37]. 10. Manifestó que “[…] ante la ausencia del primer presupuesto, es decir, la identidad de los signos, resulta innecesario revisar la identidad de los productos […]”[38]. 11.

Indicó que el riesgo de dilución de una marca notoria se entiende como “[…] el desvanecimiento de la fuerza distintiva que se concentra en ella y que se disipa por la existencia de otra, permitiendo que el consumidor, ya no la asocie de manera directa con la marca y el origen empresarial o el producto que identifica sino que identifique con una pluralidad el producto o servicios de otras empresas […]”[39]. 12.

Al respecto señaló que “[…] para qué exista el riesgo de dilución, es necesario que exista uno de los presupuestos necesarios, como es que los signos confrontados sean idénticos o semejantes entre sí, pues afectaría la distintividad de la marca notoria […] situación que NO ocurre con las marcas enfrentadas en este caso, pues cada una de ellas es distintiva y no presentan riesgo de confusión, por esta razón. En ese sentido al no existir identidad entre los signos enfrentados, resulta irrelevante hacer consideraciones sobre el carácter notorio de la marca […]”[40].

Excepción previa 13. La parte demandada propuso la excepción previa de caducidad, que fundamentó en los siguientes argumentos: “[…] De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, sobre la caducidad de las acciones, “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”.

Teniendo en cuenta que la Resolución No.25903 del 27 de mayo de 2009 quedó debidamente ejecutoriada el 21 de octubre de 2009, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado (sic) ante esa Honorable Corporación después del término legal de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado, es decir, unos días después de su vencimiento pues (sic) apoderado judicial de la parte demandante la presentó el 3 de marzo de 2010 […]”.[41] Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso[42] contestó la demanda[43] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Indicó que “[…] La Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a derecho en la medida que hizo un examen minucioso del signo, ORES TIKAS Nominativo, lo analizó en todos sus elementos característicos, que hacen parte integrante del mismo, y que en su conjunto forman un todo indivisible, que constituye la novedad y distintividad de la marca solicitada a registro, por lo tanto la decisión de la Superintendencia es perfectamente legal […]”[44]. 2.

Señaló que “[…] No es cierto que las marcas en presunto conflicto ORES TIKAS (Nominativa) y las marcas OREO, OREO PACKAGED, OREO COOKI BARZ & PACKAGED DESING marcas registradas, sean idénticas a la marca solicitada como lo afirma el opositor, ya que ambos signos son suficientemente distintivos y por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, como quiera que las marcas deben ser examinadas en conjunto […].

La marca solicitada a registro está compuesta por la denominación ORES y TIKAS y la marca objeto de la oposición es una marca nominativa con expresión OREO […]”[45]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 22 de septiembre de 2014[46], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable.

Auto de pruebas 9. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 22 de septiembre de 2014[47], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Interpretación Prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 231-IP-2014 de 20 de marzo de 2015[48], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. – De oficio: 134 literal a), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 2017[49], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 12.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestiones previas: reanudación del proceso y adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) excepción previa; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 231-IP-2014 de 20 de marzo de 2015; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; x) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; xi) marco normativo sobre la constitución de un signo como marca y xii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 13. Visto el artículo 128 numeral 7[50] del Código Contencioso Administrativo[51], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[52] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[53], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[54] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[55], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 6. Vistos el artículo 33 del Anexo[56] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[57] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[58] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 7.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[59]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486 8. Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 9.

De conformidad con la norma referida supra, la Sala considera que, en el marco de la Comunidad Andina, existen dos tipos de acciones especiales cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma. 10.

La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486, que establecen los requisitos generales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las características propias del signo como tal. 11.

La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que afectan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros; o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe. 1.

Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretenda. 2. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[60], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 3.

En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibídem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[61].

Marco normativo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 12. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que prevé: “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” 13.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las acciones procedentes contra las decisiones en materia de propiedad industrial 14. Vistos los artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 15.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia[62], se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[63] (Destacado fuera del texto). 16.

La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) la de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa 17. Visto el artículo 90[64] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[65], que corresponde al antiguo artículo 86 del Código de Procedimiento Civil[66], aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre aspectos no regulados; el juez está en la obligación dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 18.

Asimismo, vistos: i) el numeral 5 del artículo 42 de la Ley 1564, sobre deberes del juez, en virtud del cual el juez debe adoptar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y ii) 132 ibidem, sobre el control de legalidad. 19.

La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que la adecuación de la acción se debe establecer de acuerdo con los criterios fijados por la ley, es un deber del juez; pretende evitar decisiones inhibitorias y tiene como objeto la seguridad jurídica. En este sentido, mediante sentencia de 2 de marzo de 2016, se precisó: “[…] De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad.  […] Sin embargo, el Juez Tercero Administrativo de Pasto ni durante el curso del proceso, ni al momento de emitir el fallo, adoptó alguna medida o agotó alguna posibilidad que le permitiera llegar a proferir una sentencia de fondo, pues solo se limitó a manifestar una indebida escogencia de la acción por parte del actor, pese a que, como quedó expuesto, tenía la obligación de cumplir con el deber impuesto por el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, de adecuar la acción para darle el trámite que legalmente le corresponde, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

Se reitera que el juez tiene la obligación constitucional de emitir sentencias que fallen de fondo los problemas jurídicos que sean sometidos a su conocimiento por los ciudadanos. Para cumplir de manera cabal con dicho deber, el funcionario judicial debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley procesal […]”. 20. Asimismo, en providencia de 28 de febrero de 2013[67], al analizar el deber procesal que tiene el juez en relación con la adecuación de la acción y el impulso procesal, indicó: "[ ] El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna.

La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 (sic) del C.P.C., a cuyo tenor: “ADMISION DE LA DEMANDA Y ADECUACION DEL TRÁMITE. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.” En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Entre esos deberes, se cuenta el deber procesal de adecuar la acción a la que legalmente corresponde, y de darle el trámite correspondiente con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para concluirlo con sentencia inhibitoria injustificada.

Así lo puso de presente esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2012, al señalar: “Se debe advertir que el Tribunal tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía. […] La Sala considera, en esta medida, que el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales, desconociendo los mandatos y deberes que le imponen los artículos 37 y 409 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la diligencia y obligación de velar por la rápida solución del proceso, los cuales resultan aplicables ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).” El juez no puede asumir una posición pasiva que por esa causa, le conduzca a abstenerse de fallar de fondo, pues es su deber adoptar las medidas procesales para hacer eficaz la protección del bien jurídico para cuya efectividad el ciudadano pone en marcha la jurisdicción. La razonabilidad de la tesis que reitera la Sala, a favor del cumplimiento por los jueces, del deber procesal de adecuar la acción al trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, a más de evitar desgaste judicial, es plausible, pues a todas luces, resultaría totalmente vano adelantar un proceso a sabiendas, de antemano, que no podrá existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto [ ]" (Destacado fuera del texto). 21.

Esta Sección, en reiterada jurisprudencia[68], ha indicado que procede la adecuación de la demanda al trámite de la acción de nulidad relativa a pesar de que se hubiere presentado en ejercicio de otra acción si se cumplen los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina. Adecuación de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa 22.

Atendiendo a que, revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ORES TIKAS, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe notoriedad de la marca nominativa OREO, que identifica productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual es titular la parte demandante; lo que genera una confusión entre los consumidores al registrarse la marca ORES TIKAS, con las marcas: i) nominativa OREO, ii) mixtas OREO y iii) mixta OREO COOKIE BARZ respecto de las cuales es titular la parte demandante, es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. 23.

La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado. 24.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. 1.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa ORES TIKAS; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativa y mixtas OREO y mixta OREO COOKIE BARZ; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. 25.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. 26.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. Excepción previa propuesta por la parte demandada denominada “Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento” 27. La parte demandada, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción de caducidad, argumentando que para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la caducidad opera a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación, notificación, comunicación o ejecución de los actos acusados, de conformidad con lo dispuesto en numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. 1.

Asimismo, precisó que, en el caso sub examine, la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009 “[…] quedó debidamente ejecutoriada el 21 de octubre de 2009, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado (sic) ante esa Honorable Corporación después del término legal de cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado, es decir, unos días después de su vencimiento pues el apoderado de la parte demandante la presentó el 3 de marzo de 2010 […]”[69]. 28.

Atendiendo a la excepción propuesta por la parte demandada y que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación de un registro marcario, la Sala procederá a resolver la excepción propuesta. 29. Visto el inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486, sobre acciones de nulidad, en virtud del cual la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 30.

La Sección Primera de la Corporación, en providencia de 21 de junio de 2018[70], en relación con la prescripción de la acción de nulidad relativa, consideró que “[…] con la expedición de la Decisión 486 se restableció en el ordenamiento jurídico el término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa y, con ello, se impuso nuevamente […] la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. […]”[71].

Así, desde entonces se advirtió que, respecto de los terceros, el término para el ejercicio de la mencionada acción debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate […]”. 31. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó el 21 de octubre de 2009[72]; y iv) la demanda se presentó el 4 de febrero de 2010[73], esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado supra. 32.

La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

Los actos administrativos acusados 33. Los actos administrativos acusados [74] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009[75], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa ORES TIKAS, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; en la que se indicó: “[…] 1.

Caso concreto Antecedentes marcarios Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad | | |Signo | | | |ORES TIKAS[85] | |Titular: Tercero con interés directo| |en las resultas del proceso | |Certificado núm. 388891 | |Clase 30: “preparaciones hechas de | |cereales, pan pastelería y | |confitería; pasabocas; pasabocas | |fritos; pasabocas de papas, yuca, | |arracacha, ñame, pasabocas de | |chicharrones y de plátanos” | |MARCA NOMINATIVA |MARCAS MIXTAS OREO |MARCA MIXTA OREO | |OREO | |COOKIE BARZ | | | | | | |[pic] | | | |Titular: Parte |[pic] | |OREO |demandante |Titular: Parte | |Titular: Parte |Certificado núm. |demandante | |demandante |294869[87] |Certificado núm. | |Certificado núm. |Clase 30: “Bizcochos, |294987 [88] | |28518A [86] |panecillos, galletas |Clase 30: “Barras de | |Clase 30: “Café, té, |de sal y galletas de |Galleta” | |cacao, azúcar, arroz, |dulce.” | | |tapioca, sagú, | | | |sucedáneos del café; | | | |harinas y | | | |preparaciones a base | | | |de cereales, pan, | | | |productos de | | | |pastelería y de | | | |confitería, helados; | | | |miel, jarabe de | | | |melaza; levadura, | | | |polvos de hornear; | | | |sal, mostaza; vinagre,| | | |salsas (condimentos); | | | |especias; hielo.” | | | | |[pic] | | | |Titular: Parte | | | |demandante | | | |Certificado núm. | | | |164092[89] | | | |Clase 30: “Café, té, | | | |cacao, azúcar, arroz, | | | |tapioca, sagú, | | | |sucedáneos del café; | | | |harinas y | | | |preparaciones a base | | | |de cereales, pan, | | | |productos de | | | |pastelería y de | | | |confitería, helados; | | | |miel, jarabe de | | | |melaza; levadura, | | | |polvos de hornear; | | | |sal, mostaza; vinagre,| | | |salsas (condimentos); | | | |especias; hielo” | | | | | | 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas. 35. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 36. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección[90], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[91]. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[92] 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[93]. 40. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 41.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa ORES TIKAS, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 42.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que la marca ORES TIKAS es nominativa, las marcas OREO, previamente registradas corresponden a una (1) nominativa y dos (2) mixtas y la marca OREO COOKIE BARZ es mixta, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 43.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto […] En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” […]”[94] (Destacado de la Sala). 44.

Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una nominativa, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta. 45. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la marca mixta, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: “[…] 1.

Se consideran semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores […]”[95]. (Destacado de la Sala). 47.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 39. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 40.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 41.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[96]. (Destacado del texto). 48.

Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si la marca concedida cumple con los requisitos en ella previstos. Marca nominativa ORES TIKAS y las marcas mixtas y nominativa OREO 49. Las marcas a cotejar son como se muestran a continuación: |MARCA |MARCAS MIXTAS OREO REGISTRADAS |MARCA NOMINATIVA| |NOMINATIVA | |OREO REGISTRADA | |ORES TIKAS | | | |CONCEDIDA | | | | | |[pic] | | | |[pic] | | | |ORES TIKAS | | | | | | | |OREO | Comparación Ortográfica 50.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 51.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |O |R |E |S | |1 | 2 |3 |4 | 52. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) y cinco (5) letras respectivamente y la segunda por una (1) palabra de cuatro (4) letras. 53.

La marca concedida tiene dos (2) sílabas en la palabra O-RES que es una palabra grave, ya que si fuera aguda llevaría el acento ortográfico en la sílaba RES, al igual que la palabra TIKAS que tiene dos (2) sílabas TI-KAS y es una palabra grave. En tanto que, la única palabra de la marca registrada previamente tiene tres (3) sílabas O-RE-O y tiene su sílaba tónica en la penúltima, sin embargo, la marca no tiene acento ortográfico.

Además en la palabra OREO se produce un hiato entre las vocales E y O de las sílabas RE y O, y en este caso, la palabra OREO termina en una vocal abierta o vocal fuerte. 54. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo de las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, ya que la única partícula en común “ORE” no puede ser aislada de los demás componentes de la marca, que como ya se analizó las hacen diferentes por su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar.

Comparación Fonética 55. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO ORES TIKAS-OREO 56.

Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión de la marca solicitada que tiene dos palabras a pronunciar, sino que, aunque de las palabras ORES y OREO tengan una partícula común como lo es “ORE”, tienen una cantidad diferente de golpes de voz y requiere un mayor esfuerzo en la pronunciación de la palabra O RE O, por terminar ésta palabra en una sílaba de una única letra, la cual es una vocal abierta “O” cuya pronunciación es de mayor apertura de la boca; en tanto que la consonante “S” de la palabra ORES es simplemente un segmento sonoro de la sílaba que la contiene “RES”, por lo que esta Sala considera que no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica 57. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 58. La Sala considera que en el caso sub examine, las marcas enfrentadas son de fantasía, porque las palabras de las que se compone la marca concedida ORES TIKAS no tienen significado en el idioma castellano; asimismo, la única palabra de la que se compone la marca OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 59.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida ORES TIKAS es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas OREO previamente registradas.

Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 60. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

Marca nominativa ORES TIKAS y la marca mixta OREO COOKIE BARZ 61. Las marcas a cotejar son como se muestra a continuación: |MARCA |MARCA MIXTA OREO | |NOMINATIVA |COOKIE BARZ | |ORES TIKAS | | |CONCEDIDA | | | |[pic] | | | | |ORES TIKAS | | Análisis de los supuestos normativos del artículo 136 literal a) 62. La Sala observa que las marcas a cotejar son una marca nominativa y una marca mixta.

Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 45. En el análisis realizado previamente se concluyó que el elemento denominativo de la marca mixta registrada OREO COOKIE BARZ es definitivamente el elemento característico de la marca, y que el consumidor la percibirá en su conjunto como “OREO COOKIE BARZ”. 46.

Teniendo en cuenta que la marca registrada previamente es una marca mixta, procede realizar el cotejo aplicando las reglas de comparación de marcas mixtas con parte denominativa compuesta, OREO COOKIE BARZ, frente a la marca nominativa, ORES TIKAS, tomando todos los elementos nominativos en su conjunto. Reglas del cotejo marcario 47.

La Sala, en aplicación de las reglas indicadas, procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto. Comparación Ortográfica 63. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 64.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA O |R |E |S | |T |I |K |A |S | |1 |2 |3 |4 | |1 |2 |3 |4 |5 | | MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA O | R |E |O | |C |O |O |K |I |E | |B |A |R |Z | |1 | 2 |3 |4 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1 |2 |3 |4 | | 65. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) y cinco (5) letras respectivamente y la segunda por tres (3) palabras de cuatro (4), seis (6) y cuatro (4) letras. 66.

La marca concedida tiene dos (2) sílabas en la palabra O-RES que es una palabra grave, ya que si fuera aguda llevaría el acento ortográfico en la sílaba RES, al igual que la palabra TIKAS que tiene dos (2) sílabas TI-KAS y es una palabra grave. En tanto que, la primera palabra de la marca mixta previamente registrada OREO tiene tres (3) sílabas O-RE-O y tiene su sílaba tónica en la penúltima, sin embargo, la marca no tiene acento ortográfico.

Además en la palabra OREO se produce un hiato entre las vocales E y O de las sílabas RE y O, y en este caso, la palabra OREO termina en una vocal abierta o vocal fuerte. En cuanto a la segunda y tercera palabras COOKIES y BRAZ de la marca mixta no tienen identidad o semejanza ortográfica alguna con la marca solicitada. 67. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, toda vez que la única partícula que tienen en común ORE no puede ser aislada de los demás componentes de las dos marcas, que como ya se analizó las hacen diferentes en su extensión y son palabras de fantasía. 68.

Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo de las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que no existe semejanza en las marcas, ya que la única partícula en común “ORE” no puede ser aislada de los demás componentes de las marcas, que como ya se analizó las hacen diferentes por su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar.

Comparación fonética 69. Ahora bien, partiendo de que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ –ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ – ORES TIKAS- OREO COOKIES BARZ –ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ – ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ –ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ – ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ –ORES TIKAS-OREO COOKIES BARZ – 70.

Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión de las marcas y la diferencia indiscutible de la pronunciación de las palabras TIKAS, COOKIES y BARZ sino, porque, aún en el caso de las palabras ORES y OREO que tienen una partícula común como lo es “ORE”, lo cierto es que dichas palabras tienen diferentes números de sílabas y por lo tanto diferente cantidad de golpes de voz, requiriendo un mayor esfuerzo en la pronunciación de la palabra O RE O, por terminar ésta palabra en una sílaba de una única letra, la cual es una vocal abierta “O” cuya pronunciación es de mayor apertura de la boca; en tanto que la consonante “S” de la palabra ORES es simplemente un segmento sonoro de la sílaba que la contiene “RES”; en consecuencia, para esta Sala, no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre las marcas.

Comparación Ideológica 71. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. No obstante, en este caso las palabras de las que se compone la marca concedida ORES TIKAS son de fantasía ya que no tienen significado en el idioma castellano; además, la primera palabra de la que se compone la marca previamente registrada, es decir, OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano y la segunda y tercera palabras COOKIES BARZ tampoco tienen significado en el idioma castellano por lo que se consideran igualmente palabras de fantasía, en consecuencia, no es posible realizar la comparación desde el aspecto conceptual. 72.

Observado el cotejo de ORES TIKAS y OREO COOKIEZ BARZ, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias de las marcas en conjunto, la Sala concluye que la marca solicitada ORES TIKAS no es semejante ni deja una impresión similar a la marca OREO COOKIES BARZ; por lo que la partícula ORE que tienen en común no las hace semejantes o similares ya que la marca solicitada posee la fuerza distintiva suficiente, con estructuras morfológicas diferentes que le da una escritura y sonoridad distinta a la marca registrada y le permite al consumidor distinguirlas, por lo cual no se genera riesgo de confusión en el mercado.

Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 73. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

De la notoriedad de la marca nominativa OREO 74. Atendiendo a que: i) la parte demandante manifestó que la marca nominativa OREO fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria y que se logró demostrar que los ingresos obtenidos, el nivel de comercialización y la cantidad de dinero invertido en la publicidad daban cuenta de la amplia difusión y promoción de la marca, para los productos que ofrece; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta concedida ORES TIKAS y la marca nominativa OREO registrada previamente. 1.

Esta Sección, en providencia de 1 de diciembre de 2017[97], consideró que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad. En efecto, indicó: “[…] la sociedad actora alegó la notoriedad de la marca “BECEL” (mixta); sin embargo, este argumento se torna irrelevante debido a que se encuentra establecida la distintividad de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), lo que permite afirmar que no existe la posibilidad de un aprovechamiento indebido del prestigio del que goza la marca “BECEL” (mixta), como también lo determinó esta Sección en la sentencia anteriormente citada[98]: “[…] En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “BECEL”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así: “…para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo […]”. 2. En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486. 3.

Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado. 4.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Reconocimientos de personería 5. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[99], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 1.

Atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[100] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. 2.

Asimismo el abogado Jhoan Sebastián Gómez Villa manifestó sustituir[101] el poder conferido por el tercero con interés directo en las resultas del proceso a la doctora Zoraida Marcela Rodríguez Torres y, posteriormente, esta última expresó sustituir[102] el poder al doctor Jhon Alejandro Rodríguez Morales. 3. De esta manera una vez revisado el expediente no obra poder otorgado al abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda por el tercero con interés directo en las resultas del proceso para actuar como su apoderado; razón por la cual las sustituciones presentadas no generarán efectos.

Conclusión 4. La Sala, concluye que la marca mixta ORES TIKAS, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, porque no hay identidad ortográfica, fonética e ideológica entre la citada marca y las marcas cuyo titular es la parte demandante que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 25903 de 27 de mayo de 2009 y 48312 de 28 de septiembre de 2009, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción previa de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: RECONOCER personería la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 149.307 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 459 del expediente.

SÉPTIMO: Las sustituciones de poder realizadas por los abogados Jhoan Sebastián Gómez Villa y Zoraida Marcela Rodríguez Torres no generarán efectos, comoquiera que no obra en el expediente poder que acreditara como apoderado al doctor Velásquez Sepúlveda del tercero con interés directo en las resultas en el proceso.

OCTAVO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 3 a 17 [2] Cfr. Folios 276 a 309 [3] “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTICULO

85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. [4] Esta resolución se declaró infundada la oposición presentada por Kraft Foods Holdings Inc. y concedió el registro de la marca nominativa ORES TIKAS, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. [5] Cfr. Folios 276 vto. y 277 [6] Cfr. Folios 277 a 280 [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h)  constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. [8]“[…] Artículo 6bis Marcas: marcas notoriamente conocidas 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear.allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe […]. [9] Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-002-96 del 18 de enero de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo “[…] Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979 […]”. [10] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, que entró en vigor el 1. de enero de 1995.

“[…] Artículo 16 Derechos conferidos 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 2.

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3.

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada […]”. [11] Cfr. Folio 281 [12] Ibidem [13] Cfr. Folio 281 vto. [14] Cfr. Folio 296 [15] Cfr. Folios 297 y 297 vto. [16] Cfr. Folio 298 [17] Cfr. Folio 299 vto. [18] Cfr. Folio 300 [19] Cfr. Folios 301 y 301 vto. [20] Cfr. Folio 301 vto. [21] Ibidem [22] Cfr. Folio 302 vto. [23] Cfr. Folio 303 [24] Cfr. Folios 303 y 303 vto. [25] Cfr. Folios 304 vto. [26] Cfr. Folios 304 v y 305 [27] Por medio de apoderada.

Cfr. Folio 351 [28] Cfr. Folios 355 a 369 [29] Cfr. Folio 364 [30] Cfr. Folio 365 [31] Ibidem [32] Ibidem [33] Cfr. Folio 366 [34] Ibidem [35] Ibidem [36] Cfr. Folio 367 [37] Cfr. Folio 367 [38] Ibidem [39] Ibidem [40] Cfr. Folio 345 [41] Cfr. Folio 368 [42] Por medio de apoderada. Cfr. Folio 345 [43] Cfr. Folios 35326 a 344 [44] Cfr. Folio 330 [45] Cfr. Folio 332 [46] Cfr. Folios 385 y 386 [47]Cfr. Folios 379 y 380 [48] Cfr. Folios 414 a 434 [49] Cfr. Folio 140 [50] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [51] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [52] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [53] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [54] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [55] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [56] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [57] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [58]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [59] Cfr. Folio 413 a 434 [60] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110025800. [61] Ibidem. [62] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [63] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [64] “Artículo 90.

Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]” [65] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [66] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil” [67] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2013;

C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001031500020120164200. [68] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias de: 28 de octubre de 2004. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza, núm. único de radicación 1001032400020010006000; 15 de marzo de 2018. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020060025400; y de 25 de enero de 2019.

C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500. [69] Cfr. Folio 368 [70] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 21 de junio de 2018. C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020110041600. [71] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 28 de octubre de 2004, C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0060-01(6863). [72] Cfr. Folio 35 [73] Cfr. Folio 309 [74] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [75] Cfr. Folios 18 a 28 [76] Cfr. Folios 29 a 34 [77] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 285-IP-2015 de 5 de noviembre de 2015, págs. 27 y 28 [78] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [79] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [80] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [81] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [82] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [83] Cfr. Folios 414 a 434 [84] Esta marca obtuvo registro mediante los actos administrativos acusados. [85] Cfr. Folio 404 [86] Cfr. Folio 407 [87] Cfr. Folio 410 [88] Cfr. Folio 409 [89] Cfr. Folio 408 [90] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [91] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [92] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [93] Ibidem. [94] Cfr. Folios 424 y 425. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 231-IP-2014 de 20 de marzo de 2015, págs. 11 y 12 [95] Cfr. Folios 423 y 424. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 231-IP-2014 de 20 de marzo de 2015, págs. 10 y 11 [96] Cfr. Folio 421.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 231-IP-2014 de 20 de marzo de 2015, pág. 8 [97] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100007600. [98] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020100007500. [99] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [100] Cfr. Folio 459 [101] Cfr. folio 464. [102] Cfr. folio 466.