11001-03-24-000-2010-00014-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES SOLPRED y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es SOLIPRED en la clase 5 / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto STRIDES SOLPRED para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TRIDEX previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “STRIDES SOLIPRED”, y la marca previamente registrada, “TRIDEX”, se observa que si bien es cierto que existe coincidencia en cuatro letras, esto es, “T-R-I-D- E”, también lo es que dicha similitud no es significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos cotejados.

En primer lugar, la marca cuestionada se encuentra conformada por dos (2) palabras “STRIDES” y “SOLIPRED”, mientras que la previamente registrada por una “TRIDEX”. En segundo lugar, la longitud de las marcas en conflicto es diferente, pues la primera está compuesta por quince (15) letras y la marca opositora únicamente por seis (6). En tercer lugar, las sílabas que las componen son diferentes, dado que la cuestionada está compuesta por seis sílabas, esto es, “S-TRI-DES-SO-LI-PRED”, y la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en la expresión “STRIDES”, de la marca cuestionada, las letras coincidentes están antecedidas de la letra “S” y acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna letra, además termina en una diferente, esto es, la letra “X”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES SOLIPRED” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad, en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “SOLIPRED”, que le otorga al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, […] Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”.

La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/ US /strɑɪd/ […]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz», mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “SOLIPRED”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - solipred”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, […] Para el caso de la marca “STRIDES SOLIPRED”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES SOLIPRED” es diferente de la marca opositora.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00014-00 Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STRIDES SOLIPRED” Y “TRIDEX”.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35790 de 26 de septiembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 041039 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 49595 de 27 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 11 de diciembre de 2007 la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, solicitó el registro como marca del signo mixto "STRIDES SOLIPRED", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "TRIDEX", registrada a su favor en la citada Clase 5ª. 3: Agregó que mediante la Resolución núm. 35790 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "STRIDES SOLIPRED", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. 4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 041039 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 49595 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, por cuanto el signo “STRIDES SOLIPRED” es completamente confundible con su marca "TRIDEX", aunque se pretenda desviar la semejanza existente agregando la denominación “SOLIPRED”.

Manifestó que la palabra “SOLIPRED” es una expresión débil, utilizada comúnmente para distinguir productos en la Clase 5ª Internacional de Niza, además de que carece de fuerza distintiva por su uso recurrente. Agregó que la expresión “SOLIPRED” es evocativo de la frase “SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLONA”. Además, los elementos “SOL” y “PRED”, son de uso común en la industria farmacéutica, por lo que no sería apropiado conceder su registro de manera exclusiva.

Afirmó que existen en el mercado varias marcas mixtas y nominativas que contienen las denominaciones “SOL” y “PRED”, todas registradas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que las expresiones cotejadas presentan semejanzas fonéticas, gramaticales y ortográficas. Además, las mismas fueron registradas en la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza para identificar el mismo género de productos con idénticas finalidades.

Adujo que desde el punto de vista gráfico, el signo objeto de conflicto cuenta con unos círculos que no le otorgan ninguna clase de distintividad, siendo preponderante la parte denominativa, además de que la palabra “SOLIPRED” es explicativa de la expresión “STRIDES”. Sostuvo que desde el punto de vista fonético, el consumidor común y corriente, desprevenidamente, al encontrarse con la palabra “STRIDES” no cuenta la primera letra “S” como una sílaba.

Estimó que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto están compuestos por las letras similares, esto es: “T-R-I-D-E-X” y “S-T-R- I-D-E-S”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado. Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 150 ibidem, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, puesto que corresponden a actos administrativos ilegales.

Lo anterior, debido a que, a su juicio, no se efectuó el examen de semejanza y confundibilidad entre el signo “STRIDES SOLIPRED” y la maca de su propiedad “TRIDEX”, así como tampoco se analizó de manera adecuada los argumentos expuestos en el escrito de oposición que presentó en sede administrativa. Aseguró que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 61[7] de la Constitución Política, por indebida aplicación, pues al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa.

Señaló que entre los signos en conflicto no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente identificarlas y diferenciarlas, por lo que no se desconoce el interés general de los consumidores ni el propio ni los derechos de la actora. Indicó que en los actos censurados se realizó un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración, en los que se expresó de manera clara y detallada los motivos y razones que los sustentaban.

Afirmó que el registro del signo mixto “STRIDES SOLIPRED”, concedido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no está incurso en causal alguna de irregistrabilidad de la Decisión 486. Por tanto, es apto para distinguir en el mercado los productos que identifica. Aseguró que la expresión “SOLIPRED” no le da al registro marcario “un poder evocativo”, por lo que no era dable aplicar la excepción propuesta por la actora; y que si en gracia de discusión tal palabra llegara a ser evocativa, la marca cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable, tales como el gráfico, lo que significa que no es susceptible de inducir al consumidor en error frente a los productos que ampara ni respecto de su origen empresarial.

II.-2. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que el signo “STRIDES SOLIPRED” es registrable, por cuanto se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva. Adujo que no existen semejanzas entre los signos objeto de cotejo que puedan inducir en error al público consumidor, por lo que pueden coexistir en el mercado.

Manifestó que no es cierto que la expresión “SOLIPRED” es indicativa (derivada o evocativa) de “SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLONA”, y/o debíl o genérica. Por el contrario, es un signo de fantasía. Afirmó que al realizar el estudio ortográfico entre los signos “STRIDES SOLIPRED” y “TRIDEX”, se observan no solo diferencias en cuanto al número de letras, esto es, 15 y 6, respectivamente, sino también de las palabras que las componen, 2 y 1.

Aseguró que el análisis que hace la actora en la demanda no corresponde a la realidad, toda vez que se limita a realizar la comparación fonética solamente entre las expresiones “STRIDES” y “TRIDEX”, dejando de lado la palabra “SOLIPRED”, la cual constituye la otra parte de la marca y que a su vez le otorga suficiente fuerza distintiva. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos respectivamente en la demanda y en la contestación; y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[8], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[9]: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretaran por ser pertinentes.

De oficio se interpretará el artículo 135 literal g) de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema de partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo STRIDES SOLIPRED (mixto) y la marca Tridex (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, por que en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsicamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto […] b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a). Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b).

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c).

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d). Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a).

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b). En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d).

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […] 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo STRIDES SOLIPRED (mixto) y la marca (TRIDEX), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. i) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. a) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso; […] 2.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 3.1. En el proceso interno se indicó que los términos SOL Y PRED son débiles toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que los incluyen. […] 3.3.

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva. En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Son signos comunes aquellos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretendan representar, es decir, los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 3.4.

En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio. Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos. 3.5.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […] 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.

Marcas evocativas 4.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que la expresión SOLIPRED es evocativa de la frase SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLINA, resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 4.3.

Los signos evocativos cumplen con la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 4.4. En este sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SOLIPRED y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 5.1. En el presente caso el demandante alegó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486, razón por la cual resulta pertinente analizar el alcance de esta disposición normativa. […] 5.7.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es de la motivación de los actos. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 35790 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “STRIDES SOLPRED”, a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir un producto farmacéutico a base de metilprednisolona, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similarmente confundible con su marca mixta previamente registrada, "TRIDEX", que también ampara productos en la misma Clase.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g)[10], 136, literal a), y 150, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. Los textos de las normas aludidas son las siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a).

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. [ ]” Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.[11] Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[12] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[13] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso[14], con otra marca mixta, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en ambas marcas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. i) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014[15], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso No. 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Ahora, también se advierte que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011[16], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014[17], dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 2020[18], se precisó conforme a la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relativos a que la expresión “SOLIPRED”, a su juicio, no puede ser considerada parte integral del registro marcario, pues es débil al ser utilizada comúnmente para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, al consultar la página web de la entidad demandada[19], la Sala no observa que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, la expresión “SOLIPRED” sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos.

Ahora, si bien es cierto que en el registro de marcas de la SIC aparecen signos en cuya denominación se incluyen, de manera individual, tanto la partícula “SOLI” como “PRED”, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos[20], también lo es la expresión “SOLIPRED”, como unidad[21], no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad.

Además, no es evocativa dado que no sugiere el principio activo del medicamento, esto es, de METILPREDNISOLONA, contrario a lo expuesto por la actora que indica que es evocativa de la frase “SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLONA”. Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 28 de julio de 2016[22], en la que esta Sección señaló: “[…] Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca STRIDES CELLPARIN (mixta) a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza […].

En el presente caso encuentra la Sala que la expresión CELLPARIN no constituye un elemento o palabra genérica o de uso común en las marcas que identifican productos farmacéuticos, como erradamente lo sostiene la demandante, por lo cual no puede ser excluida del examen de confundibilidad a que se contrae el objeto de este proceso. En efecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que la expresión CELLPARIN sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos.

En este registro aparecen marcas en cuya denominación se incluye, de manera individual, tanto la partícula CELL como la partícula PARIN, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos. No obstante, la expresión CELLPARIN, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas, de modo tal que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad […]” (Resaltado fuera de texto).

Posteriormente, la Sala, en providencia de 2 de agosto de 2017[23], sostuvo: “[…] La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. [interpone demanda] en contra de las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008, 30916 de 26 de agosto de 2009 y 35130 de 19 de septiembre de 2009, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. […] Siguiendo lo expuesto anteriormente y los argumentos del actor, es preciso destacar que si bien existen signos distintivos registrados en los cuales se encuentra la partícula «AMPI», como lo son las marcas «AMPITREX», «AMPIKEM», «AMPIBACTIN», «AMPIDELT», «AMPILAN» y «AMPIBIOT», los cuales sugieren que el principio activo del medicamento es la AMPICILINA, la cual es conocida por ser una sustancia bactericida, e igualmente que existen signos distintivos cuya sufijo es «BAC», como las marcas «SULTALBAC», «CIPROBAC», «FLUXABAC», «XILBAC» y «MICROBAC», que sugieren que son medicamentos contra bacterias, lo cierto es que la palabra «AMPIBAC» no es de uso común […] por lo que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad […]”.

(Resaltado fuera de texto). Y en reciente sentencia, de 30 de abril de 2020[24], la Sala indicó: “[…] La SIC, mediante la Resolución núm. 25886 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “STRIDES DALTREX”, a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir un producto farmacéutico a base de clindamicina, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. […] Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC[25] y los relacionados por actora en la demanda, la Sala no observa que la expresión “DALTREX” sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos.

En efecto, si bien es cierto que existen registros marcarios en los cuales se encuentra tanto el elemento “DAL” como “TREX”, que consideradas de manera individual pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos[26], también lo es la expresión “DALTREX”, como unidad[27], no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad.

Además, no es indicativa ni evocativa, dado que no sugiere el principio activo del medicamento, esto es, de CLINDAMICINA […]”. (Resaltado fuera del texto). Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “STRIDES SOLIPRED”, y la marca previamente registrada, “TRIDEX”, se observa que si bien es cierto que existe coincidencia en cuatro letras, esto es, “T-R-I-D- E”, también lo es que dicha similitud no es significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos cotejados.

En primer lugar, la marca cuestionada se encuentra conformada por dos (2) palabras “STRIDES” y “SOLIPRED”, mientras que la previamente registrada por una “TRIDEX”. En segundo lugar, la longitud de las marcas en conflicto es diferente, pues la primera está compuesta por quince (15) letras y la marca opositora únicamente por seis (6). En tercer lugar, las sílabas que las componen son diferentes, dado que la cuestionada está compuesta por seis sílabas, esto es, “S-TRI-DES-SO-LI- PRED”, y la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en la expresión “STRIDES”, de la marca cuestionada, las letras coincidentes están antecedidas de la letra “S” y acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna letra, además termina en una diferente, esto es, la letra “X”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES SOLIPRED” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad, en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “SOLIPRED”, que le otorga al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, esto es: STRIDES SOLIPRED – TRIDEX - STRIDES SOLIPRED - TRIDEX STRIDES SOLIPRED – TRIDEX - STRIDES SOLIPRED - TRIDEX STRIDES SOLIPRED – TRIDEX - STRIDES SOLIPRED - TRIDEX STRIDES SOLIPRED – TRIDEX - STRIDES SOLIPRED - TRIDEX Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”.

La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/ US /strɑɪd/ […]”[28], por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz»[29], mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”[30][31]. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “SOLIPRED”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - solipred”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”[32]. Para el caso de la marca “STRIDES SOLIPRED”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada[33], el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario.

Al respecto esta Sala[34] ha sostenido lo siguiente en relación con las expresiones en idioma extranjero, así: “[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro […]”.

(Resaltado fuera de texto). Frente a este asunto, cabe señalar que esta Sección en sentencia de 2 de marzo de 2017[35] indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca.

Al efecto, expresó: “[…] En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “… Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”.

(Resaltado fuera de texto.) Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro […]”. Posteriormente, la Sala en la sentencia de 17 de agosto de ese año[36], reiteró el anterior criterio, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, al sostener: “[…] En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 4.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables […].” (Resaltado fuera de texto).

Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES SOLIPRED” es diferente de la marca opositora. Sobre el particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 7 de mayo de 2015[37], en la que la Sala, en un escenario similar en el que se enfrentó la misma marca “TRIDEX”, frente a un registro marcario con el elemento “STRIDES”, que ahora se prohíja, concluyó que no existía riesgo de confundibilidad.

En efecto, dijo en esa oportunidad: “[…] Siguiendo los parámetros antes enunciados se procede al cotejo de las marcas con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: […] La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son sustanciales.

En efecto, aunque en ambas marcas aparecen las letras T-R-I-D-E, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos. En primer lugar, por el número de palabras: el demandado conformado por dos (STRIDES y TAZPEN) y el opositor por una (TRIDEX).

En segundo lugar, por el número de letras: el demandado, está conformado por trece letras (nueve consonantes y cuatro vocales, y el opositor, por cuatro consonantes y dos vocales). Y en tercer término, por el número se sílabas: el primero, por cinco sílabas (S-TRI-DES-TAZ-PEN), y el segundo, por dos (TRI-DEX). Ahora bien, la existencia de similitudes ortográficas entre las expresiones STRIDES y TRIDEX (en cuanto que comparten tres consonantes (T-R-D) y que sus vocales son idénticas (I-E), no implica la confundibilidad de los signos, pues esta es diluida fácilmente con la expresión TAZPEN, la cual le otorga a la marca cuestionada la suficiente fuerza distintiva.

En su conjunto, como unidad marcaria, es claro que la marca STRIDES TAZPEN, no resulta confundible con la marca TRIDEX. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente.

Lo anterior se puede apreciar a continuación: STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX La diferencia en el número sílabas y la distinta terminación de cada expresión claramente suponen que al pronunciarse se escuchen de forma diferente.

La marca opositora se pronuncia con un número mayor de golpes de voz y ello determina de manera evidente la falta de similitud con el signo cuestionado que solo se compone de dos sílabas. Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. 6.6.4.

El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, que amparan productos de esta naturaleza, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

En este sentido, es claro que no se vulnera por los actos acusados lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”. (Resaltado fuera de texto). A dicha conclusión también arribó la Sala en reciente pronunciamiento, 30 de abril de 2020[38], en la que se dijo: […] Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la expresión “STRIDES” las letras coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna, además termina en una diferente, esto es, la letra X. Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó anteriormente, lo que significa que en realidad está compuesto por catorce letras y la marca opositora únicamente por seis.

Asimismo, las sílabas que las componen son diferentes, pues en la cuestionada la comprenden cinco sílabas, esto es, “S-TRI-DES-DAL-TREX”, mientras que la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES DALTREX” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “DALTREX”, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, esto es: “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”.

Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”. La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK/straɪd/US/strɑɪd/ […]”[39], por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz»[40], mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”[41][42].

Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “DALTREX”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - daltrex”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”[43].

Para el caso de la marca “STRIDES DALTREX”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada[44], el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma referida y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “STRIDES DALTREX”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas, razón por la que tampoco se evidencia transgresión alguna de los artículos 61 de la Constitución Política y 150 de la Decisión 486 […]”.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Por último, en lo tocante al argumento de la actora, concerniente a que se violaron los artículos 150 de la Decisión 486 y 61 la Constitución Política, la Sala no la evidencia, toda vez que la Superintendencia demandada realizó el análisis de registrabilidad y concedió el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con la normativa pertinente sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “STRIDES SOLIPRED”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión adoptada en cada una de ellas.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora DIANA CAROLINA OSORIO RODRÍGUEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 257 a 259 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Tiénese a la doctora DIANA CAROLINA OSORIO RODRÍGUEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 257 a 259 del expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 8 de octubre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC [4] “[…] Producto farmacéutico a base de metilprednisolona […]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] “ARTICULO 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. [8] En adelante el Tribunal [9] Proceso 245-IP-2019. [10] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) [12] Folio 8 del cuaderno principal. [13] Folio 8 del cuaderno principal. [14] La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2005- 00105-01. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [19] www.sipi.gov.co.

Consultada el 28 de septiembre de 2020. [20] “SOLIAN”, “SOLINOX”, “SOLIRIS”, SOLISORB”, “SOLITARG”, “VENSOLINA”; “PREDOSTAR”, “PREDNIOFTAL F”, “PREDNILEM”, “PREDUAL”, “PREDNICORT”, “PREDNIMAX” “FENIPRED y “PREDNIZOO, entre otras. [21] Único caso, según se observa en la página web de la entidad demandada https://sipi.sic.gov.co, consultada el 24 de septiembre de 2020. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00015-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00019-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [25] https://sipi.sic.gov.co [26] “DALACIN, DALAY, DALBA, DALCIPRAN, DALDURI, DALGEN, DALIPEN, DALIPUS, DALIVITAL, DERMOCIDAL, BENDAL”;

“DIETREX, ISOTREX, SUFTREX, OXITREX, TREXERON, ELATREX”. [27] Único caso, según se observa en la página web de la entidad demandada https://sipi.sic.gov.co, consultada el 28 de abril de 2020. [28] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride. [29] http://lingorado.com/ipa/. [30] http://www.aucel.com/pln/transbase.html.

Transcriptor fonético automático del español. [31] Análisis este también efectuado por la Sala en sentencias de 2 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 7 de diciembre de ese año, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00016- 00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez y 30 de abril de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2010-00017-00 y 2010- 00019-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00015-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala. [33] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride. [34] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de diciembre de 2007, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00321-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Pronunciamiento reiterado en la sentencia de 12 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00463-00, M.P. María Elizabeth García González. [35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00054-00, M.P. María Elizabeth García González [36] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2017, C. P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2014- 00259-00. [37] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2010 – 00022-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.

En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca STRIDES TAZPEN (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso. Tal posición ha sido reiterada en sentencias de 28 de julio de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00015- 00, M.P. Guillermo Vargas Ayala; 2 de agosto y 28 de septiembre de 2017, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2010-00023- 00, 2010-00018-00 y 2010-00121-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 7 de diciembre de ese año, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00016-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez y 30 de abril de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2010- 00017-00 y 2010-00019-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [38] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2010-0001u|ÂüýL S 45CX9-00.

M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. El mismo análisis de efectuó en providencia de la misma fecha dentro del procesó núm. 2020-00017-00, en este caso se realizó el cotejo de los signos “TRIDEX” y “STRIDES SOLCER”. [39] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride. [40] http://lingorado.com/ipa/. [41] http://www.aucel.com/pln/transbase.html.

Transcriptor fonético automático del español. [42] Análisis este también efectuado por la Sala en sentencias de 2 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 7 de diciembre de ese año, expediente núm. 2010-00016-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [43] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00015-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala. [44] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride.