11001-03-24-000-2009-00466-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00466-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-10-08

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Mac S.A. (Hoy Ema Holdings S.A.)·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso reprodujo en forma íntegra la marca MAGNA cuyo titular es la parte demandante […] Comparación Fonética […] Atendiendo que las marcas son ortográficamente idénticas y, en consecuencia, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación de la marca concedida y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica […] En el sub lite, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra MAGNA significa “Grande” y, por el otro, que los productos y/o servicios de las clases 8, 9, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren a: i) herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; ii) aparatos e instrumentos científicos de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, etc. y iii) vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática y iv) los servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y las marcas registradas son arbitrarias porque, aunque la palabra MAGNA tiene un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los productos que identifica la marca concedida y que las marcas registradas identifican de las Clases 8, 9, 12 y 37. De lo anterior, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto se componen de la misma palabra, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y/o servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Es así como, los productos pertenecientes a las clases 8 y 9 conciernen a géneros distintos y, como consecuencia, la marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes. […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca nominativa MAGNA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza La Sala observa los productos pertenecientes a las clases 8 y 12 no corresponden al mismo género, es claro que la marca cuestionada MAGNA y la marca nominativa MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes respecto a los productos que distinguen […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los servicios que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada y los servicios de la Clase 37 de la citada Clasificación, que distingue la marca registrada por la parte demandante, la cual incluye “Servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías” van dirigidos a diferentes consumidores, mientras que los servicios que ofrece la marca, cuyo titular es parte demandante, van dirigidos a un consumidor selectivo que elige los servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales de comercializaciónPROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada en la clase 9 no se presenta conexidad competitiva entre los respectivos productosDe la confrontación que se hace entre la palabra MAGNA de la marca concedida y MAGNA LIBRE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de cinco (5) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras de cinco (5) letras cada una, el elemento denominativo de la marca concedida reproduce una de las palabras de la marca registrada. El elemento denominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE está compuesto por dos (2) palabras: MAGNA con tres consonantes (M, G y N) y LIBRE con tres (3) consonantes (L, B y R); la marca concedida MAGNA es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra MAGNA que consta de 3 (tres) consonantes (M, G y N), por lo que la marca concedida reproduce la primera palabra de la marca registrada. En relación con las vocales, la marca registrada tiene dos (2) vocales en la primera palabra y dos (2) vocales en la segunda palabra y la marca concedida tiene dos (2) vocales que reproduce la marca registrada en la primera palabra y se encuentra en la misma posición. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre la marca concedida y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE y la marca concedida MAGNA, existe una reproducción parcial de la marca previamente registrada. En este sentido, la segunda palabra de la marca previamente registrada no genera en la marca concedida la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es la parte demandante. Comparación Fonética […] La Sala considera que, si bien la marca de titularidad de la parte demandante es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra MAGNA y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula MAGNA que fue reproducida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala reitera que, por lo general, la primera palabra de las marcas es aquella que el consumidor recuerda y genera un mayor impacto en su mente, siendo de esa manera el elemento que presenta mayor distintividad. Así las cosas, la Sala concluye que las marcas son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la segunda partícula de la marca previamente registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva a la marca concedida. Comparación ideológica […] [L]a Sala considera que las marcas objeto de comparación a pesar de tener un significado en idioma castellano no tienen relación con los productos que pretenden identificar y, en ese sentido, son consideradas arbitrarias. No obstante, la Sala considera que si procede la comparación de las marcas desde este aspecto debido a que tienen un significado. En este sentido, atendiendo a que la marca concedida reproduce el elemento predominante de la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una similitud conceptual que no desaparece por la inclusión de la partícula libre en la marca de la parte demandante. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca concedida reproduce el elemento dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor a pesar de diferenciar los productos puede creer que provienen de un mismo origen empresarial. Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiera los productos, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. Para considerar que la semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los productos de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos de carácter científico o tecnológico, además el consumidor de la Clase 9 es especializado en tanto al momento de escoger el tipo de producto que requiere, se encarga de analizar si el fabricante del producto brinda unas condiciones particulares. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre maquinillas de afeitar, tenedores y cucharas, armas blancas, con “aparatos electrónicos, incluyendo baterías eléctricas y para automotores”. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada MAGNA tienen como fin ser unas herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, mientras que los productos de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de aparatos electrónicos, en particular, baterías eléctricos y baterías para automotores. Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGNA y las marcas mixtas y nominativa MAGNA previamente registradas / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con las marcas mixtas y nominativa MAGNA previamente registradas en las clases 9, 12 y 37 no se presenta una conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios Comparación Ortográfica La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso reprodujo en forma íntegra la marca MAGNA cuyo titular es la parte demandante […] Comparación Fonética […] Atendiendo que las marcas son ortográficamente idénticas y, en consecuencia, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación de la marca concedida y la marca registrada es idéntica.

Comparación Ideológica […] En el sub lite, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra MAGNA significa “Grande” y, por el otro, que los productos y/o servicios de las clases 8, 9, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren a: i) herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; ii) aparatos e instrumentos científicos de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, etc. y iii) vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática y iv) los servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y las marcas registradas son arbitrarias porque, aunque la palabra MAGNA tiene un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los productos que identifica la marca concedida y que las marcas registradas identifican de las Clases 8, 9, 12 y 37.

De lo anterior, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto se componen de la misma palabra, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y/o servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Es así como, los productos pertenecientes a las clases 8 y 9 conciernen a géneros distintos y, como consecuencia, la marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes. […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca nominativa MAGNA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza La Sala observa los productos pertenecientes a las clases 8 y 12 no corresponden al mismo género, es claro que la marca cuestionada MAGNA y la marca nominativa MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes respecto a los productos que distinguen […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los servicios que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada y los servicios de la Clase 37 de la citada Clasificación, que distingue la marca registrada por la parte demandante, la cual incluye “Servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías” van dirigidos a diferentes consumidores, mientras que los servicios que ofrece la marca, cuyo titular es parte demandante, van dirigidos a un consumidor selectivo que elige los servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales de comercialización PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada en la clase 9 no se presenta conexidad competitiva entre los respectivos productos De la confrontación que se hace entre la palabra MAGNA de la marca concedida y MAGNA LIBRE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de cinco (5) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras de cinco (5) letras cada una, el elemento denominativo de la marca concedida reproduce una de las palabras de la marca registrada.

El elemento denominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE está compuesto por dos (2) palabras: MAGNA con tres consonantes (M, G y N) y LIBRE con tres (3) consonantes (L, B y R); la marca concedida MAGNA es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra MAGNA que consta de 3 (tres) consonantes (M, G y N), por lo que la marca concedida reproduce la primera palabra de la marca registrada.

En relación con las vocales, la marca registrada tiene dos (2) vocales en la primera palabra y dos (2) vocales en la segunda palabra y la marca concedida tiene dos (2) vocales que reproduce la marca registrada en la primera palabra y se encuentra en la misma posición. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre la marca concedida y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE y la marca concedida MAGNA, existe una reproducción parcial de la marca previamente registrada.

Como se expuso en precedencia, la partícula MAGNA que fue reproducida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala reitera que, por lo general, la primera palabra de las marcas es aquella que el consumidor recuerda y genera un mayor impacto en su mente, siendo de esa manera el elemento que presenta mayor distintividad.

Así las cosas, la Sala concluye que las marcas son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la segunda partícula de la marca previamente registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva a la marca concedida. Comparación ideológica […] [L]a Sala considera que las marcas objeto de comparación a pesar de tener un significado en idioma castellano no tienen relación con los productos que pretenden identificar y, en ese sentido, son consideradas arbitrarias.

No obstante, la Sala considera que si procede la comparación de las marcas desde este aspecto debido a que tienen un significado. En este sentido, atendiendo a que la marca concedida reproduce el elemento predominante de la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una similitud conceptual que no desaparece por la inclusión de la partícula libre en la marca de la parte demandante.

Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca concedida reproduce el elemento dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor a pesar de diferenciar los productos puede creer que provienen de un mismo origen empresarial.

Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiera los productos, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. Para considerar que la semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los productos de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos de carácter científico o tecnológico, además el consumidor de la Clase 9 es especializado en tanto al momento de escoger el tipo de producto que requiere, se encarga de analizar si el fabricante del producto brinda unas condiciones particulares.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre maquinillas de afeitar, tenedores y cucharas, armas blancas, con “aparatos electrónicos, incluyendo baterías eléctricas y para automotores”. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada MAGNA tienen como fin ser unas herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, mientras que los productos de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de aparatos electrónicos, en particular, baterías eléctricos y baterías para automotores.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00466-00 Actor: MAC S.A. (HOY EMA HOLDINGS S.A.) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: JHON RESTREPO A. Y CÍA. S.A. Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas.

Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mac S.A. (hoy Ema Holdings S.A.) [1] contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8085 de 30 de marzo de 2006, 31098 de 24 de noviembre de 2006 y 21504 de 30 de abril de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Mac S.A. (hoy Ema Holdings S.A.), en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[4] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8085 de 30 de marzo de 2006[7], “Por el cual se decide una solicitud de registro marca”, y 31098 de 24 de noviembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 21504 de 30 de abril de 2009, “Por el cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa MAGNA, para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 2. La parte demandante que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 8085 de fecha 30 de marzo de 2006, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 31098 de fecha 24 de noviembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 8085 de fecha 30 de marzo de 2006. TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 21504 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución número 8085 de 2006.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva aplicar el artículo 176 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos 3.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 8 de febrero de 2015, el registro como marca del signo nominativo MAGNA para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 31 de marzo de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 550, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en las nominativas y mixtas MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE. 3.

La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo MAGNA para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 31098 de 24 de noviembre de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006 y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 21504 de 30 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006. Normas violadas 4. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)[9] del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación 5. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] La sociedad MAC S.A. es titular en Colombia de los siguientes registros de marca MAGNA: |MARCA |CLASE |CERRTIFICADO |VIGENCIA | |MAGNA |9 |158385 |17-02-2012 | |MAGNA |12 |277505 |25-11-2013 | |MAGNA |37 |238799 |28-06-2011 | |MAGNA LIBRE |9 |234661 |06-04-2011 | 2.

Resaltó que “[…] Dado que la marca MAGNA, concedida a favor de la sociedad JHON RESTTREPO Y CIA S.A. es identificada con la marca MAGNA registrada por la sociedad MAC S.A., en las clases 9, 12 y 37 únicamente nos detendremos a analizar la relación de naturaleza entre los productos o servicios identificados con las marcas, ya que la identidad es evidente […]”[10] 3.

Indicó que “[…] En este caso en específico es una clara relación de los productos dado que por un lado se trata de maquinaria y aparatos manuales y eléctricos, por lo tanto existe coincidencia en los canales de comercialización, en el destino final y forma de uso e incluso puede llegar a existir intercambiabilidad […]”[11]. 4. Precisó que “[…] Dado que tanto la marca MAGNA cuyo titular es la sociedad MAC S.A., como la marca MAGNA concedida a favor de la sociedad JHON RESTREPO A. Y CIA S.A., fueron solicitadas y concedidas para identificar la totalidad de los productos incluidos en cada una de las clases es pertinente examinar uno a uno qué productos cubren las mencionadas clases […]”[12]. 5.

En ese orden añadió que “[…] algunos productos se encuentran incluidos en la clase 8 en la modalidad manual y los mismos productos en la clase 9 en la modalidad eléctrica. Igualmente se puede constatar que los productos de la clase 8 y 9 tienen uso complementario […]”[13]. 6. Resaltó que “[…] La sociedad MAC S.A., es titular de la marca MAGNA, para identificar servicios de reparación de la clase 37 de la clasificación de marcas.

Para prestar servicios de reparación es inevitable y absolutamente necesario el uso y obtención de los productos de la clase 8ª, lo cual genera riesgo de asociación […]”[14]. Contestación de la demanda La parte demandada 6. La parte demandada[15] contestó la demanda[16] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Señalo que “[…] el actor en su escrito de demanda erróneamente, el apoderado judicial de la sociedad demandante que (sic) "( ) encontramos que la clase 9 comprende en general TODO TIPO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.

Por su parte, la sociedad solicitante pretende identificar: Herramientas, maquinaria manual, productos que guardan relación directa con los aparatos y maquinaria eléctrica de la clase 9ª ( )" […]”[17]. 2. Precisó que “[…] Entre las marcas enfrentadas se demuestra que su naturaleza, canales de comercialización y distribución son totalmente disimiles, ahora frente a la finalidad se observa que los productos a distinguir tienen cualidades propias la marca solicitada mientras que las marcas opositoras tienen finalidades muy diferentes, permitiendo al consumidor identificar cada una de ellas sin que exista confusión […]”[18]. 3.

Indicó que “[…] la especificidad del uso, es evidente que cada una de las marcas enfrentadas no se correlacionan, cada una de ellas no necesita de la otra para su funcionamiento, es decir hablamos de herramientas manuales impulsadas manualmente mientras que las marcas opositoras son herramientas eléctricas como las baterías y su uso no es complementario […]”[19]. 4.

Añadió que los productos de la marca cuestionada se comercializan “[…] en góndolas ubicadas en diferentes lugares, establecimientos de comercio, y el consumidor que las necesite va directamente donde se encuentra cada una de ellas […]”[20]. 5. Así, afirmó que “[…] los consumidores que quieran adquirir las herramientas manuales como una cuchilla de afeitar, armas blancas o un tenedor no se dirigirán a lugares donde existan aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores extintores, dejando claro, que para cada caso, dependiendo de la necesidad del consumidor este será más especializado en el tema del servicio o producto que requiera para satisfacer su necesidad […]”[21]. 6.

Resaltó que “[…] los productos o servicios de las marcas enfrentadas están encaminados a un tipo especial de consumidor, dependiendo de las necesidades de los mismos, no generando riesgo de confusión o asociación […]”[22]. 7. Aseveró que “[…] los productos o servicios de "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática", "servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías" y "aparatos eléctricos, incluyendo baterías eléctricas y baterías para automotores" con los productos o servicios de la marca solicitada MAGNA (NOMINATIVA) Clase 8 "Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, máquinas de afeitar” no existe relación en su finalidad, en su género, tienen diferentes canales de comercialización, no se interrelacionan, no son complementarios, su origen empresarial, es diferente y sus consumidores son disimiles especializados no presentando riesgo de confusión, permitiendo su coexistencia en el mercado […]”[23]. 8.

Resaltó que “[…] la marca solicitada MAGNA (NOMINATIVA) Clase 8 identifica productos y servicios totalmente diferentes de las marcas opositoras de la Clase 9,12 y 37, por lo tanto, no existe similitud de productos y servicios, además de tienen usos complementarios como lo aduce el apoderado de la parte demandante lo que conlleva a mencionar la no existencia de la conexión de competitividad entre las marcas enfrentadas que genere riesgo de confusión […]”[24]. 9.

Concluyó que “[…] es irrelevante realizar el estudio del otro supuesto que incluye la norma, por lo tanto, la marca solicitada MAGNA (NOMINATIVA) no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[25]. 10. Indicó que “[…] se evidencia que no existe identidad en los productos o servicios, por lo cual, no es necesario pronunciarse sobre la confundibilidad o no de los signos, pues con el análisis de la identidad de los productos, se permite la coexistencia de marcas similares o idénticas, si los productos o servicios que contenga cada una de las marcas enfrentadas, no puedan causar riesgo de confusión […]”[26].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7. Jhon Restrepo A. y Cia. S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 30 de marzo de 2016[27], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018[28], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Auto de pruebas 10. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de marzo de 2016[29], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de junio de 2018[30], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 12.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 14. Visto el artículo 128 numeral 7[31] del Código Contencioso Administrativo[32], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[33] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[34], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[35] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[36], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 16. Vistos el artículo 33 del Anexo[37] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[38] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[39] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 17.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[40]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados[41] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006[42], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa MAGNA, para distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza; en la que se indicó: “[…] El caso que nos ocupa, tenemos que la marca solicitada MAGNA, pretende distinguir: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, máquinas de afeitar; productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. De otra parte, las marcas opositoras distinguen productos de la clase 9 (aparatos eléctricos, incluyendo baterías eléctricas y baterías para automotores, entre otros), clase 12 (vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática): y servicios de la clase 37 (servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías).

Al comparar los productos que pretende el solicitante y los productos y servicios amparados por las marcas opositoras, esta División considera que no se relacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciables para el consumidor. En efecto, los productos que pretende amparar el solicitante tienen una naturaleza y finalidad específica (herramientas manuales), su especialidad no permite establecer relación competitiva con los productos (baterías, automotores) y servicios (reparación, mantenimiento y reconstrucción de baterías) que amparan las marcas registradas.

En efecto, los canales de comercialización y distribución en uno y otro caso es diferente, pues mientras que los consumidores, y la comercialización de los productos de las herramientas manuales son específicos y determinados, por las particulares necesidades que tienen los mismos, el consumidor y la comercialización de los productos y servicios de las clases 9, 12 y 37, suelen ser Igualmente especializado pero en un campo completamente diferente como son las baterías.

Debido a la conclusión de los párrafos precedentes, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la confundibilidad o no entre las marcas opositoras y la marca solicitada MAGNA. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

En ese orden de ideas, la marca solicitada no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida, en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que Impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Mac S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca nominativa: MAGNA Para distinguir: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar; productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. Titular: John Restrepo A. y Cia. S.A. Dirección: Carrera 50 No. 64-51 Piso 7 Domicilio: Medellín, Antioquia – Colombia […]” (Destacado fuera del texto). 2.

La Resolución núm. 31098 de 24 de noviembre de 2006[43], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006, en la cual se indicó: “[…] 4. Estudio de registrabilidad La sociedad MAC S.A., es titular de las marcas MAGNA para distinguir productos de las clases 9 y 12, de la marca: MAGNA LIBRE para identificar productos de la clase 9 y de la marca MAGNA para identificar servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo a los expedientes 92-253310, 03-15883, 97-60271 y 97-60272 certificado No. 277867, vigente hasta el 28 de noviembre de 2013.

De otra parte el solicitante, la sociedad John Restrepo A y Cía S.A., pretende el registro sobre la marca nominativa MAGNA para identificar productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que no concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal a) del artículo 136 anteriormente citado, por no existir entre los signos relación susceptible de generar riesgo de asociación respecto del origen empresarial, razones que fueron suficientemente expuestas en el acto administrativo objeto del recurso y que por el presente acto reiteramos.

En efecto, tal como el acto administrativo impugnado lo expuso, esta División considera que entre los productos que pretende el solicitante y los productos y servicios amparados por las marcas opositoras no existen relación. Justamente, la finalidad de cada uno determina sus características propias y las hace fácilmente diferenciables por parte del consumidor.

En efecto, la especificidad en el uso de cada uno de los productos y servicios, hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no confundirse, en tanto la necesidad que satisface cada producto y servicio es sustancialmente distinta. De otra parte, los productos y servicios en estudio, no presentan intercambiabilidad, así como no requieren un uso conjunto o complementario.

Lo expuesto, determina la comercialización en diferentes lugares, lo que definitivamente evita que se exhiban en los mismos establecimientos y hace que el consumidor se dirija a un punto de venta diferente. Así pues, al no existir relación alguna entre los productos y servicios confrontados, no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la confundibilidad o no de los signos, pues no se configuran los presupuestos de confundibilidad establecidos en la normativa andina, porque nada obsta para que coexistan dos marcas que son similares o idénticas si los signos identifican distintos productos o servicios y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión, tal como sucede en este caso.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que debe confirmarse el acto recurrido. Teniendo en cuenta lo establecido en el Título 1, numeral 5.2 de la Circular Única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de Julio de 2001, en concordancia con la Decisión 486, se procederá a notificar la misma mediante fijación en lista.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 8085 de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos ·Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores […]” (Destacado fuera del texto). 3. La Resolución núm. 21504 de 30 de abril de 2009[44], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006, en la cual se indicó: “[…] En el caso sub-exámine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiera presentarse entre el signo solicitado a riesgo y las marcas previamente registradas a nombre de la sociedad MAC S.A., relacionadas a continuación: |Marca |Clase |Certificado |Vigencia | |MAGNA |9 |158.385 |17/02/2012 | |MAGNA |12 |277.505 |25/11/2013 | |MAGNA |37 |238.799 |28/06/2011 | |MAGNA LIBRE |9 |234.611 |6/04/2011 | Los signos confrontados son los siguientes: |El signo |El signo previamente registrado | |solicitado | | | |[pic] |[pic] | | | | | | | | | |MAGNA | | | | |MAGNA | | Debido a que se trata, de marcas en distinta clase del nomenclador internacional, lo primero que debe estudiarse es sí entre los productos y servicios protegidos por las marcas opositoras y los productos que se pretende distinguir con la marca solicitada en registro existe algún tipo de conexión competitiva que pueda conllevar riesgo de confusión en el mercado.

Así las cosas, en el presente caso la expresión solicitada en registro pretende amparar, “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar”, productos comprendidos en la clase 8 internacional. Por su parte, las marcas previamente registradas identificadas con los certificados No. 158.385 y 234.661, amparan “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” “aparatos eléctricos, incluyendo baterías eléctricas y baterías para automotores”, productos comprendidos en la clase 9 Internacional.

Al comparar los productos amparados por las marcas identificadas con los certificados de registro No. 158.385 y 234.661 y aquellos a distinguir por la marca solicitada, esta administración considera que la especificidad en el uso de cada uno de ellos, hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no confundirse, en tanto que la necesidad que satisfacen son sustancialmente distintas.

En efecto, un consumidor al querer adquirir un instrumento de mano impulsado manualmente, una máquina de afeitar, un cuchillo o un tenedor, no va a acudir a un lugar donde se vende y comercializa aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; baterías eléctricas y baterías para automotores entre otros, lo que determina en este sentido que el consumidor acuda a lugares específicos para encontrar los productos que requiere.

De otra parte, entre los productos confrontados, no presentan intercambiabilidad, así como no requieren un uso conjunto o complementario. Lo expuesto determina la comercialización en diferentes lugares, lo que definitivamente evita que se exhiban en los mismos establecimientos y hace que el consumidor se dirija a puntos de ventas diferentes.

Por lo tanto, es claro que entre los productos del signo solicitado y aquellos protegidos por los certificados de registro No.158.385 y 234.661, existen evidentes diferencias dadas por la naturaleza misma, su género, finalidad y el hecho de no ser intercambiables y no comercializarse a través de los mismos canales. Por último, encontramos que las marcas previamente registradas identificadas con los certificados No. 277.505 y 238.799, amparan “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática” “servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías” productos y servicios comprendidos en las clases12 y 37 Internacional.

Al comparar los productos y servicios amparados por los certificados de registro No. 277.505 y 238.799 y aquellos productos que busca distinguir la marca solicitada, esta Delegatura considera que la especificidad en el uso de cada uno de los productos y servicios, hace que el consumidor mantenga a salvo su derecho a no confundirse, en tanto que la necesidad que satisfacen son sustancialmente distintas.

En efecto, los instrumentos de mano impulsados manualmente, las máquinas de afeitar, los cuchillos o los tenedores, son instrumentos que son accionados manualmente y que por lo demás conforman el utillaje de diversas profesiones, mientras que los vehículos, los aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, dada su especialidad y finalidad son productos que son utilizados para el transporte de las personas, animales y cosas.

Ahora, en cuanto a los servicios de mantenimiento y reparación de toda clase de baterías, esta Delegatura considera que el público destinatario es un consumidor altamente especializado que no confundiré un lugar donde se vende un cuchillo a un establecimiento de comercio que se especializa en prestar servicios de reparación de baterías.

De otra parte, los productos y servicios en estudio, no presentan lntercambiabllidad, así como no requieren un uso conjunto o complementario, dada la especialidad cada uno de ellos. Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que nos es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la confundabilidad o no de los signos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal y como sucede en este caso […]” (Destacado fuera del texto).

El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1. Si las resoluciones núms. 8085 de 30 de marzo de 2006, 31098 de 24 de noviembre de 2006 y 21504 de 30 de abril de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa MAGNA, para identificar “Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar”, productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará sí existe riesgo de confusión o asociación entre: i) la marca concedida y la marca nominativa MAGNA, cuyo titular es la parte demandante, registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la marca concedida y la marcas mixtas MAGNA, cuyo titular es la parte demandante, que identifican productos y/o servicios de las Clases 7 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) la marca concedida y la marca mixta MAGNA LIBRE, cuyo titular es la parte demandante, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión. 20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[45], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[46] de la Comisión de la Comunidad Andina[47].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[48] 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[49] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018 29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[50]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto o de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos MAGNA (denominativo), MAGNA (mixto y denominativo) y MAGNA LIBRE (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, nesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.4 Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MAGNA (denominativo) y la marca MAGNA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MAGNA (denominativo) y la marca MAGNA (denominativa). 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MAGNA (denominativo) y las marcas MAGNA (mixta) y MAGNA LIBRE (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre este tipo de signos. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MAGNA (denominativo) y las marcas MAGNA LIBRE (mixto) y MAGNA (denominativo). 4.

Conexión competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Se alegó que existe conexión competitiva tanto entre productos como entre servicios que distinguen los signos en conflicto, lo cual sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos - dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema. 4.2.

Si debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.5.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. […]” (Destacado fuera del texto). Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 30.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 31.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas; y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 34. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 35.

Esta Sección[55], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[56]. 36. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[57]. 37.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[58]. 38. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 39.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa MAGNA, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si se configura la causal de irregistrabilidad. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 40.

Sea lo primero señalar que, en el presente caso, nos encontramos frente al cotejo entre marcas nominativas y entre una marca nominativa y unas marcas mixtas. 41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general en el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado de la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las locales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]”[59] (Destacado fuera del texto). 42.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos y nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó: “[…] 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras). y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite, diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contenidas en el numeral 2.4. literales a) y b) del Tema 2 Apartado E. […]” [60] (Destacado fuera del texto). 43.

En este sentido, la Sala considera, por un lado, que respecto de las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo tanto en las marcas mixtas MAGNA como en la marca mixta MAGNA LIBRE, por tener mayor influencia en la mente del consumidor, y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 44.

Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: “[…] a) Ortográfica: Se refiere, a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[61](Destacado del texto). 45.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 48. La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso reprodujo en forma íntegra la marca MAGNA cuyo titular es la parte demandante, como se muestra a continuación: MARCA CONCEDIDA |M |A |G |N |A | |1 |2 |3 |4 |5 | MARCAS REGISTRADAS |M |A |G |N |A | |1 |2 |3 |4 |5 | 49.

La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida reprodujo en forma íntegra la marca MAGNA cuyo titular es la parte demandante. Comparación Fonética 50. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MAGNA – MAGNA – MAGNA – MAGNA- MAGNA – MAGNA – MAGNA – MAGNA- MAGNA – MAGNA – MAGNA – MAGNA- 54.

Atendiendo que las marcas son ortográficamente idénticas y, en consecuencia, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación de la marca concedida y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica 55. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[64], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 56.

En el sub lite, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra MAGNA significa “Grande”[65] y, por el otro, que los productos y/o servicios de las clases 8, 9, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren a: i) herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; ii) aparatos e instrumentos científicos de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, etc. y iii) vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática y iv) los servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo. 57.

De lo anterior, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto se componen de la misma palabra, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. 59. No obstante lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 60. Atendiendo a que existe identidad entre las marcas enfrentadas MAGNA y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como la marca, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 61.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad;

(iv) relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos. 62. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia ha explicado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]”[66] (Destacado fuera del texto). 63. La Sala observa, por un lado, que la marca MAGNA cuestionada ampara “Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar” productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y/o servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza 65.

Es así como, los productos pertenecientes a las clases 8 y 9 conciernen a géneros distintos y, como consecuencia, la marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes. En efecto, mientras la Clase 9 incluye “aparatos e instrumentos para investigación científica en laboratorios; aparatos e instrumentos para el control de buques, como aparatos e instrumentos, para medir y transmitir órdenes”, excluyendo: i) aparatos electromecánicos para cocina (trituradoras y batidoras para alimentos, frutas, molinillos de café eléctricos, etc.) y ii) las maquinillas de afeitar y cortaúñas eléctricas (instrumentos de mano), la clase 8 incluye “implementos accionados manualmente que se utilizan como herramientas en las respectivas profesiones”, en particular “cubiertos de metales preciosos; maquinillas de afeitar eléctricas (instrumentos de mano)”, según lo indican las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, los productos de la Clase 9 son aparatos y/o instrumentos de medida, de observación o que permiten ambas cosas y con unas características distintas de aquellos productos de la Clase 8. 66. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los productos de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos de carácter científico o tecnológico, además el consumidor de la Clase 9 es especializado en tanto al momento de escoger el tipo de producto que requiere, se encarga de analizar si el fabricante del producto brinda unas condiciones particulares. 67.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre maquinillas de afeitar, tenedores y cucharas, armas blancas, con aparatos “científico, náutico, topográfico, eléctrico, fotográfico, cinematográfico, óptico, pesaje, medición, aparatos e instrumentos de señalización, control (supervisión), salvamento y enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de datos magnéticos, discos de grabación; máquinas expendedoras automáticas y mecánicos para aparados que funcionan con monedas; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; aparato de extinción de incendios”. 68.

Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada MAGNA tienen como fin ser unas herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, mientras que los productos de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de aparatos e instrumentos eléctricos de observación, medida y transmisión de órdenes. 69.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. 70. En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada MAGNA, como, por ejemplo, aquel interesado en adquirir una maquinilla de afeitar, no podría sustituir ese producto por ninguno de la Clase 9 Internacional, precisamente porque sus finalidades son diferentes. 71.

Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de los incluidos en la Clase 9 y ofrecidos por la marca de la parte demandante. 72. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor.

Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca nominativa MAGNA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza 73. La Sala observa los productos pertenecientes a las clases 8 y 12 no corresponden al mismo género, es claro que la marca cuestionada MAGNA y la marca nominativa MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes respecto a los productos que distinguen.

En efecto, mientras la Clase 12 incluye “Motores y motores para vehículos terrestres; acoplamientos y componentes de transmisión para vehículos terrestres; vehículos con colchón de aires” y la clase 8 incluye “implementos accionados manualmente que se utilizan como herramientas en las respectivas profesiones”, en particular “cubiertos de metales preciosos; maquinillas de afeitar eléctricas (instrumentos de mano)”, según lo indican las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, los productos de la Clase 12 son “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”, siendo totalmente distintos de aquellos productos de la Clase 8. 74. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas, además el consumidor de la Clase 12 es un consumidor especializado en tanto que no tomará su decisión sin haber identificado el fabricante y el país de origen del producto, como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. 75.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre maquinillas de afeitar, cuchillería, tenedores, cucharas y armas blancas, con vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 76. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada MAGNA tienen como fin ser unas herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, específicamente, elementos para el corte de cabello, corte de bello facial e instrumentos de mesa que sirven para comer alimentos, mientras que los productos de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, los cuales sirven como medio de transporte. 77.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. 78. En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada MAGNA, como, por ejemplo, aquel interesado en adquirir una maquinilla de afeitar, no podría sustituir ese producto por ninguno de la Clase 12 Internacional y esperar obtener los mismos resultados, precisamente porque sus finalidades son diferentes. 79.

Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de incluidos en la Clase 12 y ofrecidos por la marca de la parte demandante. 80. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas, las cuales se encuentran en las clases 8 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor.

Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los servicios que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza 81. En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada y los servicios de la Clase 37 de la citada Clasificación, que distingue la marca registrada por la parte demandante, la cual incluye “Servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías” van dirigidos a diferentes consumidores, mientras que los servicios que ofrece la marca, cuyo titular es parte demandante, van dirigidos a un consumidor selectivo que elige los servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. 82.

Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales de comercialización, pues los identificados con la marca cuestionada se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los servicios de la marca registrada de la parte demandante son ofrecidos en centros técnicos especializados y se promocionan a través de revistas especializadas. 83.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. 84. En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada MAGNA, como, por ejemplo, aquel interesado en adquirir una maquinilla de afeitar, no podría sustituir ese producto por ninguno de los servicios de la Clase 37 Internacional, como lo son servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías, precisamente porque sus finalidades son diferentes. 85.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas, correspondientes a las clases 8 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. Marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE 86.

Las marcas a cotejar son como se muestra a continuación: |MARCA NOMINATIVA|MARCA MIXTA | |CONCEDIDA |REGISTRADA | | |[pic][67] | |MAGNA | | Análisis de los supuestos normativos del artículo 136 literal a) 87. La Sala observa que las marcas a cotejar son una marca nominativa y una marca mixta, en la cual prevale el elemento nominativo como se expuso en el numeral 46 supra.

Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los dos supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 88. Teniendo en cuenta que la marca registrada previamente es una marca mixta, procede realizar el cotejo aplicando las reglas de comparación de marcas mixtas con parte nominativa compuesta, MAGNA LIBRE, frente a la marca nominativa, MAGNA, tomando todos los elementos nominativos en su conjunto.

Reglas del cotejo marcario 89. La Sala, en aplicación de las reglas indicadas, procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto. 90. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto.

MARCA CONCEDIDA |M |A |G |N |A | |1 |2 |3 |4 |5 | MARCA REGISTRADA M |A |G |N |A | |L |I |B |R |E | |1 |2 |3 |4 |5 | |6 |7 |8 |9 |10 | | 91. De la confrontación que se hace entre la palabra MAGNA de la marca concedida y MAGNA LIBRE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de cinco (5) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras de cinco (5) letras cada una, el elemento denominativo de la marca concedida reproduce una de las palabras de la marca registrada. 92.

En relación con las vocales, la marca registrada tiene dos (2) vocales en la primera palabra y dos (2) vocales en la segunda palabra y la marca concedida tiene dos (2) vocales que reproduce la marca registrada en la primera palabra y se encuentra en la misma posición. 94. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre la marca concedida y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE y la marca concedida MAGNA, existe una reproducción parcial de la marca previamente registrada.

En este sentido, la segunda palabra de la marca previamente registrada no genera en la marca concedida la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es la parte demandante. Comparación Fonética 95. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MAGNA – MAGNA LIBRE – MAGNA – MAGNA LIBRE- MAGNA – MAGNA LIBRE – MAGNA – MAGNA LIBRE- MAGNA – MAGNA LIBRE – MAGNA – MAGNA LIBRE- 96.

La Sala considera que, si bien la marca de titularidad de la parte demandante es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra MAGNA y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula MAGNA que fue reproducida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. 97.

Al respecto, la Sala reitera que, por lo general, la primera palabra de las marcas es aquella que el consumidor recuerda y genera un mayor impacto en su mente, siendo de esa manera el elemento que presenta mayor distintividad. 98. Así las cosas, la Sala concluye que las marcas son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la segunda partícula de la marca previamente registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva a la marca concedida.

Comparación ideológica 99. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[68], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 100.

La Sala encuentra, por un lado, la palabra MAGNA significa “Grande”[69] y, por el otro, que la expresión LIBRE[70] significa “[…] Que tiene facultad para obrar o no obrar […]”; “[…] Que no es esclavo […]”; “[…] Que no está preso […]”; “[…] Licencioso, insubordinado […]”; “[…] Atrevido, desenfrenado […]”; “[…] Disoluto, torpe, deshonesto […]”;

“[…] Suelto, no sujeto […]”; “[…] Dicho de un sitio o de un edificio: Que está solo y que no tiene cosa contigua […]” y “[…] Exento, privilegiado, dispensado […]”. 101. Asimismo, es necesario reiterar que los productos de las clases 8 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren a: i) herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente y ii) aparatos electrónicos, incluyendo baterías eléctricas y baterías para automóviles. 102.

En este orden de ideas, la Sala considera que las marcas objeto de comparación a pesar de tener un significado en idioma castellano no tienen relación con los productos que pretenden identificar y, en ese sentido, son consideradas arbitrarias. 103. No obstante, la Sala considera que si procede la comparación de las marcas desde este aspecto debido a que tienen un significado.

En este sentido, atendiendo a que la marca concedida reproduce el elemento predominante de la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una similitud conceptual que no desaparece por la inclusión de la partícula libre en la marca de la parte demandante. 104. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca concedida reproduce el elemento dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor a pesar de diferenciar los productos puede creer que provienen de un mismo origen empresarial. 105.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 107. Atendiendo a que existe similitud entre las marcas enfrentadas MAGNA y MAGNA LIBRE considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como la marca, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 108.

La Sala observa, por un lado, que la marca MAGNA cuestionada ampara “Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar” productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, la marca propiedad de la parte demandante identifica “Aparatos eléctricos, incluyendo baterías eléctricas y baterías para automóviles” productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 109.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. 110.

Es así como, los productos pertenecientes a las clases 8 y 9 conciernen a géneros distintos y, como consecuencia, la marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE registrada a nombre de la parte demandante son diferentes. En efecto, mientras la Clase 9 incluye “aparatos e instrumentos para investigación científica en laboratorios; aparatos e instrumentos para el control de buques, como aparatos e instrumentos, para medir y transmitir órdenes”, excluyendo: i) aparatos electromecánicos para cocina (trituradoras y batidoras para alimentos, frutas, molinillos de café eléctricos, etc.); ii) las maquinillas de afeitar y cortaúñas eléctricas (instrumentos de mano); iii) los cepillos de dientes y los peines eléctricos; iv) aparatos eléctricos para calentar espacios o para calentar líquidos, para cocinar y ventilación; v) los relojes y demás instrumentos cronométricos y vi) controlar los relojes, la clase 8 incluye “implementos accionados manualmente que se utilizan como herramientas en las respectivas profesiones”, en particular “cubiertos de metales preciosos; maquinillas de afeitar eléctricas (instrumentos de mano)”, según lo indican las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, los productos de la Clase 9 son aparatos y/o instrumentos de medida, de observación o que permiten ambas cosas y con unas características distintas de aquellos productos de la Clase 8. 111. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los productos de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos de carácter científico o tecnológico, además el consumidor de la Clase 9 es especializado en tanto al momento de escoger el tipo de producto que requiere, se encarga de analizar si el fabricante del producto brinda unas condiciones particulares. 112.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre maquinillas de afeitar, tenedores y cucharas, armas blancas, con “aparatos electrónicos, incluyendo baterías eléctricas y para automotores”. 113. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada MAGNA tienen como fin ser unas herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, mientras que los productos de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de aparatos electrónicos, en particular, baterías eléctricos y baterías para automotores. 114.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. 115. En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada MAGNA, como, por ejemplo, aquel interesado en adquirir una maquinilla de afeitar, no podría sustituir ese producto por ninguno de la Clase 9 Internacional, precisamente porque sus finalidades son diferentes. 116.

Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de los incluidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y ofrecidos por la marca de la parte demandante. 117. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. 118.

En este contexto, la marca nominativa MAGNA cuestionada, cuyo registro se concedió para distinguir “Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas, máquinas de afeitar”, productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, si bien es identidad a las marcas cuyo titular es la parte demandante, no presenta una conexidad competitiva con estas y, por lo tanto, no se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Conclusión 119. La Sala estima, en el presente asunto, que: i) si bien se configura una identidad ortográfica y fonética entre la marca nominativa MAGNA que identifica productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas MAGNA cuyo titular es la parte demandante que identifican las Clases 9, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no se presenta una conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios y ii) la marca nominativa MAGNA cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada como marca, comoquiera que a pesar de presentar similitudes de tipo ortográfico y fonético con la marca mixta MAGNA LIBRE, cuyo titular es la parte demandante, no se presenta conexidad competitiva entre los respectivos productos y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual, no prospera el cargo. 120.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la legalidad que ampara las resoluciones núms. 8085 de 30 de marzo de 2006, 31098 de 24 de noviembre de 2006 y 21504 de 30 de abril de 2009 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la nulidad de los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Conforme consta en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara y Comercio de Santiago de Cali, visible a folios 247 a 254 del expediente. [2] Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 1 y 2 [3] Cfr. Folios 27 a 85 [4] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. [5] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [7] Mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Mac S.A. (hoy Ema Holdings S.A.) y concedió el registro de la marca nominativa MAGNA, distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folios 28 Y 29 [9] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [10] Cfr. Folio 31 [11] Cfr. Folio 34 [12] Cfr. Folio 35 [13] Cfr. Folio 79 [14] Cfr. Folio 80 [15] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 228 [16] Cfr. Folios 232 a 242 [17] Cfr. Folios 239 y 240 [18] Cfr. Folio 241 [19] Ibidem [20] Ibidem [21] Ibidem [22] Ibidem [23] Ibidem [24] Ibidem [25] Cfr. Folio 242 [26] Ibidem [27] Cfr. Folios 260 y 261 [28] Cfr. Folios 279 a 290 [29]Cfr. Folios 258 y 259 [30] Cfr. Folio 292 [31] “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [32] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [33] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [34] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [35] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [36] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [37] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [38] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [39]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [40] Cfr. Folios 279 a 290 [41] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [42] Cfr. Folios 104 a 109 [43] Cfr. Folios 110 a 113 [44] Cfr. Folios 114 a 118 [45] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [46] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [47] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [48] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [49] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [50] Cfr. Folios 279 a 290 [51] Esta marca obtuvo registro mediante los actos administrativos acusados. [52] Cfr. Folio 274 y 275 [53] Cfr. Folio 270 y 271 [54] Cfr. Folio 272 y 273 [55] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [56] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [58] Ibídem. [59] Cfr. Folios 285 y 286. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018, págs. 7 y 8 [60] Cfr. Folios 286 y 287. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018, págs. 8 y 9 [61] Cfr. Folios 282 y 283.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018, págs. 4 y 5 [62] Cfr. Folio 274 y 275 [63] Cfr. Folio 270 y 271 [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [65] Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/magno. Consultado el 12 de septiembre de 2020. [66] Cfr. Folios 288 y 289.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018, págs. 10 y 11 [67] Cfr. Folio 272 y 273 [68] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [69] Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/magno. Consultado el 10 de octubre de 2020. [70] Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/libre.

Consultado el 10 de octubre de 2020. [71] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 158-IP-2014 de 29 de abril de 2015