PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – No procede respecto de la marca mixta ALTAMAR al demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a marca mixta ALTAMAR, que la parte demandante sostiene se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto; por lo tanto, la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. […] [L]a Sala considera que, las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a la marca mixta ALTAMAR, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que los productos identificados con la marca mixta ALTAMAR, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en este durante el periodo relevante.

En virtud de lo anterior, para la Sala resulta claro que las pruebas aportadas demuestran que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como titular del registro de la marca mixta ALTAMAR, presentó pruebas de uso en el mercado del signo mixto, tal y como se expuso en el acápite anterior. En suma, el tercero con interés directo en el resultado del proceso probó el uso real y efectivo de la marca mixta ALTAMAR con registro núm. 284671 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro de la citada marca no violó el artículo 167 de la Decisión 486.

Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma los actos administrativos acusados, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00193-00 Referencia: Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Grupo Alimentario del Atlántico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Altamar Ltda. Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Grupo Alimentario del Atlántico S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 27402 de 30 de abril de 2012 y 68061 de 13 de noviembre de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Grupo Alimentario del Atlántico S.A., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 27402 de 30 de abril de 2012, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”[6], expedida por la Directora de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 68061 de 13 de noviembre de 2012, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”[7], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar totalmente el registro de la marca mixta ALTAMAR, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Altamar Ltda., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[8]: “[…] 1. Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 27.402 del 30 de abril del 2012, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 03 079452 de esa misma entidad, mediante la cual, se negó la cancelación total por no uso del certificado de registro No. 284.671, correspondiente a la marca ALTAMAR (MIXTA) CLASE 29. 2.

Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 68.061 del 13 de noviembre del 2012, que resolvió el recurso de apelación, interpuesto por el GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO S.A.- GRALCO S.A. 3. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicito ser sirva ordenar la cancelación total de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, con certificado de registro No. 284.671. 4.

Subsidiariamente y a título de restablecimiento del derecho, solicito ser sirva ordenar la cancelación parcial de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, con certificado de registro No. 284.671, para aquellos productos para los cuales no se ha demostrado su uso serio, efectivo y continuo en el mercado. 5. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho, se sirva conceder a favor de GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO S.A.- GRALCO S.A., el derecho preferente sobre la solicitud de registro de la marca ALTAMAR (Mixta), para la distinción de productos comprendidos en la Clase 29 Internacional […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 3 de diciembre de 2011, la cancelación por no uso de la marca mixta ALTAMAR, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud fue admitida el 22 de diciembre de 2011, mediante oficio núm. 20.037, la cual fue objeto de oposición por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 27402 de 30 de abril de 2012, negó la solicitud de cancelación total del registro de la marca mixta ALTAMAR. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 27402 de 30 de abril de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 68061 de 13 de noviembre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27402 de 30 de abril de 2012. Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165[9], 166[10] y 167[11] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[12], en adelante Decisión 486 y del artículo 29[13] de la Constitución Política. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: “Indebida valoración probatoria del uso de la marca”. 6.1.

Indicó que “[…] (p)ara que un juez o funcionario expida una resolución, sentencia o pronunciamiento adecuado y conforme al derecho debe hacer un análisis del caso en concreto que lo lleve a una respuesta inequívoca. Para que este resultado sea así, el juez o funcionario debe basarse en el material probatorio aportado que fundamente los hechos descritos y que lo lleve a un resultado verdadero y justo.

No obstante lo anterior, el análisis del acervo probatorio es uno de los elementos fundamentales para llegar a la respuesta correcta, motivo por el cual se debe hacer de forma tal que no se incurra en la violación al debido proceso que establece la constitución […]”[14]. 6.2. Señaló que “[…] (l)a Superintendencia de Industria y Comercio, incurrió en la valoración inapropiada de las pruebas que fueron allegadas por la sociedad ALTAMAR LTDA., porque tomó como suficientes las exiguas evidencias aportadas por dicha sociedad y, en razón de ello, declaró erradamente la existencia del supuesto uso de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, para la distinción de CARNES, PESCADOS, PESCADOS CONGELADOS Y MARISCOS […]”[15]. 6.3.

Concluyó que “[…] (e)n atención a lo expuesto y con base en la jurisprudencia y las normas relevantes, resulta claro que ALTAMAR LTDA. nunca demostró el uso serio, continuo y efectivo de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, pues las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar que en el mercado hubo algún producto disponible, que fuera distinguido con dicha marca, de manera clara, pública y, sobre todo, inequívoca, es decir, en forma correspondiente al registro concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. […] Igualmente, destacamos que no cualquier acto de venta o de mera comercialización, constituye un uso real.

El uso real, por el contrario, comprende la efectiva realización de actos de explotación económica que cumplan con las características de la marca registrada, la cual debe ser correspondiente a la realidad comercial del producto que identifica, lo cual definitivamente no sucede con la marca ALTAMAR (Mixta) Clase 29 […]”[16]. Segundo cargo: “La Superintendencia no observó los criterios evaluativos que necesariamente se deben tener en cuenta para la demostración del uso serio, continuo y efectivo de una marca” 6.4.

Afirmó que “[…] (e)n nuestro caso, con las pruebas aportadas por ella, la sociedad ALTAMAR LTDA. no probó el uso real y efectivo de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29 y, sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, en directa inaplicación de los criterios normativos y jurisprudenciales andinos vigentes, resolvió declarar que la marca cuestionada se encontraba siendo usada en forma seria y efectiva, pese a que el acervo probatorio evidenciaba lo contrario. […] En efecto, las normas y la jurisprudencia andinas han sido inaplicadas en el presente acaso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo cual resulta relevante que a continuación explique los criterios inaplicados que ha esgrimido el Tribunal de Justicia Andino respecto al uso serio y efectivo de una marca […]”[17]. 6.5.

Añadió que “[…] (l)a marca ALTAMAR (Mixta) Clase 29, con certificado de Registro No. 284.671, fue concedida el 19 de agosto del 2004, por medio de la Resolución No. 19.600, con una vigencia hasta el 19 de agosto del 2014; la marca ALTAMAR (Mixta) Clase 29, es una de tipo compleja o mixta que contiene dos elementos, uno denominativo (una palabra) y uno gráfico (dos imágenes); la combinación de estos elementos en su conjunto, como una unidad integral, es la que genera una percepción al consumidor frente al producto que se identifica […]”[18]. 6.6.

Reiteró que “[…] (p)or lo tanto, visto lo anterior, los cambios sustanciales que se le realizaron a la marca ya registrada, afectan su identidad y su carácter distintivo, porque la degenera hasta el punto de convertirla en un signo diferente que haría necesario solicitar un nuevo registro para entenderse como válido y con plenos efectos […] El emplear exclusivamente la denominación ALTAMAR no transmite ningún tipo de concepto al consumidor y además hace entender que la marca sólo es denominativa, cuando es claro que en realidad el registro fue concedido para una marca mixta y no para una denominativa. […]”[19]. 6.7.

Finalmente sostuvo que “[…] (e)n consecuencia, si el signo usado en el mercado no mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, el titular respectivo habrá incurrido en los supuestos de hecho requeridos para que se le decrete la cancelación de su marca registrada, precisamente por no haberla dejado caer en desuso. […] De este modo, cuando se observan las exiguas representaciones que se incluyen en los folletos publicitarios de Comfandi, se evidencia claramente que el producto Langostino mediano por libra, camarón tigre pre cocido por libra, cabeza de tilapia a granel por libra, filetón de merluza a granel por libra, y Tilapia congelada a granel por libra, no cuentan con ninguna etiqueta que contenga la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29 tal cual como se encuentra registrada, pues en los pocos momentos en los que se hace mención a la denominación ALTAMAR, le es segregado y eliminado el elemento gráfico de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, que, como ya se mencionó es el elemento predominante y preponderante de la marca por su carácter evocativo, que transmite el conocimiento al consumidor sobre que dichos productos provienen del mar, son PESCADOS, PESCADOS CONGELADOS Y MARISCOS. […]”[20].

Tercer cargo: “Indebida valoración y análisis de los elementos que conforman la marca mixta a efectos de determinar su uso serio, efectivo y continuo en el mercado” 6.8. Sostuvo que “[…] (l)a misma Superintendencia de Industria y Comercio, expresó que la marca no estaba siendo usada como se encontraba registrada y que de las pruebas aportadas no todas conducían a demostrar el uso serio, efectivo y continúo de la marca ALTAMAR (MIXTA), CLASE 29 y sin embargo, declaró que la marca supuestamente estaba siendo usada. […]”[21]. 6.9.

Concluyo que “[…] (e)n el caso en particular, el dibujo del velero navegando por el mar es evocador de conceptos; no es una imagen abstracta o de arte moderno que genere interpretaciones subjetivas. Por el contrario, genera una única interpretación consistente en que los productos provienen del mar y son pescados por el velero que navega en la alta mar. […] Así las cosas, se concluye que con las modificaciones que hizo la sociedad ALTAMAR LTDA. en la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, sobre la exclusión del elemento gráfico (las imágenes del velero que navega en la alta mar), modificó la parte esencial o el detalle de la misma, cambió su carácter distintivo inicial, y por tanto ocasionó la caída en desuso de la marca verdaderamente registrada ante el registro de la Propiedad Industrial colombiano […]”[22].

Cuarto cargo: “Vulneración al acceso a la justicia, debido proceso, derecho de defensa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al no existir pronunciamiento alguno respecto de la totalidad de las pretensiones invocadas por el demandante” 6.10. Sostuvo que “[…] (e)l debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la carta política, que estipula que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; por lo tanto, las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio también deben respetar los derechos y aplicar la justicia de manera correcta. […]”[23]. 6.11.

Concluyó, en relación con lo anterior, que “[…] (l)a Superintendencia omitió seguir los procedimientos que se encuentran consagrados en la decisión Andina 486 del 2000, ya que no analizó que los productos que distingue la marca hayan sido efectivamente puestos en el comercio bajo esa marca tal como se encuentra registrada y también olvidó tener en cuenta que la cantidad de productos identificados con la marca tal cual como corresponde debe corresponder cantidad y el modo que corresponde a su naturaleza como producto de consumo masivo en el mercado. […] De otra parte, se enfatiza que mediante escrito se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29, se pidió como pretensión principal la cancelación total de la marca y también, de manera subsidiaria, se solicitó la cancelación parcial del Certificado de registro No. 284.671 correspondiente a la marca ALTAMAR (mixta), Clase 29 de modo que se excluyeran del registro aquellos productos que no fueran amparados por el uso efectivo de la marca.

Sin embargo, sobre el punto, la Superintendencia de Industria y Comercio omitió inexplicablemente pronunciarse de fondo, haciendo caso omiso a la pretensión subsidiaria invocada, por lo cual consideramos que existió vulneración al derecho del debido proceso y al derecho al acceso de justica de GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO S.A. GRALCO S.A., porque no hubo una “decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas”; y no se siguieron los “procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas”, por lo tanto no hubo una efectiva resolución del conflicto. […]”[24].

Quinto cargo: “Errada motivación en la decisión” 6.12. Indicó que “[…] (c)ómo se anticipó en el cargo anterior, el derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la constitución política de Colombia. Este derecho impone el deber de respetarlo en las actuaciones judiciales y en las actuaciones administrativas y, por esta razón, los actos administrativos que expiden las autoridades públicas deben siempre cumplir con los presupuestos de existencia y validez que el ordenamiento jurídico impone. […] Así las cosas, la falta de exposición de motivos en cualquier acto administrativo, vulneraría de manera flagrante el derecho al debido proceso, al impedirle al afectado con la decisión, conocer los motivos o argumentos que se adoptaron al momento de la decisión, cosa, pues, que imposibilita garantizar la transparencia en el ejercicio de la actividad pública […]”[25]. 6.13.

Aseveró que “[…] destacamos que ha habido una errada motivación o deficiente motivación en el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, al olvidar considerar los hechos y los argumentos traídos por GRALCO S.A. al proceso en cuestión. Es más, a mayor abundamiento, conviene destacar que el acervo probatorio aportado no llega ni siquiera a demostrar el uso parcial de la marca.

Por el contrario, lo que se colige del conjunto probatorio añadido al expediente, es precisamente que no se ha usado la marca ALTAMAR (Mixta), Clase 29 para ningún tipo de producto de la Clase 29, ya que, el material inidóneo, irrelevante e impertinente que se aportó al proceso fue el siguiente: […]”[26]. 6.14. Culminó sosteniendo que “[…] (l)os argumentos expuestos resultaban esenciales para el sentido de la decisión, pero la Superintendencia de Industria y Comercio no justificó el motivo para apartarse de la Decisión 486 del 2000, de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, el precedente vertical del H Consejo de Estado en torno al uso marcario y la prueba del mismo, por lo que incurrió en una falta de motivación cuando “(i) no da cuenta de los hechos y los argumentos traídos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisión (ii) no justifica el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse sobre ciertos temas o (iii) los despacha de manera insuficiente, bajo consideraciones retóricas o en conjeturas carentes de sustento probatorio o jurídico alguno”, lo que en términos generales significa que la falta de motivación es la “falta de análisis de los elementos de juicio relevantes debatidos en el transcurso del proceso” […]”[27].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[28] contestó la demanda[29] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 7.1. Señaló, sobre la indebida valoración probatoria del uso de la marca en cuestión, que “[…] (c)on respecto a la supuesta violación y errónea convicción del actor en el sentido de afirmar que no se probó el uso de la marca ALTAMAR (Mixta), conviene tener en cuenta que el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión Andina establece los supuestos para que la marca se entienda usada, así como las condiciones del uso para evitar la cancelación de la marca y, por su parte, el artículo 167 refiere que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro, al tiempo que, con la finalidad de demostrar la regularidad y cantidad de comercialización de los productos o servicios identificados con la marca, admite como medios probatorios las facturas comerciales, los documentos contables y las certificaciones de auditoría, entre otros. […] Ahora bien, resulta evidente que el uso de una marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un registro marcario, así se tiene que de conformidad con la normativa antes enunciada se entiende que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara se encuentran en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios, o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello. […]”[30]. 7.2.

Agregó que “[…] se evidenció de las pruebas allegadas al expediente administrativo que la marca ALTAMAR ha sido utilizada por la sociedad ALTAMAR LIMITADA, para distinguir productos tales como carnes, pescados, pescado congelado y mariscos, productos amparados en el certificado de registro No. 284.671, por lo que la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura de Propiedad Industrial de esta Superintendencia denegó la cancelación total o parcial de la marca objeto de trámite de cancelación. […] Es así como dicha Dirección encontró que la sociedad ALTAMAR LIMITADA demostró el uso serio y razonable de la marca ALTAMAR, dentro de los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, para comercializar los productos que ampara el mencionado certificado de registro. […]”[31]. 7.3.

Agregó, sobre la supuesta indebida valoración y análisis de los elementos que conforman la marca mixta para efectos de determinar el uso, que “[…] como bien se concluyó en dicho acto administrativo, se le ha dado a la marca registrada una utilización permitida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que, perfectamente, quedó en evidencia gracias al acervo probatorio allegado en su oportunidad por el titular del registro, pues el signo registrado, contrario a lo que siempre ha aseverado el demandante, NO ha sufrido modificaciones en sus elementos principales que le hayan alterado su carácter distintivo […]”[32]. 7.4.

Indicó, sobre la supuesta vulneración al acceso a la justicia, debido proceso, derecho de defensa por parte de la parte demandada que “[…] no es cierto que la Superintendencia hiciera caso omiso a la pretensión subsidiaria solicitada, esto es: La cancelación parcial del Certificado de registro No. 284.671, toda vez que, como claramente se advierte en la Resolución No. 27402 del 30 de abril de 2012, por medio de la cual se decide negar la cancelación solicitada por el accionante, si hay pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria, toda vez que una vez efectuadas las consideraciones pertinentes, la Dirección de Signos Distintivo puntualizó lo siguiente: […] "En conclusión, se tiene que la marca ALTAMAR ha sido utilizada por la sociedad ALTAMAR LIMITADA, para distinguir productos tales como carnes, pescado, pescado congelado y mariscos, productos amparados en el certificado de registro No. 284.671, por lo que la Dirección no cancelará total o parcialmente la marca objeto de trámite de cancelación" […]”[33]. 7.5.

Concluyó que “[…] (p)or todo lo expuesto, cabe concluir que los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos y, por el contrario, se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables en materia de registro marcario […]”[34]. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso[35], contestó la demanda[36] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Manifestó que “[…] (e)n este caso consideramos que lo que pretende el demandante es, que se diga con fuerza de verdad que hubo indebida valoración probatoria y no ausencia de la misma como anuncio en el título del apartado que estamos analizando. […] Ya en el caso concreto, observamos que el demandante dolosamente omite en su demanda hacer alusión a una prueba que en sí misma es fehaciente para demostrar el uso de la marca sin necesidad de otros documentos que la complementen y es el caso de la certificación del revisor fiscal de la firma ALTAMAR, Doctor Cesar Augusto Tulande, que a folios 7 y 8 de los anexos de la respuesta a la demanda de cancelación, certifica que la empresa ALTAMAR LTDA. en el periodo relevante de tres años anteriores a la solicitud de cancelación, esto es del 3 de diciembre de 2008 al 3 de diciembre de 2011 facturó productos de la marca ALTAMAR por valor de más de cinco mil trescientos millones de pesos o sea casi mil ochocientos millones anuales; esto es más que suficiente demostración de uso de marca para cualquier tipo de empresa más aun cuando el producto es de un valor promedio en ese momento de mil ochocientos pesos, esto quiere decir que las ventas anuales son de más o menos un millón de productos […]”[37]. 8.2.

Añadió que “[…] lo que subyace en la presente demanda es una insatisfacción del demandante con lo decidido legalmente y totalmente probado en el proceso administrativo y echa mano de las herramientas jurídicas para alargar un asunto que es absolutamente claro y diáfano para la ley y el derecho, pero lo peor es que omite relacionar cuestiones tan importantes como la prueba del revisor fiscal y en otras miente impunemente al decir que no existe siquiera pruebas indiciarias del uso de una etiqueta, además descalifica olímpicamente pruebas al decir que las certificaciones de terceros no tienen validez por no venir acompañadas de los registros contables que lo prueben, violentando así el buen nombre de los certificantes y el principio de la buena fe también de rango constitucional, que ellos tienen […]”[38]. 8.3.

Indicó que “[…] (e)n cuanto al USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA pretende burlonamente el demandante hacer ver como si las ventas de mi cliente fueran exiguas "si es que ha habido alguna bajo la marca efectivamente registrada" (folio 32 vto) y agrega que la Superintendencia confundió el concepto de "producto de consumo masivo" con el de "producto de venta ocasional" (mismo folio). […] Estas afirmaciones resultan injuriosas, es posible que mi cliente no alcance las ventas del demandante de este caso el GRUPO ALIMENTARIO GRALCO, pero si a perspectivas vamos, este es insignificante al pie de las ventas de grandes multinacionales, entonces por esto las ventas de GRALCO no son significativas en el mercado?. 1.800 millones de ventas anuales de hace tres años son suficientes para cualquier producto de consumo masivo de valor pequeño como es el caso de atún o el pescado, como se dijo puede rondar el millón de unidades anuales a los precios de esa fecha y quien venda un millón de unidades de lo que sea, así sean dulces, no puede considerarse un producto ocasional. […] Es cierto que dichas ventas pueden parecer pequeñas respecto a las ventas que nos imaginamos tiene el demandante cuyo indicio principal es la gran cantidad de procesos que ha iniciado en todo orden para tratar de bloquear a nuestro cliente, aun ante el conocimiento del uso de la marca en el mercado, lo que demanda esfuerzos económicos grandes, pero esta no puede ser la medida de la cantidad normal del producto en el mercado, pues repetimos, ellos son infinitamente pequeños frente a empresas de pesca de otras latitudes […]”[39].

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de agosto de 2015[40], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017,[41] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de agosto de 2019[42], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[43], llevó a cabo la audiencia inicial, el 16 de septiembre de 2019[44], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8[45] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[46] de 12 de marzo de 2019[47], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[48] son el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 27402 de 30 de abril de 2012[49], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 284.671 correspondiente a la marca mixta ALTAMAR, en la que se indicó: “[…] VALORACIÓN EN CONJUNTO Sea lo primero aclarar que el análisis y valoración de las pruebas se hace en conjunto y tendiente a determinar el uso real, efectivo, y continúo de la marca, y que para impedir que prospere el trámite de cancelación, la sociedad ALTAMAR LIMITADA, debe demostrar que se encuentra haciendo uso de manera seria y razonable dentro del tráfico mercantil de la marca ALTAMAR (mixta), amparada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y bajo el certificado de registro No. 284.671.

De conformidad con lo anterior, se tiene que la marca se encuentra registrada para distinguir los siguientes productos: “Productos tales como carnes, pescados, pescado congelado y mariscos" Respecto de las pruebas y el uso de la marca, el artículo 167 de la Decisión 486 establece: Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. Dicho lo anterior, encuentra la Dirección que la sociedad ALTAMAR LIMITADA demostró el uso serio, real, efectivo, continuo y razonable de la marca ALTAMAR, dentro de los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, para comercializar los productos que ampara el certificado de registro No. 284.671.

Lo anterior, por cuanto la certificación del contador público de la sociedad, las certificaciones de relaciones comerciales y las facturas de venta de los productos que ampara el registro, dan fe de la esmerada labor de comercialización que la sociedad titular del registro ha ejecutado durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poner al consumidor en contacto con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, se encuentra que en las facturas aparecen relacionados carnes, pescados y mariscos representados por la marca ALTAMAR, aunado a ello, los precios con que dichos productos son comercializados corresponden a la media del mercado, y por último, se estima que el uso ha sido probado, por cuanto la cantidad de consumidores (personas naturales y jurídicas) que han adquirido el producto es abundante, más aún, si se tiene en cuenta que la sociedad titular de la marca, vende sus productos a empresas que realizan sus negocios a través de grandes supermercados, lo que señala el contacto del producto con el consumidor.

Finalmente, el resto de material probatorio, esto es, folletos, etiquetas y papel membretado, solo terminan de reforzar las consideraciones previamente planteadas, pues de ellas se logra vislumbrar que la marca registrada es la misma con que la sociedad realiza la presentación de los productos comercializados y la forma en que dicha marca es colocada sobre el producto para que el consumidor logre identificarlo.

En conclusión, se tiene que la marca ALTAMAR ha sido utilizada por la sociedad ALTAMAR LIMITADA, para distinguir productos tales como carnes, pescados, pescado congelado y mariscos, productos amparados en el certificado de registro No. 284.671, por lo que la Dirección no cancelará total o parcialmente la marca objeto de trámite de cancelación. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro No. 284.671 correspondiente a la marca mixta ALTAMAR, registrada a nombre de la sociedad ALTAMAR LIMITADA., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Destacado de la Sala). 19.2. La Resolución núm. 68061 de 13 de noviembre de 2012[50], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27402 de 30 de abril de 2012, en la que se indicó: “[…] En este orden de ideas, al efectuar un estudio en conjunto de las pruebas, se pudo establecer que las mismas dan cuenta de la comercialización de pescados y mariscos, identificados con la marca ALTAMAR dentro del territorio Colombiano, de manera real, efectiva y continúa, dentro del periodo relevante a la presente acción, comprendido entre el 3 de diciembre de 2008 y el tres de diciembre de 2011, tal como se desprende de la certificación efectuada pop el Revisor Fiscal, las facturas expedidas por la sociedad titular del registro, las declaraciones de terceros y el material publicitario.

Además, se ha dado una utilización permitida por la legislación andina para demostrar el uso de la marca, pues el signo registrado no ha sufrido modificaciones en sus elementos principales que le hayan alterado su carácter distintivo. Así las cosas, esta Delegatura no encuentra motivos valederos para cambiar los planteamientos que fueron expuestos dentro de la resolución recurrida, especialmente aquellos que motivaron la cancelación parcial el registro. 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, se procederá a confirmar la Resolución No. 27402 de 30 de abril de 2012, mediante la cual se negó la cancelación del registro de la marca estudiada, con Certificado No. 284671. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27402 de 30 de abril de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. (Destacado de la Sala) El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1.

Si las resoluciones núms. 27402 de 30 de abril de 2012 y 68061 de 13 de noviembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca mixta ALTAMAR, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el artículo 29 de la Constitución Política. 20.2.

En este sentido, se analizará si procede la cancelación total o parcial por no uso del registro marcario mencionado supra, para lo cual se estudiará, en primer lugar, si la parte demandante demostró el uso de la marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue concedida en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 3 de diciembre de 2008 y el 3 de diciembre de 2011; y, en segundo lugar, sí se realizó una adecuada valoración probatoria por la parte demandada. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[51], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[52] de la Comisión de la Comunidad Andina[53].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[54] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[55] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[56]: “[…] 1.

Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. La carga de la prueba. 1.1. Como en el proceso interno se discute si procede la cancelación por no uso de la marca mixta ALTAMAR, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca.

Para el efecto se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] Oportunidad para adelantar el trámite 1.5. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca 1.6. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.7.

El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. La marca usada de una manera diferente en el mercado 1.8.

Como en el caso particular se discute la cancelación de una marca mixta, es decir, aquella compuesta por un elemento gráfico y otro denominativo, y además como se argumentó que el signo no fue usado tal y como fue registrado, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1.9. El párrafo tercero del Articulo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, sí se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso.

Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serian irrelevantes para el análisis del uso en el mercado.

Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.9.1. Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.

Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente del consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado.

Esto debe ser evaluado con gran cuidado. 1.9.2. Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Variación en la sílaba tónica: una variación en la silaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. b) Variación en las silabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. c) Variación en el orden de las vocales.

Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. d) Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. ii. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. iii.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcarlo. v. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. vi. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 1.10 Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma.

El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El Régimen probatorio. La carga de la prueba 1.11. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.12. El mismo Articulo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 1.13.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. […] 1.16. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca.

Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. […] 1.18. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. […] 1.23.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos anteriormente. 1.24.

De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. e) Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 1.25. De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta ALTAMAR es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia […]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 32. Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca.

Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa.[57] 33. Visto el inciso 4 del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 34. Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y, ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 35. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Marco normativo sobre régimen probatorio 36. Vistos el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564[58] de 12 de julio de 2012[59], en lo que no esté expresamente previsto; y el artículo 173 de la Ley 1564, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 37.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 38.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 39. Visto el artículo 176 ibídem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 40. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre los marcos normativos de la cancelación del registro marcario por no uso y sobre el régimen probatorio; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 41.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: |MARCA MIXTA ALTAMAR | | | | | | | | | |[60] | |Titular: Altamar Ltda. | |Certificado núm. 284671 | |Clase 29: “Productos tales como | |carnes, pescados, pescado congelados| |y mariscos” | 42. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso.

De los cargos primero, segundo, tercero y quinto referentes a la vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 43. La Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señala las características principales de la figura de la acción de cancelación por no uso, de conformidad con lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486: “[…] Oportunidad para adelantar el trámite 1.5.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca 1.6.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.7.

El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma […]”[61]. 44. En el caso sub examine, el trámite se inició a solicitud de parte, por la parte demandante oportunamente; y la marca cuestionada fue concedida el 19 de agosto de 2004 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación[62] ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca.

En consecuencia, restaría analizar si la marca fue usada durante los tres años consecutivos precedentes al 3 de diciembre de 2011, fecha en que se solicitó la cancelación, esto es, entre el 3 de diciembre de 2008 y el 3 de diciembre de 2011, que para efectos de esta sentencia es el periodo relevante del uso. 45. En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo relevante la marca mixta ALTAMAR con certificado de registro núm. 284671 fue usada manteniendo sus elementos esenciales, esto es, sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva; ii) si la marca mixta en cuestión fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, dentro del periodo relevante; y iii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al no cancelar de forma total el registro marcario.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso Primer requisito: uso de la marca manteniendo sus elementos esenciales 46. De conformidad con el acápite desarrollado supra sobre la cancelación de un registro marcario por no uso, es claro que no procederá la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponde a la marca, cuando el uso de la misma únicamente difiera en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 47.

En este sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, citando su propia jurisprudencia, al referirse al uso de la marca de manera diferente de la registrada indicó: “[…] 1.9. El párrafo tercero del Articulo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, sí se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso […]”[63].

(Destacado fuera de texto) 48. Para determinar si existe variación o modificación sustancial en una marca y que, en este sentido, se afecta su carácter distintivo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado una serie de criterios objetivos, partiendo de definir cuál es el elemento preponderante de la marca, es decir, aquel que le otorga distintividad.

Definido el elemento preponderante de la marca, el Tribunal de Justicia ha indicado los parámetros que se deben contemplar para definir si existe variación sustancial en esta, los cuales se exponen a continuación: “[…] Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.9.1.

Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es eI concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente del consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado.

Esto debe ser evaluado con gran cuidado. 1.9.2. Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Variación en la sílaba tónica: una variación en la silaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. b) Variación en las silabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. c) Variación en el orden de las vocales.

Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. d) Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. ii. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. iii.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcarlo. v. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. vi. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario […]”[64].

(Destacado fuera de texto) 49. Considerando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya expuestos, la Sala analizará a continuación el primer requisito, esto es, si la parte demandante demostró haber usado la marca mixta ALTAMAR, manteniendo sus elementos esenciales y sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva.

Se muestran a continuación la marca mixta registrada y el signo distintivo vinculado en las pruebas por la parte demandante: 50. Marca mixta ALTAMAR registrada y signo vinculado en las pruebas: |MARCA MIXTA ALTAMAR |SIGNOS VINCULADOS EN LAS | | |PRUEBAS[65] | | | | | |1. | | | | | | | | | | | | | | |2. ALTAMAR | 51. Sea lo primero señalar que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado en varias ocasiones que, no obstante, los criterios expuestos por su jurisprudencia para definir si la variación o modificación en la marca registrada es sustancial, también es necesario considerar las particularidades de cada caso. 52.

En este sentido, la Sala reconoce que por lo general el elemento nominativo de un signo mixto suele ser el preponderante en el signo mixto, comoquiera que las palabras causan un mayor impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

No obstante lo anterior, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico por aspectos como el tamaño, el color y otras características que generen mayor impacto en el consumidor. 53. Sobre este punto, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “[…] La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. Igualmente, el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […]”[66]. (Destacado fuera de texto) 54. De esta forma, la regla general indica que el elemento dominante de una marca mixta es el nominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos gráficos. 55.

En este sentido, la Sala observa que, en el presente caso, teniendo en cuenta el material probatorio, la marca mixta ALTAMAR fue utilizada en dos formas: 55.1. La primera forma, tal como fue registrada, esto es, bajo el signo mixto ALTAMAR, ya que de las pruebas allegadas al trámite administrativo, específicamente en las pruebas denominadas “Constancia de publicidad de la marca ALTAMAR, emitida por la sociedad CONFANDI”, “Folleto publicitario de la sociedad CONFANDI, donde aparecen publicados productos con la marca ALTAMAR”, “Etiqueta de la marca ALTAMAR NUGGETS DE PESCADO” y “Papelería membretada de la sociedad ALTAMAR”, se observa que la marca mixta ALTAMAR fue usada tal como fue registrada. 55.2.

La segunda forma, esto es, de forma exclusivamente nominativa, utilizando únicamente la palabra ALTAMAR sin su contexto gráfico, ya que, de las pruebas allegadas al trámite administrativo, se constata que en las “Facturas de venta de productos identificados con la marca ALTAMAR, desde el año 2008 hasta el 2011”, la marca mixta ALTAMAR fue usada únicamente en su aspecto denominativo. 56.

Al respecto, la Sala considera que, al usar la marca mixta ALTAMAR, únicamente por su contexto nominativo, no se presentan cambios sustanciales, por cuanto esta forma de uso no evidencia que se efectúen modificaciones sustanciales en la marca mixta ALTAMAR. 57. La modificación en la forma en que se usó la marca mixta ALTAMAR no es sustancial, por cuanto dicha forma de uso, no fue de tal entidad que pudiera cambiar la forma en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al suprimir el elemento gráfico, en consideración de la Sala, no se diluyen los elementos que le otorga distintividad. 58.

En conclusión, la marca mixta ALTAMAR, que la parte demandante sostiene se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada únicamente en su forma denominativa, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto; por lo tanto, la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486.

Segundo requisito: uso real y efectivo de la marca 59. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida para este caso, señaló lo siguiente respecto de la prueba del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en los artículos 165 a 167 de la Decisión 486: “[…] 1.11. La carga de Ia prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.12. El mismo Artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 1.13.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. […] 1.16. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca.

Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca […]”[67] (Destacado fuera del texto) 60.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular de la marca deberá demostrar con pruebas pertinentes y conducentes, que ofreció en el mercado los bienes o servicios identificados con la marca registrada. Asimismo, esta prueba va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde la comercialización del producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 61.

De conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley 1437 y 173 de la Ley 1564, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si entre el 3 de diciembre de 2008 y 3 de diciembre de 2011, la marca mixta ALTAMAR fue usada tal como lo prevé la norma comunitaria. 62.

Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos de los actos administrativos acusados, la Sala observa que las pruebas presentadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso[68] en el procedimiento administrativo ante la parte demandada en el trámite de la acción de cancelación por no uso, son conducentes, pertinentes y útiles, comoquiera que contienen información relativa al uso de la marca mixta ALTAMAR. 63.

En efecto, de las pruebas documentales valoradas en el trámite administrativo la Sala observa, lo siguiente: 63.1. De las pruebas tituladas “[…] (c)ertificación del Contador Público de la sociedad titular del registro, donde manifiesta que por la comercialización de productos con la marca ALTAMAR, dicha sociedad ha obtenido la suma de $5.815.302.934.[…]”, “[…] Certificación emitida por la sociedad Supertiendas Cañaveral S.A., donde el administrador de dicha sociedad manifiesta que la sociedad titular del registro les vendió productos en los años 2010 y 2011 […]” y “[…] Certificación emitida por la sociedad C.I GLOBALIZAR LTDA., donde hacen constar que desde 2008, la sociedad titular del registro es proveedora de los productos identificados con la marca ALTAMAR […]”, se observa que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en el periodo relevante efectuó operaciones comerciales de venta de productos identificados con la marca ALTAMAR, tal como certifican dos de sus compradores y un contador público. 63.2.

De las pruebas documentales denominadas “[…] (c)onstancia de publicidad de la marca ALTAMAR, emitida por la sociedad CONFANDI […]”, “[…] Folleto publicitario de la sociedad CONFANDI, donde aparecen publicados productos con la marca ALTAMAR […]”, “[…] Etiqueta de la marca ALTAMAR NUGGETS DE PESCADO […]” y “[…] Papelería membretada de la sociedad ALTAMAR […]”, se constatan una serie de ejemplos de cómo se promocionaba la marca mixta ALTAMAR frente al público consumidor y la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado; igualmente, las pruebas documentales, a pesar de que no demuestra el uso continuo dentro del periodo relevante, si demuestra la forma en que se presentan los productos que se identifican con la marca mixta ALTAMAR en el mercado.

Es importante resaltar que en estas pruebas la marca mixta se presenta tal como fue registrada. 63.3. De las pruebas documentales denominadas “[…] (f)acturas de venta de productos identificados con la marca ALTAMAR, desde el año 2008 hasta el 2011 […]”, se observan un total de 176 facturas de ventas, emitidas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, las cuales demuestran la comercialización de los productos identificados con la marca mixta ALTAMAR, ventas que abarcan la totalidad del periodo relevante. 64.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado a la marca mixta ALTAMAR, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que los productos identificados con la marca mixta ALTAMAR, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en este durante el periodo relevante. 65.

En virtud de lo anterior, para la Sala resulta claro que las pruebas aportadas demuestran que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como titular del registro de la marca mixta ALTAMAR, presentó pruebas de uso en el mercado del signo mixto, tal y como se expuso en el acápite anterior. 66. En suma, el tercero con interés directo en el resultado del proceso probó el uso real y efectivo de la marca mixta ALTAMAR con registro núm. 284671 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro de la citada marca no violó el artículo 167 de la Decisión 486. 67.

Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma los actos administrativos acusados, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. Del cargo cuarto, referente a la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política 68.

Por último, frente al presente cargo de violación, la Sala considera que, teniendo en cuenta todo lo expuesto y de la revisión de los antecedentes administrativos, la decisión de la parte demandada de no cancelar por no uso la marca mixta ALTAMAR se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario para llegar a la adopción de la decisión, razón por la cual no se encuentra violación alguna del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia atinente al cumplimiento del debido proceso.

Conclusión 69. La Sala estima que, en el presente asunto, el signo mixto que el tercero con interés directo en el resultado del proceso sostuvo haber usado en el mercado, no presenta variaciones ni modificaciones sustanciales que ocasionen una dilución del carácter distintivo de la marca mixta ALTAMAR registrada con núm. 284.671. 70. Derivado de lo anterior, la Sala considera que las pruebas valoradas por la parte demandada en el trámite administrativo, son pertinentes, conducente y útiles para demostrar el uso de la marca mixta referida. 71.

Asimismo, con fundamento en lo anterior, la Sala encontró que la parte demandada estudió y aplicó correctamente la norma andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para decidir la no cancelación total por no uso de la marca mixta ALTAMAR, identificada con núm. 284.671, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 72.

Finalmente, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en violación del artículo 29 de la Constitución Política, comoquiera que en el proceso se evidencia que se ciñó a los parámetros del ordenamiento jurídico comunitario y el debido proceso. 73. Como resultado de lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 con la expedición de los actos administrativos acusados, por cuanto se demostró en el proceso que el el tercero con interés directo en el resultado del proceso probó en debida forma el uso de la marca mixta ALTAMAR de manera real y efectiva en el mercado, y en la forma en como fue registrada, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 74.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala[69] denegará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 75. Visto el artículo 36565 numeral 8 de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 [3] Cfr. Folios 21 a 50 [4] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho./ Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídi] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [6] Mediante la cual se negó la cancelación total por no uso el registro de la marca mixta ALTAMAR, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Cfr. Folios 13 a 18 [7] Cfr. Folios 9 a 12 [8] Cfr. Folios 47 y 48 [9] “Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. [10] “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” [11] “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” [12] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [13] “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”. [14] Cfr. Folio 25 [15] Cfr. Folio 27 [16] Cfr. Folio 30 [17] Cfr. Folio 34 [18] Cfr. Folio 35 [19] Cfr. Folio 36 [20] Cfr. Folio 37 [21] Cfr. Folio 39 [22] Cfr. Folio 40 [23] Cfr. Folio 40 [24] Cfr. Folio 42 [25] Cfr. Folios 42 y 43 [26] Cfr. Folio 44 [27] Cfr. Folio 46 [28] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 88 [29] Cfr. Folios 75 a 87 [30] Cfr. Folios 81 y 82 [31] Cfr. Folio 83 [32] Cfr. Folio 86 [33] Cfr. Folio 86 [34] Ibidem. [35] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 160 [36] Cfr. Folios 146 a 159 [37] Cfr. Folio 150 [38] Cfr. Folio 156 [39] Cfr. Folio 221 [40] Cfr. Folios 170 y 171 [41] Cfr. Folios 189 a 202 [42] Cfr. Folios 225 a 227 [43] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [44] Cfr. Folios 238 a 253 [45] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [46] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [47] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [48] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [49] Cfr. Folios 13 a 18 [50] Cfr. Folios 9 a 12 [51] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [52] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; i) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; ii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iii) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y iv) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [53] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [54] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [55] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [56] Cfr. Folios 189 a 202 [57] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [58] Normativa aplicable según lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 625 de la Ley 1564: “[…] Artículo 625.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados: […] b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación […]”. [59] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [60] Tomado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, expediente núm. 3795420, certificado de registro núm. 284671, marca mixta ALTAMAR.

Consultado el 11 de septiembre de 2020 [61] Cfr. Folios 193 y 194. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 12 de junio de 2017, págs. 5 y 6 [62] Solicitud de cancelación de registro por no uso radicada el 3 de diciembre de 2011 [63] Cfr. Folio 195. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 12 de junio de 2017, pág. 7 [64] Cfr. Folios 196 y 197.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 12 de junio de 2017, págs. 8 y 9 [65] Las pruebas analizadas en el trámite administrativo, fueron las obrantes en el expediente administrativo identificado con el número 03- 079441. Documentos digitales consultados en el Sistema para la Propiedad Industrial de la parte demandada el 11 septiembre de 2020. [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 129-IP-2004 de 17 de noviembre de 2004.

Ver también: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 55-IP-2002 [67] Cfr. Folios 199 y 199. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 191-IP-2016 12 de junio de 2017, págs. 10 y 11 [68] Las pruebas analizadas en el trámite administrativo, fueron las obrantes en el expediente administrativo identificado con el número 03- 079441.

Documentos digitales consultados en el Sistema para la Propiedad Industrial de la parte demandada el 11 septiembre de 2020 en la página web: “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=63735457950066 7843”. [69] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.