11001-03-24-000-2013-00451-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2013-00451-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-09-24

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Marilan Alimentos S/A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa MARYLAND que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” porque, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca nominativa MARYLAND en relación con “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “galletas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las “galletas” y los “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa MARYLAND con registro núm. 175573, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo de los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso sustituible entre los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”. Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma el acto administrativo acusado, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166,167 y 170 de la Decisión 486.Conclusión La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 por cuanto: i) se encontró que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas; ii) se demostró que el tercero con interés directo en el resultado del proceso autorizó a Eurolatin Traders Colombia S.A.S. para la comercialización de los productos de la marca nominativa MARYLAND en Colombia; iii) Eurolatin Traders Colombia S.A.S. autorizado por el titular de la marca MARYLAND con registro marcario núm. 175573 la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano para identificar “galletas” durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de la solicitud de cancelación por no uso, esto es, entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de mayo de 2012; y iv) se encontró que entre los productos no usados y el que se demostró su uso, existe conexidad por lo que no procede la cancelación parcial del registro marcario.CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO - Marco normativo / PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE - Aplicación / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN DE MARCA - Oportunidad probatoria / RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - Presentación de medios probatorios / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAConsiderando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar si es posible presentar medios probatorios junto con el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo. Ahora bien, como se indicó en acápite supra, en el recurso de apelación presentado en el procedimiento administrativo el recurrente cuenta con la posibilidad de relacionar las pruebas que pretenda hacer valer. La Sala considera que esto se debe a la importancia de ofrecerle a quien va a resolver el recurso de apelación todos los elementos para adoptar la decisión final y para esclarecer mejor los fundamentos de su decisión. Corolario de lo anterior esta Sección ha considerado que “[…] existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria […]”.Lo anterior permite colegir que, el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 es la oportunidad prevista en la norma comunitaria, siendo el procedimiento administrativo un momento procedimental diferente, donde se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo. En ese sentido, la Sala considera que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas y, en ese sentido, la parte demandada no vulneró ni el artículo 170 de la Decisión 486 ni el artículo 29 de la Constitución Política.OPORTUNIDAD PROBATORIA PARA QUE EL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO PRESENTE PRUEBAS AL MOMENTO DE CONTESTAR LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – No procede respecto de la marca nominativa MARYLAND porque a pesar de no haber sido probado su uso real y efectivo de los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso sustituible entre los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa MARYLAND que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” porque, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor.

En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca nominativa MARYLAND en relación con “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “galletas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las “galletas” y los “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.

Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa MARYLAND con registro núm. 175573, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo de los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso sustituible entre los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”.

Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma el acto administrativo acusado, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166,167 y 170 de la Decisión 486.Conclusión La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 por cuanto: i) se encontró que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas; ii) se demostró que el tercero con interés directo en el resultado del proceso autorizó a Eurolatin Traders Colombia S.A.S. para la comercialización de los productos de la marca nominativa MARYLAND en Colombia; iii) Eurolatin Traders Colombia S.A.S. autorizado por el titular de la marca MARYLAND con registro marcario núm. 175573 la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano para identificar “galletas” durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de la solicitud de cancelación por no uso, esto es, entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de mayo de 2012; y iv) se encontró que entre los productos no usados y el que se demostró su uso, existe conexidad por lo que no procede la cancelación parcial del registro marcario.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo / PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE – Aplicación / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN DE MARCA – Oportunidad probatoria / RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – Presentación de medios probatorios / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar si es posible presentar medios probatorios junto con el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo.

Ahora bien, como se indicó en acápite supra, en el recurso de apelación presentado en el procedimiento administrativo el recurrente cuenta con la posibilidad de relacionar las pruebas que pretenda hacer valer. La Sala considera que esto se debe a la importancia de ofrecerle a quien va a resolver el recurso de apelación todos los elementos para adoptar la decisión final y para esclarecer mejor los fundamentos de su decisión. Corolario de lo anterior esta Sección ha considerado que “[…] existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria […]”.Lo anterior permite colegir que, el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 es la oportunidad prevista en la norma comunitaria, siendo el procedimiento administrativo un momento procedimental diferente, donde se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo.

En ese sentido, la Sala considera que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas y, en ese sentido, la parte demandada no vulneró ni el artículo 170 de la Decisión 486 ni el artículo 29 de la Constitución Política.

OPORTUNIDAD PROBATORIA PARA QUE EL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO PRESENTE PRUEBAS AL MOMENTO DE CONTESTAR LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 170 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00451-00 Actor: MARILAN ALIMENTOS S/A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Cancelación por falta de uso de un registro marcario.

Uso real y efectivo de la marca SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Marilan Alimentos S/A contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 10887 de 18 de marzo de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Marilan Alimentos S/A, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 10887 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”[6], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar por no uso de manera total, o en subsidio, de manera parcial, el registro de la marca nominativa MARYLAND para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Burton’s Foods Limited, en adelante el tercero con interés en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó se reconozcan las siguientes pretensiones[7]: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de la siguiente Resolución: (i) Resolución Nº 10.887 de 18 de marzo de 2013, por medio de la cual la SIC revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 56863 de 27 de septiembre de 2012, y por lo tanto, negó la cancelación de la marca MARYLAND con certificado de Registro N° 175573, clase 30, de titularidad de la sociedad Burton's Foods Limited. 2.1.

Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del Derecho, que se sirva ordenar, conforme a lo señalado en el Artículo Nº 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, la cancelación total por falta de uso de la marca MARYLAND (nominativa), en clase 30, Certificado Nº 175.573 de Burton’s Foods Limited. 2.2.

Subsidiariamente, en caso de que el Honorable Consejo de Estado considere que el titular demostró el uso de la marca sólo respecto de algunos productos amparados por su registro se cancele parcialmente el registro de la marca MARYLAND (nominativa), en clase 30, Certificado Nº 175.573. 2.3. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.5.

(sic) Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código Contencioso Administrativo. […]”. Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Solicitó, el 17 de mayo de 2012, la cancelación por falta de uso de la marca nominativa MARYLAND, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 2.

La referida solicitud fue admitida el 24 de mayo de 2014, mediante oficio núm. 8674, respecto de la cual se pronunció el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 56863 de 27 de septiembre de 2012, canceló totalmente el registro de la marca nominativa MARYLAND. 4.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 56863 del 27 de septiembre de 2012. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10887 de 18 de marzo de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 56863 de 27 de septiembre de 2012 y, en consecuencia, negó la cancelación por falta de uso de la marca nominativa MARYLAND, con certificado de registro núm. 175573 que distingue productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165[8], 166[9], 167[10], 168[11] y 170[12] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[13], en adelante Decisión 486, así como la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Indicó que la parte demandada se equivocó al valorar la prueba porque “[…] Según el contrato de distribución aportado por la sociedad Burton´s Foods, la marca MARYLAND es usada por la sociedad Tudor Rose.

Al respecto debemos mencionar que es válido el uso que se haga de una marca por un licenciatario o un tercero diferente al titular de la misma, siempre que cuente con la debida autorización del titular correspondiente registro (sic), según lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486. En ese sentido, las pruebas deben ser analizadas teniendo en cuenta que el uso de la marca MARYLAND en Colombia se hace a través de una persona distinta al titular del registro y en concordancia con las condiciones del Código de Procedimiento Civil […]”[14]. 2.

En ese orden, precisó que “[…] En relación con la cantidad y el volumen de los productos que se comercializaron con la marca MARYLAND, encontramos, por una parte, un documento donde constan las ventas de TUDOR ROSE INTERNATIONAL realizadas en los años 2011 y 2012, por sólo 400 unidades de productos, en Colombia y en ningún otro país de la Comunidad Andina.

Ahora bien, al momento de analizar dicha prueba, es claro que (i) no se menciona expresamente la marca MARYLAND y (ii) no se aportan datos relacionados con esas cifras que soportan dicha comercialización de 400 cajas, por lo que no se sabe si todas corresponden a la exclusiva comercialización de productos identificados con la marca MARYLAND […]”[15]. 3.

En el mismo sentido, resaltó que “[…] en relación con las 11 facturas aportadas por la sociedad Burton´s Foods, la SIC erró al hacer el estudio de éstas, debido a que realizó la sumatoria de todas las facturas incluyendo productos que no corresponden a la marca MARYLAND, marca objeto de la cancelación […]”[16]. 4. Arguyó que “[…] que dentro de las facturas aportadas por la sociedad Burton´s Foods hay 2 que se repiten (Facturas N° 005 y 004), y hay una que no tiene fecha de expedición por lo que éstas deben ser rechazadas de plano […]”[17]. 5.

De esta manera afirmó que la parte demandada no valoró de manera adecuada las pruebas obrantes en el procedimiento administrativo, por cuanto “[…] la sociedad Burton´s Foods por intermedio de la sociedad autorizada vende solamente galletas bajo la marca MARYLAND, ésta última, no demostró un uso serio, continuo y efectivo de esta marca dentro del territorio colombiano, o dentro de alguno de los países miembros […]”[18]. 6.

Asimismo, indicó que la parte demandada se equivocó al considerar que “[…] (i), El monto de las ventas evidenciado por el titular es $15.514.928, cuando en realidad solamente se probaron ventas de producto con la marca MARYLAND por $2.442.082 y que (ii) durante un lapso de tres 3 años (desde el 17 de mayo de 2009 al 17 de mayo de 2012) las ventas por $ 2.442.082, no pueden evidenciar un uso real y efectivo de la marca.

Por lo que cada año las ventas serían de aproximadamente de $ 814.027 y, por mes, de tan solo $ 67.835. […]”[19]. 7. Afirmó, en ese sentido, que “[…] no puede considerarse que ventas por un monto cercano a los $2.442.082, en un periodo de tres (3) años, sean suficientes para acreditar el uso real y efectivo de la marca MARYLAND, Cert.

Nº 175.573 […]” y agregó que “[…] así se determinara que la marca está siendo utilizada en el mercado colombiano, no es cierto que está siendo utilizada para todos los productos para la cual ésta fue concedida (Chocolates, preparaciones hechas de cereales; pan; galletas, ponqués, bizcochos, confitería."), pues con las pruebas aportadas, se evidencia que los productos identificados con la marca MARYLAND, solo identifican GALLETAS y no los demás productos para la cual fue concedida la marca en Colombia. […]”[20].

Segundo cargo: Violación del artículo 170 de la Decisión 486 y del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 8. Precisó, en relación con la vulneración del artículo 170 de la Decisión 486, que la parte demandada erró al expedir el acto administrativo acusado, toda vez que “[…] de forma extemporánea (por fuera del término de 60 días previsto para ello en el artículo 170 de la Decisión 486), la sociedad Burton's Foods junto con el recurso de apelación presentó nuevas pruebas, […] que no debieron ser valoradas por el Delegado para la Propiedad Industrial dada su extemporalidad, y porque no complementaban o perfeccionaban las pruebas aportadas inicialmente por el titular de la marca en la respuesta a la acción de cancelación […]”[21]. 9.

Concluyó que “[…] el material probatorio aportado en la vía gubernativa, no logró complementar satisfactoriamente el material aportado con la contestación de la acción de cancelación, ya que las propuestas, no evidencian de forma tangible la comercialización real y efectiva de la marca MARYLAND objeto de análisis dentro del ámbito territorial de la Comunidad Andina, más específicamente en Colombia […]”[22].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[23] contestó la demanda[24] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Manifestó que de la valoración de las pruebas obrantes en el procedimiento administrativo se puede “[…] concluir acertadamente que BURTON´S había usado real, seria, continua y efectivamente la marca MARYLAND dentro del periodo objeto de verificación, esto es, dentro del periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2009 al 17 de mayo de 2012 […]”, indicando para el efecto que “[…] una suma de facturas emitidas dentro del periodo relevante, con la que se demuestra la efectiva puesta en el mercado del signo MARYLAND, por un monto de $15.514.928 millones de pesos, y en cantidad equivalente a 5.314 paquetes, con lo que evidentemente se prueba el uso efectivo de la mencionada marca por parte de la sociedad autorizada por BURTON´S […]”[25]. 2.

En ese sentido indicó que se “[…] debe tener en cuenta que dentro del periodo especifico cubierto por las facturas, esto es del 7 de septiembre de 2011 al 6 de marzo de 2011, se reportaron ventas por valor de $15.514.923 por concepto de productos de confitería, específicamente galletas y preparaciones hechas con cereales y adición de chocolates, las cuales son importadas al país desde Inglaterra con las referencias MARYLAND CHOC CHIP HAEZLNUT, MARYLAND DOUBLE CHOC COOKIES, MARYLAND CHOC CHIP COCONUT y MARYLAND TRADICIONAL COOKIES por lo que su costo de venta es superior al de un producto de confitería de origen nacional […]”[26].

Oposición al cargo de violación del artículo 170 de la Decisión 486 y del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 3. Sostuvo que “[…] si bien la norma comunitaria tiene una aplicación prevalente respecto de aquellas que componen el derecho interno, no se puede pasar por alto que éstas últimas pueden aplicarse como complemento indispensable de aquellas, en los casos en que no le sean contrarias o que regulen aspectos no desarrollados por el legislador comunitario, como sería el caso de las normas que desarrollan el ejercicio de la vía gubernativa como garantía fundamental del ejercicio de los derechos de defensa y contradicción señalado en nuestra Carta Política, cuyo alcance también ha sido definida por los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito Colombia y como la Decisión 486 de 2000 hacen parte del bloque de constitucionalidad […]”[27]. 4.

En ese mismo sentido preciso que “[…] que al no regular la norma supranacional el derecho de controvertir la decisión adoptada por las Oficinas Nacionales Competentes, es evidente que, en lo que refiere a nuestro ordenamiento, resulta forzoso aplicar las disposiciones que al respecto consagra el Código Contencioso Administrativo (vigente para la época), es decir, aquellas que desarrollan la vía gubernativa, pues como se mencionó, en lo que se refiere a tal oportunidad procesal la norma supranacional guarda absoluto silencio […]”[28]. 5.

Así concluyó que “[…] una interpretación sistemática de los artículos 50, 51, 52, 57 y 59 del Código Contencioso Administrativo, permite colegir que BURTON´S podía solicitar o presentar pruebas con su escrito contentivo de los recursos en la vía gubernativa y que para la SIC era forzoso estudiarlas en el acto administrativo que resolviera el recurso, luego entonces no puede hablarse de una violación a los artículos 170 de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política […]”[29]. 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal. Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de noviembre de 2014[30], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 495-IP-2015 de 23 de junio de 2016[31], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”;

“[…] 2. No procede la interpretación del Artículo 168 de la citada normativa por no resultar pertinente, pues el derecho preferente al registro no fue materia de la controversia discutida ante la Corte consultante […]”; “[…] 3. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículo 165, 166, 167 y 170 de la Comisión de la Comunidad Andina […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 12 de abril de 2019[32], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, atendiendo a que se encontraba vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial[33].

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[34], llevó a cabo la audiencia inicial, el 29 de abril de 2019[35], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos. 15.

Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 495-IP-2015 de 23 de junio de 2016; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el principio de complemento indispensable; ix) marco normativo sobre la oportunidad probatoria para que el titular del registro marcario presente pruebas al momento de contestar la solicitud de cancelación; x) el marco normativo sobre la posibilidad de solicitar pruebas en el recurso de apelación en el procedimiento administrativo; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[36] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[37] de 12 de marzo de 2019[38], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los tramites inherentes al proceso de que trata este asunto, y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19.

El acto administrativo acusado[39] es el siguiente: 1. La Resolución núm. 10887 de 18 de marzo de 2013[40], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 56863 de 27 de septiembre de 2012 y, en su lugar, negó la cancelación por no uso de la marca nominativa MARYLAND; en la que se indicó: “[…] Es de importancia tener de presente que las pruebas de uso de la marca deben ser tendientes a demostrar precisamente el uso de aquella, mediante los elementos probatorios que el titular considere como relevantes a tal fin, siendo estos facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, entre otros, que permitan observar la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. En primer lugar, y en relación con la copia simple de la Resolución 2011006572, expedida el día 11 de marzo de 2011, mediante la cual se concede a la sociedad Eurolatin Traders Colombia S.A.S., distribuidora de los productos identificados con la marca MARYLAND en Colombia, el registro sanitario para importar y vender, entre otros, los productos MARYLAND, fabricados por la sociedad Burton’s Foods, es de anotar que el documento expedido por el Invima es un requisito previo para la comercialización del producto, pero no significa que con este permiso, el consumidor tuvo contacto directo con el producto, lo reconoce y lo adquiere.

Es un trámite hecho por el titular de la marca para su propio beneficio, y que si bien lo hace una entidad administrativa con funciones de vigilancia, ella no puede determinar - como tampoco lo hace el documento por ella expedido - que a marca se encuentra de manera real y efectiva en el comercio. Ahora, se observa que en el conjunto probatorio se encuentran, en primer lugar, una suma de facturas emitidas dentro del periodo relevante, esto es, desde el 17 de mayo de 2009 al 17 de mayo de 2012, mediante las cuales se demuestra la efectiva puesta en el mercado del signo MARYLAND, a través de la sociedad autorizada para su comercialización en Colombia, Eurolatin Traders Colombia S.A.S., por un monto de $15.514.928 millones de pesos, y un equivalente en cantidad a 5.314 paquetes, elementos que son un reflejo del uso efectivo de la marca por parte de su titular dentro del mercado pertinente.

En relación con las condicione (sic) de uso de la marca en el mercado relevante, el Tribunal Andino ha expuesto lo siguiente: ‘Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.’ (Proceso 17-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Referido lo anterior, es de anotar que dentro del periodo específico cubierto por las facturas, esto es del 7 de septiembre de 2011 a 6 de marzo de 2011, se presentaron montos de venta por el valor de $15.514.928 millones de pesos por productos de confitería, específicamente galletas y preparaciones hechas con cereales y adición de chocolates, las cuales provienen de Inglaterra, identificadas por las referencias MARYLAND CHOC CHIP HAZELNUT, MARYLAND DOUBLE CHOC COOKIE, MARYLAND CHOC CHIP COCONUT y MARYLAND TRADICIONAL COOKIES, por lo que su costo de venta es superior al de un producto de confitería de producción nacional.

Así mismo, teniendo en cuenta la factura de venta emitida por Tudor Rose International Limited a favor de Eurolatin Traders Colombia S.A.S., por el concepto de 200 cajas de productos MARYLAND, así como los documentos de propuesta comercial a varios supermercados de cadena, es posible observar un uso real y efectivo en el mercado colombiano de la marca MARYLAND en condiciones acordes con la legislación andina en lo relativo a cantidad y volumen de bienes comercializados.

Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia ‘se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros’. 3. Conclusión Según las consideraciones anteriores, este Despacho encuentra que está plenamente probada la comercialización directa y efectiva de chocolates, preparaciones hechas de cereales; pan; galletas, ponqués, bizcochos, y confitería, productos comprendidos en la clase 30 Internacional mediante el signo MARYLAND, así como sobre las modalidades bajo las que se efectúa la comercialización. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 56863 de 27 de septiembre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar la cancelación de la marca MARYLAND con Certificado de Registro N° 175573, clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Burton's Foods Limited. […]” (Destacado fuera del texto). El problema jurídico 20. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, corresponde determinar: 21.

Si la Resolución núm. 10887 de 18 de marzo de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la solicitud de cancelación por no uso del registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, que identifica “chocolates, preparaciones hechas de cereales; pan; galletas, ponqués, bizcochos, confitería”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486. 22.

En este sentido, se analizará: i) si el tercero con interés directo en el resultado del proceso, demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa MARYLAND para identificar todos y/o algunos de los productos amparados por el registro núm. 175.573 en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo de tiempo relevante comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por no uso y tres años previos, es decir, desde el 17 de mayo de 2009 hasta el 17 de mayo de 2012; y ii) si la parte demandada violó o no el debido proceso al incumplir con las etapas y formalidades establecidas en la normativa aplicable. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[41], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[42] de la Comisión de la Comunidad Andina[43].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[45] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 495-IP-2015 de 23 de junio de 2016 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello, La prueba de uso de una marca. 1.1. En vista de que en el proceso interno la demandante interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca denominada MARYLAND, inscrita bajo el certificado No. 175573 para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486. […] a) Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […] 1.8.

En atención a lo expuesto, la Corte consultante debe determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, MARYLAND (denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Asimismo, debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. La Corte consultante debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación. 2.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.2.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 2.3.

En atención a lo expuesto, la Corte consultante deberá establecer si la marca MARYLAND (denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. 3.

Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación) 3.1. En el presente caso, la parte demandante alega que Burton’s Foods Limited, en su recurso de apelación, adjuntó nuevas pruebas que no debieron ser valoradas por la SIC dado que su presentación era extemporánea (fuera del plazo de 60 días establecido en el Artículo 170 de la Decisión 486). 3.2.

Por su parte, la entidad demandada, la SIC, alegó que de una interpretación sistemática de las normas internas, las cuales pueden ser aplicadas como complemento indispensable de las normativa comunitaria andina, Burton’s Foods Limited podía solicitar o presentar pruebas conjuntamente con su recurso impugnativo, por lo que no se contravino lo señalado en el Artículo 170 de la Decisión 486. 3.3.

Como puede apreciarse, lo que cuestiona la parte demandante es la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso de apelación. […] 3.5. El Artículo 170 de la Decisión 486 establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersone y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas posteriores etapas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo […]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso 1. Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 2.

Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 3.

Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 4. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Principio de complemento indispensable 5. Los Estados Miembros[46], como titulares soberanos de sus competencias, comprometidos en el proceso de integración subregional andino, le han atribuido algunas de ellas, en determinadas materias, a la organización internacional[47], en virtud del tratado constitutivo y de los acuerdos y los protocolos que lo modifican. 6.

En este sentido, todas aquellas competencias que no han sido atribuidas siguen siendo de dominio reservado de los Estados y solamente pueden ser ejercidas soberanamente por ellos; mientras que las otras, al haber sido transferidas van a ser ejercidas funcionalmente por la organización internacional a través de sus órganos e instituciones. 7.

No obstante, dentro de este marco estructural, se tienen las denominadas competencias concurrentes, las cuales pueden ser ejercidas, en algunas materias, tanto por la organización internacional como por los Estados, cuando así lo establecen los órganos o instituciones de la organización o no se regulen o desarrollen, de acuerdo con las condiciones y límites del derecho comunitario andino. 8.

En este orden de ideas, los Estados Miembros, como titulares soberanos de las competencias, tienen la capacidad de regular en su ordenamiento jurídico interno todos aquellos asuntos que no estén desarrollados en la normativa comunitaria andina. 9. Es así como, en materia de propiedad industrial, la Decisión 486, en su artículo 276[48], establece que los asuntos no comprendidos en la normativa de la Comunidad Andina, serán regulados por las normas internas de los Estados Miembros. 10.

En relación con este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes parámetros que regulan su aplicación[49]: i) no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario; ii) los Estados Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta aplicación; y iii) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Estados Miembros el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, le corresponde a los Estados su implementación, sin que se pueda establecer exigencias, requisitos adicionales o construir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o restrinjan aspectos esenciales. 11.

De esta forma, la normativa creada por el órgano internacional en razón de esta transferencia de competencias, es prevalente respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Miembros[50]. Marco normativo sobre la oportunidad probatoria para que el titular del registro marcario presente pruebas al momento de contestar la solicitud de cancelación 12.

Visto el artículo 170 de la Decisión 486, recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. 13. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. Marco normativo sobre la posibilidad de solicitar pruebas en el recurso de apelación en el procedimiento administrativo 34.

Vistos el numeral 3.° del artículo 52[51] y el artículo 56[52] del Código Contencioso Administrativo, sobre los requisitos de los recursos y su trámite, establecen, por un lado, que es procedente presentar solicitudes probatorias con el recurso de apelación y, por el otro, que podrán decretarse de oficio aquellas pruebas que se consideren necesarias.

Análisis del caso concreto 35. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario no uso, el principio de complemento indispensable, el marco normativo sobre la oportunidad probatoria para que el titular del registro marcario presente pruebas al momento de contestar la solicitud de cancelación y el marco normativo sobre la posibilidad de solicitar pruebas en el recurso de apelación en el procedimiento administrativo; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos indicados supra.

Cargo de nulidad por la violación de los artículos 170 de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política 36. Por un lado, la parte demandante manifiesta que las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso no debieron ser valoradas por la parte demandada, comoquiera que se presentaron por fuera de la oportunidad prevista en el artículo 170 de la Decisión 486 y, en ese sentido, fueron extemporáneas. 37.

Y, por el otro, la parte demandada aduce que, de una interpretación sistemática de las normas internas, era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentará pruebas junto con el recurso de apelación, en virtud del principio de complemento indispensable de la norma comunitaria andina. 38. La Sala observa que el artículo 170 de la Decisión 486, en el marco de un procedimiento administrativo de cancelación de registro marcario por no uso, regula la oportunidad probatoria para que el titular del registro marcario presente pruebas al momento de contestar la solicitud de cancelación, pero no regula la posibilidad de solicitar pruebas durante la interposición de recursos. 39.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial[53], señaló al respecto: “[…] el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula actividad probatoria en los procedimientos recursivos, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso […]” (Destacado fuera del texto). 40.

Considerando que existen asuntos que no han sido desarrollados por la normativa comunitaria andina; la Sala, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicará la norma interna con el fin de determinar si es posible presentar medios probatorios junto con el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo. 41.

Corolario de lo anterior esta Sección[54] ha considerado que “[…] existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del C.C.A., pues ésta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria […]”. 44.

Lo anterior permite colegir que, el término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 es la oportunidad prevista en la norma comunitaria, siendo el procedimiento administrativo un momento procedimental diferente, donde se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo. 45. En ese sentido, la Sala considera que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas y, en ese sentido, la parte demandada no vulneró ni el artículo 170 de la Decisión 486 ni el artículo 29 de la Constitución Política.

La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. 48. En el caso sub examine, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud de la parte demandante el 17 de mayo de 2012; y la marca había sido concedida el 21 de marzo de 1995 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. 49.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo de tiempo relevante, esto es, entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de mayo de 2012, que corresponde a los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación; la marca nominativa MARYLAND con certificado de registro núm. 175573 fue usada de manera real y efectiva por el tercero con interés directo en el resultado del proceso o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; y ii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la normativa comunitaria andina al negar la cancelación del registro.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso Uso real y efectivo de la marca 50. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida para este caso, señaló lo siguiente respecto de la prueba del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en los artículos 165 a 170 de la Decisión 486: “[…] El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […]”[56] (Destacado fuera del texto). 14. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa[57]. 15.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos y/o servicios que idéntica la marca fueron prestados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto o servicio, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 16.

De conformidad con los artículos 211 y 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso real y efectivo de la marca nominativa MARYLAND, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante. 17.

Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos del acto administrativo acusado, la Sala observa que las pruebas presentadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo ante la parte demandada en el trámite de la acción de cancelación por no uso, fueron las siguientes: 1. Copia traducida legalmente del idioma inglés al castellano del contrato denominado “ACUERDO COMERCIAL” celebrado entre el tercero con interés directo en el resultado del proceso y Tudor Rose International Limited, por medio del cual autoriza a este último a comercializar productos identificados con la marca nominativa MARYLAND en la República de Colombia[58]. 2.

Resolución núm. 2001006572 de 11 de marzo de 2011, “Por la cual se concede un Registro Sanitario”, expedida por la Subdirectora de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, mediante la cual se concede a Eurolatin Traders Colombia S.A.S. el registro sanitario para importar y vender productos fabricados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, así: i) “MARYLAND TRADICIONAL CHOCOLATE COOKIES – GALLETAS TRADICIONALES MARYLAND CON TROCITOS DE CHOCOLATE”; ii) “MARYLAND CHOCOLATE CHIPS AND NUTS COOKIES – GALLETAS MARYLAND CON TROCITOS DE CHOCOLATE Y NUEZ; iii) “MARYLAND CHOCOLATE CHIPS COOKIES – GALLETAS MARYLAND DE TROCITOS DOBLES DE CHOCOLATE”; y iv) “MARYLAND CHOCOLATE CHIPS AND COCONUT COOKIES – GALLETAS MARYLAND CON TROCITOS DE CHOCOLATE Y COCO” [59]. 3.

Copia de la factura de venta núm. 28718Y26 de 16 de junio de 2011 expedida por Todur Rose International Limited, en la que aparece la venta a Eurolatin Traders Colombia S.A.S.[60] de 200 cajas[61] de los siguientes productos: i) Maryland Choc Chip Hazelnut, ii) Maryland Double Choc Cookie; iii) Maryland Double Choc Chip Cocont; y iv) Maryland Traditional Cookie. 4.

Copia de once (11) facturas de compraventa expedidas por Eurolatin Traders Colombia S.A.S., entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, en donde consta la venta efectiva de los productos, así: i) Maryland Choc Chip Hazelnut, ii) Maryland Double Choc Cookie; iii) Maryland Double Choc Chip Cocont; y iv) Maryland Traditional Cookie, a diferentes personas naturales y jurídicas[62], por un valor de dos millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta y dos mil pesos ($2.409.682). 5.

Copia de la oferta realizada por Eurolatin Traders Colombia S.A.S. a Súper Tiendas y Droguerías Olímpica, regional Bogotá[63], para la venta de galletas marca MARYLAND[64]. 6. Copia de la oferta realizada por Eurolatin Traders Colombia S.A.S. a Mercados Romi S.A.[65], para la venta de las galletas marca MARYLAND[66]. 7. Copia de la oferta realizada por Eurolatin Traders Colombia S.A.S. a Cooratiendas[67], para la venta de las galletas marca MARYLAND [68]. 8.

Copia de la oferta realizada por Eurolatin Traders Colombia S.A.S. a Colsubsidio[69], para la venta de las galletas marca MARYLAND [70]. 51. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial indicó, por un lado, que la prueba del uso de la marca se encuentra a cargo del tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso y, por el otro, que el uso de la misma se puede acreditar a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada.

En efecto consideró: “[…] 1.5. La marca usada por licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en cuanto al segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente: a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no sede las facultades del uso exclusivo de la marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo de la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución […]”[71] (Destacado fuera del texto). 52. Esta Sección[72] sobre la simple autorización para la utilización de la marca en el mercado, ha señalado: “[…] Empero, cuando la comercialización de los bienes y servicios identificados con una marca se realice a través de concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes autorizados o cualquier otra figura similar, la prueba del uso resulta igualmente exigible, sin necesidad de que exista un contrato formalmente celebrado y debidamente registrado ante la autoridad competente, bastando tan sólo que la existencia del vínculo negocial pueda deducirse per facta concludentia con fundamento en las pruebas aportadas.

En todo caso, lo realmente importante y significativo es que el titular de la marca esté en condiciones de demostrar que las operaciones realizadas a través de esos terceros, son representativas de un uso real, cierto y continuo que pueda serle atribuido, así en la comercialización de los productos haya intervenido otra persona […]” (Destacado fuera del texto). 53.

En ese sentido y del conjunto de pruebas antes referidas, en particular: i) el contrato denominado “ACUERDO COMERCIAL” por medio del cual el tercero con interés directo en el resultado del proceso autorizó a Tudor Rose International a comercializar los productos identificados con la marca MARYLAND, en Colombia y como agente, para que facilitará la venta de los productos de la citada marca, en la República de Colombia; ii) la Resolución por medio de la cual el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA concede registro sanitario a Eurolatin Traders Colombia S.A.S. para importar y vender productos de la citada marca; y iii) la factura de venta núm. 28718Y26 de 16 de junio de 2011 expedida por Todur Rose International Limited, en la aparece la venta de productos de la marca MARYLAND a Eurolatin Traders Colombia S.A.S., la Sala observa que el tercero con interés directo en el resultado del proceso le otorgó a Tudor Rose International Limited la calidad de agente y distribuidor[73] de la marca MARYLAND en la República de Colombia y, como consecuencia, esta última vendió productos de la citada marca a Eurolatin Traders Colombia S.A.S. 54.

Lo anterior, demuestra los hechos o actos inequívocos que revelan la voluntad del tercero con interés directo en el resultado del proceso de consentir que Eurolatin Traders Colombia S.A.S. comercializará los productos de la marca MARYLAND en la República de Colombia, en calidad de distribuidor. 55. Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con su naturaleza, es decir, que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 56.

De la revisión de las facturas aportadas y obrantes en el expediente a folios 106 a 116, la Sala observa, en primer orden, que no todos los productos que allí se relacionan pertenecen a la marca nominativa MARYLAND, toda vez que incluyen productos identificados con otras marcas como son: “WAGON WHEELS CHOCOLATE”, “VISCOUNT MINT”, “VISCOUNT ORANGE”, “BURTONS JAFFA CAKES”, “TOFFYPOPS” y “JAMMIE DODGERS”. 57.

En segundo orden, que la factura de compraventa núm. 0008[74] no tiene fecha de expedición, lo que impide establecer si la comercialización del producto se presentó dentro del periodo de tiempo relevante. 58. Y, en tercer orden, que el valor de ventas de los productos: i) Maryland Choc Chip Hazelnut, ii) Maryland Double Choc Cookie; iii) Maryland Choc Chip Coconut; y iv) Maryland Traditional, dentro del periodo de tiempo relevante, asciende a la suma de dos millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos m/cte ($2.409.682,oo m/cte), las cuales se realizaron a través de las facturas de venta que se aportaron durante el procedimiento administrativo y corresponden a las siguientes: 1.

Factura núm. 0059 de 6 de marzo de 2012, donde se señala como cliente a “Adro S.A.” y se describe la venta de los productos Maryland Traditional, Maryland Choc Chip Hazelnut y Maryland Choc Chip Cocont, por la cantidad de 600 unidades, por la suma de un millón trescientos veinte mil pesos ($1.320.000.oo m/cte)[75]. 2. Factura núm. 0043 de 23 de diciembre de 2011, donde se señala como cliente a “La Viña Casa de los Licores” y se describe la venta de los productos Maryland Double Choc Cookie, por la cantidad de 30 unidades, por la suma de sesenta y ocho mil ciento noventa pesos ($68.190.oo m/cte)[76]. 3.

Factura núm. 0030 de 30 de noviembre de 2011, donde se señala como cliente a “Adro S.A.” y se describe la venta de los productos Maryland Traditional, Maryland Choc Chip Hazelnut, Maryland Double Choc Cookie, Maryland Choc Chip Coconut por la cantidad de 120 unidades, por la suma de doscientos cuarenta mil pesos ($240.000.oo m/cte)[77]. 4.

Factura núm. 0021 de 18 de noviembre de 2011, donde se señala como cliente a “La Viña Casa de los Licores” y se describe la venta de los productos Maryland Traditional, Maryland Choc Chip Hazelnut, Maryland Double Choc Cookie, Maryland Choc Chip Coconut por la cantidad de 120 unidades, por la suma de trescientos noventa y dos mil setecientos veintiocho pesos ($392.728.oo m/cte)[78]. 5.

Factura núm. 0018 de 28 de octubre de 2011, donde se señala como cliente a “Ferney Aguilar” y se describe la venta de los productos Maryland Traditional, Maryland Choc Chip Hazelnut, Maryland Double Choc Cookie, Maryland Choc Chip Coconut por la cantidad de 65 unidades, por la suma de doscientos cincuenta mil novecientos nueve pesos ($250.909. oo m/cte)[79]. 6.

Factura núm. 0013 de 29 de septiembre de 2011, donde se señala como cliente a “Adro S.A.” y se describe la venta del producto Maryland Choc Chip Hazelnut por la cantidad de 9 unidades, por la suma de veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($29.455.oo m/cte)[80]. 7. Factura núm. 0007 de 8 de septiembre de 2011, donde se señala como cliente a “Tito Bustos Acero” y se describe la venta del producto Maryland Choc Chip Hazelnut por la cantidad de 7 unidades, por la suma de veinticinco mil doscientos pesos ($25.200.oo m/cte)[81]. 8.

Factura núm. 0005 de 8 de septiembre de 2011, donde se señala como cliente a “Tito Bustos Acero” y se describe la venta del producto Maryland Choc Chip Hazelnut por la cantidad de 7 unidades, por la suma de veinticinco mil doscientos pesos ($25.200.oo m/cte)[82]. 9. Factura núm. 0004 de 8 de septiembre de 2011, donde se señala como cliente a “Tito Bustos Acero” y se describe la venta del producto Maryland Choc Chip Hazelnut por la cantidad de 7 unidades, por la suma de veinticinco mil doscientos pesos ($25.200.oo m/cte)[83]. 10.

Factura núm. 0002 de 7 de septiembre de 2011, donde se señala como cliente a la “Embajada Británica” y se describe la venta de los productos Maryland Traditional, Maryland Choc Chip Hazelnut, Maryland Double Choc Cookie, Maryland Choc Chip Coconut por la cantidad de 8 unidades, por la suma de treinta y dos mil ochocientos pesos ($32.800.oo m/cte)[84]. 59.

Ahora, de la revisión de las ofertas comerciales aportadas y visibles a folios 130 a 137, la Sala observa, por un lado, que las ofertas dirigidas a “Cooratiendas” y “Colsubsidio” no pueden ser tenidas en cuenta para demostrar la disponibilidad del producto, porque, la primera, no fue comunicada al destinatario y, la segunda, fue presentada cuando Eurolatin Traders Colombia S.A.S. todavía no había adquirido el producto[85] y, por el otro, que las demás ofertas si demuestran la puesta a disposición en el mercado de los productos identificados con la marca MARYLAND. 60.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial[86], señaló respecto de las cantidades de los servicios y productos comercializados: “[…] a) El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados […]” (Destacado fuera del texto). 61.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019, señaló lo siguiente respecto de la evaluación del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486: “[…] se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. […] 3.7. Para probar el uso efectivo de la marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado –que ofreció a los consumidores– los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. […] 3.8.

Debe tenerse presente que el sentido de los establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de la que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y por ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial con su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara que uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho que el titular a puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no aceptación esperada por parte de los clientes o consumidores. 3.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de medio(televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros […]” (Destacado fuera del texto). 62.

En el caso sub examine, a juicio de la Sala, el tercero con interés directo en el resultado del proceso probó el uso real y efectivo de la marca nominativa MARYLAND con registro marcario núm. 175573, habida cuenta que los elementos de prueba demuestran: i) La puesta en el mercado de los productos, toda vez que, dentro del periodo relevante de 17 de mayo de 2009 a 17 de mayo de 2012, las ventas de los productos ascienden a la suma de dos millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta y dos mil pesos ($2.409.682). ii) La disponibilidad de los productos, ya que con la remisión de las ofertas y al haberse demostrado que los productos ofrecidos se encontraban listos para su comercialización efectiva, por cuanto contaba con 200 cajas del producto, donde cada una contenía treinta (30) paquetes de galletas, es decir, un total seis mil (6.000) paquetes. 63.

De lo anterior, se logra determinar la efectiva puesta a disposición en el mercado del producto y la diligencia del tercero con interés directo en el resultado del proceso de mantener el posicionamiento de la marca, toda vez que en las ofertas presentadas a los supermercados de cadena[87] se resaltó los atributos del producto y las estrategias comerciales para hacerlo atractivo al comprador, por cuanto ofreció degustaciones sin costo y publicidad para ser exhibidos en puntos de venta.

Además, la puesta en disposición se realizó en la cantidad y modo que normalmente corresponde, por cuanto contaba con un stock de seis mil (6.000) paquetes de galletas. 64. Aunado a lo anterior, la Sala puntualiza que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es el fabricante del producto, razón por la cual se debe tener en cuenta la venta que éste le realizó al distribuidor Eurolatin Traders Colombia S.A.S. 65.

En ese orden, la Sala encuentra demostrado que las ventas efectuadas por el titular de la marca MARYLAND al distribuidor Eurolatin Traders Colombia S.A.S., complementadas, con la puesta del producto en el mercado por este último, demuestra su uso real y efectivo. 66. En ese orden, la Sala precisa que, en el caso sub examine, si bien el tercero con interés directo en el resultado del proceso promocionó y puso a disposición de potenciales clientes los productos identificados con la marca MARYLAD, a través de su distribuidor, sin obtener los resultados esperados, es decir, en una gran cantidad de productos comercializados, ello prueba el uso de la marca en cuanto acredita que el producto se encontraba disponible en el mercado. 67.

El hecho de que las ofertas hubiesen tenido o no la aceptación esperada por parte de los clientes o consumidores, no significa que no pruebe el uso de la marca, comoquiera que se acreditó que el producto se encontraba en el mercado bajo la cantidad y del modo que normalmente corresponde a la naturaleza del producto, máxime teniendo en cuenta que se trata de un producto extranjero, que para el periodo relevante, no existe prueba que estuviera posicionado y, por ende, no puede exigírsele una comercialización en cantidades similares a las galletas o productos relacionados o conexos producidos en nuestro país. 68.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 244-IP-2015 de 9 de marzo de 2017, señaló lo siguiente respecto de la evaluación del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486: “[…] ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de este ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no al consumidor final? De acuerdo a lo respondido en la pregunta anterior, para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado).

En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar. Cuando estamos frente a una cadena de comercialización: fabricante – distribuidor mayorista- distribuidor minorista; el razonamiento debe ser el mismo. En ese sentido, acreditan el uso de la marca, tanto las ventas realizadas por el distribuidor minorista con los consumidores, como la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar dirigidas al consumidor final.

Resta señalar que si ya de por sí no podría exigírsele a un empresario que alcance el éxito esperado en ventas para acreditar el uso de la marca, menos podría exigir al fabricante o distribuidor mayorista que, para probar el uso de una marca determinada, tenga que acreditar lo que no está en sus manos, que es que el distribuidor minorista tenga éxito comercial en sus ventas al consumidor final.

¿Cómo interpretar los casos en que habiéndose acreditado la existencia de pocas ventas de los productos que distingue la marca cuestionada, éstas hayan sido realizadas a intermediarios en grandes volúmenes en cortos periodos de tiempo? De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, la Corte consultante deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, la Corte consultante deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, la Corte consultante deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar las ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. […]” (Destacado fuera del texto). 69.

Además de lo expuesto, la Sala advierte que dentro del mercado pueden presentarse ventas intermitentes debido a factores externos al empresario titular de la marca y que no podría exigírsele que el uso de la marca sea ininterrumpido, toda vez que tal circunstancia podría generar un perjuicio al empresario. 70. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que no se pueden “[…] desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad […] de modo que la autoridad deba analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio […]”[88]. 71.

Continuando con este análisis sobre la no exigencia de un uso ininterrumpido de la marca, el Tribunal consideró “[…] sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso […]”[89]. 72.

En este orden de ideas, atendiendo a lo probado en el expediente y a que no se concretaron las ofertas que se realizaron a todos los almacenes de cadena, la Sala considera que mal podría exigirse una mayor presencia en el mercado colombiano o un mayor número de unidades a disposición, toda vez que no existe prueba que el producto, como se indicó en precedencia, estuviera posicionado en el mercado y, por el contrario, al ser extranjero la demanda y el conocimiento sobre su existencia y calidad no es equivalente al de las galletas de producción nacional o aquellas que llevan un periodo de tiempo prolongado en el mercado.

En este orden, si el empresario tuviera que tener una mayor cantidad de existencias para satisfacer un número determinado, podría resultar desfavorable porque, en primer lugar, correría el riesgo de que parte del producto sufriera algún daño que impidiera su consumo posterior y, en segundo lugar, implicaría incurrir en gastos adicionales de almacenaje, conservación, transporte, importación, entre otros, sin obtener la retribución o ganancia esperada. 73.

Así las cosas, la Sala concluye que no obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa MARYLAND con registro marcario núm. 175573 en el mercado para identificar los servicios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante, comprendido entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de mayo de 2012.

Sobre la pretensión subsidiaria de cancelación parcial por falta de uso 74. Respecto a la pretensión subsidiaria de cancelación parcial por falta de uso de la marca nominativa MARYLAND con registro marcario núm. 175573, la Sala analizará si la parte demandada aplicó correctamente el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, al no ordenar la cancelación parcial del registro para productos determinados. 75.

La parte demandante adujo que, en caso de determinarse que la marca está siendo utilizada en el mercado colombiano, no es usada para todos los productos para la cual fue concedida, por cuanto la marca nominativa MARYLAND solo se usó para galletas y no para los demás productos respecto de los cuales se registró, es decir, chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería. 76.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 141-IP-2013 señaló lo siguiente: “[…] De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2.

Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que, de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.[90] La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso […]” (Destacado fuera del texto). 77.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que si los productos respecto de los cuales se demostró el uso no tienen diferencia sustancial con aquellos para los cuales no se demostró o existe una conexidad o relación entre ellos, la cancelación parcial no procede[91]. 78. Para determinar la conexidad o relación entre los productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[92] ha considerado: “[…] En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”) […]” (Destacado fuera del texto). Análisis de criterios y factores para definir la conexión competitiva entre productos, en el caso concreto La inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor 79.

Los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” pertenecen a la misma clase nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; es decir, la Clase 30. Mismo género de productos 80. Para esta Sala, el producto “galletas” y los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen el mismo género; es decir, alimentos de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y, como consecuencia, la misma finalidad.

Canales de Comercialización y similares medios de publicidad 81. Los productos pueden tener los mismos canales de comercialización debido a que tanto el producto “galletas” como los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” son ofrecidos en lugares como tiendas y supermercados; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva.

Relación o vinculación entre productos 82. Para la Sala, al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial. Uso conjunto o complemento de los productos 83.

La Sala considera que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” pueden tener una relación de intercambiabilidad importante atendiendo a que el consumidor puede llegar estimar que estos productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y puede indicarse que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores. 84.

En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa MARYLAND que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería” porque, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que los productos “galletas” y “chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, ponqués, bizcochos y confitería”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 85.

Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma el acto administrativo acusado, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166,167 y 170 de la Decisión 486. Conclusión 18. La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 por cuanto: i) se encontró que era posible que el tercero con interés directo en el resultado del proceso al momento de presentar el recurso de apelación contra el acto administrativo que canceló por falta de uso el registro marcario núm. 175573, correspondiente a la marca nominativa MARYLAND, presentara pruebas; ii) se demostró que el tercero con interés directo en el resultado del proceso autorizó a Eurolatin Traders Colombia S.A.S. para la comercialización de los productos de la marca nominativa MARYLAND en Colombia; iii) Eurolatin Traders Colombia S.A.S. autorizado por el titular de la marca MARYLAND con registro marcario núm. 175573 la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano para identificar “galletas” durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de la solicitud de cancelación por no uso, esto es, entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de mayo de 2012; y iv) se encontró que entre los productos no usados y el que se demostró su uso, existe conexidad por lo que no procede la cancelación parcial del registro marcario. 19.

En este orden de ideas, ante la no prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala mantiene la legalidad que ampara la resolución núm. 10887 de 18 de marzo de 2013. Condena en costas 88. Visto el artículo 365 numeral 8[93] de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala[94] no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por medio de apoderado.

Cfr. Folios 2 y 3 [3] Cfr. Folios 14 a 32 [4] [& ] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho./ Toda persona que se crea lesionada Doctor Oswaldo Giraldo López. [5] Por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 [6] Cfr. Folios 14 a 32 [7] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [8] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [9] Esta resolución revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 56863 de 27 de septiembre de 2012 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su lugar, negó la cancelación del registro de la marca nominativa MARYLAND. [10] Cfr. Folio 15 [11] “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” [12] “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. [13] “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. [14] “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. [15] “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. [16] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.” [17] Cfr. Folio 22 [18] Cfr. Ibidem [19] Cfr. Ibidem [20] Cfr. Ibidem [21] Cfr. Folios 23 y 24 [22] Cfr. Folios 24 y 25 [23] Cfr. Folios 25 y 26 [24] Cfr. Folio 29 [25] Cfr. Folio 31 [26] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 83 [27] Cfr. Folios 71 a 82 [28] Cfr. Folio 80 [29] Cfr. Folio 81 [30] Cfr. Ibidem [31] Cfr. Ibidem [32] Cfr. Ibidem [33] Cfr. Folios 90 y 91 [34] Cfr. Folios 103 a 114. [35] Cfr. Folios 131 a 133 [36] “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” [37] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [38] Cfr. Folios 148 a 162 [39] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [40] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [41] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [42] Se procede a transcribir los apartes más relevantes del acto administrativo acusado sin perjuicio de las citas que se hagan en los cargos presentados [43] Cfr. Folios 6 a 13 [44] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [45] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [46] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [47] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [48] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [49] Inicialmente, del Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” y, posteriormente, de la Comunidad Andina. [50] Inicialmente, al Acuerdo de Integración Subregional Andino y, posteriormente, a la Comunidad Andina. [51] “[…] Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros […]”. [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 88-IP-2016 de 21 de septiembre de 2017. [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia proferida dentro del proceso 07-IA-1999 de 12 de noviembre de 1999 [54]

ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: […] 3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer […]” [55]

ARTICULO 56. Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. [56] Cfr. Folio 113 [57] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de agosto de 2012;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020040014001. [58] Cfr. Folios 5 y 6 [59] Cfr. Folio 108 [60] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [61] Cfr. Folio 95 a 100. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [62] Cfr. Folio 101.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [63] Cfr. Folios 106 y 107. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [64] Cada una contiene treinta (30) paquetes de galletas. [65] Cfr. Folios 108 y 118.Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [66] Con fecha de recibido de 17 de septiembre de 2011 [67] Cfr. Folios 130 y 131. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [68] Con fecha de recibido de 22 agosto 2011 y 12 junio de 2012 [69] Cfr. Folios 134 y 135.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [70] Sin fecha de recibido [71] Cfr. Folio 136. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [72] Con fecha de recibido de septiembre de 2010 [73] Cfr. Folio 137. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [74] Cfr. Folios 109 y 110. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 495-IP-2015 de 23 de junio de 2016, págs. 7 y 8 [75] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de septiembre de 2012;

C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020030031201. [76] “[…] Como distribuidor – Tudor Rose adquirirá todos los productos en el Reino Unido y los distribuirá en los mercados acordados, a su costa. Tudor Rose le pagará a Burton´s directamente por todos los productos entregados a Tudor Rose en el Reino Unido, de acuerdo con la cláusula 10.

Como agente – Tudor Rose proveerá el equipo y la cobertura de las cuentas para los mercados acordados y facilitará la venta de los productos. Burton´s será responsable de la distribución a las cuentas acordadas. Buton´s será el responsable de la facturación y el recaudo de los pagos de todas las cuentas […]”. Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 94-54336.

Cfr. Folio 99. [77]Cfr. Folio 112. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [78] Cfr. Folio 108. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [79] Cfr. Folio 109. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [80] Cfr. Folio 110. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [81] Cfr. Folio 111. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [82] Cfr. Folio 112. Anexo 1.

Antecedentes Administrativos. [83] Cfr. Folio 113. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [84] Cfr. Folio 115. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [85] Cfr. Folio 116. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [86] Cfr. Folio 117. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [87] Cfr. Folio 118. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [88] La factura de venta núm. 28718Y26 fue expedida por Todur Rose International Limited el 16 de junio de 2011 y la oferta comercial se recibió por Colsubsidio en septiembre de 2010. [89] Cfr. Folio 110.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 495-IP-2017 de 23 de junio de 2016, pág. 8. [90] Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 94-54336. Cfr. Folios 130 y 131 / 134 y 135 [91] Ibidem. [92] ibidem [93] El Tribunal de la Justicia Andina ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-Ip-2012. [94] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de junio de 2012;

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; número único de radicación 11001032400020030044201. [95] Tribunal de la Justicia Andina Interpretación Prejudicial 141-IP-2013 [96] “[…]

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. [97] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.