11001-03-24-000-2016-00003-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto JACK & BRICK y las marcas mixtas BRICK previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es JACK en la clase 25 y por ello debe excluirse del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al mixto JACK & BRICK en la clase 25 por tener similitud con las marcas mixtas BRICK previamente registradas en la misma clase y existir conexidad competitiva [L]a Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva, se evidencia que entre estas existe una identidad ortográfica, comoquiera que se trata exactamente de la misma palabra. […] En este orden, de la identidad ortográfica entre las expresiones que componen las marcas cotejadas, se deriva una identidad fonética entre ellas, en la medida en que la pronunciación de cada una es la misma al tratarse de palabras iguales. […] En el caso sub examine, la Sala encuentra que la expresión BRICK corresponde a una palabra en inglés que significa “ladrillo”.

Sin embargo, al tratarse de una palabra en idioma extranjero cuyo significado no es de conocimiento común para la mayoría del público consumidor, debe tenerse como expresión de fantasía. En este orden de ideas, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista ideológico, comoquiera que, al contener una expresión en idioma diferente al castellano, son consideradas como expresiones de fantasía. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta Jack & Brick y las marcas mixtas BRICK existe una identidad ortográfica y fonética en la palabra BRICK que genera una semejanza de la que se puede derivar un riesgo de asociación para el consumidor.

De esta forma, la Sala concluye que se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] [L]a Sala estima que entre los productos de la Clase 25 que las marcas cotejadas pretenden identificar si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de un mismo género de productos, pertenecientes a la misma clase, que van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad.

Lo anterior comoquiera que los productos que identifican las marcas BRICK cuales son “Vestidos, calzados, sombrerería”, son el género dentro del cual se enmarcan los productos de la marca mixta Jack & Brick, que también corresponden a distintos tipos de prendas de vestir y calzado. Esto genera la existencia de una sustituibilidad entre los productos de ambas marcas, ya que un consumidor que requiere una prenda de vestir o calzado podría acudir tanto a la parte demandante como al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la suministre.

Sumado a lo anterior, es posible que el consumidor cuando adquiere el producto que identifica la marca cuestionada, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esta manera un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas.

Asimismo, es posible asumir que el consumidor medio, al encontrar por un lado la marca Jack & Brick, y por el otro lado, la marca BRICK podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que ofrecen provienen de un origen empresarial común, generando así un riesgo de confusión indirecto entre las citadas marcas. Del anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos amparados por la marca Jack & Brick en la Clase 25 de la Clasificación de Niza, y los productos amparados por las marcas mixtas BRICK en la misma clase, en la medida en que los productos son sustituibles entre sí, y el consumidor puede acudir tanto a la parte demandante como al tercero con interés directo en el resultado del proceso para adquirir el mismo tipo o el mismo género de productos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00003-00 Actor: INDUSTRIAS MORARBE S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Comparación entre marcas mixtas con prevalencia del elemento nominativo.

Expresiones de uso común. Riesgo de confusión indirecto y asociación. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industrias Morarbe S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 11462 de 13 de marzo de 2015 y 30483 de 11 de junio de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Industrias Morarbe S.A.S., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[3], que se adecuó, mediante auto de 15 de julio de 2019, a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015, “Por la cual se decide la solicitud de registro marcario”[6], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30483 de 11 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en cuanto confirmó el artículo tercero. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro de la marca mixta Jack & Brick para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Linio Colombia S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]: “[…] Solicito al Honorable Consejero Ponente se realicen las siguientes declaraciones: 9.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 11462 del 3 de Marzo de 2015, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo Jack & Brick (Mixto), para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Linio Colombia S.A.S. solicitud de registro de marca que fue tramitada bajo el expediente administrativo No. 14-144438. 9.2.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 30483 del 11 de junio de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 11462 del 3 de Marzo de 2015, en el sentido de conceder el registro como marca del signo Jack & Brick (Mixto) para distinguir productos de la clase 25. 9.3.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las precitadas resoluciones, se reconozca en cabeza de mi representada la sociedad Industrias Morarbe S.A.S. y a titulo de restablecimiento del derecho, la titularidad sobre las marcas Brick (Mixtas) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenando a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) Que cancele el Certificado de Registro de la marca JACK BICK (Mixta) para identificar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "CALZADO PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS ES DECIR, ZAPATOS, BOTAS MOCASINES, CALZADO PARA CAMINAR, CALZADO PARA TROTAR, CALZADO ATLÉTICO, SANDALIAS y ZAPATILLAS;

ROPA PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES PANTALONES, SUÉTERES, CAMISAS, CAMISETAS, LIGAS, BUFANDAS; ROPA DEPORTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, CAMISAS EN ALGODÓN, PANTALONES EN ALGODÓN, CHAQUETAS EN ALGODÓN, Y VESTIDOS EN ALGODÓN; ROPA IMPERMEABLE PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, ABRIGOS, CHAQUETAS SOMBREROS ROPA PARA ESQUIAR, ES DECIR, CHAQUETAS SUÉTERES, BLUSAS, PANTALONES Y GAFAS PARA ESQUIAR;

ROPA PARA DORMIR Y DE BAÑO, ES DECIR, FALDAS, PANTALONETAS, BATAS, ROPA DE MUJERES, BLUSAS Y ROPA INTERIOR, CALCETINES, SOMBREROS, MEDIA' PANTALÓN; ROPA INTERIOR DE HOMBRE; ROPA PARA HOMBRES Y MUJERES,EN CUERO Y ANTE, ES DECIR, ABRIGOS, CHAQUETAS, FALDAS PANTALONES, CINTURONES. 9.4. Las demás que ese Despacho Contencioso Administrativo considere declarar a favor de mi representada. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, el 4 de julio de 2014, solicitó el registro como marca del signo mixto Jack & Brick para distinguir productos de las clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 21 de julio de 2014 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 700, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas BRICK que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015, concedió el registro de la marca mixta Jack & Brick para distinguir productos de las clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación en contra la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 30438 de 11 de junio de 2015, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución número 11462 de 13 de marzo de 2015. Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la aplicación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al considerar que la solicitud de registro “[…] no estaba incursa en la causal citada de irregistrabilidad, estableciendo que el signo Jack & Brick (Mixto) no era similarmente confundible con las marcas previamente registradas en Colombia Brick (Mixtas), que distinguen productos de la clase 25, de propiedad de la sociedad Industrias Morarbe S.A.S. […]”[8]. 2.

Sostuvo, en relación con las marcas de la parte demandante, que “[…] el elemento nominativo de los signos cotejados, son prevalecientes y llamativos visualmente […]”[9], por lo tanto “[…] La total identidad visual y conceptual que se presenta entre las marcas en conflicto se desprende de la reproducción similar y casi idéntica que hace el signo solicitado del elemento nominativo que conforma la marca de mi representada […]”[10]. 3.

Indicó, respecto de lo anterior, que “[…] la similitud gráfica, fonética y visual que se presenta entre las expresiones en conflicto se desprende de la reproducción total de las marcas registradas Brick, en su elemento nominativo […]”[11], y agregó que “[…] Si bien, al signo solicitado se le añade el vocablo banalizado Jack, esto no resulta ser lo suficientemente distintivo para que la marca propuesta en su conjunto, se diferencie de las anteriormente registradas, de forma tal que no conlleve a una confusión en el consumidor respecto del origen empresarial – CONFUSIÓN INDIRECTA […]”[12]. 4.

Sostuvo que las similitudes ortográfica y fonética entre la marca solicitada y aquellas registradas con anterioridad por la parte demandante “[…] hace que la marca solicitada, carezca de suficiente distintividad frente a las marcas registradas Brick de mi representada, generándose así, un inevitable riesgo de confusión en el público consumidor […]”[13], máxime teniendo en cuenta, que “[…] la marca solicitada pretende amparar los mismos productos amparados por las marcas registradas […]”[14]. 5.

Manifestó que “[…] es el elemento denominativo el que retienen los consumidores con facilidad en sus mentes al adquirir un producto […]”[15] y resaltó que “[…] el elemento gráfico de la marca solicitada no es lo suficientemente llamativo para prevalecer sobre el elemento nominativo […]”[16]. 6. Añadió, a partir de lo anterior, que “[…] las marcas enfrentadas son casi IDÉNTICAS desde el punto de vista conceptual, visual y fonético, ya que al observarlas en su conjunto y de manera desprevenida, como lo hace el consumidor, generan la misma impresión. Por lo tanto, el primer requisito que exige la norma en comento se encuentra debidamente demostrado […]”[17]. 7.

Señaló, respecto de los productos identificados por cada uno de las marcas que, “[…] los productos en el mercado de la marca solicitada causarán en el público consumidor una inevitable confusión directa con aquellos productos de la marca de mi representada, toda vez que la IDENTIDAD entre las marcas por su directa relación entre los productos que éstas identifican, conduciendo al consumidor a adquirir un producto determinado creyendo que está comprando otro […]”[18] 8.

Afirmó que “[…] el público consumidor incurrirá en confusión indirecta por cuanto pensará que aquellos productos que se distinguen con la marca solicitada están relacionados con los productos de mi representada y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella […]”[19] y, concluyó que, “[…] de permitirse la coexistencia de ambos signos en el mercado, pertenecientes a la misma clase de productos, comercializados bajo los mismos canales, y dados a conocer al público por los mismos medios publicitarios, el riesgo de confusión que se le creará al consumidor final es inevitable […]”[20]. 9.

Finalmente, y teniendo en cuenta que la marca de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso contiene en su elemento nominativo la palabra JACK, la parte demandante precisó que “[…] en su momento fue un término exclusivo, actualmente por la pluri-concesión de registros marcarios que contiene dicho vocablo o palabra, se ha banalizado, y por consiguiente, ha perdido su distinción o distintividad, frente a la tales signos, y no puede ser su excepción para adquirir distinción o distintividad frente al signo concedido en registro, para presuntamente darle distintividad agregándole igualmente la marca registrada Brick […]”[21].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Manifestó, sobre la similitud entre las marcas cotejadas argumentada por la parte demandante, que: “[…] los signos confrontados tienen similitudes entre sí “BRICK” no obstante, dicha situación per se no significa que fuere razón suficiente para negar el registro de la marca “Jack & Brick” puesto que del análisis de las marcas se pudieron establecer elementos adicionales que diferencian la una de la otra, no solo en lo que respecta al signo sino también en lo que hace referencia a la manera de pronunciar y el significado del uno y del otro […]”[24]. 2.

Afirmó, en relación con la comparación entre los signos en controversia, que “[…] los signos objeto de análisis comparten la expresión Brick, que en ingles (sic) traduce ladrillo, se tiene que ello no es una causa suficiente para determinar que dichos signos no puedan coexistir en el mercado […]”[25]. 3. Concluyó que “[…] se tiene que la marca demandante contiene una sola expresión con diferencias en la estructura de la marca que fue registrada; puesto que hace relación a un signo rodeado de un semiovalo (sic) el cual a todas luces disiente del signo registrado puesto que este (sic) ultimo (sic) hace referencia a dos expresiones Jack & Brick, el cual genera en el consumidor la idea de dos nombres de personas, rodeado de un rectángulo y a su vez de un circulo (sic) con una imagen abstracta, la cual en conjunto se diferencia ostensiblemente de la marca que previamente se encontraba registrada, por lo que esta Entidad concluyó que la marca no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad de la marca previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”[26].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de abril de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019[27], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el mismo que será interpretado por ser procedente […].

De oficio se procederá a interpretar el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2019, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[28], llevo a cabo la audiencia, el 15 de julio de 2019[29], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2.

Se decretó la reanudación del trámite procesal, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada. 3. Se declaró saneado el proceso. 4. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 5.

Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentadas por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 6. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 7. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 8.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 9. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. La parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[30] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[31] de 12 de marzo de 2019[32], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes[33]: 1. La Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015[34], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta Jack & Brick, en la que se indicó: “[…] Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos. siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual. fonético y conceptual mencionados en el numeral 1.2. 1., teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar. 1.4.

Naturaleza de los signos a confrontar 1.4.1. El signo solicitado El signo solicitado a registro consiste en la expresión JACK & BLACK. acompañada de un componente gráfico en blanco y negro, por tanto es una marca de naturaleza mixta arbitraria, la cual reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario. 1.4.2. La marca registrada Certificado No. 487489 El signo previamente solicitado consiste en la expresión Brick acompañada de un componente gráfico y una tipografía particular, por tanto es una marca de naturaleza mixta arbitraria, la cual reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

Esta clase de marcas son distintivas en si mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario. “[…] 2. El caso concreto 2.1 Análisis comparativo de los signos La Dirección con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que de la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten cierta semejanza en la palabra Brick, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación. Al analizar los signos confrontados, los mismos no resultan confundibles en su elemento nominativo, ya que no se observa que el elemento nominativo de cada signo sea preponderante en su conjunto, en la medida en que se utilizó para la expresión de la marca el concepto que el elemento gráfico denota y no el del elemento nominativo, también puede darse el caso de que el elemento gráfico fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la marca. 2.2 No necesidad de analizar la relación de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe simililud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciamos sobre la relación entre Jos productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. b) Análisis frente a las clases 14 sin oposición Revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado para la clase 14. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que si bien los signos comparten cierta semejanza en la palabra brick, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor, razón por la que se declarará infundada la oposición presentada. […]”

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad INDUSTRIAS MORARBE S.A.S.

ROPA PARA HOMBRES Y MUJERES, ES | | |DECIR, ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES PANTALONES, | | |SUÉTERES, CAMISAS, CAMISETAS, LIGAS, BUFANDAS, | | |ROPA DEPORTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR,| | |CAMISAS EN ALGODÓN, PANTALONES EN ALGODÓN, | | |CHAQUETAS EN ALGODÓN Y VESTIDO EN ALGODÓN; ROPA | | |IMPERMEABLE PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, | | |ABRIGOS, CHAQUETAS, SOMBREROS, ROPA PARA | | |ESQUIAR, ES DECIR, CHAQUETAS, SUÉTERES, BLUSAS, | | |PANTALONES Y GAFAS ARA ESQUIAR;

La Resolución núm. 30483 de 11 de junio de 2015[35], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015, en la que se indicó: “[…] Así́, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos, cuando señala en la Resolución recurrida lo siguiente: "(…) La Dirección con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que dé la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten cierta semejanza en la palabra Brick, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación. Al analizar los signos confrontados, los mismos no resultan confundibles en su elemento nominativo, ya qué no se observa que el elemento nominativo de cada signo sea preponderante en su conjunto, en la medida en que se utilizó para la expresión de la marca el concepto que el elementó gráfico denota y no el del elemento nominativo también puede darse el caso de que el elemento gráfico fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la marca.

Teniendo en cuenta, que no existe simililud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciamos sobre la relación entre Jos productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

(…). Según las consideraciones antes expuestas, se observa que si bien los signos comparten la expresión Brick. la cual es una expresión en inglés que se traduce como ladrillo, y es usada de forma arbitraria en el presente caso, se tiene que en cada uno de los signos causa una impresión distinta que permite que puedan coexistir en un mismo mercado.

En efecto, en el caso de la marca registrada consiste en una sola expresión con un tipo de grafia especial y un semióvalo que rodea el signo, el cual genera, una impresión gráfica distinta al signo solicitado, el cual se encuentra conformado por dos expresiones Jack & Brick, el cual genera la idea de dos nombres de personas, contenido dentro de un rectángulo con y a su vez al interior de un círculo con una imagen abstracta, la cual en conjunto genera un impacto fonético, ortográfico y visual totalmente distinto a la marca registrada, teniendo en cuenta que el registro recaerá sobre su conjunto y no por sus expresiones consideradas individualmente consideradas.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabifidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 11462 de 13 de marzo de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 11462 de 13 de marzo de 2015 y 30483 de 11 de junio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta Jack & Brick, para identificar los productos identificados a folio 24 de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran el literal a) artículo 136 de la Decisión 486. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta Jack & Brick y las marcas mixtas BRICK, registradas con núms. 280.069 y 487.489, para identificar “vestidos, calzados, sombrerería”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 3.

La Sala advierte que no se estudiará el riesgo de confusión o de asociación de la marca mixta Jack & Brick y las marcas mixtas BRICK, respecto de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que únicamente se pretende la cancelación del registro marcario respecto de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, interpretó el artículo 151 ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[36], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[37] de la Comisión de la Comunidad Andina[38].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[39] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[40] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[41]: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por idéntidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe idéntidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar su existe o no confusion respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo Jack&Brick (mixto) y la marca Brick (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento – sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidas en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambios, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedetes. 3.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Industrias Morarbe S.A.S. alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4.

Por tal razón, para establecer la existencia de la relacion, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1.

Los signos en conflicto comparten la expresión Brick, la cual es una palabra en el idioma inglés que se traduce como ladrillo, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de los signos. 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común serán consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso somún en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables […]. 4.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la primacía de la realidad. En ese sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que da el idioma castellano. 4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 33.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 36.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección[46], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[47]. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[48]. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[49]. 40. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo; esto es, debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”[50].

(Destacado de la Sala) 41. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”[51].

(Destacado de la Sala) 42. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 43.

En este sentido, la Sala considera que, observando cada marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 44. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. […]. Los segundos son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado por otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[52].

(Destacado de la Sala) 45. La Sala también tendrá en cuenta que, la marca mixta cuestionada está compuesta por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 46. Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.[53] (Resaltado fuera de texto). 47.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta Jack & Brick antes de proceder al cotejo[54], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[55]. 48.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[56]. 49. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, así: “[…] 2.4.

En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]”[57]. (Destacado de la Sala) 50. En este sentido, la Sala procederá a analizar si la marca en cuestión contiene elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 51.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 52. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[58] (Destacado fuera del texto) 53. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta Jack & Brick, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas BRICK, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 54. La Sala encuentra que, en la marca mixta Jack & Brick, la palabra “Jack” es de uso común para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada.

En efecto, las marcas que contenían dichas expresiones y que se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados son: |MARCA |REGISTRO | |(con expresión común | | |Jack – Clase 25)[59] | | |LUMBERJACK |389499 | |JACK JONES |377658 | |JACK & JONES |383302 | |JACK WOLFSKIN |413041 | |JACK´CEL WOMAN |450250 | |PANAMA JACK |462014 | |st. jack´s |508501 | |JACK SUPPLIES |515884 | |Jack Wolfskin |525259 | 55.

Como se expuso en un apartado supra, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean de uso común en una marca deben ser excluidas del cotejo marcario. Por lo tanto, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, la Sala considera que, respecto de la marca Jack & Brick debe excluirse la palabra Jack, comoquiera que se trata de una expresión de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 56.

Respecto de la expresión Brick que comparten las marcas cotejadas, sobre la misma la Sala no encuentra que se trata de una expresión descriptiva, de uso común o genérica respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 57. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la expresión Brick de las marcas opositoras y la expresión Brick de la marca cuestionada.

Comparación Ortográfica 58. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 59.

En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva, se evidencia que entre estas existe una identidad ortográfica, comoquiera que se trata exactamente de la misma palabra. |Marca |Brick | |cuestionada | | |Marcas |BRICK | |opositoras | | | |Brick | Comparación Fonética 60. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick – BRICK – Brick 61.

En este orden, de la identidad ortográfica entre las expresiones que componen las marcas cotejadas, se deriva una identidad fonética entre ellas, en la medida en que la pronunciación de cada una es la misma al tratarse de palabras iguales. Comparación Ideológica 62. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[60], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

Atendiendo a que las marcas contienen expresiones en idioma diferente al castellano, la Sala reitera la posición de la sección en este aspecto, en cuanto a que se presume que no son de conocimiento general del público y, por ende, deben considerarse como signos de fantasía. En efecto, la Sala en reciente pronunciamiento[61] consideró: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 64. En el caso sub examine, la Sala encuentra que la expresión BRICK corresponde a una palabra en inglés que significa “ladrillo”. Sin embargo, al tratarse de una palabra en idioma extranjero cuyo significado no es de conocimiento común para la mayoría del público consumidor, debe tenerse como expresión de fantasía. 65.

En este orden de ideas, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista ideológico, comoquiera que, al contener una expresión en idioma diferente al castellano, son consideradas como expresiones de fantasía. 66. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta Jack & Brick y las marcas mixtas BRICK existe una identidad ortográfica y fonética en la palabra BRICK que genera una semejanza de la que se puede derivar un riesgo de asociación para el consumidor.

De esta forma, la Sala concluye que se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. 67. No obstante lo anterior, para que exista confusión entre las marcas mixtas en cuestión se requiere no solo que haya identidad o semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen, lo cual se estudiará a continuación. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 68.

Según lo establecido en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 69.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018[62], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 70.

Respecto de la regla de especialidad y lo dispuesto en el artículo 151 ibidem ya citado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó lo siguiente en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso: “[…] se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]”[63] 71.

Atendiendo a lo anterior, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que identifican las marcas enfrentadas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión, exponiéndolos en los siguientes términos en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panal publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en este caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”[64] (Destacado de la Sala) 72.

En el caso sub examine, la Sala observa, por un lado, que la marca Jack & Brick cuestionada identifica “Calzado para hombres, mujeres y niños es decir, zapatos, botas mocasines, calzado para caminar, calzado para trotar, calzado atlético, sandalias y zapatillas; ropa para hombres y mujeres, es decir, abrigos, chaquetas, trajes pantalones, suéteres, camisas, camisetas, ligas, bufandas; ropa deportiva para hombres y mujeres, es decir, camisas en algodón, pantalones en algodón, chaquetas en algodón, y vestidos en algodón; ropa impermeable para hombres y mujeres, es decir, abrigos, chaquetas sombreros ropa para esquiar, es decir, chaquetas suéteres, blusas, pantalones y gafas para esquiar; ropa para dormir y de baño, es decir, faldas, pantalonetas, batas, ropa de mujeres, blusas y ropa interior, calcetines, sombreros, media pantalón; ropa interior de hombre; ropa para hombres y mujeres en cuero y ante, es decir, abrigos, chaquetas, faldas pantalones, cinturones,” productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 73.

Y, por otro lado, las marcas BRICK de las cuales es titular la parte demandante, identifican “Vestidos, calzados, sombrerería”, igualmente productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 74. Al aplicar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos de la Clase 25 que las marcas cotejadas pretenden identificar si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de un mismo género de productos, pertenecientes a la misma clase, que van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. 75.

Asimismo, es posible asumir que el consumidor medio, al encontrar por un lado la marca Jack & Brick, y por el otro lado, la marca BRICK podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que ofrecen provienen de un origen empresarial común, generando así un riesgo de confusión indirecto entre las citadas marcas. 78. Del anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos amparados por la marca Jack & Brick en la Clase 25 de la Clasificación de Niza, y los productos amparados por las marcas mixtas BRICK en la misma clase, en la medida en que los productos son sustituibles entre sí, y el consumidor puede acudir tanto a la parte demandante como al tercero con interés directo en el resultado del proceso para adquirir el mismo tipo o el mismo género de productos. 79.

En este sentido, al estar presentes los criterios de sustituibilidad y de razonabilidad señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se evidencia la existencia de una conexidad competitiva entre los productos de las marcas cotejadas, de manera que se cumple con el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Conclusión 80. La Sala considera que existe riesgo de asociación y de confusión indirecta entre la marca mixta Jack & Brick y las marcas mixtas BRICK cuyo titular es la parte demandante, motivo por el cual la marca Jack & Brick se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 en lo que respecta a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la citada norma y, en ese sentido, se configura un riesgo de asociación y confusión indirecta con las marcas mixtas BRICK que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular la parte demandante, motivo por el cual se acredita la vulneración de la norma mencionada anteriormente. 81.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados, específicamente, en lo que respecta al artículo tercero de la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo tercero de la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015 y la Resolución núm. 30483 de 11 de junio de 2015, en cuanto confirmó el artículo tercero, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta Jack & Brick para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la marca Jack & Brick, con certificado 529.215, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 3 [2] Cfr. Folios 30 a 51 [3] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [4] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [5] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [6] Esta resolución concedió el registro de la marca mixta Jack & Brick para distinguir productos de las clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Cfr. Folio 50 [8] Cfr. Folio 38 [9] Cfr. Folio 39 [10] Ibidem. [11] Cfr. Folio 40 [12] Ibidem. [13] Cfr. Folio 41 [14] Cfr. Folio 43 [15] Cfr. Folio 41 [16] Ibidem. [17] Cfr. Folio 43 [18] Cfr. Folio 44 [19] Ibidem. [20] Ibidem. [21] Cfr. Folio 46 [22] Actuando por intermedio de su apoderado.

Cfr. Folio 136 [23] Cfr. Folios 124 a 135 [24] Cfr. Folio 133 [25] Ibídem [26] Ibídem [27] Cfr. Folios 169 a 182 [28] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [29] Cfr. Folios 191 a 206 [30] “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [31] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [32] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [33] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [34] Cfr. Folios 108 a 112 [35] Cfr. Folios 118 a 119 [36] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [37] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [38] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [39] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [40] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [41] Cfr. Folios 169 a 182 [42] Marca mixta solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados. [43] Cfr. Folio 110 [44] Cfr. Folio 110 [45] Cfr. Folio 39 [46] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [47] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [48] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [49] Ibidem. [50] Cfr. Folios 172 a 173. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019 [51] Cfr. Folio 172. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019 [52] Cfr. Folios 174 a 176.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019 [53] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [54] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [55] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [56] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 [58] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [59] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637346369479830327.

Consultado el 2 de septiembre de 2020 [60] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [61] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. [62] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. [63] Cfr. Folios 177 a 178. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019 [64] Cfr. Folios 178 a 180. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 428-IP-2018 de 3 de junio de 2019 ----------------------- [pic] [pic] [pic]