11001-03-24-000-2010-00218-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2010-00218-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-09-14

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Leonisa S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala advierte que las marcas tienen diferente número de sílabas, aunque igual extensión al estar compuestas por igual número de letras, […] Las marcas cotejadas coinciden tan solo en la consonante “L” pero difieren en las demás […] Las marcas comparten la vocal E pero en diferente ubicación. […] En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada LEONISA no existe similitud ortográfica. […] La Sala observa que, aunque ambas marcas empiezan con la letra “L”, su pronunciación difiere significativamente por la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. […] En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término LEONISA, que no tiene un significado en el idioma español, por lo que este último habrá de tenerse como una expresión de fantasía; en consecuencia, no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia, la marca solicitada LICETTE posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada LEONISA, y no se cumple respecto del cotejo de estas dos marcas, el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto LICETTE y la marca mixta L LEONISA previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al mixto LICETTE en la clase 25 por no tener similitud con la marca mixta L LEONISA previamente registrada en la misma claseLa Sala advierte, con base en los aspectos relativos al cotejo ortográfico mencionados supra, que las marcas tienen diferente extensión, diferente número de palabras y de sílabas, […] Las marcas cotejadas coinciden tan solo en la consonante L de la segunda palabra, pero difieren en las demás […] Las marcas comparten una vocal E pero en diferente ubicación. […] En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada L LEONISA no existe similitud ortográfica. […] La Sala observa que, aunque las marcas empiezan con la letra “L” su pronunciación difiere significativamente por el número y la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. […] En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término L LEONISA que no tiene un significado en el idioma español, por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía y, en consecuencia, no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada L LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia, la marca solicitada LICETTE posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada L LEONISA, y no se cumple respecto del cotejo de estas dos marcas, el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto LICETTE y la marca mixta DLM LEONISA previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al mixto LICETTE en la clase 25 por no tener similitud con la marca mixta DLM LEONISA previamente registrada en la clase 35La Sala advierte del aspecto ortográfico, que las marcas tienen diferente número de sílabas y extensión al estar compuestas por diferente número de palabras y letras, […] Las marcas cotejadas difieren en sus consonantes […] Las marcas comparten la vocal E pero en diferente ubicación. […] En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada DLM LEONISA no existe similitud ortográfica. […] La Sala observa que, la pronunciación de las marcas difiere significativamente por la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. […] En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término DLM LEONISA que no tiene un significado en el idioma español, por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía, de forma que no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada DLM LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia, la marca solicitada LICETTE posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada DLM LEONISA, y no se cumple respecto del cotejo de estas dos marcas, el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad a nulidad relativa[C]onsiderando que: i) la acción de nulidad está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter general y particular cuando la pretensión es la de tutelar el orden jurídico; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta LICETTE; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta y nominativa LEONISA y la marca mixta DLM LEONISA VENTA DIRECTA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad simple; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LICETTE y la marca nominativa LEONISA previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al mixto LICETTE en la clase 25 por no tener similitud con la marca nominativa LEONISA previamente registrada en la misma clase [L]a Sala advierte que las marcas tienen diferente número de sílabas, aunque igual extensión al estar compuestas por igual número de letras, […] Las marcas cotejadas coinciden tan solo en la consonante “L” pero difieren en las demás […] Las marcas comparten la vocal E pero en diferente ubicación. […] En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada LEONISA no existe similitud ortográfica. […] La Sala observa que, aunque ambas marcas empiezan con la letra “L”, su pronunciación difiere significativamente por la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. […] En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término LEONISA, que no tiene un significado en el idioma español, por lo que este último habrá de tenerse como una expresión de fantasía; en consecuencia, no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

En consecuencia, la marca solicitada LICETTE posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada LEONISA, y no se cumple respecto del cotejo de estas dos marcas, el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LICETTE y la marca mixta L LEONISA previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al mixto LICETTE en la clase 25 por no tener similitud con la marca mixta L LEONISA previamente registrada en la misma clase La Sala advierte, con base en los aspectos relativos al cotejo ortográfico mencionados supra, que las marcas tienen diferente extensión, diferente número de palabras y de sílabas, […] Las marcas cotejadas coinciden tan solo en la consonante L de la segunda palabra, pero difieren en las demás […] Las marcas comparten una vocal E pero en diferente ubicación. […] En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada L LEONISA no existe similitud ortográfica. […] La Sala observa que, aunque las marcas empiezan con la letra “L” su pronunciación difiere significativamente por el número y la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. […] En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término L LEONISA que no tiene un significado en el idioma español, por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía y, en consecuencia, no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada L LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

En consecuencia, la marca solicitada LICETTE posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada L LEONISA, y no se cumple respecto del cotejo de estas dos marcas, el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LICETTE y la marca mixta DLM LEONISA previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al mixto LICETTE en la clase 25 por no tener similitud con la marca mixta DLM LEONISA previamente registrada en la clase 35 La Sala advierte del aspecto ortográfico, que las marcas tienen diferente número de sílabas y extensión al estar compuestas por diferente número de palabras y letras, […] Las marcas cotejadas difieren en sus consonantes […] Las marcas comparten la vocal E pero en diferente ubicación. […] En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada DLM LEONISA no existe similitud ortográfica. […] La Sala observa que, la pronunciación de las marcas difiere significativamente por la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. […] En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término DLM LEONISA que no tiene un significado en el idioma español, por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía, de forma que no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada DLM LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

En consecuencia, la marca solicitada LICETTE posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada DLM LEONISA, y no se cumple respecto del cotejo de estas dos marcas, el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad a nulidad relativa [C]onsiderando que: i) la acción de nulidad está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter general y particular cuando la pretensión es la de tutelar el orden jurídico; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta LICETTE; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta y nominativa LEONISA y la marca mixta DLM LEONISA VENTA DIRECTA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad simple; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 258 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 259 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00218-00 Actor: LEONISA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Adecuación del proceso por la acción procedente.

Excepción de caducidad de la acción. Cotejo entre marcas mixtas y nominativas SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Leonisa S.A., antes Confecciones Leonisa S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 24505 de 16 de julio de 2008, 30946 de 26 de agosto de 2008 y 54593 de 28 de octubre de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Leonisa S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84[2] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3], en adelante el Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 24505 de 16 de julio de 2008[4], “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 30946 de 26 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 54593 de 28 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LICETTE, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Confecciones Intimas Ltda., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[5]: “[…] 1. Solicito La NULIDAD de las siguientes Resoluciones: No. 24505 de Julio 16 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca LICETTE (M).

No. 30946 de Agosto 26 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la se confirma la Resolución No. 24505 de Julio 16 de 2008 que concedió el registro de la marca LICETTE (M) y concede el recurso de Apelación correspondiente. No. 54593 de Octubre 28 de 2009 originaria de la Superintendencia Delegada para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirma la decisión contenida en el Resolución 24505 de Julio 16 de 2008 que concedió el registro de la marca LICETTE (M). 2.

Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H. Magistrados, se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: a. Inscriba en el registro la Nulidad de los actos administrativos correspondientes a la concesión de la marca LICETTE (M) solicitada por la sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA. de las condiciones ya indicadas, para distinguir vestuario, especialmente ropa interior, productos comprendidos en la Clase 25 internacional (8ª.

Edición) de Niza. b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 30 de junio de 2004, el registro como marca del signo mixto LICETTE para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 1º. de junio de 2004 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 543, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en la marca nominativa y mixta LEONISA, con certificados núms. 51.360 y 51.361, que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta DLM LEONISA VENTA DIRECTA con certificados núms. 263.941 y 263.935, que identifican productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 24505 de 16 de julio de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta LICETTE para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La parte demandante, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 24505 de 16 de julio de 2008. 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 30946 de 26 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24505 de 16 de julio de 2008 y concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 54593 de 28 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24505 de 16 de julio de 2008.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[6], el literal a)[7] del artículo 136, y los artículos 258[8] y 259[9] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina[10], en adelante Decisión 486; y los incisos 1.º y 2.º[11] del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3º., inciso 6.º[12], del Código Contencioso Administrativo.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 13 de la Constitución Política y el inciso 6º. del artículo 3º. del Código Contencioso Administrativo 1. La parte demandada violó el artículo 13, incisos 1º. y 2º. de la Constitución Política de Colombia por cuanto “[…] los actos administrativos que son materia de este análisis jurídico, desconocieron abiertamente el principio de igualdad ante la ley, al negar la confundibilidad fonética de las marca LEONISA (M), L LEONISA (M) y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA (M) especialmente con la marca LICETTE (M) para distinguir artículos de la clase 25 internacional […]”[13].

Segundo cargo: Violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 2. Adujo que “[…] la expresión LICETTE (M) no es suficientemente distinguible por cuanto es muy semejante a las expresiones LEONISA (M), L LEONISA (M) y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA (M) […]. Gráfica y conceptualmente la expresión LICETTE (M) como ya quedó arriba expresado, desconoce la función de la marca consistente en ser apta para distinguir productos o servicios en el mercado.

Finalmente, en cuanto se refiere a la naturaleza de los productos o servicios a los cuales se ha de aplicar la marca, es decir, el aspecto de su distintividad entendida como capacidad intrínseca del signo para identificar un producto, la marca LICETTE (M) no cumple con este requisitos frente a las marcas LEONISA (M), L LEONISA (M) y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA (M), pues los productos para los cuales se pretende aplicar son idénticos a los productos que se distinguen y conocen en el mercado con las marcas LEONISA (M), L LEONISA (M) y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA (M) registrados a favor de un tercero, en este caso mi mandante CONFECCIONES LEONISA S.A. y con derecho esta (sic) a su uso exclusivo […]”[14]. 3.

En relación con el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 señaló que “[…] las marcas tienen como elemento determinante y predominante el nominativo, dada la fuerza expresiva propia de las palabras las que, por definición, son pronunciables y sin perjuicio de que las mismas marcas enfrentadas sean mixtas […]. Es claro que las marcas LICETTE (M), LEONISA (M), L LEONISA (M) al tenor de los principios jurisprudenciales y doctrinales antes expuestos son ortográfica, fonética y especialmente gráficas son confundibles (sic) teniendo en cuenta las semejanzas de dicha naturaleza, confusión directa (sic) luego de un primer impacto general […]”[15]. 4.

Manifestó que “[…] Las consecuencias de que la sociedad CONFECCIONES INTIMAS LTDA. utilice una marca muy similar a la de mi representada CONFECCIONES LEONISA S.A. se proyectan tanto en los consumidores como en el oferente del producto (LEONISA S.A.); para los consumidores se produce una obstaculización de los canales de información que podrán dar lugar a la adquisición de productos distintos al deseado; y para LEONISA S.A. implica un grave peligro para sus rentas, pues la adquisición errónea por los consumidores de productos confundibles, dotados posiblemente de una calidad inferior, defrauda la expectativa creada en el consumidor y esto se traduce en una pérdida irrecuperable de clientela […]”[16].

Tercer cargo: Violación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 5. Concluyó sobre la violación de las normas de competencia desleal que “[…] se está aprovechando de manera ilegítima del esfuerzo económico realizado por mi cliente pues otras de las funciones de las marcas son las condensadoras del good will y la publicitaria, convirtiéndose de esta forma la expresión LICETTE (M) en una marca parasitaria que vive gracias al esfuerzo económico realizado por mi cliente en relación con su marca […]”[17].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[18] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Afirmó que “[…] La acción incoada por el apoderado de la sociedad Leonisa S.A., si bien fue presentada ante el Honorable Despacho como una acción de simple nulidad, corresponde sin duda alguna a la de nulidad y restablecimiento del derecho […].

En línea de lo anterior debe tenerse en cuenta el término de caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho […] el cual corresponde a cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto que se demanda, en nuestro caso, la Resolución 54593 de octubre 28 de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución 24505 de julio 16 de 2008, y que fue notificada por notificación personal el 5 de noviembre de 2009 […]; sin embargo la acción de nulidad fue impetrada el 11 de mayo de 2010, un par de meses después del término legalmente señalado para tal fin, fechas que permiten concluir sin lugar a dudas que la acción se encuentra caducada […]”[19]. 2.

Sobre la legalidad de los actos administrativos demandados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente y que su trámite administrativo se ajustó plenamente a los requisitos legales de la normatividad marcaria garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa. Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 3.

Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en razón a que “[…] era procedente el registro de la marca solicitada, por contar, por un lado, con la distintividad necesaria y, porque no obedece a un signo descriptivo […]; el análisis de las marcas objeto de la estudio, debe realizarse en conjunto, de manera sucesiva, más no de forma simultánea, asunto que al llevarse a cabo por la autoridad competente, permitió concluir que las similitudes entre la marca registrada y la solicitada no eran susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, desvirtuando el argumento que hace el demandante respecto de las similitudes ortográficas y fonéticas […]”[20].

Respecto del cargo de violación del artículo 13 de la Constitución Política y el inciso 6º. del artículo 3º. del Código Contencioso Administrativo 4. Agregó que no se violaron los principios de igualdad y buena fe habida cuenta que “[…] la demandante pudo defender sus intereses en las oportunidades procesales destinadas para tal fin, máxime cuando obran en el citado expediente, las actuaciones por el ejercidas, entiéndase por estas, el escrito de oposición y el recurso de reposición con subsidio de apelación, memoriales que fueron atendidos con la observancia del debido proceso y resueltos conforme a la normatividad actual pertinente a la materia.

En cuanto a la acusación de la violación del principio de buena fe, consideramos que la misma es ofensiva, y el desarrollo del expediente por medio de la cual se otorgó el registro de la marca, hablará por sí mismo al demostrar la legalidad de las actuaciones efectuadas por la SIC […]”[21]. Respecto del cargo de violación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 5.

Concluyó, respecto de la supuesta incursión del tercero con interés directo en las resultas del proceso en actos de competencia desleal, que “[…] La solicitud de registro de la marca mixta “LICETTE” realizado por la sociedad Confecciones Intimas Ltda., dista de los actos descritos por el citado artículo, no pudiendo el demandante pretender que las demás empresas del medio se abstengan de promover sus productos, pudiéndose configurar en consecuencia, un abuso de la posición dominante por parte de la sociedad demandante.

Contrario a lo expuesto por el apoderado de la sociedad Leonisa S.A. y como se ha expresado a lo largo de este escrito de contestación de demanda, el registro de la marca comercial solicitado se encuentra conforme a derecho, tanto así que la Entidad, como autoridad nacional competente, decidió acceder al registro de la misma por encontrar la solicitud acorde a lo señalado por las normas aplicables en lo que a marcas se refiere […]”[22].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[23] contestó la demanda[24] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 13 de la Constitución Política y el inciso 6º. del artículo 3º. del Código Contencioso Administrativo 1.

Manifestó que no se violaron los Artículos 13, incisos 1.º y 2.º de la Constitución Política de la República de Colombia ni el Artículo 3.º, inciso 6.º, del Código Contencioso Administrativo […] porque todo el ritual procesal del trámite gubernativo se realizó respetando el debido proceso y los derechos que tienen las partes para discutir las decisiones administrativas […]”[25].

Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 2. Afirmó, en relación con la alegada violación del artículo 134 de la Decisión 486, que “[…] la marca LICETTE, tiene fuerza distintividad o fuerza diferenciadora para distinguirse entre los productos de la Clase No 25, porque al estar en el mercado la marca LICETTE, tiene esa capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir el producto en la Clase No 25, requisito fundamental que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y que hace posible diferenciarlo de los demás productos de la Clase No 25 Internacional, y que le permitiría a los consumidores realizar la elección de esta clase de productos, que desea adquirir, porque el signo individualiza, y en este sentido se precisa que el signo tiene fuerza distintiva e individualizadora, porque tiene la capacidad para distinguir en el mercado los productos de la Clase No 25, que se registraron […]”[26]. 3.

Sostuvo que “[…] las marcas LICETTE, y LEONISA, L LEONISA, y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA, son totalmente diferentes, porque evocan ideas y conceptos diferentes, evocan significados diferentes, porque si efectuamos un análisis sucesivo y comparativo entre la marca mixta "LICETTE" y la marca mixta "LEONISA", se llega a la conclusión de que no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño con la marca LEONISA, ni tampoco conlleva a pensar el consumidor acerca del mismo origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades del mismo, ya que no presentan semejanzas desde el punto de vista ideológico, que puedan inducir al público consumidor a error […]”[27]. 4.

Indicó que “[…] la marca LICETTE, se encuentra compuesta por varios elementos que forman un todo que debe analizarse en conjunto y no descomponerse, porque en la marca Mixta "LICETTE", predomina el elemento denominativo, esto es LICETTE, y su elemento gráfico donde resaltamos que esta marca es una marca de fantasía; no existe riesgo de confusión alguno, ya que las características que componen al signo "LICETTE" lo diferencian de la marca mixta LEONISA de la demandante, porque al hacerse un cotejo sucesivo se observa que las marcas son completamente diferentes, con elementos, colores, denominaciones y gráficos completamente diferentes que no generan confusión entre el público […]”[28]. 5.

Adujo que “[…] como los signos en estudio no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, es irrelevante como lo manifestó el demandante sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos de la Clase 25 […]”[29]. Respecto del cargo de violación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 6.

Señaló, respecto de la violación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, que “[…] el apoderado de la sociedad demandante no interpuso en su demanda de observaciones estas causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]; la conducta de mi representada ha sido leal, e idónea, y sus actos no contravienen, ni consolidan perjuicios en contra de la sociedad demandante y la marca LICETTE no se presentó de manera desleal o maliciosa, con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la sociedad demandante.

Estas aseveraciones de la sociedad demandante son falsas, porque los signos como en reiteradas ocasiones lo ha manifestado la Superintendencia de Industria y Comercio, no presentan confusión alguna, por lo tanto los signos distintivos no generan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor para los productos de la Clase No 25 Internacional, entonces mal hace la sociedad demandante pretender invocar unos actos de competencia desleal que no existen, porque no hay confundibilidad entre los signos en conflicto […]”[30].

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de julio de 2015[31], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 64-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016[32], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que “[…] No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca.

En consecuencia, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, de los Artículos 258 y del Literal a) 259 de la Decisión 486. Adicionalmente, se interpretará de oficio el Artículo 137 de la Decisión 486, referido a la causal de irregistrabilidad cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por ser materia de controversia […]”[33] (Resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de mayo de 2018[34], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del mismo término, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 12.

Dentro el término, la parte demandada, la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones a la misma. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: adecuación de la acción de nulidad; iii) la excepción previa; iv) los actos administrativos acusados; v) el problema jurídico; vi) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 64-IP-2016 proferida el 21 de septiembre de 2016; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; x) el marco normativo sobre los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia 14. Visto el artículo 128 numeral 7.º[35] del Código Contencioso Administrativo[36], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[37] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[38], sobre el régimen de transición y vigencia y el artículo 13[39] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[40], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486 16.

Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 17.

De conformidad con la norma referida supra, la Sala considera[41] que, en el marco de la Comunidad Andina, existen dos tipos de acciones especiales cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma. 18.

La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486, que establecen los requisitos generales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las características propias del signo como tal. 19.

La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que afectan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros; o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe. 1.

Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretenda. 2. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[42], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 3.

En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibidem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[43].

Marco normativo sobre la acción de nulidad 20. Visto el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad, que prevé: “[…]

ARTÍCULO 84. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro […]”. 21.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la acción de nulidad: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección del orden jurídico; y iii) procede contra actos administrativos generales y particulares cuando la pretensión es la de tutelar el orden jurídico. Marco normativo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 22.

Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que prevé: “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” 23.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las acciones procedentes contra las decisiones en materia de propiedad industrial 24. Vistos los artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad. 25.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia[44], se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[45] (Destacados de Sala). 26.

La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) la de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la adecuación de la acción de nulidad al de la acción de nulidad relativa 27. Visto el artículo 90[46] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[47], que corresponde al antiguo artículo 86 del Código de Procedimiento Civil[48], aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre aspectos no regulados; el juez está en la obligación dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 28.

Asimismo, vistos: i) el numeral 5.° del artículo 42 de la Ley 1564, sobre deberes del juez, en virtud del cual el juez debe adoptar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y ii) 132 ibidem, sobre el control de legalidad. 29.

La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que la adecuación de la acción se debe establecer de acuerdo con los criterios fijados por la ley, es un deber del juez; pretende evitar decisiones inhibitorias y tiene como objeto la seguridad jurídica. En este sentido, mediante sentencia de 2 de marzo de 2016, se precisó: “[…] De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad. […] Sin embargo, el Juez Tercero Administrativo de Pasto ni durante el curso del proceso, ni al momento de emitir el fallo, adoptó alguna medida o agotó alguna posibilidad que le permitiera llegar a proferir una sentencia de fondo, pues solo se limitó a manifestar una indebida escogencia de la acción por parte del actor, pese a que, como quedó expuesto, tenía la obligación de cumplir con el deber impuesto por el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, de adecuar la acción para darle el trámite que legalmente le corresponde, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

Se reitera que el juez tiene la obligación constitucional de emitir sentencias que fallen de fondo los problemas jurídicos que sean sometidos a su conocimiento por los ciudadanos. Para cumplir de manera cabal con dicho deber, el funcionario judicial debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley procesal […]”. 30. Asimismo, en providencia de 28 de febrero de 2013[49], al analizar el deber procesal que tiene el juez en relación con la adecuación de la acción y el impulso procesal, indicó: "[ ] El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna.

La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 (sic) del C.P.C., a cuyo tenor: “ADMISION DE LA DEMANDA Y ADECUACION DEL TRÁMITE. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.” En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Entre esos deberes, se cuenta el deber procesal de adecuar la acción a la que legalmente corresponde, y de darle el trámite correspondiente con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para concluirlo con sentencia inhibitoria injustificada.

Así lo puso de presente esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2012, al señalar: “Se debe advertir que el Tribunal …tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía. […] La Sala considera, en esta medida, que el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales, desconociendo los mandatos y deberes que le imponen los artículos 37 y 409 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la diligencia y obligación de velar por la rápida solución del proceso, los cuales resultan aplicables ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).” El juez no puede asumir una posición pasiva que por esa causa, le conduzca a abstenerse de fallar de fondo, pues es su deber adoptar las medidas procesales para hacer eficaz la protección del bien jurídico para cuya efectividad el ciudadano pone en marcha la jurisdicción. La razonabilidad de la tesis que reitera la Sala, a favor del cumplimiento por los jueces, del deber procesal de adecuar la acción al trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, a más de evitar desgaste judicial, es plausible, pues a todas luces, resultaría totalmente vano adelantar un proceso a sabiendas, de antemano, que no podrá existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. [ ]" (Destacado de la Sala). 31.

Esta Sección, en reiterada jurisprudencia[50], ha indicado que procede la adecuación de la demanda al trámite de la acción de nulidad relativa a pesar de que se hubiere presentado en ejercicio de otra acción si se cumplen los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina. Adecuación de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad a la acción de nulidad relativa 32.

Atendiendo a que: revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca mixta LICETTE, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa y mixta LEONISA, y la marca mixta DLM LEONISA VENTA DIRECTA, que identifican productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 33.

La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado. 34.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. 35.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter general y particular cuando la pretensión es la de tutelar el orden jurídico; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta LICETTE; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta y nominativa LEONISA y la marca mixta DLM LEONISA VENTA DIRECTA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad simple; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. 36.

La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. Cuestión Previa: excepción propuesta por la parte demandada 38. La parte demandada propuso la excepción previa denominada “Improcedencia de la acción de nulidad presentada por el apoderado de la sociedad Leonisa S.A. y caducidad de la acción procedente”[51]. 39.

La demandada adujo que “[…] La acción incoada por el apoderado de la sociedad Leonisa S.A., si bien fue presentada ante el Honorable Despacho como una acción de simple nulidad, corresponde sin duda alguna a la de nulidad y restablecimiento del derecho […]. En línea de lo anterior debe tenerse en cuenta el término de caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho […] el cual corresponde a cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto que se demanda, en nuestro caso, la Resolución 54593 de octubre 28 de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución 24505 de julio 16 de 2008, y que fue notificada por notificación personal el 5 de noviembre de 2009 […]; sin embargo la acción de nulidad fue impetrada el 11 de mayo de 2010, un par de meses después del término legalmente señalado para tal fin, fechas que permiten concluir sin lugar a dudas que la acción se encuentra caducada […]”[52]. 40.

Consideró también que la acción procedente para el caso sub lite es la de nulidad y restablecimiento del derecho, que establece el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuya caducidad opera a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de ejecutoria de los actos acusados, de conformidad con lo dispuesto en numeral 2 del artículo 136 ibidem. 41.

Atendiendo a la excepción propuesta por la parte demandada y que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación de un registro marcario, la Sala procederá a resolver la excepción propuesta. 42. La Sección Primera de la Corporación, en providencia de 21 de junio de 2018[53], en relación con la prescripción de la acción de nulidad relativa, consideró que “[…] con la expedición de la Decisión 486 se restableció en el ordenamiento jurídico el término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa y, con ello, se impuso nuevamente […] la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. […]”[54].

Así, desde entonces se advirtió que, respecto de los terceros, el término para el ejercicio de la mencionada acción debe contabilizarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate […]”. 43. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 54593 de 28 de octubre de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, quedó ejecutoriada el 12 de noviembre de 2009[55] y la demanda se presentó el 14 de abril de 2010[56], esto es, aproximadamente cinco (5) meses después de la fecha de ejecutoria del registro demandado, motivo por el cual la demanda se presentó en tiempo y dentro del término de los cinco (5) años previstos en la normativa aplicable. 44.

La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

Los actos administrativos acusados 45. Los actos administrativos acusados[57] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 24505 de 16 de julio de 2008[58], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta LICETTE, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] el signo solicitado LICETTE frente a los signos LEONISA y DLM LEONISA no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

Lo anterior por cuanto la expresión LICETTE del signo solicitado corresponde a un nombre femenino, mientras la denominación LEONISA de los signos registrados carece de contenido conceptual específico, siendo diferentes desde el punto de vista conceptual, por lo cual el consumidor podrá relacionar las marcas con una idea determinada, sin ser inducido en riesgo de confusión o asociación, más aún si se tiene en cuenta que las marcas registradas contienen elementos adicionales, vale decir, las letras DLM que les confieren distintividad respecto a la marca solicitada.

De otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza mixta de las marcas confrontadas se encuentran acompañadas de un componente gráfico característico que facilita su identificación e individualización al momento de elegirlas en el mercado ya que generan una percepción visual diferente […]. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, razón por la que se procederá a la concesión del registro solicitado. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición de que da cuenta el considerando segundo de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: |La marca |LICETTE (Mixta) | |Para |Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, tales| |distinguir |como ropa exterior, interior y calcetería, productos | | |comprendidos en la clase 25 de la octava edición de la| | |clasificación Internacional de Niza. | |Titular: |Confecciones Intimas Ltda. Conint Ltda. […]” | | |(Destacado fuera del texto) | | |} | | | | | | | | | | | | | 2.

La Resolución núm. 30946 de 26 de agosto de 2008[59], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24505 de 16 de julio 16 de 2008, en la cual se indicó: “[…] la marca mixta registrada DLM LEONISA está compuesta por un rectángulo que se inclina hacia la derecha, dividido horizontalmente en dos espacios; el superior contiene las letras DML escritas en un tipo de letra específica y en el espacio inferior están contenidas las expresiones LEONISA VENTA DIRECTA, de dicha gráfica se colige que el elemento predominante es el nominativo LEONISA.

La marca mixta registrada LEONISA está compuesta por esta expresión escrita en un tipo de letra específico, sin reivindicación de colores, con lo cual dicho vocablo se constituye como el elemento predominante. A su vez, el signo solicitado a registro LICETTE está constituido por un ovalo divido en dos partes, una superior con un fondo oscuro en el que está contenido el vocablo LICETTE en un tipo de letra específico, y uno inferior de fondo más claro que el anterior.

Se colige, entonces, que el elemento predominante corresponde a la expresión LICETTE. Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, toda vez que entre los signos no se presentan similitudes ortográficas, visuales, ni conceptuales, más que compartir la misma letra con la que inician las expresiones LICETTE y LEONISA.

En efecto, el signo solicitado a registro está compuesto por las consonantes L C y T y las vocales E, I, mientras que la expresión LEONISA de las marcas registradas está compuesta por letras L, N y S y las vocales E, O, I A […]. Claramente no existe similitud fonética o conceptual alguna, no hay transliteración, no hay reproducción parcial ni total, que puedan conllevar algún riesgo de asociación o de confusión entre los signos bajo estudio. […] Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con relación a los signos opositores. […] En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución 24505 de 16 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, de conformidad con lo considerandos anteriores […]”. (Destacado fuera del texto) 3. La Resolución núm. 54593 de 28 de octubre de 2009[60], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 24505 de 16 de julio de 2008, en la cual se indicó: “[…] los signos enfrentados, LICETTE, LEONISA y DLM LEONISA VENTA DIRECTA después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que si bien se trata de marcas que presentan nombres femeninos con cierta similitud en las letras L iniciales, se trata indudablemente de estructuras fonéticas y visuales distintas, estas diferencias se pueden apreciar de la siguiente manera: LI-CE-TTE [li 0e 't te] o [li 0e t] / LE-O-NI-SA [le o `ni sa].

Es importante recordar que al momento de realizar el cotejo marcario los signos confrontados se deben comparar en conjunto sin fraccionamientos, teniendo esto en cuenta, es claro para este despacho que se trata de signos que pueden coexistir sin que se presente riesgo de confusión o asociación empresarial, puesto que el signo solicitado como bien se dijo se trata de un nombre femenino, plenamente identificable y distintivo a su opositor.

Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles. En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado. […] En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 24505 de 16 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. (Destacado fuera del texto) El problema jurídico 46. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 24505 de 16 de julio de 2008, 30946 de 26 de agosto de 2008 y 54593 de 28 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LICETTE al tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar “prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, tales como ropa exterior, interior y calcetería”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136, el literal a) del artículo 258 y el artículo 259 de la Decisión 486, y el artículo 13 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3º., inciso 6.º, del Código Contencioso Administrativo. 2..

En este sentido, se analizará, en primer término, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta concedida y: i) las marcas, nominativa y mixta, LEONISA que identifican productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) con la marca mixta L LEONISA que identifica productos de la Clase 25 ibidem; y, iii) la marca mixta DLM LEONISA VENTA DIRECTA que identifica servicios de la Clase 35 ibidem, cuyo titular es la parte demandante. 3.

En segundo término, se analizará con fundamento en todo lo anterior, si el tercero con interés directo en las resultas del proceso incurrió en los actos de competencia desleal a que refieren el artículo 258 y el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486. 47. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, cuando expuso su concepto de violación se refirió a la falta de aptitud de la marca mixta LICETTE para ser registrada, argumentando que “[…] la expresión LICETTE (M) no es suficientemente distinguible por cuanto es muy semejante a las expresiones LEONISA (M), L LEONISA (M) y DLM LEONISA COMPRA DIRECTA (M) […]”[61]. 48.

En este sentido, la Sala considera que la norma indicada anteriormente no resulta aplicable al caso sub examine en la medida en que en ningún momento se hacer referencia a los requisitos para constituir una marca o a los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 ibidem, motivos por los cuales no se incluirá en el problema jurídico. 49.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca […]”[62]. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si la marca mixta solicitada de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es similar o idéntica a las marcas de las cuales es titular la parte demandante, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido. 50.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial interpretó el literal a) del artículo 136, el artículo 258 y el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 y, de oficio, interpretó el artículo 137 ibidem. Asimismo, se abstuvo de interpretar el artículo 134 ibidem. 51. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 52. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[63], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[64] de la Comisión de la Comunidad Andina.[65] Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[66] 53.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[67] 54. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 55.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 56.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 57.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 58.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 59. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 64-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016 60.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[68]: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […]. […] no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar nesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor […]. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] Igualmente al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas el cotejo de marcas […]: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. • El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. • Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]. 2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta […] En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos […]. […] Si el elemento predominante es el denominativo, en los signos confrontados, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: • El grado de sustitución entre los productos o servicios • La complementariedad de los productos o servicios • La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. • Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 4.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial […] no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos […]. a. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor […]. b. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad […].

Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente […]: • Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. • Que el acto o la actividad sea indebido. • Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. […] Los actos de competencia desleal por confusión, gozan de las siguientes características […]: • No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. […] Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente […]: • Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. • Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]”.

(Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 61. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial 62.

Visto el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 63. Visto el literal a) del artículo 259 ibidem constituye competencia desleal cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Análisis del caso concreto 64. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y el marco normativo sobre los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial; y atendiendo a los argumentos de la parte demandante y la parte demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 65.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre una marca mixta y una marca nominativa, y entre marcas mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 67.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 68.

Esta Sección[73], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[74]. 69. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[75] 70.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[76]. 71. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto LICETTE que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Cotejo entre la marca mixta LICETTE y la marca nominativa LEONISA Configuración de la marca mixta sub examine 72. La Sala observa que la marca solicitada es mixta y se encuentra conformada por la palabra LICETTE escrita en una fuente de letra cursiva, pegada y de color blanco. La palabra está contenida en un óvalo dividido en dos secciones horizontales por una línea que lo atraviesa.

La sección superior está rellena de un color oscuro y sobre la línea divisoria está la palabra LICETTE. La sección inferior está rellena de un color claro. 73. Para la Sala no hay duda que el elemento predominante del conjunto marcario lo constituye la palabra LICETTE, que en el lenguaje español es un nombre femenino, y es esta la que tiene mayor influencia porque determina la impresión general que despierta el conjunto de la marca en los consumidores. 74.

Las marcas mixta y nominativa que se cotejan son las siguientes: |MARCA MIXTA SOLICITADA[77] |MARCA REGISTRADA | | | | |[pic] | | | |LEONISA | 75. La comparación debe realizarse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto, previa determinación de cuál de los elementos que incluyen impacta la mente del consumidor. 76. La Sala, al analizar supra la configuración de la marca solicitada concluyó que la palabra LICETTE, en su forma de presentación particular distintiva, predomina en el conjunto marcario, motivo por el cual corresponde cotejar el elemento nominativo de la marca solicitada con la marca nominativa registrada LEONISA.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca mixta solicitada y la marca nominativa registrada 77. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la Interpretación Prejudicial[78] se refiere a las reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos distintivos: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa […]”. 78.

De lo anterior se desprende que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre la marca solicitada y las marcas registradas siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial[79], así: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; […]. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto […]. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 79.

El cotejo es como sigue: Comparación Ortográfica 80. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas, desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes. 81. Del cotejo, la Sala advierte que las marcas tienen diferente número de sílabas, aunque igual extensión al estar compuestas por igual número de letras, según se aprecia en los cuadros siguientes: MARCA SOLICITADA |L |I |- |C | |1 |3 |5 |6 |

82. MARCA REGISTRADA |L |N |S | |1 |4 |6 | 83. Las marcas comparten la vocal E pero en diferente ubicación. Las demás vocales difieren: MARCA SOLICITADA |I |E |E | |2 |4 |7 | MARCA REGISTRADA |E |O |I |A | |2 |3 |5 |7 | 84. En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada LEONISA no existe similitud ortográfica.

Comparación Fonética 85. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, se deben tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y la terminación de los términos cotejados. El cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA - LICETTE – LEONISA 86.

La Sala observa que, aunque ambas marcas empiezan con la letra “L”, su pronunciación difiere significativamente por la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. Comparación Ideológica 87. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando las marcas evocan una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 88.

En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término LEONISA, que no tiene un significado en el idioma español, por lo que este último habrá de tenerse como una expresión de fantasía; en consecuencia, no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. 89.

La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta LICETTE y la marca nominativa LEONISA objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 92.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta LICETTE y la marca nominativa LEONISA, de la cual es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Cotejo entre la marca mixta LICETTE y la marca mixta LEONISA 93.

Las marcas mixtas que se cotejan son las siguientes: |MARCA MIXTA SOLICITADA[80] |MARCA MIXTA REGISTRADA | |[pic] | | | |LEONISA | | |[ETIQUETA NO DISPONIBLE] | |Titular: Confecciones Íntimas |Titular: Leonisa S.A. | |Ltda. | | 94. La Sala, teniendo en cuenta que dentro de las pruebas allegadas por la parte demandante no se encuentra una copia de la etiqueta de la marca mixta disponible con número de registro 51.360, concluye que para el cotejo de la marca mixta LICETTE y la marca mixta LEONISA aplican las mismas consideraciones y conclusiones del cotejo realizado supra y, por lo tanto, no se presenta riesgo de confusión o asociación entre las marcas mixtas LICETTE y LEONISA.

Cotejo entre la marca mixta LICETTE y la marca mixta L LEONISA 95. Las marcas que se cotejan son las siguientes: |MARCA MIXTA SOLICITADA[81] |MARCA MIXTA REGISTRADA | |[pic] | | | |L LEONISA | | |[ETIQUETA NO DISPONIBLE] | 96. La Sala, teniendo en cuenta que dentro de las pruebas allegadas por la parte demandante no se encuentra una copia de la etiqueta de la marca mixta disponible con número de registro 114.024, procede a realizar el cotejo respecto de los elementos denominativos de las marcas. 97.

El cotejo es como sigue: Comparación Ortográfica 98. La Sala advierte, con base en los aspectos relativos al cotejo ortográfico mencionados supra, que las marcas tienen diferente extensión, diferente número de palabras y de sílabas, según se aprecia en los cuadros siguientes: MARCA SOLICITADA |L |I |- |C | |1 |3 |5 |6 | MARCA REGISTRADA |L | |L |N |S | |1 | |1 |4 |6 | 99.

Las marcas comparten una vocal E pero en diferente ubicación. Las demás vocales difieren: MARCA SOLICITADA |I |E |E | |2 |4 |7 | MARCA REGISTRADA |E |O |I |A | |2 |3 |5 |7 | 100. En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada L LEONISA no existe similitud ortográfica.

Comparación Fonética 101. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, se deben tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y la terminación de los términos cotejados. El cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA - LICETTE – L LEONISA 102.

La Sala observa que, aunque las marcas empiezan con la letra “L” su pronunciación difiere significativamente por el número y la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. Comparación Ideológica 103. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando las marcas evocan una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 104.

En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término L LEONISA que no tiene un significado en el idioma español, por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía y, en consecuencia, no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. 105.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada L LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. 106.

La Sala, con fundamento en el análisis del concepto de la conexidad competitiva realizado supra encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada comoquiera que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas, no es posible derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, motivo por el cual no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención y no resulta aplicable la causal de irregistrabilidad respecto del cotejo de las marcas LICETTE y L LEONISA.

Cotejo entre la marca mixta LICETTE y la marca mixta DLM LEONISA 108. Las marcas mixtas que se cotejan son las siguientes: |MARCA MIXTA SOLICITADA[82] |MARCA MIXTA REGISTRADA | | | | |[pic] |[pic] | 109. La comparación debe realizarse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto, previa determinación de cuál de los elementos que incluyen a uno impacta la mente del consumidor. 110.

La Sala, al analizar supra la configuración de la marca solicitada concluyó que la palabra LICETTE, en su forma de presentación particular distintiva, predomina en el conjunto. Igual conclusión se deriva respecto de la predominancia en el conjunto del elemento denominativo DLM LEONISA de la marca registrada. 111. Así las cosas, el cotejo – excluyendo la expresión descriptiva “VENTA DIRECTA” que resulta inapropiable -, es como sigue.

Comparación Ortográfica 112. La Sala advierte del aspecto ortográfico, que las marcas tienen diferente número de sílabas y extensión al estar compuestas por diferente número de palabras y letras, según se aprecia en los cuadros siguientes: MARCA SOLICITADA |L |I |- |C | |1 |3 |5 |6 | 113. MARCA REGISTRADA |D |L |M | |2 |4 |7 | MARCA REGISTRADA |E |O |I |A | |2 |3 |5 |7 | 114.

En suma, para la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca solicitada LICETTE y la marca previamente registrada DLM LEONISA no existe similitud ortográfica.

Comparación Fonética 115. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos, se deben tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y la terminación de los términos cotejados. El cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE – DLM LEONISA - LICETTE 116.

La Sala observa que, la pronunciación de las marcas difiere significativamente por la composición de las palabras motivo por el cual se concluye que no existe semejanza fonética. Comparación Ideológica 117. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando las marcas evocan una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 118.

En el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término LICETTE, nombre femenino, con el término DLM LEONISA que no tiene un significado en el idioma español, por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía, de forma que no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. 119.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada LICETTE y la marca registrada DLM LEONISA, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. 120.

La Sala, con fundamento en el análisis del concepto de la conexidad competitiva realizado supra encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada considerando que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas, no es posible derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, motivo por el cual no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención y no resulta aplicable la causal de irregistrabilidad respecto del cotejo de LICETTE y DLM LEONISA. 122.

Corolario de todo lo anterior, la decisión de la parte demandada de conceder el registro de la marca mixta LICETTE se encuentra ajustada a derecho por cuanto la marca cumple con los requisitos para ser registrado como marca y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

De los cargos de violación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 123. Señaló la parte demandante que el tercero con interés directo en las resultas del proceso se aprovecha de manera ilegítima de su esfuerzo económico y que la marca mixta LICETTE es una marca parasitaria que vive gracias al esfuerzo económico realizado por mi cliente en relación con su marca. 124.

A juicio de la Sala, comoquiera que se concluyó que no existe una similitud ni riesgo de confusión entre la marca LICETTE y las marcas registradas cuyo titular es la parte demandante, y que la parte demandante no allegó pruebas que demuestren los supuestos normativos de los artículos 258 y 259, es decir, que el acto de registro hubiere consistido en una conducta contraria a las prácticas y a los usos honestos del comercio ni que la marca LICETTE creara confusión o indujera a error respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de la parte demandante, el cargo no está llamado a prosperar.

De los cargos de violación del artículo 13 de la Constitución Política y el inciso 6º. del artículo 3º. del Código Contencioso Administrativo 125. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración los incisos 1.º y 2.º del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el inciso 6.º del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo. 126.

A juicio de la Sala, el trámite administrativo se ajustó plenamente a lo previsto en la normativa aplicable garantizando el derecho a la igualdad, y en cumplimiento de los principios orientadores de la actuación administrativa en cuanto que los actos administrativos acusados son decisiones fundadas y motivadas en las que se observó además el debido proceso, el derecho de contradicción y el de defensa de la parte demandante. 127.

Corolario de lo anterior, la Sala concluye que no se vulneraron los artículos mencionados supra y, en consecuencia, los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad. Conclusión 128. A juicio de la Sala, no prospera el cargo relativo a la indebida aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca mixta solicitada LICETTE no presenta similitudes ortográficas, fonéticas o visuales que generen riesgo de confusión o asociación con las marcas registradas LEONISA, L LEONISA Y DML LEONISA cuyo titular es la parte demandante.

De esta forma, la marca mixta LICETTE no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en la normativa indicada al no cumplirse los supuestos fácticos previstos en dicha norma. 129. Tampoco prospera el cargo relativo a la violación de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, comoquiera que la parte demandante no allegó pruebas que demuestren que el acto de registro de la marca LICETTE fuera una conducta contraria a las prácticas y a los usos honestos del comercio ni que la mencionada marca creara confusión o indujera a error respecto de las prestaciones de la parte demandante. 130.

En igual sentido, la parte demandada no vulneró los artículos 13 de la Constitución Política de Colombia ni el inciso 6º. del artículo 3º. del Código Contencioso Administrativo por cuanto la parte demandada, en su autonomía propia, examinó, motivó y decidió el caso sub examine sin vulnerar el debido proceso ni la libertad o igualdad de las partes involucradas. 131.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción previa denominada “Improcedencia de la acción de nulidad presentada por el apoderado de la sociedad Leonisa S.A. y caducidad de la acción procedente”, propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 [2] “[…] Artículo 84. Modificado por el art. 14, Decreto Nacional 2304 de 1989 Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 426 de 2002 siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto […]”. [3] “Código Contencioso Administrativo” [4] Esta resolución concedió el registro de la marca mixta LICETTE, solicitado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [5] Cfr. Folios 38 y 39 [6] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [8] “[…] Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos […]”. [9] “[…] Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos […]”. [10] “Régimen de Propiedad Industrial” [11] “[…] Artículo 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, legua, religión, opinión política o filosófica.

El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medias a favor de grupos discriminados o marginados […]”. [12] “[…] Artículo 3.- Principios Orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud de este principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar, teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberá darles igualdad de tratamiento, respetando el orden ñeque actúen ante ellos […]”. [13] Cfr. Folios 42 y 43 [14] Cfr. Folio 45 [15] Cfr. Folios 47 y 48 [16] Cfr. Folio 49 [17] Ibidem [18] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio [19] Cfr. Folios 109 y 111 [20] Cfr. Folios 114 y 118 [21] Folio 119 [22] Cfr. Folio 120 [23] Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 101 y 102 [24] Cfr. Folios 69 a 97 [25] Cfr. Folio 81 [26] Cfr. Folio 85 [27] Cfr. Folio 92 [28] Cfr. Folio 92 [29] Cfr. Folio 93 [30] Cfr. Folio 95 [31] Cfr. Folios 132 y 133 [32] Cfr. Folios 143 a 161 [33] Cfr. Folio 147 [34] Cfr. Folio 191 [35] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [36] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [37] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [38] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [39] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [40] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [41] Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; 30 de abril de 2020, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100055500. [42] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110025800. [43] Ibidem. [44] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100055500; Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000- 2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2001-00033- 01. [45] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [46] “Artículo 90.

Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]” [47] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [48] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil” [49] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2013;

C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001031500020120164200. [50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias de: 28 de octubre de 2004. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza, núm. único de radicación 1001032400020010006000; 15 de marzo de 2018. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020060025400; y de 25 de enero de 2019.

C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500. [51] Cfr. Folio 108 [52] Cfr. Folios 109 y 111 [53] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 21 de junio de 2018. C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001032400020110041600. [54] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 28 de octubre de 2004, C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0060-01(6863). [55] Superintendencia de Industria y Comercio.

Oficina virtual de la Propiedad Industrial. Cfr. Disponible en: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=6368497892473936 30. Consultado el 5 de febrero de 2019. [56] Cfr. Folio 51 vuelto [57] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [58] Cfr. Folios 9 a 14 [59] Cfr. Folios 15 a 20 [60] Cfr. Folios 18 a 23 [61] Cfr. Folio 45 [62] Cfr. Folio 147 [63] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [64] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [65] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [66] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [67] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [68] Cfr. Folios 143 a 161 [69] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro mediante los actos administrativos acusados. [70] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro mediante los actos administrativos acusados. [71] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. [72] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. [73] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [74] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [75] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [76] Ibidem. [77] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. [78] Cfr. Folio 150 [79] Cfr. Folio 149 [80] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. [81] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. [82] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro.