11001-03-24-000-2008-00024-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2008-00024-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2020-10-08

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

Actor: Sundaram-Clayton Limited·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - Sic

De qué trata

Síntesis: En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas en la citada Clase 12, que contienen la expresión “STAR”: […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “STAR”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “STAR”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […] Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “TVS STAR” está compuesta por dos palabras, dos sílabas (TVS-STAR), seis consonantes (T-V-S-S-T-R) y una vocal (A); mientras que “STAR” se conforma de una palabra, una sílaba (STAR), tres consonantes (S-T-R) y una vocal (A). Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “TVS”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “STAR”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “TVS”. Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “STAR”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener a su inicio la partícula “TVS”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “TVS STAR” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. […] Por su parte, la expresión “STAR”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce estrella, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, la Sala estima que no pueden compararse desde este aspecto. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto TVS STAR y la marca nominativa STAR previamente registrada / MARCA DERIVADA - No lo es TVS STAR respecto de las marcas mixtas TVS, TVS STAR CITY, TVS MOTOR COMPANY TVS y TVS FIERO F2De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que la marca mixta “TVS STAR”, no es una derivación de las marcas mixtas “TVS”, “TVS STAR CITY”, “TVS MOTOR COMPANY TVS” y “TVS FIERO F2”, previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado por un lado, tiene un vocablo diferente (“STAR”) con respecto a las previamente registradas “TVS”, “TVS MOTOR COMPANY TVS” y “TVS FIERO F2”; y por el otro, suprime la partícula “CITY” frente al registro “TVS STAR CITY”.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto TVS STAR y la marca nominativa STAR previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es STAR en la clase 12 / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA DE MARCAS - No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAAhora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que la marca opositora “STAR” pertenece a una familia de marcas compuestas […] Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, […] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “STAR”, que forma parte del signo previamente registrado, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “STAR”, para identificar sus productos, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa su titular en la citada Clase 12.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TVS STAR y la marca nominativa STAR previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es STAR en la clase 12 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo STAR no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es TVS STAR / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al mixto TVS STAR en la clase 12 por no tener similitud con la marca nominativa STAR previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas en la citada Clase 12, que contienen la expresión “STAR”: […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “STAR”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “STAR”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […] Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “TVS STAR” está compuesta por dos palabras, dos sílabas (TVS-STAR), seis consonantes (T-V-S-S-T-R) y una vocal (A); mientras que “STAR” se conforma de una palabra, una sílaba (STAR), tres consonantes (S-T-R) y una vocal (A).

Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “TVS”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “STAR”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “TVS”.

Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “STAR”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener a su inicio la partícula “TVS”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “TVS STAR” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. […] Por su parte, la expresión “STAR”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce estrella, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, la Sala estima que no pueden compararse desde este aspecto.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TVS STAR y la marca nominativa STAR previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es STAR en la clase 12 / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA DE MARCAS - No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que la marca opositora “STAR” pertenece a una familia de marcas compuestas […] Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, […] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “STAR”, que forma parte del signo previamente registrado, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “STAR”, para identificar sus productos, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa su titular en la citada Clase 12. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00024-00 Actor: SUNDARAM-CLAYTON LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE LA MARCA “TVS STAR” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “STAR” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTA UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LA MARCA CUESTIONADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1. Es nula la Resolución núm. 27519 de 30 de agosto de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “TVS STAR” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1: Que el 19 de enero de 2006, solicitó el registro como marca del signo mixto "TVS STAR", para amparar productos comprendidos en la Clase 12[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con su marca nominativa “STAR”, registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3: Que mediante Resolución núm. 09261 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC[3], declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "TVS STAR", en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4: Que contra la citada resolución la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos se resolvió de manera confirmativa a través de la Resolución núm. 019847 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 27519 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo “TVS STAR”, para identificar productos de la citada Clase 12.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que el signo “TVS STAR” cumple con el presupuesto de representación gráfica a través de su lectura y escritura, mecanismos que quedan en la imaginación del público consumidor, lo que la diferencia de la marca registrada “STAR”, la cual cuenta con una notoria diferenciación en cuanto a la simplicidad de la expresión. Adujo que la SIC no realizó un examen íntegro, en tanto que se limitó a fraccionar la expresión solicitada dejando de lado la normatividad aplicable en los casos en que se enfrentan signos similares.

Señaló que la entidad demandada desconoció la expresión “TVS”, la cual hace parte esencial y predominante en el signo solicitado, desconociendo así la reglamentación marcaria que ha establecido que la comparación de dos marcas debe efectuarse sin ningún tipo de fraccionamiento. Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, dado que al realizarse el examen de comparación marcaria, dicha entidad no tuvo en cuenta la distintividad que goza el signo solicitado “TVS STAR”, así como tampoco la composición, encabezado y diseño específico en el que predomina la expresión “TVS” en letras mayúsculas, dispuesta de una forma especial, sustancial y sobresaliente, a diferencia de la marca opositora, que únicamente se compone de la palabra “STAR”.

Resaltó que la partícula “TVS”, que pertenece al signo cuestionado, le permite al consumidor identificar de forma inequívoca su origen empresarial y diferenciarla de la marca nominativa previamente registrada “STAR”. Sostuvo que basta con realizar una rápida lectura de la expresión “TVS STAR” para darse cuenta que no genera ningún tipo de semejanza con la marca “STAR”, dadas sus diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales.

Agregó que debe tenerse en cuenta la debilidad de la palabra “STAR”, toda vez que es una expresión de uso común al coexistir varios registros marcarios que la contienen a nombre de diferentes empresarios, entre los cuales se encuentran las marcas “STAR LIGHT”, “STARFIRE”, “STARLET”, “WORLDSTAR”, “EUROSTAR” y “TRANSTAR”, que amparan productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y se encuentran identificadas respectivamente con los certificados de registro núms. 268618, 195987, 96948, 226834, 186420 y 285022.

Adujo que el signo cuestionado “TVS STAR” es derivado de las marcas de las cuales es titular, en las que prevalece la partícula “TVS”, a saber: |MARCA |CLASE |CERTIFICADO | |[pic] |12 |321695 | |[pic] |12 |320911 | |[pic] |12 |321694 | |[pic] |12 |320912 | |[pic] |12 |320909 | |[pic] |12 |321696 | |[pic] |12 |320910 | II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el signo solicitado “TVS STAR” no presenta la suficiente distintividad para que procediera su registro.

Adujo que las expresiones enfrentadas contienen cada una de ellas, dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, esto es, “STAR”, en la cual se centra la fuerza distintiva de los signos cotejados; además existen semejanzas de tipo fonético y conceptual, al evocar la idea de la palabra “ESTRELLA”. Señaló que la inclusión de la partícula “TVS” no dota de suficiente distintividad al signo cuestionado frente a la marca previamente registrada “STAR”, pues su coexistencia en el mercado podría llevar al consumidor a creer que los productos marcados como “TVS STAR” y “STAR” tienen el mismo origen empresarial.

Indicó que los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la que existe una conexidad competitiva por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor; y que no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, así como al titular de la marca previamente registrada.

II.2. La sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para ello, sostuvo que, contrario a lo expuesto por la actora, los signos “TVS STAR” y “STAR” son similarmente confundibles, dado que la marca solicitada reproduce una parte esencial de su registro marcario “STAR”.

Manifestó que a simple vista puede apreciarse como el signo solicitado reproduce su marca previamente registrada y que sus elementos secundarios no alteran dicha circunstancia, dado que la expresión “TVS” no evoca un significado particular y, por lo tanto, debe considerarse como de fantasía. Indicó que no solo presentan similitudes de tipo ortográfico y fonético, sino que también son semejantes desde el punto de vista conceptual, dado que ambas evocan una misma idea o concepto, esto es, el de la palabra “ESTRELLA”.

Adujo que la marca “STAR”, de la cual es titular, no es débil, toda vez que no indica ninguna cualidad o característica esencial de los productos que ampara; y que si bien es cierto que se encuentra incluida en varios registros marcarios, también lo es que esta situación se ha dado porque la SIC así lo ha propiciado. Señaló que tiene una familia de marcas, en la cuales se combina la expresión “STAR” con otros elementos en la Clase 12 Internacional: |MARCA |CLASE |CERTIFICADO | |[pic] |12 |287978 | |[pic] |12 |287977 | |[pic] |12 |295722 | |[pic] |12 |293966 | |STAR PARTS NKP KIT BIELA | | | |[pic] |12 |293965 | |STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE | | | |[pic] |12 |293964 | |STAR PARTS RODO | | | |[pic] |12 |295832 | |STAR PARTS NKP KIT PISTON | | | |STAR CHAIN |12 |212826 | |[pic] |12 |295859 | |[pic] |12 |295859 | Concluyó que al existir similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual entre los signos cotejados, así como conexidad competitiva entre los mismos, se configuran los presupuestos establecidos para aplicar la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistieron en que se denieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo expuesto en sus contestaciones.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[4]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo TVS STAR (mixto) y la marca STAR (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particuar cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TVS STAR (mixto) y la marca STAR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(i) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característicos de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TVS STAR (mixto) y la marca STAR (denominativa). 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. 3.1. En el presente caso SUNDARAM-CLAYTON LIMITED manifestó que la expresión STAR es débil y de uso común, por lo que es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común y la marca débil. 3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)” 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Familia de marcas 4.1. De acuerdo con lo alegado por AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., esta sería titular de una familia que presenta como elemento preponderante y común el término STAR, por lo que se desarrollará dicho tema. 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.

En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, porque el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión. […] 4.5.

A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, tiendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencia, pues son las semejanzas lasa que podrá percibir el público como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. […]” VI.

CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 27519 de 2007, denegó el registro de la marca mixta “TVS STAR”, a la titular SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente […]”.

Al respecto, la demandante alegó que la expresión cuestionada “TVS STAR” no es confundible con la marca “STAR” (nominativa), registrada por la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., toda vez que la fuerza distintiva del signo cuestionado se encuentra en la partícula “TVS” ubicada a su inicio, lo que da lugar a que existan diferencias de tipo fonético y ortográfico.

Adujo, además, que la expresión “STAR” es de uso común dado que existen múltiples registros en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza que la contienen; y que, por lo tanto, la marca opositora “STAR” es débil, por lo que su titular debe soportar la coexistencia con otros signos que la empleen. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g)[5] y 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […], no así la interpretación del artículo 134, “[…] al no ser objeto de controversia el concepto de marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[6] STAR MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA[7] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “TVS STAR”, de la parte actora, frente a la marca nominativa “STAR”, previamente registrada, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas de las letras ni las figuras geométricas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

(i) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Cabe señalar que en tratándose de marcas compuestas esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014[8], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso No. 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relativos a que la expresión “STAR”, a su juicio, resulta débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida y, en consecuencia, no debe ser tenida en cuenta dentro del presente análisis, toda vez que “STAR” es una palabra que es usada comúnmente en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sea lo primero advertir que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas. Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2014[9] dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto[10]: “[…] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, el tercero con interés en las resultas del proceso, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, “STAR”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general[12].

Sobre el particular, la Sala puntualiza que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “STAR”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “STAR”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “TVS STAR” está compuesta por dos palabras, dos sílabas (TVS-STAR), seis consonantes (T-V-S- S-T-R) y una vocal (A); mientras que “STAR” se conforma de una palabra, una sílaba (STAR), tres consonantes (S-T-R) y una vocal (A).

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: TVS STAR – STAR – TVS STAR – STAR - TVS STAR TVS STAR – STAR – TVS STAR – STAR - TVS STAR TVS STAR – STAR – TVS STAR – STAR - TVS STAR TVS STAR – STAR – TVS STAR – STAR - TVS STAR Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[13] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “TVS STAR” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017[14] indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca.

Al efecto, expresó: “[…] En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “… Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro. […]”.(Resaltado fuera de texto.) Posteriormente, la Sala en la sentencia de 17 de agosto de 2017[15], reiteró el anterior criterio, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, al sostener: “En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 4.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […].” (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, la expresión “STAR”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce estrella, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, la Sala estima que no pueden compararse desde este aspecto.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, la Sala debe analizar si el signo cuestionado “TVS STAR” (mixto) es derivado de las siguientes marcas, previamente registradas en favor de la actora: |MARCA |CLASE |CERTIFICADO | |[pic] |12 |321695 | |[pic] |12 |320911 | |[pic] |12 |321694 | |[pic] |12 |320912 | |[pic] |12 |320909 | |[pic] |12 |321696 | |[pic] |12 |320910 | Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 2016[16] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas “marcas derivadas” -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que la marca mixta “TVS STAR”, no es una derivación de las marcas mixtas “TVS”, “TVS STAR CITY”, “TVS MOTOR COMPANY TVS” y “TVS FIERO F2”, previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado por un lado, tiene un vocablo diferente (“STAR”) con respecto a las previamente registradas “TVS”, “TVS MOTOR COMPANY TVS” y “TVS FIERO F2”; y por el otro, suprime la partícula “CITY” frente al registro “TVS STAR CITY”.

Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que la marca opositora “STAR” pertenece a una familia de marcas compuestas por los siguientes registros marcarios: |MARCA |CLASE |CERTIFICADO | |[pic] |12 |287978 | |[pic] |12 |287977 | |[pic] |12 |295722 | |[pic] |12 |293966 | |STAR PARTS NKP KIT BIELA | | | |[pic] |12 |293965 | |STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE | | | |[pic] |12 |293964 | |STAR PARTS RODO | | | |[pic] |12 |295832 | |STAR PARTS NKP KIT PISTON | | | |STAR CHAIN |12 |212826 | |[pic] |12 |295859 | |[pic] |12 |295859 | Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “STAR”, que forma parte del signo previamente registrado, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “STAR”, para identificar sus productos, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa su titular en la citada Clase 12. Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohíja, sostuvo: “[…] De la familia de marcas 65.

Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección[17] se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 66.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula[18].

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante.

Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante […]”.[19] En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “TVS STAR” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca mixta “TVS STAR” para distinguir productos comprendidos en la Clase 12ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “[…] Vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] Proceso 318-IP-2019. [5] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [6] Folio 7 del cuaderno núm 1. [7] Folio 7 del cuaderno núm. 1. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, M.P. María Elizabeth García González. [10] 318-IP-2019. [11] www.sipi.gov.co.

Consultada el 27 de julio de 2020. [12] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. [13] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011- 00061-00. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2013- 00054-00, M.P. María Elizabeth García González. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación: 2014-00259-00, M.P.: María Elizabeth García González. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00141-00. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000.