11001-03-24-000-2008-00023-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2008-00023-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-09-24

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Laboratorios Bussié S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca CEGITEL se compone de tres (3) vocales, cuatro (4) consonantes, tres (3) silabas (CE-TI-GEL) y la marca registrada (RETIGEL) tiene la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, dos iguales, una de ellas que es precisamente la sílaba tónica, la última de ambas denominaciones, que es GEL, similitud que no desaparece con el cambio de la primera consonante, esto es, la letra C por la R, por cuanto a ambas palabas las sucede la vocal E y la segunda sílaba TI; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] Comoquiera que el hecho de que la sílaba tónica en ambas marcas se encuentre en la misma posición, es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen similitudes entre las marcas confrontadas. Ciertamente al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica y consonántica, de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “C” por la “R” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida. En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la primera consonante, no hace que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la sílaba tónica GEL, que al ser pronunciadas no son diferenciables, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] Al respecto, atendiendo a que cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable GEL resulta irrelevante para el análisis, habida consideración a que es una expresión de uso común en las marcas registradas en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, la partícula GEL carece en sí misma de distintividad para ser determinante frente al consumidor. La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación - CETIGEL y RETIGEL, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. […] En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] [L]a Sala encuentra que, a pesar de que las marcas se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, los productos que pretenden identificar las marcas enfrentadas son conexos y resultan complementarios. […] En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo CETIGEL y la marca nominativa RETIGEL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es GEL en las clases 3 y 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo no se excluye del análisis GEL / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjuntoLa Sala concluye […] que la palabra GEL es de uso común en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. Esta Sección ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca nominativa concedida CETIGEL es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada RETIGEL, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CETIGEL y la marca nominativa RETIGEL previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son CETIGEL y RETIGEL / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca nominativa RETIGEL previamente registrada en la clase 5 y existir riesgo de confusión Comparación Ortográfica La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca CEGITEL se compone de tres (3) vocales, cuatro (4) consonantes, tres (3) silabas (CE-TI-GEL) y la marca registrada (RETIGEL) tiene la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, dos iguales, una de ellas que es precisamente la sílaba tónica, la última de ambas denominaciones, que es GEL, similitud que no desaparece con el cambio de la primera consonante, esto es, la letra C por la R, por cuanto a ambas palabas las sucede la vocal E y la segunda sílaba TI; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] Comoquiera que el hecho de que la sílaba tónica en ambas marcas se encuentre en la misma posición, es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen similitudes entre las marcas confrontadas.

Ciertamente al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica y consonántica, de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “C” por la “R” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida.

En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la primera consonante, no hace que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la sílaba tónica GEL, que al ser pronunciadas no son diferenciables, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas.

Comparación Ideológica […] Al respecto, atendiendo a que cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable GEL resulta irrelevante para el análisis, habida consideración a que es una expresión de uso común en las marcas registradas en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, la partícula GEL carece en sí misma de distintividad para ser determinante frente al consumidor.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] [L]a Sala encuentra que, a pesar de que las marcas se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, los productos que pretenden identificar las marcas enfrentadas son conexos y resultan complementarios. […] En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CETIGEL y la marca nominativa RETIGEL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es GEL en las clases 3 y 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluye del análisis GEL / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto La Sala concluye […] que la palabra GEL es de uso común en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo.

Esta Sección ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca nominativa concedida CETIGEL es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada RETIGEL, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00023-00 Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas nominativas.

Partículas de uso común. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Bussié S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35036 de 20 de diciembre de 2006, 3535 de 16 de febrero de 2007 y 22216 de 26 de julio de 2007.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Laboratorios Bussié S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35036 de 20 de diciembre de 2006[6], “Por la cual decide una solicitud de registro de marca”, y 3535 de 16 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 22216 de 26 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CETIGEL que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Rafael Pantoja, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]: “[…] Por todo lo anterior, solicito que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 35036 de fecha 20 de diciembre de 2006, 3535 de 16 de febrero de 2007, 22216 de fecha de 26 de julio de 2007 y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca CETIGEL para distinguir productos de clase 3ra […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[8]: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 31 de mayo de 2006, el registro como marca del signo nominativo CETIGEL para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 30 de junio de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 565, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa RETIGEL, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo CETIGEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006. 5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 3535 de 16 de febrero de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006 y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 22216 de 26 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006. Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)[9] del artículo 136 y el artículo 155[10] de la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 y el artículo 155 de la Decisión 486 1. Señaló que la parte demandada en los actos administrativos acusados “[…] dejó de lado la muy reiterada argumentación del riesgo de confusión en la cual la misma Superintendencia ha sostenido que se requieren de dos elementos para la generación del riesgo primero que las dos expresiones sean muy similares en los campos gráficos, fonéticos e ideológicos y de otra parte que compartan el mismo renglón o especialidad en el mercado […]”[11]. 2.

Añadió que “[…] se deja de lado que en la práctica todos o mejor que casi todos los productos destinados al tratamiento de ACNE (sic) trátese de con venta bajo fórmula médica, así como de productos destinados a vitrina cosméticos para el mismo tratamiento de la piel se expenden en los mismo sitios, las farmacias y almacenes de cadena […]”[12]. 3.

Indicó que “[…] El tratamiento del ACNE (sic) tiene dos visiones, el médico y el cosmético, desde el punto de vista médico los especialistas en este ramo formulan patologías de diversas características y gravedades que por regla general aquellas que son de manejo más complicado que la del acné vulgar que es el normal de la adolescencia. Y es precisamente el del acné vulgar es el único de manejo cosmético […]”[13]. 4.

Precisó que “[…] Se deja totalmente de lado el cuidado que se debe tener para este caso más cuando la marca registrada se encuentra en el mercado para el tratamiento de una terapia y el producto que utilizara la marca solicitante solo cambiara la letra inicial que se expende en los mismos establecimientos Farmacias […]”[14]. 5. Asimismo resaltó que “[…] También se deja de lado algunas regiones del país donde por tradición y costumbre propia solo se pronuncian las primeras o ultimas letras dejando siempre de lado las consonantes finales e intermedias […]”[15]. 6.

Arguyó que “[…] Como se aprecia de golpe y sin hacer ningún tipo de esfuerzo la Superintendencia solo ve como prefijo la parte que corresponde a GEL y realiza un estudio más de teoría que de práctica pero no se da cuenta que las marcas no solo comparten el prefijo GEL como ellos mismo manifiestan, si no las mismas consonantes y vocales en idéntica posición y solo se está modificando la letra inicial de una composición de 7 letras o sea las demás 6 letras están en idéntica posición tanto consonantes como vocales de la marca registrada por mi poderdante […]”[16]. 7.

Concluyó que el fundamento de los actos administrativos acusados respecto de “[…] la concesión de la marca CETIGEL en que las dos expresiones no son confundibles entre sí (CETIGEL y RETIGEL), aspecto contrario totalmente a la realidad y de otra parte al ceñirse al magno error anotado deja de apreciar que ambas expresiones están dedicadas al cuidado de la piel una dentro del ámbito cosmético y la otra para el campo medico dermatológico que con la extraordinaria similitud solo operara de manera parasitaria de la marca acreditada por mi poderdante durante más de 22 años […]”[17].

Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[18] contestó la demanda[19] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Señaló que “[…] De acuerdo a la mencionada doctrina del Tribunal Andino de Justicia, relativa a la comparación de marcas nominativas, ésta entidad ha realizado el examen de registrabilidad de acuerdo a su unidad lingüística, la visión en conjunto, sus elementos integrantes y la unidad fonética de la marca solicitada a registro CETIGEL, y no frente a sus partes aisladas o elementos distinguibles, y por lo cual ha concluido en registrarla, puesto que ella cumple con los tres requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión 486 de 2000 para registrar un signo como marca ante la oficina nacional competente […]”[20]. 2.

Precisó que “[…] Aun cuando los signos RETIGEL y CETIGEL, tengan similitudes en su estructura gramatical (etigel) y fonética (retigel-cetigel), el signo solicitado (cetigel) está provisto de la suficiente fuerza de distintividad que se requiere para ser registrada como marca, sin que ella genere confusión o asociación entre los consumidores […]”[21]. 3.

Indicó que “[…] Las marcas farmacéuticas, así como aquellas de productos de las clases 1ª o 3ª, suelen estar compuestas por radicales que sugieren la composición química o aplicación del producto, o evocan propiedades o cualidades, lo cual no significa que la División pueda ser más laxa en el análisis de confundibilidad. Al contrario, por los graves daños que una eventual confusión de marcas farmacéuticas puede causar a la salud de los consumidores, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar un posible riesgo de confusión. Adicionalmente, el hecho de que las marcas farmacéuticas puedan componerse de radicales comunes o usuales, influye en la comparación de las mismas para efectos de concluir o no la confundibilidad, pero debe tenerse en cuenta que dichos radicales no pueden ser la razón fundamental para negar una marca, siendo preciso prescindir de ellos para determinar la confusión. Así, un radical o partícula común puede ser utilizado indistintamente por varios titulares, si el conjunto o la parte que acompaña al mismo es lo suficientemente distintiva […]”[22]. 4.

Resaltó que “[…] el signo CETIGEL y la marca opositora RETIGEL, comparten el prefijo GEL, partícula incorporada en numerosas marcas registradas en la clase 5ª, por lo cual no es susceptible de apropiación individual. Luego, para establecer el grado de semejanza entre los signos, estos deben ser apreciados en su conjunto, pero centrando el estudio principalmente en el prefijo o radical no común de las mismos […]”[23]. 5.

Añadió que “[…] se puede afirmar que los signos RETIGEL Y CETIGEL, a pesar de tener en común la partícula común GEL, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus terminaciones o sufijos RETI y CETI, combinan sus letras y vocales en un orden distinto, generando diferencias visuales y fonéticas […]”[24]. 6.

Indicó que “[…] las marcas RETIGEL Y CETIGEL, no presentan semejanzas, que puedan inducir al consumidor a error, habida cuenta que estas al ser escuchadas o percibidas son completamente diferentes, así mismo cada una cuenta con elementos que le dan la suficiente distintividad. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca […]”[25]. 7.

Arguyó que “[…] no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso […]”[26]. 8.

Resaltó que “[…] los productos de las clases 5 y 3 son comercializados en diferentes canales de comercialización, lo que contribuye a lo no existencia del riesgo de confusión de los mismos entre el público consumidor […]”[27]. 9. Concluyó que no se cometió ningún error “[…] al registrar la marca CETIGEL por cuanto aquella obtiene la suficiente distintividad requerida por el mercado para no ser confundida con la marca opositora RETIGEL, y por encontrarse sus productos en diferentes clases y canales de comercialización […]”[28].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[29] contestó la demanda[30] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Manifestó frente a las pretensiones que “[…] Están contenidas en el capítulo de peticiones, y consiste en que se declare la nulidad de las Resoluciones 35036 de fecha 20 de diciembre del 2006, 3535 de 16 de febrero del 2007, 22216 del 26 de junio de 2007, y a título de restablecimiento de derecho sea negada la marca CETIGEL para distinguir productos de la clase tercera, y adicionalmente solicita que la sentencia sea publicada en la gaceta de propiedad industrial, a las anteriores, no me opongo, ni las acepto, y me atengo a lo que sea probado en el transcurso del proceso […]”[31].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 11 de diciembre de 2014[32], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 574-IP-2015 de 13 de octubre de 2016[33], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que: “[…] 1.

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales únicamente procede la interpretación del Artículo 135 Literal g) de la referida Decisión, no se interpretará el Artículo 155, pues en el proceso interno no se trata un tema de infracción de derechos sobre una marca registrada, sino de oposición al registro de una marca. 2.

De oficio se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar pertinente su análisis, al ser la controversia por posible identidad o similitud entre signos […]”[34] (Destacado fuera de texto). 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2019[35], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso. Auto de pruebas 13. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 11 de diciembre de 2014[36], sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 2019[37], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 15.

Durante el término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 574-IP-2015 de 13 de octubre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre las palabras o signos de uso común; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Visto el artículo 128 numeral 7.º[38] del Código Contencioso Administrativo[39], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[40] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[41], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[42] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[43], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados[44] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006[45], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa CETIGEL, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; en la que se indicó: “[…] Revisados los registros de la propiedad industrial en busca de los antecedentes que se alegan en la oposición, aparecen los siguientes registros: |Marca |Expediente |Clase |Tipo |Certificado |Vigencia | |RETIGEL |06 52055 |5 |Nominativa |304494 |13-10-2015| Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: |Marca solicitada |Marca opositora | |CETIGEL |RETIGEL | |(nominativa) |(nominativa) | De otro lado, las marcas farmacéuticas, así como aquellas de productos de las clases 1ª o 3ª, suelen estar compuestas por radicales que sugieren la composición química o aplicación del producto, o evocan propiedades o cualidades, lo cual no significa que la División pueda ser más laxa en el análisis de confundibilidad.

Al contrario, por los graves daños que una eventual confusión de marcas farmacéuticas puede causar a la salud de los consumidores, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar un posible riesgo de confusión. Adicionalmente, el hecho de que las marcas farmacéuticas puedan componerse de radicales comunes o usuales, influye en la comparación de las mismas para efectos de concluir o no la confundibilidad, pero debe tenerse en cuenta que dichos radicales no pueden ser la razón fundamental para negar una marca, siendo preciso prescindir de ellos para determinar la confusión. Así, un radical o partícula común puede ser utilizado indistintamente por varios titulares, si el conjunto o la parte que acompaña al mismo es lo suficientemente distintiva. […] Así las cosas, tenemos que en el caso que nos ocupa, el signo CETIGEL (nominativa) y la marca opositora RETIGEL (nominativa), comparten el sufijo GEL, partícula incorporada en numerosas marcas registradas en la clase 3ª y que hace referencia a un estado que adopta una materia en dispersión coloidal cuando flocula o se coagula, producto cosmético en estado de gel", por lo cual no es susceptible de apropiación individual.

Luego, para establecer el grado de confundibilidad entre los signos, estos deben ser apreciados en su conjunto, pero centrando el estudio principalmente en el prefijo o radical no· común de las mismos. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que los signos CETIGEL (nominativa) y RETIGEL (nominativa), a pesar de tener en común la partícula común GEL, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus sílabas iniciales o prefijos CETI y RETI, combinan sus letras y vocales en un orden distinto, confiriendo a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. De lo expuesto, resulta, que las marcas CETIGEL (nominativa) y RETIGEL (nominativa), no presentan semejanzas, que puedan inducir al consumidor a error, habida cuenta que estas al ser escuchadas o percibidas son completamente diferentes, así mismo cada una cuenta con elementos que le dan la suficiente distintividad.

Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios.

Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca: CETIGEL (nominativa) Para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos en general, lociones para el cabello, dentífricos, productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. Titular: Rafael Pantoja Dirección: Domicilio: Bogotá D.C. - Colombia Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]” (Destacado de la Sala). 2.

La Resolución núm. 3535 de 16 de febrero de 2007[46], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006, en la cual se indicó: “[…] Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que no concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal a) del artículo 136 anteriormente citado, por no existir entre el signo solicitado a registro y la marca opositora, similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto desde los puntos de vista gráfico, ortográfico y fonético, cada signo cuenta con elementos que facilitan su identificación e individualización, razones que fueron suficientemente expuestas en el acto administrativo objeto del recurso y que por el presente acto reiteramos.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo 1, numeral 5.2 de la Circular Única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de Julio de 2001, en concordancia con la Decisión 486, se procederá a notificar la misma mediante fijación en lista.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No.35036 de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]” (Destacado de la Sala). 3. La Resolución núm. 22216 de 26 de julio de 2007[47], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35036 de 20 de diciembre de 2006, en la cual se indicó: “[…] En el caso de la referencia, se trata de comparar el signo solicitado CETIGEL (Nominativa) con la marca: |Marca |Certificado |Clase |Vigencia | |RETIGEL |304494 |05 |13-10-2015 | En este caso nos encontramos frente a los siguientes signos: MARCA REGISTRADA RETIGEL MARCA SOLICITADA CETIGEL La Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, luego de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto sí bien las marcas cotejadas presentan ligeras semejanzas, estas no reportan especial importancia cuando se examinan las marcas en su conjunto ya que en este sentido cada uno es perfectamente distintivo, debido a la producción de un conjunto diferente, por la sociedad solicitante.

En efecto, la semejanza se ve diluida frente a la pronunciación, la longitud de los signos, y la gramática de las expresiones. En este sentido, para realizar el análisis de las marcas objeto de estudio, ha de examinarse el conjunto y no las partes diseccionadas de los signos, es decir, se debe comparar el término CETIGEL frente al signo RETIGEL.

En efecto, estas expresiones comparten ciertas letras, pero analizadas en conjunto no generan semejanzas susceptibles de causar riesgo de confusión, son signos que presentan una impresión visual distinta, fonéticamente son diferentes. De esta forma son mayores las diferencias visuales y fonéticas que las semejanzas gramaticales hecho por el cual es procedente acceder a su registro como marca; siendo especialmente relevante el hecho de que si bien comparten la expresión "GEL" este es un sufijo común para las clases, al indicar el tipo de presentación de los productos.

Luego esta Delegatura considera, que de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las diferencias visuales, ortográficas y fonéticas que presentan, eliminando cualquier riesgo de confusión y de asociación. 2.1. Relación de productos o servicios Dado que los signos confrontados no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios.

Así las cosas, no existiendo riesgo de confusión entre los signos no entraremos a profundizar sobre el tipo de productos que distinguen los signos y el mercado en el cual se comercializan. En mérito de lo expuesto se, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 35036 del día 20 de diciembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]” (Destacado de la Sala). El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 35036 de 20 de diciembre de 2006, 3535 de 16 de febrero de 2007 y 22216 26 de julio de 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa CETIGEL, al tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos en general, lociones para el cabello, dentífricos”, productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 1.

La Sala advierte que, en primer orden, la parte demandante indicó la vulneración del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 sin explicar su concepto de violación; en segundo orden, se debe aclarar que si bien la parte demandante cita como violado el mencionado artículo, se observa que en la sustentación del cargo se refiere solamente a la supuesta violación del literal a) del artículo 136 ibidem; y, en tercer orden, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretó el artículo 155 ibidem “[…] pues en el proceso interno no se trata un tema de infracción de derechos sobre una marca registrada, sino de oposición al registro de una marca […]”, motivo por el cual no se incluyó en el problema jurídico. 1.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa RETIGEL, identificada con núm. de registro 304494, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 2. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, consideró que no procedía la interpretación de los artículos 135 y 155 de la Decisión 486, y, de oficio interpretó el literal g) del artículo 136 ibidem. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[48], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[49] de la Comisión de la Comunidad Andina[50].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[51] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[52] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 574-IP-2015 de 13 de octubre de 2016 30. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[53]: “[…] 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o Ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para hacer el cotejo de signos. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos denominativos CETIGEL y RETIGEL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: […] 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser Idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe conexión entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: Directa e indirecta y de asociación. 1.4.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 1.4.2.

El riesgo de asociación, acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Se deberá verificar si en el acto Impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 1.6.

Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conflicto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas CETIGEL y RETIGEL, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 3 de la Clasificación Internacional da Niza 2.1. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado CETIGEL pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada y base de la oposición RETIGEL distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precitada Clasificación Internacional, siendo además que LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. en su demanda ha manifestado que los productos para tratamientos de acné se venden "( ) bajo formula médica así como de productos destinados a vitrina cosméticos para el mismo tratamiento de la piel y se expanden en los mismo sitios, las farmacias y almacenes de cadena”. […] 2.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 3.

Partículas de uso común en la conformación de marcas 3.1. La SIC señala que "( ) el signo CETIGEL y la marca opositora RETIGEL, comparten el prefijo GEL, partícula incorporada en diversas marcas registradas en la clase 5, por lo cual no es susceptible de aprobación individual". En este marco, es apropiado referirse a las partículas genéricas y de uso común utilizadas en la conformación de marcas. 3.2.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en interpretaciones precedentes, esto es, que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 3.4. Si bien la aludida norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos caso en el cual se puede proceder a su registro. 3.5.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6. Se deberá tener en cuenta que se debe determinar si la partícula "GEL" es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. 4.

Comparación entre marcas denominativas 4.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos CETIGEL y RETIGEL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas: […] 4.2. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si el cotejo de los signos en conflicto se realizó de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos CETIGEL y RETIGEL. 5.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 5.1. El signo opositor ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el tema análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. 5.2. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar le posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 5.3. El análisis de confundibilidad de los signos que amparan productos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 5.4.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como serla el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. 5.5.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 5.6.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. 5.7. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas. 5.8.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos farmacéuticos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados […]” (Destacado de la Sala).

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre las palabras o signos de uso común 32.

Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Análisis del caso concreto 33. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre los marcos normativos del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y de las palabras o signos de uso común; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas nominativas; y el uso de palabras de uso común en los respectivos productos y servicios. 3.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 36. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección[58], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[59]. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[60] 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[61]. 4. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 5.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa CETIGEL, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 6.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que la marca CETIGEL es nominativa y la marca RETIGEL es nominativa, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 40.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación de marcas nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 4.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.1.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 4.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado […]”[62].

(Destacado del original) 41. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”[63] (Destacado del texto original). 42. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 43.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 44. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[64] (Destacado de la Sala). 45. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[65]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[66]. 46.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 47.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la palabra GEL es de uso común en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 49. Esta Sección[80] ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. 50.

En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. 51.

Comparación Ortográfica 53. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 54.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |C |E |T |I |G |E |L | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | 55. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca CEGITEL se compone de tres (3) vocales, cuatro (4) consonantes, tres (3) silabas (CE-TI-GEL) y la marca registrada (RETIGEL) tiene la misma conformación. 56.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, dos iguales, una de ellas que es precisamente la sílaba tónica, la última de ambas denominaciones, que es GEL, similitud que no desaparece con el cambio de la primera consonante, esto es, la letra C por la R, por cuanto a ambas palabas las sucede la vocal E y la segunda sílaba TI; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. 57.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética 58. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL CETIGEL–RETIGEL 59.

Comoquiera que el hecho de que la sílaba tónica en ambas marcas se encuentre en la misma posición, es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen similitudes entre las marcas confrontadas. Ciertamente al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica y consonántica, de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “C” por la “R” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida. 60.

Comparación Ideológica 61. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 68. Al respecto, atendiendo a que cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable GEL resulta irrelevante para el análisis, habida consideración a que es una expresión de uso común en las marcas registradas en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, la partícula GEL carece en sí misma de distintividad para ser determinante frente al consumidor. 62.

La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación - CETIGEL y RETIGEL, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 63. Sobre el particular, la Sala[81] en una providencia en donde las marcas estaban conformadas por una partícula de uso común, en el momento de realizar el análisis de comparación desde el punto de vista ideológico, consideró “[…] cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable AGRO resulta irrelevante para el análisis […]”.

En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 64. Atendiendo a que existe similitud entre las marcas enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto la marca cuestionada como la marca registrada de la cual es titular la parte demandante, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 65.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos; viii) misma finalidad;

(ix) intercambiabilidad de los productos. 66. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia ha explicado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 2.2. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 3 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. 2.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo151 de la Decisión 486. 2.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 2.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros Indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De Igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente. tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. […]”[82] (Destacado fuera del texto). 67. La Sala observa, por un lado, que la marca CETIGEL cuestionada ampara “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos en general, lociones para cabello, dentífricos” productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y, por otro lado, la marca propiedad de la parte demandante RETIGEL identifica “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos y para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” productos de la Clase 5 de la mencionada clasificación. 68.

Sobre el particular, la Sala encuentra que, a pesar de que las marcas se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, los productos que pretenden identificar las marcas enfrentadas son conexos y resultan complementarios. 69. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente artículos cosméticos de tocador y del cuidado general de la piel con productos farmacéuticos dermatológicos, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como droguerías o almacenes especializados en productos de cuidado personal.

Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las revistas especializadas de promoción de farmacias y droguerías. 70. Además, la Sala considera que el registro de la marca CETIGEL podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicha marca tienen un mismo origen empresarial que los de RETIGEL, o que se trata de una innovación o una versión alternativa no farmacéutica de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa la marca concedida. 71.

En cuanto a la relación o vinculación de los productos, la Sala considera que los productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular aquellos con propiedades dermatológicas, tienen finalidades conexas a las de los productos como los jabones y cosméticos, identificados con la Clase 3, en tanto que se trata de productos para el cuidado personal que se presentan alternativamente en el mercado como cosméticos y farmacéuticos. 72.

Asimismo, son productos complementarios y sustituibles entre sí, porque los señalados productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza pueden reconocerse como sustitutos razonables, ya que el consumidor podría adquirir un producto cosmético, en lugar de un medicamento dermatológico o un producto farmacéutico de uso tópico, en tanto que ambas categorías de productos persiguen una finalidad común. En efecto, se trata de productos que se usan en el cuerpo humano con el fin de modificar su aspecto, protegerlo o mantenerlo en buen estado, y prevenir o corregir situaciones adversas en él, al punto en que en el mercado se presentan con frecuencia versiones cosméticas y farmacéuticas o dermatológicas de desodorantes, jabones y cosméticos, por lo que la diferenciación entre ellos no es evidente ni automática.

Incluso, los productos antes referidos pueden usarse como complementarios en tratamientos estéticos, tal como sucede con jabones y cremas cosméticas con componentes farmacéuticos[83]. 73. En esa medida, la presencia simultánea en el mercado de las marcas confrontadas podría derivar un riesgo para la salud, ya que es muy posible que el consumidor medio, además determinado por la similitud ortográfica, fonética e ideológica antes señalada, termine adquiriendo un artículo cosmético en lugar de un producto farmacéutico dermatológico, o viceversa, bajo el entendimiento de que se trata de productos con el mismo origen empresarial. 74.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Conclusión 75. La Sala considera que existe semejanza entre las marcas confrontadas y conexidad competitiva entre los productos que identifica cada una de ellas; motivo por el cual, existe riesgo de confusión entre las marcas nominativas CETIGEL y RETIGEL y, en ese sentido, al no cumplirse con el requisito de distintividad extrínseca, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 76.

En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa CETIGEL y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario correspondiente y la publicación de la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Reconocimiento personería 77. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[84], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 78. Atendiendo a que el abogado Daniel Felipe Martínez Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.018.440.385 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 257.214 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[85] para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 35036 de 20 de diciembre de 2006, “Por la cual decide una solicitud de registro de marca”, y 3535 de 16 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 22216 de 26 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca nominativa CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Rafael Pantoja y que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Daniel Felipe Martínez Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.018.440.385 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 257.214 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 225 del expediente.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 a 6 [2] Cfr. Folios 34 a 48 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. [4] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [5] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [6] Mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Laboratorios Bussié S.A. y concedió el registro de la marca nominativa CETIGEL, distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Cfr. Folio 47 [8] Cfr. Folios 34 y 35 [9] “[…]Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [10] “[…] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. […]” [11] Cfr. Folio 36 [12] Ibidem [13] Cfr. Folio 37 [14] Ibidem [15] Ibidem [16] Cfr. Folio 44 [17] Cfr. Folio 46 [18] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 164 [19] Cfr. Folios 156 a 163 [20] Cfr. Folio 160 [21] Ibidem [22] Cfr. Folios 160 y 161 [23] Cfr. Folio 161 [24] Ibidem [25] Ibidem [26] Cfr. Folio 162 [27] Ibidem [28] Ibidem [29] Por intermedio de curador ad litem. Cfr. Folio 151 [30] Cfr. Folios 153 y 154 [31] Cfr. Folio 153 [32] Cfr. Folios 176 y 177 [33] Cfr. Folios 196 a 212 [34] Cfr. Folios 200 y 201 [35] Cfr. Folios 213 a 216 [36]Cfr. Folio 175 [37] Cfr. Folio 219 [38] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [39] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [40] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [41] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [42] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [43] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [44] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [45] Cfr. Folios 8 a 13 [46] Cfr. Folios 14 a 17 [47] Cfr. Folios 18 a 22 [48] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [49] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [50] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [51] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [52] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [53] Cfr. Folios 196 a 211 [54] Marca cuestionada [55] Marca previamente registrada [56] Cfr. Folio 186 [57] Base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada, sito web: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637359626997598 672.

Consultado el 17 de septiembre de 2020. [58] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [59] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [60] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [61] Ibidem. [62] Cfr. Folio 208. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2015 de 13 de octubre de 2016, págs. 8 y 9 [63] Cfr. Folio 136. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015, pág. 6 [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [65] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [67] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637360016102572446; en consulta realizada el día 18 de septiembre de 2020. [68] Registro protegido el 12 de octubre de 2000 [69] Registro protegido el 27 de diciembre 2001 [70] Registro protegido el 7 de febrero 2001 [71] Registro protegido el 13 de septiembre 2001 [72] Registro protegido el 5 de noviembre 2002 [73] Registro protegido el 5 de septiembre 2002 [74] Registro protegido el 13 de agosto 2001 [75] Registro protegido el 13 de septiembre 2001 [76] Registro protegido el 5 de septiembre 2002 [77] Registro protegido el 24 de noviembre 2003 [78] Registro protegido el 6 de diciembre 2004 [79] Registro protegido el 12 de enero 2005 [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. [81] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de junio de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), núm. único de radicación 11001032400020130043600. [82] Cfr. Folios 204 y 206.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 574-IP-2016 de 13 de octubre de 2016, págs. 9 a 11 [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de agosto de 2019; MP. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020110023000. [84] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [85] Cfr. Folio 225