PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto FAACA y las marcas mixtas FANALCA previamente registradas / SIGNOS DE FANTASÍA – Los son FAACA y FANALCA / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / MARCA EVOCATIVA - Concepto / MARCA EVOCATIVA - Lo son FAACA y FANALCA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto FAACA para identificar productos de las Clases 11 y 12 por no existir similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor a confundir con las marcas mixtas FANALCA previamente registrada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo; para ello, se procederá a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y la marca en conflicto. [ ] La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos FAACA de la marca concedida y FANALCA de las marcas previamente registradas, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por tres (3) sílabas y cinco (5) letras; y el segundo compuesto por tres (3) sílabas y siete (7) letras, [ ] En el caso sub examine, aunque ambos vocablos están conformados por el mismo número de sílabas, una es diferente, que es precisamente la sílaba tónica, la penúltima de ambas denominaciones, que en una es “A” y en la otra es “NAL”, por lo que la sílaba tónica “NAL” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado.

Además, la denominación FAACA tiene el hiato “AA”, mientras la expresión FANALCA no tiene. [ ] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que la pronunciación de estas palabras FAACA y FANALCA, debido que el mayor esfuerzo se hace al pronunciar sus penúltimas sílabas, resultando que la sílaba tónica de la primera es “A” y de la segunda “NAL”, evidenciándose que son fonéticamente diferentes. [ ] En el caso sub examine, las palabras FAACA y FANALCA no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. [ ] Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, en la medida en que la marca concedida FAACA es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca FANALCA previamente registrada. [ ] La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FAACA, con certificado de registro número 498327, que identifica servicios de las clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas mixtas FANALCA, cuyo titular es la parte demandante; y en consecuencia, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones números 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo / RIESGO DE CONFUSIÓN – Noción / RIESGO DE CONFUSIÓN – Directo o indirecto / RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN - Inexistencia entre el signo nominativo FANALCA y la marca FAACA REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [L]a Sala procederá a determinar si la marca mixta FAACA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Esta Sección, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”.

Asimismo, frente a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [y la] b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […]”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, de 29 de marzo de 2019, Radicación número 11001-03-24-000-2006-00075-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11 de abril de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 179 / ACUERDO 80 – ARTÍCULO 13 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 32 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 33 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00095-00 Actor: CADILLON S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas mixta y nominativa.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cadillon S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cadillon S.A.S., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013, “[…] por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”[5], expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 54202 de 10 de septiembre del 2014, “[…] por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[6], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FAACA, que identifica productos de las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Industrias Faaca Colombia S.A.S., en adelante tercero con interes directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…]1. Declarar la nulidad simple de la Resolución No. 77218 de Diciembre 12 de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente 13.100329, por medio de la cual se CONCEDE el registro de la marca FAACA, Clase 11 Int., para distinguir APARATOS DE VENTILACIÓN DE VEHÍCULOS y Clase 12 Int., para distinguir: MONITORES DE VEHÍCULOS TERRESTRES;

VEHÍCULOS; BOMBAS DE AIRE, ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS, REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE. 2. Declarar la nulidad simple de la Resolución No. 54202 de Septiembre 10 de 2014, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente 13.100329, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad CADILLON S.A.S., CONFIRMANDO la decisión contenida en la Resolución No. 44218 de Diciembre 12 de 2013, proferida por la Jefe de Dirección de Signos Distintivos. 3.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la irregistrabilidad o en subsidio la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y ante el registro correspondiente a la marca FAACA (mixta) en las clases 11 y 12 Internacional. 4. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Industrias FAACA Colombia S.A.S. solicitó, el 18 de abril de 2013, el registro como marca del signo mixto FAACA para distinguir productos comprendidos en las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 15 de mayo de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 667, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas FANALCA. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2012, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta FAACA al tercero con interés directo en el resultado del proceso para distinguir productos de las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 54202 del 10 de septiembre de 2014, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013. Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 154 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó el concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto de la comparación sucesiva “[ ] la marca del solicitante y la marca de mi representada no existe diferencia alguna [ ]”[8]. 6.2.

Agregó que “[ ] Al detenerse en su globalidad, predomina el componente denominativo, lo que guía en su cotejo a que si el signo distintivo predominante o sobresaliente en la marca mixta es la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales [ ]”[9]. 6.3.

Señaló que “[ ] al comparar el signo FAACA con la marca FANALCA, resulta que la marca solicitada es una reproducción muy similar de la expresión FANALCA, además no le aportan elementos diferenciadores que la distinga, el signo solicitado no cuenta con elementos gráficos ni nominativos adicionales que le aporten distintividad [ ]”[10]. 6.4.

Resaltó que “[ ] los productos protegidos con la marca de mi representada y los productos que pretende proteger la sociedad INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S., en la solicitud de registro de su marca FAACA están directamente y estrechamente relacionados, pues ambos signos fueron creados con un mismo fin, el cual es ofrecer o vender productos para VEHÍCULOS;

APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O ACUÁTICA y/o APARATOS DE VENTILACIÓN PARA VEHÍCULOS lo que implica aumentar el riesgo de inducir a error al consumidor de encontrarlas en el mercado [ ]”[11]. 6.5. Afirmó que “[ ] las marcas FANALCA y FAACA amparan productos comprendidos en la clase 11 y 12 Int., básicamente relativas al sector automotriz, es indudable que estos se destinan a los mismos consumidores y utilizan exactamente los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo [ ]”[12]. 6.6.

La parte demandante invocó la vulneración del artículo 154 de la Decisión 486 pero no explicó su concepto de violación. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[13] contestó la demanda[14] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Afirmó que “[ ] la SIC realizó un análisis de los signos y de los productos o servicios a distinguir las marcas en conflicto, para lo cual ejecutó una comparación en conjunto, acudiendo a las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia [ ]”[15]. 7.2.

Comparó las marcas y explicó que “[ ] el signo denominado FAACA, es escrito en letra característica, el cual carece de significado conocido por el consumidor, igualmente se observaran escritas en una fuente de menor tamaño las expresiones industrias, informativas de una actividad comercial, COLOMBIA indicativa de una origen geográfico y S.A.S., alusiva a un tipo societario; también se encuentra conformado por un elemento gráfico consistente en la imagen de una águila que tiene sus alas extendidas y que se antepone a una figura que evoca el globo terráqueo, por lo tanto es una marca de naturaleza mixta de fantasía que es la que está compuesta por la combinación de uno o varios elementos gráficos, y no tiene significado conocido [ ]”[16]. 7.3.

Sostuvo, que de acuerdo con el anterior análisis, se evidencia que “[ ] las marcas registradas están conformadas por la denominación FANALCA, que claramente carece de significado; acompañadas las marcas mixtas por un elemento figurativo abstracto, en consecuencia son marcas de naturaleza mixta de fantasía, las cuales se identifican como aquellas que están compuestas por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tienen significado conocido [ ]”[17]. 7.4.

Así adujo que “[ ] es evidente entonces que el signo FAACA no genera confusión para los consumidores con los demás signos relacionados anteriormente, en consecuencia se reitera que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 del literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina [ ]”[18]. 7.5.

Sostuvo que “[ ] las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generan confusión. Así entonces, a pesar que los signos comparados comparten las sílabas iniciales y finales FA-CA, tal coincidencia no resulta suficiente para determinar la confundibilidad entre las denominaciones comparadas, ya que analizadas en su conjunto tan y como debe realizarse su examen, se observa que la denominación que conforma el signo solicitado FAACA ostenta una menor extensión respecto de la opositora FANALCA que permite diferenciar los signos fonética y gráficamente, aunado a la presencia de un elemento gráfico en los respectivos conjuntos que ostenta mayores diferencias de las ordinarias, lo que produce una impresión totalmente diferente en el consumidor, por lo que en caso de coexistencia de estos no se generaría riesgo de confusión ni de asociación [ ]”[19].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[20] contestó la demanda[21] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Adujo que “[…] la pronunciación de ambos signos es distinta, los fonemas FAA y FANAL son distinto, por cuanto la marca solicitada se pronuncia: FA/A/CA.

Por su parte la marca opositora se pronuncia de la siguiente manera FA/NAL/CA […]”, así indicó que “[…] la sílaba tónica de la marca opositora recae en la partícula NAL, muy por el contrario, la marca solicitada su sílaba tónica recae en la vocal A, por ello es evidente que ambos signos difieren entre sí[…]”[22] 8.2. Advirtió que “[…] que no es cierto lo que dice el opositor al afirmar que los signos son iguales fonéticamente por iniciar con la sílaba FA y terminar con la sílaba CA, pues de ser así gran cantidad de marcas se negarían a diario por contener sílabas similares […]”[23]. 8.3.

Indicó que “[…] las marcas en su conjunto, despiertan ideas totalmente diferentes y no puede alegar como lo hizo el demandante que son similares FAACA y FANALCA, pues ambos cuentan con elementos adicionales que los hacen disimiles entre sí y por ende no procede la nulidad invocada […]”[24]. 8.4. Agregó que “[…] las figuras que acompañan las denominaciones son además los elementos que acaban por definir la total disimilitud de las marcas enfrentadas en este caso, y llama en verdad la atención que en la demanda se afirme (página 7) que las marcas presentas “una parte figurativa similarmente confundible” siendo totalmente innecesario extenderse en teorías sobre las diferencias entre los elementos que se incluyen […]”[25]. 8.5.

Adujó que “[…] En cuanto a la relación de productos se reconoce que los signos revindican los mismos productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza, pero no se entiende de dónde saca el demandante la conexidad entre los productos amparados en la clase 12 y 11 de la clasificación, puesto que en la clase 12 se comprenden productos como lo son vehículos, lo cual no es igual a los aparatos para la ventilación de vehículos, que no se distribuyen o comercializan en los mismos lugares […]”[26].

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 8 de julio de 2016[27], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 08-IP-2017 de 7 de septiembre de 2018[28], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 138, 143, 144, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de los cuales no se interpretará los Artículos 134, 135, 138, 143, 144, 154 y 172 por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca, el procedimiento del registro, la forma de adquirir el derecho, ni el trámite de nulidad del registro […]”, razón por la cual indicó que “[…] Se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser procedente” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de abril de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[29], llevó a cabo la audiencia inicial el 8 de mayo de 2019[30], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6 del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial, en los siguientes términos: “[…] Si las resoluciones núms. 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro como marca mixta FAACA, para identificar “aparatos de ventilación para vehículos”, productos de la Clase 11 y “motores de vehículos terrestres; vehículos, bombas de aire, accionamientos eléctricos para vehículos, repuestos para vehículos terrestres” de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta solicitada FACAA, que ampara las clases 11 y 12, y la marca registrada FANALCA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza con número de registro 175029 […]”. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6.

Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencias de pruebas 13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 2019[31], innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 08-IP-2017 de 7 de septiembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8[32] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[33] de 12 de marzo de 2019[34], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[35] son los siguientes: 19.1 La Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013[36], mediante la cual, la Directora de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Cadillon S.A.S., en la que se indicó: “[…] 1.4. Naturaleza de los signos a confrontar 1.4.1. El Signo solicitado [pic][37] El signo solicitado a registro está conformada por la denominación FAACA, escrito en letra característica, el cual carece de significado conocido por el consumidor, igualmente se observan escritas en una fuente de menor tamaño las expresiones INDUSTRIAS, informativas de una actividad comercial, COLOMBIA indicativa de un origen geográfico y S.A.S. alusivo a un tipo societario, también se encuentra conformado por un elemento gráfico consistente en la imagen de un águila que tiene sus alas extendidas y que se antepone a una figura que evoca el globo terráqueo, por lo tanto es una marca de naturaleza mixta de fantasía que es la que está compuesta por la combinación de uno o varios elementos gráficos, y no tienen un significado conocido.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen mayor grado de protección. 1.4.2. Las marcas registradas |[pic][38] |[pic][39] | | | | | | | | |FANALCA | |Certificados Nos. |Certificados Nos. |Certificados | |175029, 172579, |334518, 344252 |Nos. 321079, | |172578, 334874 | |321078, 321659 | Las marcas registradas están conformadas por las denominaciones FANALCA, la cual carece de significado.

Acompañadas las marcas mixtas por un elemento figurativo abstracto, por lo tanto son marcas de naturaleza mixta de fantasía que son las que están compuestas por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tienen significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las compuestas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. […] 2.

Caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos Con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad esta Dirección considera que de la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generan confusión. Así, pese a que los signos comparten las sílabas iniciales y finales FA- CA, tal coincidencia no resulta suficiente para determinar la confundibilidad entre las denominaciones compuestas, ya que analizados en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se observa que la denominación que conforma el signo solicitado FAACA ostenta una menor extensión respecto de la opositora FANALCA que permite diferenciar los signos fonética y gráficamente, aunado a la presencia de un elemento gráfico en los respectivos conjuntos que ostenta mayores diferencias de las ordinarias, lo que produce una impresión totalmente diferente en el consumidor, por lo que en el caso de coexistencia de éstos no se generaría riesgo de confusión ni de asociación. 2.2.

No necesidad de analizar la relación de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciamientos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestos, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentado por la sociedad CADILLON S.A.S.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: |La marca: | | | |FAACA (MIXTA) | | | | | |[pic] | |Para distinguir: |APARATOS DE VENTILACIÓN PARA VEHÍCULOS | | |(PRODUCTOS DE LA CLASE 11 DE LA CLASIFICACIÓN | | |INTERNACIONAL DE NIZA). | |Titular: |INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S. | |Dirección: | AV 37 B 42 – 155 BD 5 | |Vigencia: | Diez (10) años contados a partir de | | |la fecha de | | |la presente resolución. | ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de: |La marca: | | | |FAACA (MIXTA) | | | | | |[pic] | |Para distinguir: |MOTORES DE VEHÍCULOS TERRESTRES;

VEHÍCULOS; | | |BOMBAS DE AIRE, ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS PARA| | |VEHÍCULOS TERRESTRE. (PRODUCTOS DE LA CLASE | | |12 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA).| |Titular: |INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S. | |Dirección: | AV 37 B 42 – 155 BD 5 | |Vigencia: | Diez (10) años contados a partir de | | |la fecha de | | |la presente resolución. | […]” 19.2.

La Resolución núm. 54202 de 10 de septiembre de 2014[40], mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013. En la resolución se indicó: “[…] En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección de Signos distintivos, cuando señala en la resolución recurrida lo siguiente: (…) “El signo solicitado a registro está conformada por la denominación FAACA, escrito en letra característica, el cual carece de significado conocido por el consumidor, igualmente se observan escritas en una fuente de menor tamaño las expresiones INDUSTRIAS, informativas de una actividad comercial, COLOMBIA indicativa de un origen geográfico y S.A.S. alusivo a un tipo societario, también se encuentra conformado por un elemento gráfico consistente en la imagen de un águila que tiene sus alas extendidas y que se antepone a una figura que evoca el globo terráqueo, por lo tanto es una marca de naturaleza mixta de fantasía que es la que está compuesta por la combinación de uno o varios elementos gráficos, y no tienen un significado conocido.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen mayor grado de protección”. (…) (…) “Con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad esta Dirección considera que de la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generan confusión. Así, pese a que los signos comparten las sílabas iniciales y finales FA-CA, tal coincidencia no resulta suficiente para determinar la confundibilidad entre las denominaciones compuestas, ya que analizados en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se observa que la denominación que conforma el signo solicitado FAACA ostenta una menor extensión respecto de la opositora FANALCA que permite diferenciar los signos fonética y gráficamente, aunado a la presencia de un elemento gráfico en los respectivos conjuntos que ostenta mayores diferencias de las ordinarias, lo que produce una impresión totalmente diferente en el consumidor, por lo que en el caso de coexistencia de éstos no se generaría riesgo de confusión ni de asociación”.

(…) (…) “Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciamientos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable”.

(….) Para esta Delegatura es evidente que el signo solicitado no genera confusión, en los consumidores, por ausencia de identidad o semejanza con el signo registrado ante la autoridad de propiedad industrial, lo cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina no impide el registro solicitado.

Otros argumentos del apelante Respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación varios casos que, a su juicio, se encuentra en circunstancias similares relacionada con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables. […] Finalmente es de notar que, no existiendo nuevos supuestos de hecho y otras razones de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya analizadas.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 77218 de 12 de diciembre de 2013 proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1.

Si las resoluciones núms. 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro como marca mixta FAACA, para identificar “aparatos de ventilación para vehículos”, productos de la Clase 11 y “motores de vehículos terrestres; vehículos, bombas de aire, accionamientos eléctricos para vehículos, repuestos para vehículos terrestres” de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 20.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta solicitada FACAA, que ampara las clases 11 y 12, y la marca registrada FANALCA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza con número de registro 175029. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 22.

La Sala advierte que, en primer orden, la parte demandante indicó la vulneración del artículo 154 de la Decisión 486 sin explicar su concepto de violación; en segundo orden, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no interpretó el artículo mencionado anteriormente “[…] por no ser parte de la controversia […] la forma de adquirir el derecho […]”; y, en tercer orden, en la fijación del objeto del litigio en la audiencia inicial no se incluyó el artículo 154 mencionado, ante lo cual las partes e intervinientes manifestaron su conformidad. 23.

Esta Corporación[41], en relación con la fijación del objeto del litigio, ha considerado que: “[…] La razón de la importancia de esta oportunidad procesal radica sin lugar a hesitación alguna, en que es en este momento en que el juez y las partes establecen los problemas jurídicos litigiosos que se han de resolver, acorde a los hechos controvertidos y/o aceptados en la demanda y su contestación. Lo anterior significa que, si bien la acción o medio de control activa o pone en movimiento el aparato jurisdiccional, y la contestación de la misma genera y permite a las partes y terceros interesados ejercer su derecho de defensa dentro de los principios que orientan el debido proceso, es real y ciertamente en la fijación del litigio en donde las partes bajo la dirección del juez, concretan, determinan, establecen los hechos que aceptan y aquellos objeto de probanza durante el mismo.

La finalidad de esta diligencia durante la audiencia inicial, no es otra que la de racionalizar y delimitar la actuación procesal y circunscribir los problemas jurídicos a lo estrictamente requerido por las partes, por ser esta una etapa preclusiva, en donde se fija la litis en forma definitiva, a partir de la cual las partes deben dirigir su conducta procesal y el juez pronunciar la sentencia. En otras palabras, si bien la demanda y la contestación se convierten en el primer paso que tienen las partes para determinar el objeto del litigio, el señalamiento definitivo de este en la audiencia inicial, permitirá una depuración de los extremos de la controversia, en la medida en que entre las partes y el juez se señalan y determinan los presupuestos fácticos y los problemas jurídicos que habrán de resolverse en la sentencia según su probanza y los análisis jurídicos propios de la interpretación judicial.

En este sentido, es el juez, desde su función de conductor del proceso, el que indica a los sujetos procesales cuáles son los problemas jurídicos planteados, sobre los cuales versará la decisión y frente a los cuales las partes han de dirigir sus esfuerzos tanto probatorios como argumentativos para hacer prevalecer su posición jurídica.

Desde esta perspectiva, la fijación del litigio se convierte en la determinación de las “reglas de juego a seguir dentro del debate procesal”, a partir de las cuales las partes y el juez deben encauzar su actuación, dentro del marco de los principios de congruencia, buena fe, lealtad procesal y debido proceso, entre otros, que guían la función judicial […]” (Destacado fuera de texto). 24.

En este sentido, considerando que la fijación del objeto del litigio es la fase de la primera etapa[42] del proceso en la cual, de forma conjunta con las partes e intervinientes; con fundamento en la demanda, su contestación y la interpretación prejudicial; se determinan los problemas jurídicos respecto de los cuales versará la controversia y se proferirá la sentencia; la Sala analizará únicamente el cargo de nulidad relativo a la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[43], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[44] de la Comisión de la Comunidad Andina[45].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[46] 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[47] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 08-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018 34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial[48] proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que al consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre los signos FAACA (mixta) y la marca FANALCA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar que elemento – sea denominativo o gráfico – penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 36.

Vistas la norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la sobre la distintividad de los signos y el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 37.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a comparación: |MARCA CONCEDIDA | | | |[pic] | | | |Titular: | |Industrias Faaca Colombia S.A.S. | |Registro marcario núm. 498327 | | | |Clase 11: “[…] Aparatos de ventilación para | |vehículos […]” | | | |Clase 12: “[…] Motores de vehículos | |terrestres; vehículos; bombas de aire, | |accionamientos eléctricos para vehículos, | |repuesto para vehículo terrestre […]” | 37.1.

Marcas mixtas FANALCA: |MARCAS REGISTRADAS | |[pic] | |Titular: | |Cadillon S.A.S. | | | |Registro marcario núm.: 175029 | |Clase 12: “[…] Todos los productos comprendidos en la clase | |12 […]” | | | |Registro marcario núm.: 172579 | |Clase 6: “[…] Metales comunes y sus aleaciones; materiales | |de construcción metálicos; construcciones transportables | |metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e | |hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería | |metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos | |metálicos no comprendidos en otras clases; minerales […]” | | | |Registro marcario núm.: 172578 | |Clase 7: “[…] Todos los productos de la clase 7.

A excepción| |de incubadora de huevos […]” | | | |Registro marcario núm.: 334874 | |Clase 39: “[…] Servicios de transporte; embalaje y | |almacenaje de mercancias; organización de viajes […]” | 37.2. Marcas mixtas FANALCA: |MARCAS REGISTRADAS | |[pic] | |Titular: | |Cadillon S.A.S. | | | |Registro marcario núm.: 334518 | |Clase 6: “[…] Metales comunes y sus aleaciones; materiales | |de construcción metálicos; construcciones transportables | |metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e | |hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería | |metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos | |metálicos no comprendidos en otras clases; minerales […]” | | | |Registro marcario núm.: 344252 | |Clase 19: “[…] Materiales de construcción no metálicos, | |tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, | |pez y betún; construcciones transportables no metálicas; | |monumentos no metálicos […]” | 37.3.

Marcas nominativas FANALCA: |MARCAS REGISTRADAS | | | | | | | |FANALCA | |Titular: | |Cadillon S.A.S. | | | |Registro marcario núm.: 321079 | |Clase 37: “[…] Servicios de construcción; reparación; | |servicios de instalación […]” | | | |Registro marcario núm.: 321078 | |Clase 39: “[…] Prestación de servicios de distribución, | |suministro y transporte de agua; recolección de desechos y | |basura; transporte y almacenaje de desechos […]” | | | |Registro marcario núm.: 321659 | |Clase 40: “[…] Servicios de tratamiento del agua; | |destrucción, incineración y reciclaje de basura y derechos; | |selección de desechos y material reciclable; tratamiento de | |desechos […]” | 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos mixtos y nominativos. Del cargo de nulidad por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta FAACA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[49]. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[50]. 43. Esta prohibición de registro se fundamenta en que, dadas las condiciones señaladas anteriormente en la marca cuestionada, “[…] no sólo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, generando riesgo de confusión o de asociación en la selección de productos o servicios identificados con la marca […]”[51] 44.

Esta Sección[52], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[53]. 45. Asimismo, frente a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [y la] b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[54] (Destacado fuera de texto). 46.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[55]. 47. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 48. Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que “[…] los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual […]”[56]. 49.

Respecto a la comparación entre signos mixtos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Judicial, indicó[57]: “[…] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas o morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puede salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. […] iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado. […]” 50.

Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso, a saber, los elementos ortográfico, fonético e ideológico: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”[58]. 51.

Así las cosas, la Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo; para ello, se procederá a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y la marca en conflicto.

Comparación ortográfica 52. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 53.

La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos FAACA de la marca concedida y FANALCA de las marcas previamente registradas, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por tres (3) sílabas y cinco (5) letras; y el segundo compuesto por tres (3) sílabas y siete (7) letras, como se puede apreciar a continuación: MARCA CONCEDIDA |F |A |A |C |A | |1 |2 |3 |4 |5 | MARCA REGISTRADA F |A |N |A |L |C |A | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | 54.

Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, aunque ambos vocablos están conformados por el mismo número de sílabas, una es diferente, que es precisamente la sílaba tónica, la penúltima de ambas denominaciones, que en una es “A” y en la otra es “NAL”, por lo que la sílaba tónica “NAL” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado[59].

Además, la denominación FAACA tiene el hiato “AA”, mientras la expresión FANALCA no tiene. Comparación Fonética 55. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: FAACA–FANALCA–FAACA–FANALCA- FAACA–FANALCA–FAACA–FANALCA- FAACA–FANALCA–FAACA–FANALCA- 56.

Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que la pronunciación de estas palabras FAACA y FANALCA, debido que el mayor esfuerzo se hace al pronunciar sus penúltimas sílabas, resultando que la sílaba tónica de la primera es “A” y de la segunda “NAL”, evidenciándose que son fonéticamente diferentes. Comparación Ideológica 57.

La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. 58. En el caso sub examine, las palabras FAACA y FANALCA no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario.

En efecto, señaló que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]”. 59.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. 60.

En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, en la medida en que la marca concedida FAACA es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca FANALCA previamente registrada.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 61. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera.

Conclusión 62. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FAACA, con certificado de registro núm. 498327, que identifica servicios de las clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas mixtas FANALCA, cuyo titular es la parte demandante; y en consecuencia, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor. 63.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folios 38 a 60 [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. [4] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [5]Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Cadillon S.A.S. y concedió el registro de las marcas mixtas FAACA para identificar productos de las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza [6] Por medio de la cual se confirmó la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013 [7] Cfr. Folios 38 y 39 [8] Cfr. Folio 53 [9] Cfr. Folio 54 [10] Cfr. Folio 56 [11] Cfr. Folio 57 [12] Ibidem [13] Por medio de apoderada.

Cfr. Folio 111 [14] Cfr. Folios 97 a 110 [15] Cfr. Folio 107 [16] Cfr. Folio 108 [17] Ibidem [18] Ibidem. [19] Cfr. Folio 109 [20] Por medio de apoderado. Cfr. Folio 193 [21] Cfr. Folios 177 a 192 [22] Cfr. Folio 186 [23] Cfr. Folio 187 [24] Cfr. Ibidem [25] Cfr. Folio 106 [26] Cfr. Folio 189 [27] Cfr. Folios 196 y 197 [28] Cfr. Folios 217 a 222 [29] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [30] Cfr. Folios 247 a 262 [31] Cfr. Folios 279 y 280 [32] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [33] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [34] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [35] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [36] Cfr. Folios 5 a 13 [37] Cfr. Folio 5 [38] Cfr. Folio 9 [39] Cfr. Folio 9 [40] Cfr. Folios 14 a 17 [41] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; sentencia proferida el 15 de octubre de 2015, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro (E); núm. único de radicación 11001-03-28-000-2014-00139-00 [42] De conformidad con lo previsto en el artículo 179 de la Ley 1437, la primera etapa procesal corresponde desde la presentación de la demanda hasta la finalización de la audiencia inicial. [43] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [44] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [45] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [46] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [47] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [48] Cfr. Folios 139 a 151 [49] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [50] Ibidem. [51] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5. [52] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00. [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [54] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019. [55] Ibidem. [56] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 568-IP-2015 de7 de julio de 2016. [57] Cfr. Folio 220 [58] Cfr. Folio 218 vto. [59] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00.