11001-03-24-000-2014-00251-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESTRELLA MORENA y la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ESTRELLA en las marcas de la clase 32 y por ello se excluye del análisis / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es MORENA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es DAMM 7 REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ESTRELLA MORENA para identificar productos de la Clase 32, por no tener semejanza con la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica De la comparación de los elementos nominativos, excluyendo la partícula de uso común, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna.

En efecto, la primera se compone de tres (3) vocales, tres (3) consonantes y tres (3) silabas (MO-RE-NA), de las cuales la silaba tónica corresponde a la silaba RE; y la segunda está conformada por una (1) vocal, tres (3) consonantes y una (1) silaba (DAMM); motivo por el no existe similitud. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] Atendiendo a que las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas.

Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

La Sala considera que la palabra MORENA, que compone la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, corresponde a una expresión evocativa, ya que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con características oscuras, esto es, en el caso de la cerveza, con color, sabor y olor, de características propias de las cervezas oscuras. […] Respecto de la palabra DAMM, que conforma la marca de la parte demandante, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma castellano pero si en idioma sueco. […] Así las cosas, atendiendo a que DAMM es una expresión en un idioma extranjero, que no es de conocimiento y comprensión del público, la Sala considera que se trata de una partícula producto del ingenio del empresario y, en consecuencia, es de fantasía. En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es posible comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que la palabra DAMM es una expresión de fantasía. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas; ii) aunque comparten la expresión ESTRELLA, éste es un término de uso común, el cual no puede, por un lado, ser tenido en cuenta para determinar la similitud o no de las marcas y, por el otro, impedirse el uso del mismo por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad; y iii) a pesar que una de las marcas está compuesta por un expresión evocativa como es MORENA, tal circunstancia no impide su registro en atención a que está acompañada de otros elementos.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESTRELLA MORENA y la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada / PARTÍCULA DE USO COMÚN - Exclusión en examen comparativo de marcas / PARTÍCULA DE USO COMÚN - Lo es ESTRELLA en las marcas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la palabra ESTRELLA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario.

En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de la partícula no impide la comparación de las marcas. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00251-00 Actor: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas mixtas y nominativas.

Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Partículas de uso común. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Sociedad Anónima Damm, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Sociedad Anónima Damm, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[5], de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013[7], “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ESTRELLA MORENA que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]: “[…] Respetuosamente solicito a su Despacho: 5.1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 56357 de 26 de Septiembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra la solicitud de registro de la marca ESTRELLA MORENA (Mixta), y se concedió el registro de dicha marca, a nombre de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. para identificar productos de la clase 32 internacional y declaró agotada la vía administrativa. 5.2.

Que, se ordene la entidad demandada que cancele el certificado de registro de la marca ESTRELLA MORENA (Mixta) en la Clase 32 Internacional a favor de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 5.3. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 20 de julio de 2011, el registro como marca del signo mixto ESTRELLA MORENA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 20 de enero de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 636, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa ESTRELLA DAMM, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012, negó el registro como marca del signo mixto ESTRELLA MORENA para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012 y, en consecuencia, concedió la marca mixta ESTRELLA MORENA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 134[9], del literal b)[10] del artículo 135 y del literal a)[11] del artículo 136 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134, del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó que “[…] (d)e la lectura de la norma trascrita se desprende con claridad el hecho de que en el presente caso hubo una violación de los postulados consagrados en los referidos artículos por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca ESTRELLA MORENA (Mixta), no tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado como marca deberá ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado [ ]”[12]. 2.

Sostuvo que “[ ] la marca solicitada ESTRELLA MORENA y la marca registrada ESTRELLA DAMM de mi representada, cuentan con identidad parcial desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, lo cual induce al consumidor a error al momento de elegir el producto deseado en el mercado [ ]”[13]. 3. Agregó que “[ ] para saber sí un término o expresión cuyo registro como marca se pretende puede ser considerado descriptivo respecto de los productos o servicios que este ampararía, se debe formular la siguiente pregunta: ¿Cómo es, cual es el origen o para que sirve el producto? […] En ese sentido, el término MORENA como de manera correcta lo reconoce la demandada, indica de manera directa una de las características del producto en Clase 32 que se pretende amparar bajo la marca solicitada, sino la característica más desatacada e importante del mismo.

En efecto, el término MORENA alude a un tipo de cerveza, que se distingue de las demás por ser de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. Es la cerveza más pura, considerando que el lúpulo y la cebada se queman más y de ahí adquiere ese color, aroma, y sabor más intenso que la clara […]”[14]. 4. Precisó que “[ ] llama poderosamente la atención el hecho que la expresión ESTRELLA, que en manera alguna puede considerarse de uso común en relación con productos de la Clase 32, haya sido elegida corno elemento nominativo único de la marca solicitada.

En ese sentido, el solicitante no pudo haber elegido la palabra ESTRELLA como parte de su marca de manera arbitraría y sin intención de imitar la marca registrada y posicionada por mí representada ESTRELLA DAMM. Por tanto, se concluye, que al incluirse la expresión arbitraría ESTRELLA por parte de mi representada en su marca, sería extraño concebir que al solicitante también se le ocurrió dicha expresión para identificar productos idénticos en el mercado [ ]”[15]. 5.

Destacó que “[ ] la marca solicitada es similarmente confundible con la marca ESTRELLA DAMM de mi representada, desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual, al reproducir como señala la referida resolución, la expresión principal contenida en la marca previamente registrada, EXISTIENDO IDENTIDAD CON UNA DE LAS EXPRESIONES Y NO SOLO UNA MERA SEMEJANZA.

Por lo tanto, la marca solicitada no es distintiva y no estará llamada a coexistir con la marca de mi representada [ ]”[16]. 6. Precisó que “[ ] (l)a doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos […] Al aplicar estos criterios al caso que nos ocupa, encontramos que en relación con los productos que identifica la marca ESTRELLA DAMM registrada en la Clase 32 y los productos que ampara la marca solicitada, existe identidad, ya que tienen la misma naturaleza, finalidad, comparten canales de comercialización y publicidad, y estarán dirigidos a un mismo público consumidor.

Por consiguiente, es claro que al distinguir el mismo producto, CERVEZAS, se cumplen con todos los criterios arriba mencionados de conexidad competitiva [ ]”[17]. 7. Concluyó que “[ ] (p)or tanto, la comercialización de los productos bajo la marca solicitada ESTRELLA MORENA, causará en el público consumidor una inevitable confusión directa con aquellos comercializados bajo la marca de mi representada, toda vez que la identidad entre ambas marcas y la identidad entre los productos que éstas identifican, conducirá al consumidor a acceder a un producto determinado creyendo que está accediendo a otro.

En consecuencia, la marca solicitada también incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en los literales a) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000 [ ]”[18]. Contestación de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada[19] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Sobre el cargo de violación del artículo 134, el literal b) del artículo 135) y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó que “[ ] (c)on la expedición de la resolución acusada por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, no se incurrió en ninguna violación a las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto es de expresar que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011, y en la Decisión 486 de la CAN, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S y se negó la oposición hecha por la demandante SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM para distinguir los servicios de la clase 32 del nomenclátor internacional de Niza […]”[20]. 2.

Agregó que “[…] No obstante, con ocasión al estudio de registrabilidad hecho por la SIC de manera oficiosa para lo cual está facultada para realizar a efectos de salvaguardar los derechos de terceros que se puedan ver afectados con las concesiones; se halló que la pretendida marca registrada no estaba incursa en ninguna causal de irregistrabilidad.

Ni tampoco se configuraban ninguna de las causales ni había lugar a la prosperidad de los argumentos esgrimidos por la sociedad opositora al interior de la actuación administrativa, como tampoco hay lugar a la prosperidad de los argumentos expuestos en el libelo demandatorio por parte de la demandante, todo esto tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 11-204458 de la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia [ ]”[21]. 3.

Precisó que “[ ] (d)e la lectura de los anteriores artículos podemos observar claramente que al momento en que la SIC expidió el acto administrativo objeto de cuestionamiento, se evidencia flagrantemente que éste ni la concesión de la marca se encuentra inmerso en ninguna causal de irregistrabilidad, máxime cuando entre el signo solicitado y el signo previamente registrado existen diferencias ostensibles que permiten que el consumidor en ningún momento incurra en equívocos o confusiones [ ]”[22]. 4.

Estableció que “[ ] el signo solicitado y concedido es una marca de naturaleza compleja conformada por nominativos y gráficos, los primeros consistentes en la denominación ESTRELLA, la cual ostenta diferentes acepciones, entre las cuales se incluyen la de un cuerpo celeste que brilla en la noche, además de hacer referencia a una categoría que alude a algo que sobresale entre otros de su misma especia y que en consecuencia evoca una característica del producto que pretende identificar, bajo la cual se lee la denominación MORENA fácilmente asociada por el consumidor de cerveza con una característica de dicho producto (su color).

Entre otras características que la hacen claramente distinta de la marca objeto de oposición y hoy de demanda. Circunstancia por la cual los signos que se comparan, aunque presentan un uso común de la denominación estrella y atendiendo a las diferentes acepciones de la misma, no resultan confundibles dada la presencia de elementos nominativos y gráficos adicionales en cada uno de los conjuntos marcarios que permiten concluir que al valorarlos en su conjunto el consumidor no se veía inducido en error respecto del origen empresarial de los mismos.

En efecto, en la marca solicitada la presencia del elemento grafico (la estrella de cinco puntas la particular configuración cromática), permite a los consumidores diferenciarla de la opositora la cual ostenta sus propios elementos particularizadores consistentes en el uso de la denominación DAMM que por su naturaleza ostenta una máxima aptitud distintiva [ ]”[23]. 5.

Estableció que “[ ] en atención a que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarse sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que no cumple uno de los supuestos de hecho y hace que la marca fuera registrada y por ende concedido su uso.

Con base a lo anterior, queda flagrantemente claro que la sociedad demandante yerra al considerar que se le vulneró su derecho previamente adquirido. Así las cosas, dichos cargos no están llamados a prosperar y por lo tanto no hay lugar al reproche de los actos administrativos atacados con ocasión a este cargo. Dejándolos incólumes frente a estas aseveraciones [ ]”[24]. 6.

Concluye que “[ ] los actos administrativos acusados (sic), expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante [ ]”[25].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[26] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Indicó que “[ ] la marca base para la presente demanda de nulidad, ESTRELLA DAMM, certificado de registro No. 380048, de la Sociedad Anónima DAMM, se encuentra cancelada por no uso. […] La marca registrada por mi representado ESTRELLA MORENA goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conlleva al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que pretenden proteger, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de ninguna manera significa que se esté apropiando del término ESTRELLA, ya que el consumidor medio lo va a solicitar como ESTRELLA MORENA, en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora.

Para que el signo ESTRELLA MORENA, sea irregistrable, se requeriría que su conjunto marcario parte nominativa y parte gráfica, generen confundibilidad en el público consumidor, lo que significaría que las expresiones que forman la marca aun unidas carezcan de distintividad, lo cual no se presenta en la marca de mi representada, pues la combinación de todos sus elementos, términos y gráfica, logran que el signo adquiera la distintividad requerida para su registro.

El signo solicitado por la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO S.A.S., se acompaña de una gráfica bastante característica, que le imprime la fuerza distintiva que requiere el signo, sobre la cual recae la función de la marca. [ ]”[27]. 2. Resaltó que “[…] (a)l estudiar el signo reproducido anteriormente, y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, consideramos que no concurren los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en la Decisión 486, por cuanto, una vez analizado el conjunto marcario del signo cuyo registro se solicita consiste en un diseño que permite la individualización y protección de determinados productos […]”[28]. 3.

Estableció que “[…] (e)n las marcas en conflicto, el termino inicial en ambos signos es "ESTRELLA" termino de uso común, y la palabra que las diferencian son "DAMM" y "MORENA", entre las cuales no se presenta confundibilidad. Como bien lo señaló el Tribunal de Justicia, el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva y, por tanto, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

De lo anterior, resulta que el uso primario de la expresión "ESTRELLA" en la marca opositora ESTRELLA DAMM no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos o para otros, siempre que la nueva composición gramatical tenga su distintividad, como es el caso de la marca ESTRELLA MORENA […]”[29]. 4.

Por último, señaló que “[…] una vez hecho el anterior análisis se evidencia que dados los elementos adicionales que distinguen ambos signos, a los cuales el consumidor tiene total acceso, debe descartarse la existencia de confusión, incluso indirecta o potencial o riesgo de asociación entre "ESTRELLA MORENA" y la marca "ESTRELLA DAMM", ya que se reitera, la simple similitud fonética y gramatical es superada por la gran cantidad de detalles o elementos que en conjunto diferencian los signos aquí confrontados.

Así las cosas, en derecho, argumentamos que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO actuó con total apego a la ley al conceder a la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SAS, el registro de la marca ESTRELLA MORENA, pues, está probado que: - El Conjunto Marcario ESTRELLA MORENA no es descriptivo, ni genérico, ni mucho menos de usos común. - El Conjunto ESTRELLA MORENA, no es similarmente confundible con ninguna marca registrada, ni por asociación directa o indirecta […]”[30].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 11 de febrero de 2015[31], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016[32], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (e)l Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratarse de un tema relacionado con confusión y no por carencia de distintividad del signo solicitado. […] De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486, para tratar lo referente a las palabras de uso común […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de mayo de 2019[33], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[34].

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[35], llevó a cabo la audiencia inicial el 27 de mayo de 2019[36], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, presentada por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de septiembre de 2019[37], innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre las palabras o signos de uso común; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[38] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[39] de 12 de marzo de 2019[40], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19.

El acto administrativo acusado[41] es el siguiente: 1. La Resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013[42], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012, en la que se indicó: “[…] 2. El caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos Los signos que se comparan aunque presentan un uso común de la denominación estrella y atendiendo a las diferentes acepciones de la misma, no resultan confundibles dada la presencia de elementos nominativos y gráficos adicionales en cada uno de los conjuntos marcarios que permiten concluir que al valorarlos en su conjunto, el consumidor no se vería inducido en error respecto del origen empresarial de los mismos.

En efecto, en la marca solicitada la presencia del elemento gráfico (la estrella de cinco puntas y la particular configuración cromática), permite a los consumidores diferenciarla de la opositora la cual ostenta sus propios elementos particularizadores consistentes en el uso de la denominación DAMM que por su naturaleza ostenta una máxima aptitud distintiva. 2.2.

No necesidad de analizar la relación de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarse sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 3.

Conclusión Considerando la apariencia en conjunto disímil de los signos cotejados, este Despacho concluye que la marca solicitada no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 39063 de 27 de junio de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por la Sociedad Anónima Damm.

ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de: La marca mixta: ESTRELLA MORENA Para distinguir: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Titular: Inversiones Inmobiliarias Porto Sociedad por Acciones Simplificada lnverporto S.A.S. Domicilio: Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]”. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 2.

Si la Resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESTRELLA MORENA, al tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, vulnera los artículos 134, el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado. 3.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa ESTRELLA DAMM, identificada con núm. de registro 380048, que identifica productos de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, el literal g) del artículo 135 ibidem. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[43], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[44] de la Comisión de la Comunidad Andina[45].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[46] 19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[47] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 20.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 21.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 22.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 23.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 25.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 24. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[48]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, […]. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos […] 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el gado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, […]. 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ESTRELLA MORENA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativo). 3. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil 3.1.

Afirma la actora que la palabra "MORENA" no debe formar parte del cotejo al ser un tipo de cerveza, ya que el signo protege productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte la demandada enuncia que "ESTRELLA" es de uso común al estar presente entre varias marcas para amparar productos de la Clase 32, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)” 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.5.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto precedente. […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 25. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre las palabras o signos de uso común 26.

Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Solución del caso concreto 27. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre los marcos normativos del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y de las palabras o signos de uso común; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 28.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas; y el uso de palabras de uso común en las respecto de productos y servicios. 1.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 30. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 31.

Esta Sección[51], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[52]. 32. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[53] 33.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[54]. 2. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 3.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta ESTRELLA MORENA, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 4.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que la marca ESTRELLA DAMM es nominativa y la marca ESTRELLA MORENA es mixta, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 2.3.2.

Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[55].

(Destacado del original) 35. Atendiendo a que la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una nominativa, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta. 36. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la marca mixta, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 37. Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso en relación con las marcas nominativas: “[…] 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[56]. (Destacado del original) 38. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”[57]. (Destacado de la Sala) 39. De igual forma, la Sala precisa que se debe tener en cuenta que, cada una de las marcas en conflicto está compuesta por dos palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 40.

Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 2014[58], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). 41. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo[59], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[60]. 42.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[61]. 43. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, para lo cual se debe tener en cuenta: “[…] 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]”[62]. 44. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 45.

En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 46. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[63] (Destacado fuera del texto) 47. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[64]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[65]. 48.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 49.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la palabra ESTRELLA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de la partícula no impide la comparación de las marcas. 51.

Al respecto, la Sala[67] en un proceso de similares supuestos fácticos en donde se realizó el estudio de confundibilidad entre las marcas nomintiva ESTRELLA DAMM, cuyo titular es la parte demandante, y mixta ESTRELLA RUBIA, cuyo titular es el tercero con interes directo en el resultaod del proceso, concluyó lo siguiente: “[…] (d)e tal manera que ello impone al Juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula “ESTRELLA,” la cual es de uso común y no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva, conforme se señaló anteriormente.

Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “ESTRELLA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, inapropiable.

Además, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […]”. 52. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 53.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 54.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |M |O |R |E |N |A | |1 |2 |3 |4 | |1 |2 |3 |4 | 55. De la comparación de los elementos nominativos, excluyendo la partícula de uso común, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna. En efecto, la primera se compone de tres (3) vocales, tres (3) consonantes y tres (3) silabas (MO- RE-NA), de las cuales la silaba tónica corresponde a la silaba RE; y la segunda está conformada por una (1) vocal, tres (3) consonantes y una (1) silaba (DAMM); motivo por el no existe similitud.

Comparación Fonética 56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM MORENA–DAMM 57.

Atendiendo a que las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas. Comparación Ideológica 58. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[68], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 59.

La Sala considera que la palabra MORENA[69], que compone la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, corresponde a una expresión evocativa, ya que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con características oscuras, esto es, en el caso de la cerveza, con color, sabor y olor, de características propias de las cervezas oscuras. 60.

En cuanto a las marcas evocativas y su registro, la Sala en sentencia de 11 de mayo de 2017[70], indicó “[…] Ahora, es del caso señalar que esta Sección en sentencia de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00171-00, Actora: INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González) indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que si bien las marcas evocativas son registrables, son consideradas como débiles, por lo cual su titular debe aceptar o no puede impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones.

Así, lo expresó: “Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que, si bien son registrables, son consideradas como débiles. En la citada interpretación prejudicial, se señala: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En el caso bajo examen, la Sala estima que la marca cuestionada “SUEÑO DE LUNA” evoca la idea de productos relacionados con el acto de dormir, al igual que el nombre comercial y las marcas “DORMILUNA”, previamente registradas en favor de la actora, pero que “el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia”.

Por lo tanto, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor […]” 61. Respecto de la palabra DAMM, que conforma la marca de la parte demandante, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma castellano pero si en idioma sueco[71]. 62.

En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala en reciente pronunciamiento[72] consideró: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 45. Así las cosas, atendiendo a que DAMM es una expresión en un idioma extranjero, que no es de conocimiento y comprensión del público, la Sala considera que se trata de una partícula producto del ingenio del empresario y, en consecuencia, es de fantasía. 46.

En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es posible comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que la palabra DAMM es una expresión de fantasía. 63. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas; ii) aunque comparten la expresión ESTRELLA, éste es un término de uso común, el cual no puede, por un lado, ser tenido en cuenta para determinar la similitud o no de las marcas y, por el otro, impedirse el uso del mismo por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad; y iii) a pesar que una de las marcas está compuesta por un expresión evocativa como es MORENA, tal circunstancia no impide su registro en atención a que está acompañada de otros elementos. 64.

Aunado a lo expuesto, la Sala, en las sentencias de 12 de julio de 2018[73], 3 de diciembre de 2018[74], 29 de mayo de 2020[75], 11 de junio de 2020[76], 26 de junio de 2020[77] y 9 de julio de 2020[78], ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador. 65.

En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. 66.

En el caso sub examine, la Sala considera que la palabra MORENA cumple con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca ESTRELLA MORENA un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado[79] por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con la marca ESTRELLA DAMM. 67.

La Sala advierte que, en oportunidad anterior, en un caso de similares supuestos fácticos, cuando se estudió el riesgo de confusión y de asociación entre las marcas ESTRELLA DAMM y ESTRELLA LIGHT, cuyos titulares son respectivamente la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se consideró: “[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la marca cuestionada “ESTRELLA LIGHT” y el signo “ESTRELLA DAMM” previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “ESTRELLA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “LIGHT”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “DAMM”. […] Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 328 Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente al signo previamente registrado y que forma un conjunto suficientemente distintivo […]”[80]. 68.

En este mismo sentido, cuando se analizó el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre las marcas ESTRELLA DAMM y ESTRELLA RUBIA, cuyos titulares son respectivamente la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala concluyó: “[…] (d)e acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la marca cuestionada “ESTRELLA RUBIA” y el signo “ESTRELLA DAMM” previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “ESTRELLA”, también lo es que al estar acompañada de la expresión “RUBIA”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “DAMM”.. […]”[81]. 69.

En relación con el argumento del tercero con interés directo en el resultado del proceso, relativo a que la marca ESTRELLA DAMM fue cancelada, una vez revisado[82] el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, la Sala encontró que el registro marcario se encuentra vigente, motivo por el cual no prospera dicho argumento.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 70. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 71.

Por último, en relación con el argumento que la parte demandada, al expedir el acto administrativo acusado, se vulneró además el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la Sala considera que no procede su análisis, en primer lugar, porque la parte demandante lo fundamentó en el hecho que no era distintiva en atención a que se confundía con su marca, es decir, que no cumplía con el requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 ibidem y no en las normas mencionadas anteriormente; y, en segundo lugar, en el estudio de confundibilidad realizado supra se determinó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas, lo que implica que la marca ESTRELLA MORENA es suficientemente distintiva y cumple con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, sin afectar derechos de terceros. 72.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto consideró que no era procedente interpretar el artículo 134 ni el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que “[…] al tratarse de un tema relacionado con confusión y no por carencia de distintividad en si del signo solicitado […] (Resaltado fuera de texto).

Conclusión 73. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca mixta ESTRELLA MORENA cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada como marca, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con la marca nominativa ESTRELLA DAMM, cuyo titular es la parte demandante y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual, no prospera el cargo. 74.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013 y, en consecuencia, la Sala[83] habrá de negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 8 [3] Cfr. Folios 25 a 47 [4] “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. [5] “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” [6] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [7] Mediante la cual se resuelve un recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012 y, en consecuencia, declara infundada la oposición presentada por la Sociedad Anónima Damm y concede el registro de la marca mixta Estrella Morena, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Cfr. Folios 27 y 28 [9] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [10] “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. [11] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [12] Cfr. Folio 33 [13] Ibidem. [14] Cfr. Folio 35 [15] Cfr. Folio 38 [16] Cfr. Folio 43 [17] Cfr. Folio 44 [18] Cfr. Folio 45 [19] Por medio de apoderado.

Cfr. Folios 74 [20] Cfr. Folio 65 [21] Ibidem. [22] Cfr. Folio 67 [23] Cfr. Folios 67 y 68 [24] Cfr. Folio 68 [25] Cfr. Folio 73 [26] Por medio de apoderado. Cfr. Folios 86 [27] Cfr. Folio 81 [28] Cfr. Folio 82 [29] Cfr. Folio 82 [30] Cfr. Folio 85 [31] Cfr. Folios 113 y 114 [32] Cfr. Folios 131 a 142 [33] Cfr. Folio 85 [34] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [35] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [36] Cfr. Folios 169 a 184 [37] Cfr. Folios 215 y 216 [38] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [39] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [40] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [41] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [42] Cfr. Folios 17 a 24 [43] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [44] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [45] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [46] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [47] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [48] Cfr. Folios 131 a 142 [49] Cfr. Folio 186 [50] Cfr. Folio 9 [51] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [54] Ibidem. [55] Cfr. Folios 138 y 139. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015, págs. 8 y 9 [56] Cfr. Folios 138 y 139. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015, págs. 8 y 9 [57] Cfr. Folio 136.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015, pág. 6 [58] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González [59] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [60] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [61] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [62] Cfr. Folios 139 y 140. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 2015, págs. 9 y 10 [63] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [64] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [66] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637323062456007355; en consulta realizada el día 6 de agosto de 2020. [67] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 12 de octubre de 2017, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2014-00253-00, MP.

María Elizabeth García González. [68] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [69] “[…] 4. adj. Dicho de una cosa: Que tiene un tono más oscuro que otras de su género. Pan moreno […]”. Información obtenida de la página electrónica oficial del Diccionario de la Legua Española, “https://dle.rae.es/moreno#PoWa1KO”. [70] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 11 de mayo de 2017, núm. único de radicación 11001-03-24- 000-2011-00143-00, MP.

María Elizabeth García González. [71] La expresión “DAMM” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/damm”. No obstante, dicha expresión se traduce del idioma sueco al español como “POLVO”; información obtenida de la página electrónica del servicio de traducción idiomática en línea de Google: ”https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&te xt=damm”. [72] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. [73] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [75] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [76] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [77] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [78] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [79] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020060007500. [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 17 de agosto de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 110010324000201400259. [81] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 12 de octubre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020140025300. [82] Consultado el 10 de agosto de 2020. [83] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.