11001-03-24-000-2013-00391-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2013-00391-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-28

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Orthobed S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica, comoquiera que están conformadas por palabras y expresiones distintas y diferente número de letras. Si bien se comparten algunas vocales la conformación misma de las palabras es totalmente disímil, […] Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] En este orden, la Sala considera que, dadas las diferencias ortográficas de los signos, desde el punto de vista fonético tampoco se puede derivar alguna similitud en la medida en que la pronunciación es totalmente diferente al estar la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso conformada por palabras gramaticalmente distintas. Comparación Ideológica […] Atendiendo a que las marcas contienen expresiones en idioma diferente al castellano, la Sala reitera la posición de la sección en este aspecto, en cuanto a que se presume que no son de conocimiento general del público y, por ende, deben considerarse como signos de fantasía. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista fonético, debido a que son de fantasía al contener expresiones en idioma diferente al castellano. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. Por último, resulta pertinente aclarar, además, que aun cuando en gracia de discusión podría plantearse que entre los elementos gráficos de las marcas cotejadas existe cierta similitud, particularmente en cuanto a sus trazos, es necesario precisar que: i) el elemento nominativo sigue siendo predominante en cada una de las marcas mixtas, lo que las diferencia unas de otras, y los elementos gráficos no generan un gran impacto en la mente del consumidor; y ii) cada marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tanto en su elemento gráfico como en el nominativo, que les otorgan distintividad extrínseca, evitando cualquier semejanza o identidad entre ellas. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son COLCHONES, DORMI y LIFE en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo no se excluyen del análisis DORMI y LIFE / EXPRESIÓN GÉNERICA - Lo es la partícula COLCHONES y por ello debe excluirse del análisisLa Sala considera que, en la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, las expresiones “COLCHONES”, “DORMI” y “LIFE” son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […]Sumado a lo anterior, la Sala considera que la partícula COLCHONES también es genérica respecto de los productos que identifica la marca toda vez que dentro de su cobertura se encuentra ese mismo producto: Colchones. De esta forma, el término incluido en la marca se utiliza para señalar o identificar el producto que dicha marca identifica, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. […] Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación de elementos, tanto los nominativos (aun cuando se trata de palabras de uso común) como los gráficos, le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486. Y, por el otro, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. […] Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE debe excluirse la palabra COLCHONES, comoquiera que: i) se trata de una palabra genérica y de uso común; y ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. Y, por otro lado, respecto de las expresiones DORMI y LIFE, la Sala considera que, si bien se trata de palabras de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la expresión DORMILIFE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto COLCHONES DORMILIFE para identificar productos de la Clase 20, por no tener semejanza con las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC previamente registradas en la misma clase Comparación Ortográfica El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto.

En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica, comoquiera que están conformadas por palabras y expresiones distintas y diferente número de letras.

Si bien se comparten algunas vocales la conformación misma de las palabras es totalmente disímil, […] Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] En este orden, la Sala considera que, dadas las diferencias ortográficas de los signos, desde el punto de vista fonético tampoco se puede derivar alguna similitud en la medida en que la pronunciación es totalmente diferente al estar la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso conformada por palabras gramaticalmente distintas.

Comparación Ideológica […] Atendiendo a que las marcas contienen expresiones en idioma diferente al castellano, la Sala reitera la posición de la sección en este aspecto, en cuanto a que se presume que no son de conocimiento general del público y, por ende, deben considerarse como signos de fantasía. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista fonético, debido a que son de fantasía al contener expresiones en idioma diferente al castellano. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto.

Por último, resulta pertinente aclarar, además, que aun cuando en gracia de discusión podría plantearse que entre los elementos gráficos de las marcas cotejadas existe cierta similitud, particularmente en cuanto a sus trazos, es necesario precisar que: i) el elemento nominativo sigue siendo predominante en cada una de las marcas mixtas, lo que las diferencia unas de otras, y los elementos gráficos no generan un gran impacto en la mente del consumidor; y ii) cada marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tanto en su elemento gráfico como en el nominativo, que les otorgan distintividad extrínseca, evitando cualquier semejanza o identidad entre ellas.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son COLCHONES, DORMI y LIFE en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluyen del análisis DORMI y LIFE / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es la partícula COLCHONES y por ello debe excluirse del análisis La Sala considera que, en la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, las expresiones “COLCHONES”, “DORMI” y “LIFE” son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […]Sumado a lo anterior, la Sala considera que la partícula COLCHONES también es genérica respecto de los productos que identifica la marca toda vez que dentro de su cobertura se encuentra ese mismo producto: Colchones.

De esta forma, el término incluido en la marca se utiliza para señalar o identificar el producto que dicha marca identifica, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. […] Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación de elementos, tanto los nominativos (aun cuando se trata de palabras de uso común) como los gráficos, le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486.

Y, por el otro, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. […] Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE debe excluirse la palabra COLCHONES, comoquiera que: i) se trata de una palabra genérica y de uso común; y ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo.

Y, por otro lado, respecto de las expresiones DORMI y LIFE, la Sala considera que, si bien se trata de palabras de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la expresión DORMILIFE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00391-00 Actor: ORTHOBED S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Cotejo de marcas mixtas.

Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas. Examen de registrabilidad. Partículas comunes, descriptivas y genéricas. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Orthobed S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Orthobed S.A.S, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[6] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7], en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”[8], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 8252 de 28 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor Eduardo Sosa Sánchez, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[9]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 59356 de fecha 28 de septiembre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrial y Comercio, mediante la cual se declara infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad ORTHOBED S.A.S., y concede el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, en favor del señor EDUARDO SOSA SÁNCHEZ, para distinguir productos de la clase 20 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 8252 de fecha 28 de febrero de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución No. 59356 de fecha 28 de septiembre de 2012. TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta COLCHONES DORMILIFE, para distinguir productos de la clase 20 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 4 de mayo de 2012, el registro como marca del signo mixto COLCHONES DORMILIFE para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 31 de mayo de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 645, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca mixta ORTHOBED que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012, concedió el registro como marca del signo mixto COLCHONES DORMILIFE para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 59356 de fecha 28 de septiembre de 2012. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 8252 de 28 de febrero de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[10], el literal a)[11] del artículo 136 y el artículo 150[12] de la Decisión 486 y el artículo 29[13] de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 1.

Indicó que, la parte demandada vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 “[…] por cuanto la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, no cumple con los requisitos exigidos por la misma para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] Lo anterior, por cuanto “[…] la marca solicitada, en su parte gráfica es idéntica a las marcas mixtas previamente registradas por Orthobed S.A.S. […]”[14].

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 2. Señaló que “[…] antes de iniciar el análisis comparativo entre los signos, es importante anotar que la parte que le otorga distintividad a los tres signos es su parte gráfica, pues los elementos nominativos de todos son evocativos y comunes en la clase 20 internacional, por tanto marcariamente débiles, de tal forma que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia sobre el tema, el análisis debe recaer, reitero, sobre los elementos que realmente son diferenciadores, en este caso, el gráfico […]”[15]. 3.

Afirmó, frente a la comparación entre las figuras de los signos mixtos DORMILIFE y K-MATIC, que “[…] la figura de la marca solicitada es exactamente igual a la figura de la marca K-MATIC. Tres líneas dispuestas exactamente de la misma manera, la primera perpendicular, la segunda horizontal, y la tercera perpendicular, asemejando un objeto reclinado, de tal manera que la marca solicitada no parece más que una variación del signo ya registrado por mi mandante, por ende, el público consumidor, que ya relaciona esa figura con los productos de la clase 20 internacional, asumirá cuando menos, que se trata de un mismo empresario […]”[16]. 4.

Señaló, sobre las marcas DORMILIFE y K-MATIC, que “[…] las dos marcas evocan un mismo concepto, pues a pesar de tratarse de lo que pareciera ser los planos de una imagen, ambos evocan la idea de descanso, de un objeto que es usado por comodidad, de tal modo que esto refuerza la ya evidenciada confusión visual entre ambos signos […]”[17]. 5.

Añadió, en este sentido, que “[…] los signos gráficos son idénticos, los conceptos de los mismos son idénticos y la distribución gráfica de las dos marcas es exactamente la misma, por lo cual no queda lugar a ninguna duda respecto de la posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto […]”[18]. 6. Indicó, frente a las comparación entre las marcas DORMILIFE y ORTHOBED, que “[…] la marca solicitada está dispuesta de la misma forma en que están dispuestas las líneas que conforman la marca de mi mandante, pues se trata de líneas semi curvas en sentido horizontal, de tal modo, que la marca solicitada parece ser un signo derivad del registrado por mi mandante, pues simplemente se limitaron a hacer una variación uniendo el círculo del final a la línea, lo que no es suficiente para diferenciarlas, pues en la mente del consumidor ya está grabada esa figura relacionada con los productos del a clase 20 […]”[19].

Tercer cargo: Violación del artículo 150 de la Decisión 486 7. Manifestó que la parte demandada vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez que “[…] era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio revisar de oficio los antecedentes marcarios que reposan en su base de datos para concluir si la marca solicitada era registrable o no. […] Y afirmó que “[…] es evidente que esta función no se cumplió a cabalidad, pues la marca ha debido ser negada de oficio por la preexistencia de la marca K- MATIC, cuyo titular es mi mandante, pues tal como quedó señalado antes, las figuras (que es la parte predominante en ambas por ser su parte nominativa descriptiva) de ambas es exactamente la misma […]”[20].

Cuarto cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política 8. Argumentó que, con la expedición de los actos administrativos acusados la parte demandada viola el debido proceso “[…] ya que las resoluciones atacadas no motivan de manera material su decisión, es decir, no hacen un estudio de fondo del conflicto, simplemente se limitan a hacer un recorrido superficial por ambas marcas, llegando a una conclusión que carece de sentido jurídico, pues pasa por alto que el elemento nominativo de la marca solicitada no tiene fuerza distintiva alguna, se trata de elementos comunes en la clase 20 internacional, además de ser descriptivos, por ende es imposible que ese sea su elemento predominante […]”[21].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 1. Indicó que “[…] el apoderado de la parte demandante hace uso de ella intentando justificar sus pretensiones, pero como es visible en su escrito de demanda, no hace una explicación coherente y determinante entre la norma que cita y las razones por las cuales esta se pudo ver quebrantada con la decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio […]”[24].

Respecto del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 2. Afirmó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado en los Actos Administrativos motivo de controversia que la marca mixta registrada “DORMILIFE” frente a las marcas registradas por las sociedades opositoras, no son susceptibles de generar riesgo de confusión por cuanto existen diferencias entre los signos en el campo ortográfico, fonético y visual que le permitirían al consumidor hacer una individualización de los signos al encontrarlos en el mercado […]”[25]. 3.

Añadió que “[…] con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, esta Superintendencia considero que, de la impresión en conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten la inclusión de la figura curva en la composición, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con unos trazos particulares en su diseño que permiten su diferenciación. Aunado a lo anterior, el signo solicitado se acompaña de la expresión evocativa DORMILIFE, generando una impresión diferente en el consumidor […]”[26]. 4.

Concluyó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en incumplimiento de lo legalmente previsto para esos casos, toda vez que, como se dejó claro en el acápite de hechos de la presente demanda, todas y cada una de las etapas del señalado proceso se llevaron a cabo con sujeción a las normas que regulan el mismo, surtiéndose las etapas procesales respectivas, además no existe una sola prueba por parte del apoderado de la parte demandante que pueda desvirtuar el estricto cumplimiento de sus derechos […]”[27].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[28] contestó la demanda[29] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] la marca registrada mediante las Resoluciones N° 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013, cumple con los requisitos mencionados en el artículo 134, consideración que efectivamente llevó a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio antes de efectuar la conexión de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE […]”[30]. 2.

Explicó que “[…] la mencionada marca consiste en etiqueta con una combinación de palabras, figuras y símbolos que efectivamente pueden constituir una marca, como se observa a continuación, de modo tal que no se encuentra razón alguna para indicar que la Oficina Nacional Competente de Registro de Marcas violó dicha disposición […]”[31].

Respecto del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 3. Afirmó que “[…] con la expedición de las Resoluciones N° 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013, cuya nulidad pretende el demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en violación alguna de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que estas resoluciones, además, se profirieron en acatamiento a la normatividad comunitaria, adecuándose a la legislación interna vigente que le imponen su objeto y finalidad y a las reglas de interpretación de las mismas, es decir la administración cumplió íntegramente con la legalidad establecida, de acuerdo a las atribuciones otorgadas en el decreto ley 2153de 1992, es por ello que el fundamento legal de los actos acusados se ajustan a lo determinado en la normatividad que regula el sistema marcario […]”[32]. 4.

Señaló que “[…] observando los signos, es necesario resaltar que la solicitud de nulidad carece de todo fundamento en tanto las marcas a las que se refieren las resoluciones atacadas y la demanda de nulidad corresponde a marcas MIXTAS. A este respecto es menester tener presente lo que de manera reiterativa han sostenido la doctrina y la jurisprudencia: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico […]”[33]. 5.

Indicó que “[…] el elemento predominante en las marcas descritas en los hechos y en la marca DORMILIFE es el precisamente el DENOMINATIVO, es decir, el que causa a primera vista un ingente impacto en el consumidor quien generalmente al requerir un producto o servicio lo hace invocando la palabra o denominación que contiene el conjunto marcario y que ha logrado retener en su mente […]”[34]. 6.

Sostuvo, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] se evidencia que las expresiones DORMILIFE, ORTHOBED y K- MATIC, son el elemento predominante, no sólo por corresponder al elemento denominativo, sino dado su tamaño y posición en los conjuntos marcarios relacionados, el cual es mucho mayor frente al elemento gráfico […]”[35]. 7. Afirmó que “[…] NO EXISTE NINGUNA COINCIDENCIA EN DICHAS EXPRESIONES, las mismas tienen diferentes extensiones, se componen de letras distintas y en distintas posiciones, por lo que de ninguna manera existe semejanza entre ellas, lo cual acertadamente consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el análisis de registrabilidad de los signos […]”[36]. 8.

Añadió que “[…] la marca DORMILIFE, corresponde a una marca MIXTA, la Superintendencia analizó el signo en su conjunto, pero también ajustándose a derecho y de acuerdo con los argumentos del opositor en su momento en aras de atenderlos, determinó que si bien en el elemento gráfico del signo DORMILIFE existían algunas coincidencias, su configuración es distinta no sólo ortográfica sino gráfica, máxime cuando, como veremos más delante, el concepto implicado en la figura resulta de uso común y por ende inapropiable en el mercado correspondiente a los productos para los cuales fue registrado el signo […]”[37]. 9.

Manifestó, frente a los elementos gráficos de las marcas comparadas, que “[…] en el caso que nos ocupa, el demandante pretende reivindicar derechos exclusivos sobre un CONCEPTO QUE A TODAS LUCES ADOLECE DE UNA DEBILIDAD MARCARIA Y DISTINTIVA POR TRATARSE DE LA EVOCACIÓN DE UNO DE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICAN LOS SIGNOS, lo cual también resulta evocativo para todos los productos de la clase, por corresponder a accesorios y productos complementarios.

En efecto, la línea ondulada a la que se refiere la demandada que hace parte de la marca ORTHOBED es una evocación la figura de UN COLCHÓN Y/O CAMA ELÉCTRICA (producto que se encuentra incluido en la clase 20 internacional) con una persona en la parte superior, así como puede resultar evocativa de sus partes, accesorios y elementos de uso conjunto a ésta […]”[38]. 10.

Reiteró que “[…] dicho concepto es absolutamente INAPROPIABLE, por tratarse de un elemento genérico para este tipo de productos. Como consecuencia de lo anterior, tal como indica la Jurisprudencia citada el demandante debe TOLERAR que otros empresarios en el mercado EVOQUEN DE MANERA DISTINTA EXACTAMENTE EL MISMO CONCEPTO, como sucede en la marca de mi representado concedidas mediante la Resolución atacada, AÚN CUANDO DE UTILIZARSE DE MANERA AISLADA LA FIGURA SUPUESTAMENTE INFRACTORA […]”[39]. 11.

Por último, indicó que “[…] como se observa, no existe fundamento alguno para indicar que se vulneró alguna disposición de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de naciones, esto se debe a que no se encuentra entre las marcas fundamento de la demanda y la marca registrada mediante las Resoluciones atacadas similitud que conlleve a confusión y dificultad de identificación […]”[40].

Respecto de los cargos de violación del artículo 150 de la Decisión 486 y el artículo 29 de la Constitución Política 12. Sostuvo que “[…] las providencias objeto de la presente acción contrario a lo manifestado en el libelo de la demanda, en su motivación si aparecen todas las circunstancias de hecho y derecho que permitieron y justificaron la decisión, las que por consiguiente es legal ajustada a lo dispuesto en la normatividad que regula la materia […]”[41]. 13.

Añadió que “[…] la Superintendencia fue clara en justificar y motivar los actos administrativos al indicar que de la comparación EN CONJUNTO de los signos no se encontró ninguna similitud entre ellos. Adicionalmente que tampoco se observaron similitudes en ningún aspecto, gramatical, fonético, CONCEPTUAL O GRÁFICO, que resultase suficiente para considerar los signos como idénticos y confundibles […]”[42]. 14.

Por último, sobre el cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486, indico que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio, tampoco encontró marcas previamente registradas que tuviesen mérito de confusión con la solicitada y concedida […]”[43]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de noviembre de 2014[44], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016,[45] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto los artículos 136 literal a) y 150.

No se interpretará el artículo 134, porque no es necesariamente aplicable para resolver la controversia […]”. Añadió que “[…] De igual manera, el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá de referirse también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de junio de 2017, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada y vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[46], llevo a cabo la audiencia inicial, el 28 de julio de 2017[47], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2019, por un lado, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, por el otro, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º [48] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[49] de 12 de marzo de 2019[50], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes[51]: 1. La Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012[52], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro como marca mixta COLCHONES DORMILIFE, en la que se indicó: “[…] 3.2. Análisis comparativo Los signos que son objeto de estudio en el presente caso son los siguientes: En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas mixtas; sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo en ellas contenido suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, ello no impide que en algunos casos, el elemento gráfico pueda adquirir preponderancia dado su tamaño, color, diseño y otras características, de las cuales se derive un mayor impacto en el consumidor. El examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, de manera tal que “si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Bajo los anteriores presupuestos, la Dirección considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado. En efecto, la dirección, luego de analizar los signos, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión. Al observar los signos cotejados, se evidencia que los signos en conflicto comparten la imagen de una línea que presenta curvaturas.

Sin embargo, dicha semejanza se ve diluida, una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del cual se aprecian fuertes diferencias ortográficas, conceptuales y visuales. En efecto, puede observarse sin mayores esfuerzos, que los signos en estudio son manifestaciones totalmente diferentes al punto que no existe riesgo de ser relacionados por el consumidor de forma alguna.

En lo que respecta a los signos registrados como marca mixta su distintividad proviene de su conjunto pronunciable, esto es de las expresiones DORMILIFE y ORTHOBED junto con los gráficos, colores y letras. No obstante, refiriéndonos a los argumentos expuestos por el opositor, en donde se afirma que los signos en estudio presentan similitudes gráficas de tal magnitud que podrían llegar a confundir al consumidor respecto del origen empresarial de los signos, esta Dirección debe señalar que, si bien los signos en estudio se valen de la figura de una línea que presenta curvaturas, lo cierto es que estos presentan diseños disímiles que permiten su identificación e individualización. A saber, el signo solicitado utiliza una sola línea que inicia en descenso y de la cual se observa una curva.

Contrario sensu ocurre con la marca registrada, la cual utiliza dos líneas, la primera se encuentra en descenso de la cual se encuentra una curvatura, sin embargo se observa un círculo en la parte superior, entendiendo que se trata de la figura de un cuerpo humano reclinado sobre otra línea inferior, entendiendo ésta como la figura de una cama […].

Ante la ausencia del primer supuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto. 4. Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual se declarará infundada la oposición presentada y se concederá el registro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por EDUARDO SOSA SANCHEZ.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca: COLCHONES DORMILIFE (mixta) […]" (Destacado fuera del texto) 2. La Resolución núm. 8252 de 28 de febrero de 2013[53], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012, en la que se indicó: “[…] 2.

El caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos La Delegatura con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que de la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten la inclusión de la figura curva en la composición, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con unos trazos particulares en su diseño que permiten su diferenciación. Aunado a lo anterior, el signo solicitado se acompaña de la expresión evocativa DORMILIFE, generando una impresión diferente en el consumidor. […] 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, se observa que no existen semejanzas ortográficas o fonéticas entre los conjuntos confrontados, así como no resulta preponderante la composición gráfica que se suma a las denominaciones reivindicadas, por cuanto no se hace necesario realizar un análisis entre los productos o servicios incluidos dentro de la cobertura de los extremos en comparación. En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 en relación con la marca opositora ORTHOBED. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 59356 de 28 de septiembre de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]" (Destacado fuera del texto) El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 59356 de 23 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486, y el artículo 29 de la Constitución Política. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC, con registros marcarios núms. 283.941 y 429.923, que identifican productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza; cuyo titular es la parte demandante. 3. Y, en segundo lugar, si la parte demandada efectuó el examen de registrabilidad que ordena el artículo 150 de la Decisión 486. 20.

La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, cuando expuso su concepto de violación se refirió a la aptitud de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE para ser registrado, argumentando que “[…] la marca solicitada, en su parte gráfica es idéntica a las marcas mixtas previamente registradas por ORTHOBED S.A.S. [ ]”[54].

(Destacado fuera de texto) 21. En este sentido, la Sala considera que la norma indicada anteriormente no resulta aplicable al caso sub examine en la medida en que en ningún momento se hace referencia a los requisitos para constituir una marca o a los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 ibidem, motivos por los cuales no se incluirá en el problema jurídico. 22.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] no se interpretará el artículo 134, porque no es necesariamente aplicable para resolver la controversia […]”[55]. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si la marca mixta COLCHONES DORMILIFE es similar o idéntica a las marcas mixtas de las cuales es titular la parte demandante, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal g) del artículo 135 ibidem. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[56], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[57] de la Comisión de la Comunidad Andina[58].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[59] 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[60] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[61]: “[…] 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o asociación en el público consumidor […] 1.7. Asimismo, es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas esta Tribunal. […] 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta 2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. […] 2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de los mismos: […] 2.4.

En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabas y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, […]. […] 2.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. Las palabras en idioma extranjero. […] 3.4. La norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.5.

Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] Signos compuestos por palabras en idioma extranjero […] 3.9.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas. 3.10. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común relacionados con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […] 3.12.

En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos. 4.

Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, motivado, integral y autónomo […] 4.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 4.2.1.

Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, y las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 4.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada 35.

Visto el artículo 150 de la Decisión 486, vencido el plazo para pronunciarse respecto de las oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Análisis del caso concreto 36.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 39.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección[66], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[67]. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[68]. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[69]. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”[70].

(Destacado de la Sala) 45. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”[71]. (Destacado de la Sala) 46. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 47.

En este sentido, la Sala considera que, observando cada marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 48. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 2.3.3.

Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos […]”[72]. (Destacado de la Sala) 49. También hay tener en cuenta que, la marca mixta cuestionada está compuesta por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 50.

Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.[73] (Resaltado fuera de texto). 51.

La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta COLCHONES DORMILIFE antes de proceder al cotejo[74], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[75]. 52.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[76]. 53. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, así: “[…] 2.4.

En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]”[77]. (Destacado de la Sala) 54. En este sentido, la Sala procederá a analizar si la marca en cuestión contiene elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 55.

En primera medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[78]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[79]. 56.

En segunda medida, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 57.

Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[80] (Destacado fuera del texto) 58. Y, en tercera medida, sobre las expresiones evocativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que son aquellas que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia[81].

Es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 59. Los signos evocativos, al tener capacidad distintiva, son registrables. Sin embargo, es pertinente precisar que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún modo se asemejen a su signo distintivo[82]. 60.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 61. La Sala considera que, en la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, las expresiones “COLCHONES”, “DORMI” y “LIFE” son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada.

Sumado a lo anterior, la Sala considera que la partícula COLCHONES también es genérica respecto de los productos que identifica la marca toda vez que dentro de su cobertura se encuentra ese mismo producto: Colchones. De esta forma, el término incluido en la marca se utiliza para señalar o identificar el producto que dicha marca identifica, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. 63.

Considerando la presencia de palabras de uso común, por un lado, la Sala recuerda que el literal g) del artículo 135 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común, al ser empleadas con otros elementos, adquieran un carácter distintivo, haciendo procedente su registro. 64.

Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación de elementos, tanto los nominativos (aun cuando se trata de palabras de uso común) como los gráficos, le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486. 65.

En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible. El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”[87] (Destacado fuera del texto) 67.

Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE debe excluirse la palabra COLCHONES, comoquiera que: i) se trata de una palabra genérica y de uso común; y ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. 68.

Y, por otro lado, respecto de las expresiones DORMI y LIFE, la Sala considera que, si bien se trata de palabras de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. 69. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre la expresión DORMILIFE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC.

Comparación Ortográfica 70. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 71.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: DORMILIFE – ORTHOBED DORMILFE – ORTHOBED DORMILIFE – ORTHOBED DORMILFE – ORTHOBED DORMILIFE – ORTHOBED DORMILFE – ORTHOBED DORMILIFE – K-MATIC DORMILFE – K-MATIC DORMILIFE – K-MATIC DORMILFE – K-MATIC DORMILIFE – K-MATIC DORMILFE – K-MATIC 73.

En este orden, la Sala considera que, dadas las diferencias ortográficas de los signos, desde el punto de vista fonético tampoco se puede derivar alguna similitud en la medida en que la pronunciación es totalmente diferente al estar la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso conformada por palabras gramaticalmente distintas.

Comparación Ideológica 74. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[88], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 75.

Atendiendo a que las marcas contienen expresiones en idioma diferente al castellano, la Sala reitera la posición de la sección en este aspecto, en cuanto a que se presume que no son de conocimiento general del público y, por ende, deben considerarse como signos de fantasía. En efecto, la Sala en reciente pronunciamiento[89] consideró: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 76. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista fonético, debido a que son de fantasía al contener expresiones en idioma diferente al castellano. 77. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. 78.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 80. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 81.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC, de las cuales es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 82.

Conforme se indicó en acápite supra, la Sala considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486, es obligación de la parte demandada realizar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro y, en caso de que se hubiesen presentado oposiciones, deberá pronunciarse sobre estas. En este sentido, se presenten o no oposiciones dentro del procedimiento administrativo, se debe realizar un examen de confundibilidad. 83.

La parte demandante, en el concepto de violación, manifestó que la parte demandada había vulnerado el citado artículo por cuanto no analizó, de oficio, la registrabilidad de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE frente a la marca mixta K-MATIC de la cual es titular. 84. De lo anterior, la Sala observa que la parte demandante se hizo parte del trámite administrativo de solicitud de registro de la mixta COLCHONES DORMILIFE, fundamentando su oposición únicamente en su marca mixta ORTHOBED, frente a lo cual la parte demandante hizo el debido examen de registrabilidad, tal como lo exige el artículo 150 de la Decisión 486. 85.

Igualmente, de la revisión de los antecedentes administrativos, la Sala observa que la parte demandante, en su oposición, no hizo referencia a la marca mixta K-MATIC de la cual es titular, cuando tuvo oportunidad para hacerlo dentro del trámite administrativo ante la parte demandada, y solo la mencionó con la presentación de la demanda que dio origen al presente proceso. 86.

Adicionalmente, la Sala considera que si bien la parte demandada se encuentra en la obligación de realizar el examen de registrabilidad para determinar si el signo que se solicita es susceptible de registro como marca, no puede exigírsele que realice en el acto administrativo una comparación con todas las marcas que se estudien y, por el contrario, solo en los casos en que determine que si existe ese riesgo de confusión o de asociación debe dejarlo claro y analizado en el respectivo acto administrativo. 87.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada, como oficina nacional competente, cumplió debidamente con la obligación de efectuar el examen de registrabilidad que establece el artículo 150 de la Decisión 486, de manera que no se evidencia una violación al mismo con la expedición de los actos administrativos acusados. Del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política 88.

Por último, frente al presente cargo de violación, teniendo en cuenta todo lo expuesto y de la revisión de los antecedentes administrativos, la Sala considera que la decisión de la parte demandada de conceder el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE se ajustó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, razón por la cual no se encuentra violación alguna del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia atinente al cumplimiento del debido proceso.

Conclusión 89. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC, con certificados de registro núms. 283.941 y 429.923, que identifican productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 90.

Asimismo, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en violación del artículo 150 de la Decisión 486 ni del artículo 29 de la Constitución Política, comoquiera que en el proceso se evidencia que se ajustó a los parámetros del ordenamiento jurídico comunitario. 91. Por último, la Sala considera que la marca mixta COLCHONES DORMILIFE no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que la combinación de elementos gráficos y nominativos le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, aun cuando está compuesta de palabras de uso común. 92.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013 y, en consecuencia, la Sala[90] denegará las pretensiones de la demanda. Reconocimiento personería 93.

Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[91], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 94. Atendiendo a que la abogada Sandra Viviana Méndez Quevedo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.018.405.966 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 184.781 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[92] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandante, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Sandra Viviana Méndez Quevedo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.018.405.966 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 184.781, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 251 del expediente.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 2 y 3 [3] Cfr. Folios 93 a 113 [4] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [6] “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [7] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [8] Esta resolución concedió el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. [9] Cfr. Folios 23 y 24 [10] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. [11] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus producto o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. [12] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. [13] “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. […]”. [14] Cfr. Folio 27 [15] Cfr. Folio 20 [16] Cfr. Folio 31 [17] Ibidem. [18] Cfr. Folio 32 [19] Cfr. Folio 34 [20] Cfr. Folio 35 [21] Cfr. Folio 37 [22] Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 73 [23] Cfr. Folios 58 a 72 [24] Cfr. Folio 62 [25] Cfr. Folio 65 [26] Cfr. Folio 67 [27] Cfr. Folio 69 [28] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 96 [29] Cfr. Folios 77 a 94 [30] Cfr. Folio 81 [31] Ibidem. [32] Cfr. Folio 82 [33] Cfr. Folio 82 [34] Ibidem. [35] Cfr. Folio 83 [36] Ibidem. [37] Cfr. Folio 84 [38] Cfr. Folio 87 [39] Ibidem. [40] Cfr. Folio 90 [41] Cfr. Folio 91 [42] Ibidem. [43] Ibidem. [44] Cfr. Folios 115 y 116 [45] Cfr. Folios 132 a 146 [46] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [47] Cfr. Folios 163 a 171 [48] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [49] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [50] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [51] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [52] Cfr. Folio 8 a 14 [53] Cfr. Folio 15 a 21 [54] Cfr. Folio 27 [55] Cfr. Folio 135 [56] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [57] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [58] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [59] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [60] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [61] Cfr. Folios 132 a 146 [62] Marca mixta solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos administrativos acusados. [63] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637324191933402 894.

Certificado de registro núm. 468.752. Consultado: 7 de agosto de 2020 [64] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637324191933402 894. Certificado de registro núm. 283.941. Consultado: 7 de agosto de 2020 [65] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637324191933402 894.

Certificado de registro núm. 429.923. Consultado: 7 de agosto de 2020 [66] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [67] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [68] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [69] Ibidem. [70] Cfr. Folios 138 a 139. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 [71] Cfr. Folios 137 a 138. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 [72] Cfr. Folios 140 a 141.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 [73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [74] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [75] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [76] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [77] Cfr. Folios 141 a 142. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 [78] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [79] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [80] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [81] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9 [82] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 530-IP-2016 de 5 de abril de 2018 [83] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637324349774032021.

Consultado el 7 de agosto de 2020 [84] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637324349774032021. Consultado el 7 de agosto de 2020 [85] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637324349774032021.

Consultado el 7 de agosto de 2020 [86] Cfr. Folio 143. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 [87] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 [88] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [89] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. [90] Este Despacho, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [91] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [92] Cfr. Folio 251 ----------------------- [pic] [pic] [pic]