11001-03-24-000-2013-00072-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2013-00072-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-19

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica La Sala considera que de la confrontación que hace entre el signo mixto solicitado BEI CHI y de la marca mixta registrada FEICHI, se observa que a pesar de que la primera es compuesta y la segunda es simple, al observarlas en conjunto tienen la misma extensión, número de consonantes y vocales; esto es, tres (3) consonantes y tres (3) vocales lo que evidencia que presentan similitud […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, se advierte la similitud entre las dos expresiones, en razón a que la única diferencia entre ellas es que el signo mixto solicitado inicia con la consonante B y la marca registrada con la consonante F. […] En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […]la coincidencia vocálica y consonántica genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “B” por la “F” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud, al ser las dos consonante labiales, es decir, al pronunciarse cada una no existe mayor diferencia en el sonido, y por lo tanto no dota de distintividad la marca solicitada. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, las palabras BEI CHI y FEICHI no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. […]Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, los signos objeto de estudio son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo mixto solicitado es semejante a la marca mixta registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado BEI CHI no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarlo de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […]Atendiendo a que: i) el signo mixto solicitado BEI CHI pretende identificar “[…] servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de automotores; lubricación de vehículos; estaciones servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehículos[…]”, servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la marca registrada FEICHI, identifica “[…] baterías y cascos para motocicletas […]”; asimismo, “[…] vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, y repuestos para los mismos […], productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional Niza, respectivamente. La Sala considera que, entre el signo mixto BEI CHI solicitado y la marca mixta FEICHI que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza, se configura una conexión competitiva; por cuanto, los servicios de mantenimiento, reparación de vehículos y los productos de repuestos de vehículos son complementarios, en razón a que estos últimos son utilizados para la reparación de los vehículos referidos en los servicios de la clase 37 de la Clasificación internacional de Niza, además, puede existir una relación de vinculación de productos en razón a que FEICHI ofrece repuestos de automóviles, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen común a servicio de mantenimiento de automóviles y los repuestos de los mismos. Asimismo, entre el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo automotores y los productos de cascos para motociclistas se evidencia que existe conexidad competitiva, en razón que comparten los mismos canales de comercialización y son complementarios; por cuanto, los cascos son accesorios para los motociclistas que son ofrecidos en los establecimientos donde se prestan los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa, aunado a la similitud ortográfica y fonética que existe entre el signo mixto y la marca mixta.MARCAS - Cancelación por no uso / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN - Improcedencia de presentar nuevos argumentos para fundamentar la petición de nulidad de los actos demandados / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Se efectúa con las circunstancias vigentes al momento de su expedición / CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO - Ocurrió con posterioridad a la expedición de los actos administrativos acusados / ESTUDIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - No puede atender circunstancias posteriores[L]a Sala advierte que la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión indicó que las marcas mixtas FEICHI, que identificaban productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, fueron canceladas mediante las resoluciones núms. 38734 de 27 de junio de 2013 y 38734 de 27 de junio de 2013, expedidas por la parte demandada, por lo que no existía argumento legal para declarar la confusión del signo mixto BEI CHI con una marca inexistente; y aportó copia de los respectivos actos administrativos. Al respecto, la Sala considera; por un lado, que no es posible traer nuevos argumentos en los alegatos de conclusión para fundamentar la alegada nulidad de los actos administrativos, toda vez que de aceptarlos vulneraria los derechos de defensa y contradicción, y en general el debido proceso, de la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, por el otro, que el estudio de legalidad de los actos administrativos debe realizarse teniendo en cuenta los supuestos fácticos y jurídicos existentes al momento de su expedición y no podría declararse la nulidad de un acto por hechos que ocurran con posterioridad. En este sentido, comoquiera que, en el caso sub examine, el análisis que debía realizarse era si al momento de expedirse los actos administrativos el signo solicitado se encontraba incurso en una causal de irregistrabilidad, en nada afecta la legalidad de los actos administrativos el hecho que con posterioridad se hubieren cancelado los registros marcarios correspondientes a las marcas mixtas FEICHI, con las cuales se determinó en el procedimiento administrativo y, ahora, en sede judicial, que existía riesgo de confusión o de asociación, lo que podría afectar a los consumidores.INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA - Marco normativoRIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativoNOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 8 de marzo de 2018, Radicación 11001 - 03-24-000-2009-00417-00, C.P. María Elizabeth García González

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto BEI CHI y las marcas mixtas FEICHI previamente registradas / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA – Lo son BEI CHI y FEICHI / REGLA DE ESPECIAIDAD / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto BEI CHI en la clase 37 por existir similitud y con la marca mixta FEICHI previamente registrada en las clases 9 y 12, y conexión competitiva Comparación Ortográfica La Sala considera que de la confrontación que hace entre el signo mixto solicitado BEI CHI y de la marca mixta registrada FEICHI, se observa que a pesar de que la primera es compuesta y la segunda es simple, al observarlas en conjunto tienen la misma extensión, número de consonantes y vocales; esto es, tres (3) consonantes y tres (3) vocales lo que evidencia que presentan similitud […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias.

En el caso sub examine, se advierte la similitud entre las dos expresiones, en razón a que la única diferencia entre ellas es que el signo mixto solicitado inicia con la consonante B y la marca registrada con la consonante F. […] En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante.

Comparación Fonética […]la coincidencia vocálica y consonántica genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “B” por la “F” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud, al ser las dos consonante labiales, es decir, al pronunciarse cada una no existe mayor diferencia en el sonido, y por lo tanto no dota de distintividad la marca solicitada.

Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, las palabras BEI CHI y FEICHI no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. […]Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, los signos objeto de estudio son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo mixto solicitado es semejante a la marca mixta registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado BEI CHI no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarlo de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […]Atendiendo a que: i) el signo mixto solicitado BEI CHI pretende identificar “[…] servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de automotores; lubricación de vehículos; estaciones servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehículos[…]”, servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la marca registrada FEICHI, identifica “[…] baterías y cascos para motocicletas […]”; asimismo, “[…] vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, y repuestos para los mismos […], productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional Niza, respectivamente.

La Sala considera que, entre el signo mixto BEI CHI solicitado y la marca mixta FEICHI que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza, se configura una conexión competitiva; por cuanto, los servicios de mantenimiento, reparación de vehículos y los productos de repuestos de vehículos son complementarios, en razón a que estos últimos son utilizados para la reparación de los vehículos referidos en los servicios de la clase 37 de la Clasificación internacional de Niza, además, puede existir una relación de vinculación de productos en razón a que FEICHI ofrece repuestos de automóviles, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen común a servicio de mantenimiento de automóviles y los repuestos de los mismos.

Asimismo, entre el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo automotores y los productos de cascos para motociclistas se evidencia que existe conexidad competitiva, en razón que comparten los mismos canales de comercialización y son complementarios; por cuanto, los cascos son accesorios para los motociclistas que son ofrecidos en los establecimientos donde se prestan los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa, aunado a la similitud ortográfica y fonética que existe entre el signo mixto y la marca mixta. MARCAS – Cancelación por no uso / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN – Improcedencia de presentar nuevos argumentos para fundamentar la petición de nulidad de los actos demandados / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Se efectúa con las circunstancias vigentes al momento de su expedición / CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO – Ocurrió con posterioridad a la expedición de los actos administrativos acusados / ESTUDIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - No puede atender circunstancias posteriores [L]a Sala advierte que la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión indicó que las marcas mixtas FEICHI, que identificaban productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, fueron canceladas mediante las resoluciones núms. 38734 de 27 de junio de 2013 y 38734 de 27 de junio de 2013, expedidas por la parte demandada, por lo que no existía argumento legal para declarar la confusión del signo mixto BEI CHI con una marca inexistente; y aportó copia de los respectivos actos administrativos.

Al respecto, la Sala considera; por un lado, que no es posible traer nuevos argumentos en los alegatos de conclusión para fundamentar la alegada nulidad de los actos administrativos, toda vez que de aceptarlos vulneraria los derechos de defensa y contradicción, y en general el debido proceso, de la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, por el otro, que el estudio de legalidad de los actos administrativos debe realizarse teniendo en cuenta los supuestos fácticos y jurídicos existentes al momento de su expedición y no podría declararse la nulidad de un acto por hechos que ocurran con posterioridad.

En este sentido, comoquiera que, en el caso sub examine, el análisis que debía realizarse era si al momento de expedirse los actos administrativos el signo solicitado se encontraba incurso en una causal de irregistrabilidad, en nada afecta la legalidad de los actos administrativos el hecho que con posterioridad se hubieren cancelado los registros marcarios correspondientes a las marcas mixtas FEICHI, con las cuales se determinó en el procedimiento administrativo y, ahora, en sede judicial, que existía riesgo de confusión o de asociación, lo que podría afectar a los consumidores.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 8 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00417-00, C.P. María Elizabeth García González CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00072-00 Actor: BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Cotejo de Marcas Mixtas SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12032 de 28 de febrero de 2011, 23827 de 29 de abril de 2011 y 49795 de 23 de agosto de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12032 de 28 de febrero de 2011 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”[5], y 23827 de 29 de abril de 2011 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 49795 de 23 de agosto de 2012, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[6], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada, conceder el registro como marca del signo mixto BEI CHI, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 12032 del 28 de Febrero de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la demanda de oposición de la sociedad PAREMOS S.A., y como consecuencia de ello negó el registro de la marca ‘BEI CHI’ (mixta) clase 37 solicitada por la sociedad BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD. 2.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución número 23827 del 29 de Abril de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 12032 del 28 de Febrero de 2011. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 49795 del 23 de Agosto de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 12032 del 28 de Febrero de 2011. 2.4.

Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD., solicitó (sic) se conceda la marca ‘BEI CHI’ (mixta) clase 37, a la citada sociedad, asignándosele el correspondiente certificado de registro y vigencia por un período de diez (10) años. 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º.

Del Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. La parte demandante solicitó, el 2 de junio de 2010, el registro como marca del signo mixto BEI CHI, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 20 de septiembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 620, la cual fue objeto de oposición por Paremos S.A., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas FEICHI, que identifican productos de la Clase 12 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto BEI CHI para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La parte demandante presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011. 5.

La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 23827 de 29 de abril de 2011, confirmó la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011, y concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49795 de 23 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, literal b) del artículo 135 y literal a) 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[8], en adelante Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así:[9]: Primer cargo: Violación del artículo 134, literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 1.

Indicó que la parte demandada vulneró los artículos 134 y 135 literal b), toda vez que: “[…] la marca “BEI CHI” (mixta) clase 37 internacional, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad citada, cumple con el requisito de representación gráfica entendida esta como la capacidad que tiene el signo de expresarse a través de cualquiera de la formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc., debido a que la misma se presenta con un elemento nominativo y uno gráfico y también, cumple con el elemento de distintividad intrínseca en cuanto a la misma no es genérica ni descriptiva, ni se refiere a un objeto ni servició determinado, tal como se expresó sobre la citada distintividad el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP- 95 […]”[10].

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 2. Sostuvo que la parte demandada vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 debido a que“[…] las marcas en conflicto tienen similitudes de orden ortográfico y fonético, dicho criterio no es suficiente para llegar a la conclusión de la marca “BEI CHI” (mixta) clase 37 es confundible con la marca “FEICHI” (mixta) clase 12, debido a que según nuestra jurisprudencia, para que se pueda hablar propiamente de confundibilidad entre las marcas que se comparan debe existir conexión competitiva entre los servicios y productos que se comparan […]”[11]. 3.

Agregó que entre el singo mixto solicitado y la marca mixta no existe confusión debido a que “[…] mientras los servicios de la clase 37 que pretende amparar la marca solicitada son de consumo masivo los cuales accede cualquier persona, para caso de los productos de la clase 12, los mismos requieren de un consumidor especializado que en ningún momento confunde unos servicios de consumo masivo con unos productos cono son los de la clase 12 dadas sus especificacione s su consumidor experto o especializado […]”[12]. 4.

Por último, indicó que “[…] el consumidor de vehículos es un consumidor especializado, idea que se extiende a los repuestos de los mismos, lo cual nos permite concluir que el consumidor de productos de la clase 12 internacional, tiene en su mente una impresión especifica de los productos que requiere de dicha clase, para lo cual influye en su decisión de elegir un producto de la clase 12 internacional, como sucede con un vehículo o un repuesto para el mismo, el precio y las características del producto que pretende adquirir, que no puede presentarse ningún tipo de confundibilidad entre la marca “BEI CHI” (mixta) clase 37 […]” y “[…] los productos que amparan las marcas FEICHI (mixta) clase 12 […]”[13].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[14] contestó la demanda[15] y se opuso a las pretensiones formuladas así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Afirmó que no se vulneró el artículo 136 literal a), toda vez que para el presente caso se observó que el signo mixto solicitado BEI CHI y la marca mixta registrada FEICHI “[…] guardan semejanzas en la escritura, fonética y pronunciación en atención que ambas están compuestas por los apartes “CHI” el cual aun en el caso del demandante al tener la palabra BEI CHI, tiene las mismas vocales y consonantes que hace imposible las distinción entre la una y la otra, al encontrarse en la circunstancia de compra de productos y servicios identificados por las mismas.

En este caso es claro que la confusión que le puede generar al consumidor es evidente, en el sentido que dada la semejanza en las mismas y aunado a la relación de los productos y servicios que estos distinguen, la imposibilidad de distinguir los productos de las mismas generando confusión respecto del origen directo de los mismo, atentando en primero lugar contra éste y segundo lugar, contra el titular legitimo del derecho a explotar la marca quien para el caso de marras, es la sociedad opositara Paremos S.A. […]”[16]. 2.

Sostuvo que entre el signo mixto solicitado y la marca mixta registrada existe una estrecha relación entre los productos distinguidos por ésta última, esto es, productos automotrices, por lo que “[….] el consumidor de esta clase de productos y servicios puede ser objeto de confusión al encontrarse en el mercado con estos los cuales estando dentro de clases diferentes como lo son la 9 y la 37 de la Convención Internacional de Niza, éstos pertenecen a un mismo grupo de productos y servicios, es decir, automotrices, Razón suficiente para que esta Entidad negara el registro de la marca solicitada por la demandante, ya que ésta última atente contra el derecho propio del registro hecho por la opositora de su marca “FECHI”, en concordancia con el trascrito artículo 136 de la Decisión 486 señalado en precedencia […]”[17].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 17 de junio de 2015, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016[18], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] el tribunal consultante solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 […] no obstante, procede la interpretación prejudicial únicamente del Artículo 136 literal a) toda vez que no se analizará lo relacionado al concepto de marca ni la falta de distintividad […] y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[19], llevó a cabo la audiencia inicial, el 29 de abril de 2019[20], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandante presentó los siguientes argumentos: 16. Indicó que “[…] pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio negó la marca BEI CHI (mixta) Clase 37, por la existencia de las marcas FEUICHI (MIXTA) Clase 12 certificado No. 370.952 y FEICHI (mixta) Clase 9 Certificado No. 370.953; todas las marcas oponentes a que hace relación el expediente 10-080.826, fueron cancelados con posterioridad la Resolución Nro. 1203 del 29 de febrero de 2011 que negó inicialmente la marca BEI CHI (Mixta) Clase 37 […]”[21]. 17.

Durante el término legal, la parte demandada reitero los argumentos expuestos en la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[22] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[23] de 12 de marzo de 2019[24], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21.

Los actos administrativos[25] acusados son los siguientes: 21.1 La Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011[26], mediante la cual la Directora de la División resolvió la solicitud de registro marcario presentado por la parte demandante, en la que se indicó: “[…] 2.1. Análisis comparativo de los signos Así, los signos confrontados son los siguientes: |SIGNO SOLICITADO |MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA | |[pic] |[pic] | […] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que no tienen semejanzas capaces de generar un riesgo de asociación o de confusión, por lo siguiente: Ortográficamente: la mayoría de letras y vocales, y por ende las sílabas de los signos en comento coinciden al hacer el cotejo de los mismos, y aunque no se asemejan en sus raíces por una letra (‘BEI’ – ‘FEI’), puede decirse que no se presenta un diferenciación visual marcada entre las mismas, que permita descartar la posibilidad de que se genere confusión entre los signos. Así mismo, las desinencias de los signos en comento (“CHI” - “CHI”), tampoco permiten una diferenciación e individualización de orden ortográfico ya que son idénticas.

Fonéticamente: ha de decirse frente a este aspecto, que en virtud de la igualdad de sucesión de vocales de los dos signos, la longitud de las palabras, el número de sílabas y la terminación de las mismas, existe un alto riesgo de crearse confusión en el consumidor, en virtud del cual éste no podría distinguir si se trata de una u otra marca, uno u otro producto, hecho al que no puede darse cabida en materia de salud, pues el error cometido bien sea por el consumidor o por quien lo atiende, podría acarrear consecuencias nefastas para éste Fonéticamente: ha de decirse frente a este aspecto, que en virtud de la igualdad de sucesión de vocales de los dos signos, la longitud de las palabras, el número de sílabas y la terminación de las mismas, existe un alto riesgo de crearse confusión en el consumidor, en virtud del cual éste no podría distinguir si se trata de una u otra marca, uno u otro producto, hecho al que no puede darse cabida en materia de salud, pues el error cometido bien sea por el consumidor o por quien lo atiende, podría acarrear consecuencias nefastas para éste.

Además, no puede soslayarse que la silaba tónica dentro de los dos signos es la misma ("CHI”), razón por la cual el hecho de que los nombres de éstos no comiencen por la misma letra es irrelevante. Ideológicamente: de igual forma puede decirse frente a este aspecto, que ninguno de los dos signos contiene un significado conceptual conocido para el consumidor que pueda marcar notoriamente la diferencia entre los dos signos, por lo cual el consumidor no retendrá ninguna de las dos marcas con mayor facilidad que la otra […].

A lo anterior, ha de sumarse el hecho de que ninguno de los signos mixtos objeto de este estudio genera el suficiente impacto visual para establecer una diferencia preponderante entre las marcas, especialmente si se trata del cotejo de la marca solicitada y la tercera marca representada en el cuadro comparativo, en razón a que las otras como se explicará más adelante, se encuentra incursas dentro de un proceso de cancelación. Por tanto, esta Oficina considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar.

Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión. 2.2. Relación de productos o servicios. La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase de! nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) E! mismo género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos.

El signo solicitado a registro pretende distinguir: servicios de “mantenimiento, y reparación de vehículos automotores, lubricación de vehículos, estaciones de servicios para vehículos, mantenimiento de vehículos, reparación de vehículos (según el texto de la solicitud)”, pertenecientes a la clase 37a internacional. De otra parte, las marcas registradas identifican:'’ vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, y repuestos para los mismos", pertenecientes estos a la clase 12 de la clasificación internacional de Niza y “baterías y cascos para motocicletas” en la clase 9.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios análogos, y que presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

En conclusión, considera esta Dirección improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PAREMOS S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro como marca mixta del signo BEI CHI para distinguir servicios comprendidos en la clase 37a de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 21.2. La Resolución núm. 23827 de 29 de abril de 2011[27], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011, en la que se indicó: “[…] En ese orden de ideas, esta Oficina luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, considera que los signos enfrentados, BEI CHI y FEICHI, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que desde el punto de vista ortográfico el signo solicitado, no sólo reproduce cinco de los seis grafemas presentes en la marca opositora, y comparte el mismo número de sílabas, sino además, presenta la misma composición vocálica E-l-E presente en la marca opositora, lo que a su vez, genera que los signos en su percepción fonética resulten muy similares, sin que el cambio de la letra F inicial por la consonante B resulte perceptible por parte del consumidor, razón por la cual, cotejados los conjuntos, estos carecen de la posibilidad de ser individualizados […] En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir: ‘mantenimiento y reparación de vehículo automotores; lubricación de vehículos; estaciones de servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehículos’.

Servicios comprendidos en la clase 37 Internacional. Por su parte, las marcas previamente registradas identifican: • Certificado N° 370952: ‘vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, y repuestos para los mismos’. Productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor. • Certificado N° 370953: ‘baterías y cascos para motocicletas’, productos comprendidos en la clase 9a Internacional.

En relación con los productos distinguidos con el certificado de registro N°370952 y los servicios que pretende identificar el signo solicitado, posible colegir que si bien se encuentran en diferentes clases del nomenclátor, entre los mismos obra relación de conexidad por complementariedad, dado que el objeto de los servicios de mantenimiento, reparación y lubricación, recae sobre los productos identificados con la marca opositora, y por consiguiente, existe una vinculación entre el producto y el servicio, resultando que el consumidor erróneamente, en aras a la confundibilidad fonética presente entre los signos, puede considerar que es el mismo empresario el que fabrica los vehículos y el que los repara.

Situación similar se presenta con el Certificado N° 370953, en tanto que las baterías y cascos para motocicletas al ser partes y accesorios de los vehículos terrestres, generan relación con los servicios identificados con el signo solicitado, resultando estar afectos a una misma finalidad, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el servicio y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad. […] En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 12032 de 28 de febrero de 2011 proferida por la Dirección de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]”. 21.3. La Resolución núm. 49795 de 23 de agosto de 2012[28], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011, en la que se indicó: “[…] El signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada donde únicamente reemplaza la consonante inicial F por B, la cual no marca una diferencia fonética importante y en cuanto al aspecto gráfico hace una variación consistente en el tipo de escritura sin ningún elemento adicional, siendo entonces el aspecto denominativo el que conlleva la carga distintiva por tamaño y colocación, lo que hace que los signos sean confundibles generando un eventual riesgo de confusión, toda vez que resultan de mayor entidad sus semejanzas que sus diferencias. 2.2.

Relación de productos o servicios El Despacho observa que los productos a identificar por la marca solicitada así como las marcas registradas se relacionan toda vez que comprenden artículos y servicios relacionados con el sector automotriz, donde el signo solicitado reivindica el servicio de mantenimiento y reparación de automóviles y su lubricación, y por otro lado, las marcas registradas comprenden vehículos de la clase 12ª Internacional y baterías y cascos para motocicletas de la clase 9ª Internacional, los cuales si bien no son de la misma naturaleza y no cumplen la misma finalidad sí hay una conexidad marcada por la complementariedad del servicio de mantenimiento aplicado a los vehículos y las baterías resultan ser indispensables para dicho servicio razón por la cual se evidencia una relación en cuanto son afines a un mismo sector, son partes y accesorios, por lo que el consumidor teniendo en cuenta la similitud predominante en los signos fácilmente podría asociarlos de forma errónea.

La conexión competitiva en este caso es palpable. 3. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y es procedente confirmar la Resolución No. 12032 del 28 de febrero de 2011.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 12032 de 28 de febrero de 2011 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]”. El problema jurídico 22. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 23.

Si las resoluciones núms. 12032 de 28 de febrero de 2011, 23827 de 29 de abril de 2011 y 49795 de 23 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro como marca del signo mixto BEI CHI, para identificar “mantenimiento y reparación de vehículo automotores; lubricación de vehículos; estaciones de servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehículos”, servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas mixtas FEICHI, con certificados núm. 370952 y 370953, que identifican productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 26. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[29], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[30] de la Comisión de la Comunidad Andina[31].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[32] 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[33] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 35. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.7. En este caso, entre los signos BEI CHI (mixta) y FEICHI (mixta), al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. […] 4. Análisis. Conexión competitiva entre las clases 9 y 37 4.1.

Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir. 4.2. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado BEI CHI (mixto) para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca FEICHI para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 4.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […]” (Destacado fuera de texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas. 40. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico para lo cual se estudiará, el cargo de nulidad por violación del artículo 136, literal a).

Cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 41. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

La Sala destaca que aunque la parte demandante citó como normas comunitarias vulneradas los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación indicó que “[…] procede la interpretación prejudicial únicamente del Artículo 136 literal a) toda vez que no se analizará lo relacionado al concepto de marca ni la falta de distintividad […]”. 43.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación en otra oportunidad consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[34]. 44. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 45.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[35]. 46. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto BEI CHI, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede el registro correspondiente.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada 47. Respecto de la comparación entre signos mixtos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó[36]: “[…] 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto […]” (Destacado de la Sala) 48.

De la revisión de los signos en controversia, la Sala evidencia que el signo nominativo y no el grafico es el produce mayor impresión y recordación en los consumidores, en ese sentido el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo los elementos nominativos de cada uno de los signos. “[…] 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]” (destacado de la Sala). 49. Así mismo, preciso que en el presente caso el elemento denominativo de uno de los signos era compuesto; esto es, conformado por dos o más palabras, por lo que para realizar un adecuado cotejo se debía analizar el grado de relevancia de las palabras y su distintividad del conjunto marcario, para lo cual indicó los siguientes parámetros: “[…] 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto […]”. 50. Considerando lo expuesto la Sala procederá a analizar si el signo mixto BEI CHI es igual semejante a la marca FEICHI registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y si hay una conexidad entre los servicios que cada uno de ellos pretenden identificar.

Comparación Ortográfica 51. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 52.

La Sala considera que de la confrontación que hace entre el signo mixto solicitado BEI CHI y de la marca mixta registrada FEICHI, se observa que a pesar de que la primera es compuesta y la segunda es simple, al observarlas en conjunto tienen la misma extensión, número de consonantes y vocales; esto es, tres (3) consonantes y tres (3) vocales lo que evidencia que presentan similitud como se puede apreciar a continuación: SIGNO SOLICITADO |B |E |I | |C |H | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | | 53.

Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, se advierte la similitud entre las dos expresiones, en razón a que la única diferencia entre ellas es que el signo mixto solicitado inicia con la consonante B y la marca registrada con la consonante F. 54.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[37], en la interpretación judicial para el presente caso indicó que de llegarse a presentarse un signo compuesto, se debía realizar el cotejo observando que para el consumidor la primera palabra, por lo general, genera mayor recordación en el público consumidor y si existen palabras cortas tienen mayor impacto en la mente del consumidor; no obstante, en el presente caso al observar en conjunto las expresiones se recalca que tienen gran similitud, y la primera palabra de la marca mixta solicitada BEI no le imprime suficiente distintividad a la marca mixta BEI CHI. 55.

En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética 56. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Así las cosas, el signo mixto solicitado y la marca mixta registrada guardan semejanzas sustanciales debido a que al pronunciarlas, se observa que se escuchan de forma similar.

Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: BEI CHI –FEICHI –BEI CHI– FEICHI- BEI CHI –FEICHI –BEI CHI– FEICHI- BEI CHI –FEICHI –BEI CHI– FEICHI- 57. Además, la coincidencia vocálica y consonántica genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “B” por la “F” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud, al ser las dos consonante labiales, es decir, al pronunciarse cada una no existe mayor diferencia en el sonido, y por lo tanto no dota de distintividad la marca solicitada.

Comparación Ideológica 58. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. 59. En el caso sub examine, las palabras BEI CHI y FEICHI no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP- 2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario.

En efecto, señaló que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]”. 60.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, los signos objeto de estudio son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. 61.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 62. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la similitud entre el signo mixto BEI CHI y la marca mixta registrada FEICHI, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto la marca concedida como la marca registrada, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos. 63.

La Sala, en sentencia del 8 de marzo de 2018[38], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva. […]”. 64.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación Prejudicial 473-IP-2015 precisó lo siguiente: “[…] la Corte consultante deberá matizar Ia regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan Ios signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizar la naturaleza o uso de Ios productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […]”. 65.

Para la comparación del signo mixto solicitado y la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo solicitado y los productos identificados por la marca registrada.

En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron señalados en la interpretación prejudicial 378-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, en donde se enlisto como presupuestos los siguientes: “[…] 47. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, sobre la base de la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos […]”62 (Destacado de la Sala). 66. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que: “[c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizarla conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. […]”[39]. 67. Atendiendo a que: i) el signo mixto solicitado BEI CHI pretende identificar “[…] servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de automotores; lubricación de vehículos; estaciones servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehículos[…]”, servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la marca registrada FEICHI, identifica “[…] baterías y cascos para motocicletas […]”; asimismo, “[…] vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, y repuestos para los mismos […], productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional Niza, respectivamente. 68.

Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa, aunado a la similitud ortográfica y fonética que existe entre el signo mixto y la marca mixta. 71. En este orden de ideas, la Sala considera que se encuentra configurado el segundo supuesto fáctico del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que encuentran probados los criterios de conexión en forma clara y en grado suficiente entre los servicios que ampararía el signo mixto BEI CHI y los productos que identifica la marca mixta FEICHI, lo cual podrían afectar los derechos de los consumidores y usuarios; por lo que el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem y, en ese sentido, la parte demandada al expedir los actos administrativos acusados no desconoció la norma referida supra. 72.

Por último, la Sala advierte que la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión indicó que las marcas mixtas FEICHI, que identificaban productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, fueron canceladas mediante las resoluciones núms. 38734 de 27 de junio de 2013 y 38734 de 27 de junio de 2013, expedidas por la parte demandada, por lo que no existía argumento legal para declarar la confusión del signo mixto BEI CHI con una marca inexistente; y aportó copia de los respectivos actos administrativos. 73.

Conclusión 75. La Sala considera que el signo mixto BEI CHI, solicitado para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que su registro hubiese generado un riesgo de confusión y de asociación con las marcas mixtas FEICHI, que identificaban productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que eran similares y existía conexidad entre los servicios y los productos. 76.

La Sala considera que, aunque en la actualidad las marcas mixtas FEICHI se encuentren canceladas por falta de uso, tal circunstancia ocurrió con posterioridad a la expedición de los actos administrativos acusados y, en ese sentido, no resulta posible declarar la nulidad solicitada comoquiera que no existe vicio en la expedición del acto y el estudio de legalidad no puede atender circunstancias posteriores. 77.

En este orden, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad formulados por la parte demandante y toda vez que no se demostró la distintividad del signo al momento de su solicitud de registro, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 78. Visto el artículo 365[40] numeral 8 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[41], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 9 a 15 [2] Cfr. Folios 16 a 33 [3] [& ] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho./ Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administratCfr. Folios 16 a 33 [4] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [6] Esta Resolución declaró fundada la oposición presentada por Paremos S.A, y negó la solicitud de registro como marca mixta solicitada por Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd. [7] Esta resolución confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. [8] Cfr. Folios 17 a 18 [9] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [10] Cfr. Folio 21 [11] Cfr. Folio 23 [12] Cfr. Folio 24 [13] Ibidem. [14] Cfr. Folio 29 [15] Por intermedio de su apoderada.

Cfr. Folio 80 [16] Cfr. Folios 73 a 79 [17] Cfr. Folio 77 [18] Cfr. Folio 78 [19] Cfr. Folios 199 a 215 [20] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [21] Cfr. Folios 248 a 259 [22] Cfr folio 271 [23] “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [24] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [25] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [26] Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados sin perjuicio de las citas que se hagan en cada uno de los cargos presentados. [27] Cfr. Folios 45 a 50 [28] Cfr. Folios 20 a 26 [29] Cfr. Folios 51 a 56 [30] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [31] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [32] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [33] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [34] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [35] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [36] Ibidem. [37] Folio 112 [38] Cfr Folio 210 [39] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090041700. [40] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial 674-IP-2015 de 5 de septiembre de 2015. [41] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437. [42] “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.