11001-03-24-000-2009-00216-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00216-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-28

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Société Des Produits Nestlé S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: La Sala considera que el signo solicitado y la marca registrada, a pesar de estar conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que existe similitud ortográfica y fonética entre ellas, además la partícula LUCKY, que integra el signo LUCKY CHARMS, no es lo suficientemente distintiva y diferente, por lo que no otorga un matiz diferenciador y contundente al signo mixto LUCKY CHARMS, y no detenta la suficiente carga semántica para contener una eficacia particularizadora, por lo que en el presente caso no se descartan los riesgos de confusión y de asociación en el público consumidor. […] Respecto de las palabras LUCKY y CHARMS, que conforman tanto el signo solicitado como la marca registrada, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma español, pero si en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras LUCKY y CHARMS son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático. Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] Teniendo en cuenta lo anterior, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] La Sala observa, que el signo solicitado y la marca registrada objeto de cotejo amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la marca CHARMS identifica “Todos los productos comprendidos en la clase 30 (excluyendo: cereales para el desayuno)”, y el signo mixto LUCKY CHARMS, identifica, “Cereales para el desayuno”; lo que en principio significaría que no guardan relación alguna. […] Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que la marca registrada CHARMS pretende excluir los productos que distingue el signo mixto LUCKY CHARMS, lo cierto es que dados los productos que identifica la marca registrada, no es posible dicha exclusión toda vez que: i) los “[…] cereales para el desayuno […]” pueden ser sustituidos o intercambiados con productos tales como, el sagú, el arroz, las harinas y preparaciones hechas de cereales, con el pan, etc; ii) los cereales para el desayuno son complementarios a productos que identifica la marca registrada CHARMS, tales como el café, el té, el cacao, el pan, la miel, los jarabes de melaza, el sagú, etc.; y iii) dadas las similitudes ortográficas, fonéticas, y la relación entre productos ya descrita, existe una gran posibilidad que el consumidor medio, relacione razonablemente la marca registrada CHARMS y el signo mixto solicitado LUCKY CHARMS, concluya que provienen del mismo empresario, y cometa error al adquirirlos ; lo anterior se traduce en una conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo mixto solicitado y los que identifica la marca nominativa registrada. Considerando el anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y la marca nominativa opositora. […] En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos que identifican la marca nominativa opositora, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativoACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA - Requisitos / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA - No cumple los requisitos el suscrito entre el LUCKY CHARMS y la marca CHARMSLa Sala también considera, que con relación a la solicitud de registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, su trámite y el resultado de este, no se vulneró la prohibición señalada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, el hecho de que existiera el consentimiento del titular de la marca nominativa CHARMS para proceder con el registro del signo mixto LUCKY CHARMS, dicha circunstancia no cambia la existencia de un riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS, por lo que se reitera, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS DE TERCEROS - Marco normativoACUERDOS ENTRE TITULARES DE DISTINTAS MARCAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN TERRITORIO NACIONAL - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS previamente registrada / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son LUCKY y CHARMS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto LUCKY CHARMS para identificar “cereales para el desayuno”, productos de la Clase 30, por tener semejanza con la marca nominativa CHARMS previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión La Sala considera que el signo solicitado y la marca registrada, a pesar de estar conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que existe similitud ortográfica y fonética entre ellas, además la partícula LUCKY, que integra el signo LUCKY CHARMS, no es lo suficientemente distintiva y diferente, por lo que no otorga un matiz diferenciador y contundente al signo mixto LUCKY CHARMS, y no detenta la suficiente carga semántica para contener una eficacia particularizadora, por lo que en el presente caso no se descartan los riesgos de confusión y de asociación en el público consumidor. […] Respecto de las palabras LUCKY y CHARMS, que conforman tanto el signo solicitado como la marca registrada, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma español, pero si en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras LUCKY y CHARMS son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático.

Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] Teniendo en cuenta lo anterior, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] La Sala observa, que el signo solicitado y la marca registrada objeto de cotejo amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la marca CHARMS identifica “Todos los productos comprendidos en la clase 30 (excluyendo: cereales para el desayuno)”, y el signo mixto LUCKY CHARMS, identifica, “Cereales para el desayuno”; lo que en principio significaría que no guardan relación alguna. […] Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que la marca registrada CHARMS pretende excluir los productos que distingue el signo mixto LUCKY CHARMS, lo cierto es que dados los productos que identifica la marca registrada, no es posible dicha exclusión toda vez que: i) los “[…] cereales para el desayuno […]” pueden ser sustituidos o intercambiados con productos tales como, el sagú, el arroz, las harinas y preparaciones hechas de cereales, con el pan, etc; ii) los cereales para el desayuno son complementarios a productos que identifica la marca registrada CHARMS, tales como el café, el té, el cacao, el pan, la miel, los jarabes de melaza, el sagú, etc.; y iii) dadas las similitudes ortográficas, fonéticas, y la relación entre productos ya descrita, existe una gran posibilidad que el consumidor medio, relacione razonablemente la marca registrada CHARMS y el signo mixto solicitado LUCKY CHARMS, concluya que provienen del mismo empresario, y cometa error al adquirirlos; lo anterior se traduce en una conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo mixto solicitado y los que identifica la marca nominativa registrada.

Considerando el anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y la marca nominativa opositora. […] En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos que identifican la marca nominativa opositora, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – No cumple los requisitos el suscrito entre el LUCKY CHARMS y la marca CHARMS La Sala también considera, que con relación a la solicitud de registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, su trámite y el resultado de este, no se vulneró la prohibición señalada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, el hecho de que existiera el consentimiento del titular de la marca nominativa CHARMS para proceder con el registro del signo mixto LUCKY CHARMS, dicha circunstancia no cambia la existencia de un riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS, por lo que se reitera, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS DE TERCEROS – Marco normativo ACUERDOS ENTRE TITULARES DE DISTINTAS MARCAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN TERRITORIO NACIONAL - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 159 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00216-00 Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Irregistrabilidad de signos por configurarse el riesgo de confusión debido a la similitud de sus elementos prevalentes y la existencia de conexidad competitiva.

Acuerdos de coexistencia entre titulares de distintas marcas para su comercialización. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Société des Produits Nestlé S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16711 de 18 de julio de 2005, 28485 de 28 de octubre de 2005 y 50289 de 28 de noviembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Société des Produits Nestlé S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 16711 de 18 de julio de 2005, “[…] Por la cual se niega un registro […]”[5] y ii) 28485 de 28 de octubre de 2005, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”[6]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 50289 de 28 de noviembre de 2008, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[7], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[8]: “[…]

2. LO QUE SE DEMANDA: De conformidad con los hechos que más adelante se narran le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes Declaraciones y Condenas: 2.1. Que son nulas las Resoluciones Nos, 16711 y 28485, expedidas por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio así como la Resolución 50289 originaria de la Delegatura de Propiedad Industrial, por medio de las cuales fue negado el registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta) a nombre de Societé des Produits Nestlé S.A. 2.2.

Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta) para distinguir "cereales para el desayuno" de la Clase 30 Internacional, a nombre de Societé des Produits Nestlé S.A. 2.3 QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones [9]: 1. Solicitó, el 30 de diciembre de 2004, el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 29 de abril de 2005, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 551, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 3. La Directora de Signos Distintivos negó, por medio de la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005, el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005. 5. La Directora de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 28485 de 28 de octubre de 2005, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 50289 de 28 de noviembre de 2008, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b)[10] del artículo 135 y los literales a)[11] y f)[12] del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[13], en adelante la Decisión 486[14]; el artículo 3[15] del Código Contencioso Administrativo; los artículos 1[16] y 3[17] de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998[18]; y el artículo 15[19] de la Ley 962 de 8 de julio de 2005[20].

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó el concepto de violación: Violación del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto “[ ] viendo como un todo, las marcas en conflicto, es posible afirmar que éstas, a pesar de tener en común la palabra CHARMS, la solicitada por mi cliente cuenta con una expresión adicional (LUCKY) que le otorga suficiente distintividad con respecto a la ya registrada [ ]”[21]. 2.

Agregó que “[ ] (l)a especial combinación de colores, así como el tipo de letra son elementos fundamentales en la marca solicitada que no deben ser omitidos al momento de hacer el análisis de confundibilidad y que sin lugar a dudas generará un concepto independiente al que puede generar la marca CHARMS en cuanto al producto como tal y en cuanto al origen empresarial del mismo.

Nótese como la marca solicitada está escrita en un tipo de letra especial de colores amarillo — dorado, bordeadas en rojo y de la parte inferior de la letra (sic) Y sale una línea que representa el arcoíris. [ ]”[22]. 3. Sostuvo que “[…] el impacto visual que cada una de las marcas genera en el consumidor, es totalmente distinto, puesto que de un lado está frente a una marca pura y simplemente nominativa y del otro, está frente a un conjunto marcario totalmente llamativo, original y auténtico que evitaría a toda costa, que los orígenes empresariales se confundieran. [ ]”[23]. 4.

Precisó que “[ ] la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo produce en el consumidor o en el usuario medio al que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas.

Las particularidades antes descritas son suficientes para que la coexistencia entre las marcas LUCKY CHARMS y CHARMS no genere riesgo de confusión alguna para el consumidor [ ]”[24]. 5. Agregó que “[ ] (e)n razón a lo anterior, y al hecho de que el conjunto marcario LUCKY CHARMS es intrínsecamente distintivo; esto es, no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad absoluta como Generidad, Descriptividad y/o Uso común entre otras consagradas en el Artículo 135 de la Decisión 486, podemos concluir que ése signo es distintivo y que por lo tanto, puede cumplir en el comercio la principal función de las marcas que es la de individualizar productos en el mercado asociados a un origen empresarial determinado [ ]”[25]. 6.

Explicó, sobre los acuerdos de coexistencia marcaria, que “[ ] (e)l titular de la marca CHARMS base de la negación, suscribió con mi representada un Acuerdo de Coexistencia con el fin de otorgar su consentimiento al registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta). Vale la pena mencionar que dicho acuerdo fue radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio con los recursos de reposición y apelación que se presentaron el 26 de agosto de 2005, con el fin de dilucidar cualquier inquietud sobre el registro de la marca LUCKY CHARMS.

Ahora bien si las diferencias anotadas anteriormente no fueran suficientes para admitir la registrabilidad de la marca LUCKY CHARMS (mixta), la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 136 literal f), establece claramente que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste [ ]”[26]. 7.

Por último, indicó que “[ ] teniendo en cuenta que la norma citada por la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta) a nombre de Société des Produits Nestlé S.A. es el Artículo 136 literal a), el aparte anteriormente citado debería aplicarse puesto que estamos frente a una causal de irregistrabilidad relativa y no a una absoluta. [ ]”[27]. 8.

La Sala aclara que, si bien la parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486, del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, de los artículos 1 y 3 de la Ley 489 y del artículo 15 de la Ley 962; solamente expuso el concepto de la violación del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[28] contestó la demanda[29] de forma extemporánea, lo que generó que el Despacho sustanciador la tuviera por no contestada, mediante auto de 24 de junio de 2015[30]. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[31] no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 13 de diciembre de 2017[32], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 339-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018[33], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación del artículo 136 literales a) y f) por ser materia controvertida. 3. No se interpretará el artículo 135 literal b), toda vez que no se denegó la solicitud por carencia intrínseca del signo sino por confusión con una marca previamente registrada. 4. De oficio se interpretará el artículo 159 de la Decisión 486 para analizar el tema de los acuerdos de coexistencia […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Auto de pruebas y reanudación del proceso 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2019[34], por un lado, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 4 de octubre de 2019[35], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 13.

Durante el término legal la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 14. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos: 1. Indicó que: “[…] de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la oficina nacional competente, es decir, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011 y la Decisión 486 de 2000, la Dirección de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente los actos administrativos aquí demandados, sin que pueda evidenciarse ningún yerro que pudiera afectar la legalidad de los mencionados actos administrativos.

Por otro lado, es preciso mencionar que el sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la compañía demandante, obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por mi prohijada frente a las a las marcas enfrentadas en sede administrativas, así como a las que para la fecha figuraban en el registro de propiedad industria, y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones […]”[36]. 2.

Argumentó que: “[…] efectuado el estudio de la marca mixta solicitada frente a la marca nominativa previamente registrada en comento, se tiene que con fundamento en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, se concluye que después de un impacto general, son susceptibles de generar confusión entre el público consumidor adquirente de bienes y servicios, o riego empresarial, habida cuenta que la marca solicitada "LUCKY CHARMS" (mixta) clase 30, reproduce la marca previamente registrada "CHARMS' a favor de la Sociedad CHARMS Company, causan en el consumidor indudablemente una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, conllevando a los consumidores a creer que se trata erróneamente de artículos fabricados por la misma sociedad, generándose en consecuencia la denominada confusión indirecta, más aún si tenemos en cuenta los productos que distinguen, estando afectos a la misma finalidad, siendo comercializados y publicitados bajo los mismos medios, lo cual hace que se les adjudique la misma procedencia empresarial a los que se identifiquen con el signo solicitado por la evidente similitud que se presenta entre los signos y sus vínculos comerciales […]”[37]. 3.

Concluyó que: “[…] frente al caso que nos ocupa es claro que signo solicitado “LUCKY CHARMS” le concedió el registro, pues carece de distintividad y como erróneamente lo argumenta la parte actora, toda vez que dicho signo no cuenta con la fuerza distintiva necesaria que permite su diferenciación y recordación en el mercado por parte de los consumidores, en su conjunto le genera al consumidor un idea indirecta Pues, la denominación “LUCKY CHARMS” del contenido del producto o, sus características, pues este no debe realizar un esfuerzo imaginativo para llegar a asociar la denominación con los productos que pretende distinguir, por lo que resulta, no ser descriptivo como más adelante se referencia. Con lo anteriormente expuesto, es claro que la marca sometida al análisis, no es distinguible, no pueden coexistir en el mercado y generan riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor y, en el mismo sentido encaja con los motivos expuestos por la norma alegada, haciendo en esta forma improcedente el estudio referente a la confusión […]”[38]. 15.

El Ministerio Público presentó su concepto en los siguientes términos: 1. Indicó que: “[…] (e)n el caso en estudio los dos signos contienen la palabra CHARMS y se diferencian en que uno de ellos contiene la expresión LUCKY, en donde el uso de esta último es para identificar "cereales para el desayuno" únicamente, dentro de la clase 30 internacional.

Así las cosas, ante la reproducción íntegra de la expresión CHARMS que identifica productos similares a los cereales para el desayuno, en opinión de esta delegada, se podría entender que hay un riesgo de confusión para los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos. Es decir, quien produce uno y otro, lo que se traduce en una confusión indirecta en el consumidor.

Si bien es cierto, en el presente caso, no se puede afirmar que se desconozca el literal f) del artículo 136 de la Decisión Andina, según el cual no podrán registrarse un signo cuando este infrinja el derecho de propiedad industrial, pues el acuerdo de coexistencia suscrito entre la sociedad TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INCORPORATED, titular de la marca CHARMS, y la sociedad NESTLÉ para registrar y usar la marca LUCKY CHARMS, debe entenderse como el consentimiento que exige la norma para que proceda el registro, también lo es que ese consentimiento no permite superar el riego de confusión que se puede dar en el consumidor, en relación con el origen empresarial del producto […]”[39]. 2.

Precisó que “[…] (e)n el caso en concreto, si se analiza el acuerdo de coexistencia marcaria que reposa en el expediente, se puede observar que este establece la posibilidad de que la sociedad NESTLÉ S.A. registre la marca LUCKY CHARMS exclusivamente para “cereales para el desayuno” sin que opere ninguna previsión para evitar confusión indirecta en el consumidor.

En este orden y dado que esta Delegada considera posible el riesgo de confusión indirecto o por asociación y, que el acuerdo de coexistencia no dispuso nada sobre el particular, ha de entenderse que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción al artículo 136 literales a) y f) de la Decisión Andina, pero en especial a la forma como estos han sido interpretados por el órgano competente para ello […]”[40]. 16.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 339-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre la protección de los derechos marcarios de terceros; ix) el marco jurídico sobre los acuerdos entre titulares de distintas marcas para ser comercializadas en territorio nacional; y, x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º22 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados[41] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005[42], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Société des Produits Nestlé S.A., en la que se indicó: “[…] Como puede observarse la marca solicitada LUCKY CHARMS es una marca compuesta que reproduce a la marca registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término CHARMS / CHARMS en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que se trata de artículos fabricados por un mismo ente, y quizás que la inclusión de la expresión LUCKY y del gráfico es parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se genera la denominada confusión indirecta.

En efecto, la confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos o servicios distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos o servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las de la marca original que buscaba.

Adicionalmente, la marca solicitada pretende distinguir productos tales como; Cereales para el desayuno, de la clase 30; por su parte la registrada identifica; café, té, cacao, azúcar, arroz. tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Es decir, entre otros, los mismos productos. Por lo tanto, tienen la misma naturaleza, finalidad, cenales de comercialización y se publicitan a través de los mismos medios. De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la confundibilidad y la relación de los productos.

Encontrándose así, el signo solicitado a registro incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca LUCKY CHARMS (Mixta) para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitada por la sociedad Societe Des Produits Nestle S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]” (Resaltado fuera de texto). 2. La Resolución núm. 28485 de 28 de octubre de 2005[43], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005, en la que se indicó: “[…] Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta División considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal a) del artículo 136 anteriormente citado, por existir entre el signo solicitado a registro y la marca fundamento de la negación similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, así como, una manifiesta relación entre los productos que identifican los signos en conflicto.

En efecto, tal como se expuso en el acto administrativo objeto del recurso se encontraron semejanzas entre los signos en conflicto de orden ortográfico, fonético y auditivo que imposibilitan su identificación e individualización, en tanto la marca solicitada constituye una reproducción de la marca adoptada como fundamento para la negación, careciendo de elementos que lo provean de la distintividad requerida, razones que fueron expuestas en el acto administrativo cuya revocatoria se solicita y que en esta oportunidad reiteramos.

Es de observar que la no presentación de oposiciones no constituye presupuesto de registrabilidad de un signo; es deber de la administración verificar en todo caso los antecedentes de registrabilidad para proceder a la concesión o denegación de un registro marcario. Verificada la base de datos de la entidad, no obra inscripción alguna de transferencia de la marca fundamento de la negación a nombre de la sociedad Tootsie Roll Industries lncorporated, sociedad con la que la solicitante suscribió un acuerdo de coexistencia del cual se allega el respectivo documento con el recurso y que no puede ser objeto de apreciación en el presente análisis no sólo porque es suscrito por quien carece de la condición de titular de la marca en nuestro país sino porque con él no se adoptan las previsiones necesarias para evitar que se presente el riesgo de confusión entre los signos en estudio.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo 1, numeral 5.2 de la Circular Única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de Julio de 2001, en concordancia con la Decisión 486, se procederá a notificar la misma mediante fijación en lista.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 16711 del 18 de julio de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores […]” (Resaltado fuera de texto). 3. La Resolución núm. 50289 de 28 de noviembre de 2008[44], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005, en la que se indicó: “[…] Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso adentrarnos a analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar.

Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión. 2.2. Relación de productos o servicios. La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcaría y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo género de los productos. h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos".

El signo solicitado a registro pretende distinguir: cereales para el desayuno, productos pertenecientes a la clase 30ª internacional. A su vez, la marca fundamento de la negación identifica café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo., productos comprendidos en el mismo nomenclador 30ª Internacional.

Los signos en conflicto no sólo amparan productos contendidos en la misma clase internacional, sino que, en la cobertura de cada uno, se incorporan productos idénticos, de lo cual se infiere que existe conexión competitiva, por cuanto, indiscutiblemente son intercambiables o complementarios, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Respecto de los acuerdos de coexistencia de marcas, la jurisprudencia se (sic) ha sostenido que a las oficinas de registro de marcas no les son oponibles los acuerdos entre particulares que pretendan por su sola voluntad eliminar convencionalmente el riesgo de confusión entre marcas, cuando con los mismos no se conjure el riesgo de confusión o inducción a error.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 016711 del 18 de julio de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]” (Resaltado fuera de texto). El problema jurídico 21. La Sala, con fundamento en la demanda y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1. Si las resoluciones núms. 16711 de 18 de julio de 2005, 28485 de 28 de octubre de 2005 y 50289 de 28 de noviembre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, para identificar “cereales para el desayuno”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales a) y f) del artículo 136 y el artículo 159 de la Decisión 486. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa CHARMS, con registro núm. 25.816, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 3.

Y, en segundo lugar, si se cumplen o no los supuestos fácticos previstos en la norma para aceptar el acuerdo de coexistencia alegado por la parte demandante y, en ese sentido, determinar si procede el registro del signo como marca. 22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el artículo 159 ibidem. 23.

La Sala advierte que no estudiará la violación del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo ni de los artículos 1 y 3 de la Ley 489 ni del artículo 15 de la Ley 962, comoquiera que la parte demandante no explicó su concepto de violación. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[45], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486[46] de la Comisión de la Comunidad Andina[47].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[48] 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[49] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 339-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial[50] proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos LUCKY CHARMS (mixto) y CHARMS (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercera en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de o de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo; bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor modio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos; de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitarios promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas; es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta establecer si el consumidor podría en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LUCKY CHARMS (mixto) y la marca CHARMS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LUCKY CHARMS (mixto) y la marca CHARMS (denominativo). 3.

Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento 3.1. Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretación prejudicial respecto de la prohibición contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 y, asimismo es un argumento de la SIC, este Tribunal hará el análisis de este tema. […] 3.2.

En virtud de lo se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho. 4. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento 4.1.

De los documentos adjuntos al proceso interno, se desprende que las empresas SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ y TOOTSIE ROLLS INDUSTRIES INCORPORATED suscribieron un acuerdo de coexistencia para el registro del signo LUCKY CHARMS (mixto), en tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de "los acuerdos de coexistencia marcaría", contemplados en el artículo 159 de la Decisión siendo que además la consultante ha realizado una pregunta respecto de este tema. […] 4.8.

En relación con anterior, el Tribunal ha señalado que "No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (…). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presentes fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 4.9.

La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el Interés de los consumidores, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34. Visto el literal a) artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre la protección de los derechos marcarios de terceros 35.

Visto el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial o de autor que detente un tercero, sin embargo, la citada normativa contiene una excepción a dicha prohibición la cual es que medie el consentimiento de quien pudiera verse afectado con el registro solicitado.

Marco normativo sobre los acuerdos entre titulares de distintas marcas para ser comercializadas en territorio nacional 36. Visto el artículo el artículo 159 de la Decisión 486, se encuentra prohibida la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios, salvo que entre los titulares de las marcas se suscriba un acuerdo de coexistencia que permitan dicha comercialización. 37.

La norma comunitaria establece, además, que “[…] en caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor […]” y que estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Análisis del caso concreto 38.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, la protección de los derechos marcarios de terceros y los acuerdos entre titulares de distintas marcas para ser comercializadas en territorio nacional, y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas. 41. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda.

Del cargo de nulidad por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 42. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43.

Esta Sección[51], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[52]. 44. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[53]. 45.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[54]. 45. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios. 46.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo mixto LUCKY CHARMS, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede o no el registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 47.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que el signo LUCKY CHARMS es mixto y la marca CHARMS es nominativo, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 48.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre marcas mixtas y nominativas, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella. y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-óloqo. Los segundos. son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Sí los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente de! consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de contusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”[55]. 49.

Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación deberá realizarse entre un signo mixto y una marca nominativa, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en las marcas mixtas. 50. La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en la marca mixta, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

De igual forma, la Sala precisa que se debe tener en cuenta que el signo solicitado está conformado por dos palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 53. Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 2014[57], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). 54. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo antes de proceder al cotejo[58], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[59]. 55.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[60]. 56. Para efectos de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró: “[…] 2.6.

En el presente caso, se argumentó que uno de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra, Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto […]”[61] (Resaltado fuera de texto). 57.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 58. En primera medida, las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 59.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[62] (Destacado fuera del texto) 60. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[63]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[64]. 61.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 62.

En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que tanto la palabra LUCKY[65] como la palabra CHARMS[66], a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, no eran reproducidas en un número de marcas vigentes de tal magnitud como para que fueran consideradas como de uso común. 63.

La Sala también observa, respecto de las palabras LUCKY y CHARMS, que no se tratan de expresiones genéricas, ya que no se refieren exclusivamente al género del producto que identifican, y tampoco se tratan de expresiones descriptivas ya que ninguna de las dos informa las características y propiedades de los productos. 64. Al respecto, se concluye que la palabra LUCKY al no detentar ninguna de las características enlistadas puede ser cotejada en conjunto con la palabra CHARMS. 65.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si en la marca nominativa previamente registrada CHARMS es igual o semejante al signo mixto LUCKY CHARMS, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. Comparación ortográfica 66. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto.

La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra la marca CHARMS de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso. SIGNO SOLICITADO |L |U |C |K |Y | | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | | 67. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo LUCKY CHARMS se compone de dos (2) palabras; la primera de ellas con dos (2) silabas (LU-CKY), una (1) vocal (U), cuatro (4) consonantes (L, C, K y Y) y la segunda palabra con una (1) sílaba (CHARMS), una (1) vocal (A) y cinco (5) consonantes (C, H, R, M y S); y la marca registrada tiene, al igual que la segunda palabra del signo, una (1) sílaba (CHARMS), una (1) vocal (A) y cinco (5) consonantes (C, H, R, M y S) por lo que, tanto el signo como la marca, son semejantes, en el entendido que como ya fue establecido el signo solicitado reproduce la marca registrada. 68.

La Sala considera que tanto el signo solicitado como la marca registrada en conflicto resultan similares, por cuanto a pesar de que ambos vocablos no están conformados por igual número de palabras y sílabas, la diferencia entre ambas no es notoria, ya que, el signo LUCKY CHARMS, en una de sus partículas, reproduce íntegramente la marca CHARMS, y la partícula LUCKY al acompañar la partícula CHARMS no genera una marca distintiva y que difiera de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 69. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: LUCKY CHARMS-CHARMS LUCKY CHARMS-CHARMS LUCKY CHARMS -CHARMS LUCKY CHARMS-CHARMS LUCKY CHARMS-CHARMS LUCKY CHARMS -CHARMS LUCKY CHARMS-CHARMS LUCKY CHARMS-CHARMS LUCKY CHARMS -CHARMS 70.

La Sala evidencia que, al ser la partícula CHARMS compartida en uno y otro caso, no existe una gran diferencia en la pronunciación fonética tanto del signo mixto LUCKY CHARMS, esto es [lə-ki tʃɑɹms] como de la pronunciación de la marca nominativa CHARMS, es decir [tʃɑɹms], toda vez que, la partícula LUCKY, no detenta la suficiente fuerza fonética, para otorgar al signo LUCKY CHARMS de un carácter diferenciador, por lo que al realizar una lectura sucesiva y no simultánea, no se escucha de manera totalmente diferente. 71.

Al respecto, la Sala, en sentencia de 28 de octubre de 2004[67], analizó un asunto con similares características al presente, en el cual concluyó: “[…] Siguiendo las reglas atrás reseñadas, entre los signos LUCKY CHARMS y CHARMS se genera semejanza gráfica, ortográfica y auditiva con aquélla en virtud de la identidad de la expresión CHARMS. 3.

Conclusión Así las cosas, el resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin dificultad alguna que la marca acusada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica, pues puede inducir al consumidor medio a error, en especial en lo que al productor de los respectivos bienes que bajo el amparo de cada una se ofrecen […]”.

(Resalta la Sala) 72. La Sala considera que el signo solicitado y la marca registrada, a pesar de estar conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que existe similitud ortográfica y fonética entre ellas, además la partícula LUCKY, que integra el signo LUCKY CHARMS, no es lo suficientemente distintiva y diferente, por lo que no otorga un matiz diferenciador y contundente al signo mixto LUCKY CHARMS, y no detenta la suficiente carga semántica para contener una eficacia particularizadora, por lo que en el presente caso no se descartan los riesgos de confusión y de asociación en el público consumidor.

Comparación Ideológica 73. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[68], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 74.

Respecto de las palabras LUCKY y CHARMS, que conforman tanto el signo solicitado como la marca registrada, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma español, pero si en idioma inglés[69]. 75. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; al respecto la Sala en sentencia de 15 de agosto de 2019[70] indicó que: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 76. La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras LUCKY y CHARMS son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático.

Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano[71] no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. 77. La Sala, en sentencia de 28 de octubre de 2004[72], ya citada, concluyó: “[…] Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula CHARMS, que viene a corresponder a una expresión que no pertenece al idioma castellano, pudiéndose, por lo tanto, aplicar la regla señalada en las conclusiones de la interpretación prejudicial traída al sub lite, que señala que “Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Sin embargo, cuando una palabra en idioma extranjero forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, el signo no puede ser registrado.” Justamente, el signo CHARMS forma parte de la marca registrada en comento, y su conocimiento se ha generalizado en los países miembros, sin que tenga carácter de expresión de uso común o genérica en relación con las características o denominación de los productos que distingue, por lo cual no puede ser registrado como parte de otra marca para los mismos productos a nombre de persona distinta de su actual titular, pues por no ser genérica o de uso común puede ser apropiable para uso exclusivo y excluyente como signo marcario.

Siguiendo las reglas atrás reseñadas, entre los signos LUCKY CHARMS y CHARMS se genera semejanza gráfica, ortográfica y auditiva con aquélla en virtud de la identidad de la expresión CHARMS […]” (Resalta la Sala) 78. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. 79.

No obstante lo anterior, para que exista confusión entre los signos mixtos en cuestión se requiere no solo que haya identidad o semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen, lo cual se estudiará a continuación. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 80.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión, exponiéndolos en los siguientes términos: “[…] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panal publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en este caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”[73].

(Destacado de la Sala) 81. La Sala observa, que el signo solicitado y la marca registrada objeto de cotejo amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la marca CHARMS identifica “Todos los productos comprendidos en la clase 30 (excluyendo: cereales para el desayuno)”, y el signo mixto LUCKY CHARMS, identifica, “Cereales para el desayuno”; lo que en principio significaría que no guardan relación alguna. 82.

Al respecto, la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005[74], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Société des Produits Nestlé S.A., indicó que “[…] la marca solicitada pretende distinguir productos tales como; Cereales para el desayuno, de la clase 30; por su parte la registrada identifica; café, té, cacao, azúcar, arroz. tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Es decir, entre otros, los mismos productos. Por lo tanto, tienen la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y se publicitan a través de los mismos medios […]”. 83. Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que la marca registrada CHARMS pretende excluir los productos que distingue el signo mixto LUCKY CHARMS, lo cierto es que dados los productos que identifica la marca registrada, no es posible dicha exclusión toda vez que: i) los “[…] cereales para el desayuno […]” pueden ser sustituidos o intercambiados con productos tales como, el sagú, el arroz, las harinas y preparaciones hechas de cereales, con el pan, etc; ii) los cereales para el desayuno son complementarios a productos que identifica la marca registrada CHARMS, tales como el café, el té, el cacao, el pan, la miel, los jarabes de melaza, el sagú, etc.; y iii) dadas las similitudes ortográficas, fonéticas, y la relación entre productos ya descrita, existe una gran posibilidad que el consumidor medio, relacione razonablemente la marca registrada CHARMS y el signo mixto solicitado LUCKY CHARMS, concluya que provienen del mismo empresario, y cometa error al adquirirlos; lo anterior se traduce en una conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo mixto solicitado y los que identifica la marca nominativa registrada. 84.

Considerando el anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y la marca nominativa opositora. 85. La Sala, en un caso de similares connotaciones al presente[75], señaló: “[…] En consecuencia, la decisión de no acceder a la solicitud de registro de la marca LUCKY CHARMS no viola los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión de 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que, según se anotó, no es distintiva frente al signo CHARMS, razones éstas que generan el riesgo de confundibilidad respecto del signo precitado, y de inducir a error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos del producto, por la notoria identidad en uno de los dos elementos que conforman la primera […]” (Resalta la Sala). 86.

En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos que identifican la marca nominativa opositora, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

De la violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 87. Teniendo en cuenta las normas indicadas en los acápites desarrollados supra, y lo expuesto por la parte demandante y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se encuentra que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial o de autor que detente un tercero, pero la normativa que regula la materia contiene una excepción a dicha prohibición y es que medie el consentimiento de quien pudiera verse afectado con el registro solicitado. 88.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial consideró: “[…] 3.3. Encontramos que esta prohibición de registrar contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados. 3.4.

El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el momento del examen de reqistrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o de asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o del derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo león y león Duran, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irreqistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello. 3.5.

La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca. 3.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial […]”[76]. 89.

La Sala observa que teniendo en cuenta que, a pesar de que, efectuado el cotejo del signo mixto LUCKY CHARMS y la marca previamente registrada CHARMS se concluyó que existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas, es claro que la solicitud de registro y su trámite no infringieron la normativa que regula la materia, toda vez que el expediente la parte demandante aportó al proceso copia traducida legalmente del “CONTRATO DE COEXISTENCIA”[77], suscrito entre la parte demandante, y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el 5 de abril de 2005, del cual se destaca que ambas suscribieron un acuerdo de coexistencia del signo LUCKY CHARMS y la marca CHARMS, por lo que es dable indicar que de dicho instrumento contiene una expresión de la voluntad libre y espontánea, para expresar el consentimiento en el registro de la marca que incorpora un derecho de propiedad industrial. 90.

La Sala considera, en esos términos, que en relación con la solicitud de registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, su trámite y el resultado de este, no se vulneró la prohibición señalada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, ni su consecuente resolución, toda vez que, a pesar de que mediara el consentimiento del titular de la marca nominativa CHARMS para el registro del signo mixto LUCKY CHARMS, esta circunstancia no cambia el hecho de que existe un riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, tal como ya se indicó en precedencia. Del cargo de nulidad por desconocimiento del acuerdo de coexistencia marcaria 91.

Tal como prevén las normas indicadas en los acápites desarrollados supra, se encuentra prohibida la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios, salvo que entre los titulares de las marcas se suscriba un acuerdo de coexistencia que permitan dicha comercialización. 92.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre los acuerdos de coexistencia de marcas, concluyó lo siguiente: “[…] 3.5. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaría, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes;

(iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia […]”.

Señaló, además, que “[…] 3.6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error […]”[78]. 94. Asimismo, esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los acuerdos de coexistencia marcaria establecidos en el artículo 159 de la Decisión 486, entre otras, en sentencias de 11 de julio de 2013[79], 8 de agosto de 2013[80]; 12 de julio de 2018[81]; 26 de julio de 2018[82], 14 de diciembre de 2018[83] y 26 de junio de 2020[84]. 95.

Por la importancia para este proceso, la Sala resalta el pronunciamiento que tuvo lugar en la sentencia de 26 de julio de 2018, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin que se declarara la nulidad de las resoluciones que negaron el registro de la marca Strada (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la clasificación internacional de Niza y en la que se determinó que el acuerdo de coexistencia marcaria aportado al proceso no cumplía los requisitos para ser aplicado en los términos del artículo 159 de la Decisión 486.

En dicha oportunidad, la Sección consideró lo siguiente: “[…] era necesario realizar la interpretación de oficio del artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y, sobre los acuerdo de coexistencia de marcas, concluyó lo siguiente: “[…] La coexistencia de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente […]”.

Señaló, además, que “[…] la Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor. […] Lo anterior teniendo en cuenta que en el “Contrato de Coexistencia de Marca Comercial” no se incluyeron las medidas necesarias y específicas para evitar riesgos de confusión a los consumidores; en ese orden, no basta, como se hizo en este caso, con asegurar en el contrato y en forma genérica que una de las partes deberá adoptar medidas para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo de asociación o confusión por parte de los consumidores sino que, como se expuso, para que el acuerdo de coexistencia surta efectos debe “[…] incluir en él las medidas necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores […]”; se reitera, medidas necesarias y específicas que no se adoptaron en el acuerdo suscrito por Matsushita Electric Industrial Co.

Ltd y Fiat Auto S.P.A. Finalmente, tampoco se encuentra probado que el Acuerdo haya sido inscrito ante la oficina legal competente, en los términos del artículo 159 de la Decisión 486, tantas veces citada. En conclusión, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre Matsushita Electric Industrial Co., Ltd y Fiat Auto S.P.A. no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado; en consecuencia, no es procedente la coexistencia del signo “Strada” y la marca “Strada” objeto de este proceso […]” (Destacado de la Sala). 96.

Lo anterior permite a la Sala concluir que los acuerdos de coexistencia marcaria deben reunir una serie de requisitos para que surtan efectos: el primero, de orden fáctico, relacionado con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; el segundo que se configura en el marco de la autonomía de la voluntad privada de los titulares de los signos o marcas idénticos o similares y que se traduce en la suscripción de un acuerdo entre las partes que permita la coexistencia, licencia de uso o transferencia de los signos o marcas; y, finalmente, unos requisitos de orden público orientados a la protección de los consumidores y usuarios, entre ellos: i) la adopción en el acuerdo de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores; ii) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y,(iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. 97.

El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá ser valorado por la Autoridad Nacional competente, con especial énfasis en la adopción de medidas específicas que permitan desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso. 98.

La demandante aportó al proceso copia traducida legalmente del “CONTRATO DE COEXISTENCIA”[85], suscrito entre la parte demandante, y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el 5 de abril de 2005, del cual se destaca lo siguiente: En términos generales, que ambas empresas suscribieron un acuerdo de coexistencia del sino LUCKY CHARMS y la marca CHARMS, la cual la parte demandante utiliza para cereales para el desayuno y el tercero con interés directo en las resultas del proceso utiliza para todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, excepto cereales para el desayuno. 99.

La parte demandada, en la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005, no se refiere al citado contrato, pero en la Resolución núm. 50289 de 28 de noviembre de 2008, la parte demandada señaló que los contratos de coexistencia marcaria no son oponibles a las oficinas de registro marcario, ya que no es de recibo que los particulares pretendan por su sola voluntad eliminar los riesgos de confusión marcario. 100.

Atendiendo a la normativa comunitaria que regula la materia, a la interpretación prejudicial proferida para este caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado sobre los acuerdos de coexistencia de marcas, la Sala procederá a determinar si el acuerdo de coexistencia de marca comercial cumple con los requisitos exigidos para este tipo de acuerdos, no sin antes precisar, que la Sala no efectuará un estudio de la legalidad del contrato suscrito entre la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues dicho análisis no es de competencia de la Sala, se reitera, lo que verificará la Sala es el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa que regula la materia para la validez de los acuerdos de coexistencia marcaria.

Análisis de los requisitos para determinar si el acuerdo de coexistencia marcaria surtió efectos Existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares y la existencia de un acuerdo entre las partes 1. En el presente caso, se pretende el registro del signo LUCKY CHARMS para amparar productos de la Clase 30, sin embargo, no se probó que en otro de los países que integran la subregión andina, diferente a la República de Colombia, exista otra marca idéntica que pueda coexistir con la que se pretende registrar, pues la coexistencia de que trata el artículo 159 citado supra, regula la comercialización de productos y servicios dentro de la subregión, más no contempla la registrabilidad de signos idénticos o semejantes en un mismo país; al respecto, la normativa citada no puede entenderse como una excepción a las causales de irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes. 2.

Sin embargo, se cumple el presupuesto relacionado con la suscripción de un acuerdo entre las partes con el propósito de permitir la coexistencia de los signos: prueba de ello, el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” aportado al proceso. 3. Verificado lo anterior, la Sala considera que el “CONTRATO DE COEXISTENCIA” por medio del cual la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, adoptaron un acuerdo de coexistencia que no cumple los requisitos relacionados con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares.

La adopción por parte de las partes de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente 4. La Sala considera que el acuerdo no cumple los requisitos de orden público listados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por el Consejo de Estado, relacionados con la adopción de medidas específicas para evitar la confusión del público y proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente, pues no se encuentra probado que el Acuerdo haya sido inscrito ante la oficina legal competente, en los términos del artículo 159 de la Decisión 486, tantas veces citada. 101.

En conclusión, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 y que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado.

Conclusión 102. La Sala considera que existe riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, motivo por el cual el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la norma, a saber: i) se configura una semejanza ortográfica y fonética entre el signo solicitado y la marca registrada; y ii) existe conexidad competitiva entre los respectivos productos identificados por el signo mixto y la marca nominativa opositora. 103.

La Sala también considera, que con relación a la solicitud de registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, su trámite y el resultado de este, no se vulneró la prohibición señalada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, el hecho de que existiera el consentimiento del titular de la marca nominativa CHARMS para proceder con el registro del signo mixto LUCKY CHARMS, dicha circunstancia no cambia la existencia de un riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS, por lo que se reitera, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 104.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486. 105. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 16711 de 18 de julio de 2005, 28485 de 28 de octubre de 2005 y 50289 de 28 de noviembre de 2008 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 106. Visto el numeral 8[86] del artículo 365[87] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[88], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, I.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folios 30 a 45 [3] “[…] Artículo 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]”. [4] “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. [5] Cfr. Folios 12 a 15 [6] Cfr. Folios 16 a 19 [7] Cfr. Folios 20 a 24 [8] Cfr. Folio 48 [9] Cfr. Folio 33 [10] “[…] b) carezcan de distintividad […]”. [11] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [12] “[…] consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste […]”. [13] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [14] “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” [15] “[…] Artículo 3: Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera […]”. [16] “[…] Artículo 1: La presente ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública […] “. [17] “[…] Artículo 3o.

La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

PARÁGRAFO. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular […]”. [18] “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”. [19] “[…] Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal.

Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley. En todas las entidades, dependencias y despachos públicos, debe llevarse un registro de presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los asuntos radicados en la entidad u organismo.

Tanto el reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la oficina o mecanismo de atención al usuario. Cuando se trate de pagos que deba atender la Administración Pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal [ ]”. [20] “[…] Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos […]”. [21] Cfr. Folio 37 [22] Cfr. Folio 38 [23] Cfr. Folio 39 [24] Ibidem. [25] Cfr Folis 39 y 40 [26] Cfr. Folio 40 [27] Cfr. Folio 42 [28] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 150 [29] Cfr. Folios 138 a 149 [30] Cfr. Folio 155 [31] La vinculación se realizó mediante el auto admisorio de la demanda de 5 de octubre de 2009, corregido por medio de auto de 11 de junio de 2010. [32] Cfr. Folio 157 [33] Cfr. Folios 165 a 177 [34]Cfr. Folios 179 a 183 [35] Cfr. Folio 186 [36] Cfr. Folio 192 [37] Cfr. Folio 195 [38] Cfr. Folio 198 [39] Cfr. Folio 213 [40] Cfr. Folio 213 y vlto. [41] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [42] Cfr. Folios 12 a 15 [43] Cfr. Folios 16 a 19 [44] Cfr. Folios 20 a 24 [45] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [46] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [47] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [48] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [49] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [50] Cfr. Folios 165 a 177 [51] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [54] Ibidem. [55] Cfr. Folios 172 y 173. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 339-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, págs. 8 y 9 [56] Cfr. Folios 168 y 169 [57] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González [58] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [59] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [60] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [61] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 178-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, pág. 12 [62] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [63] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [65] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637327070970695266”; en consulta realizada el día 11 de agosto de 2020. [66] Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637327070970695266”; en consulta realizada el día 11 de agosto de 2020. [67] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2004, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00156-01, MP.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. [68] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [69] i) La expresión “LUCKY” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/lucky”.

No obstante, dicha expresión se traduce del idioma ingles al español como “SUERTE”; información obtenida de la página electrónica del servicio de traducción idiomática en línea de Google: ”https://translate.google.com/?hl=es- 419#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=lucky”. ii) La expresión “CHARMS” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/charms”.

No obstante, dicha expresión se traduce del idioma ingles al español como “ENCANTOS”; información obtenida de la página electrónica del servicio de traducción idiomática en línea de Google: ” https://translate.google.com/?hl=es- 419#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=charms”. [70] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. [71] Las expresiones “LUCKY CHARMS” no tienen significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: https://dle.rae.es/lucky?m=form” y “https://dle.rae.es/charms?formList=form&w=#”. [72] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2004, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00156-01, MP.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. [73] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, págs. 9 a 11 [74] Cfr. Folios 12 a 15 [75] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2004, número único de radicación 11001-03-24-000-2001-00156-01, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. [76] Cfr. Folios 173 y 174.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 339-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, págs. 9 y 10 [77] Cfr. Folios 26 a 28 [78] Cfr. Folio 147. [79] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013, núm. único de radicación 110010324000200900000900, C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala. [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 2013, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación: 11001032400020080002600. [81] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020080003600. [82] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090001000. [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación: 11001032400020090045200. [84] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2020, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020160002300. [85] Cfr. Folios 26 a 28 [86] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…]Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [87] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]” [88] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.