PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SPIN OFF y la marca mixta SPIN previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo SPIN OFF para identificar productos de la Clase 3, por tener semejanza con la marca mixta SPIN previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión / PRINCIPIOS prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori – Aplicación [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “SPIN OFF”, y la marca previamente registrada “SPIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “SPIN”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “OFF” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “SPIN”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “SPIN” y “OFF”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “SPIN”, lo que lleva a que el signo solicitado “SPIN OFF” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.
Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “SPIN” del signo cuestionado, “SPIN OFF”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “SPIN”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “SPIN OFF”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“OFF”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “SPIN”. […]Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada, “SPIN OFF”, corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “SPIN” de la marca previamente registrada proviene del idioma inglés, que traduce girar, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.
Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “SPIN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.
Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “SPIN OFF”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Jabones de toilette, perfumería, aceites esenciales, lociones capilares; preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes para uso personal […]”.
La marca previamente registrada, “SPIN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 3ª: “[…] productos de aseo higiene y limpieza tales como: detergentes, limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes para uso doméstico, jabones […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la limpieza e higiene; pertenecen al mismo género, esto es, productos de limpieza; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.
Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00215-00 Actor: WELLA AKTIENGESELLSCHAFT Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO, “SPIN OFF”, Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA, “SPIN”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “SPIN”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 22658 de 29 de abril de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 032867 de 20 de junio de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 4933 de 8 de febrero de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “SPIN OFF” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 5 de octubre de 2010 solicitó el registro como marca del signo nominativo "SPIN OFF", para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad SILICATOS PARA LA INDUSTRIA S.A. -SPIN S.A.- presentó oposición contra el registro del signo "SPIN OFF", con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con su marca mixta “SPIN”, registrada en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 22658 de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad SILICATOS PARA LA INDUSTRIA S.A. -SPIN S.A.- y denegó el registro del signo nominativo "SPIN OFF", en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que al realizar el estudio de registrabilidad advirtió que era similarmente confundible con la marca mixta, previamente registrada, “SPIN”, que distingue productos de la citada Clase 3ª, cuyo titular era la sociedad ASSERVIC INTEGRALES E.U. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, a través de la Resolución núm. 032867 de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 4933 de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que para que proceda el registro de una marca se deben cumplir simultáneamente dos presupuestos: que el signo sea confundible por ser idéntico o semejante a otro; y que ambos signos distingan los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error al público consumidor.
Añadió que para determinar la existencia del riesgo de confusión entre signos, es necesario verificar la existencia de identidad o semejanza entre ellos y la relación de los productos que distinguen; y que en el caso concreto, al aplicarse la regla de la especialidad, se observa que no existe conexidad competitiva entre los signos “SPIN” y “SPIN OFF” por tratarse de productos disímiles, razón por la cual pueden coexistir sin que se induzca a error al público consumidor.
Estimó que entre los productos que ampara la marca mixta “SPIN”, previamente registrada, y aquellos que identifica el signo nominativo solicitado, “SPIN OFF”, existen diferencias en cuanto a su naturaleza, finalidad y medios de comercialización; y que, además, es imposible hacer un uso conjunto o complementario de los productos que distinguen así como realizar un intercambio o sustitución de los mismos, en razón a que el primero de ellos comercializa exclusivamente productos de aseo, higiene, limpieza, tales como detergentes, limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes para uso doméstico y jabones; mientras que el segundo representa jabones de toilette, perfumería, aceites esenciales, lociones capilares, preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel para uso personal.
Concluyó que no existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, toda vez que el signo cuestionado, “SPIN OFF”, pretende amparar productos de aseo y cuidado personal; y la marca previamente registrada, “SPIN”, distingue productos de aseo y limpieza para el hogar, lo que desvirtúa la existencia de un riesgo de confusión en el público consumidor.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dando aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de confundibilidad lo realizó apreciando los signos en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, pues esa sería la situación real en la que eventualmente se podría encontrar el consumidor promedio, el cual al acudir al mercado percibe las marcas de manera individualizada.
Manifestó que el signo solicitado, “SPIN OFF”, reproduce exactamente la expresión “SPIN” de la marca previamente registrada, sin que la inclusión de la partícula “OFF” genere diferencia sustancial, por lo que de coexistir en el mercado para distinguir productos que están relacionados competitivamente, inducirán al consumidor a error respecto de su origen empresarial.
Indicó que si bien es cierto que la marca previamente registrada “SPIN” cuenta con un elemento gráfico, también lo es que en ella prevalece el elemento denominativo, por lo que no puede dejarse de lado la reproducción de la expresión “SPIN” por parte del signo cuestionado, “SPIN OFF”. II.2. La sociedad SILICATOS PARA LA INDUSTRIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio; y la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación y solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[3]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro SPIN OFF (denominativo) resultaría ser confundible con la marca SPIN (mixta), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro SPIN OFF (denominativo) y la marca SPIN (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SPIN OFF (nominativo) y la marca SPIN (mixta). 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.
Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 3.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 22658 de 2011, denegó el registro de la marca nominativa “SPIN OFF”, a la titular WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jabones de toilette, perfumería, aceites esenciales, lociones capilares; preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes para uso personal […]”, por estimar que era similarmente confundible con la marca mixta, previamente registrada, “SPIN”, que distingue productos en la misma Clase, teniendo en cuenta que reproduce la palabra “SPIN”.
Al respecto, la demandante alegó que no existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas, toda vez que mientras el signo cuestionado, “SPIN OFF”, pretende amparar productos de aseo y cuidado personal, la marca previamente registrada, “SPIN”, distingue productos de aseo y limpieza para el hogar, lo que desvirtúa la existencia de un riesgo de confusión en el público consumidor.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 151[4], de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SPIN OFF SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO[5] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[6] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo “SPIN OFF”, de la parte actora, frente a la marca mixta “SPIN”, previamente registrada, a favor de la sociedad ASSERVIC INTEGRALES E.U., es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la palabra que la distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).
Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.
Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “SPIN OFF”, y la marca previamente registrada “SPIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “SPIN”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “OFF” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “SPIN”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “SPIN” y “OFF”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “SPIN”, lo que lleva a que el signo solicitado “SPIN OFF” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.
Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “SPIN” del signo cuestionado, “SPIN OFF”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “SPIN”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “SPIN OFF”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“OFF”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “SPIN”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: SPIN - SPIN OFF - SPIN - SPIN OFF- SPIN - SPIN OFF SPIN - SPIN OFF - SPIN - SPIN OFF- SPIN - SPIN OFF SPIN - SPIN OFF - SPIN - SPIN OFF- SPIN - SPIN OFF SPIN - SPIN OFF - SPIN - SPIN OFF- SPIN - SPIN OFF Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada, “SPIN OFF”, corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “SPIN” de la marca previamente registrada proviene del idioma inglés, que traduce girar[7], significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.
Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “SPIN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.
Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.
Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018[8] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “SPIN OFF”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Jabones de toilette, perfumería, aceites esenciales, lociones capilares; preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes para uso personal […]”.
La marca previamente registrada, “SPIN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 3ª: “[…] productos de aseo higiene y limpieza tales como: detergentes, limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes para uso doméstico, jabones […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la limpieza e higiene; pertenecen al mismo género, esto es, productos de limpieza; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.
Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[9], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca previamente registrada, esto es, “SPIN” (mixta). Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[10]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas anteriormente referidas; y que le asistió razón a la SIC al negar el registro del signo cuestionado, “SPIN OFF”, para amparar los productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día de 24 de septiembre de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “[…] Jabones de toilette, perfumería, aceites esenciales, lociones capilares; preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes para uso personal […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Proceso 83-IP-2019. [4] Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. [5] Folio 41 del cuaderno núm 1. [6] Folio 41 del cuaderno núm. 1. [7] De conformidad con la página web del Diccionario de Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/spin, consultado el 20 de agosto de 2020. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [10] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001.