11001-03-24-000-2011-00278-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto NOVAVENTA y la marca nominativa NOVA previamente registrada / EXPRESIÓN de uso común – Lo es NOVA en la clase 16 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo NOVA no se excluye del análisis / MARCAS EVOCATIVAS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto NOVAVENTA para identificar productos de la Clase 16, por no tener semejanza con la marca nominativa NOVA previamente registrada en la misma clase El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. […] La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca NOVAVENTA se compone de cuatro (4) vocales, cinco (5) consonantes y cuatro (4) sílabas (NO-VA-VEN-TA); y la marca registrada tiene dos (2) vocales, dos (2) consonantes, y dos (2) silabas (NO-VA) por lo que no tienen la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan diferentes: en primer lugar, porque están conformados por un número diferente de sílabas y letras; y, en segundo lugar, si bien la marca NOVAVENTA reproduce la marca NOVA, lo cierto es que al estar acompañada de la partícula VENTA, su terminación es totalmente diferente, dotándola de suficiente carga semántica y haciéndola totalmente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. […] La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula NOVA se comparte en uno y otro caso, existe diferencia desde el punto de vista fonético toda vez que el sufijo VENTA genera que su sonoridad sea totalmente diferente, al estar compuesto de dos sílabas.

Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

En el caso sub examine, las palabras NOVAVENTA y NOVA tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo NOVA, que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo nuevo, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. […] De lo anteriormente expuesto, la Sala considera, en primer lugar, que entre las marcas NOVAVENTA y NOVA no existe similitud ortográfica ni fonética; en segundo lugar, si bien la marca NOVAVENTA reproduce la marca previamente registrada, tiene una partícula adicional que le otorga suficiente distintividad; y, en tercer lugar, aunque la marca NOVAVENTA compuesta de las palabras de uso común NOVA y VENTA, al estar unidas generan una marca totalmente distintiva y que difiere de la marca previamente registrada.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que en el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que las marcas cotejadas al contener la expresión NOVA, se concluye que se trata de marcas evocativas, las cuales referente a dicha expresión se deben considerar débiles, por lo que sus respectivos titulares deben aceptar que no pueden impedir que otras marcas con la misma expresión puedan evocar la misma propiedad o característica en sus respectivas marcas, por lo que dicha situación no puede ser significativa para considerar que existe un riesgo de confundibilidad en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00278-00 Actor: EMPRESAS CMPC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Tema: Comparación entre marcas nominativas.

Expresión de uso común. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Empresas CMPC S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 43164 de 20 de agosto de 2010, 49820 de 20 de septiembre de 2010 y 18809 de 31 de marzo de 2011. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Empresas CMPC S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 84[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 43164 de 20 de agosto de 2010, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca […]” y ii) 49820 de 20 de septiembre de 2010, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 17193 de 13 de abril del 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E). 2.

Como consecuencia de lo anterior solicitó, que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta NOVAVENTA, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Novaventa S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] Solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones: 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 012808, donde se decidió sobre la solicitud de registro de la marca mixta NOVAVENTA en clase 16 internacional a favor de la sociedad Novaventa S.A.S. 3.2.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 49820 de 20 de septiembre de 201 O, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 012808, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010, confirmando la concesión del registro de la marca mixta NOVAVENTA en clase 16 Internacional a favor de la sociedad Novaventa S.A.S. 3.3.

Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 18809 de 31 de marzo de 2011, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 10 012808, por medio de la cual se resolvió el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010, confirmando la concesión del registro de la marca mixta NOVAVENTA en clase 16 Internacional a favor de la sociedad Novaventa S.A.S. 3.4.

Que, como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro 421488 correspondiente a la marca mixta NOVAVENTA de la sociedad Novaventa S.A.S., o de quien haga sus veces. 3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.6.

Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.7.

Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 5 de febrero de 2010, el registro de la marca mixta NOVAVENTA para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó, el 12 de febrero de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 614, con oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa NOVA identifica productos de la misma Clase. 3. La Directora de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010, infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta NOVAVENTA al tercero con interés directo en las resultas del proceso para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010. 5. La Directora de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 49820 de 20 de septiembre de 2010, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió, por medio de la Resolución núm. 18809 de 31 de marzo de 2011, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)[7] del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Manifestó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, porque “[…] (l)a decisión 486 de 2000 ha sido clara y enfática en establecer una prohibición de registro marcario cuando el signo solicitado reproduce total o parcialmente uno previamente concedido […]”[8]. 2.

Explicó que “[…] (d)erivado de los hechos narrados en el numeral 4° del presente escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca mixta NOVAVENTA de la clase 16, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad […]”[9] 3. Señaló que “[…] la marca NOVA y la marca NOVAVENTA tiene un solo elemento común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida […]”[10]. 4.

Indicó que “[…] es preciso considerar que existe riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de la marca NOVAVENTA en la clase 16 cuando ya existía la marca NOVA en la misma clase […]”[11]. 5. Resaltó que “[…] (c)laro es que no existe identidad entre los signos a que se ha hecho referencia, pero es que la Decisión 486 no exige la misma, basta pues que haya similitud que genere riesgo de confusión, el cual en efecto se presenta. 5.3.33.15 Por último con respecto a la expresión NOVA, consideramos, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que no es débil, ya que no es cierto que dicha expresión haga referencia a una característica de los productos que identifica, o al menos no a una característica necesaria de los mismo.

Cierto es que la expresión NOVA haga alusión a “nuevo”, sin embargo, dicho significado no es de amplio conocimiento por el público, sino únicamente, por aquellas personas que han recibido un grado de educación considerable, que, en el caso colombiano, es sin lugar a didas una minoría. Por otro lado, aunque se acepte que dicha expresión es asimilada por cualquier persona a “nuevo”, se debe concluir que esta no es una característica esencial de los productos enlistados en la clase 16 internacional, pues puede predicarse de cualquier producto que se encuentre en las demás clases.

Es decir, no se puede concluir que la partícula NOVA sea evocativa y por ello un monopolio de la misma no sería contrario a derecho. Diferente sería el caso de la expresión CHOCO para productos que contengan chocolate, pues en este caso CHOCO es precisamente un diminutivo de la palabra chocolate […]”[12] Contestaciones de la demanda 7.

La parte demandada[13] contestó la demanda[14] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Sostuvo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] dista de la realidad fáctica y legal el pretender que no se pueda registrar una marca, como la del caso que hoy nos llama pues como se ha demostrado a lo largo del presente escrito, el anterior hecho no contraía ninguna disposición legal concerniente a los derechos de propiedad industrial […]”[15]. 2.

Por último, manifestó que “[…] conforme a lo señalado en el presente escrito, la resolución acusada y expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, se ajusta a pleno derecho, asunto que deberá ser declarado en ese sentido por el Honorable Consejo de Estado […]”[16]. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso[17] contestó la demanda[18] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Sostuvo que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una decisión acertada al analizar los signos en aparente conflicto. Es evidente que la expresión NOVA es un vocablo latino utilizado para evocar “novedad”.

En consecuencia, los consumidores la asociaran con una característica del producto o de su presentación y por esta razón es empleada por diferentes titulares de marcas registradas en la clase 16 junto con otras partículas que le otorgan distintividad […]”[19]. 2. Indicó que “[…] a pesar de contar con el registro de la marca NOVA en la clase 16, EMPRESAS CMPC S.A. no puede invocar exclusividad alguna sobre su marca por tratarse precisamente de un término de uso común. De hecho, es claro que la sociedad actora no cuenta con exclusividad alguna, teniendo en cuenta que coexisten marcas diferentes que incorporan la expresión NOVA en cabeza de distintos titulares en la clase 16, tal como se demostró […]”[20]. 3.

Por último, resaltó que “[…] en razón de la presencia de la expresión VENTA y su elemento gráfico, es claro que la marca NOVA no está siendo reproducida idénticamente en la marca NOVAVENTA (MIXTA). Esta situación es suficiente para aceptar la coexistencia de ambas marcas, pues como se analizó, al ser NOVA una marca débil solamente puede impedir el registro de marcas completamente idénticas, caso que no ocurre con la marca NOVAVENTA (MIXTA) […]”[21].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 23 de noviembre de 2015[22], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2016 de 13 de octubre de 2016[23], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (e)l Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] (d)e oficio se interpretará el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 referente a los términos de uso común […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2019[24], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 1.

Durante el término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 227-IP-2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 12. Visto el artículo 128 numeral 7.º22 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 13.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 14. Los actos administrativos acusados[25] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010[26], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta NOVAVENTA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] 2.

Caso concreto En el caso sub-exámine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca propiedad de la sociedad opositora, EMPRESAS CMPC S.A., la cual se expone a continuación: |MARCA |EXPEDIENTE |CLASE |REGISTRO |VIGENCIA | |NOVA |09-046217 |16 |393113 |29/12/2019 | 2. 1.

Análisis comparativo de los signos. Los signos confrontados son los siguientes: |SIGNO SOLICITADO |MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS| |[pic] | | | | | | | | | |NOVA | […] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que comparten la expresión "nova", expresión latina utilizada para evocar "novedad", razón por la cual el consumidor la entiende como relacionada a una característica del producto o de su presentación, motivo por el cual ha sido utilizada dentro de la clase 16 internacional por diversos empresarios". agregándose elementos que le añaden distintividad.

Por lo anterior, al verificar el conjunto presentado a registro, se encuentra que el mismo es más extenso, al añadir dos sílabas en la parte final /NO/VA/VEN/TA/, conformándose así un conjunto que debido a su complejidad y a la sonoridad de la parte final, se aleja de la impresión causada por la marca opositora Sumado a lo anterior, esta Dirección observa que el signo solicitado es mixto y contiene elementos gráficos y de diseño que coadyuvan a elevar su fuerza diferenciadora, lo cual es relevante para efectos de determinar que los signos comparados pueden coexistir pacíficamente en el mercado de bienes y servicios sin que se genere riesgo de confusión. Por tanto, se considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles.

En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado.

De manera que, al no considerarse que el consumidor se encuentre en riesgo de confusión o asociación, no considera esta instancia que la solicitud de protección sobre un signo distintivo sin relación a las marcas opositoras se constituya en un acto de competencia desleal, independientemente de lo que determinen las autoridades pertinentes en los procesos correspondientes, si los llegase a haber.

Por todo lo anterior, esta Dirección considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ello, sumado a que, una vez verificada la normativa andina en materia de propiedad industrial, así como la base de datos de esta Entidad, se constató que el signo solicitado a registro no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por EMPRESAS CMPC S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca:NOVAVENTA (mixta) Para distinguir:LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS, PUBLICITARIOS, MATERIAL PUBLICITARIO, FOLLETOS, AVISOS, PENDONES, MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO, PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTÍCULOS DE ENCUADERNACIÓN;

FOTOGRAFÍAS; PAPELERÍA; ADHESIVOS PEGAMENTOS PARA LA PAPELERÍA O LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA, CLICHÉS. (Productos de la clase 16ª de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular: NOVAVENTA S.A.S Domicilio: MEDELLÍN - ANTIOQUIA - COLOMBIA Dirección CARRERA 52 No. 20 - 124 Vigencia: DIEZ (10) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la propiedad industrial […]” (Destacado fuera de texto). 2. La Resolución núm. 49820 de 20 de septiembre de 2010[27], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010, en la que se indicó: “[…] 2.

Caso en estudio Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro NOVAVENTA y la marca previamente registrada NOVA, certificado No. 393113, clase 16, vigente hasta el 29 de diciembre de 2019, cuyo titular es la sociedad Empresas CMPC S.A. Los signos a cotejar son los siguientes: |El signo solicitado |La marca registrada | |[pic] | | | | | | | | | |NOVA | Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Lo anterior por cuanto, si bien es cierto que el signo solicitado en registro NOVAVENTA reproduce en su estructura a la marca opositora NOVA, también es cierto que la partícula "nova" es débil al evocar el concepto de "nuevo", por lo cual es requerida por los diversos empresarios para inferir características de sus productos.

Así las cosas, mal haría esta Dirección en negar el registro de aquellos signos que contengan dicha partícula, siempre y cuando contengan elementos nominativos y/o gráficos que logren diferenciarlos de aquellas marcas previamente registradas. En el caso particular, se observa que el signo solicitado en registro se compone de una palabra compuesta por cuatro sílabas, NOVAVENTA, siendo más extensa que la marca opositora y adicionalmente, presentando una ortografía y una pronunciación disímil, y unos elementos gráficos particulares que permiten diferenciar los signos en el mercado.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 43164 de 20 de agosto de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]” (Destacado fuera de texto). 1. La Resolución núm. 18809 de 31 de marzo de 2011[28], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010, en la que se indicó: “[…] 2.1.3 Análisis comparativo de los signos. Aplicando entonces las reglas comparativas para determinar si existen semejanzas fonéticas, visuales u ortográficas, se concluye en el presente caso que entre los signos cotejados no existe un nivel de similitud que induzca al consumidor a error, siendo diferenciables en virtud de su parte inicial.

A pesar de compartir la secuencia inicial NOVA, el complemento nominativo adicionado por el signo solicitado genera una impresión sonora distinta, más extensa, con su sílaba tónica en la parte final, generando particularidades fonéticas y que es conceptualmente diferenciable al elemento nominativo previamente registrado, máxime si se tiene en cuenta que ningún empresario, a pesar de sus registros marcarios, puede excluir del mercado un concepto, o apropiarse de manera exclusiva del mismo.

A lo anterior debe agregarse que el signo solicitado presenta un diseño visual que le agrega distintividad, con el cual logra diferenciarse del registro previamente amparado Por lo tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, si bien presentan similitudes derivadas de su composición gramatical, son de mayor entidad las diferencias visuales y ortográficas encontradas entre los mismos, al tratarse de signos que no generan en el consumidor un riesgo de confusión. 2.1.4 Relación de productos o servicios.

Debido a la conclusión del párrafo precedente, se encuentra que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, existen ciertas semejanzas gramaticales, entre una parte del signo solicitado y la marca registrada, que se ven diluidas por la debilidad del elemento conceptualmente común, así como de las variaciones visuales, ortográficas y fonéticas anotadas, siendo viable conceder el registro solicitado, pues la marca cuenta con elementos suficientes para diferenciarse del signo opositor sin derivar en riesgo de confusión en el mercado.

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 15. La Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la demanda presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 43164 de 20 de agosto de 2010, 49820 de 20 de septiembre de 2010 y 18809 de 31 de marzo de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta NOVAVENTA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar “libros, revistas, folletos, publicitarios, material publicitario, folletos, avisos, pendones, material publicitario impreso, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos pegamentos para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta, clichés”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 2.

En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa, con registro marcario núm. 393113, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2016 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 y, de oficio, el literal g) del artículo 135 y de la Decisión 486. 4.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 16. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[29], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486[30] de la Comisión de la Comunidad Andina[31].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[32] 17. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[33] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 18.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 19.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 20.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 21.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 22. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 23.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 227-IP-2016 de 13 de octubre de 2016 24. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[34]: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo NOVAVENTA (mixto) es confundible con la marca NOVA (denominativa) es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: […] 1.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o Indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor.al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee, 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] 1.8.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo NOVAVENTA (mixto) y la marca NOVA (denominativa) por lo que se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color. diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas. con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (NOVA) 3.1.

Como la SIC argumentó en el proceso interno que la palabra NOVA es de uso común, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal. 3.2. El creador de· una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos. 3.3.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: […] 3.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, dentro del proceso interno se deberá determinar si la palabra NOVA es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común. En tos términos expuestos, el Tribunal de Justicia. de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011- 00278, la que deberá adoptarla al emitir el. correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto […]” (Resalta la Sala).

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 25. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios 26.

Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Análisis del caso concreto 27. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 28.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas nominativas. Cargos de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 30.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 31.

La Sala[36], con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[37]. 32.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[38]. 33.

Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 34. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[39]. 35.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta NOVAVENTA, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada 5.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca concedida y la registrada, la Sala observa la marca concedida NOVAVENTA es una marca mixta y la marca opositora NOVA es una marca nominativa. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos y nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó[40]: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo NOVAVENTA (mixto) y la marca NOVA (denominativa) por lo que se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]” (Destacado del original). 6. En este sentido, la Sala considera, respecto del cotejo entre la marca mixta NOVAVENTA y la marca nominativa NOVA, que el elemento nominativo es el más predominante en el conjunto de la marca, ya que es la parte que genera mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor. 7.

De lo anterior se desprende que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre las marcas, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos del orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial, así[41]: “[…] 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se · debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista ·de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 8. Para la Sala es evidente que los signos en controversia se encuentran conformados por elementos nominativos, por cuanto están representados por palabras pronunciables, es decir, la sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que distingue y determina la impresión general que suscitaría en los consumidores. 37.

De acuerdo con lo expuesto y siguiendo los parámetros antes enunciados, previamente se debe determinar si la partícula NOVA es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida para este proceso, indicó que[42]: “[…] 3.3. De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marca los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del productos o servicios de que se trate en el lenguaje corriente en la usanza del país.” 3.4.

Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma. en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podrá considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. 3.5. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el- signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en. su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.6.

Para finalizar cabe la pena aclarar que los términos de uso común para una clase determinada, no necesariamente lo son para otra. Por ejemplo, los vocablos para la clase de servicios mecánicos, no son de uso común para servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, dentro del proceso interno se deberá determinar si la palabra NOVA es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común. […]” (Destacado fuera del texto original). 39.

La Sala concluye conforme a lo anterior que la expresión nova es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 42. Al respecto, la Sala en un caso analogo[44], concluyó lo siguiente: “[…] Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “NOVA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, que puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan partículas que posean fuerza distintiva […]”. 43.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca mixta concedida NOVAVENTA es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada NOVA, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. 44. La Sala ha precisado[45] que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. 45.

En relación con el hecho que las marcas o signos objeto de análisis compartan una partícula o una de ellas sea una reproducción total o parcial de la otra, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencias de 12 de julio de 2018[46], 4 de octubre de 2018[47], 3 de diciembre de 2018[48], 29 de mayo de 2020[49], 11 de junio de 2020[50] y 26 de junio de 2020[51], entre otras, ha considerado que tal hecho no implica per se que la marca o signo, según sea el caso, se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad por afectar derechos de un tercero; toda vez que si está acompañada de otros elementos que le doten de suficiente distintividad y carga semántica, puede proceder su registro. 46.

En relación con las terminaciones de las marcas se consideró: “[…] el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo servicio o producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación […]”. 47. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. Comparación Ortográfica 48. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 49.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA |N |O |V |A | |1 |2 |3 |4 | 50. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca NOVAVENTA se compone de cuatro (4) vocales, cinco (5) consonantes y cuatro (4) sílabas (NO-VA-VEN-TA); y la marca registrada tiene dos (2) vocales, dos (2) consonantes, y dos (2) silabas (NO-VA) por lo que no tienen la misma conformación. 51.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan diferentes: en primer lugar, porque están conformados por un número diferente de sílabas y letras; y, en segundo lugar, si bien la marca NOVAVENTA reproduce la marca NOVA, lo cierto es que al estar acompañada de la partícula VENTA, su terminación es totalmente diferente, dotándola de suficiente carga semántica y haciéndola totalmente distintiva y diferente de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 52. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: NOVAVENTA –NOVA–NOVAVENTA– NOVA- NOVAVENTA –NOVA–NOVAVENTA– NOVA- NOVAVENTA –NOVA–NOVAVENTA– NOVA- 53.

La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula NOVA se comparte en uno y otro caso, existe diferencia desde el punto de vista fonético toda vez que el sufijo VENTA genera que su sonoridad sea totalmente diferente, al estar compuesto de dos sílabas. 54. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas.

Comparación Ideológica 55. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 56. En el caso sub examine, las palabras NOVAVENTA y NOVA tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo NOVA, que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo nuevo, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. 57.

Al respecto, la Sala en sentencia de 11 de mayo de 2017[52], indicó “[…] Ahora, es del caso señalar que esta Sección en sentencia de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00171-00, Actora: INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González) indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que si bien las marcas evocativas son registrables, son consideradas como débiles, por lo cual su titular debe aceptar o no puede impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones.

Así, lo expresó: “Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que si bien son registrables, son consideradas como débiles. En la citada interpretación prejudicial, se señala: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el caso bajo examen, la Sala estima que la marca cuestionada “SUEÑO DE LUNA” evoca la idea de productos relacionados con el acto de dormir, al igual que el nombre comercial y las marcas “DORMILUNA”, previamente registradas en favor de la actora, pero que “el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia”.

Por lo tanto, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor […]” 58. De lo anteriormente expuesto, la Sala considera, en primer lugar, que entre las marcas NOVAVENTA y NOVA no existe similitud ortográfica ni fonética; en segundo lugar, si bien la marca NOVAVENTA reproduce la marca previamente registrada, tiene una partícula adicional que le otorga suficiente distintividad; y, en tercer lugar, aunque la marca NOVAVENTA compuesta de las palabras de uso común NOVA y VENTA, al estar unidas generan una marca totalmente distintiva y que difiere de la marca previamente registrada. 59.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 60. Con base en lo expuesto supra sobre la conexidad competitiva, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 61.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula NOVA corresponde a una marca evocativa, por lo que es débil por lo que el titular no puede impedir que la marca NOVA evoque características que evoquen otras marcas de la misma clase. 62. Cabe mencionar que si bien las marcas objeto de cotejo amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de dicha situación no se puede concluir que afecten derecho alguno que les pueda asistir o que afecten su origen empresarial, dado que las diferencias ortográficas y fonéticas y las semejanzas encontradas entre las marcas no generan riesgo alguno de confusión directa e indirecta entre el público consumidor, por lo que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente. 63.

Así las cosas, en relación con el cotejo de las marcas NOVAVENTA y NOVA es dable concluir con base en lo anterior, que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. Conclusión 64. La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca mixta NOVAVENTA cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada dado que no presenta semejanzas de tipo visual, ortográfico, fonético, conceptual o gráfico con la marca nominativa NOVA, cuyo titular es la parte demandante sin que fuera necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas confrontadas y se concluye que, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor, razón por la cual no prospera el cargo por violación del artículo 136 literal a). 65.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 43164 de 20 de agosto de 2010, 49820 de 20 de septiembre de 2010 y 18809 de 31 de marzo de 2011 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento del derecho contenidos en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por medio de apoderado.

Cfr. folios 2 a 4 [2] Cfr. Folios 6 a 20 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. [4] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [5] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [6] Cfr. Folios 8 y 9 [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [8] Cfr. Folio 11 [9] Cfr. Folio 13 [10] Cfr. Folio 14 [11] Cfr. ibidem. [12] Cfr. Folios 14 y 15 [13] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 77 [14] Cfr. Folios 69 a 76 [15] Cfr. Folio 75 [16] Cfr. Ibidem [17] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 88 a 91 [18] Cfr. Folios 81 a 87 [19] Cfr. Folio 83 [20] Cfr. Folio 84 [21] Cfr. Folio 86 [22] Cfr. Folios 130 y 131 [23] Cfr. Folios 141 a 151 [24] Cfr. Folio 254 [25] Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. [26] Cfr. Folios 28 a 32 [27] Cfr. Folios 33 a 38 [28] Cfr. Folios 38 a 43 [29] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [30] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [31] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [32] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [33] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [34] Cfr. Folios 140 a 151 [35] Cfr. Folio 12 [36] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [37] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [38] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [39] Ibidem. [40] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 227-IP-2016 de 13 de octubre de 2016. [41] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 227-IP-2016 de 13 de octubre de 2016. [42] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 227-IP-2016 de 13 de octubre de 2016. [43] Cfr. Folio 241 a 246 [44] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 11 de mayo de 2017, núm. único de radicación 11001-03-24- 000-2011-00143-00, MP.

María Elizabeth García González. [45] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. [46] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [47] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020130037900. [48] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [49] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [52] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 11 de mayo de 2017, núm. único de radicación 11001-03-24- 000-2011-00143-00, MP.

María Elizabeth García González.