11001-03-24-000-2015-00118-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2015-00118-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-13

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Healthy America Colombia S.A.S·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y las marcas registradas. […] La Sala observa que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo XAMBO se compone de dos (2) vocales, tres (3) consonantes, dos (2) sílabas (XAM-BO) y las marcas registradas se componen de dos (2) vocales, cuatro (4) consonantes, dos (2) sílabas (ZAM-BON); al respecto se tiene que el signo solicitado y las marcas registradas resultan similares, porque ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, las mismas vocales y comparten la partícula AMBO. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] La Sala encuentra que entre la pronunciación de XAMBO (ksam-bo) y ZAMBON (?am-bon) existen semejanzas que no permite diferenciar el signo de la marca, toda vez que la primera letra en los dos casos se pronuncia de forma muy similar y el hecho de suprimir la última letra de la marca, no le genera fonéticamente una diferencia significativa al signo solicitado. Asimismo, el signo solicitado XAMBO y las marcas registradas ZAMBON tienen dos (2) vocales idénticas, la A y la O, ubicadas en la primera silaba en XAM y ZAM y en la segunda silaba en BO y BON. La Sala advierte que aunque en el signo XAMBO la silaba acentuada es la primera silaba, esto es, XAM, y en el caso de las marcas ZAMBON la silaba con el acento prosódico es la segunda, es decir, BON, no permiten determinar una diferencia notable. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. En el caso sub examine, la Sala encuentra que las palabras XAMBO y ZAMBON no tienen significado en el idioma castellano, por lo que las expresiones son de fantasía en la medida en que corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores. En este sentido, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, no se pueden cotejar desde este aspecto. Aunado a lo expuesto, la Sala […] ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. En el caso sub examine, la Sala considera que el signo XAMBO reprodujo la partícula AMBO de las marcas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, sin que lo acompañen elementos adicionales que lo hagan suficientemente distintivo. En efecto, la consonante X que acompaña al signo como reemplazo de la Z en las marcas ZAMBON y la eliminación de la letra N, no son variaciones que lo hagan suficientemente distintivo, es decir, no le otorgan al signo un matiz diferenciador y contundente que lo dote de la carga semántica suficiente para reflejar una eficacia particularizadora tal, que identifique, sin asumo a duda, su origen empresarial. En suma, una vez realizada la comparación del signo y de las marcas registradas, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que entre el signo mixto solicitado HEALTHY AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON, bajo examen, se presentan similitudes ortográficas y fonéticas, motivo por el cual, procede el análisis del segundo supuesto fáctico previsto en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad, esto es, la conexidad competitiva. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo estudio, se tiene que el signo ampara productos de la Case 5 y de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas enfrentadas amparan productos de la Clase 5 de la misma clasificación, es decir, el signo solicitado y las marcas registradas, respecto de la Clase 5, pertenecen a una misma clase del nomenclátor. Igualmente, tal como ya fue expuesto supra, la Sala considera que existe una conexidad competitiva entre los productos de la Clase 5 y de la Clase 32, teniendo en cuenta que, los batidos y las preparaciones para elaborar sorbetes se comercializan también como mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de comidas, suplementos dietarios, sustancias dietéticas, etc; por lo que se puede concluir que los productos pueden ser: i) sustitutos, ya que una persona puede consumir, y esperar los mismos resultados, tanto de un batido como de una mezcla pera bebidas dietéticas; ii) comparten similares medios de comercialización, ya que tanto uno como los otros productos, se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados o también en farmacias o droguerías; iii) pertenecen a un mismo género, ya que todos los productos, se pueden encontrar en presentaciones tanto liquidas como sólidas para preparar.COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTH Y AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / FAMILIA DE MARCAS - Concepto FAMILIA DE MARCAS - No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAA juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que las palabras HEALTHY y AMERICA que forman parte del signo solicitado, no logran identificar de manera exclusiva los productos de la clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales la parte demandante solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando las citadas partículas. De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esas partículas para identificar sus productos, ya que, se insiste, las palabras HEALTHY y AMERICA no identifican plenamente los productos que comercializa la parte demandante por el carácter de uso común que detentan.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTH Y AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son HEALTHY y AMERICA en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No lo son HEALTHY y AMERICA en la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases[L]a Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual tendrá en cuenta el listado aportado por la parte demandada, por medio del cual se certifican las marcas que contienen las expresiones HEALTHY y AMERICA en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vigentes al momento de expedirse los actos administrativos acusados […] La Sala concluye conforme a lo anterior que las expresiones HEALTHY y AMERICA son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de dichas partículas no impide la comparación de las marcas. Ahora, respecto de las expresiones HEALTHY y AMERICA de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se procedió a revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, para determinar si son de uso común en dicha Clase, de lo cual se constató que no existe registro alguno referente a las expresiones HEALTHY y AMERICA en dicha clase. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […] Esta regla aplica de igual forma frente a las palabras que son genéricas, de manera que, la expresión que es genérica para una clase puede serlo para otra si entre los productos o servicios comprendidos en cada clase hay una conexidad competitiva. […] Precisado lo anterior, la Sala observa que las marcas Zambon identifican “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para vendajes; material para empastar los dientes, hilo dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]", productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y el signo Health America Xambo pretende identificar “[…] productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas […]", productos de la Clase 5 y "[…] batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de niza. Al respecto, la Sala considera que existe una conexión competitiva entre dichos productos, en la medida en que: i) comparten canales de comercialización y medios de publicidad, dado que, productos tales como las sustancias dietéticas para uso médico y los alimentos para bebe, se comercializan en forma similar con los batidos y las preparaciones para preparar bebidas y sorbete, esto es, se comercializan en desde grandes superficies hasta ventas por catálogo, etc., y los medios de publicidad por medio de los cuales se publicitan los productos, también son símiles, pues se publicitan por medios de comunicación de amplia difusión tales como medios escritos, televisión, radio, internet, redes sociales, etc.; ii) existe una relación o vinculación entre los productos y pueden tener un uso complementario, teniendo en cuenta que los productos guardan una estrecha relación, pues las sustancias dietéticas pueden llegar a tener una presentación tal como en forma de bebida o en forma de preparación para elaborar bebidas, al igual que sucede con los alimentos para bebe que pueden llegar a tener dichas presentaciones; y iii) igualmente los productos corresponden a un mismo género, tiene una misma finalidad, y pueden ser intercambiables, ya que tal como se indicó pueden tener la misma presentación, y se puede optar por uno u otro y esperar obtener resultados similares. Así las cosas, atendiendo a que: i) las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) existe una relación de conexidad entre los productos de la Clase 5 y aquellos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; la Sala considera que, en el caso sub examine, las expresiones HEALTHY y AMERICA que son comunes en la Clase 5, también lo son para la Clase 32 y, en consecuencia, estas palabras serán excluidas del cotejo marcario. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / EXPRESIÓN DE FANTASIA – Lo son XAMBO y ZAMBON porque no tienen significado en el idioma castellano / MARCAS FARMACÉUTICAS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para identificar productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza por tener similitud ortográfica y fonética con las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas en la clase 5 y existir riesgo de confusión / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y las marcas registradas. […] La Sala observa que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo XAMBO se compone de dos (2) vocales, tres (3) consonantes, dos (2) sílabas (XAM-BO) y las marcas registradas se componen de dos (2) vocales, cuatro (4) consonantes, dos (2) sílabas (ZAM-BON); al respecto se tiene que el signo solicitado y las marcas registradas resultan similares, porque ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, las mismas vocales y comparten la partícula AMBO.

Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] La Sala encuentra que entre la pronunciación de XAMBO (ksam-bo) y ZAMBON (θam-bon) existen semejanzas que no permite diferenciar el signo de la marca, toda vez que la primera letra en los dos casos se pronuncia de forma muy similar y el hecho de suprimir la última letra de la marca, no le genera fonéticamente una diferencia significativa al signo solicitado.

Asimismo, el signo solicitado XAMBO y las marcas registradas ZAMBON tienen dos (2) vocales idénticas, la A y la O, ubicadas en la primera silaba en XAM y ZAM y en la segunda silaba en BO y BON. La Sala advierte que aunque en el signo XAMBO la silaba acentuada es la primera silaba, esto es, XAM, y en el caso de las marcas ZAMBON la silaba con el acento prosódico es la segunda, es decir, BON, no permiten determinar una diferencia notable.

Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. En el caso sub examine, la Sala encuentra que las palabras XAMBO y ZAMBON no tienen significado en el idioma castellano, por lo que las expresiones son de fantasía en la medida en que corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores.

En este sentido, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, no se pueden cotejar desde este aspecto. Aunado a lo expuesto, la Sala […] ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador.

En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

En el caso sub examine, la Sala considera que el signo XAMBO reprodujo la partícula AMBO de las marcas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, sin que lo acompañen elementos adicionales que lo hagan suficientemente distintivo. En efecto, la consonante X que acompaña al signo como reemplazo de la Z en las marcas ZAMBON y la eliminación de la letra N, no son variaciones que lo hagan suficientemente distintivo, es decir, no le otorgan al signo un matiz diferenciador y contundente que lo dote de la carga semántica suficiente para reflejar una eficacia particularizadora tal, que identifique, sin asumo a duda, su origen empresarial.

En suma, una vez realizada la comparación del signo y de las marcas registradas, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que entre el signo mixto solicitado HEALTHY AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON, bajo examen, se presentan similitudes ortográficas y fonéticas, motivo por el cual, procede el análisis del segundo supuesto fáctico previsto en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad, esto es, la conexidad competitiva. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo estudio, se tiene que el signo ampara productos de la Case 5 y de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas enfrentadas amparan productos de la Clase 5 de la misma clasificación, es decir, el signo solicitado y las marcas registradas, respecto de la Clase 5, pertenecen a una misma clase del nomenclátor.

Igualmente, tal como ya fue expuesto supra, la Sala considera que existe una conexidad competitiva entre los productos de la Clase 5 y de la Clase 32, teniendo en cuenta que, los batidos y las preparaciones para elaborar sorbetes se comercializan también como mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de comidas, suplementos dietarios, sustancias dietéticas, etc; por lo que se puede concluir que los productos pueden ser: i) sustitutos, ya que una persona puede consumir, y esperar los mismos resultados, tanto de un batido como de una mezcla pera bebidas dietéticas; ii) comparten similares medios de comercialización, ya que tanto uno como los otros productos, se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados o también en farmacias o droguerías; iii) pertenecen a un mismo género, ya que todos los productos, se pueden encontrar en presentaciones tanto liquidas como sólidas para preparar.

COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTH Y AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / FAMILIA DE MARCAS - Concepto FAMILIA DE MARCAS - No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que las palabras HEALTHY y AMERICA que forman parte del signo solicitado, no logran identificar de manera exclusiva los productos de la clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales la parte demandante solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando las citadas partículas.

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esas partículas para identificar sus productos, ya que, se insiste, las palabras HEALTHY y AMERICA no identifican plenamente los productos que comercializa la parte demandante por el carácter de uso común que detentan.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTH Y AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son HEALTHY y AMERICA en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo son HEALTHY y AMERICA en la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases [L]a Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual tendrá en cuenta el listado aportado por la parte demandada, por medio del cual se certifican las marcas que contienen las expresiones HEALTHY y AMERICA en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vigentes al momento de expedirse los actos administrativos acusados […] La Sala concluye conforme a lo anterior que las expresiones HEALTHY y AMERICA son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo marcario.

En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de dichas partículas no impide la comparación de las marcas. Ahora, respecto de las expresiones HEALTHY y AMERICA de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se procedió a revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, para determinar si son de uso común en dicha Clase, de lo cual se constató que no existe registro alguno referente a las expresiones HEALTHY y AMERICA en dicha clase.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […] Esta regla aplica de igual forma frente a las palabras que son genéricas, de manera que, la expresión que es genérica para una clase puede serlo para otra si entre los productos o servicios comprendidos en cada clase hay una conexidad competitiva. […] Precisado lo anterior, la Sala observa que las marcas Zambon identifican “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para vendajes; material para empastar los dientes, hilo dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]", productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y el signo Health America Xambo pretende identificar “[…] productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas […]", productos de la Clase 5 y "[…] batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de niza.

Al respecto, la Sala considera que existe una conexión competitiva entre dichos productos, en la medida en que: i) comparten canales de comercialización y medios de publicidad, dado que, productos tales como las sustancias dietéticas para uso médico y los alimentos para bebe, se comercializan en forma similar con los batidos y las preparaciones para preparar bebidas y sorbete, esto es, se comercializan en desde grandes superficies hasta ventas por catálogo, etc., y los medios de publicidad por medio de los cuales se publicitan los productos, también son símiles, pues se publicitan por medios de comunicación de amplia difusión tales como medios escritos, televisión, radio, internet, redes sociales, etc.; ii) existe una relación o vinculación entre los productos y pueden tener un uso complementario, teniendo en cuenta que los productos guardan una estrecha relación, pues las sustancias dietéticas pueden llegar a tener una presentación tal como en forma de bebida o en forma de preparación para elaborar bebidas, al igual que sucede con los alimentos para bebe que pueden llegar a tener dichas presentaciones; y iii) igualmente los productos corresponden a un mismo género, tiene una misma finalidad, y pueden ser intercambiables, ya que tal como se indicó pueden tener la misma presentación, y se puede optar por uno u otro y esperar obtener resultados similares.

Así las cosas, atendiendo a que: i) las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) existe una relación de conexidad entre los productos de la Clase 5 y aquellos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; la Sala considera que, en el caso sub examine, las expresiones HEALTHY y AMERICA que son comunes en la Clase 5, también lo son para la Clase 32 y, en consecuencia, estas palabras serán excluidas del cotejo marcario.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00118-00 Actor: HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Riesgo de confusión por existir similitudes entre el signo y la marca y cumplirse el supuesto de la conexidad competitiva entre los productos que se identifican.

Expresiones de uso común, criterios para su exclusión. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Healthy America Colombia S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36239 de 30 de mayo de 2014 y 69381 de 24 de noviembre de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Healthy America Colombia S.A.S., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare i) la nulidad de la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”[5], expedida por la Directora de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 69381 de 24 de noviembre de 2014, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para distinguir productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] PRIMERA.- Declárese la Nulidad de las Resoluciones 36239 del 30 de mayo de 2014 emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se niega la marca HEALTHY AMERICA XAMBO y se declara fundada la oposición de ZAMBON S.P.A., así como el acto administrativo No. 69381 del 24 de noviembre del 2014, emitido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión de primera instancia. SEGUNDA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título de restablecimiento del derecho, ordénese la concesión del registro como marca, para el signo distintivo HEALTH Y AMERICA XAMBO.

TERCERA.- Prevéngase a la demandada para que dé oportuno cumplimiento a la sentencia que acoja las anteriores pretensiones. CUARTA.- En caso de oposición a la presente demanda, condénese a la demandada a pagar las costas del proceso […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

Solicitó, el 11 de diciembre de 2013, el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para distinguir productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 31 de diciembre de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 682, la cual fue objeto de oposición por parte de ZAMBON S.P.A. con fundamento en la marca mixta ZAMBON, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014, negó el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para distinguir productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 69381 de 24 de noviembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[7] y del literal a)[8] del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina[9], en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto “[ ] en el caso de la referencia, el signo es distintivo intrínsecamente, dado que tiene todas las condiciones para ser marca [ ] contiene un diseño, unas expresiones y una reivindicación de colores que la hacen distintiva y perceptible por el consumidor [ ]”[10]. 6.2.

Agregó que, el signo solicitado a registro, “[ ] se trata de una marca compuesta, formada en su parte inicial por la expresión HEALTHY AMERICA, palabras que hacen parte y/o conforman toda una familia de marcas que el consumidor asocia en su mente con el origen empresarial de los productos, asociándolas y dándoles una connotación familiar en torno a su origen, lo que le otorga un grado más alto de distintividad intrínseca y extrínseca [ ]”[11]. 6.3.

Sostuvo que se vulneró, por errónea interpretación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[ ] el signo solicitado a registro cumple con los requisitos para ser registrado como marca desde el punto de vista de los elementos que la conforman […]”[12] y porque “[…] los actos acusados, parten de la supuesta similitud entre los signos [ ]”[13]. 6.4.

Reiteró que “[ ] el elemento más característico de la marca solicitada es HEALTHY AMERICA, dado que hace parte de varios registros que conforman entre sí, una familia de marcas HEALTHY AMERICA, HEALTHY AMERICA HEALTHY SPORT, HEALTHY AMERICA OTC. Además, es la primera expresión de la marca compuesta sujeta a registro, razón por la cual tiene mayor recordación en la mente del consumidor [ ]”[14]. 6.5.

Agregó que “[ ] (l)a Superintendencia de Industria y Comercio en los actos administrativos demandados desconoció las variables a tener en cuenta en caso de cotejo entre marcas mixtas, compuestas y derivadas, lo que la llevó a tomar una decisión errada en relación al juicio de similitud entre los signos comparados, que no alcanzan a presentar riesgo alguno de confusión [ ]”[15]. 6.6.

Precisó que “[ ] las marcas confrontadas distinguen productos farmacéuticos, expendidos por personal especializado que conoce y percibe las diferencias entre las marcas comparadas, y han recibido una capacitación especial para ello. Se trata de productos recetados y vendidos por personal calificado y especializado, que por ello, actúa con extrema diligencia y cuidado al entregarlos, de tal manera, que se hace menos probable la confusión entre dos signos tan diferentes [ ]”[16]. 6.7.

Por último, indicó que “[ ] el comprador presunto de estos productos actúa, más que con mediano cuidado y diligencia, con extremada prudencia en su adquisición, cosa que nos lleva a inferir que dentro del mercado de productos de la clase 05 internacional, las confusiones son menores, pues estos (los productos ofrecidos) tienen mayor control, circunstancia que aunada a la drásticas diferencias entre las marcas confrontadas, permite afirmar que estas (las marcas) no son confundibles y perfectamente pueden coexistir en el mercado sin desorientar al consumidor [ ]”[17].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[18] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. En relación con la supuesta vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, indicó que “[ ] en el caso bajo su observación no puede pretenderse la nulidad de los actos administrativos por la violación de un artículo supranacional que no se relaciona con el artículo bajo el cual la Entidad determinó la irregistrabilidad del signo solicitado, pues téngase en cuenta que las cuestiones que se debaten en uno y otro presupuesto normativo son distintos, y para el caso en análisis la existencia o no de la distintividad intrínseca del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, no incide en la configuración de la causal por medio de la cual la Entidad resolvió no conceder el registro marcario solicitado [ ]”[19]. 2.

Comparó las marcas en conflicto y afirmó que no se transgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, porque “[ ] (l)os signos en estudio, apreciados en conjunto, presentan de manera sucesiva y no simultánea similitudes susceptibles de generar confusión indirecta al público consumidor, se puede verificar que los signos están constituidos por las expresiones “XAMBO” y “ZAMBON” [ ]”[20]. 3.

Agregó que “[ ] la marca sujeta a estudio no permite dotar realmente de una mayor distintividad a la expresión pues como se ve, solo cambia la letra inicial “X” por la “Z” lo cual no afecta significativamente la estructura y forma de pronunciación de una y otra marca haciendo casi igual su pronunciación, por lo que no tiene diferenciación [ ]”[21]. 4.

Destacó que “[ ] respecto a los acentos en las marcas veremos que de la representación gráfica de las marcas se encuentra la letra inicial “x” y “z” y al final lo único que cambia es la letra final “N” que no la contiene, entonces se tiene que al realizar la pronunciación de este tipo de expresiones resulta similitud fonéticamente confundible [ ]”[22]. 5.

Precisó que “[ ] (l)a marca denegada se encuentra conformada por una expresión que reproduce en su totalidad el elemento que caracteriza a la marca previamente registrada y por ende es el que queda en la mente del consumidor, causando riesgo de confusión en el consumidor dada la identidad existente en el elemento que dota de distintividad a la marca ya registrada [ ]”[23]. 6.

Concluyó que se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto “[ ] la marca XAMBO, causaría en la mente del usuario una asociación en los servicios creyendo erróneamente que está adquiriendo productos que comparte el mismo origen empresarial con sus mismas características y servicios, cuando en realidad son sociedades distintas [ ]”[24].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[25] contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que “[ ] (t)eniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la marca solicitada por HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S, si bien cuenta con elementos gráficos, es el elemento nominativo, por la importancia visual dentro del conjunto de la marca, el cual es preponderante sobre el dibujo; por lo tanto, el elemento característico de dicha marca se compone de las palabras "HEALTHY AMERICA" junto con la expresión "XAMBO", formando un conjunto denominativo que visualmente se expresa así: "HEALTHY AMERICA XAMBO" [ ]”[26]. 2.

Afirmó que “[ ] Respecto de los términos “HEALTHY” y “AMERICA” incluidos dentro de su denominativa, consideramos que los mismos, son de uso común, no apropiables para la cobertura de productos que pretende identificar la marca aquí controvertida y, en consecuencia, los mismos no deberían ser considerados como elementos a cotejar contra las marcas de mi representada, ya que no le aportan la suficiente distintividad a la solicitud de marca aquí objeto de oposición [ ]”[27]. 3.

Agregó que “[ ] (e)n suma, tenemos que el elemento característico de la marca "HEALTHY AMERICA XAMBO" recae en su parte nominativa, y que las expresiones "HEALTHY" y "AMERICA" que hacen parte de la misma, resultan elementos que no pueden generar diferencias sustanciales desde el punto de vista de la distintividad exigida para calificar como marca registrable al signo pretendido como marca y, en consecuencia, los mismos no deben hacer parte del cotejo a efectuar con las marcas de mi representada "ZAMBON" [ ]”[28]. 4.

Destacó que “[ ] (p)or lo anterior, es claro que el riesgo de confusión estará latente en el mercado, pues cualquier consumidor medio puede tomar un producto de marca "HEALTHY AMERICA XAMBO" pensando que se trata de un producto de las marcas "ZAMBON" y viceversa [ ]”[29]. 5. Precisó que “[ ] (t)eniendo en cuenta la identidad de la mayoría de los productos a identificar por las marcas cotejadas, sumado a la gran semejanza existente entre el signo solicitado y las marcas de mí representada, en sus aspectos ortográficos y visuales, así como la identidad fonética de dichos signos en sus aspectos más característicos, es absolutamente evidente que existe un riesgo de confusión directa entre las marcas cotejadas "ZAMBON" y "XAMBO". [ ]”[30]. 6.

Concluyó que “[ ] 3.2.1. En el signo solicitado es ortográficamente y fonéticamente similar a las marcas de nuestra representada, "ZAMBON" (MIXTA). En algunas regiones del país, habrá inclusive identidad fonética. 3.2.2. Adicionalmente, la cobertura del signo solicitado es la misma, lo que causaría riesgo de confusión directa en el público consumidor, o en el peor de los casos un riesgo de confusión indirecta. 3.2.3.

De acuerdo con lo expuesto, el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de la causal establecida por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en consecuencia, de concederse su registro se estaría en contravención del artículo 134 del mismo cuerpo normativo [ ]”[31]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 28 de mayo de 2018[32], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Despacho Sustanciador convocó y fijó, mediante auto de 8 de mayo de 2019[33], vencido el término de traslado de la demanda, fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[34], llevo a cabo la audiencia inicial, el 15 de mayo de 2019[35], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvieron las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Interpretación prejudicial 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 582-IP-2018 de 29 de marzo de 2019[36], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (l)a Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y el Literal a) del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente procede Interpretación Prejudicial del artículo 136 de la citada Decisión por ser procedente […] (n)o procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de la controversia la distintividad intrínseca del signo ni el concepto de marca […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de septiembre de 2019[37], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal. Audiencia de pruebas 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 10 de septiembre de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 15. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 10 de septiembre de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 16.

Dentro del término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de sus contestaciones de la demanda. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal. 17. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó que se conceda el registró como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo, en los siguientes términos: 1.

Indicó que “[ ] (c)omo se puede apreciar, las marcas en conflicto no presentan similitudes que puedan causar riesgo de confusión. La marca registrada ZAMBON SPA y la marca cuyo registro fue negado HEALTHY AMERICA XAMBO deben ser cotejadas teniendo en cuenta todos los signos y elementos gráficos que las componen y no limitarse el estudio de la marca a una sola parte de la expresión, en este caso la fonética, como al parecer se hizo en los actos acusados […]”[38]. 2.

Precisó que “[…] (e)n un análisis de las similitudes en los diferentes aspectos de las marcas, el Ministerio Público encuentra lo siguiente: En relación con el aspecto gramatical encontramos que comparten las letras AMBO. En el aspecto fonético no encontramos similitud alguna, dado que la sílaba tónica o acento se encuentra en sílabas diferentes y, por tanto, la entonación de las dos expresiones es diferente.

Igualmente, en un signo la primera sílaba contiene la letra X y en el otro la letra Z las cuales son diferentes en cuanto al aspecto sonoro. En cuanto al aspecto visual o gráfico no advierte esta Delegada similitudes gráficas o visuales dado que los colores, forma de las letras, y trazos contenidos en los dos signos son diferentes […]”[39]. 3.

Por último, resaltó que “[…] en cuanto al aspecto conceptual o ideológico, tanto ZAMBÓN como XAMBO son signos de fantasía sin un contenido conceptual definido. En este orden de ideas, en consideración de esta Delegada no hay similitudes entre las marcas que puedan causar el riesgo de confusión que se busca prevenir con la negativa de registro en el consumidor de productos protegidos en las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza […]”[40].

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 582-IP-2018 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el artículo 149 numeral 8.[41] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[42] de 12 de marzo de 2019[43], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21.

Los actos administrativos[44] acusados son los siguientes: 1. La Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014[45], por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto HEALTH Y AMERICA Xambo para identificar productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] 2.1.

Análisis comparativo de los signos Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, encuentra esta Dirección que las marcas analizadas son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlas en conjunto se observa que el elemento predominante en los signos los constituyen las expresiones XAMBO y ZAMBON, los cuales resultan ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que presentan casi la misma estructura ortográfica, diferenciadas en la letra inicial “X” / “Z”, que a juicio de esta Dirección no logra la suficiente diferenciación entre los signos comparados, sin que los demás elementos denominativos y figurativos que acompañan al signo solicitado le otorguen distintividad frente a la marca ya registrada.

Al existir similitudes fonéticas y ortográficas entre los signos no es necesario adentrarnos en el estudio de su confundibilidad en el campo conceptual para considerar que de coexistir en el mercado generaría riesgo de asociación confusión. A este respecto se ha manifestado que ' La confusión en cualquiera de los tres campos de la comparación de los signos contradichos, la fonética, visual o conceptual, impide que el signo posterior ingrese al registro por producir confusión con el anteriormente registrado o solicitado 2.

Relación de productos o servicios La Dirección observa que los productos a identificar por el signo solicitado HEALTHY AMERICA XAMBO, y los identificados por la marca registrada ZAMBON se relacionan. Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir; Clase 5: “productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas”, y las marcas registradas distinguen “preparaciones farmacéuticas; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico”, esto es productos que presentan la misma naturaleza y finalidad, con lo que hay relación. Así mismo el signo solicitado pretende distinguir: “batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete”, comprendidos en la clase 32, y las marcas registradas distinguen “sustancias dietéticas adaptadas para uso médico”, que a pesar de encontrarse en clases diferentes del nomenclador pueden presentar relación, pues algunas sustancias dietéticas suelen ser preparadas en bebidas o sorbetes, los cuales suelen ser comercializados por los mismos empresarios de este tipo de productos, con lo que hay relación. Dicha circunstancia, hace que el usuario de los productos que se distinguen con la marca registrada le adjudique una misma procedencia empresarial a los que se identifiquen con el signo solicitado, debido a la extrema similitud que presentan los signos y a sus cercanos vínculos comerciales. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo solicitado es similarmente confundible con la marca registrada verificada de oficio, conforme lo expuesto anteriormente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ZAMBON S.P.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro de la marca HEALTH AMERICA XAMBO, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional ARTÍCULO TERCERO. Negar el registro de la marca HEALTH AMERICA XAMBO, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 internacional […]”. 2. La Resolución núm. 69381 de 24 de noviembre de 2014[46], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014, en la que se indicó: “[…] Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, encuentra esta Delegatura que las marcas analizadas son similarmente confundibles.

En efecto, desde el punto de vista fonético, los signos en comparación coinciden en el uso de la palabra XAMBO / ZAMBON, la cual a pesar de presentar pequeñas diferencias, al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar. En consecuencia, para esta Delegatura es evidente que el signo solicitado genera confusión en los consumidores, por semejanza, identidad de productos y conexión competitiva entre los productos con los signos registrados ante esta autoridad de propiedad industrial, y por consiguiente se encuentra incurso en la causal de irregistrabiIidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Finalmente es de notar que, no existen nuevos supuestos de hecho ni otras razones de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya analizadas. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 36239 de 30 de mayo de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]” El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 36239 de 30 de mayo de 2014 y 69381 de 24 de noviembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la solicitud de registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo, para identificar “productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, y “batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete”, productos de la Clase 32 de la misma Clasificación, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo que identifica productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas ZAMBON, con registros núms. 304.498, 400.202 y 400.476 que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Zambon S.P.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 20.

El Despacho precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 582-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y no interpretó el artículo 134 ibidem. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[47], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486[48] de la Comisión de la Comunidad Andina[49].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[50] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[51] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 582-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[52]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo HEALTHY AMERICA XAMBO (mixto) y la marca ZAMBON (MIXTA), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el HEALTHY AMERICA XAMBO (mixto) y la marca ZAMBON (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.8.

En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.9. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Familia de marcas 3.1. De acuerdo con lo alegado por el demandante, el elemento característico del signo solicitado es HEALTHY AMERICA, dado que hace parte de varios registros que conforman entre sí una familia de marcas, por lo que se desarrollara dicho tema. 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 3.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 32.

Vista la norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 33.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas. 35. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda.

Cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 36. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección[55], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[56]. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[57]. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[58]. 40. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 41.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo, cuyo titular es la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si era susceptible de ser registrado. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y las marcas 42.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que tanto el signo solicitado como las marcas son mixtos, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos 43.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos en la Interpretación Prejudicial, indicó[59]: “[…] 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el HEALTHY AMERICA XAMBO (mixto) y la marca ZAMBON (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport e, deport ivo, deport istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]” (Resaltado fuera de texto). 44.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento predominante en el signo y las marcas es el nominativo, por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, en la medida en que son las palabras las que realmente se fijan en la mente del consumidor y es la manera como se va a solicitar el producto en el mercado. 45.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, en la Interpretación Prejudicial[60], que, respecto de la comparación de marcas cuando su elemento predominante es el nominativo, deben tenerse en cuenta aspectos del orden fonético, ortográfico, gráfico y conceptual, así: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”. 46.

De igual forma, la Sala precisa que se debe tener en cuenta que el signo solicitado está conformado por tres palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 47. Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 2014[61], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). 48. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo antes de proceder al cotejo[62], para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[63]. 49.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[64]. 50. Para efectos de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, consideró: “[…] 2.6.

En el presente caso, se argumentó que uno de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra, Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto […]” (Resaltado fuera de texto). 51.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si el signo y la marca objeto de estudio contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, toda vez que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 52. En primera medida, las expresiones de uso común, son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 53.

Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[65] (Destacado fuera del texto) 54. En segunda medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[66]. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[67]. 55.

Y, en tercera medida, las expresiones descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios, tales como: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. El Tribunal de Justicia ha precisado que se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y si se contesta haciendo uso justamente de la denominación, ésta será considerada descriptiva. 56.

La Sala concluye conforme a lo anterior que las expresiones HEALTHY y AMERICA son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de dichas partículas no impide la comparación de las marcas. 58.

Ahora, respecto de las expresiones HEALTHY y AMERICA de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se procedió a revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada[69], para determinar si son de uso común en dicha Clase, de lo cual se constató que no existe registro alguno referente a las expresiones HEALTHY y AMERICA en dicha clase. 59.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]”[70] (Destacado fuera del texto) 62.

En igual sentido, esta Sección, en sentencia de 28 de junio de 2019, consideró: “[…] La característica de ser una designación usual o común debe determinarse respecto de una clase determinada y/o de productos o servicios específicos. Asimismo, es relevante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva por lo que, para evaluar si el signo es o no de uso común, resulta necesario tener en cuenta no solo los productos identificados sino aquellos con conexidad competitiva.

Esto evita que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]”[71] (Destacado fuera del texto) 63. Esta regla aplica de igual forma frente a las palabras que son genéricas, de manera que, la expresión que es genérica para una clase puede serlo para otra si entre los productos o servicios comprendidos en cada clase hay una conexidad competitiva.

Así lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “[…] El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase […]”[72] (Destacado fuera del texto) 64.

Lo anterior fue igualmente considerado por esta Sección, en sentencia de 31 de julio de 2018[73], al remitirse a la Interpretación Prejudicial 239-IP-2015, proferida para ese proceso, en los siguientes términos: “[…] Antes de aplicar los criterios de comparación, es necesario identificar si el signo y la marca registrada incluyen términos de uso común, genéricos o descriptivos porque en tal caso se excluirán del cotejo. […] Corolario de lo anterior la Sala procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y la marca en conflicto, luego de excluidos los elementos de uso común, tal como lo indica la interpretación Prejudicial: “La Corte consultante debe determinar si las expresiones YOKO, MOTOR y MOTOS son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas” […]” (Destacado fuera del texto) 65.

En este orden de ideas, la Sala, en reciente providencia de 6 de agosto de 2020[74], la cual se reitera en esta oportunidad por resultar aplicable, consideró que “[…] las expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la Clasificación Internacional de Niza también pueden serlo para otra, como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases.

En este sentido, será necesario analizar las circunstancias de cada caso particular para determinar si el estatus de uso común o el de genérico de una expresión para una clase, también puede serlo para otra debido a la existencia de una relación o conexidad competitiva entre los productos o servicios de cada una y, de esa manera, aplicar la regla general de exclusión al momento de efectuar el cotejo marcario […]”. 66.

Precisado lo anterior, la Sala observa que las marcas Zambon identifican “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para vendajes; material para empastar los dientes, hilo dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]", productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y el signo Health America Xambo pretende identificar “[…] productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas […]", productos de la Clase 5 y "[…] batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de niza.

(Resaltado fuera de texto). 67. Al respecto, la Sala considera que existe una conexión competitiva entre dichos productos, en la medida en que: i) comparten canales de comercialización y medios de publicidad, dado que, productos tales como las sustancias dietéticas para uso médico y los alimentos para bebe, se comercializan en forma similar con los batidos y las preparaciones para preparar bebidas y sorbete, esto es, se comercializan en desde grandes superficies hasta ventas por catálogo, etc., y los medios de publicidad por medio de los cuales se publicitan los productos, también son símiles, pues se publicitan por medios de comunicación de amplia difusión tales como medios escritos, televisión, radio, internet, redes sociales, etc.; ii) existe una relación o vinculación entre los productos y pueden tener un uso complementario, teniendo en cuenta que los productos guardan una estrecha relación, pues las sustancias dietéticas pueden llegar a tener una presentación tal como en forma de bebida o en forma de preparación para elaborar bebidas, al igual que sucede con los alimentos para bebe que pueden llegar a tener dichas presentaciones; y iii) igualmente los productos corresponden a un mismo género, tiene una misma finalidad, y pueden ser intercambiables, ya que tal como se indicó pueden tener la misma presentación, y se puede optar por uno u otro y esperar obtener resultados similares. 68.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente. Comparación Ortográfica 70. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y las marcas registradas. 71.

La comparación ortográfica del signo solicitado y las marcas registradas es como sigue: SIGNO SOLICITADO |X |A |M |B |O | |1 |2 |3 |4 |5 | MARCAS REGISTRADAS |Z |A |M |B |O |N | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | | 72. La Sala observa que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo XAMBO se compone de dos (2) vocales, tres (3) consonantes, dos (2) sílabas (XAM-BO) y las marcas registradas se componen de dos (2) vocales, cuatro (4) consonantes, dos (2) sílabas (ZAM-BON); al respecto se tiene que el signo solicitado y las marcas registradas resultan similares, porque ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, las mismas vocales y comparten la partícula AMBO.

Comparación Fonética 73. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON XAMBO-ZAMBON 74.

La Sala encuentra que entre la pronunciación de XAMBO (ksam-bo) y ZAMBON (θam-bon) existen semejanzas que no permite diferenciar el signo de la marca, toda vez que la primera letra en los dos casos se pronuncia de forma muy similar y el hecho de suprimir la última letra de la marca, no le genera fonéticamente una diferencia significativa al signo solicitado. 75.

Comparación Ideológica 76. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 77. En el caso sub examine, la Sala encuentra que las palabras XAMBO y ZAMBON no tienen significado en el idioma castellano, por lo que las expresiones son de fantasía en la medida en que corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores.

En este sentido, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, no se pueden cotejar desde este aspecto. 78. Aunado a lo expuesto, la Sala, en las sentencias de 12 de julio de 2018[75], 3 de diciembre de 2018[76], 29 de mayo de 2020[77], 11 de junio de 2020[78], 26 de junio de 2020[79] y 9 de julio de 2020[80], ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador. 79.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar el signo y los que identifica cada una de las marcas en conflicto 82. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de dicha conexión y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos o marcas enfrentadas.

Dentro de esos criterios se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) los canales de comercialización; iii) los medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) partes y accesorios; vii) mismo género de los productos; viii) misma finalidad; ix) intercambiabilidad de los productos. 83.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, consideró: “[…] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sl mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto. podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes. como regla general. no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”[81].

(Destacado de la Sala) 84. Teniendo en cuenta los criterios anteriores y atendiendo a que: i) conforme con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos[82], la parte demandante solicitó el registro del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para identificar "[…] (p)roductos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas […]"; y "[…] batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete […]”, esto es, productos comprendidos en la clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y las marcas mixtas ZAMBON, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y distinguen “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para vendajes; material para empastar los dientes, hilo dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]”;

“[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para vendajes; material para empastar los dientes, hilo dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”; y “[…] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes, cera dental; desinfectantes; productos para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, esto es productos de la Clase 5 de la misma clasificación, la Sala procede a determinar si en este caso se encuentra probada la conexidad competitiva de los productos amparados. 85.

Atendiendo que el signo como las marcas registradas comparten la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza los cuales incluyen productos para el consumo humano; la Sala precisa que, de conformidad con los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y lo establecido por esta Sección, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso porque de presentarse confusión entre los productos, la salud del consumidor podría afectarse gravemente[83]. 86.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso enfatizó que el examen debe ser mucho más minucioso, por cuanto se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza[84]. En efecto, el Tribunal consideró: “[…] el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado, en aras de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, dado que, de encontrarse similitud entre los mismos, podría llegar a causar daños irreversibles a la salud humana. 3.4.

En consecuencia, es preciso que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, normalmente informado, es decir, el público consumidor de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica especializada, encontrándose de esta manera expuesto a graves consecuencias para su salud en caso de confusión […]” (Resaltado fuera de texto). 87.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo estudio, se tiene que el signo ampara productos de la Case 5 y de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas enfrentadas amparan productos de la Clase 5 de la misma clasificación, es decir, el signo solicitado y las marcas registradas, respecto de la Clase 5, pertenecen a una misma clase del nomenclátor. 88.

Cabe advertir que la parte demandante indicó que “[…] las marcas confrontadas distinguen productos farmacéuticos, expedidos por personal especializado que conoce y percibe las diferencias entre las marcas comparadas, han recibido una capacitación especial para ello. Se trata de productos recetados y vendidos por personal calificado y especializado, que, por ello, actúa con extrema diligencia y cuidado al entregarlos, de tal manera, que se hace menos probable la confusión entre dos signos tan diferentes […]”[85]. 90.

Conforme a lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no basta hacer dicha afirmación, sino que quien alega la limitación tiene la carga de probar que los productos que amparan su solicitud no son similares o no guardan similitud con los de la marca registrada, prueba esta que no obra en el proceso. 91. La Sala considera que tal es el caso de los productos amparados por el signo y las marcas en conflicto, por cuanto los productos farmacéuticos, las sustancias dietéticas para uso médico, los suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas, las bebidas y las mezclas para sorbete, de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que se distinguen con el signo HEALTHY AMERICA Xambo; y las preparaciones higiénicas para uso médico; las sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, los alimentos para bebés, de la Clase 5 de la misma clasificación que se distinguen por las marcas registradas ZAMBON, comparten los mismos canales de comercialización, como quiera que se tratan de productos de consumo humano. 92.

La Sala indicó, en sentencia[86] de 14 de abril de 2016, frente a la conexidad competitiva de los productos farmacéuticos de consumo humano, lo siguiente: “[…] (e)n el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos de consumo humano, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Adicionalmente, se tiene que comparten los mismos canales de comercialización y suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías y su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas. En este orden de ideas, al no poseer la condición de "distintividad" necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos […]”. 93.

Aunado a lo anterior, la Sala indicó, en sentencia[87] de 25 de enero de 2019, lo siguiente: “[…] La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal […]” 94.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que la reproducción del signo y las marcas en conflicto, que se ha dejado evidenciada, y que en un momento dado podría inducir al público consumidor a error, toma relevancia en este caso pues el consumó equivocado de uno u otro producto, podría variar los resultados esperados en el consumidor, sumado a que, podría generar o agravar patologías existentes, en consumidores que pueden ser personas de todas las edades y condiciones médicas, por lo que se tiene que la confusión al elegir el producto, obviamente podría acarrear consecuencias dañosas a sus destinatarios. 95.

La Sala encuentra que bajo ese razonamiento, se soporta el criterio del consumidor medio, el cual, en estos casos, es de vital importancia por cuanto las personas que utilizan productos farmacéuticos de consumo humano, tales como productos dietarios no suelen ser personas especializadas en temas químicos ni farmacéuticos, razón por la cual son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

En ese orden de ideas, el consumidor medio, que en el caso sub examine, es la población en general, que va a utilizar los productos dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente. 96. Lo anterior induciría a error a los consumidores en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa, y esperando resultados relativos al segmento dietario que, en caso de error, van a obtener. 97.

Igualmente, teniendo en cuenta que las marcas mixtas ZAMBON, distinguen “[…] preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]” el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[88] indicó que “ […] (e)n el caso motivo de interpretación prejudicial, por referirse a marcas que amparan productos incluidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y específicamente tratándose de marcas que comercializan productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, es conveniente hacer énfasis en que ambas clases de marcas comprenden productos utilizados en el sector agro-ganadero […]”. 98.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que los productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas – que identifican las marcas ZAMBON, pueden llegar a ser confundibles por el consumidor final con los productos que identifica el signo XAMBO, ya que al adquirir uno u otro puede errar, o al realizar su almacenamiento y al usarlos de forma posterior puede comer equivocaciones. 99.

Atendiendo a que el signo solicitado también pretende identificar productos farmacéuticos de uso médico y alimentos para bebés: la Sala considera que existe un alto riesgo para la salud humana comoquiera que el almacenamiento de los productos después de su comercialización puede darse en, hogares, casas de campo o fincas y un consumidor, debido a la identidad del signo y las marcas, la cultura de “automedicación” y que no es un consumidor especializado: podría llegar a ingerir por error productos que identifican las marcas registradas, esto es, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, pensando que se trata de productos farmacéuticos, lo cual conllevaría una afectación grave a su salud. 100.

En efecto, la Sala indicó, en sentencia de 11 de febrero de 2010[89], sobre la posibilidad de inducir a error al público consumidor y que estos confundan los productos farmacéuticos con los herbicidas y/o insecticidas, lo siguiente: “[…] Ahora bien, el demandante considera que el elemento diferenciador más importante entre ambas marcas es el tipo de producto que distinguen y arguye que aunque el signo MONARCA fue registrado por BAYER A.G. para distinguir todos los productos de la clase 5ª internacional, en realidad únicamente se explota comercialmente en el campo de los herbicidas e insecticidas, productos sustancialmente diferentes a una preparación farmacéutica para el manejo de la hemofilia.

Sobre este punto, la Sala reitera que tratándose del registro de signos que distinguen medicamentos para el consumo humano y el tratamiento de enfermedades, el cotejo marcario se hace más exigente, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor; de hecho, en la interpretación judicial rendida dentro del proceso de la referencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue contundente al señalar que: “El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos2, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase”.

De lo anterior se desprende que el hecho de que un signo distinga herbicidas e insecticidas y el otro un producto farmacéutico para el manejo de una enfermedad, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización.” Igualmente, aunque al momento de iniciarse el trámite de registro marcario la sociedad BAYER A.G. estuviese usando la marca MONARCA para diferenciar en el mercado insecticidas y herbicidas, nada obsta para que en el futuro haga uso de tal expresión para distinguir otro producto incluido en la clase 5ª internacional, incluyendo productos farmacéuticos como el que se pretende identificar con el signo MONARC-M. […]” 101.

Posteriormente, la Sala indicó, en sentencia de 14 de octubre de 2010[90], sobre cuando un signo identifica por un lado, productos farmacéuticos y, por el otro, herbicidas y/o fungicidas, que entre ellos existía conexidad competitiva y trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos herbicidas o fungicidas, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas, y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como seria el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser humano o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas. Es muy importante, en consecuencia, que el Juez Nacional tenga en cuenta la manipulación de los productos amparados por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así́ como la posibilidad de que los productos de la clase 5 se guarden en almacenajes privados […]”. 102.

En este sentido, la Sala, en providencia de 8 de junio de 2018[91], se pronunció en los siguientes términos: “[…] debido a que si eventualmente los productos después de su comercialización se encuentran en el hogar de un consumidor o en su finca o en almacenes privados, y bajo el entendido de que existe una similitud entre los signos STARTOX (signo solicitado) y STAROX (marca registrada), podría el consumidor confundir las marcas o pensar que los productos son intercambiables y en caso de ingerirse un producto por error, eventualmente conllevaría una afectación grave a su salud, máxime teniendo en cuenta que el ciudadano está acostumbrado a “auto- medicarse” y, al no ser un consumidor especializado por lo general, no tiene la capacidad para diferenciar entre un producto farmacéutico para uso humano o animal. […] el almacenamiento posterior puede ser el mismo y el consumidor puede considerar por error, dada la similitud ortográfica y fonética, que los productos son intercambiables.

Adicionalmente, atendiendo que el consumidor no es especializado y que no todas las personas tienen la capacidad de discernimiento para distinguir este tipo de productos, se puede generar confusión, caso en el cual, y ante la posibilidad de que el consumidor ingiera un producto pensando que es otro afectando gravemente su salud, es menester concluir que el riesgo de confusión es mayor […]” (Resaltado fuera de texto). 103.

Corolario de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, existe conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y aquellos que identifica la marca, comoquiera que: en primer lugar, pertenecen a la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual exige un mayor rigorismo en el análisis de confundibilidad; en segundo lugar, algunos de ellos pertenecen al mismo sector y, en consecuencia, sus canales de publicidad y comercialización, así como su destinatario puede ser el mismo; y, en tercer lugar, un consumidor medio, atendiendo a que el signo reproduce la marca y que existe la posibilidad de que se almacenen en un mismo lugar después de su comercialización, puede creer que son sustitutos, lo cual genera un riesgo para la salud. 104.

En ese orden, la Sala considera que en el caso bajo estudio se encuentra configurada la conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y aquellos que identifican las marcas, cumpliéndose de esta manera el segundo supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad, por existir riesgo de confusión. De la familia de marcas 105.

Atendiendo a que la parte demandante manifestó que el signo solicitado hace parte de una familia de marcas de la cual es titular, la Sala procederá a estudiar lo relacionado con esta figura jurídica. 106. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido la familia de marcas como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 107.

Esta Sección[92] se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 108.

Al respecto, el hecho de que la parte demandante manifieste que el signo solicitado corresponda a una familia de marcas, no la sustrae de la obligación procesal de sustentar su dicho, pues por su solo dicho no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre el signo, ya que se debe establecer si el signo cumple con todos los requisitos de registrabilidad. 109.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que las palabras HEALTHY y AMERICA que forman parte del signo solicitado, no logran identificar de manera exclusiva los productos de la clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales la parte demandante solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando las citadas partículas[93].

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 110. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esas partículas para identificar sus productos, ya que, se insiste, las palabras HEALTHY y AMERICA no identifican plenamente los productos que comercializa la parte demandante por el carácter de uso común que detentan.

Respecto del argumento de violación del artículo 134 de la Decisión 486 111. Respecto del argumento de la parte demandante que, con la expedición de los actos administrativos acusados, se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, la Sala considera que no procede el análisis del artículo en mención porque si bien es cierto la parte demandante expuso en su concepto de violación que “[…] el signo es distintivo intrínsecamente, dado que tiene todas las condiciones para ser marca [ ] contiene un diseño, unas expresiones y una reivindicación de colores que la hacen distintiva y perceptible por el consumidor [ ]”[94], el debate en el proceso giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, advierte que en ningún momento se indicó por la parte demandada que el signo no tuviera un diseño o que no era registrable por no tener reivindicación de color, toda vez que el motivo para negar el registro como marca fue la existencia del riesgo de confusión entre el signo y las marcas registradas, por lo que no resulta procedente estudiar el argumento de la parte demandante. 112.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 582-IP-2018 de 29 de marzo de 2019[95], allegada al expediente, indicó que: “[…] (n)o procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de la controversia la distintividad intrínseca del signo ni el concepto de marca. […]”. 113.

Por todo lo anterior, atendiendo a que la esencia de la discusión radicaba en la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, norma que sirvió de fundamento para negar el registro como marca en el procedimiento adminsitrativo, y no en la vulneración del artículo 134 ibidem y que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considero igualmente que no era aplicable dicho artículo por lo que no fue objeto de interpretación, la Sala no lo estudiará. Conclusión 114.

La Sala considera que i) las partículas HEALTHY y AMERICA que integran el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo corresponden a palabras de uso común para las Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que por conexidad competitiva se refleja en la Clase 32 de la misma clasificación; ii) el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que, por un lado, presenta semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas mixtas ZAMBON y, por el otro, existe conexidad competitiva entre el signo y las marcas: lo que genera la existencia de un riesgo de confusión en el consumidor y, por ende, no procedía el registro del signo como marca; y iii) el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo no reúne los requisitos y características descirtos en la normativa que regula la materia para pertenecer a una familia de marcas. 115.

En este orden, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad formulados por la parte demandante y toda vez que no se demostró que el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo fuere susceptible de ser registrado en las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 116. Visto el numeral 8[96] del artículo 365[97] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[98], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folios 21 a 42 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo. [6] Cfr. Folios 22 y 23 [7] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [8] “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [9] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [10] Cfr. Folio 28 [11] Cfr. Folios 28 y 29 [12] Cfr. Folio 29 [13] Ibidem. [14] Cfr. Folios 34 y 35 [15] Cfr. Folio 35 [16] Ibidem. [17] Cfr. Folio 36 [18] Por medio de apoderado.

Cfr. Folios 132 a 144 [19] Cfr. Folio 137 [20] Cfr. Folio 141 [21] Ibidem. [22] Ibidem. [23] Ibidem. [24] Ibidem. [25] Por medio de apoderado. Cfr. Folios 132 a 144 [26] Cfr. Folio 78 [27] Cfr. Folios 78 y 79 [28] Cfr. Folio 82 [29] Cfr. Folio 84 [30] Cfr. Folio 85 [31] Ibidem. [32] Cfr. Folios 133 y 134 [33] Cfr. Folio 167 y 168 [34] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [35] Cfr. Folios 177 a 192 [36] Cfr. Folios 215 a 228 [37] Cfr. Folios 230 a 232 [38] Cfr. Folio 263 [39] Ibidem. [40] Cfr. Folio 264 [41] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [42] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [43] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [44] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [45] Cfr. Folios 20 a 26 [46] Cfr. Folios 27 a 32 [47] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [48] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [49] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [50] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [51] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [52] Cfr. Folios 215 a 228 [53] Cfr. Folio 51 [54] Cfr. Folio 11 [55] Consejo de Estado;

Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [56] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [58] Ibidem. [59] Cfr. Folio 220 [60] Cfr. Folio 218 [61] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González [62] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [63] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [66] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [67] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [68] Cfr. Folio 208 a 212 [69] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637325835415134073” y “https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637325835415134073” Consultadas el 9 de agosto de 2020 [70] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015, pág. 12 [71] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [72]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019.

Ver también: Interpretación Prejudicial Proceso 239-IP- 2015 [73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00182-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 11001032400020150034800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [75] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [76] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [77] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [78] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [79] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [81] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 582-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, págs. 11 y 12. Cfr. 225 y 226 [82] Cfr. Folios 99 y 100 [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 8 de junio de 2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090049900; 25 de enero de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 11001032400020090053500; y 26 de junio de 2020, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020100046700 [84] Cfr. Folio 183 [85] Cfr. Folio 35 [86] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 14 de abril de 2016; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00629-00 [87] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 25 de enero de 2019; M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); número único de radicación 2009-00535-00 [88] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial 582-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, pag 9.

Cfr. Folio 223 [89] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente identificado con el número único de radicación 2001- 00270-01 [90] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2003- 00401-00. [91] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentenlms¸×] h o ~ Ø hš~hrƒ5?CJOJ[92]QJ[93]^J[94]aJ#h¿zHhš~5?CJOJ[95]QJ[96]^J[97]aJ#hš~hš~5?CJOJ[98] QJ[99]^J[100]aJhš~5?CJcia de 8 de junio de 2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090049900. [101] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. [102] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. [103] Cfr. Folio 28 [104] Cfr. Folios 215 a 228 [105] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…]Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [106] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]” [107] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.