11001-03-24-000-2015-00161-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2015-00161-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-13

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Aspen Pharmacare Holding Limited·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra la marca ASPEN cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado en el proceso […] Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. En el sub lite, la palabra ASPEN se refiere a una ciudad ubicada en el condado de Pitkin en el estado de Colorado en Estados Unidos de América, es decir, a un lugar geográfico. […] [L]a Sala considera que el signo ASPEN no está identificando el lugar de procedencia de los productos que pretende identificar, comoquiera que no tiene relación con los mismos. En cuanto a los signos con significado pero que no tienen relación con los productos o servicios que pretende identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, consideró que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]” En este orden de ideas, atendiendo a que, si bien la palabra Aspen corresponde a un lugar geográfico y podría tener significado, la Sala considera que, en el caso sub examine, es una expresión de fantasía en relación con los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no tiene relación alguna que describa directa o indirectamente la calidad, cantidad, propiedades, funciones, ni cualquier otra característica de los productos de la citada clase. En este orden de ideas, el signo y la marca son marcas de fantasía y, en consecuencia, no procede su comparación desde este aspecto. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo reprodujo en su totalidad la marca, es decir, existe una identidad y, en ese sentido, se cumple el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] [L]a Sala considera que los productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas - que identifica la marca, así como los productos veterinarios - que pretende identificar el signo solicitado; comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, como quiera que se trata de productos utilizados en el sector agro-ganadero. Asimismo, el consumidor final de dichos productos puede a ser el mismo y su almacenamiento posterior puede ser el mismo. De igual manera, atendiendo a que el signo solicitado también pretende identificar productos farmacéuticos y de uso médico y alimentos para bebés: la Sala considera que existe un alto riesgo para la salud humana comoquiera que el almacenamiento de los productos después de su comercialización puede darse en casas de campo o fincas y un consumidor, debido a la identidad del signo y la marca, la cultura de “automedicación” y que no es un consumidor especializado: podría llegar a ingerir por error productos que identifica la marca, esto es, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, pensando que se trata de productos farmacéuticos, lo cual conllevaría una afectación grave a su salud. […] Corolario de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, existe conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y aquellos que identifica la marca, comoquiera que: en primer lugar, pertenecen a la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual exige un mayor rigorismo en el análisis de confundibilidad; en segundo lugar, algunos de ellos pertenecen al mismo sector y, en consecuencia, sus canales de publicidad y comercialización, así como su destinatario puede ser el mismo; y, en tercer lugar, un consumidor medio, atendiendo a que el signo reproduce la marca y que existe la posibilidad de que se almacenen en un mismo lugar después de su comercialización, puede creer que son sustitutos, lo cual genera un riesgo para la salud.RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ASPEN y la marca nominativa ASPEN previamente registrada / SIGNO QUE REFIERE LUGAR GEOGRÁFICO – Lo es ASPEN / SIGNO ASPEN - No identifica el lugar de procedencia de los productos que pretende identificar / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es ASPEN en relación con los productos comprendidos en la Clase 5 porque no los describe / COMPARACIÓN IDEOLÓGICA – Improcedencia / MARCAS FARMACÉUTICAS – Rigurosidad en el examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto ASPEN para identificar productos de la clase 5 por tener similitud ortográfica y fonética con la marca nominativa ASPEN previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto.

La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra la marca ASPEN cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado en el proceso […] Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica.

Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado.

En el sub lite, la palabra ASPEN se refiere a una ciudad ubicada en el condado de Pitkin en el estado de Colorado en Estados Unidos de América, es decir, a un lugar geográfico. […] [L]a Sala considera que el signo ASPEN no está identificando el lugar de procedencia de los productos que pretende identificar, comoquiera que no tiene relación con los mismos.

En cuanto a los signos con significado pero que no tienen relación con los productos o servicios que pretende identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, consideró que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]” En este orden de ideas, atendiendo a que, si bien la palabra Aspen corresponde a un lugar geográfico y podría tener significado, la Sala considera que, en el caso sub examine, es una expresión de fantasía en relación con los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no tiene relación alguna que describa directa o indirectamente la calidad, cantidad, propiedades, funciones, ni cualquier otra característica de los productos de la citada clase.

En este orden de ideas, el signo y la marca son marcas de fantasía y, en consecuencia, no procede su comparación desde este aspecto. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo reprodujo en su totalidad la marca, es decir, existe una identidad y, en ese sentido, se cumple el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] [L]a Sala considera que los productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas – que identifica la marca, así como los productos veterinarios – que pretende identificar el signo solicitado; comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, como quiera que se trata de productos utilizados en el sector agro- ganadero.

Asimismo, el consumidor final de dichos productos puede a ser el mismo y su almacenamiento posterior puede ser el mismo. De igual manera, atendiendo a que el signo solicitado también pretende identificar productos farmacéuticos y de uso médico y alimentos para bebés: la Sala considera que existe un alto riesgo para la salud humana comoquiera que el almacenamiento de los productos después de su comercialización puede darse en casas de campo o fincas y un consumidor, debido a la identidad del signo y la marca, la cultura de “automedicación” y que no es un consumidor especializado: podría llegar a ingerir por error productos que identifica la marca, esto es, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, pensando que se trata de productos farmacéuticos, lo cual conllevaría una afectación grave a su salud. […] Corolario de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, existe conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y aquellos que identifica la marca, comoquiera que: en primer lugar, pertenecen a la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual exige un mayor rigorismo en el análisis de confundibilidad; en segundo lugar, algunos de ellos pertenecen al mismo sector y, en consecuencia, sus canales de publicidad y comercialización, así como su destinatario puede ser el mismo; y, en tercer lugar, un consumidor medio, atendiendo a que el signo reproduce la marca y que existe la posibilidad de que se almacenen en un mismo lugar después de su comercialización, puede creer que son sustitutos, lo cual genera un riesgo para la salud.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00161-00 Actor: ASPEN PHARMACARE HOLDING LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Signo mixto aspen.

Identidad entre signo nominativo y una marca mixta. Criterios para determinar la conexidad competitiva de los productos o servicios. Examen riguroso cuando se trata de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Aspen Pharmacare Holding Limited contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 62037 de 25 de octubre de 2013 y 63226 de 23 de octubre 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Aspen Pharmacare Holding Limited, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 62037 de 25 de octubre de 2013[6], “Por el cual se niega un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 63226 de 23 de octubre de 2014, “Por el cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto aspen, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 2.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 62037 de 25 de octubre de 2013, notificada a mi representada el 29 de octubre de 2013, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca “aspen” (Mixta) para distinguir productos de la Clase 05 Intencional, solicitada por la Sociedad ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED. SEGUNDA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 63226 de 23 de octubre de 2014, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución No. 62037 de 25 de octubre del año 2013, que denegó el registro de la marca “aspen” (Mixta), para distinguir productos de la Clase 05 Intencional, solicitada por la Sociedad ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED. TERCERA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio proceda a otorgar el registro de la marca “aspen” (Mixta), para distinguir productos de la Clase 05 Internacional, solicitada por la Sociedad ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED. CUARTA. - Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio;

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 189 del CPACA. QUINTA. - Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia […]”.

Presupuestos fácticos 3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Solicitó, el 19 de febrero de 2013, el registro del signo mixto aspen para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 22 de marzo de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 664, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 62037 de 25 de octubre de 2013, negó el registro como marca del signo mixto aspen para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 62037 de 25 de octubre de 2013. 5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 63226 de 23 de octubre de 2014, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62037 de 25 de octubre de 2013. Normas violadas 4. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[8], el literal a)[9] del artículo 136 y el artículo 150[10] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[11], en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación 5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, “[…] en la medida que no hace un examen minucioso del signo; lo generaliza, omitiendo elementos que hacen parte del signo, desconociendo las reglas que deben aplicarse cuando se estudia la distinción, pues la marca solicitada goza de distintividad y novedad para que sea otorgada […]”[12]. 2.

Precisó que “[…] la marca “aspen” (Mixta), solicitada a registro, está conformada por un tipo muy especial y novedoso de letra minúscula de color azul siendo acompañada por una figura semicircular del mismo color, y con un punto en la mitad de color rojo formando una imagen novedosa especial y característica que fue revindicada con la solicitud de registro y que no fue tenida en cuenta por la Superintendencia en las etapas de la vía administrativa, donde únicamente fue valorado el aspecto nominativo del signo como si a eso le limitara la creatividad empresarial en el proceso de identificación de productos […]”[13]. 3.

En ese orden añadió que “[…] de acuerdo a los productos que protege la marca previamente registrada y los productos que pretende proteger la marca para la cual se solicita el registro, hallamos que no se encuentran relacionadas entre sí […]”[14], para lo cual resaltó que “[…] si bien ambos productos se encuentran relacionados con el área química, el riesgo de confusión es improbable, dado que el consumidor que necesite un producto para la destrucción de animales dañinos, fungicidas o herbicidas no se va a dirigir a una farmacia, donde venden productos farmacéuticos para seres humanos, y conseguir un fungicida en el establecimiento o en el estante, demostrando de esta manera, que las necesidades que suplen ambos productos son totalmente diferentes e independientes la una con la otra […]”[15]. 4.

Resaltó que “[…] no existe una conexión competitiva pues los productos de la marca que se solicita para registro maneja productos dirigidos exclusivamente para el bienestar de seres humanos en su gran mayoría, donde los canales de comercialización se encuentran establecidos para suplir necesidades dirigidas a ese fin […]”[16]. 5. Precisó que “[…] la marca base de la negativa distingue productos para atacar elementos dañinos, cuyos canales de comercialización se encuentran en los establecimientos dedicados exclusivamente a ello, la marca negada tiene como destinatario los seres humanos para su bienestar y salud personal.

En ese orden de ideas, los productos tienen diferentes canales de distribución y publicidad, se encuentran dirigidos a suplir necesidades tan absolutamente opuestas que no existe el mínimo de riesgo de confusión al consumidor, no se encuentran relacionados y por tanto no ocasiona la existencia de competencia […]”[17]. 6. En ese orden adujo “[…] que los productos que distingue una y otra marca, no obstante estar encasillados en la misma clase, son absolutamente diferentes, tienen distintos canales de comercialización, y no hay que buscar una conexidad inexistente como lo hace el examinador en las resoluciones acusadas […]”[18].

Segundo cargo: Violación del artículo 150 de la Decisión 486 7. Sostuvo que “[…] en el presente caso se viola el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de la División de Signos Distintivos, erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo “aspen” (Mixto), solicitado por la sociedad ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, pues la citada marca es susceptible de registro, por encajar dentro de los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[19].

Contestación de la demanda 6. La parte demandada[20] contestó la demanda[21] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Sostuvo que “[…] de la marca ASPEN resulta determinante el elemento nominativo, como bien se afirma en la Resolución No. 62037 de 25 de octubre de 2013 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”[22]. 2.

Indicó que “[…] dese el punto de vista ortográfico, nótese como existe identidad entre la totalidad de las cinco (5) letras de cara a cada uno de los signos (A/S/P/E/N), encontrándose todas ellas exactamente en la misma posición de la palabra en su conjunto. Por lo anterior, la extensión de los signos en número de letras es la misma; tanto las vocales como las consonantes son las mismas y se encuentran en la misma posición. Así, la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, generando la misma impresión en el consumidor […]”[23]. 3.

Señaló que “[…] Fonéticamente debe tenerse en cuenta la reproducción total que hace la marca previamente registrada, arrojando como resultado una identidad fonética […]”[24]. 4. Resaltó que “[…] La confusión entre los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas identificados en el mercado con la marca previamente registrada ASPEN (nominativa) y los productos farmacéuticos y veterinarios que pretende distinguir en el mercado la marca denegada ASPEN (mixta), resulta ser un riesgo latente para la salud del consumidor, quien – como bien lo anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado – almacena en su hogar ambos productos y puede caer en error al manipularlos, pues se reitera, además, la marca solicitada a registro ASPEN (mixta) reproduce en su totalidad la marca previamente registrada ASPEN (nominativa) […]”[25]. 5.

Añadió que “[…] Pese a que los canales de comercialización de los productos identificados por cada una de las marcas, en principio podrían ser distintos, como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad, es así mismo indiscutible la existencia de superficies de comercio en donde es posible adquirir toda clase de productos veterinarios y al mismo tiempo toda clase de productos agrícolas, superficies comerciales que reciben el nombre de supermercados agropecuarios y/o veterinarios, dentro de los cuales se encuentran los “productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” que distingue la marca previamente registrada ASPEN (nominativa) y al mismo tiempo productos veterinarios.

La venta de medicamentos o productos veterinarios dentro de las mismas superficies, ya sean físicas o web, donde se comercializan productos dirigidos al agro, resulta ser consecuencia de la vinculación dentro productos, así como de su uso complementario. De esta manera, es común que productos como plaguicidas o herbicidas sean utilizados en el agro, mientras simultáneamente se suministran a los animales de granja productos veterinarios, con el fin de que ambas medidas repercutan en la salud de los animales […]”[26].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7. FMC Latinoamérica S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 29 de septiembre de 2015[27], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 223-IP-2016 de 1.º de febrero de 2016[28], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpreta el Artículo 134 por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado. De igual manera, no se interpreta el Artículo 150 de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia al momento que debe realizarse el examen de registrabilidad Procede la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 por ser parte de la controversia la supuesta confusión entre los signos en controversia […]” (destacado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de abril de 2019[29], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevó a cabo la audiencia inicial el 6 de mayo de 2019[31], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentadas por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 233-IP-2016 de 1.º de febrero de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[32] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[33] de 12 de marzo de 2019[34], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos acusados[35] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 62037 de 25 de octubre de 2013[36], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Aspen Pharmacare Holdings Limited, en la que se indicó: “[…] 2. Estudio de registrabilidad del signo solicitado Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad. |Signo |Expresión | | | | | | | |[pic][37] | | | |ASPEN | […] En ese orden de ideas, al observar los signos en conflicto se aprecia que el elemento predominante entre los signos en conflicto es el denominativo.

En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y pese a la variación realizada consiste en la adición del elemento gráfico, no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay una similitud fonética en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones ASPEN / ASPEN.

Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la marca previamente registrada distingue los siguientes productos: “productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. De la anterior relación de productos, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada (Clase 5), que a pesar de tener diferentes aplicaciones, hay laboratorios que producen los productos que distinguen los signos en conflicto y los comercializan o los proveen a sus distribuidores quienes a la vez lo comercializan en el mercado dependiendo de sus aplicaciones en sus respectivos establecimientos de comercio.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta). En efecto, la confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor adquiere de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por una procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta. Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado. […] En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca aspen (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes”, producto (sic) comprendido (sic) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (Destacado fuera del texto). 2.

La Resolución núm. 63226 de 23 de octubre de 2014[38], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62037 de 25 de octubre de 2013, en la que se indicó: “[…] En efecto, esta Delegatura comparte el análisis efectuado por la Dirección Signos Distintivos cuando señala en la resolución recurrida que “(…) En ese orden de ideas, al observar los signos en conflicto se aprecia que el elemento predominante entre los signos en conflicto es el denominativo (…) (…) En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y pese a la variación realizada consiste en la adición del elemento gráfico, no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay una similitud fonética en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones ASPEN / ASPEN.

Por lo anterior, puede ocurrir que los consumidores crean que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresas distintas (…) “De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncia sobre la eventual relación que pueda existir los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios.” “Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Por su parte, la marca previamente registrada distingue los siguientes productos: “productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”. “De la anterior relación de productos, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada (Clase 5), que a pesar de tener diferentes aplicaciones, hay laboratorios que producen los productos que distinguen los signos en conflicto y los comercializan o los proveen a sus distribuidores quienes a la vez lo comercializan en el mercado dependiendo de sus aplicaciones en sus respectivos establecimientos de comercio.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta)”. “En efecto, la confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor adquiere de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por una procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba”.

“Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta”. “Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado” “Aunado a lo anterior, se encuentran evidencias de conexidad competitiva en tanto que la marca registrada incluye productos veterinarios que ciertamente pueden compartir una misma naturaleza, productos destinados al agro, así como canales de distribución y comercialización con los productos ofrecidos por el signo solicitado, tal como sucede con los desparasitantes y otros productos para evitar plagas, en efecto, tanto los productos que pretende identificar el signo solicitado como los protegidos por la marca registrada son insumos agrícolas y pecuarios utilizados en el campo; en ese sentido, es claro para el Despacho que dentro de los productos veterinarios fácilmente se puede encontrar una gran variedad de desparasitantes y otros productos para evitar y controlar las plagas, con lo que ciertamente pueden ser comercializados y distribuidos por los mismos canales, generando un evidente riesgo de confusión en el consumidor (…)” […]” (Destacado fuera del texto).

El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1. Si las resoluciones núms. 62037 de 25 de octubre de 2013 y 63226 de 23 de octubre de 2014, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto aspen, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 134, el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 2.

En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca nominativa ASPEN, registrada para identificar “productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en la misma Clase de la mencionada Clasificación, con número de registro 357.596, cuyo titular es FMC Latinoamérica S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 223-IP-2016 en la que interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y no interpretó los artículos 134 y 150 de la Decisión 486. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[39], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[40] de la Comisión de la Comunidad Andina[41].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[42] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 223-IP-2016 de 1.º de diciembre de 2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[44]: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación se debe hacer sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o gráfica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se deba analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultaneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas en las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: i) Criterio consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte de análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume medianamente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. ii) Criterio consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de cantidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consiente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. iii) Criterio consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]” (Destacado fuera del texto). Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 32.

Vista la norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 33. Precisado lo anterior, el signo mixto solicitado y la marca son como se muestran a continuación: |SIGNO MIXTO SOLICITADO[45] |MARCA NOMINATIVA | | | | | | | | | | |[pic][46] | | | |ASPEN | | | | | |Titular: FMC Latinoamericana S.A.| | | | |Clase 5: "productos farmacéuticos | | |y veterinarios; productos | | |higiénicos y sanitarios para uso | | |médico, alimentos para bebés; | | |emplastos, material para apósitos;| | |material para empastes e improntas| | |dentales; desinfectantes” | | | | | | |Certificado núm. 357596 | | | | | |Clase 5: “productos para la | | |destrucción de los animales | | |dañinos, fungicidas, herbicidas” | | | | 34.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos mixtos y nominativos. 35. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 36. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 37.

Esta Sección[47], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[48]. 38. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[49]. 39.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[50]. 40. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los consumidores. 41.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo mixto aspen, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si se configura la causal de irregistrabilidad. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 42.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala observa que el signo solicitado aspen es mixto y la marca ASPEN es nominativa, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 43.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos y nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó[51]: “[…] 2. Comparación entre los signos mixtos y denominativos 2.1. Se abordará el tema por existir controversia entre el signo mixto aspen y la marca denominativa ASPEN. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formada por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o en un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: Sugestivos, que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre el significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que lo permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser más preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frene al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estar coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de los signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer la unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen un a función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas o morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. iii) Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como es captada la marca en el mercado […]” (Destacado fuera del texto). 44.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento predominante en signo mixto es el nominativo, por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscita en los consumidores, en la medida en que son las palabras las que realmente se fijan en la mente del consumidor y en la manera como se va a solicitar el producto en el mercado. 45.

En este sentido, teniendo en cuenta los criterios indicados supra, para la comparación de marcas cuando su elemento predominante es el nominativo, deben tenerse en cuenta aspectos del orden fonético, ortográfico, gráfico y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial, así[52]: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”. 46.

Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos en ella previstos Comparación Ortográfica 47. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 48.

La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra la marca ASPEN cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado en el proceso, como se muestra a continuación: SIGNO SOLICITADO |A |S |P |E |N | |1 |2 |3 |4 |5 | MARCA REGISTRADA |A |S |P |E |N | |1 |2 |3 |4 |5 | Comparación Fonética 49.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: ASPEN –ASPEN–ASPEN– ASPEN- ASPEN –ASPEN–ASPEN– ASPEN- ASPEN –ASPEN–ASPEN– ASPEN- 55.

En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica 50. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”[53], la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 56.

En el sub lite, la palabra ASPEN se refiere a una ciudad ubicada en el condado de Pitkin en el estado de Colorado[54] en Estados Unidos de América, es decir, a un lugar geográfico. 57. En cuanto a signos que refieren lugares geográficos, esta Sección[55] ha considerado: “[…] estima la Sala que el signo AMERICA (nominativo), para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de que trata la normativa referida.

En primer lugar, no constituye una imitación o reproducción de una denominación de origen protegida, pues no hay dato alguno en el expediente que AMERICA corresponda a un signo distintivo de esta naturaleza, mucho menos para productos de la Clase 5ª, cuya proyección haya sido declarada oficialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente en la materia.

Y en segundo término, contrario a lo sostenido por el actor, tampoco consiste el mencionado signo en una indicación geográfica, en tanto que la denominación del lugar territorial AMERICA no tiene relación alguna con el producto que identifica, presupuesto éste indispensable para considerarlo como aquel signo distintivo, de suerte que no puede predicarse posibilidad alguna de que induzca a confusión respecto de los productos a los cuales se aplica ni a error sobre el origen, procedencia, cualidades o características de éstos […]” (Destacado fuera del texto). 58.

Asimismo, la Sección[56] al estudiar el registro del signo LA ESPAÑOLA, consideró: “[…] Observa, además, que el referido signo no alude directa ni indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege dicha marca, ni tiene incidencia alguna sobre los mismos.

En otras palabras, el signo “LA ESPAÑOLA” no está identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, ni significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. A este respecto, vale la pena aclarar que la mención o lectura de la expresión “LA ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los productos comprendidos en la citada Clase 29, ya que su significado o traducción al español no contempla o informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su denominación insinuara su lugar de fabricación, pues ante la pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que “LA ESPAÑOLA” esté haciendo alusión alguna a características de los productos de la Clase 29, que ampara, ni de la designación de las finalidades de los mismos que pretende distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente, la citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de España, pero no en sí a los productos […]” (Resaltado fuera de texto). 59.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el signo ASPEN no está identificando el lugar de procedencia de los productos que pretende identificar, comoquiera que no tiene relación con los mismos. 60. En cuanto a los signos con significado pero que no tienen relación con los productos o servicios que pretende identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, consideró que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]” (Resaltado fuera de texto). 61.

En este orden de ideas, atendiendo a que, si bien la palabra Aspen corresponde a un lugar geográfico y podría tener significado, la Sala considera que, en el caso sub examine, es una expresión de fantasía[57] en relación con los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza[58], por cuanto no tiene relación alguna que describa directa o indirectamente la calidad, cantidad, propiedades, funciones, ni cualquier otra característica de los productos de la citada clase. 62.

En este orden de ideas, el signo y la marca son marcas de fantasía y, en consecuencia, no procede su comparación desde este aspecto. 63. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo reprodujo en su totalidad la marca, es decir, existe una identidad y, en ese sentido, se cumple el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar el signo y aquellos que identifica la marca 64. Atendiendo a que existe identidad entre el signo solicitado y la marca nominativa ASPEN y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como la marca, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 65.

Para el análisis del segundo criterio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) género de los productos; vii) finalidad; e viii) intercambiabilidad de los productos. 66.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, consideró: “[…] 3. Conexión competitiva entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Se alegó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, lo cual-sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos – dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]”. 67.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018[59], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que, dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”[60]. 68.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el caso bajo estudio, consideró: “[…] 3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde a tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, como anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre el servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenezcan a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un papel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de esos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 3.6.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.7. En este escenario, se debe realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes […]”[61].

(Destacado de la Sala) 69. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que: i) conforme con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos[62], la parte demandante solicitó el registro del signo mixto aspen para identificar "[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes […]”, esto es, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la marca nominativa ASPEN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso distingue “[…] productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas […]”, esto es productos de la Clase 5 de la misma clasificación. 70.

Atendiendo que los productos se encuentran en la misma clase y que incluyen, por un lado, productos farmacéuticos y alimentos para bebés y, por el otro, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas; la Sala precisa que, de conformidad con los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y lo establecido por esta Sección, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso porque de presentarse confusión entre los productos, la salud del consumidor podría afectarse gravemente[63]. 71.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso enfatizó que el examen debe ser mucho más minucioso, por cuanto se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza[64]. En efecto, el Tribunal consideró: “[…] el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado, en aras de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, dado que, de encontrarse similitud entre los mismos, podría llegar a causar daños irreversibles a la salud humana. 3.4.

En consecuencia, es preciso que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, normalmente informado, es decir, el público consumidor de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica especializada, encontrándose de esta manera expuesto a graves consecuencias para su salud en caso de confusión […]” (Resaltado fuera de texto). 72.

Ahora, en cuanto al tipo de productos que identifican el signo y la marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[65] ha considerado que “ […] por referirse a marcas que amparan productos incluidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y específicamente tratándose de marcas que comercializan productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, es conveniente hacer énfasis en que ambas clases de marcas comprenden productos utilizados en el sector agro-ganadero […]”. 73.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que los productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas – que identifica la marca, así como los productos veterinarios – que pretende identificar el signo solicitado; comparten los mismos canales de publicidad y comercialización, como quiera que se trata de productos utilizados en el sector agro-ganadero.

Asimismo, el consumidor final de dichos productos puede a ser el mismo y su almacenamiento posterior puede ser el mismo. 74. De igual manera, atendiendo a que el signo solicitado también pretende identificar productos farmacéuticos y de uso médico y alimentos para bebés: la Sala considera que existe un alto riesgo para la salud humana comoquiera que el almacenamiento de los productos después de su comercialización puede darse en casas de campo o fincas y un consumidor, debido a la identidad del signo y la marca, la cultura de “automedicación” y que no es un consumidor especializado: podría llegar a ingerir por error productos que identifica la marca, esto es, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, pensando que se trata de productos farmacéuticos, lo cual conllevaría una afectación grave a su salud. 75.

En este sentido, la Sala, en providencia de 8 de junio de 2018[66], se pronunció en los siguientes términos: “[…] debido a que si eventualmente los productos después de su comercialización se encuentran en el hogar de un consumidor o en su finca o en almacenes privados, y bajo el entendido de que existe una similitud entre los signos STARTOX (signo solicitado) y STAROX (marca registrada), podría el consumidor confundir las marcas o pensar que los productos son intercambiables y en caso de ingerirse un producto por error, eventualmente conllevaría una afectación grave a su salud, máxime teniendo en cuenta que el ciudadano está acostumbrado a “auto- medicarse” y, al no ser un consumidor especializado por lo general, no tiene la capacidad para diferenciar entre un producto farmacéutico para uso humano o animal. […] el almacenamiento posterior puede ser el mismo y el consumidor puede considerar por error, dada la similitud ortográfica y fonética, que los productos son intercambiables.

Adicionalmente, atendiendo que el consumidor no es especializado y que no todas las personas tienen la capacidad de discernimiento para distinguir este tipo de productos, se puede generar confusión, caso en el cual, y ante la posibilidad de que el consumidor ingiera un producto pensando que es otro afectando gravemente su salud, es menester concluir que el riesgo de confusión es mayor […]” (Resaltado fuera de texto). 76.

Corolario de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, existe conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y aquellos que identifica la marca, comoquiera que: en primer lugar, pertenecen a la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual exige un mayor rigorismo en el análisis de confundibilidad; en segundo lugar, algunos de ellos pertenecen al mismo sector y, en consecuencia, sus canales de publicidad y comercialización, así como su destinatario puede ser el mismo; y, en tercer lugar, un consumidor medio, atendiendo a que el signo reproduce la marca y que existe la posibilidad de que se almacenen en un mismo lugar después de su comercialización, puede creer que son sustitutos, lo cual genera un riesgo para la salud. 77.

En virtud de lo expuesto, es claro que se cumple el segundo supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual, la Sala concluye que, en el caso sub examine, se configura un riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca por lo que el signo se encuentra incurso en al casual de irregistrabilidad allí prevista y, en consecuencia, no prospera el cargo formulado. 78.

Por último, en relación con los cargos de violación de los artículos 134 y 150 de la Decisión 486, atendiendo a los argumentos de la demanda y su contestación y la Interpretación Prejudicial, la Sala considera que no procede su análisis, por las razones que se exponen a continuación: 1. Mientras que el artículo 134 de la Decisión 486 se refiere a la aptitud individualizadora de la marca, es decir, a su distintividad intrínseca, el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que implica que el signo sea lo suficientemente distintivo frente a signos de terceros y que, en ese sentido, no genere riesgo de confusión y de asociación frente a otras marcas. 2.

En el caso sub examine, no se discutió la distintividad intrínseca del signo sino su posible riesgo de confusión o asociación con la marca ASPEN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, tan es así, que la parte demandante cuando expuso su concepto de violación, argumentó que el signo era distintivo porque no existía conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar y aquellos que distingue la marca, es decir, que alegó una distintividad extrínseca. 3.

Cuando la parte demandante expone el concepto de violación del artículo 150 de la Decisión 486, indica que la parte demandada no realizó correctamente el examen de registrabilidad en la medida en que determinó que no procedía el registro como marca del signo solicitado por configurarse la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, lo que implica que la inconformidad de la parte demandante no es por no haberse realizado el estudio o por omitirse el análisis de una eventual oposición, sino por la manera como se concluyó el examen, esto es, que no procedía el registro del signo por generar riesgo de confusión o de asociación con la marca. 4.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial consideró que no procedía la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 “[ ]por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado […]” y que tampoco se realizaría la del artículo 150 ibidem “[…] por no ser parte de la controversia al momento que debe realizarse el examen de registrabilidad […]”.

Conclusión 79. La Sala considera que el signo mixto aspen solicitado por la parte demandante se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en la medida en que se cumplen los supuestos previstos en la norma, esto es, existe una identidad con la marca nominativa ASPEN, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y existe conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo y aquellos que protege la marca. 80.

La Sala reitera que en tratándose de signos y marcas que identifiquen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, debido a la afectación que puede tener en la salud de los consumidores. 81. En este orden, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad formulados por la parte demandante y toda vez que no se demostró que el signo mixto ASPEN fuere susceptible de ser registrado en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala[67] negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 51. Visto el numeral 8[68] del artículo 365[69] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[70], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 y 3 [3] Cfr. Folios 39 a 60 [4] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [6] Mediante la cual se negó registro de la marca mixta aspen, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Cfr. Folios 41 y 42 [8] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. [9] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [10] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. [11] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [12] Cfr. Folios 46 y 47 [13] Cfr. Folio 50 [14] Cfr. Folio 51 [15] Cfr. Folio 52 [16] Ibidem [17] Cfr. Folios 52 y 53 [18] Cfr. Folio 54 [19] Cfr. Folio 56 [20] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 93 [21] Cfr. Folios 76 a 92 [22] Cfr. Folio 81 [23] Cfr. Folio 82 [24] Cfr. Folio 83 [25] Cfr. Folio 88 [26] Cfr. Folio 89 [27] Cfr. Folios 134 y 135 [28] Cfr. Folios 173 a 184 [29] Cfr. Folios 201 y 202 [30] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [31] Cfr. Folios 209 a 223 [32] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [33] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [34] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [35] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [36] Cfr. Folios 15 a 20 [37] Cfr. Folio 17 [38] Cfr. Folios 27 a 30 [39] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [40] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [41] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [42] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [44] Cfr. Folios 173 a 184 [45] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [46] Cfr. Folio 100 [47] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [48] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [49] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [50] Ibidem. [51] Cfr. Folios 178 a 180 [52] Cfr. Folio 176 [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. [54] Información consultada en la página electrónica: “https://es.wikipedia.org/wiki/Aspen” Consultada el 17 de julio de 2020 [55] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de noviembre de 2013;

C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00182-00. [56] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de junio de 2015; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001-03-24-000-2006-00044-00. [57] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00316-00. [58]“[…] Productos farmacéuticos, preparados médicos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos y sustancias adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para seres humanos y animales; yesos, materiales para apósitos; material para parar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas […]” [59] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. [60] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Rad.: 11001032400020090041700. [61] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, págs. 13 y 14. Ver también: Interpretación Prejudicial Proceso 114-IP-2003 de 19 de noviembre de 2003. [62] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 121-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015. [63] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 8 de junio de 2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090049900; 25 de enero de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación 11001032400020090053500; y 26 de junio de 2020, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020100046700 [64] Cfr. Folio 183 [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial 26-IP-2003 de 26 de abril de 2003. [66] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 8 de junio de 2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090049900. [67] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [68] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…]Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [69] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]” [70] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.