11001-03-24-000-2016-00435-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2016-00435-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-19

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Distribuidora Rayco S.A.S·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Comparación Ortográfica La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos miPayco de la marca concedida y RAYCO de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por siete (7) letras; y el segundo compuesto por cinco (5) letras, […]Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión “ayco” la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca miPayco contiene dos consonantes y una vocal al inicio de la palabra que la hace tener mayor distintividad de la marca RAYCO, por lo que la partícula “mip” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. Comparación Fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que la marca RAYCO inicia con letra R, la cual es una consonante vibrante; es decir, su sonido es fuerte, por lo que tiene mayor impacto y al compararlo con la marca miPayco la pronunciación de ésta es pasiva y se pueden diferenciar, además, la Sala precisa que al iniciar las marcas con letras tan disímiles, hace que la pronunciación sea diferente, por lo que no sea posible la confusión entre ellas. Comparación Ideológica […]En el caso sub examine, las palabras mi Payco y RAYCO no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. […] [...] Asimismo, esta Sala ha precisado que cuando los signos tengan expresiones en inglés, se presumen que el significado de éstas no forman parte del conocimiento común, por lo que son considerados como signos de fantasía. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida miPayco es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca Rayco previamente registrada. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera.COTEJO MARCARIO Entre el signo mixto miPayco y la marca nominativa RAYCO previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto miPayco para identificar servicios de la Clase 36 al no tener similitud con la marca nominativa RAYCO previamente registrada en la misma clase / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo es la marca nominativa RAYCO ante las diferencias con el signo cuestionado miPayco[L]a Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa RAYCO, con registro núm. 471087, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta miPayco y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca RAYCO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto miPayco y la marca nominativa RAYCO previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MI en la clase 36 / MARCA DE FANTASÍA – Lo son las cotejadas miPayco y RAYCO / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto miPayco para identificar servicios de la Clase 36 al no tener similitud con la marca nominativa RAYCO previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos miPayco de la marca concedida y RAYCO de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por siete (7) letras; y el segundo compuesto por cinco (5) letras, […]Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias.

En el caso sub examine, la expresión “ayco” la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca miPayco contiene dos consonantes y una vocal al inicio de la palabra que la hace tener mayor distintividad de la marca RAYCO, por lo que la partícula “mip” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado.

Comparación Fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que la marca RAYCO inicia con letra R, la cual es una consonante vibrante; es decir, su sonido es fuerte, por lo que tiene mayor impacto y al compararlo con la marca miPayco la pronunciación de ésta es pasiva y se pueden diferenciar, además, la Sala precisa que al iniciar las marcas con letras tan disímiles, hace que la pronunciación sea diferente, por lo que no sea posible la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica […]En el caso sub examine, las palabras mi Payco y RAYCO no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. […] [ ] Asimismo, esta Sala ha precisado que cuando los signos tengan expresiones en inglés, se presumen que el significado de éstas no forman parte del conocimiento común, por lo que son considerados como signos de fantasía. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida miPayco es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca Rayco previamente registrada.

En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera.

COTEJO MARCARIO Entre el signo mixto miPayco y la marca nominativa RAYCO previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto miPayco para identificar servicios de la Clase 36 al no tener similitud con la marca nominativa RAYCO previamente registrada en la misma clase / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo es la marca nominativa RAYCO ante las diferencias con el signo cuestionado miPayco [L]a Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa RAYCO, con registro núm. 471087, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta miPayco y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca RAYCO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00435-00 Actor: DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Temas: Comparación entre marcas mixta y nominativa.

Marca notoriamente conocida. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Distribuidora Rayco S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 85120 de 29 de octubre de 2015 y 10102 de 2 de marzo del 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Distribuidora Rayco S.A.S., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015, “[…] por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”[5], expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 10102 de 2 de marzo del 2016, “[…] por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[6], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta miPayco, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Payco, Paga y Cobra Online S.A.S., en adelante tercero con interes directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 1.1. Que se decrete la nulidad de las Resoluciones 85120 del 29 de octubre de 2015 y No. 10102 del 2 de marzo de 2016 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca: “mi Payco”, para identificar servicios de la clase 36 internacional, específicamente para “pasarela de pagos en internet y móvil, soluciones de pagos con tarjetas de crédito y débito en internet”. 1.2.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos, que cancele el certificado de registro No. 527454 la marca mi Payco en la clase 36 internacional, así como la inscripción del mismo en el registro de la Propiedad Industrial. 1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 28 de abril de 2015, el registro de la marca mixta miPayco para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó, el 8 de mayo de 2015, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 726, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa RAYCO, que identifica servicios de la misma Clase. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta miPayco al tercero con interés directo en el resultado del proceso para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10102 de 2 de marzo de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, literal a) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del artículo 134, literal a) del artículo 135 literal de la Decisión 486 1.

Manifestó que la parte demandada violó los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, porque “[…] el signo miPayco no es lo suficientemente distintivo para ser considerado como marca toda vez que como lo hemos demostrado, la misma es confundiblement e similar a la marca RAYCO registrada previamente por mi representada en Colombia para identificar productos de la misma clase internacional […]”[8]. 2.

Señaló que “[…] las evidentes similitudes que existen entre la marca miPayco y la marca RAYCO y especialmente le hecho de que la similitud generar entre dos marcas no depende de los elementos distintivos de las mismas, sino de aquellos que les son semejantes, bien podríamos afirmar que la primera no es más que la derivación o imitación de la segunda, razón por la cual su carácter novedoso desaparece y no puede por ende ser objeto de registro […]”[9]. 3.

Indicó, de conformidad con lo anterior, que“[…] lo arriba mencionado, nos lleva a considerar que el signo miPayco carece de distintividad y novedad, y por ende no cumple con su función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca RAYCO […]”[10].

Segundo cargo: violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 4. Explicó que la parte demandada violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] la marca RAYCO de mi representada y la marca miPayco cuya nulidad se solicita, se asemejan de tal forma que es imposible que al coexistir las mismas en el comercio el público consumidor no sea inducido a error o confusión […]”[11]. 5.

Sostuvo que “[…] olvidó la Administración analizar que la marca miPayco está conformada por un prefijo que es inapropiable, a saber, la palabra “mi”, la cual es de uso común y no puede ser objeto de monopolio por ninguna persona. La Administración incurrió en un error ya que al realizar el cotejo debió dejar a un lado las partículas de uso común que son inapropiables y analizar las marcas en su verdadera esencia. En este caso el análisis debía centrarse en las expresiones PAYCO y RAYCO […]”[12]. 6.

Explicó que “[…] apreciadas de esta manera las marcas RAYCO y miPayco (mixta) se puede concluir que las mismas presentan las siguientes similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético: Se trata de palabras que comparten 4 letras: AYCO. Por lo tanto, no tiene capacidad suficiente para establecer marcadas diferencias entre los signos, que evite la confusión o riesgo de asociación en los consumidores […].

Es indudable que para el consumidor la impresión que le despierta la apreciación sucesiva de las marcas es muy similar, de manera que en el mercado éste no dispondrá de los elementos de juicio necesarios para independizar, individualizar y distinguir plenamente los signos en el mercado […] [13]. Fonéticamente, en razón a las grandes semejanzas que se presentan al pronunciar los signos en conflicto, es indudable advertir que se generan sonidos muy semejantes, hecho que necesariamente generará confusión en el público consumidor en razón de que se trata de marcas cuyo elemento preponderante es el nominativo […]”[14]. 7.

Sostuvo que “[…] tratándose de marcas que presentan enormes similitudes a partir de la visión de conjunto que despiertan en la mente de los consumidores y que identifican productos de la misma clase internacional, es claro que el consumidor al momento de adquirir los servicios que se identifiquen con las mismas, no efectuará un análisis detallado de los elementos diferenciadores de las marcas, sino que mantendrá una imagen general de las marcas, induciéndolo a error […]”[15]. 8.

Afirmó que “[…] la Administración NO tuvo en cuenta que, tratándose de marcas similares y NO idénticas, es claro que deben existir diferencias entre ellas y que, justamente por ello, la aplicación de este criterio de confundibilidad resulta aún de mayor trascendencia, pues es claro que si las marcas no son iguales, se debe tener en cuenta son las semejanzas existentes y no sus diferencias […]”[16]. 9.

Expuso que “[…] con la naturaleza de los servicios que las marcas en conflicto cubren, es evidente que los criterios establecidos para definir el tema de la conexión competitiva están dados en este caso, pues i) compartes canales de comercializació n, ii) comparten similares medios de publicidad, y iii) hay una estrecha relación entre los servicios.

Resulta pues incuestionable la conexidad competitiva requerida por la causal de irregistrabilid ad invocada […]”[17]. 10. Afirmó que “[…] la marca RAYCO fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como distintiva y notoria ya que se logró demostrar que los ingresos obtenidos, el nivel de comercializació n y la cantidad de dinero invertido en la publicidad daban cuenta de la amplia difusión y promoción de la marca, la cual hoy en día sigue siendo ampliamente conocida y goza de una trayectoria y prestigio importante dentro de los servicios que presta […]”[18].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[19] contestó la demanda[20] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134, literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] el signo concedido goza tanto de la distintividad intrínseca, en la medida en que la marca tiene elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la identifican y diferencian, como de la distintividad extrínseca, ya que no existe un signo dentro del mercado que sea similar al concedido o que pueda colocar a los consumidores en una situación de confusión al momento de optar por el servicio […]”[21].

Respecto del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 2. Afirmó que no vulneró el literal a) del artículo 136 ibídem porque “[…] los signos cotejados presentan diferencias en cuanto a la composición ortográfica de los elementos adicionales de los mismos. Los signos se diferencian en la parte inicial y en la extensión de las expresiones, por lo cual, estas diferencias serán claramente percibidas por el consumidor al momento de encontrarse con los productos en el mercado […]”[22]. 3.

Agregó que “[…] es evidente que la pronunciación de los signos es abiertamente diferente, otorgándole al consumidor la posibilidad de diferencias las marcas en el mercado y permitiendo que el signo concedido por la entidad goce de distintividad frente a otros que contengan aspectos similares […]”[23]. 4. Precisó que “[…] los signos son diferentes en su aspecto conceptual, debido a que cada uno lleva al consumidor a pensar en ideas diferentes, a pesar de compartir el vocablo AYCO: miPayco: lleva al consumidor a pensar en la idea de pagos ya que está compuesta por la expresión “pay” la cual en inglés tiene como significado “pagar”.

RAYCO: no lleva al consumidor a pensar en idea alguna debido a que carece de contenido semántico […]”[24]. 5. Sostuvo que “[…] sumado a lo anterior, se hace imperante manifestar que el signo solicitado y concedido por la entidad es de tipo MIXTO, por lo cual se conceden derechos sobre la totalidad del conjunto marcario, y no sobre sus partes (denominativa y gráfica) en forma individual […]”[25]. 6.

Por último, en relación con la notoriedad de la marca opositora, manifestó que “[…] en ningún momento se desconoció la calidad de notoria de la marca RAYCO. Sin embargo, no solo se requiere que la marca sea notoria para que se niegue un registro marcario, sino además, que existan similitudes susceptibles de generar confusión para el consumidor, por lo cual declarada la notoriedad del signo se debe proceder a realizar el cotejo marcario […]”[26].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 25 de julio de 2018, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019[27], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, el Literal a) del Artículo 135 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo procede interpretar el Literal a) del Artículo 136 por ser pertinente […]”.

Añadió que “[ ] No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 por no ser materia de controversia aquello que puede o no constituir una marca […]”. Asimismo, indicó que “[…] de oficio se procederá a interpretar el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, respecto a la prohibición de registrar como marca una designación común […]” y “[…] los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos […]”.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de mayo de 2019[28], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[29].

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevo a cabo la audiencia inicial el 20 de mayo de 2019[31], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que, por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión. 15.

Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron respectivamente los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.[32] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[33] de 12 de marzo de 2019[34], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[35] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015[36], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta miPayco al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la que se indicó: “[…] 2.1.

Análisis comparativo de los signos La Dirección con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que de la impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten cierta semejanza al incluir dentro de sus conjuntos marcarios la partícula AYCO, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuentan con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación[37].

Vale la pena resaltar que la sílaba inicial resulta un elemento diferenciador y que en su presentación visual logra resaltarse para distanciarse de la marca aquí opositora. Así mismo, al ser pronunciador por el consumidor los signos analizados, el sonido que estos producen no resultan similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto. 2.2.

No necesidad de analizar la relación de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo o confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hacen que la marca sea registrable. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo solicitado no es confundible con el signo opositor, razón por la cual se declarará infundada la oposición presentada.

De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.

La Resolución núm. 10102 de 2 de marzo de 2016[38], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015, en la que se indicó: “[…] Al analizar los signos en cotejo, encuentra esta Delegatura que si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que lo conforman.

En efecto, el signo solicitado en registro presenta una composición silábica superior, que lo hace más extenso y le confiere una pronunciación diferente, permitiendo su diferenciación gramatical y fonética respecto de la marca opositora, y en consecuencia su individualización. En consecuencia, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, en su visión en conjunto no resultan confundibles.

Lo anterior, en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los respectivos conjuntos. Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la negación de solicitudes de registro anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normativa vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas. 3.

CONCLUSIÓN Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 85120 de 29 de octubre de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]”. El problema jurídico 20. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 85120 de 29 de octubre de 2015 y 10102 de 2 de marzo de 2016, expedidas por la Superintendenci a de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta miPayco, para identificar “pasarela de pagos en internet y móvil, soluciones de pagos con tarjetas de crédito y débito en internet”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 134, 135 literal a) y 136 literales a y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y si la parte demandada vulneró los principios de igualdad, seguridad, buena fe y confianza legítima. 21.

En este sentido, se analizará: 1. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa RAYCO, con registro núm. 471.087, que identifica “negocios monetarios, financieros, inmobiliarios, seguros”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 2.

Si la marca nominativa RAYCO con registro núm. 471.087, cuyo titular es la parte demandante, era o no una marca notoria al momento de la solicitud de registro de la marca mixta miPayco, esto es, al 28 de abril de 2015 y, en caso afirmativo, si la marca concedida constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.. 3.

Si como consecuencia de lo anterior, la parte demandada vulneró los principios de igualdad, seguridad, buena fe y confianza legítima al conceder el registro de la marca mixta solicitada miPayco para identificar servicios de la Clase 36 de la mencionada Clasificación. 22. El Despacho precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 en la que interpretó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, interpretó los artículos 135, literal g), 224, 228 y 230 ibidem. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[39], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486[40] de la Comisión de la Comunidad Andina[41].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[42] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[44]: “[…]1.1.

En vista que en el proceso interno se discute si el signo solicitado miPayco (mixto) y la marca registrada RAYCO (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. En el presente caso la demandante precisó que la denominación “MI” es de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 3.7 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro, en este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] 4.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En ese orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentados los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar su el signo RAYCO (denominativo), era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento de haber sido solicitado, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 5.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […].” (Destacado fuera de texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.

Vistas las norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35.

La Sala destaca nuevamente que aunque la parte demandante citó como normas comunitarias vulneradas los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación indicó que “[…]. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 por no ser materia de controversia aquello que puede o no constituir una marca […].

De oficio se procederá a interpretar el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, respecto a la prohibición de registrar como marca una designación común […]. Asimismo, de oficio se procederá a interpretar los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas y nominativas. Cargo de nulidad por la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 38.

Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección[46], con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[47]. 40.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación en otra oportunidad consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[48]. 41. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[49]. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta miPayco, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada 44. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca concedida y la registrada, la Sala observa que la marca concedida miPayco es mixta y la marca registrada Rayco es nominativa 45. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos y nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó[50]: “[…] 2.1 En vista que la controversia radica en la supuesta con confusión entre el signo solicitado miPayco (mixto) y la marca registrada RAYCO (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas por una o varias letras, palabras o números, individual y conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entres su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico […]” (Destacado fuera de texto). 46. De la revisión de los signos en controversia, la Sala evidencia que el signo nominativo y no el grafico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, en ese sentido, el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo los elementos nominativos de cada uno de los signos. 47.

Lo anterior fue claramente expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendido para el presente proceso en los siguientes términos: “[…] b) Si la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición […] (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 48.

De acuerdo con lo expuesto y siguiendo los parámetros antes enunciados, previamente se debe precisar si la expresión mi es de uso común en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 49. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida para este proceso, indicó que: “[…] se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate […]”[51] 50.

En ese sentido, la Sala precisa que al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio[52], se evidencia que la partícula mi es un término de uso común en las marcas de productos de la referida clase, tal y como se observa a continuación: |DENOMINACIÓN |CERTIFICADO No | |[pic] |260831 | |[pic] |270177 | |MI GIRO |560289 | |[pic] |533296 | |[pic] |336075 | |[pic] |518437 | 51.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación al cotejo de las marcas cuando están conformadas por palabras de uso común, sostuvo en la Interpretación Prejudicial para el presente caso lo siguiente[53] “[…] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro, en este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esta Sección[54] ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, además, las expresiones en comento se encuentran unidas y no separadas, por lo que es el conjunto marcario el que se protege. 53.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si el signo mixto miPayco es igual o semejante a la marca RAYCO previamente registrada cuyo titular es la parte demandante y si hay una conexidad entre los servicios que cada uno de ellos pretenden identificar. Comparación Ortográfica 54. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 55.

La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos miPayco de la marca concedida y RAYCO de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por siete (7) letras; y el segundo compuesto por cinco (5) letras, como se puede apreciar a continuación: MARCA CONCEDIDA |m |i |P |A |y | |1 |2 |3 |4 |5 | 56.

Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión “ayco” la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca miPayco contiene dos consonantes y una vocal al inicio de la palabra que la hace tener mayor distintividad de la marca RAYCO, por lo que la partícula “mip” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado[55].

Comparación Fonética 57. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: miPayco –RAYCO–miPayco– RAYCO- miPayco –RAYCO–miPayco– RAYCO- miPayco –RAYCO–miPayco– RAYCO- 58.

Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que la marca RAYCO inicia con letra R, la cual es una consonante vibrante; es decir, su sonido es fuerte, por lo que tiene mayor impacto y al compararlo con la marca miPayco la pronunciación de ésta es pasiva y se pueden diferenciar, además, la Sala precisa que al iniciar las marcas con letras tan disímiles, hace que la pronunciación sea diferente, por lo que no sea posible la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica 59. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. 60. En el caso sub examine, las palabras mi Payco y RAYCO no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP- 2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario.

En efecto, señaló que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]”. 61.

Asimismo, esta Sala[56] ha precisado que cuando los signos tengan expresiones en inglés, se presumen que el significado de éstas no forman parte del conocimiento común, por lo que son considerados como signos de fantasía. 62. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. 63.

De la notoriedad de la marca nominativa RAYCO 65. Atendiendo a que: i) la parte demandante manifiesta que la marca RAYCO fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria y que se logró demostrar que los ingresos obtenidos, el nivel de comercialización y la cantidad de dinero invertido en la publicidad daban cuenta de la amplia difusión y promoción de la marca, para los servicios que presta; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta concedida miPayco y la marca nominativa RAYCO. 66.

Esta Sección en providencia de 1° de diciembre de 2017[57], consideró que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando está determinado que la marca en controversia goza cumple con el requisito de distintividad. En efecto, indicó: “[…] la sociedad actora alegó la notoriedad de la marca “BECEL” (mixta); sin embargo, este argumento se torna irrelevante debido a que se encuentra establecida la distintividad de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), lo que permite afirmar que no existe la posibilidad de un aprovechamiento indebido del prestigio del que goza la marca “BECEL” (mixta), como también lo determinó esta Sección en la sentencia anteriormente citada[58]: “[…] En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “BECEL”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así: ´… para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo […]”. 67. En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa RAYCO, con registro núm. 471087, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta miPayco y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca RAYCO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

Conclusión 68. A juicio de la Sala, en el presente asunto, no existe similitud ortográfica ni fonética entre la marca mixta miPayco, con certificado de registro núm. 561150, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca nominativa RAYCO, con certificado de registro núm. 471087, que identifica servicios de la misma Clase; motivo por el cual la marca mixta concedida no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. 69.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 85120 de 29 de octubre de 2015 y 10102 de 2 de marzo de 2016 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento del derecho contenidos en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por medio de apoderado.

Cfr. folio 2 [2] Cfr. Folios 46 a 70. [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. [4] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [5]Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Distribuidora Rayco S.A.S. y concedió el registro de la marca mixta mi PAYCO para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza [6] Esta resolución confirmó la Resolución núm. 85120 de 29 de octubre de 2015 [7] Cfr. Folio 47. [8] Cfr. Folio 67 [9] Cfr. Folio 68 [10] Cfr. Folio 68 [11] Cfr. Folio 55 [12] Cfr. Folios 56 y 57 [13] Cfr. Folio 58 [14] Cfr. Folio 59 [15] Cfr. Folio 60 [16] Cfr. Folio 62 [17] Cfr. Folio 64 [18] Cfr. Folio 65 [19] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 139 a 142 [20] Cfr. Folios 124 a 138 [21] Cfr. Folio 131 [22] Cfr. Folio 134 [23] Cfr. Folios 134 y 135 [24] Cfr. Folios 135 y 136 [25] Cfr. Folio 136 [26] Cfr. Folio 137 [27] Cfr. Folios 203 a 224 [28] Cfr. Folios 226 a 227 [29] “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” [30] Artículo 179 de la Ley 1437. [31] Cfr. Folios 234 a 246 [32] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [33] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [34] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [35] Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [36] Cfr. Folios 9 a 15 [37] Superintendencia de Industria y Comercio.

Dirección de Propiedad Industrial. Resolución Nº30605, 20 de septiembre de 2002. [38] Cfr. Folios 16 a 21 [39] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [40] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [41] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [42] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [44] Cfr Folios 202 a 204 [45] Cfr. Folio 12 [46] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [47] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [48] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [49] Ibidem. [50] Folio 112 [51] Cfr. Folio 212 [52] Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI. [53] Cfr. Folio 213 [54] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. [55] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00 [56] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto augusto serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00265-00 [57] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1° de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100007600. [58] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020100007500.