11001-03-24-000-2016-00140-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE LEMA COMERCIAL – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA – Elementos para su configuración / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES al no ser distintivo para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub examine el único elemento es el nominativo, dado que está conformado por las palabras o los términos que constituyen la frase CENTRO DE SOLUCIONES, pese a que el análisis de este lema debe hacerse en conjunto y no de manera fraccionada, cabe precisar que el lema comercial está compuesto por las palabras CENTRO y SOLUCIONES. […] La Sala considera que el lema CENTRO DE SOLUCIONES es un conjunto de palabras o términos que conforman una frase que se componen de las palabras CENTRO y SOLUCIONES se enlazan con la preposición DE, las cuales denotan o dan la idea, a la persona que las lee, de que es un lugar o centro, donde se encontrará de forma indistinta la solución a cualquier problema, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona; igualmente el lema comercial es susceptible de ser representado gráficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de cualquier persona.

Sin embargo, la Sala considera que el lema comercial analizado no es distintivo extrínsecamente, teniendo en cuenta que la frase CENTRO DE SOLUCIONES, se puede referir a un centro donde el usuario puede encontrar una solución a cualquier problemática, y puede conllevar al consumidor a no diferenciar entre un servicio u otro, ya que puede comprender centros de logística empresarial, centros de servicios técnicos en general, centros de servicios jurídicos, etc; por lo tanto el signo analizado no tiene la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del servicio que realmente desea adquirir; así lo ha considerado la Sala en casos análogos al presente.

En este contexto, el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES no presenta una distintividad suficiente para no ser confundida con otros servicios, por lo tanto, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. […] [A] juicio de la Sala, el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, asociado a la marca SERVIENTREGA, no puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado, resulta ser descriptivo pues señala los servicios que se prestarán. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, por ser descriptivo, no puede ser registrable ya que se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

LEMA COMERCIAL – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 E CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00140-00 Actor: SERVIENTREGA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Registro de lemas comerciales, distintividad en el registro de un lema comercial, irregistrabilidad de los términos descriptivos y distintividad adquirida.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Servientrega S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23997 de 14 de mayo de 2015 y 62893 de 3 de septiembre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Servientrega S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 23997 de 14 de mayo de 2015, “por medio de la cual se niega un registro”[5], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 62893 de 3 de septiembre de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 23997 de 14 de mayo de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a SERVIENTREGA S.A. el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES para identificar servicios de Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 62893 de 3 de septiembre de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 23997 de 14 de mayo de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a SERVIENTREGA S.A. el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES para identificar “Servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Solicitó, el 22 de agosto de 2014, el registro del signo nominativo, como lema comercial, CENTRO DE SOLUCIONES para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó, el 10 de noviembre de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 711, sin oposición por parte de terceros. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 23997 de 14 de mayo de 2015, negó el registro como lema comercial del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 23997 de 14 de mayo de 2015. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 62893 de 3 de septiembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62893 de 3 de septiembre de 2015. Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración de los literales b)[7] y e)[8] del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[9], en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 1.

Manifestó que la parte demandada violó, por indebida aplicación, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] al negar el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, para identificar servicios específicos de la Clase 36, por su supuesta falta de distintividad y descriptividad del signo, sin que estuviesen presentes los presupuestos de hecho dispuestos en dichas causales de irregistrabilidad […]”[10]. 2.

Explicó que “[…] de acuerdo con el artículo 176 de la Decisión 486, el lema comercial necesariamente debe acompañar una marca, de tal suerte que, en la solicitud de registro se debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema comercial […]. Así las cosas, basta con referir que el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES consiste en una combinación original y novedosa de palabras, que complementa y acompaña a la marca notoria SERVIENTREGA. […]”[11]. 3.

Afirmó que “[…] tratándose de un lema comercial cuya naturaleza es ser accesorio a una marca comercial, la SIC desconoció que el signo pretendido, ha sido utilizado por varios años por la sociedad SERVIENTREGA como estrategia comercial para lanzar sus productos en el mercado, lo que desvirtúa a todas luces la incapacidad que le atribuye la SIC para identificar un origen empresarial propio […]”[12]. 4.

Señaló, en este sentido, que “[…] el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES […] ha hecho presencia en varias campañas publicitarias, así como, en televisión, radio y prensa, hasta lograr que hoy en día tenga una presencia sólida en el mercado y el consumidor le pueda atribuir un origen empresarial específico, esto es, la sociedad SERVIENTREGA S.A. […]”[13]. 5.

Sostuvo que “[…] dado el carácter accesorio que le atribuye la Jurisprudencia y la Doctrina al lema comercial, es claro que la SIC no tuvo en cuenta la distintividad intrínseca que recae en el signo distintivo, y la distintividad adquirida por el uso constante, reiterado que se le ha dado en el mercado como complementario de una de las marcas más reconocidas en el público en general, la marca notoria SERVIENTREGA […]”[14].

Segundo cargo: Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 6. Indicó que “[…] nuestra legislación marcaria prohíbe el registro de signos que tienen aptitud descriptiva solamente en los casos en que la descripción establecida por el signo: i) designa una cualidad esencial o primordial de un bien o servicio; y ii) se refiere exactamente a una cualidad común y genérica del producto o servicio al que se va a aplicar el signo. […] Igualmente, de la misma jurisprudencia se desprende que un signo con algún grado de descriptividad es registrable como marca si la descripción que establece se refiere a cualidades o calidades secundarias del bien o servicio […]”[15]. 7.

Señaló que “[…] ninguno de los actos demandados precisa claramente cuál es la propiedad o cualidad primordial o esencial de alguno de los servicios de Clase 36, delimitados en la solicitud de registro, que se ve designada mediante la expresión CENTRO DE SOLUCIONES. En consecuencia, es evidente que la SIC erró en los actos acusados al no indicar cuál o cuáles son las cualidades comunes o genéricas de los servicios que se ven exactamente referidas por el signo […]”[16]. 8.

Afirmó que “[…] (e)stando ausente la relación directa entre el signo CENTRO DE SOLUCIONES y los “Servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, podemos concluir que el signo es registrable conforme a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. […] De igual manera, podemos definir que la expresión CENTRO DE SOLUCIONES de ninguna manera presenta al consumidor la clase de servicios que identifica.

Si bien consiste en una combinación de palabras conocidas, estas en virtud de la disposición que se les ha otorgado, no manifiestan ni el ¿qué?, ¿cómo?, ¿Cuándo? ¿De qué manera?, se ofrece el servicio que identifican bajo el signo distintivo […]”[17]. 9. Manifestó que “[…] (p)or lo anteriormente expuesto, denota el vicio de nulidad de los actos acusados, en la medida en que, la Jurisprudencia y la Doctrina ha establecido que, los signos que incluyen este tipo de términos deben ser analizados de una forma especial y se deberá permitir su registro, siempre y cuando en ellos se configuren ciertos factores que permitan al consumidor diferenciar los signos que incluyen este tipo de expresiones entre sí e identificar el origen empresarial de los servicios puestos en el mercado, como en efecto sucede en este caso, en que el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES se trata de un signo característico y diferenciador de los productos de titularidad de la sociedad SERVIENTREGA, ya que como se ha expuesto a lo largo de este documento, ha actuado como signo accesorio de la marca notoria SERVIENTREGA […]”[18]. 10.

Concluyó que “[…] la expresión CENTRO DE SOLUCIONES no es una designación ni una referencia exacta a una cualidad primordial, esencial, común y genérica de ninguno de los servicios de Clase 36 listados en la solicitud de registro, siendo a lo sumo un signo de carácter evocativo que exige que los consumidores realicen un esfuerzo mental para asociarlo con un servicio específico, desvirtuándose así el supuesto carácter descriptivo del signo y haciéndose evidente la ilegalidad de los actos demandados […]”[19].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda[20] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Sostuvo que no se vulneró el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, toda vez que “[…] la negación se hizo por falta de distintividad la misma […] puede provenir de distintos aspectos como lo es ser de naturaleza descriptiva o ser de uso común características estas dos que se encuentran como causales independiente de negación pero que confluyen en la causal de “falta de distintividad”, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino […]”[21].

Respecto del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 2. Refirió que no se vulneró el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, debido a que “[…] la marca Centro de Soluciones es una expresión de aplicación general en el mercado, y que se refiere en forma principal a la prestación de distintos servicios, que permiten solucionar problemas de distinta índole, esto es desde el envío de cartas hasta la prestación de servicio técnico para el arreglo de electrodomésticos, lo anterior se puede observar con una simple búsqueda donde se evidencia la multiplicidad de usos que se da a esta expresión en el mercado en general […]”[22]. 3.

Precisó que “[…] es claro que las resoluciones proferidas por esta Superintendencia se encuentran perfectamente ajustadas a Derecho y en ese mismo sentido deben permanecer incólumes […]”[23]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 25 de octubre de 2016, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 725-IP-2018 de 3 de junio de 2019[24], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (l)a Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 […] (d)e oficio, este Tribunal interpretará los Artículos 175, 176, 177, 178 y 179 de la Decisión 486, a fin de abordar el tema relativo al lema comercial y la aplicación de la normativa andina en materia de marcas […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de julio de 2019[25], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[26], llevo a cabo la audiencia inicial el 5 de agosto de 2019[27], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos. 14.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 725-IP-2018 de 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre el lema comercial; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; ix) el marco normativo sobre la distintividad adquirida; x) el marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos; xi) y la solución del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[28] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[29] de 12 de marzo de 2019[30], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos[31] acusados son los siguientes: 1. La Resolución núm. 23997 de 14 de mayo de 2015[32], por medio de la cual la Directora de la División de Signos Distintivos negó el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] El signo solicitado corresponde a un lema comercial conformado por la denominación CENTRO DE SOLUCIONES.

El signo solicitado· pretende distinguir los siguientes servicios: "servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios", servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Corresponde a esta Dirección determinar si concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal b) del artículo 135 atrás referenciado.

Como se puede apreciar, el signo solicitado a registro se encuentra conformado por una expresión que carece del carácter diferenciador, individualizador y distintivo necesario para identificar los servicios de la clase 36 atrás referenciado, y asociarlos con un origen empresarial en particular toda vez que bajo la misma se informa de manera clara, directa e inmediata una de las cualidades de los servicios a identificar, como es el hecho de servir como entidad que aporta soluciones a sus usuarios; ahora, dada la generalidad del concepto inmerso en dicha expresión, la misma es utilizada por diferentes empresarios, como parte de una estrategia publicitaria tendiente a atraer más clientes al informar que con su uso permitirán resolver sus necesidades.

De conformidad con lo anterior, la expresión cotejada no es susceptible de ser apropiadas de manera exclusiva por parte de un solo empresario en particular, puesto que se atentaría contra los demás empresarios que pretenden informar al público consumidor las características de los servicios ofrecidos. En consecuencia, el signo solicitado para registro está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, para distinguir: "servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios", servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para ser utilizado asociado a la marca SERVIENTREGA con Certificado No. 223025, solicitada por la sociedad SERVIENTREGA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”. 2.

La Resolución núm. 62893 de 3 de septiembre de 2015[33], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 23997 de 14 de mayo de 2015, en la que se indicó: “[…] Este Despacho considera que el signo solicitado no tiene la fuerza distintiva intrínseca, característica imprescindible, toda vez que el consumidor al encontrarse con el signo, pensará de manera directa en el servicio que se presta, a saber, un lugar especializado en brindar soluciones en lo que a los servicios de transporte y encomiendas se refiere.

Aunado a lo anterior, se puede evidenciar que los términos CENTRO DE SOLUCIONES incluidos en el signo solicitado no cuentan con elementos ortográficos ni gráficos adicionales que le puedan permitir al público identificar un servicio con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial. En efecto, el signo solicitado a registro describe las características de los servicios a identificar, toda vez que está conformado por las expresiones CENTRO – lugar de partida o de convergencia de acciones particulares –, DE – preposición que denota el asunto del que trata algo – y SOLUCIONES – satisfacción de dudas, dificultades o problemas –, las cuales sugieren de manera directa la naturaleza de los servicios que se pretenden distinguir, a saber, un lugar que resuelve una dificultad, términos que asociados a servicios de transporte y encomiendas forjarán esta misma idea referida a la prestación de estos servicios, de ahí que sea predicable la descriptividad del signo. Ahora bien, con respecto al argumento del apelante según el cual el lema solicitado a registro debe ser examinado en conjunto con la marca SERVIENTREGA a la cual va asociado, advierte este Despacho que uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de la distintividad, esto es, que el lema debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita y para ello, debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En efecto, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, por lo tanto, su distintividad no puede basarse solo en la presencia de la marca registrada.

Así las cosas, el lema comercial solicitado como se acotó con precedencia resulta descriptivo y falto de distintividad y en este sentido, no se podrá registrar. 3. CONCLUSIÓN Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 23997 de 14 de mayo de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]”. El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 23997 de 14 de mayo de 2015 y 62893 de 3 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del lema comercial, CENTRO DE SOLUCIONES para identificar “Servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad intrínseca suficiente para ser registrado y si la denominación resulta descriptiva por consistir exclusivamente en una característica esencial de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar. 3.

Además, se analizará si el signo solicitado, atendiendo su uso, cumple con el requisito de distintividad adquirida para ser registrado. 20. El Despacho precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 725-IP-2018 de 3 de junio de 2019 en la que interpretó los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 175 a 179 ibidem. 21.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[34], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486[35] de la Comisión de la Comunidad Andina[36].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[37] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[38] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 725-IP-2018 de 3 de junio de 2019 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. 1.1. En el proceso interno se solicitó el signo “CENTRO DE SOLUCIONES” como lema comercial, en tal sentido corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas […] 1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad […]. 2.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como lema comercial del signo CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) toda vez que el mismo carecería de distintividad respecto de los servicios que pretende identificar con la marca SERVIENTREGA a la cual se encuentra asociado; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b) […] […] 2.8.

En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, debería tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 3. La distintividad adquirida o “secondary meaning” 3.1 En el presente proceso el demandante señaló que el signo solicitado como lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) tendría distintividad adquirida debido a que desde varios años ha acompañado a la marca SERVIENTREGA, es ese sentido resulta pertinente desarrolla los alcances del presente tema. 3.2 La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” 3.3 El Artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo de un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida. […] 3.6 De acuerdo con lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes propuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un suso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. […] En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas 4.1. En el presente caso, la demandada SIC manifestó que la denominación “CENTRO DE SOLUCIONES” hace referencia a un lugar especializado en brindar soluciones en lo que a los servicios financieros se refiere, por lo que considera que el signo solicitado CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) es descriptivo respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la marca SERVIENTREGA, a la cual se encuentra asociado.

En tal sentido, es pertinente analizar este tema […] 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se debe excluir del cotejo de la marca. 4.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.8.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo del lema comercial 31.

Vistos los artículos 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486, sobre el lema comercial, el cual es entendido como la palabra, frase o leyenda, utilizada como complemento de una marca, podrá registrarse como marca. Asimismo, la solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas; y un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. 32.

Visto el artículo 179 de la Decisión 486, les serán aplicables a los lemas comerciales, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la indicada Decisión. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 33. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia[39], se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione[40]. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación[41].

Marco normativo sobre la distintividad adquirida 35. Visto el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486, prevé que no obstante lo previsto sobre las causales de irregistrabilidad descritas en los literales b), e), f), g) y h), de dicha normativa, un signo podrá ser registrado como marca si el solicitante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 36.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial[42] aportada al proceso, indicó: “[…] En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente […]”.

Marco normativo sobre las causales absolutas de irregistrabilidad referentes a signos descriptivos 37. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, sobre las causales de irregistrabilidad, que prevé que los signos descriptivos son aquellos que consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios.

Análisis del caso concreto 38. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos referentes a distintividad, lema comercial y signos descriptivos; y atendiendo a los argumentos de las partes; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39. En este sentido, el lema comercial sobre el cual se realizará el análisis, es como se ilustra a continuación: |LEMA COMERCIAL | | | |CENTRO DE SOLUCIONES | |(Nominativo) | |Clase 36: “Servicios de seguros; negocios| |financieros; negocios monetarios; | |negocios inmobiliarios” | 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales de registrabilidad de los lemas comerciales. Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 41. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 está determinada por que los signos a registrar carezcan de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 42.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló[43], que un lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado y está compuesto por una palabra, frase o leyenda. El Tribunal sostuvo que, como el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “[…] - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486) […]”. 43. Los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: i) la distintividad, ii) susceptibilidad de representación gráfica y iii) perceptibilidad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] definió estos requisitos de la siguiente manera: “[…] 1.7.1. La distintividad: Es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. 1.7.2.

La susceptibilidad de representación gráfica: Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.7.3.

La perceptibilidad: Se refiere a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos […]”. 44.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[45]. 45. La Sala procederá a determinar si el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente su registro. 46.

En el caso sub examine el único elemento es el nominativo, dado que está conformado por las palabras o los términos que constituyen la frase CENTRO DE SOLUCIONES, pese a que el análisis de este lema debe hacerse en conjunto y no de manera fraccionada, cabe precisar que el lema comercial está compuesto por las palabras CENTRO y SOLUCIONES. 47.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[46] define la palabra CENTRO de la siguiente manera[47]: “[…] 2. m. Lugar de donde parten o a donde convergen informaciones, decisiones, etc. 3. m. Lugar donde habitualmente se reúnen los miembros de una sociedad o corporación. […] 5. m. Dependencia de la Administración del Estado. 6. m. Instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones. […] 10. m. Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada.

Centro industrial. Centro editorial. 11. m. Lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo concreto. Centro de movilización. Centro de resistencia. […]” (Resalta la Sala). 48. Según el mismo diccionario, la palabra SOLUCIÓN[48] significa: “[…] solución (Del lat. solutio, -ōnis.) 1. f. Acción y efecto de disolver. 2. f. Acción y efecto de resolver una duda, dificultad o problema. 3. f. Satisfacción que se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la dificultad de un argumento. 4. f. En el drama y poema épico, desenlace de la trama o asunto. 5. f. Paga, satisfacción. 6. f. Desenlace o término de un proceso, de un negocio, etc. 7. f. Mat.

Cada una de las funciones o cantidades que satisfacen las condiciones de un problema o de una ecuación. […]” (Resalta la Sala). 49. La Sala considera que el lema CENTRO DE SOLUCIONES es un conjunto de palabras o términos que conforman una frase que se componen de las palabras CENTRO y SOLUCIONES se enlazan con la preposición DE, las cuales denotan o dan la idea, a la persona que las lee, de que es un lugar o centro, donde se encontrará de forma indistinta la solución a cualquier problema, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona; igualmente el lema comercial es susceptible de ser representado gráficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de cualquier persona. 50.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra en relación con la irregistrabilidad de los términos descriptivos, se tiene que, no podrá registrarse un signo, en este caso un lema comercial, que consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir el servicio para el cual ha de usarse dicho signo. 53.

El método más usual para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente por el consumidor, coincide con el signo solicitado a registro se considera descriptivo. Así lo ha considerado la jurisprudencia previa de esta Sección[50]. 54.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[51], precisó: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3.

De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 2.4.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios […]”. 55.

Entonces, ante la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, es claro que corresponde a los servicios descrito para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, la respuesta, en principio lógica, sería que se trata de un centro donde se pueden solucionar problemáticas referentes a la consecución de servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; lo cual sumado a la marca Servientrega resulta ser descriptivo de todas las características del servicio. 56.

Asimismo, la Sala consideró, en sentencia de 6 de septiembre de 2018[52], que el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES es descriptivo, en los siguientes términos: “[…] Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los servicios enunciados con la marca “CENTRO DE SOLUCIONES”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y el servicio; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar el signo con el servicio que este distingue.

Por lo tanto, no se trata de una marca evocativa […]”. 57. Con base en lo anterior, a juicio de la Sala, el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, asociado a la marca SERVIENTREGA, no puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado, resulta ser descriptivo pues señala los servicios que se prestarán. 58. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, por ser descriptivo, no puede ser registrable ya que se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

Sobre la vulneración del último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 59. Atendiendo que la parte demandante y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideran que el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES puede ser objeto de distintividad adquirida, la Sala procederá a estudiar dicha situación. 60. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, sobre la distintividad adquirida, lo siguiente: “[…] 3.1 En el presente proceso el demandante señaló que el signo solicitado como lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) tendría distintividad adquirida debido a que desde varios años ha acompañado a la marca SERVIENTREGA, es ese sentido resulta pertinente desarrolla los alcances del presente tema. 3.2 La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Sala[53], respecto de la distintividad adquirida determinó: “[…] colige la Sala que para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, deberá probar, quien la alegue, que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en el comercio, esto es, ininterrumpido, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo […]”. 62.

De igual forma, la Sala en providencia posterior[54], indicó lo siguiente: “[…] Ahora bien, dado que la actora fundamentó sus argumentos en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionados con la distintividad adquirida en las marcas TRIDIMENSIONALES, el Tribunal en mención se refirió a dicho asunto indicando: “[…] 3.1.En virtud a que la accionante, BAVARIA S. A., en su escrito de demanda ha manifestado que "( ) Los criterios para establecer la distintividad por utilización en el mercado no se encuentran definidos en la legislación colombiana, sin embargo tal y como lo sugiere la OMPI si la marca en cuestión es reconocida en una parte considerable del círculo de su interés (ejemplo de grado de familiaridad de un 50%) se comprenderá demostrado el carácter distintivo del mismo, lo cual puede probarse a través de pruebas de uso o sondeos de opinión. ( ) se debe aceptar cualquier medio probatorio que tienda a demostrar el carácter distintivo de la marca tridimensional", por lo que resulta pertinente tratar el tema de la distintividad adquirida consagrada en el Artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 3.2.

El Tribunal se ha reiterado permanentemente en que la figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. 3.3. En anteriores interpretaciones, citando al tratadista Alberto Bercovitz, se ha establecido que si bien el efecto constitutivo de la inscripción en el registro, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. 3.4.En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning" (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca […]” (Resalta la Sala). 63.

La parte demandante aportó, como prueba de su dicho, un estudio denominado “Evaluación del nivel de recordación e identificación del slogan “centro de soluciones” con la marca”[55], el cual fue elaborado el 12 de mayo de 2015 por la empresa Global Research, el cual para el lema CNTRO DE SOLUCIONES arrojó los siguientes resultados: 95% de los encuestados manifestó conocer la marca SERVIENTREGA; un 7% de los encuestados asoció el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES con la marca SERVIENTREGA; un 67% de los encuestados asoció el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES con la marca SERVIENTREGA, el restante 33% asoció el lema comercial con otras empresas. 64.

La Sala, para este caso, concluye que le prueba documental allegada no es suficiente para demostrar el uso constante del lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES, pues la prueba aportada no da cuenta sobre el uso que la parte demandante da al lema comercial, así mismo no da cuenta de la forma ni de los medios de comercialización de los servicios, factores estos, determinantes para probar el uso constante, real y efectivo del signo y, en consecuencia, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida. 65.

La Sala concluye que, en el presente caso, se configuraron las causales de irregistrabilidad analizadas, contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486, razón suficiente para que se mantenga la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. Conclusión 66. La Sala, en el presente asunto, concluye que el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES cuyo registro se solicitó para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito de distintividad; en este sentido se declarará que los actos administrativos acusados no vulneraron el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. 67.

La Sala considera que, el lema comercial CENTRO DE SOLUCIONES corresponde a un signo descriptivo, por lo tanto, se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, razón suficiente para negar las pretensiones formuladas con la demanda. 68. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 23997 de 14 de mayo de 2015 y 62893 de 3 de septiembre de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 69. Visto el numeral 8[56] del artículo 365[57] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[58], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 a 15 [2] Cfr. Folios 79 a 93 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] Esta resolución negó el registro del lema comercial del signo nominativo CENTRO DE SOLUCIONES para ser asociado a la marca mixta SERVIENTREGA. [6] Cfr. Folio 77 a 78 [7] “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. [8] “[…] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”. [9] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [10] Cfr. Folio 79 [11] Cfr. Folio 80 [12] Cfr. Ibidem [13] Cfr. Folio 85 [14] Cfr. Folio 86 [15] Cfr. Ibidem. [16] Cfr. Folio 87 [17] Cfr. Folio 88 [18] Cfr. Folio 98 [19] Cfr. Ibidem [20] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 127 a 134 [21] Cfr. Folio 132 [22] Cfr. Folios 133 [23] Cfr. ibidem. [24] Cfr. Folios 176 a 186 [25] Cfr. Folio 188 y 119 [26] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [27] Cfr. Folios 198 a 212 [28] “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [29] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [30] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [31] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [32] Cfr. Folios 29 a 31 [33] Cfr. Folios 32 a 35 [34] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [35] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [36] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [37] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [38] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [39] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 [40] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. [41] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. [42] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 725-IP-2018 de 3 de junio de 2019 [43] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 725-IP-2018. [44] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015. [45] Ibidem. [46] Información obtenida de la página electrónica oficial de la Real Academia Española, que permite la consulta de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española: “https://dle.rae.es/”. [47] Se incluyen las acepciones que guardan mayor coherencia con el lema comercial analizado. [48] Cuyo plural es soluciones. [49] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2018, núm único de radicación 11001032400020150027800, MP María Elizabeth García González. y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de junio de 2020, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020160014300. [50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090042200, en la cual se aplica lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 405-IP-20015 proferida el 13 de junio de 2016);

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090043300, en la cual se aplica lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP-2013; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radiación: 11001032400020090035600, en la cual se aplica lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015;

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020070028600. [51] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP-2015. [52] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2018, núm único de radicación 11001032400020150027800, MP María Elizabeth García González. [53] Consejo de estado, Sección Primera, sentencia de 2 de junio 2017, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00549-00, MP.

María Elizabeth García González. [54] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, núm. único de radicación 11001032400020090015300, MP. Hernando Sánchez Sánchez. [55] Cfr. Folios 35 a 76 [56] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…]SalvoF£í 5 D – — Á á â ã î ø z|… en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [57] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]” [58] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.