PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FRITO MIX para identificar productos de la clase 29 y la marca figurativa cuyo titular es Pepsico, Inc previamente registrada en las clases 29 y 30 / MARCA FIGURATIVA – Concepto / SIGNO MIXTO – Concepto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FRITO MIX por no tener similitud con la marca figurativa de Pepsico, Inc registrada en las clases 29 y 30 En primer lugar, respecto de la marca FIGURATIVA, la Sala observa que consiste en una esfera amarilla atravesada de manera horizontal por una cinta ondulada de color rojo ubicada de tal forma que simula rodear la esfera dorada por el centro.

Adicionalmente, cabe destacar que el conjunto de la marca no evoca un concepto o un significado por sí mismo. En segundo lugar, respecto de la marca mixta FRITO MIX, la Sala observa que el elemento nominativo está conformado por las palabras “FRITO” de color rojo y “MIX” de color azul. Por su parte, el elemento gráfico está conformado por un círculo rojo con iluminaciones blancas, atravesado por el elemento nominativo antes descrito, y todo lo anterior rodeado por un semicírculo de color amarillo ubicado en la parte izquierda del signo, el cual, a su vez, está bordeado en su parte externa por un trazo de color naranja.

Cabe señalar que los trazos que conforman el elemento gráfico no evocan un concepto o significado por sí mismo. Ahora bien, observando la marca mixta FRITO MIX en su conjunto, la Sala considera que el elemento predominante del mismo es el nominativo, por cuanto es el que genera mayor impacto y recordación en el público consumidor y es en las palabras donde se centra la fuerza distintiva de la marca, determinando la impresión general que la marca va a suscitar en la mente del consumidor.

Además, este es el elemento que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto que identifica la marca. En contraste con lo anterior, el elemento gráfico es accesorio o segundario en el conjunto marcario, y no le añade un concepto adicional o distinto del que se extrae de la lectura del componente nominativo, por lo que no le otorga distintividad adicional al conjunto marcario.

Así las cosas, observando las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas mixtas y marcas figurativas, la Sala concluye que no existe identidad ni semejanza entre las marcas comparadas, como quiera que la distintividad de la marca mixta se encuentra en su elemento nominativo, es decir, en las palabras FRITO MIX, y el distintivo de la marca figurativa está en la imagen misma, la cual no expresa un concepto particular, de manera que no se genera riesgo de confusión o asociación alguno. Resulta pertinente aclarar, además, que aún cuando podría creerse que entre la marca FIGURATIVA y el elemento gráfico de la marca mixta existen ciertas similitudes, particularmente en cuanto a los colores reivindicados, es necesario precisar que la marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tales como los trazos del elemento gráfico y los colores adicionales que contiene (naranja y azul), que le otorgan distintividad extrínseca a la marca, evitando cualquier riesgo de semejanza o identidad con la marca FIGURATIVA de la parte demandante.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta FRITO MIX y la marca FIGURATIVA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FRITO MIX para identificar productos de la clase 29 y la marca figurativa cuyo titular es Pepsico, Inc previamente registrada en las clases 29 y 30 / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FRITO MIX por no tener similitud con la marca figurativa de Pepsico, Inc registrada en las clases 29 y 30 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo es la marca figurativa de Pepsico, Inc registrada en las clases 29 y 30 ante las diferencias con el signo cuestionado FRITO MIX [L]a Sala considera que no es procedente estudiar el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 relacionado con la notoriedad de la marca FIGURATIVA, con registros núms. 186.470 y 186.469, que identifican productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que fue establecida la distintividad de la marca mixta FRITO MIX y la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca FIGURATIVA, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca FIGURATIVA, que genere un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486.

REGISTRO MARCARIO – No se anula respecto del signo mixto FRITO MIX para distinguir productos comprendidos en la clase 29 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza porque no se demostró la mala fe [L]a Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no obró de mala fe con la solicitud del registro de la marca mixta FRITO MIX para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que la parte demandante no demostró en el proceso dicha mala fe.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00012-00 Actor: PEPSICO, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Cotejo de marca mixta y marca figurativa.

Mala fe en el registro marcario. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Pepsico, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Pepsico, Inc., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[4], para que se declare la nulidad de la resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014, “Por la cual se concede un registro”,[5] expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FRITO MIX, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor Enrique Duarte Rozo, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[6]: “[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 16619 del 11 de marzo de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta FRITO MIX para identificar “productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación ”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre Enrique Duarte Rozo. 2.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución núm. 16619 del 11 de marzo de 2014, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 488.555 expedido para la marca mixta FRITO MIX en la Clase 29 Internacional de Niza. 3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 4.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. 5. Que se condene en costas a la parte demandada […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 11 de septiembre de 2012, el registro como marca del signo mixto FRITO MIX para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 30 de agosto de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 674, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 16619 del 11 de marzo de 2014, concedió el registro como marca del signo mixto FRITO MIX para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y h) [7] del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[8], en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó que “[…] la Resolución acusada es nula, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente, por falta de aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]”[9]. 2. Señaló que “[…] en virtud de los registros de marca núm. 186.469 y 186.470, concedidos el 10 de mayo de 1996, PepsiCo, Inc., es titular de derechos exclusivos sobre la marca FIGURATIVA en clases 29 y 30, registros que son previos a la solicitud de registro núm. 12.156.034 para la marca mixta FRITO MIX en clase 29, presentada por el señor Enrique duarte Rozo el 11 de septiembre de 2012 […]”[10]. 3.

Sostuvo, en relación con el riesgo de confusión en cuanto a los productos que identifican cada una de las marcas, que “[…] no debe existir debate sobre el hecho que los signos analizados amparan los mismos e idénticos productos en la clase 29 y productos que resultan competitivos en la clase 30, todos éstos amparados por los derechos exclusivos de PepsiCo, Inc. […]”[11]. 4.

Afirmó, sobre la marca figurativa de la que es titular, que “[…] la marca FIGURATIVA es utilizada de forma consistente como principal elemento diferenciador de productos de PepsiCo, Inc., al punto que en diferentes jurisdicciones alrededor del mundo y con independencia del elemento nominativo usado por su afiliada o licenciataria local, es la marca FIGURATIVA el elemento constante y principalmente distintivo que informa al consumidor el único origen empresarial de los productos […]”[12]. 5.

Añadió, en este sentido, que “[…] un ejemplo es que los consumidores promedio de pasabocas en jurisdicciones como Colombia, México o los Estados Unidos de América encuentran la marca FIGURATIVA usada en conjunto con marca nominativas como MARGARITA, SABRITAS o LAY´S, uso que trasciende cualquier barrera idiomática o cultural para informar al consumidor, a través de la marca FIGURATIVA, que estos productos ostentan un origen empresarial único […]”[13]. 6.

Argumento que “[…] el vínculo entre los productos de mi representada y su origen empresarial, más allá de cualquier mercado local y con el alcance multinacional que caracteriza las operaciones de mi representada, se genera a partir del uso de la marca FIGURATIVA. No hay duda que la figura de una esfera dorada con sombreado en el costado derecho, ubicada en la parte de arriba y de forma preponderante en el empaque y rodeada de una cinta curveada del color rojo, que atraviesa enteramente la esfera amarilla, es el común denominador del logotipo aplicado por PepsiCo, Inc., y sus compañías aliadas en su línea de productos […]”[14]. 7.

Aseveró, sobre la marca mixta FRITO MIX, que esta “[…] imita de manera cercana y claramente confundible los principales elementos de la marca FIGURATIVA de mi representada […] Con base en la combinación de colores rojo y amarillo, el señor Duarte recrea la figura de una esfera y una banda que la circunda […]”[15]. 8. Argumentó que “[…] las marcas cotejadas son similarmente confundibles desde el punto de vista visual (trazado) y el conceptual, como se observa a continuación: […] Las marcas generan la misma impresión de conjunto desde el punto de vista visual toda vez que el elemento de diseño del signo solicitado a registro es prácticamente idéntico a la marca FIGURATIVA registrada con anterioridad.

En ambos casos, el diseño se compone de un círculo amarillo intersectado o atravesado por una figura roja. Por lo tanto, ambos utilizan las mismas figuras geométricas – un círculo, rodeado en alguna parte de su circunferencia por otra figura y la misa combinación de colores rojo y amarillo […]”[16]. 9. Agregó que “[…] el elemento nominativo FRITO MIX carece de relevancia frente al análisis comparativo de los signos enfrentados, no solo porque su inclusión no es suficiente para desdibujar la infracción directa de los derechos de mi representada sobre la marca FIGURATIVA, sino también por ser esa expresión inapropiable y descriptiva en marcas de la Clase 29 […]”[17].

En este sentido, afirmó que “[…] la presencia del elemento FRITO MIX resulta ciertamente irrelevante e insuficiente para evitar el riesgo de confusión y de asociación existente entre el signo controvertido y la marca FIGURATIVA registrada con anterioridad en nombre de mi representada PepsiCo, Inc. […]”[18]. Segundo cargo: nulidad por registro marcario obtenido de mala fe 10.

Afirmó que “[…] el señor Enrique Duarte Roza, obtuvo el registro solicitado con el propósito de defraudar los acuerdos establecidos con las sociedades demandantes PepsiCo Alimentos Colombia Ltda., y PepsiCo Inc., en la audiencia de conciliación celebrada el 4 de mayo de 2012 […]”[19]. 11. Explicó que, la conducta de mala fe de la parte demandante se configuró cuando, “[…] de manera contraria a derecho, contraria al principio de buena fe comercial arriba explicado y aún en fraude a un acuerdo conciliatorio que hizo tránsito a cosa juzgada, seis (6) días después de vencido el plazo de agotamiento acordado, el 11 de septiembre de 2012, el señor Duarte Rozo solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FRITO MIX, con los colores rojo y amarillo, a cuyo uso renunció expresamente en el Acta de Conciliación firmada en Armenia el 4 de mayo de 2012 […]”[20]. 12.

Concluyó que “[…] el registro concedido en el acto acusado fue obtenido de mala fe, en la medida que a través del mismo el señor Duarte Rozo defraudó no solo los intereses fundados de mis representadas sino también viola de manera directa y flagrante lo acordado en el acta de conciliación ya mencionada, a conciencia de estar obrando contrario a derecho y a los usos honestos en materia comercial.

En consecuencia, el signo FRITO MIX se encuentra incurso en la causal de nulidad por mala fe establecida en el parágrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 […]”[21]. Contestación de la demanda 7. La parte demandada[22], contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Sostuvo que “[…] la causal de irregistrabilidad parte de la concurrencia de dos condiciones, de tal forma que si alguna de las dos no se encontrara presente en el caso concreto no se daría una conformación adecuada de la causal siendo así invalida la aplicación de la misma para evitar el registro de la marca haciendo así no solo válido sino necesario el registro de la marca solicitada […]”[24]. 2.

Explicó que “[…] es claro como el Tribunal establece una regla, cuando el cotejo es entre signos mixtos y figurativos, que debe ser aplicada una vez encontrada la dimensión que más sobresale en la marca, esto es, que en caso de encontrar que la dimensión nominativa tiene más peso no existirá riesgo de confusión en el comercio y deberá permitirse el registro […]”[25]. 3.

Afirmó, frente a la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, que “[…] una vez determinados los elementos que deberán estudiarse, a fin de establecer la dimensión principal del conjunto, encontramos que el tamaño de las letras ocupa más del 50% de la marca lo cual le da un papel principal y centra la atención del consumidor en ese punto, sobre el color encontramos que si bien la expresión “frito” utiliza el mismo color de la figura ovoide que lo emparada también es cierto que se encuentra separada de este por el único espacio en blanco de la marca de tal suerte que el color se realza frente al fondo, y por su parte la expresión “MIX” resalta en un azul que no se comparece con ningún otro de los elementos del conjunto y lo dota de una mayor perceptibilidad por parte de consumidor, finalmente, es frente a la ubicación que la marca se encuentra ubicada en el centro del signo lo que llama la atención del usuario más aún cuando el centro de la marca es transparente en contraste con el resto del complejo marcario […]”[26]. 4.

Añadió, considerando lo anterior, que “[…] la dimensión más representativa del signo sometido a estudio en sede de su Despacho es la expresión nominativa, de tal forma que al ser comparada frente a un signo de naturaleza exclusivamente gráfica, sea hace necesario aplicar la norma establecida por el Tribunal y concluir que no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados […]”[27]. 5.

Señaló que “[…] aun cuando se acogiera la tesis del demandante, según la cual el aspecto más representativo del complejo marcario es la parte gráfica de este, no estaríamos ante una vulneración de lo preceptuado en el artículo 136, pues existen multiplicidad de diferencias que permiten identificar una marca de otra y hacen evidente la inexistencia del riesgo de confusión […]”[28]. 6.

Indicó, por último, que “[…] toda vez que tras comparar las marcas no se encuentra que las mismas sean susceptibles de confusión visual por parte del usuario se hace inane estudiar la conexidad competitiva, entre ellas pues aun cuando esta existiera es claro que un usuario medio no confundir (sic) las dos marcas […]”[29]. Respecto del cargo de nulidad por mala fe 7.

Manifestó, sobre lo afirmado por la parte demandante frente a la mala fe del tercero con interés directo en el resultado del proceso al solicitar el registro de la marca FRITO MIX, que “[…] esto no fue alegado en la actuación administrativa, es de aclarar que según lo manifiesta el demandante, el acuerdo que llegaron, y que a su criterio se pretende vulnerar mediante la solicitud marcaria que dio lugar a la concesión del registro marcario de la marca “FRITO MIX” (mixta), fue celebrado con anterioridad a la solicitud del registro de tal suerte que si consideraba que había una conducta adelantada con mala fe debió haberlo expuesto en el término que para tal fin consagra la Normatividad Andina […]”[30]. 8.

Añadió que “[…] tras observar el extracto del acuerdo conciliatorio que se aduce en el hecho nueve de la demanda se observa que el signo registrado así como el acordado tienen una serie de las mismas características, motivo por el cual no se evidencia mala fe por parte del demandante, idea esta que se ve reforzada por lo disímiles que son los signos […]”[31].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[32] contestó la demanda[33] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] la marca figurativa del demandante y la marca mixta del señor Enrique Duarte no presentan similitudes capaces de generar riesgo de confusión […]”[34],  comoquiera que “[…] el signo solicitado FRITOMIX sigue teniendo capacidad para ser distintivo, pues es lo suficientemente especial y no guarda ninguna relación con la marca opositora […]”[35].  2.

Explicó que “[…] la marca de mi poderdante contiene una serie de caracteres y componentes que en su conjunto le aportan un contenido totalmente diferente que la marca FIGURATIVA de mi representada, sin que con esto se genere un riego de confusión en el mercado […]”[36]. 3. Añadió que “[…] los elementos adicionales que incorpora el signo de mi poderdante, tienen la capacidad de generar en la mente del consumidor una distinción absoluta entre las marcas, por lo que no genera riesgo de confusión o asociación como lo menciona el demandante, pues la individualización de las marcas es notoria […]”[37]. 4.

Sostuvo que “[…] el logo en forma de círculo es comúnmente utilizado por distintos empresarios para identificar productos de la clase 29 y 30 […]”[38]. En este sentido, señaló que “[…] en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio existen varios registros que contienen logos con dichas figuras ovaladas y el color rojo y en algunos casos el amarillo, a nombre de titulares totalmente distintos a PEPSICO INC. […]”[39]. 5.

Indicó que “[…] el opositor en el presente caso no está facultado para alegar derechos exclusivos sobre la expresión una “figura roja que se encuentra rodeada de un aura amarilla” pues, como ya se demostró es un rasgo de uso común, y por tanto no puede impedir a mi poderdante utilizar dicho elemento figurativo acompañado por la expresión FRITOMIX como todo un conjunto marcario […]”[40]. 6.

Afirmó, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] no es de aceptar el PRIMER CARGO impetrado por la parte demandante en el que aduce la falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto las marcas acá cotejadas no presentan ninguna clase de similitud que permitan o den lugar a un supuesto riesgo de confusión en cuanto a los signos y los productos […]”[41].

Respecto del cargo de nulidad por mala fe 7. Sostuvo, con respecto al cargo de nulidad por mala fe del registro, que “[…] mi poderdante no acudió al registro de la marca FRITO MIX (mixta) de mala fe ni defraudando los pactos a los que se llegaron a la Audiencia de Conciliación que tuvo lugar a 4 de mayo de 2012, por cuanto no es cierto que el signo o logo discutido ahora en la Demanda hacia parte de las pretensiones y temas a tratar en dicha conciliación […]”[42]. 8.

Explicó que “[…] en dicha audiencia de conciliación, la obligación adquirida por parte de mi poderdante fue enviar un diseño a los apoderados de PEPSICO ALIMENTOS DE COLOMBIA LTDA. Y PEPSICO INC, de la nueva presentación de los productos “MI MEZCLADITO”, “POLLO” Y “LIMÓN”, para que dicha sociedad realizara los comentarios pertinentes.

Obligación que se cumplió a cabalidad, quedando aprobadas a partir de 05 de septiembre de 2012 […]”[43]. 9. Precisó que “[…] en ninguna parte del acuerdo conciliatorio ni en la misma solicitud se manifestó que la conciliación giraría entorno al logo que identifica la procedencia empresarial FRITOMIX, como lo pretende hacer parecer la demandante en el Hecho 9 de la demanda […]”[44]. 10.

Reiteró que “[…] en ningún momento mi poderdante optó por el registro de la marca FRITOMIX (Mixta) de manera desleal ni de mala fe como lo presume la demandante, por cuanto los acuerdos suscritos con esta nunca fueron transgredidos y mucho menos se debe entender que fueron incumplidos por mi poderdante al registrar FRITOMIX (Mixta) puesto que esta no hacía parte integral del acuerdo ni de las pretensiones de la solicitud de la Conciliación y a mi poderdante no le recaía obligación alguna sobre dicho signo que bien ya se había puesto en los empaques aprobados por la ahora demandante […]”[45].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 25 de octubre de 2016[46], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017,[47] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículos 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de la norma solicitada […]”. Añadió que “[…] De oficio, se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el tema referido a la notoriedad de un signo, corresponde a uno de los argumentos planteados por la parte demandante […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 27 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[48], llevo a cabo la audiencia inicial, el 3 de abril de 2019[49], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8º[50] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[51] de 12 de marzo de 2019[52], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19.

El acto administrativo acusado es el siguiente[53]: 1. Resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014[54], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro como marca mixta FRITO MIX, en la cual se indicó: “[…] Considerando Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA FRITO MIX […]" El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1. Si la Resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta FRITO MIX, solicitada para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o asociación entre la marca concedida y la marca figurativa cuyo titular es Pepsico, Inc.; en segundo lugar, si la marca concedida mediante el acto administrativo acusado se obtuvo de mala fe y, en tercer lugar, si la marca figurativa de la parte demandante es notoria y, en ese sentido, si la marca concedida mediante el acto administrativo acusado constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca figurativa previamente registrada. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 224 y 228 ibidem. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[55], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[56] de la Comisión de la Comunidad Andina[57].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[58] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[59] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 126- IP- 2017 de 17 de noviembre de 2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[60]: “[…] no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […].  […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. […] 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 2.3.

Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente. 3. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba […] 3.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca figurativa cuyo titular es PEPSICO INC., es notoriamente conocida, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si se configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 4.

Conexión competitiva de productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.5.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 32.

Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 33.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 34. Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i)su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. Análisis del caso concreto 35.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: |MARCA MIXTA CONCEDIDA[61] |MARCA FIGURATIVA OPOSITORA | | |[pic] | | |[63] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |[62] | | |Titular: Enrique Duarte Rozo |Titular: PepsiCo Inc. | |Certificado núm. 488.555 |Certificado núms. 186.470 y | | |186.469 | |Clase 29: “Productos |Clase 29: “Todos los productos | |alimenticios de origen animal, |comprendidos en la clase 29” | |así como las verduras, | | |hortalizas y legumbres, y otros|Clase 30: “Todos los productos | |productos hortícolas |comprendidos en la clase 30” | |comestibles preparados para su | | |consumo o conservación”. | | 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas figurativas; y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 38. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección[64], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[65]. 40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[66]. 41.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[67]. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta FRITO MIX, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. […] iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicio que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”[68]. (Destacado de la Sala) 44. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[69].

(Destacado de la Sala) 45. Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y una marca figurativa previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar los conceptos de cada una. 46. Por un lado, la marca figurativa es aquella conformada por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos o íconos, entre otros, pudiendo evocar o no un concepto[70].

En este sentido, esta Sección, en sentencia de 19 de julio de 2018[71] explicó que “[…] las marcas figurativas se estructuran a partir de una gráfica o imagen visual que puede o no evocar un concepto, en donde se distinguen dos conceptos: “– El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. – El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa […]” 47.

Por otro lado, los signos mixtos son aquellos que se componen, por un lado, de un elemento nominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado[72]. 48.

En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre la marca mixta FRITO MIX solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y la marca FIGURATIVA de la parte demandante, la Sala observará los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de marcas, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.4.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras en donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.5.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. […]”[73].

(Destacado de la Sala) 49. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta FRITO MIX de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca FIGURATIVA opositora de la cual es titular la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 50. Como se expuso anteriormente, al encontrarnos frente a un cotejo entre una marca mixta y una marca figurativa, es necesario determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si la parte nominativa o la parte gráfica, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con ese elemento predominante y, finalmente, definir si hay semejanza o identidad entre las marcas comparadas. 51.

En primer lugar, respecto de la marca FIGURATIVA, la Sala observa que consiste en una esfera amarilla atravesada de manera horizontal por una cinta ondulada de color rojo ubicada de tal forma que simula rodear la esfera dorada por el centro. Adicionalmente, cabe destacar que el conjunto de la marca no evoca un concepto o un significado por sí mismo. 52.

En segundo lugar, respecto de la marca mixta FRITO MIX, la Sala observa que el elemento nominativo está conformado por las palabras “FRITO” de color rojo y “MIX” de color azul. Por su parte, el elemento gráfico está conformado por un círculo rojo con iluminaciones blancas, atravesado por el elemento nominativo antes descrito, y todo lo anterior rodeado por un semicírculo de color amarillo ubicado en la parte izquierda del signo, el cual, a su vez, está bordeado en su parte externa por un trazo de color naranja.

Cabe señalar que los trazos que conforman el elemento gráfico no evocan un concepto o significado por sí mismo. 53. Ahora bien, observando la marca mixta FRITO MIX en su conjunto, la Sala considera que el elemento predominante del mismo es el nominativo, por cuanto es el que genera mayor impacto y recordación en el público consumidor y es en las palabras donde se centra la fuerza distintiva de la marca, determinando la impresión general que la marca va a suscitar en la mente del consumidor.

Además, este es el elemento que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto que identifica la marca. En contraste con lo anterior, el elemento gráfico es accesorio o segundario en el conjunto marcario, y no le añade un concepto adicional o distinto del que se extrae de la lectura del componente nominativo, por lo que no le otorga distintividad adicional al conjunto marcario. 54.

Así las cosas, observando las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas mixtas y marcas figurativas, la Sala concluye que no existe identidad ni semejanza entre las marcas comparadas, como quiera que la distintividad de la marca mixta se encuentra en su elemento nominativo, es decir, en las palabras FRITO MIX, y el distintivo de la marca figurativa está en la imagen misma, la cual no expresa un concepto particular, de manera que no se genera riesgo de confusión o asociación alguno. 55.

Resulta pertinente aclarar, además, que aún cuando podría creerse que entre la marca FIGURATIVA y el elemento gráfico de la marca mixta existen ciertas similitudes, particularmente en cuanto a los colores reivindicados, es necesario precisar que la marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tales como los trazos del elemento gráfico y los colores adicionales que contiene (naranja y azul), que le otorgan distintividad extrínseca a la marca, evitando cualquier riesgo de semejanza o identidad con la marca FIGURATIVA de la parte demandante. 56.

De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta FRITO MIX y la marca FIGURATIVA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 57. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta FRITO MIX y la marca FIGURATIVA objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 58.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta FRITO MIX y la marca FIGURATIVA de la cual es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Del cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 59.

La Sala considera que el literal h) del artículo 136 invocado por la parte demandante y los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 interpretados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, y son las disposiciones que resultan aplicables al presente caso. 60.

En el caso sub examine, la parte demandante sostuvo, en la demanda, que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, había vulnerado el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 61. Esta Sección consideró, en providencia de 1.° de diciembre de 2017[74], que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando la marca objeto de análisis cumple con el requisito de distintividad.

En efecto, indicó: “[…] la sociedad actora alegó la notoriedad de la marca “BECEL” (mixta); sin embargo, este argumento se torna irrelevante debido a que se encuentra establecida la distintividad de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), lo que permite afirmar que no existe la posibilidad de un aprovechamiento indebido del prestigio del que goza la marca “BECEL” (mixta), como también lo determinó esta Sección en la sentencia anteriormente citada[75]: “[…] En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “BECEL”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así:  ´… para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo […]”. (Destacado fuera del texto) 62. En este orden de ideas, la Sala considera que no es procedente estudiar el cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 relacionado con la notoriedad de la marca FIGURATIVA, con registros núms. 186.470 y 186.469, que identifican productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que fue establecida la distintividad de la marca mixta FRITO MIX y la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca FIGURATIVA, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca FIGURATIVA, que genere un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486.

Del cargo de nulidad por mala fe en el registro de la marca 63. En el caso sub examine, la parte demandante manifestó, en su concepto de violación, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso obtuvo de mala fe el registro de la marca mixta FRITO MIX, toda vez que lo hizo “[…] con el propósito de defraudar los acuerdos establecidos con las sociedades demandantes PepsiCo Alimentos Colombia Ltda., y PepsiCo Inc., en la audiencia de conciliación celebrada el 4 de mayo de 2012 […]”[76].

De esta forma, indicó que el acto administrativo acusado que concedió el registro de la marca mixta FRITO MIX es nulo en virtud de lo establecido en inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese efectuado de mala fe. 64. Del contenido de la norma indicada supra, la Sala considera que el registro de un signo como marca conseguido de mala fe constituye causal suficiente para declarar la nulidad de su registro, para lo cual es necesario que quien alegue la mala fe demuestre que la contraparte obró con la intención y conciencia de desconocer la legislación o causar un perjuicio. 65.

En lo atinente a la mala fe como causal de irregistrabilidad de un registro marcario, esta Sección, mediante sentencia de 16 de mayo de 2019[77], citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 87-IP-2013 de 20 de septiembre de 2013, dispuso: “[…] El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013: “El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado […]”. (Destacado fuera del texto) 66. De lo anterior, la Sala destaca que para determinar si una persona obró de mala fe, se requiere que su actuación sea consecuencia de la intención o la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.

Asimismo, se reitera que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden el principio de la buena fe y, por lo tanto, quien afirme su inobservancia deberá así probarlo. 67. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado en los siguientes términos: “[…] Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]”[78].

(Destacado fuera del texto) 68. En el caso sub examine, la Sala observa que los acuerdos a los que llegaron la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, según se desprende del acta de conciliación de 4 de mayo de 2012, consistían, en primer lugar, en que el tercero con interés directo en el resultado del proceso cambiara la presentación comercial de los empaques de los productos MI MEZCLADITO, POLLO y LIMÓN, de manera tal que no guardaran semejanza con la presentación de los productos de la parte demandante, en lo que tiene que ver con la combinación de colores y el tipo de letra.

Para cumplir dicho acuerdo, según consta en la constancia de conciliación citada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso debía presentar una propuesta del diseño de la nueva presentación de los empaques de los tres productos a la parte demandante, para que esta presentara sus comentarios sobre la misma. 69. Sobre esta obligación se evidencia, de la lectura del acta de conciliación de 4 de mayo de 2012, que efectivamente el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó una propuesta de diseño de la nueva presentación de los empaques de los tres productos citados, la cual no fue objeto de comentarios por la parte demandante.

Al respecto, en la constancia de conciliación citada, se comprueba que el apoderado de la parte demandante en la audiencia de conciliación manifestó “[…] que el señor ENRIQUE DUARTE cumplió con la modificación de los tres empaques […]”[79]. 70. La Sala considera pertinente destacar que: i) el diseño de la nueva presentación de los empaques de los productos del tercero con interés directo en el resultado del proceso, como consta en la constancia de conciliación del 4 de mayo de 2012, contiene el signo mixto FRITO MIX, objeto de la controversia en el presente proceso; y ii) la parte demandante no presentó comentarios u objeciones al respecto cuando tuvo la oportunidad para hacerlo durante la audiencia de conciliación. Por el contrario, su apoderado manifestó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso había cumplido con el acuerdo pactado de modificar la presentación de los tres empaques. 71.

En este sentido, dado que la parte demandante no comentó ni presentó objeciones al nuevo diseño de los empaques, el cual contenía el signo mixto FRITO MIX, antes de que fuera solicitado su registro, mal podría pensarse que existió una intensión de defraudar los acuerdos a los que llegaron la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, una mala fe por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso al solicitar el registro como marca del signo mixto FRITO MIX. 72.

Además, la Sala no encuentra prueba que la lleve a afirmar que el registro solicitado fue conseguido de mala fe, considerando que los acuerdos a que llegaron el tercero con interés directo en el resultado del proceso y la parte demandante en su acuerdo conciliatorio, no comprendían la marca mixta FRITO MIX del tercero con interés directo en el resultado del proceso, sino que, refieren la presentación de los empaques de sus productos. 73.

En segundo lugar, en la constancia de conciliación del 4 de mayo de 2012, el tercero con interés directo en el resultado del proceso acordó que cualquier modificación que realizara a sus productos a futuro no podría guardar semejanza con las presentaciones de los productos de la parte demandante. 74. Sobre este punto, considerando que en el presente proceso se concluyó que no existe identidad o semejanza entre la marca FIGURATIVA de la parte demandante y la marca mixta FRITO MIX que conlleve a un riesgo de confusión o asociación, tampoco se evidencia que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con el registro de la marca mixta FRITO MIX haya violado el compromiso de no adoptar modificaciones a sus productos que guardaran semejanza con los productos de la parte demandante y, por lo tanto, que haya actuado de mala fe. 75.

En este sentido, en el caso sub examine, no obra prueba de que el tercero con interés directo en el resultado del proceso haya actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca mixta FRITO MIX, por cuanto no se evidencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal a la parte demandante.

Conclusión 76. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FRITO MIX, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca FIGURATIVA, con certificados de registro núms. 186.470 y 186.469, que identifica productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 77.

En línea con lo anterior, la Sala considera que, ante la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, la marca concedida no constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca FIGURATIVA, que genere un aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario y, por lo tanto, la marca mixta FRITO MIX no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486. 78.

Asimismo, la Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no obró de mala fe con la solicitud del registro de la marca mixta FRITO MIX para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que la parte demandante no demostró en el proceso dicha mala fe. 79. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 16619 de 11 de marzo de 2014 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 a 4 y 31 [2] Cfr. Folios 93 a 113 [3] “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [4]. Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]. [5] Esta resolución concedió el registro de la marca mixta FRITO MIX, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. [6] Cfr. Folio 94 [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus producto o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. [8] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [9] Cfr. Folio 101 [10] Ibidem. [11] Cfr. Folio 102 [12] Ibidem. [13] Cfr. Folios 102 a 103 [14] Cfr. Folio 103 [15] Ibidem. [16] Cfr. Folio 105 [17] Ibidem. [18] Cfr. Folio 106 [19] Cfr. Folio 106 [20] Cfr. Folio 109 [21] Ibidem. [22] Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 150 [23] Cfr. Folios 142 a 149 [24] Cfr. Folio 144 [25] Ibidem. [26] Ibidem. [27] Ibidem. [28] Cfr. Folio 148 [29] Ibidem. [30] Ibidem. [31] Ibidem. [32] Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 248 [33] Cfr. Folios 154 a 177 [34] Cfr. Folio 159 [35] Ibidem. [36] Ibidem. [37] Cfr. Folio 162 [38] Ibidem. [39] Cfr. Folio 164 [40] Cfr. Folios 166 y 167 [41] Cfr. Folio 167 [42] Cfr. Folio 169 [43] Cfr. Folio 170 [44] Cfr. Folio 171 [45] Cfr. Folio 172 [46] Cfr. Folios 262 y 263 [47] Cfr. Folios 291 a 307 [48] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [49] Cfr. Folios 344 a 360 [50] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [51] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [52] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [53] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [54] Cfr. Folio 141 [55] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [56] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [57] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [58] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [59] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [60] Cfr. Folios 290 a 307 [61] Marca mixta solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido por el acto administrativo acusado. [62] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Consultado: 16 de julio de 2020 [63] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Consultado: 16 de julio de 2020. Expediente núm. 95060654, certificado de registro núm. 186469; y Expediente núm. 95060655, certificado de registro núm. 186470. A pesar de la reivindicación de colores, en su momento la marca figurativa fue solicitada a blando y negro, indicando los colores amarillo y rojo en las áreas pertinentes de la figura, tal y como se muestra en la tabla. [64] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [67] Ibidem. [68] Cfr. Folios 296 a 297. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 [69] Cfr. Folios 295 a 296. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 [70] Cfr. Folio 297.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 [71] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de julio de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020090042700. [72] Cfr. Folio 297.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 [73] Cfr. Folios 298 y 299. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1 de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100007600 [75] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020100007500 [76] Cfr. Folio 106 [77] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100044800 [78] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 3-IP-1999 [79] Cfr. Folio 71 ----------------------- [pic]